GACETA OFICIAL Año XIV - Número 291 del Acuerdo de Cartagena Lima, 3 de setiembre de 1997 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 20-IP-96.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82, 96, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con el Artículo 5 del Tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, requerida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejero Ponente doctor Libardo Rodríguez Rodríguez.

Actor: Cámara de Comercio de Armenia, Expediente Nº 3491. Caso: Registro de la marca EXPOVIVIENDA Proceso 31-IP-95.- Solicitud de Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 83 literal a), y 92 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo, e interpretación de oficio del artículo 65 de la Decisión 85 ibídem, dentro de la acción de nulidad por el registro de la marca de productos DUNAS, acompañada en forma explicativa de la partícula WAFER, expediente interno Nº 3079 Proceso 2-AI-96.- Aclaración, enmienda y ampliación de la sentencia del Proceso 2-AI-96, marca Belmont PROCESO 20-IP-96 Interpretación prejudicial de los arts. 81, 82, 96, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con el art. 5 del Tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, requerida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejero Ponente doctor Libardo Rodríguez Rodríguez: Actor Cámara de Comercio de Armenia.

Expediente N. 3491. Caso: Registro de la marca EXPOVIVIENDA. Quito, 25 de julio de 1997 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA VISTOS: Que el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera a través del Consejero Ponente doctor Libardo Rodríguez, dentro del proceso instaurado por la Cámara de Comercio de Armenia, que pretende obtener la nulidad de la Resolución N. 5369 de 17 de marzo de 1995, expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, solicita la interpretación Prejudicial de los arts. 81, 82, 96, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con el art. 5 del Tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena.

Que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL Andina al aceptar la solicitud admite la competencia del Consejo de Estado de la República de Colombia para requerir esta interpretación del Tribunal Andino, y que éste a su vez, tiene competencia para absolverla según el artículo 28 ibídem. Que la Solicitud enviada al Tribunal Comunitario reúne los requisitos puntualizados en el art. 61 del Estatuto del Tribunal (Decisión 184).

Que el Consejero Ponente considera como elementos relevantes para emitir la interpretación los siguientes transcritos de la Resolución impugnada: “a.- La parte actora solicitó el registro de la marca EXPOVIVIENDA para distinguir servicios comprendidos en la clase 42, Internacio-nal, y publicada como fue el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, no se presentaron oposiciones ni observacio-nes por parte de terceros.

“b.- La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la resolución cuya nulidad se demanda, por medio de la cual se negó el registro solicitado, argumentando que la marca EXPOVI-VIENDA encuadra dentro de la causal de irregistrabilidad establecida en el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, “que impide el registro de signos que consistan exclusivamente en una indicación que puede servir en el Comercio para describir la especie de los servicios para los cuales ha de usarse”; y que “el signo cuyo registro solicita EXPOVIVIENDA, consiste exclusivamente en una indicación que se usa en el comercio para describir la especie de los servicios para los que se aplicara, de la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza.

En dicha clase están incluidas entre otros servicios los que prestan las ferias y exposiciones”. “c.- Contra la mencionada decisión se interpuso recurso de apelación, con base en los argumentos que se sintetizan a continuación: 1. El signo EXPOVIVIENDA no es exclusivamente una indicación descriptiva o genérica de los servicios comprendidos en la clase 42, que se pretende amparar. 2.

Concretamente EXPOVIVIENDA no es una indicación usada en el comercio para designar las características, ni las aptitudes de los servicios de la clase 42. 03/09/97 2.28 3. El aspecto característico de la marca se encuentra constituido por la especial combinación de los signos gráficos (letras) que le dan el carácter de novedoso, “ que por su estructura adquiere la denominación de evocativo, el cual es registrable por su formación arbitraria, que aunque despierta la idea de servicio, en lo absoluto es un vocablo necesario o puramente descriptivo del mismo”. 4.

Es contradictorio que la Superintendencia de Industria y Comercio, niegue el registro de la expresión EXPOVIVIENDA, y sí conceda el registro de las siguientes marcas: EXPOVALLE, COMPU-EXPO, AGROEXPO, EXPO 92 y EXPOSICION UNIVERSAL DE SEVILLA 5. La Superintendencia hace un análisis de la expresión dividiéndola en dos partes, pasando por alto que la denominación objeto de registro, lo es, en todo su conjunto y en absoluto puede estar sujeta a este tipo de descomposiciones, que solamente generan un errado estudio fonético y gráfico. 6.

La marca EXPOVIVIENDA despierta indirectamente la idea de los servicios, y por ello es de las que se denominan evocativas. 7. Por lo anterior, la especial combinación que conforma la marca EXPOVIVIENDA constituye por sí sola un signo distintivo y característico, con la necesaria fuerza distintiva para que los consumidores diferencien los servicios de otros iguales o similares.

Que este Tribunal considera oportuno analizar otros documentos que se han emitido en el Proceso Interno y que se han adjuntado a la solicitud, entre estos, la Resolución 5369 de 17 de marzo de 1995 del Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, la demanda ante el Consejo de Estado, y la contestación a la misma por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.

I Resolución Nº. 5369 de la División de Signos Distintivos. En este acto administrativo se argumenta como causal para negar el registro de la Expresión EXPOVIVIENDA, además lo siguiente: “CUARTO: Que la legislación Colombiana consagra el sistema atributivo en materia de GACETA OFICIAL marcas. Esto es, que el registro confiere el derecho sobre la marca y a su utilización en favor de su titular de una manera exclu-yente.

Por lo mismo, el término o figura que la componen debe ser apropiable. Para serlo, el signo o indicación que se pretende utili-zar como marca no pueden consistir exclusivamente en una indicación que sirva para describir en el comercio la especie de los productos o servicios para los cuales, se utilizará. Tal signo no tendrá la fuerza distintiva necesaria para que los consumidores puedan diferenciar los productos o servi-cios en que se empleará, de otros iguales o similares” II Recurso de apelación de la Decisión 5369 a) El actor rechaza la afirmación de que el término EXPOVIVIENDA sea “exclusivamente una indicación descriptiva o genérica de los servicios comprendidos en la clase 42” porque “la combinación caprichosa de dos términos genéricos, crea una sola palabra, dando como resultado una voz particular y singular, distinta a los vocablos genéricos que han sido objeto de deformación” y que el términoEXPOVIVIENDA adquirió el suficiente grado de distintividad. b) Anota la existencia de marcas, como Exposición Universal Sevilla, Expovalle, Compu-expo, etc. sin que se cataloguen de genéricas para los servicios que representa. c) El signo que se pretende registrar es evocativo, fundamentándose tal afirmación en la doctrina.

No se ha podido verificar en el expediente si la apelación de la Resolución 5369 fue resuelta por la Superintendencia de Industria y Comercio o si se produjo el silencio administrativo. Sin embargo, en oficio suscrito, por el represen-tante de la Superintendencia mencionada precedentemente, previas las consideraciones del caso, expresa: “Por ello, puede afirmarse inequívocamente que los fundamentos legales tenidos en cuenta en la Resolución Nª. 5369 del 17 de marzo de 1995 expedida por la División de Signos Distintivos son legales y válidos y por lo tanto, se ajusta a pleno derecho y no violenta disposiciones legales superiores ni en materia marcaria”.

III Demanda presentada ante el Consejo de 03/09/97 3.28 Estado por la Cámara de Comercio de Armenia. Al demandar la nulidad de la Resolución 5369, el actor sostiene: a) La solicitud del registro del signo EXPOVIVIENDA, tiene por objeto “distinguir servicios relacionados con la organización y asesoría de toda clase de ferias relacionadas con la vivienda, la construcción y la decoración, servicios comprendidos en la clase 42 del artículo 2 del Decreto 755 de 1972”. b) Observa que no cabía la negativa del registro del signo EXPOVIVIENDA y que la autoridad administrativa “erró al efectuar el examen de fondo sobre la irregistrabilidad ” c) Argumenta “que el signo EXPOVIVIENDA” no es una voz castiza y, por tanto no tiene significado alguno, vale decir, es un signo arbitrario” y que el prestigio logrado por la Cámara de Comercio con el signoEXPOVIVIENDA para distinguir los servicios relacionados con la organización y asesoría de toda clase de ferias referentes a la vivienda, construcción y decoración, “es un hecho indicativo de la vigorosa fuerza distintiva de la marca y de la identificación de su titular ” y por tanto “no es correcto afirmar que los mencionados servicios feriales prestados por la CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA, anunciados con el signo EXPOVIVIENDA, pueden ser confundidos con los servicios ofrecidos o prestados por competidores que desarrollan igual o similar actividad”. d) Se ratifica que el signo EXPOVIVIENDA es perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica.

IV Contestación por la Superintendencia de Industria y Comercio a la demanda de la Parte Actora. Esta Oficina Administrativa rebate la demanda con los siguientes argumentos: a) Al decidir la negativa de inscripción, se fundamentó en el artículo 82 literal d) de la Decisión 344; en efecto expresa: “que el acto administrativo acusado se fundamentó legal y válidamente en lo previsto en el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que impide el registro de signos que consistan exclusivamente en una GACETA OFICIAL indicación que pueda servir en el comercio para describir la especie de los servicios para los cuales ha de usarse; además se señala que el signo que se pretende registrarEXPOVIVIENDA consiste exclusivamente en una indicación que se usa en el comercio para describir la especie de los servicios para los que se aplicará ” b) “La Oficina Nacional Competente procedió a efectuar el respectivo estudio de registrabilidad de EXPOVIVIENDA para distinguir servicios comprendidos en la clase 42º. de la nomenclatura vigente y concluyó acertadamente que ésta encuadraba dentro de la causal de irregistrabilidad señalada en el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”. c) Referente al examen de registrabilidad sostiene que “si bien es cierto que publicado el extracto de la solicitud de registro de la marca “EXPOVIVIENDA” en la Gaceta de Propiedad Industrial, para la clase 30a (Expediente N°. 9425730) no se presentaron oposiciones ni observaciones por parte de terceros, ello no impedía que la Oficina Nacional Competente examinara la registrabilidad y decidiera sobre el otorgamiento o denegación del registro de la marca conforme a lo dispuesto en el artículo 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena ” Que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina observa que la solicitud de registro de la marca EXPOVIVIENDA (15 de junio de 1994) es para distinguir “servicios relacionados con la organización y asesoría de toda clase de ferias relacionadas con la vivienda, la construcción y la decoración”.

“Servicios comprendidos en la clase 42 del articulo 2 del Decreto 755 de 1972 o clasificación internacional de Niza”. C O N S I D E R A N D O: Que la presente acción es similar al proceso 22-IP-96 ya resuelto por el Tribunal en fecha III12-97;(G.O. Nº. 265 de 16 de mayo de 1997), correspondiendo su tratamiento bajo los mis-mos criterios toda vez que se plantea la nulidad de resoluciones que contienen fundamentos iguales dando lugar a solicitudes de interpretación prejudicial de los mismos artículos de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Que en consecuencia se advierte la necesidad 03/09/97 4.28 de interpretar, además de las normas requeridas por el H. Consejo de Estado, la del literal d) del artículo 82 de la Decisión 344, por cuanto con base en esta disposición legal se niega el registro del gno is EXPOVIVIENDA, según la Resolución 5369 de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio.

El texto de las normas a interpretarse son: DECISION 344 “Artículo 81: Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o ser-vicios idénticos o similares de otra persona”.

“Artículo 82: No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que puedan servir en el comercio para designar o para describir la especie, la cali-dad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse”.

“Artículo 96:Vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la mar-ca. Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada”. “Artículo 5 del Tratado de Creación del Tribunal.“Los Países Miembros están obligados a adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuer-do de Cartagena.

“Se comprometen, asimismo, a no adoptar ni GACETA OFICIAL emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculice su aplicación”. No considera el Tribunal pertinente la interpretación de los artículos 146 y 147, de la Decisión 344 por que en el proceso interno no se debate el tema de la organización de las Ofi-cinas Nacionales Competentes.

Dentro de esta interpretación, el Tribunal analizará los siguientes puntos: CONCEPTO DE MARCA La definición que de marca contiene el párrafo segundo del artículo 81 de la Decisión 344, hace referencia a una de las funciones principales o esenciales de la marca como es la función distintiva, esto es, el permitir que los productos o servicios de una persona o empre-sa puedan ser reconocidos y diferenciados de los de otra.

Es condición esencial de un signo para que pueda constituir marca, que distinga un producto o servicio de otro y que el signo como tal también sea distintivo de otros registrados o por registrarse. Además, la definición contenida en la norma comunitaria permite identificar unos productos de otros, a base de la procedencia u origen empresarial, en el entendido de que al consumidor no le interesa realmente el nombre de las personas propietarias de la empresa, sino la idea o el convencimiento de que el producto o servicio con una marca determinada y para los mismos productos o servicios tiene un mismo antecedente en cuanto al empresario o productor.

Dentro del Proceso 27-IP-95, al analizar esta definición se dijo que: “La noción de marca que trae la norma del artículo 81, resalta otra de las funciones de la marca: la indicación del origen empresarial, que garantiza al consumidor que la adquisición de productos señalados con una marca, tengan el mismo origen de los productos adquiridos anteriormente con esa misma mar-ca.

El público tiene el convencimiento que los productos o servicios de una misma clase que llevan la misma marca, se originan o proceden de una misma empresa, sin importar quien es el titular de la marca ni el propietario de la indus-tria, sin suponer que una misma marca para iguales o similares productos pueda ser utiliza-da por titulares diferentes, causándole error o confusión en la adquisición de bienes o servicios. 03/09/97 5.28 “El requisito de la aptitud diferenciadora es una consecuencia de las importantes funciones que desempeña la marca.

En efecto, como ha destacado el profesor Fernández Novoa al indicar la procedencia empresarial la marca opera como un mecanismo de identificación del correspondiente producto o servicio y esta identificación es la que hace posible el proceso de diferenciación de los productos o servicios en el mercado en atención a su origen empresarial. (Prof.

Dr. José Manuel Otero Lastres, “Concepto y Tipos de Marca en la Decisión 344”. Seminario Internacional Quito y Trujillo, Julio de 1996)”. El anterior criterio permite involucrar a las marcas, como signos diferenciadores tanto de productos como de servicios. Como cita de definiciones de marcas, se puede mencionar las siguientes: La Ley española de 10 de noviembre de 1988, define a la marca como “todo signo o medio que distinga o sirva para distinguir en el mercado productos o servicios de una persona, de productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

La legislación mexicana sobre Propiedad Industrial e Inversiones Extranjeras, en el artículo 88, define a la marca como “todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado”. En el Reglamento Nº. 40/1994 de la Comunidad Económica Europea, en el artículo cuarto se especifica que “podrán constituir marcas comunitarias todos los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica, en particular las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, la forma del producto o de su presentación, con la condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa, de los de otras empresas”.

En el Tratado de libre Comercio de América del Norte, marca “es cualquier signo o cualquier combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, inclusive nombres de personas, diseños, letras, números, colores, elementos figurativos o la forma de los bienes o la de su empaque. Las marcas incluirán las de servicios y las colectivas y podrán incluir las marcas de certificación. Ca-da una de GACETA OFICIAL las Partes podrá establecer como condición para el registro de las marcas que los signos sean visibles” (Artículo 1708).

En el Acuerdo TRIP'S del GATT (Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, ADPIC), el artículo quince hace relación al objeto de protección de una marca, al expresar que “podrá constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas.

Tales signos podrán registrarse como marcas de fábrica o de comercio, en particular las palabras, incluidos los nombres de perso-nas, las letras, los números, los elementos figurativos y las combinaciones de colores, así como cualquier combinación de estos signos. Cuando los signos no sean intrínsecamente capaces de distinguir los bienes o servicios pertinentes, los Miembros podrán supeditar la posibilidad de registro de los mismos al carácter distintivo que hayan adquirido mediante su uso.

Los Miembros podrán exigir como condición para el registro que los signos sean perceptibles visualmente”. Para Jorge Otamendi la “marca es el signo que distingue un producto de otro o un servicio de otro” (Derecho de Marcas, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1989, pág. 7). “La marca es el signo característico con que el industrial, comercial o agricultor distingue los productos de su industria, comercio o explotación” (Brewer Moreno Pedro, Tratado de Marcas”, Segunda Edición, Editorial Robis, Buenos Aires, 1946, pág. 32).

“Se entiende generalmente que una marca es un signo visible que permite distinguir los bienes o servicios de una empresa, de los bienes o servicios de otras empresas. Es un bien incorporal cuyo principal valor reside en el prestigio y la reputación que determinada marca representa” (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, “El papel de la Propiedad Industrial en la Protección de los Consumidores”, Ginebra 1983, pág. 13).

REQUISITOS QUE DEBE REUNIR UN SIGNO PARA SER REGISTRABLE Tres son los requisitos que exige el artículo 81 03/09/97 6.28 de la Decisión 344 para que un signo pueda ser registrado como marca: la perceptibilidad, la suficiente dintintividad, y la susceptibilidad de representación gráfica. Si un signo en consecuencia no reúne estos requisitos no puede constituirse en marca; y por otro lado hay signos que reuniendo esos requisitos no pueden ser registrados en razón de tropezar con alguno de los impedimentos que se señalan en los artículos 82 y 83 de la indicada Decisión. PERCEPTIBILIDAD DEL SIGNO La marca es un bien inmaterial que para que pueda diferenciar productos o servicios y ejercer la función distintiva de productos o servicios, tiene que concretarse en algo material apreciable por uno cualquiera de los sentidos.

El signo no cumpliría las funciones de marca si no tuviera la capacidad de ser perceptible por parte de los consumidores. La perceptibilidad nace de la concepción y del objeto de la marca: diferenciar, distinguir y ser distintivo. La concepción imaginativa del signo necesariamente tiene que ser traducida a algo perceptible ya sea por palabras, gráficos, colores, etc. para que pueda ser apreciable por parte del consumidor.

El nombrado profesor Otero Lastres al referirse al requisito de la “perceptibilidad” indica que “va implícito en la propia confección de la marca como bien inmaterial, ya que, según hemos dicho es necesario un soporte material en el que ha de plasmarse la identidad inma-terial en que consiste el signo y se desprende también del requisito de la aptitud diferencia-dora ya que difícilmente se puede concebir un signo que tenga aptitud diferenciadora y que no sea perceptible”.

(Documento citado). Dentro del proceso 27-IP-95 y en el análisis de este punto el Tribunal expresó: “Al exigir la ley comunitaria que el signo sea “perceptible” hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos, que son la única forma o manera de que el sujeto tenga conocimiento o perciba los estímulos externos. “Para la recepción sensible o externa de los signos se ha utilizado en forma más general el sentido de la vista, y los signos se han caracterizado por una denominación o conjunto de GACETA OFICIAL palabras, una figura, un dibujo, un conjunto de dibujos, etc.

“Con el cambio producido en la norma comunitaria de la Decisión 85 a la 344, ahora no se exige el requisito de la “visibilidad” el que ha sido reemplazado por el de “la perceptibilidad”. Entonces con el cambio normativo, los elementos sensibles que pueden utilizarse para que puedan ser captados por los sentidos se han ampliado a los otros sentidos, el gusto, el oído, el olfato o el tacto”.

LA DISTINTIVIDAD La marca es el medio o el modo externo y necesario de que se valen los empresarios para asignar a sus servicios y productos un distintivo que les permita diferenciar en el mercado sus productos o servicios de los de la misma clase, o que guarden identidad o similitud con los de sus competidores. De esta forma el consumi-dor asocia una clase o categoría de bienes y productos con un signo determinado, produciéndose una asociación directa entre la marca como signo externo de diferenciación, y los productos como objeto de protección de la marca.

Un signo que no tenga esa capacidad distintiva frente a productos y ante otros signos, carecería del requisito esencial que la marca debe cumplir en el campo comercial cual es, el distinguir unos productos de otros. Si un signo marcario llega a confundirse con el nombre o las características del producto o servicio o con signos iguales o semejantes tampoco cumpliría el objetivo que persigue el titular de una marca para que su producto tenga en el mercado tal individualización marcaria que se convierta en un imán comercial hacia el consumidor quien al leer, ver o escuchar la marca la asocie con el producto y le sirva de garantía de calidad para el consumidor.

El signo distintivo protege al empresario sobre el origen de los productos que lo amparan y también al público consumidor para, luego de la primera compra, adquirir el producto con la misma marca que reúna las condiciones que en un primer momento le fueron satisfechas. Este requisito de distintividad se analizó dentro del Proceso 27-IP-95 y en esa ocasión se manifestó que: “Las expresiones utilizadas por el artículo 81 03/09/97 7.28 de la Decisión 344, de que el signo sea “suficientemente distintivo”, no se han de tomar como un doble requisito o condición del signo, esto es que a más de “distintivo”, sea “suficientemente distintivo”, pues si el signo a criterio del administrador es distintivo para el objeto que persigue (función identificadora marca-producto), no ha de estimarse que el signo sea de tal naturaleza que elimine la posibilidad de registro de signos que siendo por sí discrecionalmente distintivos no tengan el carácter de “suficientemente distintivos”.

“Lo distintivo es lo que hace que una persona, cosa u objeto, por sus características subjetivas u objetivas o por rasgos, naturaleza, funciones o condiciones interiores o exteriores sea distin-ta a la otra. Y lo distintivo, por lo tanto, conduce a diferenciar a dos personas y objetos”. “Sin embargo, esta norma contrapone dos conceptos: el suficientemente distintivo o simplemente distintivo, frente al insuficientemente distintivo, y si el signo se agrupa en esta última categoría, dejará de ser registrable.

Hay signos que no son genéricos ni descriptivos ni que se refieren a un objeto o servicio determinado y que no reúnen la distintividad necesaria para diferenciar un producto de otro, razón por la que, no posee la condición de “distintividad” para constituirse en marca. “Para explicar este punto el autor Victor Bentata dice: “En efecto, mientras la descriptividad denota indirectamente el producto mismo, la insuficiente distintividad no denota al producto, sino que es simplemente incapaz de diferenciar a un producto determinado en todos los sentidos del término. La insuficiente distintividad consiste en una marca demasiado simple o demasiado común, tomada en sí misma, tal como figuras geométricas simples, o signos aritméticos, o palabras como MAS o PARE o Y, mientras que la descriptividad debe ser siempre referida al producto” (“Reconstrucción del Derecho Marcario”, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 1994, Pág. 165).

SIGNOS GENERICOS, DESCRIPTIVOS, EVOCATIVOS Y SUGESTIVOS Uno de los requisitos esenciales para que un signo pueda registrarse como marca es el de su capacidad o fuerza distintiva en los términos ya analizados. Por lo tanto el hecho de que un signo GACETA OFICIAL carezca de la misma o que su capacidad distintiva sea insuficiente, produce como efecto legal la imposibilidad de constituirse en signo marcario.

La fuerza o la capacidad distintiva del signo no se mide considerando éste como un elemento abstracto sino todo lo contrario en cada caso concreto en relación con los productos o servicios que la marca protege. Un signo puede ser distintivo para un grupo o clase de productos y dejar de serlo para otro diferente. El artículo 82 en el literal d) impide que un signo sea registrable cuando éste es genérico o cuando describe “la especie, la cantidad, la calidad, el destino, el valor, el origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse”.

En el Proceso 27-IP-95 respecto de esa clase de signos el Tribunal expresó: “La doctrina y las legislaciones son unánimes en vetar el registro de signos genéricos, esto es, aquellos que se aplican a un conjunto de personas o cosas, que tienen una o varias características comunes o que poseen las mismas propiedades, y que tal denominación para que no pueda ser registrable como marca es preciso que tengan conexión con el producto o servicio que pretenda distinguir.

Un signo que no distinga, por su carácter de genérico un producto de otro, no puede constituir marca. Además la prohibición se dirige a evitar que vocablos o signos que se refieren al nombre de los productos que la marca ampara y que son utilizados en forma ordinaria y necesaria para denominarlos o identificarlos se constituyan en derecho exclusivo de su titular, limitando su uso a otros comerciantes o productores.

“Fernández-Novoa recoge la definición de la denominación genérica del profesor Aréan Lalín, como la que “designa el género de productos o servicios al que pertenece, como una de sus especies, el producto o servicio que se preten-de diferenciar a través de la denominación” (“Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A, Madrid, Pág. 72) “Por signos genéricos, habituales o usuales se entienden aquellos signos que de manera directa o casi directa designan el género, categoría, 03/09/97 8.28 especie o naturaleza del producto o servicio que pretende diferenciar (Alberto Casado Cerviño, “Régimen de las Prohibiciones legales en materia de Marcas”, en “La importancia de la Marca y su protección”, Consejo General del Poder Judicial y ANDEMA, Madrid 1992, pág. 76)”.

“Si el signo tiene por objeto diferenciar unos productos de otros, la genericidad del signo se ha de juzgar con relación a los productos que la marca va a proteger. De lo cual se desprende que un signo puede ser genérico para un determinado grupo o clase de bienes y no lo será para otro. “ la noción de denominaciones genéricas debe comprender, para efectos marcarios, las que se refieren a unidades de un mismo género propiamente dicho como de una misma especie, en la medida en que etimológicamente tanto el uno como la otra hacen relación al conjunto de elementos que tienen uno a varios caracteres comunes y que por lo tanto no pueden ser objeto de uso exclusivo para identificar el producto o servicio que se trate de registrar (Proceso 3-IP95, G.O. Nº. 189 de 15 de septiembre de 1995)”.

“El Tribunal y la doctrina han señalado que una designación es genérica cuando a la pregunta ¿qué es? se responde empleando la denominación genérica; así por ejemplo, con respecto a manzana, al preguntarse ¿qué es? se responde una fruta o manzana, por lo que estos dos términos son genéricos para ese producto. “Los signos descriptivos, son aquellos que indican la naturaleza, función, cualidades, cantidad, destino, lugar de origen, características o informaciones de los productos a los cuales protege la marca, y el consumidor por medio de la denominación llega a conocer el producto o una de sus características esenciales.

Al no identificar un producto de otro, el signo carece de fuerza distintiva suficiente. “La doctrina sugiere como uno de los méto-dos para determinar si un signo es descriptivo, el formularse la pregunta de “cómo” es el producto que se pretende registrar, de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación”.- (Proceso 3-IP-95, G.O. Nº. 189 GACETA OFICIAL de 15 de septiembre de 1995).

“Por el contrario, la denominación que puede constituir una marca válida responde a la pregunta ¿quién es?. Así, por ejemplo, si le pudieran preguntar a una galleta, ¿quién es? y respondiera soy LA ROSA o soy NOEL (marcas muy conocidas en Colombia), tales expresio-nes son signos que pueden constituir marcas por no referirse a qué es el producto ni a cuales son las características del mismo (Manuel Pachón y Zoraida Sánchez Avila, “El Régimen andino de la Propiedad Industrial”, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibañez, Bogotá, 1995, págs. 212 y 213)”.

“Tanto en el caso de los signos genéricos como en los descriptivos para que rija la prohibición, debe existir una relación directa o conexión entre la denominación y el producto que distingue. Evade la prohibición el hecho de que la designación no tenga vinculación con el objeto en sí mismo y con sus características esenciales. Así, “silla” puede ser utilizada para vehículos pero no para muebles, por ser genérico de éstos;

“frío” podría emplearse para caramelos pero no para hielo, por denotar la descripción esencial de éste. “Por carecer de distintividad no pueden ser registradas como marcas las denominaciones genéricas, que no son sino aquellas que se refieren al producto mismo. Si la marca que protege o ampara un producto es el mismo nombre del producto, pierde distintividad, frente a otros productos y por lo tanto no reúne uno de los requisitos esenciales que la norma exige para que pueda constituirse en marca.

En las denominaciones genéricas el nombre del producto que es conocido de manera general y amplia por el público es la designación de la misma marca estableciéndose una relación estrecha y directa entre el nombre a distinguirse y el producto a diferenciarse”. La prohibición sobre los signos genéricos protege el uso del lenguaje para los competidores, pues de aceptarse el uso privativo de un nombre genérico, se imposibilitaría la utiliza-ción de ese nombre para otros productos o servicios.

Otero entiende “por denominación “genérica” aquella que sirve para designar el género al que pertenece el correspondiente producto o servicio: es el nombre que recibe el propio producto o servicio”. 03/09/97 9.28 “Los signos genéricos sirven para designar objetos o servicios que se aplican a un conjunto de personas o cosas que tienen una o varias características comunes o que poseen las mismas propiedades.

Pero para que la genericidad constituya impedimento de registro de un signo, es necesario que tenga relación esencial y directa con el producto o servicio que se pretende registrar. Si la palabra o la denominación nombra un producto o servicio, el signo será genérico. Esto no significa que una designación genérica pueda quedar impedida absolutamente para constituir una marca válida, para otra clase de productos a los que la marca no designa.

En consecuencia si entre la designación marcaria y los productos o servicios que protege no se presenta esa genericidad del término, el signo puede ser registrado”. “No es tampoco regla de descalificación de una marca genérica el hecho de que conste en un diccionario con tal categoría, es decir, que la acepción gramatical, por sí, no es obstáculo para que el signo sea irregistrable, ya que como se dice, puede funcionar como marca de acuerdo con la novedad que revista con respecto a productos distintos a lo que representa su significación”.

“El Tribunal, en varios procesos se ha refe-rido al concepto y alcances de lo que es y significa la “genericidad” como elemento de indistintividad dentro del registro marcario. Entre otros: 2-IP89 (G.O. Nº 49 de 10 de Noviembre del 1989), 3IP-91 (G.O. Nº 93 de 11 de Noviembre de 1991), 8-IP-94, 2-IP-95 (G.O. Nº 199 de 26 de Enero de 1996), 3-IP-95 (G.O. Nº. 189 de 15 de Septiembre de 1995), 4-IP-95, 6-IP-95 (G.O. Nº 215 de 17 de Julio de 1996), 7-IP-95 (G.O. Nº. 189 de 15 de Septiembre de 1995), 9-IP-95 (G.O. Nº. 230 de 16 de Octubre de 1996), 12-IP-95 (G.O. Nº 199 de 26 de Enero de 1996), 14-IP-95 (G.O. Nº. 230 de 16 de Octubre de 1996), 18-IP-95 (G.O. Nº. 231 del 17 de Octubre de 1996), 33-IP-95”.

TERMINOS DESCRIPTIVOS “Los signos descriptivos, son aquellos que indican la naturaleza, función, cualidades, cantidad, destino, lugar de origen, características o informaciones de los productos a los cuales protege la marca, y el consumidor por medio de la denominación llega a conocer el producto o una de sus características esenciales. Al no identificar un producto de otro, el signo carece de fuerza distintiva suficiente”.

(Proceso 27-IP-95). GACETA OFICIAL “Otero Lastres define a la denominación descriptiva como aquella que informa a los consumidores y usuarios a cerca de las características, funciones, ingredientes, tamaño, calidad, valor y otras propiedades del producto o servicio”. “La descripción del objeto o del servicio a que se refiere un signo o una denominación para que impida el registro debe referirse a una de sus cualidades primarias o esenciales, lo que implica que el consumidor al divisar o escuchar la marca reconozca el producto o servicio que lo protege.

En estos casos, sí el bien protegido por la misma se halla por ésta indirectamente designado, pierde su carácter de distintivo y de exclusivo para el uso comercial. Con sentido opuesto, la descripción o la designación de una cualidad o elemento secundario o accidental del bien, no impide la registrabilidad de un signo”. Los términos que son utilizados generalmente como signos descriptivos están constituidos por el uso adjetivado de un sustantivo, los adjetivos y los adverbios que se refieren a la descripción de un bien o servicio.

“Existen, dentro de los signos descriptivos unos que hacen relación al objeto en sí mismo o a sus cualidades y otros que se refieren a una expresión descriptiva del modo de llevarse a cabo el servicio en sí, aunque no es descriptiva del servicio en sí; ejemplo: Exprés Service, es descriptivo en cuanto al tiempo (modo) de prestar el servicio pero no describe un servicio para una actividad determinada pues, bien puede suponerse un servicio de lavado de automóviles o de correo (Victor Bentata, obra citada. pág. 167)”.

La marca será descriptiva positivamente, y no podrá registrarse cuando “comunica, a quien la oiga o la vea, una idea clara, inmediata y directa con referencia al producto” “En cambio la descriptividad negativa, es decir que permite el registro, puede provocar cualquier reacción del consumidor, menos la evocación del producto”. (Bentata, obra citada, Págs. 170 y 171).

“Respecto, tanto a los signos genéricos como descriptivos debe añadirse, que un signo compuesto consistente “exclusivamente” de elementos que individualmente considerados serían genéricos o descriptivos pueden constituir marcas sí el 03/09/97 10.28 conjunto marcario o su combinación resulta distintivo. Esta posibilidad se encuentra configurada en el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344 cuando emplea el término “exclusivamente” al referirse a las marcas descriptivas”.

La Jurisprudencia del Tribunal se refiere a este punto en el proceso 12-IP-95 (G.O. Nº. 199 de 26 de enero del 1996) y dice: “Resulta necesario que la Oficina Nacional Competente, al ejercitar su facultad de proceder al examen de registrabilidad de una marca, despliegue toda su capacidad analítica y reflexiva para determinar el carácter genérico de un signo que se pretenda registrar, sin limitarse al mero análisis gramatical de la palabra o las palabras que componen un signo. En los signos compuestos constituidos por un conjunto de palabras, puede darse el caso de que el carácter genérico de las palabras -cuando se les considera aisladamente- desaparezca porque el conjunto formado por ellas se traduce en una expresión con significado propio y poder distintivo suficiente para ser registrada como marca ”.

SIGNOS EVOCATIVOS Y SUGESTIVOS Dentro de Proceso 7-IP-95 (G.O. Nº 189 de 15 de septiembre de 1995, ratificado en el proceso 12-IP-95, G.O. Nº 199 de 26 de enero del mismo año) el Tribunal al referirse a este tipo de marcas dijo: “ Al lado de los signos descriptivos se encuentran los evocativos que por cumplir a cabalidad la función distintiva de la marca, pueden ser registrables.

No existe un límite exacto para diferenciar los signos descriptivos de los evocativos y por tanto corresponderá también a la autoridad nacional en cada caso establecer, al examinar la solicitud de registro, si ella se refiere a uno o a otro tipo. Se encuentran dentro de la categoría de signos evocativos los que poseen la habilidad de transmitir a la mente una imagen o idea sobre el producto, por el camino de un esfuerzo imaginativo.

Ejemplo de ellos son los que se refieren al producto utilizando una expresión de fantasía, de manera que despierten remota o indirectamente la idea del mismo, como por ejemplo NESCAFE para café, Choco Milk para una bebida con sabor a chocolate, Veloz para bicicletas, Luxtral para distinguir un líquido brillador de superficies de madera, Nosalt para productos alimenticios, etc.

(Rangel Medina, David, “Tratado GACETA OFICIAL de Derecho Marcario”, 1960, págs. 273 y 356 y Otamendi, obra citada). En este sentido la doctrina coin-cide en la validez para registro de marcas evocativas”. El Tribunal en la oportunidad citada concluyó sobre la materia que “No son registrables como marcas los signos descriptivos de productos cuando se refieren precisamente a la cualidad que necesaria, usual o comúnmente es aplica-ble al nombre del producto de que se trate.

Por el contrario, pueden ser objeto de registro como marcas los signos evocativos que incorporando un elemento de fantasía, transmitan indirectamente al consumidor una idea que le permita asociar el signo con el producto que se anuncia”. En la clasificación de las marcas, Fernández Novoa menciona a las marcas denominativas sugestivas, es decir, aquellas que teniendo un contenido conceptual “aluden a la naturaleza, cualidades o funciones del producto designado por la marca” (Fundamentos de Derechos de Marcas”, Editorial Montecorvo, Madrid, 1984, Pág. 29).

Las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto como sucede en las marcas descriptivas. El consumidor para llegar a comprender qué productos o servicios comprende la marca debe utilizar su imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio.

En esta clase de marca existe una descripción muy generalizada e indirecta del producto y no una de carácter específico o determinado para el producto o servicio. 03/09/97 11.28 genérica porque si, -del examen integral del signo y de las circunstancias inherentes al ca-so, se puede desprender que tiene una fuerza distintiva capaz de diferenciar los servicios -que con él se van a prestar- podría ser registrada.

Un signo propuesto como marca, puede caer dentro de la clasificación de las llamadas mar-cas denominativas, esto es con un sentido conceptual, sugestivo o evocativo, que si bien hace referencia o evoca la idea de la relación con los servicios a prestarse, no describe ningún producto o servicio determinado o específico; tampoco con ese término el consumidor podría asumir en forma directa e inmediata que los servicios protegidos son los especificados en la solicitud de registro.

El vocablo en esas condiciones sugiere sí la idea de servicios para un grupo de personas, pero no describe el servicio esencial que la marca va a proteger. En el caso para resolución del Tribunal Nacional, se analizará, entre otras circunstancias, las siguientes: l si el signo a registrarse es el nombre común del producto o servicio; l la existencia o no de una relación directa y esencial entre el signo y el servicio a protegerse; l si el nombre evoca o no el servicio que la marca pretende registrar; l si la evocación o la idea sugestiva es ge-neral o específica para el servicio; si con el nombre se describe alguna cualidad esencial del servicio a protegerse o sólo se evoca la idea del mismo; l LA MARCA OBJETADA La marca EXPOVIVIENDA está destinada a distinguir “servicios relacionados con la organización y asesoría de toda clase de ferias relacionadas con la construcción, la decoración”, servicios contenidos en la clase 42 de la clasificación internacional de Niza.

Se trata evidentemente de una marca compuesta o compleja en la que se agrupan dos términos genéricos: el uno el apócope de “exposición” y el otro referente a la construcción y la decoración sin que este hecho,- la genericidad de los dos términos- pueda inducir, por sí solo a sostener que se trata de una marca l si el signo a registrarse describe la forma o el modo de prestarse el servicio o el servicio en sí mismo; l si el signo contiene una información mediata del servicio y por lo tanto una descripción no esencial del mismo.

Del análisis final se desprenderá que si es un signo genérico o descriptivo de los servicios, no podrá ser registrado. Si por el contrario, se admite que la expresión EXPOVIVIENDA, es solamente evocativa o sugestiva de los servicios a protegerse, entonces el signo será registrable, aunque puede constituir una marca débil. GACETA OFICIAL OBLIGACION DEL EXAMEN DE REGISTRABILIDAD DE LAS MARCAS La Decisión 344 protege de igual forma las marcas de productos como las marcas de servicios.

En la marca de servicios el punto diferenciador con la de productos es que en éstas en forma general se aplica a la marca sobre el envase o el producto mismo. Esta función identificadora no puede cumplirse en la marca de servicios, en las cuales tal función “se cumple mediante su colocación en los lugares donde se brindan los servicios o sobre elementos vinculados con tales servicios como es de papelería, que no son el objeto de la prestación que se busca identificar, entre otros mecanismos posibles” (Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas, “Derecho de Marcas”, tomo I, Editorial Heliasta S. R. L. pág. 251).

En consecuencia, las reglas aplicables a las marcas de productos, lo son también para las de servicios, como es el caso de esta interpretación. “La responsabilidad del estudio del signo para ser registrado recae en la autoridad administrativa de la oficina nacional competente, y del criterio del funcionario dependerá que el signo sea aceptado o rechazado como marca.

El tribunal ha insistido en que el funcionario al examinar los signos, si bien utiliza un criterio “discrecional, en ningún caso puede ser arbitrario, ya que la doctrina y la jurisprudencia internacionales han señalado ciertas reglas lógicas y científicas, que deberán ser tenidas en cuenta” (“Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena”, tomo I, pág. 116 Proceso 1-IP-87)”.

“La disposición del artículo 96 impone la obligación a la oficina nacional competente de realizar el examen de registrabilidad de una solicitud marcaria, examen que debe proceder tanto en los casos en que se han presentado observaciones como en aquellos en los que ellas no existan. La inexistencia de observaciones, por lo tanto, no exime al administrador de la exigencia de proceder al examen de registrabilidad, y con este fundamento a otorgar o denegar el registro de la marca, resolución debidamente motivada que será comunicada al interesado”.

Al interpretar esta misma norma comunitaria, el Tribunal Andino en el Proceso 27-IP-95 expresó: 03/09/97 12.28 “La facultad que se confiere a la oficina nacional competente o al administrador para que proceda al examen de fondo sobre la registrabilidad del signo, a más de ser una potestad, es una obligación que debe cumplirse antes de otorgar el registro marcario.

“No puede entenderse que el examen de fondo sólo se ha de practicar cuando no existan “observaciones”, ni que se haya de omitir en caso de existencia de estas, cuando el fin y el objetivo de la norma es que sea la autoridad administrativa la que, con el examen de fondo, conceda o deniegue la marca. “Con la presentación de observaciones y su aceptación o rechazo, no significa que se exima al funcionario de su obligación de proceder al examen de los requisitos que debe reunir el signo según el artículo 81, y de verificar si no se encuentra incurso en las prohibiciones fijadas en los artículos 82 y 83.” “Conforme a lo dispuesto tanto en los artículos 95 y 96 de la Decisión 344, el examen de registrabilidad procede tanto cuando se presenten o no observaciones, y en el primer caso, la oficina nacional competente a la vez que analiza las observaciones realiza dicho exa-men, el que no sólo se concretará a las observaciones sino a otras situaciones y he-chos que se presenten con relación al signo solicitado para registro”.

“Dentro de esa amplia facultad conferida a la Oficina Nacional Competente para otorgar o denegar la solicitas de registro no le está permitido establecer, agregar o añadir más causales de irregistrabilidad que las contempladas en los artículos 81, 82 y 83. Cumplir con la obligación de proceder al examen de fondo del signo, y de resolver sobre la registrabilidad o no del signo, son atribuciones de la administración que no pueden ser trasladadas a otra autoridad ni ser objetadas por haberse cumplido.

El que haya acertado o no la autoridad es el efecto de ejer-cer su atribución, en cuyo caso las normas comunitarias y legislaciones internas contienen los preceptos para revocar o enmendar un acto administrativo proferido con incumplimiento de los preceptos relativos al registro de marcas”. El Tribunal posee amplia doctrina jurisprudencial en relación al art. 5 del Tratado de su Creación, remitiéndonos a la sentencia dictada por este Organo Comunitario, en el proceso GACETA OFICIAL 12-IP-96 que dice: “El carácter imperativo y obligatorio del ordenamiento jurídico para los Países Miembros, sus organismos y para los ciudadanos, no se desvirtúa con el simple hecho de que en una resolución administrativa, la oficina nacional competente dé aplicación a los procedimientos y normas comunitarias.

Tal actuación no puede significar “per se” violación o incumplimiento de ese ordenamiento. Si por el contrario, existe en el funcionario la buena Fe y un criterio motivado para respaldar su resolución, en la que adopta una posición para la cual la propia ley lo faculta -como es la de considerar que una marca pueda o no ser registrable- esa actitud más bien puede ser ajustada al espíritu de la norma y estar subordinada a las obligaciones de “hacer” y de “no hacer”, que promulga el artículo 5 del Tratado del Tribunal”.

Con los antecedentes expuestos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1. Un signo que no reúna las condiciones intrínsecas de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, no puede considerarse como apto para el registro marcario. 2. Si el signo se ajusta a los requisitos anteriormente señalados para poder tener acceso al registro, no deberá estar incurso en ninguna de las prohibiciones o impedimentos previstos en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. 3.

Los signos genéricos, usuales o descriptivos deben analizarse no sólo en base a su concepto gramatical o etimológico, sino de conformidad con el significado común y corriente que se utilice en el País, con respecto a los productos o servicios que la marca proteja o ampare. 4. Los signos genéricos, usuales o descriptivos son irregistrables respecto de los productos o servicios a que ellos se refieren o a los que describen sus cualidades necesarias o 03/09/97 13.28 esenciales. 5.

Los signos evocativos o sugestivos son objeto de registro, no obstante resultasen signos débiles. 6. Una designación compuesta de varios signos genéricos o descriptivos puede ser registrable siempre que sea distintiva y sirva para distinguir o diferenciar un producto o servicio de otro. 7. Un signo denominativo, sugestivo o evocativo, que rememora la idea del producto o servicio a protegerse, y que no describe el servicio esencial que la marca va a prote-ger, puede ser registrado como marca. 8.

La Oficina Nacional Competente, antes de aceptar o rechazar la solicitud de registro, debe proceder al examen de registrabilidad tanto en las solicitudes en las que se presenten observaciones, como en las que no se formulen tales observaciones. 9. Si la administración o la Oficina Nacional Competente realiza una aplicación indebida de las normas procedimentales o sustantivas, el afectado puede recurrir a la justicia para solicitar el reparo del pretendido error, planteando las acciones que la norma comunitaria le concede en armonía con la legislación nacional.

Sin embargo no es aceptable presumir que toda negativa al registro de una marca se debe a la indebida aplicación de las disposiciones pertinentes. 10. De conformidad con el artículo 31 del Tratado de Creación de este Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colom-bia, Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, deberá adoptar la presente interpretación, al dictar sentencia dentro del proceso 3491. 11.

Notifíquese al nombrado Consejo de Estado, mediante copia sellada y certificada, y remítase igualmente copia certificada de esta interpretación prejudicial a la Junta del Acuerdo de Cartagena, para su publicación oficial. Juan José Calle y Calle PRESIDENTE Gualberto Dávalos García GACETA OFICIAL 03/09/97 14.28 MAGISTRADO Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Patricio Bueno Martínez MAGISTRADO Roberto Salazar Manrique MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza Secretario a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i. PROCESO Nº. 31-IP-95 Solicitud de Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 83 literal a), y 92 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo e interpretación de oficio del artículo 65 de la Decisión 85 ibídem, dentro de la acción de nulidad por el registro de la marca de productos DUNAS, acompañada en forma explicativa de la partícula WAFER, expediente interno N. 3079.

Quito, 30 de julio de 1997 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA VISTOS: El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por conducto de la Consejera Ponente Doctora Nubia González Cerón, solicita a este Tribunal Comunitario interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literal a), y 92 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

La consulta se tramita con observancia de lo dispuesto en el artículo 61 del Estatuto del Tribu- nal, indicación del nombre del órgano judicial que formula la solicitud, la relación de las normas del ordenamiento comunitario cuya interpretación se requiere, contenidas en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el lugar y dirección donde el tribunal so-licitante recibirá la notificación correspondiente; la identificación de la causa que ha originado la solicitud y un informe sucinto de los hechos que la autoridad consultante estima relevantes, cuyos apartes fundamentales para esta interpretación se transcriben: “1º) La Sociedad INBORES LTDA. solicitó el registro de la marca DUNAS WAFER para amparar productos comprendidos en la clase 30 del artículo 2do, Decreto 755 de 1972.

“ º) La División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Co- GACETA OFICIAL 03/09/97 mercio profirió auto aceptando la solicitud de registro de la marca en cuestión, y ordenando la publicación del extracto del signo DUNAS, indicando que la expresión WAFER irá como explicativa, en la Gaceta de Propiedad Industrial.

“4º) El respectivo extracto fue publicado inicialmente en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº. 343 de 31 de mayo de 1989, publicación que se hizo equivocadamente, pues en la misma apareció la expresión DUNAS WAFER (sic) y no DUNA WAFER (sic) como había sido solicitada por la Sociedad INBORES LTDA. “5º) La sociedad INDUSTRIAS ALIMENTICIA NOEL S.A. solicitó se declararan nulas las actuaciones cumplidas dentro del expediente Nº. 274.935 en donde se tramitó la solicitud del registro de la marca DUNAS WAFER y también que se ordenara correctamente la publicación del extracto correspondiente.

“6º) La División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio ordenó que por la Oficina de Fe de Erratas de la Gaceta de Propiedad Industrial se corrigiera la equivocación en que incurrió en la publicación, consistente en publicar la expresión DUMAS WAFER debiendo publicarse la expresión DUNAS WAFER. “7º) “8º) El extracto de la solicitud de registro de la marca antes mencionada apareció publicada en la Sección de Fe de Erratas de la Gaceta de Propiedad Industrial Nºs. 358, 359 y 360 de 22 de febrero de 1991, pero nuevamente se cometió un error ya que se publicó como DUNA WAFER.

El 10 de abril el doctor Ramiro Castro Duque actuando como agente oficioso de la sociedad INDUSTRIAS ALIMENTICIAS NOEL S.A. presentó en tiempo, deman-da de oposición al registro de la marcaDUNA WAFER ya que ésta fue la forma en que apareció publicada en la Fe de Erratas de la Gaceta de Propiedad Industrial de 22 de febrero de 1991. “ º) Mediante resolución Nº. 11946 de 29 de marzo de 1994, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de In- 15.28 dustria y Comercio declaró infundada la oposición presentada, por considerar que entre las marcas en conflicto no existen semejanzas que puedan inducir al consumidor a error y ordenó conceder el registro de la marca DUNAS WAFER.

“13º) En escrito de 14 de abril de 1994, la sociedad INDUSTRIAS ALIMENTICIAS NOEL S.A., presentó recurso de apelación contra la resolución Nº. 11946 del 29 de marzo de 1994, el cual fue decidido mediante resolución Nº. 0829 de 4 de mayo de 1994, confirmando la resolución 11946 mencionada y declarando agotada la vía gubernativa.” De la lectura de los hechos en síntesis se infiere por este Tribunal que el signo solicitado para registro por la sociedad INBORES LTDA. fue DUNAS acompañado de la partícula WAFER.

Que en la publicación de la solicitud apareció la expresión DUMAS en la que se aprecia el lapsus calami consistente en trocar la N por la M. Que en la corrección de este error efectuada en la Fe de Erratas nuevamente se publicó un signo que no correspondía al solicitado para registro, ya que en esa Fe de Erratas fue impresa la voz DUNA, quedando de esta manera eliminada la S. Que la sociedad INDUSTRIAS ALIMENTICIAS NOEL S.A. dedujo oposición al signo DUNA, como fue publicada la solicitud de registro en la Fe de Erratas.

Que se concedió la marca sobre el signo inicialmente solicitado, es decir, DUNAS acompañado de la partícula WAFER. Este Tribunal reproduce la transcripción hecha por el Consejo de Estado sobre el concep-to de violación de la norma comunitaria: “1.) Se violó el artículo 81, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena por cuanto las marcas constituyen un complemento esencial de los productos o mercancías al otorgarles individualidad y permitir así su distinción, pues al distinguir determinado artículo crea un instrumento importante de protección para el propietario y para los consumidores.

“2.) Se violó el artículo 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por cuanto la marca DUNA WAFER o DUNAS WAFER es semejante a la GACETA OFICIAL marca FRUNA (palabra) y FRUNA (etiqueta) de tal manera que induce al público a error, más si se tiene en cuenta que la marca FRUNA (palabra) y FRUNA (etiqueta) es una marca ampliamente difundida y conocida en el mercado dada la trayectoria dentro del mismo.

“3.) Violación del artículo 92 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena por cuanto el extracto de la solicitud de registro de la marca DUNA WAFER (sic) apareció erróneamente publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial, ya que se publicó como DUNAS WAFER (sic). A través de apoderado se solicitó la nulidad de dicho error y la correspondiente corrección en la Gaceta de la Propiedad Industrial, para lo cual la Superintendencia de Industria y Comercio ordenó su publicación en la Fe de Erratas de la Gaceta de Propiedad Industrial.

Sin embargo en la nueva publicación surgió un nuevo error pues apareció que la marca a registrarse era DUNA WAFER y no DUNAS WAFER pues esta nunca fue publicada”. El Consejero Ponente remite con la solicitud de interpretación prejudicial copias de la demanda, su contestación por la Superintenden-cia de Industria y Comercio de la República de Colombia y del expediente administrativo N. 274935.

En su contestación a la demanda la Superintendencia de Industria y Comercio niega las pretensiones de la demanda y a su favor reconoce como ciertos los hechos. Además arguye en su defensa que las resoluciones impugnadas fueron expedidas conforme a las disposiciones prescritas en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena dentro del debido proceso y derecho a la defensa y que “La Oficina Nacional Competente procedió a efectuar el respectivo estudio de confundibilidad entre DUNAS WAFER (solicitada) y FRUNA (registrada) y concluyó acertadamente que entre las dos expresiones no existen semejanzas que puedan inducir al público a error”.

La solicitud se ha realizado en acatamiento al inciso segundo del artículo 29 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena y el Consejo de Estado de la República de Colombia es competente para requerir la interpretación prejudicial de normas que conforman el respectivo ordenamiento jurídico Comunitario Andino. 03/09/97 16.28 Este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, según lo dispuesto por el artículo 28 del Tratado de su Creación. De los hechos objeto del proceso interno sintetizados por el Consejo de Estado requi-rente y de los documentos acompañados a la solicitud de interpretación prejudicial se desprende que son materia de normas comunita-rias andinas los requisitos para el registro de marcas y el trámite para su concesión. Resulta así mismo de los hechos relevantes para la aplicación e interpretación de la norma comunitaria, que las publicaciones inherentes a la solicitud del registro de DUNAS WAFER fueron efectuadas en vigencia de la Decisión 85 y se otorgó la marca a la luz de la Decisión 344.

C O N S I D E R A N D O: 1. Norma objeto de Interpretación.Que a este Tribunal, tal como se ha afirmado en reiterada y pacífica jurisprudencia, le corresponde determinar las disposiciones que han de ser interpretadas, por lo que está facultado para extenderse a otras no comprendidas en la solicitud o excluir aquellas que no resulten aplicables al proceso interno que ha dado lugar a la consulta.

Que teniendo en cuenta la anterior consideración, el Tribunal acota que el nacimiento de la acción de nulidad impetrada tiene su origen en la oposición al signo DUNA dentro del procedimiento de registro de la marcaDUNAS WAFER, aspecto fundamental del proceso interno que atañe en su esencia a la publicación del signo, en tanto que su reproducción fue realizada inicialmente en forma incorrecta y al ser rectificada incurrió en nuevo yerro.

Trámite de esta publicación, que como se observó ut supra, fue efectuado por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia en vigencia del artículo 65 de la Decisión 85. Corresponde en consecuencia al Tribunal la Interpretación de esta norma, cuyo texto es: GACETA OFICIAL “ARTICULO 65.- Si la solicitud no mereciere observaciones o fuere complementada debidamente, se ordenará la publicación de un extracto por una vez, en el órgano de publicidad que determine la legislación interna del respectivo País Miembro”.

2. PUBLICACION DEL SIGNO.La razón de ser de la publicación a que obliga la norma comunitaria en vigencia de las Decisiones 85; 311; 313 y 344, no es otra que la de difusión del signo que se pretende registrar, es decir, únicamente a esa expresión que se muestra en la apariencia y contenidos plasmados en la petición, como expresara este Tribunal dentro del Proceso 20-IP-95: “La publicación de la solicitud tiene por finalidad hacer conocer a los interesados sobre la marca que va a inscribirse, la que comprende tanto el signo como la clase de productos, la identificación del peticionario, la descripción completa de la marca etc.”.

Más adelante el Tribunal en la misma sentencia agregó: “Una publicación disminuida no tendría los efectos legales previstos en la norma y si esa -la publicación- se produce por error del administrador, para rectificar ese acto administrativo tendría, por su propia iniciativa, que volver a publicarla, sin que esto signifique la pérdida de la prioridad registral.

Desde esta segunda publicación se contarían los plazos para presentar observaciones por parte de quien tenga interés legítimo”. Por su parte Jorge Otamendi a este respecto anota: “La publicación de la solicitud puede contener algún error, en cuyo caso a pedido del solicitante se efectuará una publicación corregida conteniendo todos los datos recién mencionados.

De no efectuarse esta publicación se podrá haber provocado un error en quién, ante una publicación correcta, hubiera deducido oposición. La marca mal publicada estaría viciada de nulidad.” “La publicación de la marca es importante pues es la que da nacimiento al trámite de la oposición, esencial en nuestro sistema marcario” (Jorge Otamendi, DERECHO DE MARCAS, Abeledo-Perrot, pág. 124).

Que la publicación por consiguiente, no es constitutiva de derechos, sino es un llamado a eventuales terceros investidos de legítimo in- 03/09/97 17.28 terés, sobre la existencia de esa solicitud de registro de un signo que reúne los requisitos previos y necesarios para el posterior y ya definido análisis por parte de la respectiva Oficina Nacional sobre su inscripción, para que dichos interesados hagan valer las reivindicaciones que a su juicio consideren válidas frente a ese signo presentado, en armonía con la disposición comunitaria imperante al momento de efectuar su oposición u observación, por cuanto, se aspira por quien lo solicita, y se cree tener por quien lo observa, el derecho exclusivo sobre la creación intelectual que subyace en el signo. Que en el campo de la jurisprudencia forá-nea, el profesor de Derecho Mercantil Manuel Aréan Lalin en su libro EL CAMBIO DE FORMA DE LA MARCA, recoge una sentencia sobre un caso fallado por el Tribunal Supremo Español: “Por lo que concierne a la sentencia de 19 de Enero de 1963, en sus antecedentes se hace constar: 1º) que se había solicitado la marca Calanden número 356.831; 2º) que en B.O.P.I. de 16 de Diciembre de 1959 se publicó la solicitud de la marca con el nombre erróneo de Caladen; 3º) que al contestar a las oposiciones, el solicitante afirmó inexactamente que la marca solicitada era Caladren; y 4º) que la Orden del Ministerio de Industria de 5 de Noviembre de 1960 concedió la marca Caladen, tal y como había sido inicialmente solicitada.

Interpuesto recurso contra la citada Orden, el recurrente alegó que se habían infringido los artículos 11, 144, 145, 147, 148 y 150 del EPI. Alegación que prosperó ante el Tribunal Supremo; el cual revocó la concesión de la marca y mandó retrotraer el expediente al momento de la errónea publicación en el B.O.P.I., para que fuese reiterada en debida forma.

La estimación del recurso se apoyó, básicamente, en los dos siguientes considerandos: “CONSIDERANDO que como la denominación oficial y prácticamente conocida por el público es la que se publicó reglamentariamen-te en el Boletín mencionado, es indudable la existencia de un error esencial. “CONSIDERANDOque si el mencionado artículo 147, como consecuencia de la individualidad de las marcas y de cuanto se expre-sa en los artículos antes también citados del estatuto de la Propiedad Industrial, establece que al recibirse GACETA OFICIAL el expediente en el Negociado de Marcas, se confrontarán las descripciones entre sí y se comprobarán con el cliché, y si se encontraran defectos en la documentación se hará constar en el expediente, y para que puedan ser subsanados se concederá un plazo de un mes, a contar de la publicación del aviso en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, y si en este término no fueran subsanados los defectos señalados, se anulará el expediente, es natural que así mismo producirá la nulidad de lo tramitado el esencial error cometido por la Administración al publicar en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, una denominación diferente de la solicitada”.

(páginas 246 y 247 de la edición efectuada en España por la CAIXA GALICIA) Que el efecto que se deriva de la transformación del signo al ser publicado, aclara este Tribunal, es la ineficacia. Ineficacia definida por Guillermo Cabanellas en su Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, como la “falta de eficacia, de consecuencia a efectos normales”.

Por tanto, una publicación que contenga un signo alterado no ha nacido a la vida jurídica, y el derecho no le imprime certeza. Por todo lo expuesto, ese alto Tribunal, de ser ineficaces las publicaciones relativas a la solicitud del signo DUNAS, acompañado en forma explicativa de la partículaWAFER, deberá previa audiencia de las partes, dar aplicación al literal a) del artículo 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en el sentido de decretar la nulidad del registro.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1. Si una solicitud de registro reúne los requisitos formales, la Oficina Nacional Competente ordenará la publicación del signo cuyo registro se pide tal cual se solicitó, so pena de la ineficacia de dicha publicación. 2. La Autoridad Nacional Competente, si comprueba la ineficacia de las publicaciones de un signo registrado, de conformidad con la norma comunitaria vigente en el tiempo en que fue ordenada la publicación por la Oficina Nacional Competente, previa audiencia de las partes, deberá dar aplicación al literal a) del artículo 113 de la Decisión 344 03/09/97 18.28 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 3.

La anulación declarada por la autoridad nacional competente es subsanable y no implica la pérdida de la prioridad registral, acarreando sólo la reposición al estado anterior, en que se cometió el vicio. 4. El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, deberá adoptar la presente interpretación del ordenamiento jurídico andino, al dictar la respectiva sentencia. 5.

Notifíquese al Consejo de Estado de la República de Colombia, mediante copia certificada y sellada. 6. Remítase copia similar a la Junta del Acuerdo de Cartagena para fines de publicación. Juan José Calle y Calle PRESIDENTE Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Patricio Bueno Martínez MAGISTRADO Roberto Salazar Manrique MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i. Quito, Agosto 13 de 1997 EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA V I S T O S: GACETA OFICIAL 03/09/97 19.28 ACLARACION, ENMIENDA Y AMPLIACION DE LA SENTENCIA DEL PROCESO 2-AI-96, MARCA BELMONT Las solicitudes de ampliación y enmienda y la petición de aclaración de la sentencia de fecha 20 de junio de 1997, presentadas por la parte actora en documentos recibidos por este Tribunal el 11 y el 21 de julio de 1997, respectivamente, en la acción de incumplimiento interpuesta por la República de Venezuela contra la República del Ecuador.

Los memoriales presentados por la República del Ecuador, en relación con el traslado que oportunamente se le dio de las solicitudes anteriores, recibidos el 21 y el 30 de julio de 1997. C O N S I D E R A N D O: Para resolver la solicitud de aclaración, ampliación y enmienda de la sentencia en el caso 2-AI96 que presenta la parte actora, este Tribunal estima indispensable enmarcar jurisprudencialmente los límites posibles de aclaración, enmienda y ampliación de una sentencia con el fin de preservar dos principios fundamentales: el de inmutabilidad y el de la cosa juzgada.

I. El Principio de la Inmutabilidad de la Sentencia Este principio que se inspira en columnas fundamentales del derecho romano como la “res judicata” sentada por Ulpiano en su “Digesto”, parte de la base de que el juez, una vez pronunciada su sentencia no puede ya corregirla. Esta prohibición es un dispositivo para asegurar que el Magistrado en sus fallos “agote el estudio y la reflexión” “pues si la sentencia del juez pudiera ser provisoria y enmendada por él mismo conforme advierte su error, es bien probable que existieran sentencias de tanteo, dirigidas a saber cómo piensan las partes respecto de ellas y mantenerlas o revocarlas luego en la medida de la protesta”.

(Couture, Estudios de Derecho Procesal Civil, Depalma, Buenos Aires, 1978, tomo III, págs. 308, 330 y ss.). El principio orienta todas las legislaciones en materia de derecho procesal, y también la jurisprudencia del Tribunal Andino que está decidido a sostener en su función de unificar la doctrina jurisprudencial en el campo de la integración andina y preservar la integridad de sus providencias, fruto del análisis juicioso y la reflexión sobre materias controvertidas que se sometan a su consideración. El juez en el proceso de elaboración y preparación de la sentencia debe despojarse de cualquier propósito que pueda llevarlo al camino de la celebridad cuando ello implique contradecir la normativa jurídica y los principios generales del derecho que deba aplicar.

Tal cosa sucedería si al amparo de una pretendida armonización de derechos, por ejemplo la libre circulación de mercancías y la propiedad industrial, el Tribunal en sus fallos terminara por desconocer uno u otro. Para este Tribunal es claro que el legislador comunitario al expedir el Estatuto de esta Institución limitó las causales de enmienda de las sentencias a los siguientes hechos concretos: 1) errores manifiestos de escritura o de cálculo; 2) inexactitudes evidentes; 3) pronunciamiento sobre asunto no planteado en la demanda.

Las causales de ampliación quedaron referidas a cuando no se produjere resolución sobre algún punto controvertido, es decir cuando se produzca una omisión. Así se desprende del texto del artículo 59 del Estatuto y por tanto no puede el Tribunal dar aplicación extensiva a una disposición como la contenida en ese artículo 59, que debe interpretarse restrictivamente.

En lo que respecta a la solicitud de aclaración, los motivos establecidos para ella en el artículo 60 del Estatuto, están referidos únicamente a los puntos de la sentencia que se consideren ambiguos. Pero para que las solicitudes de aclaración puedan prosperar deben reunir las siguientes condiciones: a) Que para el Tribunal ofrezcan verdadero motivo de dubitación sobre la controversia y estén contenidas en la parte resolutiva de la providencia. b) Sólo por excepción habría lugar a aclarar contradicciones conceptuales de la parte motiva cuando tengan una directa injerencia en la resolución de la sentencia, de tal manera que se reflejen en falta de claridad o imprecisión en la decisión judicial o que puedan desembocar en inejecución de la sentencia. En las anteriores apreciaciones coincide la doctrina general predominante en la materia.

Basta mencionar las afirmaciones que sobre aclaratoria y ampliación de las sentencias consignan el GACETA OFICIAL 03/09/97 20.28 profesor Hugo Alsina en su obra “Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial”, Ediar, Buenos Aires, 1961, pág. 254, e igualmente Eduardo J. Couture en la obra citada y Hernando Morales Molina, “Curso de Derecho Procesal Civil”, Ed. ABC, 1978, pág. 476. sobre las peticiones de las partes, pero cuidándose de no alterar la sustancia de la sentencia. No se trata de que el juez entre a resolver puntos doctrinarios o lucubrativos de la solicitud de aclaración que puedan pertenecer más al ámbito académico.

Hernando Devis Echandía “Compendio de Derecho Procesal”, Tomo III, Vol. I, págs. 211 y ss, al tratar sobre la aclaración, corrección de errores aritméticos y adición de las providencias, se refiere así a la materia: “ a) Aclaración de providencias. En materia de sentencias se conservó el sistema anterior de que ellas no son revocables ni reformables por el juez que las pronunció, pero se advierte que dentro del término de ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte podrán aclararse, en auto complementario, los conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, a juicio del Juez o Tribunal o Corte, siempre que estén contenidos en la parte resolutiva o que a pesar de aparecer en la motiva influyan en aquellas, pues entonces tales conceptos dudosos producen oscuridad en la decisión. Pero con el pretexto de la aclaración no puede perseguirse una reforma ni una adi-ción a la decisión adoptada en la sentencia ”.

La situación creada por la norma estatutaria del Tribunal que admite la solicitud de enmienda y aclaración de la sentencia, coincide con la noción de cosa juzgada formal, en virtud de la cual una sentencia que no puede ser objeto de recurso alguno, es susceptible de limitadísimas posibilidades de precisarse, más en la forma que en el fondo, pero sin alterar las bases fundamentales del acto judicial, como son en el caso presente, la coexistencia de marcas o los derechos esenciales a la libre circulación y a la protección de la propiedad industrial.

Agrega el mismo autor: “ Quien solicite la aclaración debe indicar cuáles son los conceptos o frases oscuros ambiguos o dudosos, explicando por qué lo son y su incidencia en la decisión adoptada (porque si es un punto puramente doctrinario que en nada influya en las conclusiones, es inoperante su aclaración) ”. Dentro de las anteriores apreciaciones sobre el alcance de la solicitud de aclaración enmienda o ampliación, el Tribunal deberá proceder a resolver la solicitud de la parte actora.

II. La solicitud de aclaración y la cosa juzgada El artículo 58 del Estatuto del tribunal establece que la sentencia tendrá fuerza obligatoria desde el día siguiente al de su lectura en audiencia, es decir que a partir de ese momento hace tránsito a autoridad de cosa juzgada y al adquirir tal carácter, sobre ella no cabe recurso propiamente dicho.

De allí que a la solicitud de aclaración, enmienda y ampliación de la sentencia no pueda dársele el carácter de recurso. El Tribunal sólo puede acudir a la figura de aclaración o enmienda, para corregir cualquier error material, para precisar un concepto oscuro o para cubrir una omisión III. Solicitud de Enmienda y Ampliación 1. Enmienda El actor solicita enmendar la sentencia por el que considera un error de escritura o inexac-titud evidente al haberse omitido en los “Vis-tos” la cita expresa al documento de fecha 21 de Enero de 1997 presentado por la República de Colombia y obrante en los folios 1035 a 1040 del expediente.

Sobre el particular, el Tribunal observa: a) El peticionario trata de concebir como “error manifiesto de escritura” o “inexactitud evidente” susceptible de enmienda lo que más bien debió ser, dentro de la lógica del artículo 59 del Estatuto del Tribunal y de la de su propio razonamiento, una solicitud deampliación, ante una omisión en la parte motiva de la sentencia que incide sobre la disposi-tiva de la misma.

El párrafo segundo del referido artículo concibe la ampliación para el caso de que “no se hubiera resuelto algunos de los puntos controvertidos”; y justamente lo que se está solicitando es que se cubra una omisión de una petición de enmienda, a la cual, por tanto, no puede accederse. b) La mención a este importante documento de Colombia no incide sobre la parte dispositiva de la sentencia, y por tanto no debe ser objeto de enmienda; el Tribunal se refiere a él para indicar que la falta de GACETA OFICIAL mención expresa de este documento no indica que haya dejado de examinarse con cuidado y de tomarse en consideración. 2.

Ampliación La actora solicita además ampliación de la sentencia por las siguientes causas: a) por no haberse resuelto sobre la petición de incompetencia de la Dirección de Propiedad Industrial del Ecuador para prohibir importaciones de cigarrillos; b) por no haberse pronunciado sobre las observaciones de la demandante con respecto a presuntas irregularidades procesales consistentes en la aceptación de un doble escrito de contestación de la demanda y de un doble alegato de conclusiones, por parte de la República del Ecuador.

No resulta aceptable la solicitud contenida en el punto a) que antecede, porque el Tribunal sí se pronunció sobre la competencia de la Dirección de Propiedad Industrial del Ecuador según se desprende claramente del párrafo primero de la página 59 de la providencia, en el que el Tribunal manifestó que “no le corresponde decidir sobre la competencia o incompetencia de los organismos internos de cada país para prohibir importaciones relacionadas con marcas registradas en otros países de la subregión”.

El Tribunal anota, en relación con el punto b), que ha sido práctica aceptada ya por esta autoridad (Proceso 1-AI-96, Gaceta Oficial Nº 234 de 21 de abril de 1997) que dentro de los plazos señalados en la ley, la parte actora o la demandada puedan adicionar sus escritos de deman-da o de contestación a la misma. Respecto de la adición al escrito de demanda, el artículo 58 del Reglamento Interno establece que “ La demanda no podrá ser reformada o complementada una vez admitida por el Tribunal..”.

No ve el Tribunal razón alguna para haberse pronunciado sobre esta práctica de procedimiento cuando ella no fue alegada como motivo de nulidad que exigiera pronunciamiento previo. Sobre la práctica de aceptar dos escritos de conclusiones, ninguna prohibición existe para que la demandada hubiere resumido y presentado en un primer escrito el conjunto de sus argumentos correspondiente a la primera parte de la Audiencia Pública, y posteriormente otro en el cual incluyó sus conclusiones respecto de la segunda parte de la misma, lo que por lo demás no implica en modo alguno situación de desventaja 03/09/97 21.28 para la contraparte.

IV. Solicitudes de Aclaración El Tribunal respeta la voluntad de las partes expresada en cada uno de sus alegatos, dirigidos a la defensa de los intereses que cada una de ellas representa. Empero no puede compartir que en aras de la especulación académica y de la defensa de los argumentos de una u otra parte, una sentencia ejecutoriada pueda ser susceptible del minucioso examen que la parte actora ha consignado en su memorial.

Tampoco resulta pertinente que la solicitud de aclaración de una sentencia, pueda convertirse en un cuestionamiento inquisitivo de la razones que motivaron el fallo, distintas de las reflexiones contenidas en el mismo. Para resolver, el Tribunal pasa a referirse a las peticiones de aclaración, en su orden: A. Las aclaraciones solicitadas en el Capítulo I del documento sobre interpretación y subordinación de normas del derecho andino primario y derivado, no resultan pertinentes porque la acción que resuelve la sentencia es deincumplimiento, dirigida a determinar la subordinación de un país a las obligaciones establecidas en las normas del régimen andino y no denulidad, que se dirige al control de legalidad de las Decisiones del órgano legislativo de la integración. La ambigüedad que se atribuye al fallo como base para solicitar la aclaración, en tanto en cuanto la sentencia no explicita los medios procesales adecuados para hacer valer la supremacía del Tratado como texto prevalente sobre el Derecho derivado, corresponde hacerla esclarecer a las partes ejerciendo las acciones apropiadas y no precisamente dentro de una acción de incumplimiento.

B. Las aclaraciones referidas en el capítulo II del escrito sobre evolución del derecho andino, en materia de coexistencia marcaria, se concretan a exigir explicación sobre las razones por las “ que el Tribunal antepuso los derechos nacionales de marcas por sobre el principio de la libre circulación de mercancías”. Esta solicitud no correspon- GACETA OFICIAL de a la realidad de la sentencia en la que se concilian y refuerzan los dos principios enmarcándolos en su justo campo de acción, frente a los hechos de la contienda judicial: de un lado la defensa de los derechos derivados del registro de la marca, y del otro el reconocimiento del principio de libre circulación de mercancías, armonizándolo con causales determinadas en la ley comunitaria para justificar una limitación al derecho de importación. La afirmación que hace el fallo de que “b) La posibilidad de restricciones justificadas por la protección industrial, provienen de disposiciones contenidas en el Derecho derivado a diferencia de lo que ocurre en el sistema europeo, que desde el propio Tratado legitima las restricciones al comercio en pro de la protección industrial”, constituye un hecho incontestable consagrado por el Derecho comunitario andino vigente, ante el cual no cabe aclaratoria posible por parte del Tribunal.

No existiendo ambigüedad alguna ni incidencia sobre la parte resolutiva de la providencia, el Tribunal no accede a esta petición. C. La solicitud de aclaración contenida en el punto III sobre el espíritu de la norma y el propósito del legislador andino, se dirige a inquirir por la supuesta preferencia que el Tribunal dio a los documentos aportados por una u otra parte para desentrañar los antecedentes legislativos del artículo 107 de la Decisión 344.

Estas razones pertenecen a la discu-sión y análisis argumental del proceso de elaboración de la sentencia, y se mueven dentro del ámbito de libertad otorgado al juez para la apreciación de las pruebas. La sentencia interpreta además la norma comunitaria conforme al contexto legal que le da sentido al inciso 3º del artículo 107, cuando manifiesta que “la expresión ‘En cualquier caso’ con la cual comienza el inciso 3º del artículo 107 claramente se está refiriendo a las dos hipótesis contempladas por los incisos 1º y 2º del artículo citado: a) la 03/09/97 22.28 existencia de dos registros de marcas idénticas en la subregión para distinguir los mismos productos o servicios, y b) la suscripción de acuerdos de comercialización entre los titulares de marcas idénticas.

Quiere lo anterior decir con claridad que en ninguno de los dos casos se prohibirá la importación del respectivo producto ‘cuando la marca no esté siendo utilizada en el territorio del país importador’”. Esta parte tampoco presenta signos de ambigüedad de la sentencia que ameriten su aclaración. D. Acerca de la petición de aclaración a que se refiere el punto IV, sobre el valor jurídico de los memorandos de entendimiento suscritos entre los países andinos y relacionados con la libre circulación de mercancías, se anota que el Tribunal fue suficientemente claro en la sentencia, (página 34) al no considerar que estos instrumentos forman parte del ordenamiento jurídico comunitario de manera que puedan ser objeto de aplicación como normativa legal sujeta a la competencia del Tribunal.

Este reitera que ellos son instrumentos sin fuerza de ley positiva que contienen meras declaraciones de buena voluntad. No existe ambigüedad interpretativa sobre la fuente que dio origen a estos documentos, y el propio actor lo reconoce en el punto dos de la página 13 de su memorial de aclaraciones, por lo que no ve el Tribunal razón para aclarar este punto.

E. En el punto V la actora se refiere a las razones sobre la interpretación gramatical del tercer párrafo del artículo 107 de la Decisión 344, sobre el alcance de sus términos y contenido material y sobre las razones para no haber acudido al dictamen del académico de la lengua, aportado por la actora para desentrañar la acepción de las palabras “cuando” y “mientras”.

En cuanto a la interpretación contextual del párrafo tercero citado el Tribunal reitera lo dicho en el punto C que antecede. Tampoco entra a analizar el Tribunal los argumentos de la actora sobre contradicción de los principios de justicia o de GACETA OFICIAL equidad, puesto que en ellos mismos se basó la sentencia para asignar a cada pretensión sus derechos y obligaciones con sujeción a estos principios.

No existe razón para aclarar la sentencia en esta parte. F. El Tribunal no comparte la aclaración solicitada en el punto VI en orden a la supuesta comprobación de la mala fe en la actuación de las partes o de las empresas involucradas en la controversia por las siguientes razones: 1) Corresponde exclusivamente al juez determinar la eficacia de la prueba y valorarla de acuerdo a los principios de la sana crítica. 2) La buena fe se presume tanto en el derecho privado como en los tratados públicos. 3) El Tribunal se ratifica en su criterio de que no quedó demostrada plenamente en el expediente la mala fe de los Estados litigantes, a través de hechos que permitieran mostrar la congruencia entre éstos como para considerarlos suficientemente precisos, graves y concordantes, a fin de extraer de los mismos la presunción de que Venezuela y Ecuador hubieran quedado envueltos en actos de mala fe respecto de las recíprocas recriminaciones de las partes.

G. Frente a los argumentos esgrimidos por la actora en el punto VII de su solicitud sobre una posible ambigüedad o contradicción por no haberse juzgado en la sentencia sobre tachas de enriquecimiento sin causa, de abuso del derecho o de posición dominante por parte de una de las empresas multinacionales involucradas, el Tribunal considera que fue suficientemente claro y concordante tanto en la parte dispositiva como en la resolutiva, al señalar los foros apropiados para el restablecimiento de los derechos de particulares afectados por la situación de incumplimiento.

En consecuencia no hay motivo para acceder a esta solicitud de aclaración. 03/09/97 23.28 H. La sentencia que nos ocupa fue abundante en las consideraciones sobre el uso de la marca, las obligaciones de su titular y la prueba de la misma, en perfecta concordancia con la jurisprudencia emitida por el propio Organismo con anterioridad. Así mismo la sentencia distingue entre los derechos derivados para el simple usuario de una marca y los generados para el titular del registro marcario.

En esta parte del punto VIII de la aclaración, el Tribunal no ve fundamento que amerite mayores consideraciones. I. En el punto IX de la solicitud, que alude a ambigüedades de la sentencia sobre los derechos marcarios y la confusión marcaria, el Tribunal anota que no puede hallarse contradicción alguna en una sentencia que aplica claros principios del derecho marcario dirigidos a la protección de productores y de consumidores con el propósito de amparar el derecho al uso exclusivo de la marca por su titular, sin que ello vaya en perjuicio de los consumidores.

Además el Tribunal no puede desconocer el sentido claro de la ley -que sólo admite la coexistencia voluntaria de marcas idénticas o similarespara construir,extra legem, unapresunta coexistencia forzosa pretendida por la parte actora. Tampoco hay lugar a aclaración por este concepto. J. En el punto X de la solicitud de aclaración se predica de la sentencia ambi-güedades, inconsistencias y contradicciones relacionadas con los derechos adquiridos por el importador, especialmente en cuanto a la afirmación de que éste adquirió el derecho al uso de la marca en el país importador sin que pudiera oponerse a la posibilidad de coexistencia de marcas.

En esta parte el Tribunal sí considera del caso precisar lo siguiente: 1º El usuario de una marca registrada en el exterior puede legítimamente ejercer su derecho de importar y su protección al uso mientras el titular de la marca idéntica registrada en el país receptor de la importación no demuestre que la está utilizando. Así se desprende clarísimamente de la GACETA OFICIAL parte motiva de la sentencia (páginas 46 y 47).

En ella se reconoce la existencia del derecho al uso de la marca para el importador dentro de las circunstancias descritas atrás, es decir mientras el titular del registro no demuestre el uso en el país. Es allí donde el Tribunal reconoce la existencia del derecho a introducir el producto al Ecuador que ha tenido la Cigarrera Bigott de Venezuela durante el período transcurrido entre 18 de abril y 4 de noviembre de 1994. 2º Recuérdese que el acto de importación es una operación de tracto sucesivo en la que los derechos y obligaciones de las partes se adquieren en la medida del reconocimiento de la posibilidad de importar.

Es en ese sentido en el que la sentencia ha reconocido un derecho adquirido a la Cigarrera Bigott, que resultó desconocido en la medida en que injustificadamente se mantuvo una prohibición de importar sin los requisitos de ley, en el lapso comprendido por las fechas atrás citadas. 3º No hay desconocimiento de derechos adquiridos a partir de la prohibición de importar establecida en la Resolución Nº 0940889 de la Dirección de Propiedad Industrial de 4 de noviembre de 1994, cuando se comprobó el uso de la marca por el titular del registro, como lo exige el párrafo 3º del artículo 107 de la Decisión 344.

De esta manera el Tribunal se ratifica en los términos del punto 2 de la parte resolutiva de la sentencia. K. Finalmente en el punto XI, la parte actora pretende que el Tribunal aclare la relación entre el artículo 107 de la Decisión 344 con las disposiciones transitorias 7ª y 6ª de las Decisiones 311 y 313 del Acuerdo de Cartagena. Desta-ca la actora la ineficacia del segundo párrafo del artículo 107 de la Decisión 344, sobre coexistencia voluntaria de marcas mediante acuerdo entre particulares y anota que es “casi 03/09/97 24.28 imposible, en la práctica, que el titular local que no usa la marca en su territorio, d e s e e llegar a un acuerdo de coexistencia con el titular de la marca idéntica o similar en otro país de la subregión”.

En primer lugar el supuesto contemplado por el memorialista no forma parte de la realidad procesal del caso controvertido. En segundo lugar, la ineficacia de una norma jurídica no puede establecerse sobre la base de su casi imposibilidad de utilización que de ella predica la par-te actora en la página 36 de su solicitud de aclaración. Para el Tribunal la existencia del tercer párrafo del artículo 107 y su “ratio legis” reside precisamente en la necesidad de proteger a productores y consumidores del uso simultáneo de dos marcas, por el riesgo de confusión que ello implica.

No hay tampoco en este punto razón para acceder a la aclaración de la sentencia. Con fundamento en las anteriores observaciones, El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, deja absuelta las solicitudes de la República de Venezuela sobre aclaración, enmienda y ampliación de su sentencia de 20 de junio de 1997, dictada en el caso 2-AI-96.

Notifíquese a las partes mediante copia certificada y sellada de esta providencia. Remítase copia certificada de la misma a la Secretaría General de la Comunidad Andina para fines de su publicación. Juan José Calle y Calle PRESIDENTE Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Patricio Bueno Martínez GACETA OFICIAL 03/09/97 MAGISTRADO Roberto Salazar Manrique MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i. La aclaración, enmienda y ampliación de la sentencia que antecede fue aprobada por mayoría según el artículo 23 del Reglamento Interno del Tribunal, en sesión de fecha 13 de agosto de 1997.

CERTIFICO. EL SECRETARIO a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La aclaración, enmienda y ampliación de la sentencia que antecede, es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i. 25.28 GACETA OFICIAL 03/09/97 26.28 GACETA OFICIAL 03/09/97 27.28 GACETA OFICIAL 03/09/97 28.28 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 221-2222 - Casilla 18-1177 - Lima 18Perú