PROCESO 30-IP-2000 Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente Interno Nº 5231, Actor: SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION. Marca: AMOXIFARMA.

Magistrado Ponente: JUAN JOSÉ CALLE Y CALLE EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en la ciudad de Quito, a los dos días del mes de junio del año dos mil. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, presentada por el doctor Juan Alberto Polo Figueroa, Consejero de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, en el Expediente Interno Nº 5231 contra autoridades nacionales.

Actora: Sociedad SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION. En el proceso instaurado por la Sociedad SMITHKLINE BEECHMAN CORPORATION, a través de apoderado, se pretende obtener en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, la anulación de los siguientes actos administrativos expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio: “a) De la resolución 21796 de 30 de mayo de 1994, mediante la cual el Superintendente de Industria y Comercio declaró fundada la oposición presentada por la Sociedad BEECHAM INC., y concedió el registro de la marca AMOXIFARMA, para distinguir productos de la clase 5a del decreto 755 de 1972, a favor de la Sociedad LABORATORIOS FARMACÉUTICOS JAFF LIMITADA;

“b) De la Resolución 010560 de fecha 28 de abril de 1997, a través de la cual se resuelve en forma negativa el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 21796 de 30 de mayo de 1994, confirmándola; y, “c) Que se declare nula la resolución 1053 del 15 de mayo de 1998, por la cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto contra la resolución 21796 de 30 de mayo de 1994, confirmándola en todas sus partes”.

HECHOS DE LA DEMANDA “La sociedad BEECHAM INC., con fechas 16 de junio de 1977 y 23 de marzo de 1990, registró la marca AMOXIL, para amparar productos farmacéuticos comprendidos en la clase 5a. “La sociedad LABORATORIOS FARMACÉUTICOS JAFF LTDA., con fecha 11 de octubre de 1983, radicó la solicitud 226.527 mediante la cual solicitó el registro de la marca AMOXIFARMA para amparar, entre otros, productos farmacéuticos de la clase 5a del decreto 755 de 1972, solicitud que fue admitida mediante providencia del 29 de mayo de 1986 y se ordenó su publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial.

“La sociedad BEECHAM INC., con fecha 11 de diciembre de 1986, se opuso a la solicitud de registro de AMOXIFARMA, la que fue admitida en providencia de 6 de abril de 1987. “La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, haciendo caso omiso a su obligación de evitar el registro de marcas que sean confundibles con las ya registradas y desatendiendo la oposición presentada, concedió el registro de la marca AMOXIFARMA.

Contra esta decisión se interpusieron los recursos de reposición y de apelación, los que fueron resueltos desfavorablemente, por cuanto se confirmó la resolución que concede el registro. “Con fecha 30 de septiembre de 1997 la Superintendencia concedió la renovación del registro AMOXAL, hasta el 16 de junio del 2007. “Con fecha 28 de febrero de 1994, la Superintendencia de Industria y Comercio ordenó la inscripción del traspaso que en favor de SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION hizo BEECHAM INC. del registro de AMOXIL.

“Con fecha 5 de abril de 1995 la Superintendencia expidió la resolución 7417 concediendo la renovación del registro 132103 para AMOXIL hasta el 23 de marzo del 2005.

FUNDAMENTOS DE DERECHO “En los fundamentos de derecho manifiesta la actora que se violaron las siguientes normas de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por las siguientes razones: “a) El artículo 81, porque conforme a éste, para poder registrar como marca un signo debe ser distintivo, lo que significa que tiene la capacidad de diferenciar los productos o servicios de un comerciante de los de otro.

“En el presente caso el signo AMOXIFARMA no presenta la suficiente diferencia frente a AMOXAL y AMOXIL, independientemente considerados. AMOXIFARMA reproduce casi en su integridad los otros signos previamente protegidos, por lo que hace imposible para el consumidor medio diferenciar un signo del otro por cuanto existe confusión. “b) El literal a) del artículo 83 de la Decisión, porque esta norma prohibe el registro de marca para signos que sean similarmente confundibles con signos que se encuentren previamente protegidos para distinguir los mismos productos o productos que produzcan confusión. “AMOXIFARMA frente a las marcas AMOXAL y AMOXIL configura la prohibición contenida en esta norma, por cuanto son similarmente confundibles, además, los productos amparados con una y otra marca son los mismos, esto es, productos farmacéuticos.

“La sociedad actora posee mejores derechos sobre las marcas AMOXAL y AMOXIL, por cuanto fueron registradas con anterioridad a la marca AMOXIFARMA. “El riesgo de confusión entre los signos confrontados es evidente, por cuanto AMOXIFARMA reproduce casi en su totalidad cualquiera de las marcas previamente protegidas, lo que hace casi imposible distinguir la una de la otra”.

LAS RESOLUCIONES IMPUGNADAS La Resolución 21796 de 30 de mayo de 1994, se refiere a los argumentos del opositor a la marca que sostiene que es titular de la marca AMOXAL y que la marca cuyo registro se solicita es confundible con la previamente registrada por el opositor al existir entre ambas similitud gráfica, fonética y literal y que la coexistencia de ambas en el mercado induciría al consumidor a error al distinguir productos de igual clase.

En el numeral 2º de la resolución expresa: “Que el estudio de confundibilidad implica comparar las marcas en su conjunto, evitando el fraccionamiento de los signos que se comparan o el examinarlos en sus detalles. En opinión de este despacho, entre la expresión AMOXIFARMA que se pretende registrar y la marca AMOXAL en que se basa la oposición formulada por la sociedad BEECHAM INC., NO existen semejanzas que puedan inducir al consumidor a error y, por consiguiente, ambas marcas pueden coexistir en el mercado SIN generar confusión en el público.

En consecuencia, la marca objeto de la solicitud NO está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y en ninguna otra de las establecidas en las normas vigentes”. La resolución 1053 del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de fecha 15 de mayo de 1998 que confirma la resolución 21796 sostiene, citando al Tribunal Andino en el Proceso 09-IP-94, que: “La relación entre la aproximación de los signos y de los productos o servicios, como punto de partida para el examen comparativo de dos marcas, como antecedente en la determinación del riesgo de confusión, ha llevado a los tratadistas a distinguir dos clases de confusión: la directa y la indirecta.

Por la confusión directa se induce al comprador a que adquiera un producto determinado, creyendo que está comprando otro. En este caso la identidad se produce en los signos y la naturaleza misma de los productos. (Jorge Otamendi, Derecho de Marcas, página 144). (G.O. Nº 180 del 10 de mayo de 1995)”. ( ) “La administración considera que entre la expresión AMOXAL y la expresión AMOXIFARMA, no existe el riesgo de confusión alegado por el recurrente, ya que una vez realizado el estudio de confundibilidad, y teniendo en cuenta la impresión en conjunto que despiertan, sin necesidad de fraccionar los signos confrontados, no presentan semejanzas que dificulten su identificación, ya que son lo suficientemente distintivas, como para coexistir en el mercado sin necesidad de inducir al consumidor a error”.

CONTESTACIÓN A LA DEMANDA POR PARTE DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO En el libelo de contestación a la demanda se expresa que: “de conformidad con las atribuciones legales otorgadas a la Oficina Nacional Competente (Superintendencia de Industria y Comercio), especialmente de las concedidas por el Decreto Ley Nº 2153 de 1992 y la Decisión 344 antes referida, el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió legal y válidamente la resolución Nº 21796 del 30 de mayo de 1994 declarando infundada la observación presentada por la Sociedad Beecham Inc., con domicilio en Pennsilvania, Estados Unidos, y en su lugar, concediendo el registro de la marca “AMOXIFARMA”, para distinguir todos los productos comprendidos en la clase 5 de la clasificación internacional, a favor de la Sociedad Laboratorios Farmacéuticos Jaff Ltda., con domicilio en Santafé de Bogotá D.C.”.

Afirma que en lo atinente a la presunta violación del literal d) del artículo 83 de la Decisión 344 aludida por la parte demandante, es de manifestar que no tiene vocación de prosperar habida cuenta que la marca AMOXIFARMA es novedosa, suficientemente distintiva y susceptible de representación gráfica como lo prevé el artículo 81 de la misma Decisión.

CONSIDERANDO: I. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Que este Tribunal es competente para interpretar, por la vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional y las aplique dentro de un proceso interno como es el caso del Consejo de Estado de la República de Colombia, alto organo de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, sección primera de la República de Colombia.

II. NORMAS A INTERPRETARSE Las normas cuya interpretación se ha solicitado son las siguientes: DECISIÓN 344 “Artículo 81.-Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

“Artículo 83.-Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

Transcritas las anteriores disposiciones el Tribunal pasa a desarrollar las siguientes materias: a) Los requisitos para el registro de marcas; b) La irregistrabilidad de signos idénticos o semejantes; c) La confundibilidad de las marcas; y, d) Las marcas farmacéuticas III. LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS Según el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, para que un signo pueda ser considerado registrable como marca, es necesario que reúna tres requisito intrínsecos: perceptibilidad, dintintividad y susceptibilidad de representación gráfica.

Cabe advertir que por el hecho de reunir un signo esos requisitos no queda asegurado su registro, ya que podría encuadrar en alguna de las causales de irregistrabilidad que la norma comunitaria establece en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. IV LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS IDÉNTICOS O SEMEJANTES En el presente caso se ha planteado ante el Juez Nacional el conflicto de la denegación de la marca AMOXIFARMA (solicitada) frente a las marcas AMOXAL y AMOXIL bajo la consideración de que entre ellas existe semejanzas ortográfica y fonética que inducen al público consumidor a error invocando la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 que prohibe el registro de signos que: “sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca puede inducir al público a error”.

Esta norma comunitaria tiene como fin proteger al consumidor, ante la presencia de dos signos que siendo idénticos o semejantes amparen los mismos productos o servicios y que en la comercialización o adquisición puedan inducirle a confusión o error, al creer el consumidor que con la misma marca está adquiriendo un producto del mismo empresario o que el producto de marca similar tiene también el mismo origen o fuente empresarial.

El error en el producto mismo y el error del origen empresarial del producto es lo que trata de evitar la norma contenida en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344. El Tribunal ha expresado en el Proceso 2-IP-94 (G.O. Nº 160 de 21 de julio de 1994), lo siguiente: “La confusión entendida como la acción de confundir en el sentido de tomar una cosa por otra, presenta diversos grados que van desde la identidad de dos marcas hasta la similitud caracterizada por la semejanza entre ellas.

De esta figura se predica que la marca que se proyecte registrar no debe confundirse con la debidamente inscrita que goza de la protección legal del registro y del derecho de su titular a utilizarla en forma exclusiva”. V. LA CONFUNDIBILIDAD DE LAS MARCAS El artículo 83 literal a) estipula que no podrán registrarse como marca los signos que sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, se trata del tema de la confundibilidad que puede producirse por la identidad entre los signos, es decir, que la denominación a registrarse tiene una estructura y contenido similar a la ya registrada, lo que genera de plano su irregistrabilidad.

De otro lado, se encuentra la similitud entre las marcas, lo que no ha sido precisado por el legislador comunitario y al no estar determinado lo que debe entenderse por similitud o semejanza corresponde al funcionario de la Oficina Nacional Competente o al Juez medir el contenido y alcance de la expresión similitud. Con relación a los signos AMOXIFARMA por una parte y AMOXAL y AMORIL por la otra, será necesario establecer si puede generar en el público consumidor una confusión o error respecto de los productos para los que se pretende el registro.

En el presente caso, la administración considera que entre ambas expresiones no existe el riesgo de confusión alegado por el recurrente, ya que realizado el estudio de confundibilidad se encuentra que los signos confrontados no presentan semejanzas que dificulten su identificación, por lo que pueden coexistir en el mercado sin necesidad de inducir al público a error.

VI. LAS MARCAS FARMACÉUTICAS El cotejo entre marcas farmacéuticas presenta aspectos especiales a los que el Tribunal se ha referido en el Proceso 13-IP-97 (G.O. Nº 329 del 9 de marzo de 1998), en los siguientes términos: “En las marcas farmacéuticas especialmente, se utilizan elementos o palabras de uso común o generalizado que no deben entrar en la comparación, lo que supone una excepción al principio anteriormente señalado, que el examen comparativo ha de realizarse atendiendo a una simple visión de los signos enfrentados, donde la estructura prevalezca sobre los componentes parciales.

“Si las denominaciones enfrentadas tienen algún elemento genérico común a las mismas “este elemento no debe ser tenido en cuenta en el momento de realizarse la comparación” (Jesús Gómez Montero, “Revista General de Derecho”, Valencia - España, Octubre - Noviembre 1993, pág. 10389). ( ) “La doctrina española ha sostenido criterios diferentes respecto al riesgo de confusión entre marcas que protegen productos farmacéuticos.

Una parte de la doctrina estima que la posibilidad de confusión es menor, pues la venta o expendio de los productos farmacéuticos lo hacen personas con conocimientos técnicos, a base de recetas extendidas por profesionales. “Otra corriente doctrinal y jurisprudencial es más estricta en cuanto a la convivencia marcaria y estima que debe extremarse el rigor comparativo porque en relación con los medicamentos está en juego o en incidencia la salud pública a la que hay que protegerla y ampararla.

“Un tercer criterio jurisprudencial es que en las marcas farmacéuticas debe utilizarse los mismos criterios de comparación que en otro tipo de marcas, con independencia de los productos que distinguen, restándole importancia al hecho de que se expendan mediante receta médica pues esta circunstancia no agrava ni reduce la semejanza que podría darse entre las dos marcas enfrentadas.

“El Tribunal Supremo en sentencia de mayo de 1986 bajo la influencia de la primera corriente, aceptó el registro de las marcas LAXATIN y LEXICAN, en donde se expresó que: “El eventual riesgo de error o confusión entre los consumidores de estos productos se contrarresta por la cualificación técnica y profesional de quienes lo dispensan y expenden” (Obra citada, pág. 10392).

“En el otro lado se declararon incompatibles las marcas SENAFLOR y SANIFLER, HINEX e INEX, NIDEX, ZYPLAST y CIAPLAST, FIAPLAST y DIPLAS con la argumentación de que: “La dispensión rápida que pudiera seguirse de una equivocación en su adquisición pudiera entrañar graves consecuencias afectantes a la salud” (Obra citada, pág. 10393). “En sentencia del Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección Tercera, de 1993 el Tribunal Supremo español expresó: “Si bien ambas marcas, así la “Mecloderm” (de cuyo registro se trata), como la “Decoderm” (oponente) tienen en común el sufijo “Derm”, este vocablo es de naturaleza genérica y, por ello, no apropiable como marca, en cuanto procede de la palabra griega “epidermis” (piel) y con esta significación se vulgarizó en el idioma castellano al objeto de designar tanto enfermedades de la piel como productos para su tratamiento; sentado lo precedente, la comparación entre marcas enfrentadas se ha de efectuar, pues, en función de sus respectivos prefijos “Meclo” y “Deco”, cuyas diferencias así fonéticas como gráficas excluyen una razonable posibilidad de error o confusión en el mercado, máxime cuando en el aspecto evocativo, mientras “Deco” se relaciona con adorno, “Meclo” carece de referencia que, al menos en el idioma castellano, recuerde otra significación, mereciendo, por ello, el calificativo de fantasía ” (Revista de Derecho General”, pág. 3945).

Este Tribunal se inclina por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aun medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno. Por las consideraciones que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: 1.

Un signo para que pueda registrarse como marca, debe reunir no sólo los requisitos esenciales de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, sino que además no debe hallarse incurso en ninguna de las causales de registrabilidad a que se refieren los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. 2. Cuando se pretenda registrar una marca que sea confundible con otra registrada por un tercero para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al publico a error, el registro debe ser negado en los términos del artículo 83 literal a) de la Decisión 344, correspondiéndole al juez nacional competente, determinar al efecto si existe o no el riesgo de confusión. 3.

En el caso de signos referidos a productos farmacéuticos el análisis comparativo deberá ser más exigente, pues la naturaleza de tales productos frente al público al que van destinados pueden ocasionar daños por efectos de la confusión. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación de este Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación al dictar sentencia en el Expediente Interno Nº 5231.

Notifíquese la presente sentencia al nombrado Consejo de Estado de la República de Colombia, mediante copia certificada y sellada y remítase igualmente copia a la Secretaría de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial. Luis Henrique Farías Mata PRESIDENTE Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Dr. Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO