Año XVI - Número 578 Lima, 27 de junio del 2000 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 14-AI-2000.- Acción de Incumplimiento incoada por la Secretaría General de la Comunidad Andina contra la República de Venezuela, por supuesto incumplimiento del artículo 4º del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Decisión 328 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y las Resoluciones 431 de la Junta del Acuerdo de Cartagena y 295 de la Secretaría General de la Comunidad Andina Proceso 32-IP-2000.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 83 literal a) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Proceso Interno No. 5367. Actor: IC INGENIEROS CONSULTORES LTDA. Marca: “IC INGENIEROS CONSULTORES” (etiqueta) Proceso 30-IP-2000.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Expediente Interno No. 5231. Actor: SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION. Marca: AMOXIFARMA Proceso 35-IP-2000.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 literales a) d) y h), 83 literales a) y d) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito de la República del Ecuador, en el Expediente Interno Nº 2408-WM.

Promovido por la Empresa CENTRAL IMPULSORA S.A. DE C.V. Marca: BIMBO Proceso 38-IP-2000.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 83 literales a), b), d) y e), 102, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y 5º del Tratado de Creación del Tribunal, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Marca: “FRITTY”. Expediente Interno Nº 5412 ACCIÓN DE INCUMPLIMIENTO 14-AI-2000 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- Quito, a los cinco días del mes de mayo del año dos mil. En la acción incoada por la Secretaría General de la Comunidad Andina contra la República de Venezuela, por supuesto incumplimiento del artículo 4º del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Decisión 328 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y las Resoluciones 431 de la Junta del Acuerdo de Cartagena y 295 de la Secretaría General de la Comunidad Andina.

VISTOS: Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL La demanda presentada por la Secretaría General de la Comunidad Andina el 09 de febrero del año en curso, contenida en el documento SG-C/2.3/148/1999, fechado 08 de los mismos mes y año; El auto del Tribunal de fecha 18 de febrero del año en curso, a través del cual se admite la demanda a trámite y se ordena la notificación a la demandada;

La resolución interna DM/No. 114, de fecha 22 de febrero del año en curso, emitida por el Ministro de la Producción y el Comercio de la República Bolivariana de Venezuela; La contestación de la demanda presentada por la República de Venezuela el 09 de marzo del corriente año, contenida en el documento numerado 1061, fechado 03 de los mismos mes y año;

El escrito de la Secretaría General SG-C/2.1/ 0578/2000, fechado 24 de abril del año en curso, y recibido en este Tribunal, vía fax, el día 26, y, mediante courier, el 28, de los mismos mes y año; y, Lo previsto en el artículo 33 del Reglamento Interno del Tribunal,

CONSIDERANDO

Que, en el libelo de la demanda intentada por la Secretaría General, se señala que el objeto de la misma “consiste en el incumplimiento, por parte del Gobierno de Venezuela, al aplicar a las importaciones de cítricos provenientes de los demás Países Miembros de la Comunidad Andina el Decreto AG-379 de 1960 expedido por las autoridades de dicho país ” (folio 04), contraviniendo con dicha conducta normas específicas del ordenamiento jurídico comunitario andino;

Que, según afirma la demandada, República de Venezuela, en su escrito de contestación a la demanda, “ una vez que la Secretaría General procedió a cancelar la inscripción de la Resolución en el Registro Subregional, el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, voluntariamente acató lo dispuesto por al Secretaría General, y en consecuencia, procedió a derogar la Resolución AG-379 del Ministerio de Agricultura y Cría, de fecha 12 de 27/06/2000 2.28 diciembre de 1960, mediante Resolución del Ministerio de la Producción y el Comercio DM/ Nº 114, de fecha 22 de febrero de 2000, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 36.898 de fecha 23 de febrero del 2000 [folios 76 al 77]”.

(Bastardillas del original. Folio 73); Que, en efecto, entre los considerando de la referida resolución DM/Nº 114, se encuentran los siguientes: “Por cuanto la Secretaría General de la Comunidad Andina mediante la Resolución Nº 260 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 436 de fecha 26 de julio de 1999, resolvió ‘cancelar la inscripción del Decreto AG-379 del 12-12-1960, en el Registro de Normas Sanitarias Subregionales adoptadas por el Gobierno de Venezuela.

“Por cuanto de conformidad con el artículo 1º del Tratado del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, las Resoluciones de la Secretaría General forman parte del ordenamiento jurídico subregional y por ende de Venezuela. “( )”. Que, y más aun, la Secretaría General mediante la comunicación fechada 24 de abril del año en curso, informa al Tribunal, con base en la ya referida resolución interna venezolana, que “Venezuela estaría dando cumplimiento a lo dipuesto por esta Secretaría General, mediante las Resoluciones 260 y 295, la primera que desincorporó la Resolución AG-379 al Registro Subregional de Normas Sanitarias por considerarla contraria al derecho comunitario, y la segunda que contiene el Dictamen 041-99 de Incumplimiento”.

Por tanto, solicita al Tribunal, “se sirva tramitar, si considera que ha cesado el incumplimiento demandado, la terminación anticipada del presente proceso”; Que, conforme al criterio del Tribunal, la derogatoria de la resolución AG-379 del Ministerio de Agricultura y Cría, de fecha 12 de diciembre de 1960, deja sin objeto, la demanda incoada, y, por tanto, el proceso instaurado ante este Órgano Jurisdiccional Andino, derogatoria acorde con el interés comunitario, DECIDE GACETA OFICIAL 27/06/2000 Dar por concluido el presente juicio, y ordena el archivo del expediente.

Remítase copia certificada del presente auto a la Secretaría General de la Comunidad Andina para los fines de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

NOTIFÍQUESE y

COMUNÍQUESE. El Presidente, Luis Henrique Farías Mata 3.28 Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- El auto que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Dr. Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO PROCESO 32-IP-2000 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literal a) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Proceso Interno No. 5367. Actor: IC INGENIEROS CONSULTORES LTDA. Marca: “IC INGENIEROS CONSULTORES” (etiqueta). Magistrado Ponente: Gualberto Dávalos García EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los diez días del mes de mayo del dos mil, en la solicitud de interpretación prejudicial formulada por el Magistrado Juan Alberto Polo Figueroa, en oficio 595 de marzo 27 del 2000, recibido en el Tribunal el 31 de marzo del 2000.

V I S T O S: La consulta se tramita con observancia de lo dispuesto en el artículo 61 del Estatuto del Tribunal y que por ello previamente fue admitida a trámite. 1.

ANTECEDENTES. 1.1 Partes La parte demandante es la sociedad IC INGENIEROS CONSTRUCTORES LTDA. y la demandada, la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. 1.2 Síntesis de la demanda. Se presenta la demanda en acción de nulidad y restablecimiento de derecho, contra las Resoluciones Nº 003918 de 13 de febrero de 1997, expedida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio que declaró fundada la oposición presentada por IC Prefabricados S.A. y se negó el registro de la marca IC, INGENIEROS CONSULTORES (mixta), en la clase 42; de la Resolución 22254 de 27 de agosto de 1997 confirmatoria de la anterior y de la Resolución 3181 de 4 de septiembre de 1998 dictada por el Superintendente delegado de la Propiedad Industrial con la cual se confirmaron las resoluciones anteriores y se declaró agotada la vía administrativa.

Fundamenta su acción, en que el 6 de abril de 1988 solicitó el registro de la marca en conflicto, para productos de la clase 42; el 31 de julio de 1990 se publica el extracto de GACETA OFICIAL dicha marca en la Gaceta de Propiedad Industrial, y el 13 de septiembre del mismo año la sociedad IC PREFABRICADOS S.A. presenta su oposición fundamentándose en su nombre comercial IC PREFABRICADOS S.A., señalando que existe identidad entre los signos enfrentados, y que el nombre comercial lo ha usado antes que se presentara la solicitud del registro de la marca.

Las sociedades INDUSTRIAL DE CONSTRUCCIONES S.A. e INDUSTRIAS Y CRÉDITOS S.A. presentan conjuntamente oposición al considerar que ambas sociedades utilizan en sus enseñas comerciales la sigla IC; señala que existe riesgo de confusión y que los servicios protegidos por las marcas son idénticos, clase 42. Como fundamentos de derecho la actora anota que se ha violado al artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, porque al aceptar la oposición “ignoraron que la marca solicitada IC INGENIEROS CONSULTORES (MIXTA) fue solicitada el día 6 de abril de 1988, es decir dos años antes de la marca base del rechazo, la cual fue solicitada el día 13 de septiembre de 1990, como consta en el expediente ” (resaltado del original), por esto considera que tiene mejor derecho sobre la sigla “IC”, además indica que su marca cumple con todos los requisitos, es decir perceptibilidad, susceptibilidad de representación gráfica y distintividad “por cuanto: i) No constituye un signo genérico o descriptivo de los servicios que pretende distinguir; ii) Fue solicitada primero en el tiempo que la marca base del rechazo; iii) No es semejantemente confundible con algún otro signo anteriormente registrado, y iv) Posee elementos característicos que le hacen una marca novedosa”.

Además existe violación del artículo 83 literal a), ya que esta causal de irregistrabilidad procede en caso de pretender registrar un signo idéntico o similar a una marca anteriormente solicitada o registrada que produzca confusión en el consumidor y que esta marca ampare productos relacionados. Anota que presentó la solicitud de marca el 6 de abril de 1988 mientras que la marca opositora fue presentada el 13 de septiembre de 1990 y que la administración decide primero el trámite de la marca opositora “Además, ni la división de Signos Distintivos, ni la Superintendencia se dieron cuenta que la sociedad INDUSTRIAL DE 27/06/2000 4.28 CONSTRUCCIONES S.A., titular de la marca IC INDUSTRIAL DE CONSTRUCCIONES S.A. (mixta), presentó la solicitud de registro de esta marca el MISMO DÍA EN QUE PRESENTÓ LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA DE MI REPRESENTADA.” (Resaltado del original).

Expresa finalmente que la administración ha violado al artículo 95 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, porque no decidió la totalidad de observaciones presentadas, ni sobre la totalidad de documentos y fundamentos presentados, las sociedades opositoras no aportaron pruebas suficientes sobre el uso de sus enseñas comerciales con la sigla IC con lo cual se ha violado el artículo antes mencionado. 1.3 Contestación de la demanda.

La Superintendencia de Industria y Comercio, al contestar la demanda solicita no tener en cuenta las pretensiones de la demandante y fundamenta su contestación en la legalidad de los actos administrativos ya que se “concluye en forma clara y precisa que la Superintendencia de Industria y Comercio como Oficina Nacional Competente se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa”, que las argumentaciones de la administración son acertadas y válidas al afirmarse que “ente (sic) la expresión que se pretende registrar IC INGENIEROS CONSULTORES y la marca en que se basan las observaciones (sic) IC INDUSTRIAL DE CONSTRUCCIONES S.A., además de que distingue servicios que se relacionan entre sí, existen (sic) semejanzas que pueden inducir al público a confusión por consiguiente (sic), estas marcas no pueden coexistir en el mercado ”.

Las sociedades INDUSTRIAL DE CONSTRUCCIONES S.A. e INDUSTRIAS Y CRÉDITOS manifiestan que pese a aceptar que los actos administrativos deben anularse “por haberse trastocado el nombre del titular de la marca registrada bajo el certificado No. 158.092 en razón de la identidad confundiblemente semejante de los signos IC INGENIEROS CONSULTORES LTDA. IC PREFABRICADOS LTDA., IC INDUSTRIAL DE CONSTRUC- GACETA OFICIAL CIONES S.A. e IC INDUSTRIAS Y CRÉDITO S.A.” (FOLIO 65) pero no se puede aceptar que se ordene conceder el registro de la marca IC INGENIEROS CONSULTORES (mixta) para distinguir servicios de desarrollo de proyectos de consultoría en el área de ingeniería civil, eléctrica, mecánica, etc. porque al hacerlo se violaría al art. 83 literal a) de la Decisión 344.

Como fundamento señalan que sí se aportaron pruebas; al haber quedado registrada la marca IC INDUSTRIAL DE CONSTRUCCIONES S.A. (mixta) desde el 4 de noviembre de 1993, estando aún en trámite las observaciones. Este hecho bastaba para que exista la causal de irregistrabilidad y que las actividades de sus poderdantes son idénticas y se agrupan dentro de la clase 42, anotando que se aportó como prueba una factura donde consta la sigla IC desde el 17 de noviembre de 1971, así mismo consideran que existe riesgo de confusión entre los signos enfrentados.

Con respecto a las normas violadas señalan que en base al artículo 83 literal a) la administración negó el registro de la marca “Pero no por el antecedente de una marca anteriormente solicitada, sino por existir una marca registrada. Lo cual constituye una razón fundamental y prioritaria, por cuanto entre la simple expectativa del derecho y el derecho adquirido prevalece el derecho adquirido Por tal razón constitucional bajo ningún aspecto, se puede admitir como argumento, el que esgrime la actora en su demanda, sobre el hecho de haber sido solicitada la marca de su representada en 1988 y la del opositor posteriormente el 13 de septiembre de 1990, para invocar con ello la causal del literal a) del artículo 83.”(Folio 74-75).

Además considera que la norma no establece esta causal de irregistrabilidad. Con respecto al artículo 81 es la marca original la que reúne todos los requisitos, es decir la marca registrada. Termina reiterando que según el artículo 95, quien tiene derecho a oponerse a una solicitud de registro marcario es la División de Signos Distintivos y la Superintendencia Delegada para la Propiedad Industrial; los particulares sólo pueden intervenir en el momento de la publicación para hacer observaciones.

“En nuestro concepto, si al examinar la solicitud como es su deber, encuentra la 27/06/2000 5.28 Administración su propio informe que conlleva a una causal absoluta o relativa de irregistrabilidad de la marca, en los términos del artículo 95, esta División y si es del caso su superior inmediato, están ambos, obligados a rechazarla por esa sola razón sin que se vea en la necesidad de tener que previamente examinar la observación u observaciones que se hubiesen hecho ”, por lo que considera que la administración no violó el artículo 95. 1.4.

Resoluciones Impugnadas. Al respecto es conveniente realizar un breve resumen sobre la Resolución 3181 del 4 de septiembre de 1998, por la cual se resuelve una apelación confirmando la resolución expedida por el inferior y declara agotada la vía administrativa. En ella se afirma que el registro del nombre comercial no es requisito para su registro como marca, siendo el registro el que otorga los derechos sobre la marca, y señala: “Por lo tanto, se puede negar una solicitud de registro marcario con base en el nombre comercial idéntico, o similar a la marca solicitada para distinguir productos o servicios relacionados con las actividades del comerciante, siempre y cuando se demuestre un uso anterior a la solicitud de registro, pero lo que no se puede es argumentar el uso del nombre comercial para obtener un registro marcario ya que cuando nos encontramos frente al sistema atributivo ‘el primero en el tiempo primero en el derecho’”.

2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. La competencia del Tribunal para interpretar, por la vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, deriva de lo que dispone el artículo 32 del Tratado de su Creación.

3. NORMAS OBJETO DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL. De conformidad con la solicitud presentada por el consultante, el Tribunal procede a interpretar GACETA OFICIAL los artículos 81, 83 literal a) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 3.1. Artículo 81. “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. 27/06/2000 4.

CONSIDERACIONES. Los aspectos a los cuales se referirá el Tribunal en esta interpretación, dicen relación con los requisitos para el registro de las marcas, irregistrabilidad de las marcas y término para presentar observaciones. 4.1. Los requisitos para el registro de marca. Del texto del artículo 81 de la Decisión 344, se destaca que marca es todo signo que sea perceptible y que sea capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios (como es en el presente caso) comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

Esta es la función principal de una marca, con lo cual se logra proteger no sólo a sus dueños sino además a los consumidores creando de esta manera “la base de un acuerdo tácito de lealtad comercial entre industriales o comerciantes y consumidores”1. Esta lealtad permite que el consumidor tenga una garantía de que el producto o servicio que adquiere es realmente el deseado y al comerciante le permite distinguirse de sus competidores y afirmar en el mercado sus productos o servicios.

“Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. 3.2. Artículo 83. “Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;” 3.3.

Esto nos permite coincidir con Larraguibel Zavala, quien afirma: “La marca ha llegado a tener una importancia tan grande que el comercio no podría efectuarse sin su auxilio. La desaparición de las marcas implicaría hoy en día una paralización casi total del comercio y de la industria” 2. Artículo 95. “Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos, de estimarlo conveniente.

“Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada.” 6.28 Para que un signo pueda ser registrado como marca, la norma comunitaria contempla varios requisitos que constan en el mismo texto de la norma antes referida, así: “sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica”. 1 2 Ledesma Julio C. citado por Daniel Zuccherino en Marcas y Patentes en el Gatt, pág.: 80.

Ed. AbeledoPerrot, 1997. Derecho de autor y propiedad industrial. Santiago Larraguibel Zavala, pág.: 95. Ed. Jurídica de Chile, 1979. GACETA OFICIAL 27/06/2000 Que un signo sea perceptible, implica que pueda ser captado por cualquiera de los sentidos, constituyéndose este requisito en la única manera que el público en general conozca a la marca y, es éste elemento el que permite que el signo se concrete en algo material apreciable por los sentidos, como lo ha dicho este Tribunal: gement, Bogotá, pág. 77), por lo que este requisito hace relación a la materialización o factibilidad externa para el registro, esto es la publicación y el archivo” 5. 4.2.

Dentro del artículo 83, se busca proteger derechos de terceros para evitar que otras personas no obtengan beneficios aprovechándose del prestigio, del trabajo o de la fama o de la publicidad que ha invertido el tercero, en comercializar su nombre comercial, marca o aún el que ha presentado la solicitud de registro, es así que podemos ver que el literal a) del artículo antes anotado manifiesta que no se podrá otorgar registro a los signos que: El segundo elemento exigido por la norma comunitaria es la distintividad, que como se señala en párrafos anteriores, la función distintiva es la principal, ya que es a través de la marca que un servicio o producto puede distinguirse de otros similares de un competidor.

De esta forma, un signo que sea confundible con el nombre o las características del producto o del servicio no cumple con su función y por lo tanto no podría ser registrado como marca, “tampoco cumpliría el objetivo que persigue el titular de una marca cual es el de que su producto tenga en el mercado una individualización propia, de manera que al leer, ver o escuchar la marca pueda asociarla con el producto (o servicio) que desea adquirir el consumidor” 4.

“a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”. Finalmente el último requisito se refiere a que el signo sea susceptible de representación gráfica.

Es este requisito el que permite formarse una idea del signo, permite que el consumidor a través de los sentidos lo conozca, lo perciba, lo solicite. Además permite que otras personas, de ser el caso, presenten sus oposiciones al registro del mismo. Así este requisito: La norma del derecho comunitario busca proteger la marca registrada, negando el registro al signo que presente el riesgo de confusión para el público consumidor al comprar productos o servicios idénticos o similares.

Dentro del sistema atributivo adoptado por la Comunidad Andina, se hace necesario el registro del signo para obtener el uso exclusivo de la marca, como lo establece el artículo 102 de la Decisión 344 de la Comisión que dice: “es una ‘descripción que permite formarse una idea del signo, objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados’ (Marco Matías Alemán, “Marcas” Top Mana- 4 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 11-IP-98 del 3 de mayo de 1998.

Marca: PAVCO NÚCLEO CELULAR (Nominativa). Idem. Irregistrabilidad de las marcas. Los requisitos señalados anteriormente, no implican necesariamente que el signo pueda ser registrado como marca, sino que además es necesario que no incurra en ninguna de las prohibiciones de los artículos 82 y 83. “La concepción imaginativa del signo tiene que ser traducida en algo perceptible ya sea por palabras, gráficos, colores, etc., para que pueda ser apreciada por el consumidor” 3. 3 7.28 “En el régimen imperante en el derecho marcario andino, que se enmarca dentro del sistema atributivo, ese derecho inherente a la propiedad de la marca se ad- 5 Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 27-IP-95, Tomo V, Pág.:

90. GACETA OFICIAL 27/06/2000 quiere con el registro de la misma en debida forma” 6. configura un derecho de prelación. En principio, quien primero solicita una marca tiene mejor derecho a la misma que quien lo hace después” 8, en igual sentido se ha pronunciado Manuel Pachón.9 Pero además la norma comunitaria otorga también a la marca cuyo registro ha sido solicitado, tal como establece la norma en análisis “Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro” (Subrayado presente sentencia); es cierto que la solicitud de registro de una marca constituye una mera expectativa, es decir la esperanza de obtener algo si ocurre un suceso o una eventualidad que en caso del régimen industrial comunitario es el registro, y no un derecho pero esta solicitud otorga al solicitante “el derecho a oponerse a una solicitud posterior sobre igual o semejante signo marcario ” y continúa la sentencia anotada: Finalmente es pertinente anotar que el principio de primero en el tiempo, primero en el derecho también se aplica para el caso que existan otros signos distintivos como puede ser un nombre comercial, el cual al probarse su uso anterior a la solicitud a través de cualquier medio reconocido por la legislación del país, le permite oponerse válidamente a una nueva solicitud de registro por parte de un tercero. En el nombre comercial como se ha reconocido en la norma comunitaria no es necesario el registro sino que basta que se pruebe el uso para que nazca el derecho.

“Sin la presencia de norma especial, el criterio doctrinal y la lógica jurídica nos llevan a precisar que en un conflicto entre dos marcas para el ingreso al registro prevalece la primeramente presentada, aplicando el principio ‘primero en el tiempo, primero en el derecho’ Es institución de derecho universal, que la prevalencia o prioridad, se halla establecida o fijada en la primera solicitud o acto administrativo que se presente o se ejecute, el que cobra validez frente a los demás”7.

Queda en manos del juez nacional competente, el establecer quien tiene el derecho preferente sobre el signo según las pruebas que se aporten dentro del proceso interno. 4.3. Término para presentar observaciones. La norma comunitaria señala el procedimiento que debe seguir una solicitud de registro para obtenerlo, es así que se presenta una solicitud cumpliendo los requisitos exigidos por el propio artículo 87, añadiendo los documentos habilitantes (artículo 88).

En caso de no cumplir con los mandatos señalados, la oficina nacional competente considerará a la solicitud como no admitida a trámite y no se asignará número a la misma. Es de esta manera que la primera solicitud es la que tiene derecho a ser registrada como marca y tiene derecho de prioridad ante cualquier otro registro que se presente con posterioridad salvo que el solicitante haya presentado la solicitud previamente en otro país miembro.

Para ratificar estos criterios citamos a Jorge Otamendi en su obra Derecho de Marcas, en la que expresa: “La solicitud en sí misma ha sido considerada un derecho en expectativa por nuestros tribunales. Sin embargo, la solicitud Esta solicitud se somete al trámite que va desde un examen de forma para determinar si se cumple con los requisitos del artículo 87 y si se han acompañado los documentos 8 9 6 7 Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo IV, Proceso 5-IP-94, Marca: “Benetton”, pág.: 44.

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo IV, Proceso 2-IP-95, Marca: “Laura”, pág.: 225. 8.28 Derecho de Marcas, Jorge Otamendi, Ed. Abeledo – Perrot. Segunda Edición. pág.: 130. 1995. Concordante con este criterio citamos a Manuel Pachón que manifiesta “Igualmente la solicitud de registro de marca confiere un derecho subjetivo frente al Estado, consistente en que si la marca cumple con los requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico, el Estado deberá otorgar el certificado de registro de la marca”, Régimen Andino de la Propiedad Industrial, pág.: 269.

GACETA OFICIAL 27/06/2000 9.28 del siguiente artículo, examen que efectúa la Oficina Nacional Competente dentro de los 15 días (artículo 90). En caso que la solicitud no cumpla con los formales requisitos exigidos en los artículos 87 y 88 se debe notificar al peticionario para que dentro de los treinta días que pueden prorrogarse a otros treinta, se subsanen los errores.

Una vez cumplidas las exigencias anteriores, la Oficina Nacional Competente ordena la solicitud se publique por una sola vez (artículo 92). “Conforme a lo dispuesto tanto en los artículos 95 y 96 de la Decisión 344, el examen de registrabilidad procede tanto cuando se presenten o no observaciones, y en el primer caso, la oficina nacional competente a la vez que analiza las observaciones realiza dicho examen, el que no sólo se concretará a las observaciones sino a otras situaciones y hechos que se presenten con relación al signo solicitado para registro”10.

Es en este momento que cualquier persona que tenga legítimo interés, ya sea por tener una marca idéntica o similar, o que haya solicitado primero el registro y que causan confusión en el público consumidor, pueda presentar observaciones a dicha solicitud de registro. Con fundamento en las consideraciones anteriores, Admitida a trámite la solicitud, se notifica al peticionario para que haga valer sus alegatos, es decir la parte fundamenta los motivos por los cuales presenta sus observaciones.

Primero: Una vez efectuado este trámite, la Oficina Nacional Competente decidirá sobre las observaciones, es decir si se aceptan o no las mismas y resolverá sobre la concesión o denegación del registro marcario lo cual lo hará mediante una Resolución debidamente motivada. Del texto del artículo 96, podemos ver que la Administración está obligada a efectuar el examen de registrabilidad, se hayan o no presentado observaciones, ya que como lo ha expresado este Tribunal: “No puede entenderse que el examen de fondo sólo se ha de practicar cuando no existan ‘observaciones’, ni que se haya de omitir en caso de existencia de estas, cuando el fin y el objetivo de la norma es que la autoridad administrativa la que, con examen de fondo, conceda o deniegue la marca.

“Con la presentación de observaciones y su aceptaciones o rechazo, no se significa que se exima al funcionario de su obligación de proceder al examen de los requisitos que debe reunir el signo según el artículo 81, y de verificar si no se encuentra incurso en las prohibiciones fijadas en los artículos 82 y

83. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: Un signo para poder ser registrado como marca debe ser perceptible, distintivo y susceptible de representación gráfica. Además no debe caer en ninguna de las prohibiciones de los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ya que de ser así el signo no podrá ser registrado como marca.

Segundo: No se puede registrar un signo que se encuentre incurso en las prohibiciones del artículo 83. En el literal a) del mismo artículo se señala que no podrá ser registrada como marca un signo que sea similar a una marca ya registrada o a un signo que se halle solicitado para registro. La solicitud de registro otorga a su titular una protección frente a posteriores solicitudes, es decir se otorga un derecho de prioridad al solicitante frente a otras solicitudes, con las excepciones contempladas en la legislación como el de haberse presentado la solicitud en primer lugar en otro país miembro.

Tercero: 10 La Administración debe efectuar un examen de fondo a la solicitud de Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Tomo V. Proceso 27-IP-95 del 25 de octubre de 1996. Marca: “EXCLUSIVA”, pág.:

96. GACETA OFICIAL 27/06/2000 registro siempre, cuando se han presentado observaciones o cuando no se lo ha hecho. Este es un paso previo indispensable y necesario para otorgar el registro de una marca. Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO El Consejo de Estado de la República de Colombia deberá adoptar la presente interpretación al dictar la sentencia dentro del proceso interno Nº 5367, de conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Notifíquese al Consejo de Estado de la República de Colombia, mediante copia certificada. Remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación oficial. 10.28 Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Luis Henrique Farías Mata PRESIDENTE Dr. Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO PROCESO 30-IP-2000 Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Expediente Interno Nº 5231, Actor: SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION. Marca: AMOXIFARMA. Magistrado Ponente: JUAN JOSÉ CALLE Y CALLE EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en la ciudad de Quito, a los dos días del mes de junio del año dos mil. acción de nulidad y restablecimiento del derecho, la anulación de los siguientes actos administrativos expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio: VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, presentada por el doctor Juan Alberto Polo Figueroa, Consejero de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, en el Expediente Interno Nº 5231 contra autoridades nacionales.

Actora: Sociedad SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION. En el proceso instaurado por la Sociedad SMITHKLINE BEECHMAN CORPORATION, a través de apoderado, se pretende obtener en la “a) De la resolución 21796 de 30 de mayo de 1994, mediante la cual el Superintendente de Industria y Comercio declaró fundada la oposición presentada por la Sociedad BEECHAM INC., y concedió el registro de la marca AMOXIFARMA, para distinguir productos de la clase 5a del decreto 755 de 1972, a favor de la Sociedad LABORATORIOS FARMACÉUTICOS JAFF LIMITADA;

“b) De la Resolución 010560 de fecha 28 de abril de 1997, a través de la cual se resuelve en forma negativa el recurso de reposición interpuesto contra la Resolu- GACETA OFICIAL 27/06/2000 11.28 ción 21796 de 30 de mayo de 1994, confirmándola; y, RATION hizo BEECHAM INC. del registro de AMOXIL. “c) Que se declare nula la resolución 1053 del 15 de mayo de 1998, por la cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto contra la resolución 21796 de 30 de mayo de 1994, confirmándola en todas sus partes”.

“Con fecha 5 de abril de 1995 la Superintendencia expidió la resolución 7417 concediendo la renovación del registro 132103 para AMOXIL hasta el 23 de marzo del 2005.

HECHOS DE LA DEMANDA “La sociedad BEECHAM INC., con fechas 16 de junio de 1977 y 23 de marzo de 1990, registró la marca AMOXIL, para amparar productos farmacéuticos comprendidos en la clase 5a. “La sociedad LABORATORIOS FARMACÉUTICOS JAFF LTDA., con fecha 11 de octubre de 1983, radicó la solicitud 226.527 mediante la cual solicitó el registro de la marca AMOXIFARMA para amparar, entre otros, productos farmacéuticos de la clase 5a del decreto 755 de 1972, solicitud que fue admitida mediante providencia del 29 de mayo de 1986 y se ordenó su publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial.

“La sociedad BEECHAM INC., con fecha 11 de diciembre de 1986, se opuso a la solicitud de registro de AMOXIFARMA, la que fue admitida en providencia de 6 de abril de 1987. “La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, haciendo caso omiso a su obligación de evitar el registro de marcas que sean confundibles con las ya registradas y desatendiendo la oposición presentada, concedió el registro de la marca AMOXIFARMA.

Contra esta decisión se interpusieron los recursos de reposición y de apelación, los que fueron resueltos desfavorablemente, por cuanto se confirmó la resolución que concede el registro. “Con fecha 30 de septiembre de 1997 la Superintendencia concedió la renovación del registro AMOXAL, hasta el 16 de junio del 2007. “Con fecha 28 de febrero de 1994, la Superintendencia de Industria y Comercio ordenó la inscripción del traspaso que en favor de SMITHKLINE BEECHAM CORPO- FUNDAMENTOS DE DERECHO “En los fundamentos de derecho manifiesta la actora que se violaron las siguientes normas de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por las siguientes razones: “a) El artículo 81, porque conforme a éste, para poder registrar como marca un signo debe ser distintivo, lo que significa que tiene la capacidad de diferenciar los productos o servicios de un comerciante de los de otro.

“En el presente caso el signo AMOXIFARMA no presenta la suficiente diferencia frente a AMOXAL y AMOXIL, independientemente considerados. AMOXIFARMA reproduce casi en su integridad los otros signos previamente protegidos, por lo que hace imposible para el consumidor medio diferenciar un signo del otro por cuanto existe confusión. “b) El literal a) del artículo 83 de la Decisión, porque esta norma prohibe el registro de marca para signos que sean similarmente confundibles con signos que se encuentren previamente protegidos para distinguir los mismos productos o productos que produzcan confusión. “AMOXIFARMA frente a las marcas AMOXAL y AMOXIL configura la prohibición contenida en esta norma, por cuanto son similarmente confundibles, además, los productos amparados con una y otra marca son los mismos, esto es, productos farmacéuticos.

“La sociedad actora posee mejores derechos sobre las marcas AMOXAL y AMOXIL, por cuanto fueron registradas con anterioridad a la marca AMOXIFARMA. GACETA OFICIAL “El riesgo de confusión entre los signos confrontados es evidente, por cuanto AMOXIFARMA reproduce casi en su totalidad cualquiera de las marcas previamente protegidas, lo que hace casi imposible distinguir la una de la otra”.

LAS RESOLUCIONES IMPUGNADAS La Resolución 21796 de 30 de mayo de 1994, se refiere a los argumentos del opositor a la marca que sostiene que es titular de la marca AMOXAL y que la marca cuyo registro se solicita es confundible con la previamente registrada por el opositor al existir entre ambas similitud gráfica, fonética y literal y que la coexistencia de ambas en el mercado induciría al consumidor a error al distinguir productos de igual clase.

En el numeral 2º de la resolución expresa: “Que el estudio de confundibilidad implica comparar las marcas en su conjunto, evitando el fraccionamiento de los signos que se comparan o el examinarlos en sus detalles. En opinión de este despacho, entre la expresión AMOXIFARMA que se pretende registrar y la marca AMOXAL en que se basa la oposición formulada por la sociedad BEECHAM INC., NO existen semejanzas que puedan inducir al consumidor a error y, por consiguiente, ambas marcas pueden coexistir en el mercado SIN generar confusión en el público.

En consecuencia, la marca objeto de la solicitud NO está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y en ninguna otra de las establecidas en las normas vigentes”. La resolución 1053 del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de fecha 15 de mayo de 1998 que confirma la resolución 21796 sostiene, citando al Tribunal Andino en el Proceso 09-IP-94, que: “La relación entre la aproximación de los signos y de los productos o servicios, como punto de partida para el examen comparativo de dos marcas, como antecedente en la determinación del riesgo de confusión, ha llevado a los tratadistas a distinguir dos clases de confusión: la directa y la indirecta. 27/06/2000 12.28 Por la confusión directa se induce al comprador a que adquiera un producto determinado, creyendo que está comprando otro.

En este caso la identidad se produce en los signos y la naturaleza misma de los productos. (Jorge Otamendi, Derecho de Marcas, página 144). (G.O. Nº 180 del 10 de mayo de 1995)”. ( ) “La administración considera que entre la expresión AMOXAL y la expresión AMOXIFARMA, no existe el riesgo de confusión alegado por el recurrente, ya que una vez realizado el estudio de confundibilidad, y teniendo en cuenta la impresión en conjunto que despiertan, sin necesidad de fraccionar los signos confrontados, no presentan semejanzas que dificulten su identificación, ya que son lo suficientemente distintivas, como para coexistir en el mercado sin necesidad de inducir al consumidor a error”.

CONTESTACIÓN A LA DEMANDA POR PARTE DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO En el libelo de contestación a la demanda se expresa que: “de conformidad con las atribuciones legales otorgadas a la Oficina Nacional Competente (Superintendencia de Industria y Comercio), especialmente de las concedidas por el Decreto Ley Nº 2153 de 1992 y la Decisión 344 antes referida, el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió legal y válidamente la resolución Nº 21796 del 30 de mayo de 1994 declarando infundada la observación presentada por la Sociedad Beecham Inc., con domicilio en Pennsilvania, Estados Unidos, y en su lugar, concediendo el registro de la marca “AMOXIFARMA”, para distinguir todos los productos comprendidos en la clase 5 de la clasificación internacional, a favor de la Sociedad Laboratorios Farmacéuticos Jaff Ltda., con domicilio en Santafé de Bogotá D.C.”.

Afirma que en lo atinente a la presunta violación del literal d) del artículo 83 de la Decisión 344 aludida por la parte demandante, es de manifestar que no tiene vocación de prosperar habida cuenta que la marca AMOXIFARMA es GACETA OFICIAL novedosa, suficientemente distintiva y susceptible de representación gráfica como lo prevé el artículo 81 de la misma Decisión.

CONSIDERANDO: I. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Que este Tribunal es competente para interpretar, por la vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional y las aplique dentro de un proceso interno como es el caso del Consejo de Estado de la República de Colombia, alto organo de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, sección primera de la República de Colombia.

II. NORMAS A INTERPRETARSE Las normas cuya interpretación se ha solicitado son las siguientes: 27/06/2000 13.28 a) Los requisitos para el registro de marcas; b) La irregistrabilidad de signos idénticos o semejantes; c) La confundibilidad de las marcas; y, d) Las marcas farmacéuticas III. LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS Según el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, para que un signo pueda ser considerado registrable como marca, es necesario que reúna tres requisito intrínsecos: perceptibilidad, dintintividad y susceptibilidad de representación gráfica.

Cabe advertir que por el hecho de reunir un signo esos requisitos no queda asegurado su registro, ya que podría encuadrar en alguna de las causales de irregistrabilidad que la norma comunitaria establece en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. IV LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS IDÉNTICOS O SEMEJANTES DECISIÓN 344 “Artículo 81.-Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

“Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. “Artículo 83.-Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

Transcritas las anteriores disposiciones el Tribunal pasa a desarrollar las siguientes materias: En el presente caso se ha planteado ante el Juez Nacional el conflicto de la denegación de la marca AMOXIFARMA (solicitada) frente a las marcas AMOXAL y AMOXIL bajo la consideración de que entre ellas existe semejanzas ortográfica y fonética que inducen al público consumidor a error invocando la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 que prohibe el registro de signos que: “sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca puede inducir al público a error”.

Esta norma comunitaria tiene como fin proteger al consumidor, ante la presencia de dos signos que siendo idénticos o semejantes amparen los mismos productos o servicios y que en la comercialización o adquisición puedan inducirle a confusión o error, al creer el consumidor que con la misma marca está adquiriendo un producto del mismo empresario o que el producto de marca similar tiene también el mismo origen o fuente empresarial.

El error en el producto mismo y el error del origen empresa- GACETA OFICIAL rial del producto es lo que trata de evitar la norma contenida en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344. El Tribunal ha expresado en el Proceso 2-IP-94 (G.O. Nº 160 de 21 de julio de 1994), lo siguiente: “La confusión entendida como la acción de confundir en el sentido de tomar una cosa por otra, presenta diversos grados que van desde la identidad de dos marcas hasta la similitud caracterizada por la semejanza entre ellas.

De esta figura se predica que la marca que se proyecte registrar no debe confundirse con la debidamente inscrita que goza de la protección legal del registro y del derecho de su titular a utilizarla en forma exclusiva”. V. LA CONFUNDIBILIDAD DE LAS MARCAS El artículo 83 literal a) estipula que no podrán registrarse como marca los signos que sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, se trata del tema de la confundibilidad que puede producirse por la identidad entre los signos, es decir, que la denominación a registrarse tiene una estructura y contenido similar a la ya registrada, lo que genera de plano su irregistrabilidad.

De otro lado, se encuentra la similitud entre las marcas, lo que no ha sido precisado por el legislador comunitario y al no estar determinado lo que debe entenderse por similitud o semejanza corresponde al funcionario de la Oficina Nacional Competente o al Juez medir el contenido y alcance de la expresión similitud. 27/06/2000 14.28 VI.

LAS MARCAS FARMACÉUTICAS El cotejo entre marcas farmacéuticas presenta aspectos especiales a los que el Tribunal se ha referido en el Proceso 13-IP-97 (G.O. Nº 329 del 9 de marzo de 1998), en los siguientes términos: “En las marcas farmacéuticas especialmente, se utilizan elementos o palabras de uso común o generalizado que no deben entrar en la comparación, lo que supone una excepción al principio anteriormente señalado, que el examen comparativo ha de realizarse atendiendo a una simple visión de los signos enfrentados, donde la estructura prevalezca sobre los componentes parciales.

“Si las denominaciones enfrentadas tienen algún elemento genérico común a las mismas “este elemento no debe ser tenido en cuenta en el momento de realizarse la comparación” (Jesús Gómez Montero, “Revista General de Derecho”, Valencia - España, Octubre - Noviembre 1993, pág. 10389). ( ) “La doctrina española ha sostenido criterios diferentes respecto al riesgo de confusión entre marcas que protegen productos farmacéuticos.

Una parte de la doctrina estima que la posibilidad de confusión es menor, pues la venta o expendio de los productos farmacéuticos lo hacen personas con conocimientos técnicos, a base de recetas extendidas por profesionales. Con relación a los signos AMOXIFARMA por una parte y AMOXAL y AMORIL por la otra, será necesario establecer si puede generar en el público consumidor una confusión o error respecto de los productos para los que se pretende el registro.

“Otra corriente doctrinal y jurisprudencial es más estricta en cuanto a la convivencia marcaria y estima que debe extremarse el rigor comparativo porque en relación con los medicamentos está en juego o en incidencia la salud pública a la que hay que protegerla y ampararla. En el presente caso, la administración considera que entre ambas expresiones no existe el riesgo de confusión alegado por el recurrente, ya que realizado el estudio de confundibilidad se encuentra que los signos confrontados no presentan semejanzas que dificulten su identificación, por lo que pueden coexistir en el mercado sin necesidad de inducir al público a error.

“Un tercer criterio jurisprudencial es que en las marcas farmacéuticas debe utilizarse los mismos criterios de comparación que en otro tipo de marcas, con independencia de los productos que distinguen, restándole importancia al hecho de que se expendan mediante receta médica pues esta circunstancia no agrava ni reduce la semejanza que podría darse entre las dos marcas enfrentadas.

GACETA OFICIAL “El Tribunal Supremo en sentencia de mayo de 1986 bajo la influencia de la primera corriente, aceptó el registro de las marcas LAXATIN y LEXICAN, en donde se expresó que: “El eventual riesgo de error o confusión entre los consumidores de estos productos se contrarresta por la cualificación técnica y profesional de quienes lo dispensan y expenden” (Obra citada, pág. 10392).

“En el otro lado se declararon incompatibles las marcas SENAFLOR y SANIFLER, HINEX e INEX, NIDEX, ZYPLAST y CIAPLAST, FIAPLAST y DIPLAS con la argumentación de que: “La dispensión rápida que pudiera seguirse de una equivocación en su adquisición pudiera entrañar graves consecuencias afectantes a la salud” (Obra citada, pág. 10393). “En sentencia del Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección Tercera, de 1993 el Tribunal Supremo español expresó: “Si bien ambas marcas, así la “Mecloderm” (de cuyo registro se trata), como la “Decoderm” (oponente) tienen en común el sufijo “Derm”, este vocablo es de naturaleza genérica y, por ello, no apropiable como marca, en cuanto procede de la palabra griega “epidermis” (piel) y con esta significación se vulgarizó en el idioma castellano al objeto de designar tanto enfermedades de la piel como productos para su tratamiento; sentado lo precedente, la comparación entre marcas enfrentadas se ha de efectuar, pues, en función de sus respectivos prefijos “Meclo” y “Deco”, cuyas diferencias así fonéticas como gráficas excluyen una razonable posibilidad de error o confusión en el mercado, máxime cuando en el aspecto evocativo, mientras “Deco” se relaciona con adorno, “Meclo” carece de referencia que, al menos en el idioma castellano, recuerde otra significación, mereciendo, por ello, el calificativo de fantasía ” (Revista de Derecho General”, pág. 3945).

Este Tribunal se inclina por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha simili- 27/06/2000 15.28 tud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aun medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno. Por las consideraciones que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: 1.

Un signo para que pueda registrarse como marca, debe reunir no sólo los requisitos esenciales de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, sino que además no debe hallarse incurso en ninguna de las causales de registrabilidad a que se refieren los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. 2. Cuando se pretenda registrar una marca que sea confundible con otra registrada por un tercero para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al publico a error, el registro debe ser negado en los términos del artículo 83 literal a) de la Decisión 344, correspondiéndole al juez nacional competente, determinar al efecto si existe o no el riesgo de confusión. 3.

En el caso de signos referidos a productos farmacéuticos el análisis comparativo deberá ser más exigente, pues la naturaleza de tales productos frente al público al que van destinados pueden ocasionar daños por efectos de la confusión. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación de este Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación al dictar sentencia en el Expediente Interno Nº 5231.

Notifíquese la presente sentencia al nombrado Consejo de Estado de la República de Colombia, mediante copia certificada y sellada y remítase igualmente copia a la Secretaría de la GACETA OFICIAL 27/06/2000 16.28 Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial. Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Luis Henrique Farías Mata PRESIDENTE Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Dr. Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO PROCESO 35-IP-2000 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales a), d) y h), 83 literales a) y d) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito de la República del Ecuador, en el Expediente Interno Nº 2408-WM.

Promovido por la Empresa CENTRAL IMPULSORA S.A. DE C.V. Marca: BIMBO. Magistrado Ponente: JUAN JOSÉ CALLE Y CALLE EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en la ciudad de Quito a los siete días del mes de junio del año dos mil. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales a) d) y h), 83 literales a) y d) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el señor Presidente de la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, doctor Víctor Terán Martínez, en el Proceso Interno Nº 2408-WM, en el que se impugna la resolución Nº 0946275 del 25 de septiembre de 1995, expedida por el Director Nacional de Propiedad Industrial, por la que se niega el registro del signo BIMBO como marca por considerar que es exactamente igual a la marca de la Empresa SUPAN S.A. la que se opuso dentro del procedimiento administrativo al registro de dicho signo solicitado por la actora.

Que la solicitud cumple con los requisitos de admisibilidad dispuestos por el artículo 61 del Estatuto del Tribunal contenido en la Decisión 184 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Como hechos relevantes para la interpretación se señalan, por parte del Juez consultante los siguientes: “La causa que origina la presente solicitud, corresponde al juicio Nº 2408 que se tramita en este Tribunal, iniciado por la demanda presentada por la Dra. María Rosa Fabara, apoderada de la Compañía Central Impulsora S.A. de C.V., mediante recurso de plena jurisdicción o subjetivo contra el Ministro de Comercio, Integración y Pesca;

Director Nacional de Propiedad Industrial, Procurador General del Estado y el apoderado de la compañía Panificadora Moderna Supan S.A., beneficiaria de la resolución, quien impugna la resolución 0946275 pronunciada por el Director Nacional de Propiedad Industrial en la que se le niega el registro del signo BIMBO como marca, por considerar que es exactamente igual a la marca de la empresa SUPAN S.A., la que se opuso dentro del procedi- GACETA OFICIAL 27/06/2000 17.28 miento administrativo al registro del signo solicitado por la actora; ca, a la suya que se registró con anterioridad;

“Alega la actora que su representada es la única titular y propietaria de la marca de fábrica BIMBO, en varios países; marca famosa y notoriamente conocida desde hace mas de 54 años, mediante la inversión que ha realizado en promoción y publicidad de sus productos, la que le ha permitido adquirir un gran prestigio en el extranjero, lo que demuestra con las etiquetas y anuncios publicitarios que utiliza el grupo BIMBO para promocionar sus productos y con los videocasettes que serán exhibidos oportunamente, en las cuales constan comerciales de televisión; que estos instrumentos prueban que marca “BIMBO” era por mas de 25 años, notoriamente conocida al momento de concederse el registro, cuya cancelación solicita; que la marca de fábrica “BIMBO” de propiedad de Central Impulsora S.A. de C.V., es famosa y notoriamente conocida en varios países de la Comunidad Andina y sobre todo en los Estados Unidos Mexicanos, donde se encuentra registrada desde el 22 de septiembre de 1943 con el número 46.460 y desde el 8 de septiembre de 1971 con Nº 170395, al igual que en otros países del mundo en los cuales su representada mantiene negocios y operaciones comerciales; y, que agrega varios anexos que prueban sus asertos;

“Que conforme a la legislación ecuatoriana, es un requisito para obtener la propiedad o tutela legal sobre signos distintivos o marcas, su inscripción y registro ante autoridad competente; “El demandado Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, comparece a fojas 12-13, contesta la demanda y asegura que la resolución es legal y solicita la interpretación prejudicial del Art. 81, 82 (literales a, d y h), 83 literales a y d) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena;

“En igual forma el Procurador General del Estado, comparece a fojas 15 y 16 y entre otras excepciones alega la legitimidad del acto impugnado; “La empresa beneficiaria del acto impugnado, SUPAN S.A., comparece a fojas 25 a 28 indicando entre otros fundamentos que la marca Bimbo, de su propiedad, se registró en el Ecuador, desde el 4 de agosto de 1969 y que es imposible que se pueda conceder el registro de un signo idéntico como mar- “Que su marca es un signo notorio y que por lo tanto, si se concediera el registro de la marca Bimbo a la empresa actora, se estaría beneficiando de la notoriedad y publicidad que por veinte años ha invertido en su marca;

“Que existe completa identidad gráfica y fonética entre ‘las marcas en conflicto’, lo que causa la irregistrabilidad de conformidad con la Decisión 313 y la vigente 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”.

CONSIDERANDO

Que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, es competente para solicitar la interpretación prejudicial de normas que conforman el Ordenamiento Jurídico del Acuerdo de Cartagena, por cuanto ante ese alto organismo jurisdiccional ecuatoriano se ventila un proceso en el que deben ser aplicadas tales normas comunitarias.

Que este Tribunal es competente para interpretar en vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional actuando en función de Juez Comunitario, como lo es en este caso la alta jurisdicción consultante, y en tanto y en cuanto aquellas resulten pertinentes, a juicio del Tribunal Andino para la resolución del litigio interno. I. NORMAS A SER INTERPRETADAS Las normas que el Tribunal va a interpretar son las siguientes: DECISIÓN 344 “Artículo 81.-Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

GACETA OFICIAL “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.” “Artículo 82.-No podrán registrarse como marcas los signos que: “a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior; 27/06/2000 18.28 y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

“Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; ( ) “d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse;

“h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;” “Artículo 83.-Así mismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

Artículo 95.- Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación haga valer sus alegatos, de estimarlo conveniente. “Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de la marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada.

No se procede a la interpretación del párrafo d) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por no ser pertinente al caso subjudice, por cuanto la prohibición contenida en dicho párrafo no encaja en la denominación BIMBO. Los puntos a que se va a contraer esta sentencia y que se relacionan con las normas transcritas y cuya interpretación se solicita son: a) Los Requisitos para el registro de marcas b) Causales de Irregistrabilidad c) Identidad de Signos ( ) d) Signos Distintivos notoriamente conocidos “d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados e) Decisión sobre las observaciones II.

LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS El artículo 81 enumera los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, los cuales GACETA OFICIAL son la perceptibilidad, la distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica. No basta que un signo reuna estas tres condiciones, si es que de tenerlas sinembargo, se encuentra el signo incurso en alguna de las causales de irregistrabilidad señaldas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

El signo marcario tiene por objeto esencial y fundamental diferenciar y distinguir los productos, característica que se conoce bajo el nombre de “distintividad”. La distintividad entraña dos direcciones: una respecto a los signos entre sí y la otra en cuanto a los signos frente a los productos. Signos idénticos y similares para los mismo productos o signos que se refieran al producto en sí mismo o a sus cualidades propias y esenciales, no entrarían dentro del criterio de distintividad, por lo que su registrabilidad deberá ser negada.

III. CAUSALES DE IRREGISTRABILIDAD El literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 prohibe el registro de los signos que en relación a derechos de terceros “sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error”. La norma comunitaria establece la confundibilidad por identidad o semejanza como una de las causales de irregistrabilidad.

La confundibilidad se determina entre una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, cuando se trata de los mismos productos o servicios o para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de una misma marca en el mercado podría inducir al público a error. IV. IDENTIDAD DE SIGNOS En el presente caso la Compañía CENTRAL IMPULSORA S.A. DE C.V. solicitó el 8 de diciembre de 1993 ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, el registro de la denominación BIMBO, para distinguir productos de la Clase Internacional Nº 29, trámite signado con el número 43570/93.

A esta solicitud se opuso la Companía PANADERÍA MODERNA SUPAN S.A., alegando propiedad de una marca idéntica BIMBO registrada en el Ecuador desde el 4 de agosto de 1969, con el título Nº 735-68 y título de renovación Nº 220-90. 27/06/2000 19.28 Es evidente, que existe completa identidad gráfica y fonética entre la marca solicitada y la marca registrada.

El conflicto entre ellas es innegable y resulta obvio de la simple comparación entre las mismas. Ante la identidad que existe entre las dos marcas la denominación BIMBO solicitada por la Compañía CENTRAL IMPULSORA S.A. DE C.V. resulta a juicio de la Autoridad Nacional Competente incursa en la causal de irregistrabilidad contemplada en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344.

V. SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS El literal d) del artículo 83 de la Decisión 344, establece una amplia protección para los signos distintivos que posean la característica de notoriedad. Lo hace estableciendo una prohibición de inscripción de signos que reproduzcan, imiten o transcriban, total o parcialmente a un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que se solicita el registro o en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad.

El Profesor Fernández Novoa define a la marca notoria como aquella que goza de difusión y ha logrado el reconocimiento entre el círculo de consumidores del producto que identifica. En el presente caso resulta que el opositor de la marca BIMBO solicitada por la Compañía CENTRAL IMPULSORA S.A. DE C.V. alega que la marca BIMBO de propiedad de la Compañía SUPAN S.A. tiene la cualidad de notoria debido a su amplio uso, aceptación y consumo e importantes inversiones en publicidad y canales de distribución. Mientras tanto, la Compañía CENTRAL IMPULSORA S.A. DE C.V. solicitante del registro de la marca BIMBO, alega igualmente, que dicho signo es notoriamente conocido en el mundo entero y se encuentra registrada en varios países, siendo el registro más antiguo el de los Estados Unidos Mexicanos de 15 de enero de 1944.

El Tribunal Andino ha sostenido en varios fallos, entre ellos, en el Proceso 2-IP-96, G.O. Nº 160 de 21 de julio de 1994, que: “la notoriedad de la marca es un hecho que debe probarse, pues la marca para convertirse en notoria es el resultado de una serie GACETA OFICIAL de factores como: calidad del producto, difusión de la marca, imagen en el mercado, comercialización del producto, etc.; la carga de la prueba corresponde al titular de la marca, pues ésta puede ser desconocida inclusive por la autoridad administrativa o judicial y la prueba precisamente pretende convencer al juzgador de que la marca alegada como notoria reúne características especiales que no poseen las marcas comunes”.

“La notoriedad se predica de la marca utilizada no sólo a nivel nacional sino en el ámbito de la subregión y el internacional”. 27/06/2000 20.28 2. No puede ser registrado como marca, un signo que sea idéntico a punto de poder causar confusión entre los consumidores. 3. La similitud de un signo con otro que sea notoriamente conocido es causa de irregistrabilidad, debiendo probar tal notoriedad, la parte que la alega. 4.

Es facultad de la Oficina Nacional Competente conceder o denegar el registro de la marca, después de decidir sobre las observaciones que se hubieran presentado, lo cual debe ser notificado al solicitante mediante resolución debidamente motivada. VI. DECISIÓN SOBRE LAS OBSERVACIONES El artículo 95 de la Decisión 344, establece que una vez admitida a trámite la observación presentada a una solicitud de registro, corresponde a la Oficina Nacional Competente notificar al solicitante para que dentro de los treinta días pueda hacer valer sus alegatos.

Vencido el señalado plazo, la Oficina Nacional Competente, debe decidir sobre las observaciones y consecuentemente conceder o denegar el registro de la marca, lo cual debe ser notificado al peticionario mediante resolución debidamente motivada. En el caso subjudice, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, teniendo en cuenta dicho artículo 95 resolvió denegar el registro de la marca BIMBO, por considerar que “analizadas las marcas en controversia podemos concluir que entre las mismas existen semejanzas innegables, pues las marcas son exactamente iguales, lo que las hace confundibles a primera vista, ya que comparten total identidad visual, fonética y gráfica”.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, deberá adoptar la presente interpretación al dictar su sentencia en el Proceso Interno Nº 2408-WM. Notifíquese la presente sentencia a la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, mediante copia sellada y certificada.

Remítase igualmente, copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE (E) Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Por las anteriores consideraciones, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: 1.

Para poder ser registrado como marca un signo debe ser perceptible, distintivo y susceptible de representación gráfica. Además no debe estar incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Dr. Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO GACETA OFICIAL 27/06/2000 21.28 PROCESO 38-IP-2000 Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 83 literales a), b), d) y e), 102, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y 5º. del Tratado de Creación del Tribunal, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.- Marca "FRITTY".

Expediente Interno No. 5412. Magistrado Ponente: GUILLERMO CHAHIN LIZCANO EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA En Quito, a los siete días de junio del dos mil; lombia se pide la nulidad de los siguientes actos administrativos emanados de la Superintendencia de Industria y Comercio de dicho País Miembro: V I S T O S: La solicitud por medio de la que el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Magistrado Ponente Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, ha requerido de este Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos citados en el epígrafe, dentro del proceso interno referenciado con el No. 5412.

El auto admisorio de la solicitud proferido por este Tribunal el 31 de mayo del año en curso: 1.

ANTECEDENTES: Para realizar la interpretación solicitada el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina tomará en cuenta los siguientes antecedentes o hechos relevantes, señalados por el Juez consultante o extractados del expediente remitido con tal finalidad: 1.1. Las partes en el proceso interno. Es actora la sociedad FRISBY S.A. contra la Superintendencia de Industria y Comercio, entidad demandada en su calidad de emisora de los actos impugnados.

No concurrió a contestar la demanda la sociedad ACEGRASAS S.A. a quien se citó en la demanda como tercero interesado por ser beneficiaria del registro de la marca FRITTY, objeto de la impugnación. 1.2.1. La Resolución Nº 23159 de 29 de agosto de 1997, por la cual se deciden unas observaciones y se concede el registro para el signo FRITTY, a favor de ACEGRASAS S.A. 1.2.2.

La Resolución Nº 05691 del 30 de marzo de 1998 por la cual se resuelve el recurso de reposición intentado contra la anteriormente mencionada. 1.2.3. La Resolución Nº 3374 de 14 de septiembre de 1998 por la cual se resuelve el recurso de apelación y se confirma lo decidido en cuanto a la concesión del registro. 1.3. La demanda. Expone la demandante que solicita la nulidad de las Resoluciones antes mencionadas por razón de que con ellas se concedió indebidamente el registro para el signo FRITTY (clase 29), en favor de la demandada, no obstante que ella había presentado demanda de observaciones con base en sus marcas registradas FRISBY, FRINKY y FRI, todas ellas para amparar productos de la misma clase 29. 1.2.

Actos demandados en el proceso interno. Argumenta que el signo cuyo registro impugna carece de distintividad extrínseca, entendida ésta como la aptitud del signo para ser registrado en virtud de existir otro idéntico o similar anteriormente solicitado o registrado a favor de un tercero para distinguir productos idénticos o similares. En el proceso contencioso que se cumple ante el Consejo de Estado de la República de Co- Indica que la Superintendencia tenía la obligación de negar el registro solicitado, atendiendo GACETA OFICIAL las observaciones planteadas oportunamente, por cuanto dicho signo es confundible con una enseña comercial inscrita anteriormente (FRISBY S.A.), la cual identifica a una empresa que dedica su actividad a fabricar y comercializar los mismos productos de la clase 29.

Además, que las marcas opositoras son notoriamente conocidas. 27/06/2000 3.1.

2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL: Este Tribunal es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, conforme a lo dispuesto en los artículos 32 y 33 de su Tratado de Creación. 3. NORMAS A SER INTERPRETADAS: El Tribunal interpretará, de las normas indicadas en la consulta, los artículos 81, 83 literales a), b), d) y e) y 102, de la Decisión 344 de la Comisión. No lo hará con respecto a los artículos 146 y 147 de la misma Decisión ni tampoco con respecto al artículo 5º del Tratado de Creación del Tribunal. 1 El texto de las normas a ser interpretadas es el siguiente: 1 De conformidad con reiterada jurisprudencia el Tribunal se abstiene de interpretar las normas citadas porque ellas no son aplicables, en general a casos particulares, puesto que constituyen obligaciones o compromisos genéricos de los Estados Miembros.

Ha di- "Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. "Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona". 1.4.

Contestación de la demanda. La Superintendencia de Industria y Comercio dio contestación a la demanda y se opuso a las pretensiones de la actora. Adujo que los actos demandados son perfectamente válidos ya que fueron concedidos por el organismo competente con arreglo a las disposiciones vigentes contenidas en la Decisión 344 de la Comisión. Justifica su aserto en el hecho de que “Efectuado el examen sucesivo y comparativo entre la marca registrada FRISBY (mixta) clase 29 certificado Nº 112742 y la marca FRI clase 29 y FRINKY frente a la marca registrada FRITTY para clase 29, se concluye que no existe similitud entre las mismas en los aspectos gráficos, ortográficos, fonéticos e ideológicos y por lo tanto, su coexistencia en el mercado no conllevan (sic) a error al público consumidor en forma directa ni indirecta”. 22.28 3.2.

"Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: "a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al publico a error;

"b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error; (…) "d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibi- cho sobre el particular: “ Los compromisos sobre los que versan los mencionados artículos son obligaciones adquiridas por los países, cuyo cumplimiento estima este Tribunal deberá concretarse en beneficio del fortalecimiento institucional de los órganos de protección de la Propiedad Industrial en la subregión, ‘con miras a la consolidación de un sistema de administración comunitaria’ ” Proceso 17-IP-98, sentencia de 21-IV-98, en G.O.A.C. Nº 354 de 13-VII-98.

GACETA OFICIAL ción será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos. "Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

"e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independiente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. "Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida". 3.3. "Artículo 102.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente". 4.

CONSIDERACIONES: Procede, entonces, el Tribunal Comunitario a resolver la solicitud de interpretación prejudicial que se le plantea, para lo cual abocará entre otros y principalmente, los siguientes aspectos relacionados con la misma: a) los requisitos para el registro de marcas; b) Irregistrabilidad de signos idénticos o semejantes que puedan crear confusión; c) la notoriedad de las marcas y su protección especial; d) la protección del nombre comercial y e) Derechos conferidos por el registro de la marca. 4.1.

Los requisitos para el registro de marcas (artículo 81, en concordancia con los artículo 82 y 83. Decisión 344). En el Régimen Común de Propiedad Industrial Andino, con el rango de normas de Derecho Comunitario, se establecen los requisitos que debe tener un signo para ser registrado como marca. Es así como el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, se refiere a las cualidades esenciales de 27/06/2000 23.28 la marca, esto es, la perceptibilidad, la distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica.

También estatuye la citada norma, en su inciso segundo, que la función fundamental de la marca es la de distinguir productos o servicios. El concepto de marca dice referencia con todo signo visible, capaz de distinguir los bienes o servicios producidos o comercializados por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares producidos o comercializados por otra.

Es condición primordial para que un signo se pueda registrar como marca que posea distintividad, o sea, que permita diferenciar claramente el producto o servicio al que se refiera de otros que se encuentren en el mercado. Pero además debe ser perceptible, esto es, con aptitud de ser aprehendido por medio de los sentidos o de la inteligencia por parte de los consumidores, de manera tal que pueda ser apreciado en imágenes, impresiones, palabras, gráficos, colores, etc.

Y por último, el signo con vocación de convertirse en marca debe ser susceptible de representación gráfica, vale decir, idóneo para ser traducido en palabras, figuras o signos que permitan o faciliten tener una concepción material de su contenido, forma, dimensiones, etc. 2 De esta manera en el ordenamiento jurídico andino un signo únicamente es registrable como marca cuando cumple a cabalidad con los tres requisitos enunciados en el artículo 81 ibídem.

Con todo, ello sólo no basta. Se requiere, además, que el signo solicitado para registro no se halle incurso en alguna de las taxativas causales de irregistrabilidad de las que se contemplan en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. 2 Con respecto a estos requisitos puede consultarse la profusa jurisprudencia del Tribunal y entre muchos, los siguientes casos: Proceso 24-IP-97, sentencia de 17II-98, G.O.A.C. Nº 343 de 26-V-98, Marca: WORLD CUP FRANCE 98.

Proceso 20-IP-96, sentencia de 25VII-97, G.O.A.C. Nº 291 de 31-IX-97, Marca: EXPOVIVIENDA. Proceso 2-IP-95, sentencia de 19IX-95, G.O.A.C. Nº 199 de 26-I-96, Marcas: LAURA vs. LAURA ASHLEY. Proceso 27-IP-95, sentencia de 25-X-96, G.O.A.C. Nº 257 de 14-IV-97, Marca EXCLUSIVA. GACETA OFICIAL Es por lo anterior que el juez nacional consultante al aplicar las normas pertinentes del ordenamiento jurídico andino deberá analizar, en el presente caso, si el signo "FRITTY" cuyo registro se impugna mediante la demanda contenciosa que da lugar a la consulta, cumple con los requisitos señalados en el citado artículo 81 y si ello fuere así, examinar si no encaja en alguno o algunos de los conceptos de irregistrabilidad a que anteriormente se hizo alusión, principalmente a los contemplados en los literales a), b), d) y e) del artículo 83, que son los que sirven de fundamento a la demandante para adelantar su impugnación al registro. 4.2.

Irregistrabilidad de signos idénticos o semejantes que puedan crear confusión. (artículo 83, literal a). Decisión 344). El artículo 83, literal a) de la Decisión, se refiere al tema del riesgo de confusión, entendiéndose por tal el efecto de tomar una cosa por otra, lo que podría suceder por la similitud o semejanza entre dos marcas, o por la completa identidad de las mismas.

La posibilidad de confusión se origina en la semejanza entre los signos distintivos de los productos o servicios que ellos protegen. Semejanza que puede llevar a los consumidores a error o confusión determinándolos a adquirir esos productos o servicios, sin caer en cuenta que provienen de empresas diferentes. El Tribunal ha dicho a este respecto que: " La confundibilidad de la marca……es noción estrechamente relacionada con el error, porque inevitablemente la confusión en la oferta de productos o marcas similares o idénticas genera error en el consumidor, error que desde el punto de vista jurídico vicia el consentimiento.

La causal de irregistrabilidad del signo idéntico o similar a otro ya registrado o solicitado en registro evita que se atente contra la distintividad de la marca y contra su identidad con el producto a que ella accede. El signo idéntico o semejante a la marca registrada representa una amenaza de introducir desorden en el mercado de productos y además de inducir a error al consumidor y al productor interesado en que se conozca la calidad y origen de su producto por medio de la identificación marcaria; también introduce desorden en el mercado de bienes y de servicios afectando la libre competencia. Por 27/06/2000 24.28 todo ello las solicitudes de registro de signos marcarios que amenacen con introducir confusión en el mercado, error en el consumidor y fallas en la identificación de los bienes y servicios, con quien los produce, no pueden dar lugar a registro ". 3 El signo que se proyecte registrar, no puede generar confusión con relación a los bienes o servicios distinguidos por una marca debidamente inscrita, o solicitada prioritariamente, la cual goza de la protección legal conferida por el registro (o por la prioridad en su caso) y por tanto otorga a su titular el derecho de hacer uso exclusivo de ella. 4 El examen que se efectúa para definir si un signo que se solicita para registro está afectado del riesgo de confusión, se denomina cotejo marcario o examen de registrabilidad y es un procedimiento al que la doctrina y la jurisprudencia han otorgado la máxima importancia, construyendo reglas orientadoras que deben ser aplicadas siempre que se trate de resolver una petición de tal naturaleza. 5 4.3.

Protección de los nombres comerciales. (artículo 83, literal b). en concordancia con el artículo 128. Decisión 344). En el artículo 83, literal b), de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, se establece como una de las causales de irregistrabilidad de un signo, el que sea idéntico o semejante a un nombre comercial protegido legalmente por cuanto se podría inducir al público a error.

A su turno, el artículo 128 de la Decisión 344, indica que el nombre comercial será protegido por los Países Miembros, sin obligación de depósito o de registro aunque se deja a elección de éstos el reglamentar algún sistema de registro, de donde se concluye que la protección del 3 4 5 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 21-IP-96, sentencia de 1-XII-97, G.O.A.C. Nº 318 de 26-I-98, Marca: GOLOSIA.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 4-IP-98, sentencia de 17-VIII-98, G.O.A.C. Nº 375 de 7-X-98, Marca: OPTIPAN (nominativa). Pueden consultarse a este respecto los Procesos 1-IP87, sentencia de 3-XII-87, en G.O.A.C. Nº 28 de 15-II88, caso AB VOLVO, MARCA VOLVO. 1-IP-98, sentencia de 17-IV-98, en G.O.A.C. Nº 354 de 13-VII-98, Marca: EXPOSISTEMAS (mixta).

GACETA OFICIAL nombre comercial puede darse de dos maneras: o por el uso o por la inscripción o registro ante la Oficina Nacional Competente, siendo las dos igualmente válidas, sin que tenga prelación o privilegio alguno la una sobre la otra. Así las cosas, puede deducirse que un nombre comercial preexistente que reúna los requisitos exigidos y obligados para la protección (uso comprobado o inscripción o registro, según el caso), puede oponerse al registro como marca de un signo idéntico o que se le asemeje. 27/06/2000 como notoria reúne características especiales que no poseen las marcas comunes". 7 Cabe destacarse que la notoriedad de la marca se predica con referencia tanto al ámbito nacional como al de la subregión andina y el internacional.

Igualmente es conveniente, para establecer si una marca es notoria, tomar en consideración los criterios que menciona, a título indicativo, la Decisión 344 en su artículo 84: "a) La extensión del conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordado; Cabe destacar, por último, que la prueba del uso del nombre comercial corresponderá a quien alegue su existencia, debiéndose verificar que el nombre haya sido utilizado con anterioridad a la solicitud de registro de la marca. 6 "b) La intensidad y el ámbito de difusión y de la publicidad o promoción de la marca; 4.4.

Marca notoria. (artículo 83, literales d) y e), en concordancia con el artículo 84. Decisión 344). Las disposiciones contenidas en los literales d) y e) del artículo 83 de la Decisión 344, contemplan una amplia y especial protección para los signos distintivos que ostenten la característica de la notoriedad. La marca notoria es aquella que goza de gran difusión y ha logrado el reconocimiento en el círculo de consumidores del producto que identifica; pero esta circunstancia debe ser probada por quien desea beneficiarse de la protección especial que ella otorga.

El Tribunal, sobre este particular, ha reiterado que: “la notoriedad de la marca es un hecho que debe probarse, pues la marca para convertirse en notoria es el resultado de una serie de factores como: calidad del producto, difusión de la marca, imagen en el mercado, comercialización del producto, etc.; la carga de la prueba corresponde al titular de la marca, pues ésta puede ser desconocida inclusive por la autoridad administrativa o judicial y la prueba precisamente pretende convencer al juzgador de que la marca alegada "c) La antigüedad de la marca y su uso constante;

"d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca." Ahora bien, no puede perderse de vista que el artículo 83, literal e), establece que se puede producir confusión con una marca notoriamente conocida, si existe identidad o similitud, sin tener en cuenta la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro.

Al respecto ha dicho el Tribunal: "Dentro del conflicto suscitado entre una marca notoriamente conocida y una marca común, el punto esencial radica en determinar el momento en que la marca notoriamente conocida debe tener tal calidad a fin, o bien de impugnar con ella un registro o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca en violación de los literales d) y e) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena." 8 Es por lo anterior que se ha considerado con razón que la protección de la marca notoria no 7 6 Una exposición más detallada sobre la protección al nombre comercial puede encontrarse en el Proceso 3IP-99, sentencia de 14-V-99, en G.O.A.C. Nº 461 de 22-VII-99, Marca: LELLI. 25.28 8 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Proceso 23-IP-96, sentencia de 21-IV-98, en G.O.A.C. Nº 354 de 13-VII-98, Marca: VODKA BALALAIKA. Ibídem. GACETA OFICIAL se encuentra limitada por los principios de "especialidad" y de "territorialidad" que son de obligada aplicación en el cotejo entre las marcas comunes. 4.5. El derecho de uso exclusivo de la marca. (artículo 102. Decisión 344).

En la doctrina y en los diferentes ordenamientos jurídicos se conocen dos sistemas para la protección de un signo: el sistema declarativo, que protege a la marca únicamente por su uso; y, el sistema atributivo que confiere derecho al uso exclusivo sólo a raíz de la inscripción del signo en el respectivo registro. En el Ordenamiento Comunitario Andino, la norma correspondiente, el artículo 102 de la Decisión 344 de la Comisión, se encuentra ubicada en el sistema atributivo, en el cual el derecho nace exclusivamente del registro del signo. Registrado el signo como marca y sólo entonces, el titular puede hacer valer su derecho de propietario para lo cual goza, entre otras de las siguientes facultades: "…de aplicar la marca al producto, que puede ejercerla sobre el mismo producto, o sobre su envase o envoltorio; y además se le faculta para interponer acciones a fin de impedir que esas mismas acciones o hechos puedan realizarse o ejecutarse por terceros sobre productos similares que ostentan signos iguales o semejantes a los suyos;

"Una segunda facultad, entraña la capacidad de comerciar esos productos o servicios con identificación de su marca. En la faceta negativa, esa facultad se traduce en la prohibición que puede lograr el titular para que terceros vendan productos o suministren servicios, bajo el amparo de un signo igual o similar; "La tercera facultad hace referencia al campo publicitario, en el que el titular puede utilizar la marca en avisos publicitarios, impidiendo que terceros lo realicen con esa misma marca." 9 9 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Proceso 4-IP-94, Sentencia de 7-VIII-95, en G.O.A.C. Nº 189 de 15-IX-95, Marca: EDEN FOR MAN. 27/06/2000 26.28 Es de este derecho exclusivo que nace del registro, que se deriva el ius prohibendi que otorga al titular la capacidad de actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento use la marca, comercie con ella, importe o exporte productos utilizándola o la use en otros productos pudiendo inducir al público a error o confusión. Así mismo, el titular tendrá el derecho de oponerse, de presentar observaciones al registro de otra marca solicitada, tanto en el país de registro como en los demás Países Miembros, cuando quiera que con ellos se afecte su interés legítimo.

Por las consideraciones que anteceden, El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E:

PRIMERO. De conformidad en la legislación comunitaria andina, para que un signo se considere apto para el registro como marca, debe reunir tres requisitos: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica; además no debe estar incurso en una de las prohibiciones determinadas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina.

SEGUNDO. No puede registrarse un signo que sea idéntico o semejante a un nombre comercial, al cual la normativa comunitaria protege si su existencia y uso es anterior al registro solicitado. Para establecer la confundibilidad entre un nombre comercial y una marca se aplican los mismos criterios que para el cotejo o comparación entre marcas.

TERCERO. La calidad de marca notoria, siempre y cuando que se halle demostrada, otorga al titular de la misma otros derechos que no poseen las marcas comunes. Dicha protección es independiente de la cla- GACETA OFICIAL CUARTO. 27/06/2000 27.28 se de productos o servicios a que ella se refiere o de aquellos para los cuales se solicita el registro.

Remítase copia a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial. El titular de una marca registrada goza del derecho exclusivo de oponibilidad frente a terceros, por ello considera la legislación comunitaria andina al ius prohibendi como la facultad para actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento use la marca y la comercialice.

Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE (E) De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación de este Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación al dictar sentencia en el proceso Nº 5412. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 64 del Estatuto del Organismo, notifíquese esta sentencia al Consejo de Estado mediante copia sellada y certificada.

Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Dr. Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO GACETA OFICIAL 27/06/2000 28.28 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú