PROCESO 5-IP-2001 Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83, letra a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Además, el Tribunal procederá a interpretar de oficio los literales d) y e) del Art. 83, y Art. 84 de la misma Decisión. Proceso Interno No. 6093.
Actor: INVERMEC. Marca ACERO DIAMANTE + GRÁFICA. Magistrado Ponente: GUALBERTO DÁVALOS GARCÍA EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los veintisiete días del mes de marzo del dos mil uno, en la solicitud de interpretación prejudicial formulada por la Magistrada Olga Inés Navarrete Barrero, en oficio 2623 de 11 de diciembre de 2000, recibido en el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el 16 de enero de 2001.
V I S T O S: Que la consulta se tramita con observancia de lo dispuesto en el artículo 61 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y que por ello previamente fue admitida a trámite. 1.
ANTECEDENTES. 1.1. Las partes. Es demandante INVERMEC S.A. frente a la Superintendencia de Industria y Comercio, entidad que es demandada por haberle negado registro a su solicitud para la marca ACERO DIAMANTE + GRÁFICO, destinada a distinguir productos comprendidos en la clase 8 de la clasificación internacional de Niza. Actúa como tercero interesado la sociedad CEMENTOS DIAMANTE S.A. 1.2.
Actos demandados en el proceso interno. Lo son, las Resoluciones Nº 10486 de 31 de mayo de 1999, que declara fundada la observación, 14485 de 28 de julio de 1999 confirmatoria de la anterior que niega el registro de la marca ACERO DIAMANTE, y 20319 de 30 de septiembre de 1999, que confirma la decisión contenida en la resolución 10486. 1.3.
La demanda. El demandante considera que las Resoluciones impugnadas violan el artículo 81, así como que existe indebida aplicación de la letra a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, toda vez que la marca solicitada ACERO DIAMANTE + GRÁFICA, es perceptible, distintiva y susceptible de representación gráfica, señalando que “La marca ACERO DIAMANTE + GRAFICA, es suficientemente distintiva, por cuanto ella serviría en el comercio nacional e internacional para identificar SIERRAS DE MANO, productos éstos que única y exclusivamente pretende amparar mi poderdante, más aún si se tiene en cuenta que la sociedad CEMENTOS DIAMANTE S.A., no fabrica, ni comercializa SIERRAS DE MANO ni productos de similar característica”.
Afirma que la marca Acero Diamante cumple su función de diferenciar, y que el público consumidor de SIERRAS DE MANO (clase 8) está en condiciones de distinguir estos productos de otros de la clase 19 que se identifiquen con la marca CEMENTOS DIAMANTE + GRÁFICA. Tampoco existe el riesgo de confusión indirecta, “… pues es obvio que quien adquiere productos como SIERRAS DE MANO no solo conoce en forma clara la marca que desea adquirir sino las características de las misma y su fabricante, pues todos son datos que interesan a él y que son propios de la naturaleza del producto.
Así las cosas no existe la más mínima posibilidad de que un consumidor de SIERRAS DE MANO, al adquirir dicho producto que es metálico llegue a confundirse o caer en el error, con aquellos productos de la clase 19 Internacional que además de poseer la característica de ser NO METÁLICOS, se encasillan única y exclusivamente dentro del campo de la construcción”.
La sociedad INVERMEC S.A. fabrica, distribuye y comercializa productos relacionados con el agro como machetes, limas de ferretería, clavos, azadones, palas, picas, barretones - de tal manera que el signo ACERO DIAMANTE, pretende identificar únicamente sierras de mano, que frente a la marca CEMENTOS DIAMANTE, no produce confusión, por lo que pueden coexistir como marcas similares para productos diferentes, salvo los signos notoriamente conocidos. 1.4.
Contestación de la demanda. Contesta la demanda la Superintendencia de Industria y Comercio en memorial dedicado a defender la legalidad de los actos acusados aduciendo que, del examen sucesivo de las marcas confrontadas, se concluye claramente que existen semejanzas que conducen a que exista confundibilidad directa en el público consumidor.
“Como se anota acertadamente en los actos administrativos entre las marcas en confrontación existe relación de productos, toda vez que su finalidad práctica y su utilización normal, así como sus medios y canales de comercialización son afines”. Por su parte Cementos Diamante S.A., al intervenir como tercero interesado solicita que se nieguen las pretensiones de la actora, señalando la legalidad de la Resolución 10486 de 31 de mayo de 1999, por la cual se niega la solicitud del registro del signo ACERO DIAMANTE, fundada en el artículo 83 letra a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por lo cual el acto administrativo se ajusta a derecho, previo al concienzudo estudio de la situación sometida a consideración de la Administración. Los elementos “aceros”, “concretos” y “cementos” son explicativos de la marca, por lo cual el signo solicitado carece de la distinguibilidad en relación con las marcas previamente solicitadas e inducen al público a error en cuanto a su origen, procedencia y calidad.
2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. La competencia del Tribunal para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, deriva de lo que dispone el artículo 32 del Tratado de su Creación.
3. NORMAS OBJETO DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL. El Tribunal considera que a más de las normas cuya interpretación se solicita, los artículos 81 y 83 letra a), se deben interpretar los apartados d) y e) del artículo 83 y el artículo 84 de la Decisión 344. Estas mismas se transcriben a continuación: 3.1. Artículo 81. “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.
“Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona” 3.2. Artículo 83. “Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;” ( ) “d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.
“Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida”; “e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. “Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;” 3.
Artículo 84. “Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: “a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; “b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca;
“c) La antigüedad de la marca y su uso constante; “d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.” 4. CONSIDERACIONES. Los aspectos a los cuales se referirá El Tribunal en esta interpretación, dicen relación con los requisitos para el registro de las marcas, la irregistrabilidad de las mismas y la marca notoria. 4.1.
Los requisitos para el registro de marcas. El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena ha señalado como requisitos para que un signo pueda ser registrado como marca, la distintividad, la perceptibilidad y la susceptibilidad de representación gráfica. El primer requisito se refiere a la capacidad del signo de ser suficientemente distintivo; esto es que no sea confundible con otro similar o igual a otro ya solicitado o registrado con anterioridad, evitando que exista la amenaza de engaño o error en el público consumidor.
Tampoco puede el signo tener el carácter de usual o genérico con el producto o servicio que quiere identificar. Este requisito se constituye en la razón de ser de una marca de tal manera que facilite las relaciones mercantiles, dando lugar a que el consumidor identifique el origen o la calidad del producto o servicio ofrecido. También es la marca la que permite al comerciante identificarse en el mercado, ofreciendo al público consumidor calidad, cantidad, “status” e inclusive precio, lo que hace que el usuario prefiera una mercancía o servicio de otro ofrecido por su competidor.
No se puede otorgar el registro como marca a un signo que produzca similitud o identidad con otro ya registrado o solicitado con anterioridad para amparar productos idénticos o similares, con lo cual se respeta el principio de especialidad. La excepción reconocida por la norma comunitaria hace relación a la marca notoria donde la protección es independiente de los productos que busca amparar la marca.
La perceptibilidad, equivale a la calidad que tiene el signo de ser captado por los sentidos. Un signo mientras permanece en el campo ideal no puede ser protegido como marca, aspecto en el cual el Tribunal expresó: “El requisito de la perceptibilidad va implícito en la definición de que la marca es un signo inmaterial, y para que pueda ser percibido o captado por uno de los sentidos … es indispensable una materialización o exteriorización que lo transforme de lo inmaterial o abstracto en algo perceptible o identificable a través de un medio sensorial” [1] Es de esta forma que se posibilita que la marca pueda ser captada por alguno de los sentidos, generalmente el de la vista, sentido que habitualmente se utiliza para identificar al signo, aunque no se descarta que se pueda registrar una marca auditiva como lo ha señalado este Tribunal: ”Doctrinalmente se admite como de difícil expresión perceptiva las marcas olfativas y gustativas, no así las auditivas o sonoras, que deben tener características propias para su registro.
No se entenderá que una palabra por ser escuchada y entendida por medio del sentido del oído es en sí una marca auditiva”.[2] El signo debe ser susceptible de representación gráfica, facilitando a la Oficina Nacional Competente, tener una concepción material de lo que es el signo. La representación gráfica del signo es la descripción que permite formarse una idea del mismo, objeto de la marca, pudiendo para eso valerse de palabras, figuras, signos, o cualquier otro mecanismo idóneo que sea lo suficientemente expresivo como los ya mencionados. 4.2.
Irregistrabilidad de los signos. Además de reunir las condiciones señaladas, un signo para poder ser registrado como marca no debe incurrir en alguna de las prohibiciones señaladas por la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena en sus artículos 82 y 83. Es en esta situación que no se podrá registrar como marca los signos que “Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”.
Como se señala en el acápite anterior, uno de los elementos más importante es el de la distintividad, sin el cual un signo no podrá ser registrado como marca, pero para efectuar el examen que permita determinar la existencia de confusión o no entre dos signos, la oficina nacional competente, deberá tomar en cuenta los siguientes criterios: 4.2.1.- Naturaleza de las marcas confrontadas.
En el presente caso nos encontramos que las marcas enfrentadas son mixtas, es decir las que poseen elementos gráficos y denominativos, debiendo la Administración determinar cual de los dos elementos es el más relevante y tiene mayor fuerza de penetración en el público consumidor, ya que éste se constituye en el distintivo que la caracterizará. Generalmente y como lo ha reconocido este Órgano Comunitario, es el elemento denominativo el más característico y determinante, ya que son las palabras las que por definición son pronunciables y las que más fuerza expresiva tienen.
Sin embargo no se descarta que en algunos casos sea el elemento gráfico al que se reconozca prioridad; por lo tanto es deber del Juez Nacional determinar cual de los elementos de los signos es el que tiene trascendencia sobre el otro; a partir de este análisis se debe realizar la distinción que determine la existencia de riesgo de confusión. 4.2.2.
Irrelevancia en la comparación de los términos genéricos. De igual forma, de una manera reiterada, este Tribunal ha señalado que la comparación marcaria debe realizarse sobre la totalidad de los elementos que forman una marca sin que puedan separárselos, con lo cual para determinar la existencia de riesgo de confusión se debe analizar íntegramente las denominaciones confrontadas.
“Al respecto la doctrina señala: “En principio la parte preponderante es el conjunto el que debe ser objeto del análisis y nos (sic) sus partes integrantes separadas en forma arbitraria. Por ello debe tenerse muy en cuenta ¨la primera impresión que deja la aprehensión fresca y espontánea de los vocablos’ …”[3]”. Pero esta comparación no puede tomar en cuenta los componentes genéricos de la marca, que se constituyen en una excepción a lo indicado anteriormente, como se anota seguidamente: “Se ha señalado que las partículas de uso común no pueden monopolizarse por persona alguna, sino que al contrario, pueden ser usados libremente.
El titular de una marca que utilice un componente genérico no puede impedir a terceros su uso en otras marcas, “ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario” y continúa Jorge Otamendi señalando: “El elemento de uso común, por todo lo dicho, pierde relevancia a los efectos del cotejo.
Ello a pesar de exigirse que los restantes elementos no de uso común sean lo suficientemente distintos para hacer de los conjuntos signos inconfundibles” (Derecho de Marcas, Jorge Otamendi, Ed. Abeledo-Perrot. Pág.: 208. Segunda Edición. 1995)[4]. De igual forma el Tribunal Andino dentro de la Interpretación Prejudicial 41-IP-98, ha señalado que los elementos de uso común o genérico universalizado, por no existir sobre ellos apropiación exclusiva, al efectuar el examen para determinar la existencia o no de riesgo de confusión entre los signos enfrentados, debe el juzgador prescindir de los mismos concentrándose en las otras que matizan el signo. 4.2.3.
Reglas para determinar el riesgo de confusión. Al procederse al examen y determinar la existencia o no del riesgo de confusión, se deben tomar en cuenta los siguientes criterios: - Para determinar el riesgo de confusión, se debe recordar que ésta resulta de la impresión de conjunto evocada por las marcas, lo cual reviste gran importancia, obligando a que al efectuar el cotejo, éste deba ser realizado en conjunto, independientemente del tipo de marca; - Las marcas deben ser examinadas sucesivamente y no simultáneamente, ya que el consumidor no identifica de manera simultánea a las marcas, sino que lo hace en forma individualizada; - Las semejanzas deben tenerse en cuenta y no las diferencias que se presenten en las mismas, toda vez que la similitud que se presenta entre dos marcas depende de los elementos semejantes o de la similar ubicación de los mismos. - Para apreciar la semejanza entre las marcas confrontadas, el examinador debe colocarse en el lugar del comprador presunto, considerando la naturaleza de los productos identificados por dichas marcas. 4.2.4.
Criterios para determinar la similitud o la conexión competitiva entre bienes o productos. Otros criterios que necesariamente deben ser tomados en cuenta por el consultante, hacen referencia a la conexión competitiva entre productos sobre los cuales este Tribunal en anterior oportunidad ha manifestado: “En efecto, en la sentencia que puso fin al caso 08-IP-95 del 30 de agosto de 1996, correspondiente a la marca “LISTER” (publicado en G.O.A.C. No. 231 del 17 de octubre de 1996, y en JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Tomo IV, p. 324 y s.s.), se expresó lo siguiente: “El riesgo de confusión que, por la naturaleza o uso de los productos o servicios identificados por marcas idénticas o que presenten alguna similitud, puede desprenderse, según el caso, de las siguientes circunstancias: “1.
Canales de comercialización “En cuanto al expendio de los productos, en algunas ocasiones sucede que los locales a través de los cuales se los comercializa, no dan lugar a la conexión competitiva entre aquellos bienes, como sucede en el caso de las grandes tiendas o supermercados, en los cuales se distribuye toda clase de productos y pasa inadvertido para el consumidor la similitud de uno con otro.
“Por el contrario, se daría la referida conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también relación. “2. Medios de publicidad idénticos o similares “Los medios de comercialización o distribución de productos también tienen relación con los de difusión. Si idénticos o similares productos se difunden por la publicidad general (radio, televisión o prensa) presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos.
Y si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. “3. Relación o vinculación entre productos “Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva. En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra, helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor.
“4. Uso conjunto o complementario de productos “Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario. La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. “5.
Mismo género de los productos “Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir).”[5]
4.3. LA MARCA NOTORIA Finalmente por el principio de especialidad, una marca protege los productos o servicios que se encuentren dentro de una de las clases de la Clasificación Internacional de Niza, lo que significa que se podrían registrar signos similares o iguales –salvo que se presente riesgo de confusión tal como se explica en el numeral anterior de esta sentencia-, siempre que se encuentren en diferentes clases de la nomenclatura internacional.
La excepción a esta regla se presenta cuando uno de los signos enfrentados ostenta la calidad de marca notoria, lo que significa que es conocida por un grupo de consumidores o usuarios de un determinado tipo de bienes o de servicios, lo cual se puede deber entre otras situaciones a la difusión que alcanzó el signo. La protección especial que se otorga a la marca notoria, tal como lo ha expresado este Tribunal, significa que ésta tiene otros derechos que no tiene una marca ordinaria, pero esto no implica que esta cualidad surge por sí sola, o que no exista la obligación de probar las circunstancias que permitieron a la marca alcanzar ese nivel, sino que al contrario, la parte que la alegue está en la obligación de justificar su afirmación utilizando todos los medios de prueba reconocidos por la legislación nacional.
En el tema de la prueba el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha expresado sobre la marca notoria: “En la práctica, varios son los hechos o antecedentes que determinan que una marca sea notoria: conocimiento por parte de los usuarios o consumidores, publicidad, intensidad de uso, que deben ser conocidos por el juez o administrador para calificar a la marca de notoria, y que para llegar a esa convicción deben ser probados y demostrados dentro del proceso judicial o administrativo.
Aun en el supuesto de que una marca haya sido declarada administrativa o judicialmente como notoria, tiene que ser presentada a juicio tal resolución o sentencia, constituyéndose éstas en una prueba con una carga de gran contenido procedimental.” (Referida sentencia 07-IP-97).” “En definitiva, en la demostración de notoriedad que de la marca deba hacerse, privan los criterios aportados por el artículo 84 de la Decisión 344, ya trascrito, los cuales facilitan a quien la alega –a través de los medios de prueba con que cuente–, demostrar las situaciones previstas en la referida norma comunitaria”.[6] La condición de notoria de la marca debe ser anterior al nuevo signo que pretende registrarse, para que se pueda impugnar la solicitud de registro posterior de tal forma que se aplique la protección especial que le otorga a esta clase de marcas la normativa comunitaria; cual se expone lo dicho por el Tribunal en la mención que precede.
Con fundamento en las consideraciones anteriores, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: Primero: Para que un signo pueda obtener el registro como marca debe reunir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica señalados en el artículo 81 de la Decisión 344 y no incurrir en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.
Segundo: La letra a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, al referirse al riesgo de confusión busca prevenir que se produzca engaño, tanto en el comercio como en el usuario en cuanto a la procedencia, naturaleza, modo de fabricación, características o cualidades, o acerca de la aptitud de los productos o servicios de que se trate para el uso al cual han sido destinados.
El determinar la existencia de este riesgo se producirá al efectuar el examen comparativo, debiendo en él ser considerados los criterios aportados en la presente sentencia. Tercero: No se podrá registrar un signo que sea confundible con una marca notoriamente conocida en el país donde se ha presentado la solicitud o en el exterior, siendo indiferente la clase de productos o servicios para los cuales se hubiera solicitado dicho registro y siempre que además de ser notoria, se encontrare también registrada, así fuere en el exterior.
La condición de notoria debe ser probada por quien la alega. El Consejo de Estado de la República de Colombia deberá adoptar la presente interpretación al dictar la sentencia dentro del proceso interno Nº 6093, de conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. Notifíquese al Consejo de Estado de la República de Colombia, mediante copia certificada.
Remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación oficial. Guillermo Chahín Lizcano PRESIDENTE Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO ----------------------- [1] Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Proceso 3-IP-97 del 23 de mayo de 1997. Tomo VI. Marca: “PANPAN PAN PAN”. Pág. 151. [2] Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 33-IP-95, Tomo V, pág.: 203. Marca: “PANPAN PAN PAN”. [3] Derecho de Marcas, Jorge Otamendi, Ed. Abeledo-Perrot. Pág.: 196. Segunda Edición. 1995. [4] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 42-IP-2000, Marca: SUPERJOLY.
Sentencia del 7 de julio del 2000 [5] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Proceso 31-IP-2000, Sentencia del 1 de septiembre de 2000, Marca: “AMERICAN BRANDS (mixta)”. [6] Ibidem