PROCESO 106-IP-2002 Interpretación prejudicial del artículo 22 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Interpretación de oficio de los artículos 13 literal d) y 21 de la misma Decisión. Actor: THE PROCTER & GAMBLE COMPANY Patente: “BATERIA CON CONTROLADOR INCORPORADO”.

Proceso interno Nº 7198. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En Quito a los cuatro días del mes de diciembre del año dos mil dos. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejera de Estado, doctora Olga Inés Navarrete Barrero.

VISTOS: Que la solicitud recibida por este Tribunal el 29 de octubre del año 2002, se ajustó a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por medio de auto de 20 de noviembre del mismo año. 1.

ANTECEDENTES: 1.1. Partes. Actúa como demandante la sociedad THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, siendo demandada la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. 1.2. Actos demandados. La interpretación se plantea en razón de que la sociedad THE PROCTER & GAMBLE COMPANY demanda ante la jurisdicción consultante, la declaratoria de nulidad de las siguientes Resoluciones expedidas por la mencionada Superintendencia: - Nº 20.359, de 30 de septiembre de 1999, mediante la cual se ordena “archivar la solicitud de privilegio de patente de invención”, correspondiente a la titulada BATERIA CON CONTROLADOR INCORPORADO; y, - Nº 31.599, de 30 de noviembre del 2000, por la cual, al ser resuelto el recurso de reconsideración planteado, es confirmada la decisión contenida en la Resolución anterior.

Solicita adicionalmente la accionante, que como consecuencia de las declaraciones pedidas y a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la División de Nuevas Creaciones de la aludida Dependencia, continuar con el trámite de concesión de la indicada patente. 1.3. Hechos relevantes. La instancia consultante destaca los siguientes aspectos: a) Los hechos 1.

El 5 de abril de 1999, la sociedad THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, presentó ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, solicitud de protección de patente para la invención denominada “BATERIA CON CONTROLADOR INCORPORADO”, 2. El 21 de abril del mismo año, la mencionada Superintendencia requirió al solicitante, que en el plazo de 30 días complemente su solicitud. 3.

El 28 de mayo, también de 1999, la sociedad peticionaria de la patente dio respuesta a lo solicitado. 4. El 26 de agosto del indicado año, fueron presentados a la Superintendencia de Industria y Comercio, documentos de cesión de derechos sobre el invento, en favor del accionante, debidamente legalizados y traducidos. 5. El 30 de septiembre de 1999, la misma Dependencia expidió la Resolución Nº 20.359, por medio de la cual ordenó archivar la aludida solicitud de patente, argumentando que “ el requerimiento no fue atendido por el actor de conformidad con lo observado por la Superintendencia”.

En dicha resolución determinó, además, que “habiéndose requerido para que manifestara de manera expresa cual de los dos pliegos de reivindicaciones presentados era el que se iba a escoger para el trámite de la solicitud ( ) tal manifestación no se hizo”. 6. El 17 de noviembre, también de 1999, la sociedad THE PROCTER & GAMBLE COMPANY interpuso recurso de reposición contra la resolución emitida. 7.

El 30 de noviembre del 2000, la Superintendencia de Industria y Comercio, al resolver el recurso de reposición, expidió la Resolución Nº 31.599 por medio de la cual confirma la Resolución Nº 20.359, quedando así agotada la vía gubernativa. b) Escrito de demanda La sociedad THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, domiciliada en Cincinnati, Ohio, Estados Unidos de América, por intermedio de Apoderado, ha presentado, según se ha dicho, demanda de nulidad contra la Resolución 20.359, de 30 de septiembre de 1999.

Manifiesta la actora, que las Resoluciones emitidas por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, violan artículos específicos de la Constitución Política, del Código Contencioso Administrativo, de la Ley 58 de 1982, así como “el artículo 22 de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina”. En lo concretamente relacionado con la disposición comunitaria precisada, sostiene que de su lectura se desprende que “ el plazo de treinta días hábiles que tiene el administrado para dar respuesta al requerimiento que haga la oficina nacional competente será prorrogable por una única vez si así lo solicita el administrado.

En mi respuesta de 28 de mayo de 1999 expresé clara y categóricamente que si no estaba dado cabal cumplimiento a lo solicitado por ese despacho, me acojo al plazo de prórroga establecido en el artículo 22 de la Decisión 344 y pido que se me indiquen con precisión cuales son los requisitos faltantes”. Sostiene que el no haberse procedido en esa forma y haberse contrariamente decidido el archivo del expediente, “ es claramente violatorio del artículo ” antes especificado. c) Contestación de la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, también por intermedio de Apoderado, solicita no tener en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por la actora.

Asevera que la Decisión 344, como ordenamiento legal vigente en materia de Propiedad Industrial, es válidamente aplicable respecto del asunto controvertido, por lo que el fundamento legal de los actos administrativos acusados se ajusta plenamente a derecho y, en aquellos, la Superintendencia se ajustó también plenamente al trámite establecido sobre patentes, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa.

Expresa que de conformidad con el artículo 21 de esa Decisión, fue llevado a cabo el examen de los requisitos formales de la solicitud y efectuados los requerimientos pertinentes a la demandante, quien si bien dio respuesta en término hábil, ésta “no estuvo acorde con las observaciones formuladas”, concretamente respecto de lo relacionado con el pliego reivindicatorio, habida cuenta de la presentación de dos pliegos referidos a la misma materia, sin llegar a definir “cual era el pliego que debía considerarse” en el trámite respectivo.

Manifiesta la Oficina Nacional Competente, que de acuerdo con la norma comunitaria la respuesta a las observaciones debe ser completa y ajustada a lo requerido. Afirma en este sentido, que el artículo 13 literal d) de la Decisión 344 determina que las solicitudes deberán contener “ una o más reivindicaciones que precisen la materia para la cual se solicita la protección mediante la patente”.

Sostiene, además, que para fines de considerar el abandono de la solicitud, no basta la no respuesta o la respuesta insuficiente a las observaciones comunicadas, sino que procederá igualmente, cuando no se complemente los antecedentes o requisitos formales. En tal sentido, se expresa que acerca de la prórroga del plazo para dar cumplimiento a los requerimientos de que trata el artículo 22 de la Decisión, internamente, el artículo 5 del Decreto 117 de 1994, “ establece que debe presentarse una solicitud sobre el particular, acompañando el pago correspondiente a la prórroga, lo que no se cumplió por la parte demandante dentro de la vía gubernativa y cuando era oportuno hacerlo ”.

Afirma que la oficina nacional competente “ no podía sustraerse al estricto cumplimiento de lo previsto en el artículo 22 de la Decisión 344, por no cumplirse con los requisitos establecidos en el artículo 13 literal d) ”; aclarando que el archivo de la solicitud fue ordenado no sólo por la “falta absoluta de respuesta sino también por la ausencia de adecuada complementación de los requisitos formales”.

Concluye sus fundamentaciones aseverando que la Superintendencia procedió al pleno acatamiento del trámite previsto en la Decisión 344 y en el Decreto reglamentario 117 de 1994, garantizando con ello el debido proceso y el derecho de petición y defensa de la sociedad ahora demandante y, que no se configura violación alguna de lo preceptuado en el artículo 22 de dicha normatividad, por lo que las Resoluciones acusadas no son nulas, pues se ajustan a pleno derecho y a las disposiciones legales vigentes sobre propiedad industrial.

Dentro de la prueba pedida, la Superintendecia de Industria y Comercio ha solicitado que se tenga como tal, “la interpretación prejudicial del Acuerdo de Cartagena”. Con base en lo anteriormente expuesto, este Tribunal, CONSIDERANDO:

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Este Tribunal es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional competente, como lo es en este caso la jurisdicción consultante, conforme lo establece el artículo 32 del Tratado de Creación del Organismo. 2.

NORMAS A SER INTERPRETADAS Corresponde, conforme a lo solicitado por la Instancia Consultante, proceder a la interpretación del artículo 22 de la Decisión 344, considerando adicionalmente el Tribunal, la conveniencia de interpretar de oficio el literal d) del artículo 13 y el artículo 21 de la misma Decisión, de cuyo alcance y desarrollo derivan los efectos establecidos en el artículo 22.

DECISION 344 ( ) “Artículo 13.- Las solicitudes para obtener patentes de invención deberán presentarse ante la oficina nacional competente y deberán contener: ( ) “d) Una o más reivindicaciones que precisen la materia para la cual se solicita la protección mediante la patente; ( ) “Artículo 21.- Admitida la solicitud, la oficina nacional competente examinará, dentro de los quince días hábiles siguientes a su presentación, si ella se ajusta a los aspectos formales indicados en la presente Decisión.” “Artículo 22.- Si del examen resulta que la solicitud no cumple con los requisitos a los que hace referencia el artículo anterior, la oficina nacional competente formulará las observaciones correspondientes a fin de que el peticionario presente respuesta a las mismas o complemente los antecedentes dentro del plazo de treinta días hábiles siguientes a la fecha de notificación. Dicho plazo será prorrogable por una sola vez y por un período igual, sin que pierda su prioridad.

“Si a la expiración del término señalado el peticionario no presentó respuesta a las observaciones o no complementó los antecedentes y requisitos formales, se considerará abandonada la solicitud”. 3. PATENTABILIDAD Es preciso considerar como premisa mayor en este campo, que un invento para ser considerado patente, debe ser novedoso, tener nivel inventivo y ser susceptible de aplicación industrial, según así lo dispone el artículo 1º de la Decisión 344. 4.

REQUISITOS Y CONTENIDO DE LA SOLICITUD DE PATENTE Los artículos 13 y 14 de la Decisión 344 establecen las formalidades que deben reunir las solicitudes de patente; el primero fija los requisitos que deben satisfacer aquellas, en tanto que el segundo precisa los documentos que deben ser anexados. En efecto, el artículo 13 de la Decisión 344 dispone que “las solicitudes para obtener patentes de invención deberán presentarse ante la oficina nacional competente ”.

Adicionalmente, en el literal d) de ese artículo se precisa, que las solicitudes deben contener, entre otros requisitos: Una o más reivindicaciones que precisen la materia para la cual se solicita la protección mediante la patente. Por lo tanto, las reivindicaciones constituyen parte esencial de la respectiva solicitud, debido a que delimitan el campo de la patente y especifican la regla técnica que se desea patentar, razones por las cuales éstas deben ser suficientemente claras y concisas.

Su fundamento radica pues en la descripción respectiva, de forma tal que el alcance de la reivindicación corresponda y se justifique con el contenido de aquella. Conocido a cabalidad lo que se pretende o aspira patentar, la autoridad competente estará entonces en aptitud de determinar si el invento es o no patentable. El incumplimiento de los requisitos analizados, establecidos por el artículo 13, puede ocasionar, de conformidad con el inciso final, que la oficina nacional competente no admita la solicitud, ni le fije fecha de presentación.

5. EXAMEN FORMAL Y OBSERVACIONES A LA SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION El cumplimiento de los requisitos exigidos para la patentabilidad de una invención, permitirá llevar a cabo el examen formal de manera adecuada y llegar a una definición exacta sobre la novedad, así como respecto del nivel inventivo y de la susceptibilidad de aplicación industrial del invento.

Examen formal de la solicitud El artículo 21 de la Decisión 344 consagra la obligación de realizar un examen de forma por parte de la oficina nacional competente, respecto de las solicitudes que hubieren sido admitidas a trámite, es decir, de aquellas que hayan sido analizadas previamente de acuerdo a lo previsto en el último párrafo del artículo 13.

Ese examen consiste en la verificación de que la solicitud cumpla efectivamente todos los requisitos exigidos por el artículo 13 y que, además, hayan sido anexados a la misma, los documentos requeridos por el artículo 14. En la sentencia dictada en el Proceso 6-IP-89, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 50, de 17 de noviembre de 1989, este Tribunal, refiriéndose a la Decisión 85 entonces en vigencia, manifestó: "El examen preliminar previsto en el artículo 14 de la Decisión no prejuzga sobre los resultados del examen definitivo de que trata el artículo 19.

El hecho de que la oficina nacional competente no haya formulado reparos a la solicitud de patente o que éstos hayan sido respondidos o aclarados y que se hayan completado los antecedentes no significa que la patente tenga que ser concedida. En este primer examen, la oficina nacional competente no está facultada para emitir juicio de valor sobre los documentos que se han adjuntado a la solicitud.

Su facultad se limita a verificar si los documentos indicados en el artículo 12 fueron presentados junto con la solicitud. El análisis de fondo de estos documentos deberá hacerse con ocasión del examen definitivo, luego de que la solicitud haya sido publicada para que los interesados tengan la oportunidad de presentar observaciones. Si la invención no precisa con exactitud el objeto inventivo y si el memorial descriptivo tampoco distingue claramente entre lo novedoso y lo conocido, la oficina nacional competente debe solicitar que se precisen las reivindicaciones y se complete la descripción. Cuando en la descripción se haya acumulado un número excesivo de reivindicaciones, lo que puede hacer difícil determinar el verdadero alcance de la patente, se debe pedir al solicitante que determine con precisión el campo exacto de los derechos que se pretenden proteger con la patente.

Con este examen lo que se busca, entre otras finalidades, es evitar que un solicitante obtenga la protección de reivindicaciones injustificadamente extensas que le permitan sacar ventajas a las que no tiene derecho". Ha dicho en la referida sentencia, adicionalmente, que: “Cuando la oficina nacional competente procede a efectuar el examen preliminar previsto en el artículo 14 y encuentra que la solicitud no se ajusta a los requerimientos de la Decisión 85, debe formular los reparos del caso “a fin de que el peticionario presente sus observaciones o complemente los antecedentes”, como dispone el artículo 15.

Dos son las facultades atribuidas a la oficina nacional competente cuando formula un reparo: a) puede solicitar aclaraciones o ampliaciones o que se subsanen las omisiones observadas en la solicitud; y b) pedir que se envíen los antecedentes que se omitieron. La oficina nacional competente no puede hacer juicios de valor sobre la documentación presentada ya que esa valoración debe hacerse después de publicada la solicitud y antes de efectuar el segundo examen”.

Los conceptos emitidos por el Tribunal en la oportunidad indicada mantienen su validez, puesto que las exigencias analizadas forman también parte de la Decisión 344 cuyas disposiciones ahora se interpretan, en lo pertinente. Formulación de observaciones a la solicitud de Patente Señala el artículo 22 de la Decisión 344, que si del examen formal realizado por la Oficina Nacional Competente resulta que la solicitud no cumple con los requisitos determinados en el artículo 21, debe esa instancia gubernamental formular las observaciones correspondientes, “a fin de que el peticionario presente respuestas a las mismas o complemente los antecedentes dentro del plazo de 30 días hábiles a la fecha de notificación, plazo que puede ser prorrogable por una sola vez y por un período igual sin que la solicitud pierda su prioridad”.

El artículo 22 considera la posibilidad de que una solicitud no cumpla los requisitos formales establecidos en los artículos 13 y 14 de la Decisión, dando lugar a que la Oficina Nacional Competente formule las correspondientes observaciones. Este Tribunal ha expresado, que frente a observaciones propuestas por la Autoridad Competente, puede el solicitante “ asumir dos posiciones: bien, abstenerse de contestarlas o, por el contrario, comparecer y presentar las observaciones que estime pertinentes o complementar los antecedentes materia del reparo”.[1] La falta de respuesta a las observaciones formuladas o la no complementación de los antecedentes y de los requisitos formales, lleva a que la solicitud sea considerada abandonada.

Abandono de la solicitud Este Tribunal ha manifestado al respecto: “El silencio del peticionario ocasiona que la solicitud se considere abandonada sin necesidad de declaración. “La comparecencia ante la oficina nacional competente y la consecuente presentación de observaciones o complementación de antecedentes puede producir dos situaciones jurídicas con diversas consecuencias.

“La primera, de carácter positivo, surge cuando el solicitante satisface los reparos formulados por la oficina nacional competente, en cuyo caso la solicitud y el extracto de la descripción del invento y de las reivindicaciones solicitadas serán publicadas ‘por una vez en un órgano de publicación adecuado’ ” (art. 23 de la Decisión 344).

Y, la “segunda situación —negativa— se produce cuando el solicitante, a pesar de haber presentado observaciones o complementado los antecedentes, no satisfizo los reparos formulados. En este último caso la oficina nacional competente considerará abandonada la solicitud sin necesidad de declaración, según el mandato contenido ”. (art. 22 de la Decisión 344).

“Para estos efectos, la Administración debe hacerle conocer al solicitante que no satisfizo los requerimientos, y por lo tanto, se considera abandonada su solicitud, sin que el peticionario pueda formular nuevos reparos. Tampoco se podrá conceder un nuevo plazo para que subsane las omisiones observadas en la solicitud o para que envíe cualquier antecedente que se hubiere omitido ”.[2] Una vez culminadas las etapas referidas, se llevará a cabo el examen definitivo sobre patentabilidad, del cual dependerá la concesión o no de la patente que corresponda a la solicitud que se analice.

El examinador debe allegar todos los elementos de juicio posibles, pues en la medida en que sean más los instrumentos de análisis, más objetivo y mejor será el pronunciamiento final; de no requerirse información adicional o de no existir vulneración de derechos adquiridos por terceros, el examen de fondo se torna definitivo. En el caso de que no se alleguen los elementos necesarios para un mejor análisis dentro del plazo determinado, se declarará abandonada la solicitud, sin necesidad del examen definitivo.

Con fundamento en las consideraciones anteriores, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 1. Los artículos 13 y 14 de la Decisión 344 establecen formalidades para el trámite de patentes que son de obligatorio cumplimiento y, que deben ser observadas por el peticionario, para que su solicitud pueda ser admitida por la Oficina Nacional Competente. 2.

Esta Dependencia deberá, luego de recibir una solicitud, verificar si élla reúne todos los requisitos exigidos por la Decisión 344, examen que deberá extenderse a sus anexos. De no acompañarse los documentos exigidos, la autoridad deberá sin embargo admitir a trámite la solicitud, a reserva de proceder en una fase posterior, al examen de forma regulado por los artículos 21 y 22, sin que el incumplimiento de tales requisitos pueda ser motivo de rechazo o de inadmisión de la misma. 3.

El examen exigido por el artículo 21 de la Decisión 344 implica un análisis de los aspectos formales, sin que recaiga por tanto sobre cuestiones de fondo. 4. Si al realizar el examen de forma, la Oficina Nacional Competente considera que la solicitud no cumple los requisitos, debe formular las observaciones respectivas, a fin de que el peticionario dé respuesta a las mismas, o complemente los antecedentes dentro del plazo de treinta días hábiles –prorrogables por un período igual- siguientes a la notificación. El silencio respecto de tales observaciones acarreará que la solicitud se considere abandonada.

A igual conclusión conducirá el hecho de que el solicitante no proceda a complementar, cuando se le exija, los antecedentes o los requisitos formales correspondientes. 5. La Oficina Nacional Competente será responsable, en todo caso, acerca de la aceptación o del rechazo de las observaciones o respecto de la aprobación o la denegación de una solicitud.

El Consejo de Estado de la Republica de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia en el proceso interno N° 7198, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal de Justicia, reformado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.

Deberá tomar en cuenta, además, lo previsto en el último inciso del artículo 128 del aludido Instrumento. Notifíquese esta sentencia al mencionado Consejo, mediante copia sellada y certificada y, remítase así mismo copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Guillermo Chahín Lizcano PRESIDENTE (E) Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO ----------------------- [1] Proceso 47-IP-99, sentencia de 04 de octubre del año 2000.

G.O. Nº 617, de 7 de noviembre del 2000. Caso: patente “RETENCION DE COLLAR PARA NUCLEO FLEXIBLE DE UNA LINTERNA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [2] Proceso 34-IP-95, sentencia de 28 de noviembre de 1997, G.O.A.C. Nº 318, de 26 de enero de 1998. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA