Año XIX - Número 892 Lima, 31 de enero de 2003 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 106-IP-2002.- Interpretación Prejudicial del artículo 22 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Interpretación de oficio de los artículos 13 literal d) y 21 de la misma Decisión. Actor: THE PROCTER & GAMBLE COMPANY. Patente: “BATERIA CON CONTROLADOR INCORPORADO”. Proceso interno Nº 7198. Proceso 107-IP-2002.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literal a), 95 inciso segundo, y 100 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo - Distrito No. 1 (Quito) de la República del Ecuador.

Expediente Interno 5287-CSA. Actor: RECKITT & COLMAN (OVERSEAS) LIMITED. Marca: HARTIK Proceso 108-IP-2002.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literal a) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito Nº 1, Quito, República del Ecuador.

Interpretación de oficio del artículo 93 de la misma Decisión. Actor: GLAXO GROUP LIMITED. Marca: “SUMIGRAN”. Proceso interno N° 7078-2000-LY. PROCESO 106-IP-2002 Interpretación prejudicial del artículo 22 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Interpretación de oficio de los artículos 13 literal d) y 21 de la misma Decisión. Actor: THE PROCTER & GAMBLE COMPANY Patente: “BATERIA CON CONTROLADOR INCORPORADO”. Proceso interno Nº 7198. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En Quito a los cuatro días del mes de diciembre del año dos mil dos. su Consejera de Estado, doctora Olga Inés Navarrete Barrero.

VISTOS: En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de Que la solicitud recibida por este Tribunal el 29 de octubre del año 2002, se ajustó a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su Esta- Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL tuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por medio de auto de 20 de noviembre del mismo año. 1.

ANTECEDENTES: 31/01/2003 2.28 dencia de Industria y Comercio de Colombia, solicitud de protección de patente para la invención denominada “BATERIA CON CONTROLADOR INCORPORADO”, 2. El 21 de abril del mismo año, la mencionada Superintendencia requirió al solicitante, que en el plazo de 30 días complemente su solicitud. 1.1. Partes. Actúa como demandante la sociedad THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, siendo demandada la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. 1.2.

Actos demandados. La interpretación se plantea en razón de que la sociedad THE PROCTER & GAMBLE COMPANY demanda ante la jurisdicción consultante, la declaratoria de nulidad de las siguientes Resoluciones expedidas por la mencionada Superintendencia: - Nº 20.359, de 30 de septiembre de 1999, mediante la cual se ordena “archivar la solicitud de privilegio de patente de invención”, correspondiente a la titulada BATERIA CON CONTROLADOR INCORPORADO; y, - Nº 31.599, de 30 de noviembre del 2000, por la cual, al ser resuelto el recurso de reconsideración planteado, es confirmada la decisión contenida en la Resolución anterior.

Solicita adicionalmente la accionante, que como consecuencia de las declaraciones pedidas y a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la División de Nuevas Creaciones de la aludida Dependencia, continuar con el trámite de concesión de la indicada patente. 1.3. Hechos relevantes. La instancia consultante destaca los siguientes aspectos: a) Los hechos 1.

El 5 de abril de 1999, la sociedad THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, presentó ante la División de Nuevas Creaciones de la Superinten- 3. El 28 de mayo, también de 1999, la sociedad peticionaria de la patente dio respuesta a lo solicitado. 4. El 26 de agosto del indicado año, fueron presentados a la Superintendencia de Industria y Comercio, documentos de cesión de derechos sobre el invento, en favor del accionante, debidamente legalizados y traducidos. 5.

El 30 de septiembre de 1999, la misma Dependencia expidió la Resolución Nº 20.359, por medio de la cual ordenó archivar la aludida solicitud de patente, argumentando que “ el requerimiento no fue atendido por el actor de conformidad con lo observado por la Superintendencia”. En dicha resolución determinó, además, que “habiéndose requerido para que manifestara de manera expresa cual de los dos pliegos de reivindicaciones presentados era el que se iba a escoger para el trámite de la solicitud ( ) tal manifestación no se hizo”. 6.

El 17 de noviembre, también de 1999, la sociedad THE PROCTER & GAMBLE COMPANY interpuso recurso de reposición contra la resolución emitida. 7. El 30 de noviembre del 2000, la Superintendencia de Industria y Comercio, al resolver el recurso de reposición, expidió la Resolución Nº 31.599 por medio de la cual confirma la Resolución Nº 20.359, quedando así agotada la vía gubernativa. b) Escrito de demanda La sociedad THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, domiciliada en Cincinnati, Ohio, Estados Unidos de América, por intermedio de Apoderado, ha presentado, según se ha dicho, demanda de nulidad contra la Resolución 20.359, de 30 de septiembre de 1999.

GACETA OFICIAL Manifiesta la actora, que las Resoluciones emitidas por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, violan artículos específicos de la Constitución Política, del Código Contencioso Administrativo, de la Ley 58 de 1982, así como “el artículo 22 de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina”. En lo concretamente relacionado con la disposición comunitaria precisada, sostiene que de su lectura se desprende que “ el plazo de treinta días hábiles que tiene el administrado para dar respuesta al requerimiento que haga la oficina nacional competente será prorrogable por una única vez si así lo solicita el administrado.

En mi respuesta de 28 de mayo de 1999 expresé clara y categóricamente que si no estaba dado cabal cumplimiento a lo solicitado por ese despacho, me acojo al plazo de prórroga establecido en el artículo 22 de la Decisión 344 y pido que se me indiquen con precisión cuales son los requisitos faltantes”. Sostiene que el no haberse procedido en esa forma y haberse contrariamente decidido el archivo del expediente, “ es claramente violatorio del artículo ” antes especificado. c) Contestación de la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, también por intermedio de Apoderado, solicita no tener en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por la actora.

Asevera que la Decisión 344, como ordenamiento legal vigente en materia de Propiedad Industrial, es válidamente aplicable respecto del asunto controvertido, por lo que el fundamento legal de los actos administrativos acusados se ajusta plenamente a derecho y, en aquellos, la Superintendencia se ajustó también plenamente al trámite establecido sobre patentes, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa.

Expresa que de conformidad con el artículo 21 de esa Decisión, fue llevado a cabo el examen de los requisitos formales de la solicitud y efectuados los requerimientos pertinentes a la demandante, quien si bien dio respuesta en término hábil, ésta “no estuvo acorde con las observaciones formuladas”, concretamente respecto de lo relacionado con el pliego reivindicatorio, habida cuenta de la presentación de dos pliegos referidos a la misma materia, sin llegar 31/01/2003 3.28 a definir “cual era el pliego que debía considerarse” en el trámite respectivo.

Manifiesta la Oficina Nacional Competente, que de acuerdo con la norma comunitaria la respuesta a las observaciones debe ser completa y ajustada a lo requerido. Afirma en este sentido, que el artículo 13 literal d) de la Decisión 344 determina que las solicitudes deberán contener “ una o más reivindicaciones que precisen la materia para la cual se solicita la protección mediante la patente”.

Sostiene, además, que para fines de considerar el abandono de la solicitud, no basta la no respuesta o la respuesta insuficiente a las observaciones comunicadas, sino que procederá igualmente, cuando no se complemente los antecedentes o requisitos formales. En tal sentido, se expresa que acerca de la prórroga del plazo para dar cumplimiento a los requerimientos de que trata el artículo 22 de la Decisión, internamente, el artículo 5 del Decreto 117 de 1994, “ establece que debe presentarse una solicitud sobre el particular, acompañando el pago correspondiente a la prórroga, lo que no se cumplió por la parte demandante dentro de la vía gubernativa y cuando era oportuno hacerlo ”.

Afirma que la oficina nacional competente “ no podía sustraerse al estricto cumplimiento de lo previsto en el artículo 22 de la Decisión 344, por no cumplirse con los requisitos establecidos en el artículo 13 literal d) ”; aclarando que el archivo de la solicitud fue ordenado no sólo por la “falta absoluta de respuesta sino también por la ausencia de adecuada complementación de los requisitos formales”.

Concluye sus fundamentaciones aseverando que la Superintendencia procedió al pleno acatamiento del trámite previsto en la Decisión 344 y en el Decreto reglamentario 117 de 1994, garantizando con ello el debido proceso y el derecho de petición y defensa de la sociedad ahora demandante y, que no se configura violación alguna de lo preceptuado en el artículo 22 de dicha normatividad, por lo que las Resoluciones acusadas no son nulas, pues se ajustan a pleno derecho y a las disposiciones legales vigentes sobre propiedad industrial.

Dentro de la prueba pedida, la Superintendecia de Industria y Comercio ha solicitado que se tenga como tal, “la interpretación prejudicial del Acuerdo de Cartagena”. GACETA OFICIAL Con base en lo anteriormente expuesto, este Tribunal, CONSIDERANDO: 31/01/2003 4.28 mas o complemente los antecedentes dentro del plazo de treinta días hábiles siguientes a la fecha de notificación. Dicho plazo será prorrogable por una sola vez y por un período igual, sin que pierda su prioridad.

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Este Tribunal es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional competente, como lo es en este caso la jurisdicción consultante, conforme lo establece el artículo 32 del Tratado de Creación del Organismo. 2.

NORMAS A SER INTERPRETADAS Corresponde, conforme a lo solicitado por la Instancia Consultante, proceder a la interpretación del artículo 22 de la Decisión 344, considerando adicionalmente el Tribunal, la conveniencia de interpretar de oficio el literal d) del artículo 13 y el artículo 21 de la misma Decisión, de cuyo alcance y desarrollo derivan los efectos establecidos en el artículo 22.

DECISION 344 ( ) “Artículo 13.- Las solicitudes para obtener patentes de invención deberán presentarse ante la oficina nacional competente y deberán contener: ( ) “d) Una o más reivindicaciones que precisen la materia para la cual se solicita la protección mediante la patente; “Si a la expiración del término señalado el peticionario no presentó respuesta a las observaciones o no complementó los antecedentes y requisitos formales, se considerará abandonada la solicitud”. 3.

PATENTABILIDAD Es preciso considerar como premisa mayor en este campo, que un invento para ser considerado patente, debe ser novedoso, tener nivel inventivo y ser susceptible de aplicación industrial, según así lo dispone el artículo 1º de la Decisión 344. 4. REQUISITOS Y CONTENIDO DE LA SOLICITUD DE PATENTE Los artículos 13 y 14 de la Decisión 344 establecen las formalidades que deben reunir las solicitudes de patente; el primero fija los requisitos que deben satisfacer aquellas, en tanto que el segundo precisa los documentos que deben ser anexados.

En efecto, el artículo 13 de la Decisión 344 dispone que “las solicitudes para obtener patentes de invención deberán presentarse ante la oficina nacional competente ”. Adicionalmente, en el literal d) de ese artículo se precisa, que las solicitudes deben contener, entre otros requisitos: Una o más reivindicaciones que precisen la materia para la cual se solicita la protección mediante la patente.

( ) “Artículo 21.- Admitida la solicitud, la oficina nacional competente examinará, dentro de los quince días hábiles siguientes a su presentación, si ella se ajusta a los aspectos formales indicados en la presente Decisión.” “Artículo 22.- Si del examen resulta que la solicitud no cumple con los requisitos a los que hace referencia el artículo anterior, la oficina nacional competente formulará las observaciones correspondientes a fin de que el peticionario presente respuesta a las mis- Por lo tanto, las reivindicaciones constituyen parte esencial de la respectiva solicitud, debido a que delimitan el campo de la patente y especifican la regla técnica que se desea patentar, razones por las cuales éstas deben ser suficientemente claras y concisas.

Su fundamento radica pues en la descripción respectiva, de forma tal que el alcance de la reivindicación corresponda y se justifique con el contenido de aquella. Conocido a cabalidad lo que se pretende o aspira patentar, la autoridad competente estará en- GACETA OFICIAL tonces en aptitud de determinar si el invento es o no patentable. El incumplimiento de los requisitos analizados, establecidos por el artículo 13, puede ocasionar, de conformidad con el inciso final, que la oficina nacional competente no admita la solicitud, ni le fije fecha de presentación.

5. EXAMEN FORMAL Y OBSERVACIONES A LA SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION El cumplimiento de los requisitos exigidos para la patentabilidad de una invención, permitirá llevar a cabo el examen formal de manera adecuada y llegar a una definición exacta sobre la novedad, así como respecto del nivel inventivo y de la susceptibilidad de aplicación industrial del invento.

Examen formal de la solicitud El artículo 21 de la Decisión 344 consagra la obligación de realizar un examen de forma por parte de la oficina nacional competente, respecto de las solicitudes que hubieren sido admitidas a trámite, es decir, de aquellas que hayan sido analizadas previamente de acuerdo a lo previsto en el último párrafo del artículo 13.

Ese examen consiste en la verificación de que la solicitud cumpla efectivamente todos los requisitos exigidos por el artículo 13 y que, además, hayan sido anexados a la misma, los documentos requeridos por el artículo 14. En la sentencia dictada en el Proceso 6-IP-89, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 50, de 17 de noviembre de 1989, este Tribunal, refiriéndose a la Decisión 85 entonces en vigencia, manifestó: “El examen preliminar previsto en el artículo 14 de la Decisión no prejuzga sobre los resultados del examen definitivo de que trata el artículo 19.

El hecho de que la oficina nacional competente no haya formulado reparos a la solicitud de patente o que éstos hayan sido respondidos o aclarados y que se hayan completado los antecedentes no significa que la patente tenga que ser concedida. En este primer examen, la oficina nacional competente no está facultada para emitir juicio de valor sobre los documentos que se han adjuntado 31/01/2003 5.28 a la solicitud.

Su facultad se limita a verificar si los documentos indicados en el artículo 12 fueron presentados junto con la solicitud. El análisis de fondo de estos documentos deberá hacerse con ocasión del examen definitivo, luego de que la solicitud haya sido publicada para que los interesados tengan la oportunidad de presentar observaciones. Si la invención no precisa con exactitud el objeto inventivo y si el memorial descriptivo tampoco distingue claramente entre lo novedoso y lo conocido, la oficina nacional competente debe solicitar que se precisen las reivindicaciones y se complete la descripción. Cuando en la descripción se haya acumulado un número excesivo de reivindicaciones, lo que puede hacer difícil determinar el verdadero alcance de la patente, se debe pedir al solicitante que determine con precisión el campo exacto de los derechos que se pretenden proteger con la patente.

Con este examen lo que se busca, entre otras finalidades, es evitar que un solicitante obtenga la protección de reivindicaciones injustificadamente extensas que le permitan sacar ventajas a las que no tiene derecho”. Ha dicho en la referida sentencia, adicionalmente, que: “Cuando la oficina nacional competente procede a efectuar el examen preliminar previsto en el artículo 14 y encuentra que la solicitud no se ajusta a los requerimientos de la Decisión 85, debe formular los reparos del caso “a fin de que el peticionario presente sus observaciones o complemente los antecedentes”, como dispone el artículo 15.

Dos son las facultades atribuidas a la oficina nacional competente cuando formula un reparo: a) puede solicitar aclaraciones o ampliaciones o que se subsanen las omisiones observadas en la solicitud; y b) pedir que se envíen los antecedentes que se omitieron. La oficina nacional competente no puede hacer juicios de valor sobre la documentación presentada ya que esa valoración debe hacerse después de publicada la solicitud y antes de efectuar el segundo examen”.

Los conceptos emitidos por el Tribunal en la oportunidad indicada mantienen su validez, puesto que las exigencias analizadas forman también parte de la Decisión 344 cuyas disposiciones ahora se interpretan, en lo pertinente. GACETA OFICIAL 31/01/2003 6.28 Formulación de observaciones a la solicitud de Patente “La primera, de carácter positivo, surge cuando el solicitante satisface los reparos formulados por la oficina nacional competente, en cuyo caso la solicitud y el extracto de la descripción del invento y de las reivindicaciones solicitadas serán publicadas ‘por una vez en un órgano de publicación adecuado’ ” (art. 23 de la Decisión 344).

Señala el artículo 22 de la Decisión 344, que si del examen formal realizado por la Oficina Nacional Competente resulta que la solicitud no cumple con los requisitos determinados en el artículo 21, debe esa instancia gubernamental formular las observaciones correspondientes, “a fin de que el peticionario presente respuestas a las mismas o complemente los antecedentes dentro del plazo de 30 días hábiles a la fecha de notificación, plazo que puede ser prorrogable por una sola vez y por un período igual sin que la solicitud pierda su prioridad”.

Y, la “segunda situación —negativa— se produce cuando el solicitante, a pesar de haber presentado observaciones o complementado los antecedentes, no satisfizo los reparos formulados. En este último caso la oficina nacional competente considerará abandonada la solicitud sin necesidad de declaración, según el mandato contenido ”. (art. 22 de la Decisión 344).

El artículo 22 considera la posibilidad de que una solicitud no cumpla los requisitos formales establecidos en los artículos 13 y 14 de la Decisión, dando lugar a que la Oficina Nacional Competente formule las correspondientes observaciones. Este Tribunal ha expresado, que frente a observaciones propuestas por la Autoridad Competente, puede el solicitante “ asumir dos posiciones: bien, abstenerse de contestarlas o, por el contrario, comparecer y presentar las observaciones que estime pertinentes o complementar los antecedentes materia del reparo”.1 La falta de respuesta a las observaciones formuladas o la no complementación de los antecedentes y de los requisitos formales, lleva a que la solicitud sea considerada abandonada.

Abandono de la solicitud Este Tribunal ha manifestado al respecto: “El silencio del peticionario ocasiona que la solicitud se considere abandonada sin necesidad de declaración. “La comparecencia ante la oficina nacional competente y la consecuente presentación de observaciones o complementación de antecedentes puede producir dos situaciones jurídicas con diversas consecuencias. 1 Proceso 47-IP-99, sentencia de 04 de octubre del año 2000.

G.O. Nº 617, de 7 de noviembre del 2000. Caso: patente “RETENCION DE COLLAR PARA NUCLEO FLEXIBLE DE UNA LINTERNA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. “Para estos efectos, la Administración debe hacerle conocer al solicitante que no satisfizo los requerimientos, y por lo tanto, se considera abandonada su solicitud, sin que el peticionario pueda formular nuevos reparos.

Tampoco se podrá conceder un nuevo plazo para que subsane las omisiones observadas en la solicitud o para que envíe cualquier antecedente que se hubiere omitido ”.2 Una vez culminadas las etapas referidas, se llevará a cabo el examen definitivo sobre patentabilidad, del cual dependerá la concesión o no de la patente que corresponda a la solicitud que se analice.

El examinador debe allegar todos los elementos de juicio posibles, pues en la medida en que sean más los instrumentos de análisis, más objetivo y mejor será el pronunciamiento final; de no requerirse información adicional o de no existir vulneración de derechos adquiridos por terceros, el examen de fondo se torna definitivo. En el caso de que no se alleguen los elementos necesarios para un mejor análisis dentro del plazo determinado, se declarará abandonada la solicitud, sin necesidad del examen definitivo.

Con fundamento en las consideraciones anteriores, 2 Proceso 34-IP-95, sentencia de 28 de noviembre de 1997, G.O.A.C. Nº 318, de 26 de enero de 1998. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA GACETA OFICIAL EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 1. Los artículos 13 y 14 de la Decisión 344 establecen formalidades para el trámite de patentes que son de obligatorio cumplimiento y, que deben ser observadas por el peticionario, para que su solicitud pueda ser admitida por la Oficina Nacional Competente. 2.

Esta Dependencia deberá, luego de recibir una solicitud, verificar si élla reúne todos los requisitos exigidos por la Decisión 344, examen que deberá extenderse a sus anexos. De no acompañarse los documentos exigidos, la autoridad deberá sin embargo admitir a trámite la solicitud, a reserva de proceder en una fase posterior, al examen de forma regulado por los artículos 21 y 22, sin que el incumplimiento de tales requisitos pueda ser motivo de rechazo o de inadmisión de la misma. 3.

El examen exigido por el artículo 21 de la Decisión 344 implica un análisis de los aspectos formales, sin que recaiga por tanto sobre cuestiones de fondo. 4. Si al realizar el examen de forma, la Oficina Nacional Competente considera que la solicitud no cumple los requisitos, debe formular las observaciones respectivas, a fin de que el peticionario dé respuesta a las mismas, o complemente los antecedentes dentro del plazo de treinta días hábiles –prorrogables por un período igual- siguientes a la notificación. El silencio respecto de tales observaciones acarreará que la solicitud se considere abandonada.

A igual conclusión conducirá el hecho de que el solicitante no proceda a complementar, cuando se le exija, los antece- 31/01/2003 7.28 dentes o los requisitos formales correspondientes. 5. La Oficina Nacional Competente será responsable, en todo caso, acerca de la aceptación o del rechazo de las observaciones o respecto de la aprobación o la denegación de una solicitud.

El Consejo de Estado de la Republica de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia en el proceso interno N° 7198, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal de Justicia, reformado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.

Deberá tomar en cuenta, además, lo previsto en el último inciso del artículo 128 del aludido Instrumento. Notifíquese esta sentencia al mencionado Consejo, mediante copia sellada y certificada y, remítase así mismo copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Guillermo Chahín Lizcano PRESIDENTE (E) Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO GACETA OFICIAL 31/01/2003 8.28 PROCESO 107-IP-2002 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literal a), 95 inciso segundo, y 100 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo - Distrito No. 1 (Quito), de la República del Ecuador.

Expediente Interno 5287-CSA. Actor: RECKITT & COLMAN (OVERSEAS) LIMITED. Marca: HARTIK. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los cuatro días del mes de diciembre del año dos mil dos, en la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Presidente del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador, Dr. Patricio Secaira Durango, dentro del proceso interno No. 5287-CSA. h), 83 literales a) d) y e); 95, inciso segundo; y 100, en concordancia con el artículo 31 de la Ley de Modernización del Estado y 20 del Reglamento de aplicación de la misma Ley.

En su argumentación, sostiene que la resolución antes mencionada, fue emitida por un funcionario incompetente, y que lo hizo sin una congruente ni fundamentada motivación. VISTOS: Que la referida solicitud se ajusta a las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto del Tribunal, por tanto, su admisión a trámite ha sido considerada procedente.

Tomando en consideración: Que el signo HARTIK no cumple con la principal función de una marca, esto es, la de distinguir productos o servicios, por ser evidentemente semejante a las marcas HARPIC y HARPIC RESBLOC de su propiedad. Señala que la coexistencia en el mercado de estas marcas crea confusión respecto de la procedencia empresarial dada la semejanza capaz de inducir al público a error. 1.

ANTECEDENTES Se han tomado en cuenta los siguientes hechos destacables: 1.1. Las Partes Presenta la demanda RECKITT & COLMAN (OVERSEAS) LIMITED y comparecen como demandados: El Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual; El Director Nacional de Propiedad Industrial; El Procurador General del Estado. Como tercero Interesado actúa la Compañía SYNCRO (ARGENTINA) S.A.Q.I.C.I.F. 1.2.

Objeto y fundamentos de la demanda La actora presenta la demanda contra la Resolución No. 0934178 del 17 de marzo de 1998, emitida por el Director Nacional de Propiedad Industrial encargado, con el objeto de obtener su nulidad, por considerar que viola los siguientes artículos de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena: 81, 82 literales a) y Que los productos protegidos por los signos en disputa son similares pues pertenecen a la clase 5ª 1, lo que hace más grave el riesgo de confusión y que tratándose de signos que distinguen productos farmacéuticos debió realizarse un examen más riguroso que el procedente con respecto a otro tipo de marcas y productos.

Asevera que al presentar una solicitud para nuevo registro, estando dentro del plazo de gracia para la renovación de la marca, la compañía SYNCRO perdió todo derecho sobre su inscripción de 1987, asumiendo por tanto el riesgo de que terceros puedan presentar observaciones y de que el examinador realice el examen de registrabilidad. 1 CLASE 5 Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas.

GACETA OFICIAL 1.3. Contestación de la demanda: El Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, no contestó la demanda. El Procurador General del Estado, compareció para indicar que vigilará las actuaciones judiciales que se realicen en este proceso. El Director Nacional de Propiedad Industrial, no contestó la demanda. La Compañía SYNCRO (ARGENTINA) S.A.Q.I.C.I.F. formuló su oposición expresando que la resolución impugnada por la actora no coincide con el número relacionado con la marca HARTIK y que por tanto, está alegando la nulidad de otro expediente.

Tacha como improcedente la alegación relacionada con la competencia del funcionario que suscribió el acto administrativo impugnado. Sostiene que solicitó un nuevo registro pues al no estar en uso la marca no procedía solicitar su renovación y propone las siguientes excepciones: “a) que la marca Hartik, ampara productos comprendidos dentro de la clase 5, y está destinada a proteger productos medicinales para uso humano; b) que niega pura y simplemente los fundamentos de hecho y de derecho de la acción propuesta; c) niega que la marca HARPIC, se encuentre en uso en el mercado ecuatoriano con productos que distingan medicamentos para uso humano y más bien protege productos destinados a la limpieza del hogar; que en consecuencia no existe posibilidad de confusión, ya que ninguna persona solicitaría artículos de limpieza del hogar y las tomaría como productos médicos; d) que no se violó la Ley de Marcas de Fábrica ni las Decisiones 313 y 344 del Acuerdo de Cartagena y demás disposiciones que mencionó el actor; e) finalmente solicitó el rechazo de la demanda, por no tener fundamento alguno y violar disposiciones expresas sobre propiedad industrial”. 31/01/2003 9.28 de conformidad con lo que consagra el artículo 32 del Tratado de su Creación.

3. NORMAS OBJETO DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL. La interpretación prejudicial que realizará el Tribunal, estará referida a los artículos requeridos por el Juez consultante; estos son: artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literal a), 95 inciso segundo, y 100 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas.

Artículo 81. “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.” Artículo 82.

“No podrán registrarse como marcas los signos que: “a) No puedan constituir marcas conforme al artículo anterior; “h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate.” Artículo 83.

2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. “Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: El Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para GACETA OFICIAL registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;” Artículo 95, inciso segundo. 31/01/2003 10.28 manifestado su criterio sobre los requisitos para el registro de marcas, en numerosas sentencias 2, de donde pueden extraerse los siguientes criterios: La Distintividad.

Sobre este requisito de la marca ha señalado la Doctrina, al comentar sentencias del Tribunal: “Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada.” “Distinguir, en el lenguaje corriente, es conocer algo por las diferencias que muestra con otras cosas, ver las desigualdades entre ellos.

Así se emplea en frases tales como “distinguiría el timbre de su voz entre mil. Artículo 100. La distintividad, tal como la entiende el TJCA, puede caracterizarse por un doble aspecto: “Contra la solicitud presentada dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia al que se refiere el artículo anterior, para la misma marca, por quien fue su último titular, no procederán observaciones con base en el registro de terceros que hubiesen coexistido con la marca solicitada.” -Que el signo debe ser distintivo en si mismo; abstracción hecha de otros signos utilizados a título de marca, y -Que el signo utilizado como marca debe ser diferente de los otros signos que se emplean a título de marca para distinguir los mismos productos o servicios, o productos o servicios similares”.3 4.

CONSIDERACIONES. Procede, en consecuencia el Tribunal, a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará los aspectos relacionados con los requisitos para el registro de marcas: distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica; la irregistrabilidad por falta de distintividad y por inducción a error o a engaño a los medios comerciales o a los consumidores; la confundibilidad y sus implicaciones respecto del registro de marcas.

La conexión competitiva de los productos o servicios; debida motivación de los actos relacionados con el registro de marcas; y el plazo de gracia para la renovación del registro y procedencia de observaciones. Signo distinto es, entonces, aquel individual y singular frente a los demás, que no es confundible con otros de la misma especie en el mercado de servicios y de productos.

El signo que no tenga estas características, carecería del objeto o función esencial de la marca, cual es el de distinguir unos productos de otros.4 Se considera que la distintividad, constituye la función principal de la marca, toda vez que la marca está destinada a diferenciar en el mercado los productos o servicios de otros de la misma clase o similares, haciendo viable de 4.1.

Requisitos para el Registro de Marcas: 2 La marca fundamenta su existencia en la protección y seguridad que debe otorgar tanto al consumidor como a su titular, para distinguir en el mercado productos o servicios. El cumplimiento de los requisitos exigidos por la Ley Comunitaria para el registro de un signo, es determinante para que una marca entre a formar parte del mercado competitivo.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha 3 4 Ver sobre el tema: Sentencia del 14 de agosto del 2002. Proceso 60-IP-02. Marca DILTANMEPHA. En G.O.A.C. No. 830 del 6 de septiembre del 2002. // Sentencia del 7 de junio del 2000, Proceso 38-IP-2000, Marca: FRITTY. En G.O.A.C. No. 578 del 27 de junio del 2000. PACHON, Manuel y Sánchez, Zoraida: El régimen andino de la propiedad industrial.

Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, Santa Fe de Bogotá-Colombia, 1995, p. 198. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia del 20 de junio del 2000. Proceso 19-IP2000, Marca: LOS ALPES. En G.O.A.C. No. 585 del 20 de julio del 2000. GACETA OFICIAL esa manera la diferenciación por parte del consumidor. La Perceptibilidad. En concepto de Manuel PACHON “percibir es apreciar algo por medio de los sentidos o de la inteligencia. Y perceptible es, entonces, lo que se puede percibir del concepto de signo se deduce que éste tiene que ser perceptible por el sujeto receptor, pues si no se puede percibir deja de ser signo”. 5 La perceptibilidad, es el elemento que permitirá captar al público consumidor el signo por los sentidos, por ello, la marca debe estar materializada con el objeto de que el consumidor la identifique plenamente como tal y la relacione con el producto o servicio a que se refiera.

Al respecto el Tribunal ha señalado: 31/01/2003 11.28 que signos carentes de la virtud de ser plenamente distintivos, provoquen confusión, haciendo que el consumidor tome un producto por otro, afectando también, la economía del titular de la marca. 4.2. Irregistrabilidad por falta de distintividad y por inducción a error o a engaño a los medios comerciales o a los consumidores.

La capacidad distintiva de un signo, es la pauta básica para que una marca cumpla con la razón de su registro. “El poder o carácter distintivo de un signo es la capacidad intrínseca que tiene para identificar un producto o un servicio. No tiene tal carácter el signo que se confunda con aquello que va a identificar ” 8 “Para la recepción sensible o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista y aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, un dibujo, o a un conjunto de dibujos, de manera tal que este requisito supone el paso del mundo de lo intangible a lo tangible y es la característica primordial que permite a la marca ser aprehendida por los consumidores, para que estos puedan retenerla en su memoria, apreciarla y distinguirla de otras.” 6 La prohibición sobre el registro de signos carentes de distintividad, determina que este requisito pretende contribuir a un normal desarrollo en el mercado de productos y servicios; por lo tanto, para que una marca se caracterice por su distintividad, debe poseer la aptitud para identificar fácilmente un producto o servicio, y diferenciarse plenamente con otras marcas.

La Susceptibilidad de representación gráfica. Es un requisito que implica que el signo debe estar representado bien sea a través de figuras, palabras, signos mixtos, colores o cualquier otro mecanismo que lo exprese. “Este requisito –dice PACHON- surge de la necesidad que permita al signo la publicación y archivo de las marcas solicitadas. ‘Una descripción que permita formarse una idea del signo, objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos’ ” 7 “Lo que le da el carácter de tal a la marca, es precisamente su función. Hay muchos signos dentro del acervo cultural que no tienen relación alguna con el denominado sistema de propiedad industrial.

Hay otros signos que también son distintivos, pero que no son marcas, ya que distinguen un objeto diverso al de ella. Las marcas se caracterizan por su aptitud para identificar fácilmente un producto. Ellos tienen una función diferenciadora, cuyo objeto es distinguir un producto o servicio ” 9 Estos tres componentes infaltables en una marca, constituyen los requisitos que la ley comunitaria ha establecido para la procedencia del registro de un signo. Con ello, se quiere evitar La distintividad de una marca, es una característica que abarca la necesidad de que el consumidor tenga una idea clara sobre el producto que desea comprar.

Cuando una marca no es distinguible porque es semejante o similar a 5 6 7 PACHON, Manuel y Sánchez, Zoraida. Ibidem, p. 195-197. Ver en Sentencia del 7 de agosto de 1998. Proceso 20IP-98, Marca: RIO CLARO. En G.O.A.C. No. 393 de 14 de diciembre de 1998. PACHON, Manuel, Ibidem, p. 200, 201. Sobre la distintividad, Aldo Cornejo ha dicho: 8 9 OTAMENDI, Jorge: Derecho de Marcas, Editorial AbeledoPerrot, Tercera Edición Ampliada y Actualizada, Buenos Aires, p. 128.

CORNEJO, Aldo: Derecho de Marcas, Editorial Cultural Cuzco S.A. Lima Perú, 1992, p.

55. GACETA OFICIAL otra, cae en la prohibición legal de registro, ya que atenta contra el consumidor al llevarlo a creer que una marca distingue un producto con unas características que no las tiene, o cuando cree que se trata de una marca registrada anteriormente. La falta de distintividad en relación con una marca existente en el mercado, puede provocar error en el usuario, así como en los medios comerciales, por ello, la ley ha determinado que la sola posibilidad de confusión, es suficiente para la denegatoria del registro.

Se trata de una determinación preventiva, que el juzgador deberá examinar con mucha cautela y ver si las características de la marca permiten su registro, así como prever las consecuencias de que dicho signo entre al mercado de consumidores. El error o engaño al consumidor y a los medios comerciales, se debe a la identidad, similitud o semejanza con un signo solicitado anteriormente o registrado, y si la marca no tiene la virtud de diferenciar el producto o servicio con otros, provocando error y confusión sobre el producto o su procedencia u origen, el signo es irregistrable y si se registra, puede ser objeto de anulación. La Jurisprudencia del Tribunal ha manifestado sobre el error: “ es necesario establecer que en términos generales la confusión se origina en la semejanza entre los signos distintivos y la mayor o menor similitud de los productos que estas marcas protejan, factores que llevan a los consumidores a error o confusión en cuanto al origen de los productos vendidos con la marca similar, sin tomar en cuenta que estos productos pueden provenir de empresas diferentes”. 10 31/01/2003 12.28 nal competente en donde se tomará en cuenta que cumpla con su función de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante, con el objeto de que ninguna marca registrada o solicitada anteriormente se confunda con la nueva, ya que goza de protección legal.

Esta protección legal, previene que ningún signo similar o idéntico entre al mercado de competidores a provocar disturbios y confusión en los usuarios. La marca debe servir para que el consumidor conozca la calidad y origen del producto y no ser una amenaza de confusión y error; a su vez, debe proteger el interés del productor en dar a conocer una marca que ampara un bien o un servicio con determinadas cualidades y características.

Por ello, la causal de irregistrabilidad de un signo confundible, evita que se atente contra la distintividad de la marca y contra la identidad del producto a que ella accede.11 Una marca confundible, evidencia un riesgo de confusión que traerá como consecuencia el impedimento de su registro. El examinador deberá analizar dicha marca con mucho cuidado y detenimiento, basándose en las reglas elaboradas por la doctrina y la jurisprudencia que este Tribunal han establecido para que el criterio plasmado en la decisión, se justifique razonablemente.

El tratadista Fernández-Novoa ha manifestado sobre esta actividad: “La consideración del carácter distintivo de una marca, es un ejercicio complejo que implica una combinación de elementos objetivos y subjetivos. El examinador, debe ponderar la impresión general por la globalidad de la marca tomando en cuenta la naturaleza de los productos y servicios, el grado de conocimiento de los potenciales consumidores de tales productos y otros factores relevantes al caso.

Si bien el procedimiento de examen debe ser tan objetivo como resulte posible, y 4.3. La confundibilidad y sus implicaciones respecto del registro de marcas. La conexión competitiva de los productos o servicios. Una marca, para constituirse como tal, debe aprobar el examen realizado en la oficina nacio- 10 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia del 11 de marzo de 1998. Proceso 14-IP-96. Marca: PROMOFERIAS. En G.O.A.C. No. 363 del 11 de agosto de 1998. 11 Ver más sobre el tema en TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Sentencia del 1 de julio de 1997, Proceso 21-IP-96. Marca: GOLOSIA. En Gaceta Oficial No. 318 del 26 de enero de 1998.// Sentencia del 16 de octubre del 2002.

Proceso: 83-IP-02. Marca: DOSTCHE ZEREBRIN. // Sentencia del 2 de octubre del 2002. Proceso: 79-IP-02. Marca: DISEÑO DE ETIQUETA. GACETA OFICIAL 31/01/2003 13.28 los examinadores deben procurar, tanto individual como colectivamente, conseguir la mayor coherencia posible”.12 medio de la identificación marcaria; también introduce desorden en el mercado de bienes y de servicios afectando la libre competencia.” 15 La apreciación de tales cuestiones debe realizarse desde un doble aspecto: objetivo, en la comparación y análisis de las semejanzas; y subjetivo, desde el punto de vista del público consumidor.

La protección legal que le confiere la ley comunitaria al titular de la marca, le da facultades para que pueda impedir el uso por un tercero, de una marca que provoque confusión con respecto de la suya, la doctrina ha dicho lo siguiente: La confusión provoca denegatoria de la inscripción, aunque no exista oposición, si estima la autoridad pertinente que la misma es evidente, y aunque exista la posibilidad de producirse, porque en este caso está velando por la honestidad de las relaciones comerciales.13 “El propietario de una marca tiene derecho a impedir el uso del propio signo por un tercero, bien sea como marca, como nombre comercial o como rótulo, aplicado a distinguir productos o servicios también idénticos o cuando menos concurrentes o relacionados en el ámbito comercial propio.

El Tribunal del Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que “la confusión presenta diversos grados que van desde la identidad de dos marcas hasta la similitud caracterizada por la semejanza entre ellas. De esta figura se predica que la marca que se proyecte registrar no debe confundirse con la debidamente inscrita que goza de la protección legal del registro y del derecho de su titular de utilizarla en forma exclusiva”. 14 Y respecto de las consecuencias de tal fenómeno ha indicado que “ la confundibilidad de la marca es noción estrechamente relacionada con el error, porque la confusión en la oferta de productos o marcas similares o idénticas genera error en el consumidor, error que desde el punto de vista jurídico vicia el consentimiento.

La causal de irregistrabilidad del signo idéntico o similar a otro ya registrado o solicitado en registro evita que se atente contra la distintividad de la marca y contra su identidad con el producto a que ella accede. El signo idéntico o semejante a la marca registrada representa una amenaza de introducir desorden en el mercado de productos y además de inducir a error al consumidor y al productor interesado en que se conozca la calidad y origen de su producto por “Para las marcas registradas resulta claramente operante el derecho a impedir el empleo por terceros de signos que puedan dar lugar a error o confusión en el mercado.

Esta posibilidad de error o confusión podrá derivarse indistintamente de una similitud gráfica o fonética y deberá referirse a productos o servicios coincidentes o concurrentes”.16 Reiterativamente, el Tribunal ha puntualizado que “la ley ampara a una marca del riesgo de confusión o de la ‘similitud confusionista’ frente a otras, siempre que las dos protejan productos o servicios de la misma clase, o los mismos o similares productos aún de diferentes clases, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público consumidor a error” 17.

El principio de la especialidad no es aplicable en términos absolutos, cuando la identidad o similitud de las marcas está en relación con productos o servicios que por su semejanza puedan generar grave confusión en el público consumidor. Este criterio ha sido aplicado por el Tribunal de Justicia desde la expedición de la 15 12 13 14 FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos: Tratado sobre Derecho de Marcas, Editorial Marcial Pons, Madrid, 2001, p. 128.

OSORIO, Manuel et.al: Enciclopedia Jurídica Omeba, Tomo XIX, Editorial Driskill S.A. Buenos Aires-Argentina, 1984, p. 101. Sentencia del 4 de julio de 1994. Proceso: 02-IP-94. Marca: NOEL. G.O.A.C. Nº 163 de 12 de septiembre de 1994. Jurisprudencia del TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA, Tomo III, 1992-94, pág. 145. 16 17 Ver en TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia del 7 de junio del 2000. Proceso 38-IP-2000. Marca: FRITTY. En la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 578 del 27 de junio del 2000. AGUILAR, Mariano, et. al: Nueva Enciclopedia Jurídica, Editorial Francisco Seix S.A. Barcelona- España, 1981. Tomo XV, p. 911. Ver en TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 11 de marzo de 1998.

Proceso 14-IP-96. Marca: PROMOFERIAS. En G.O.A.C. No. 363 del 11 de agosto de 1998. GACETA OFICIAL 31/01/2003 14.28 Decisión 311 que introdujo cambios en esta materia a la Decisión 85 de la Comisión, abandonando la referencia a la protección de la marca solamente “respecto de productos o servicios comprendidos en una misma clase”, reemplazándola por la más amplia y general de “ los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”.

Esta disposición, significa que prescindiendo de la notoriedad de la marca, hay protección, también, para los signos que distinguen productos o servicios que, aunque ubicados en otra clase internacional, por la similitud o semejanza de éstos, pueda generar error o confusión en los consumidores. dependientemente de la clase de que se trate pero siempre que guarden similitud por su finalidad, carácter substituible, etc “Destacando en la parte de las conclusiones de la referida sentencia (numeral 6), lo siguiente: “Para aclarar la irresgistrabilidad de un signo solicitado como marca, se analizará la confundibilidad en el campo visual, auditivo e ideológico, comparando siempre el signo con los productos o servicios que las dos marcas van a proteger, siendo irregistrable aquel si los productos son iguales o semejantes, o tienen entre si alguna conexión competitiva que pueda conducir al público a error, sin consideración a la clase del nomenclator a que pertenezcan.

El análisis comparativo será mas exigente cuando la naturaleza de los productos frente al público al que van destinados puedan ocasionar daños a la salud humana por efectos de la confusión.” 20 Recopilando criterios de varias sentencias, traídos a consideración en el Proceso 95-IP-02 18, el Tribunal ha manifestado: “Al respecto se hace necesario señalar que la prohibición se refiere a productos o servicios en los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error (el subrayado es nuestro), lo que implica que no es necesario que se hallen dentro de la misma clase de la Clasificación Internacional de Niza, sino que entre los productos puedan existir similitud o conexión competitiva entre ellos ” 19 “Al resolver otra solicitud de interpretación, la No. 09ip1998, expresó en la parte considerativa de la providencia que: “El examen comparativo no se ha de realizar únicamente entre los signos sino entre éstos y los productos o servicios a protegerse, toda vez que una marca ampara o protege no al universo de productos sino a aquellos a los cuales se ha concretado la solicitud respectiva.

Según el artículo 83 literal a) el titular de una marca podrá hacer valer sus derechos cuando un tercero pretenda registrar otro signo similar o semejante para los mismos productos de una misma clase o para “productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”, caso en el cual la protección se concede in- 18 19 Sentencia del 20 de noviembre del 2002.

Proceso 95IP-02. Marca: ALPIN. Sentencia de 24 de enero del 2001. Proceso 60-IP-00. Marca: MAXVALL. En G.O.A.C. No. 642 de 25 de febrero del 2001. El Tribunal ha enfatizado, que al no restringir la posibilidad de confusión o error únicamente para el supuesto de identidad de productos pertenecientes a una determinada clase, el juzgador debe estimar el caso, basándose en hechos reales y verdaderos de la existencia de confusión en el consumidor, determinada por el hecho de la semejanza de los productos o servicios distinguidos por marcas idénticas o semejantes, pertenecientes a distinta clase del nomenclator, denominada por la doctrina, conexión competitiva, para cuya apreciación, se han elaborado las siguientes reglas: “a) La inclusión de los productos en una misma clase de nomenclador.

“Esta regla tiene especial interés cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase de nomenclador perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase. En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro corresponde a quien alega. 20 Sentencia de 15 de mayo de 1998.

Proceso No. 09-IP98. Marca Dermalex. En G.O.A.C. No. 481 de 13 de septiembre de 1999. GACETA OFICIAL 31/01/2003 15.28 “b) Canales de comercialización. que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. “Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.

En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. “f) Partes y accesorios. “La confusión en este caso se produciría si entre el producto principal y el accesorio hay una cierta identidad con el producto final.

(Motores y válvulas, pero no en caso de tornillos y carburadores). “g) Mismo género de los productos. “Pese a que los productos pueden estar en diferentes clases y cumplir diferentes funciones o finalidades, si tienen características generales, existe la posibilidad de la similitud (medias de deporte y medias de vestir). “c) Mismos medios de publicidad.

“Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos. Si los mismos productos se difunden por la publicidad general (radio, televisión o prensa) presumiblemente se presentaría una conexión competitiva o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor.

“d) Relación o vinculación entre los productos. “Una relación entre los productos vendidos puede crear una conexión competitiva. No es lo mismo vender en un lugar helados y muebles que vender al mismo tiempo cocinas y refrigeradoras, entre las cuales existe una vinculación. “e) Uso conjunto o complementario de productos. “Los productos que comunmente se puedan utilizar conjuntamente (puertas y ventanas) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.

La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o “h) Misma finalidad. “Productos pertenecientes a diferentes clases pero que tienen similar naturaleza, uso o idénticas finalidades, pueden inducir a error o confusión. “i) Intercambiabilidad de los productos.

“Si es posible que un producto pueda ser sustituido por otro, es decir si son intercambiables en cuanto a su finalidad, la conexión competitiva es palpable.” 21 4.4. Debida motivación de los actos relacionados con el registro de marcas. Como lo establece la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, el procedimiento para el registro de marcas, tiene algunas formalidades que la Oficina Nacional Competente debe seguir, comenzando por el análisis de la solicitud de registro, cuyo contenido debe ajustarse a lo que impone el artículo 81 y tomando en consideración las prohibiciones de los artículos 82 y 83 de la misma Decisión. Después de la publicación y admitidas a trámite las observaciones que se presenten, la Oficina Nacional Competente, decidirá sobre las mismas, concediendo o negando el registro de mar- 21 KORS, Jorge Alberto: Derecho de Marcas, Editorial Ciudad, Buenos Aires-Argentina, 1999, p. 504-506.

GACETA OFICIAL 31/01/2003 16.28 ca, para ello, la Decisión 344 exige reiterativamente en sus artículos 95 y 96 que los pronunciamientos de las autoridades nacionales respecto de las solicitudes de registro de marcas sean debidamente motivados, es decir, que expresen los fundamentos en los que se basa para emitirlos. “La motivación de un acto dependerá muchas veces de su propia naturaleza o de su materia y de los efectos que el acto pueda producir en el administrado, por lo que en unos actos tal motivación puede tener una extensión mayor que en otros, pero en todo caso deberá contener los antecedentes necesarios mínimos para la resolución, lo que en otras palabras significa que en la motivación deben aparecer de manera clara y no equívoca las razones sobre las cuales se basa el acto” 23 La Jurisprudencia de este Tribunal en interpretación prejudicial sobre la debida motivación, en el proceso 64ip02 22, expuso: “Empero la definición acerca de la debida o indebida, suficiente o insuficiente, verdadera o falsa motivación del acto administrativo es una circunstancia que corresponde a la apreciación del Juez Nacional, razón por la cual El Tribunal se limita a reiterar los conceptos que en relación con la debida motivación expuso en el fallo dictado dentro del proceso 5-AN-97, (Sentencia del 8-VI.98.

Proceso 5AN-97. En G.O.A.C. No. 361 de 7-VIII—98.). Dijo en esa oportunidad: “ la motivación de los actos administrativos refleja las razones que inclinan al funcionario a pronunciarse en uno u otro sentido tomando como antecedente las normas legales y los hechos materiales o las situaciones fácticas que precedieron a la expedición de un acto.

La motivación se contrae en definitiva a explicar, el porqué del acto y la razón de ser de la resolución o declaración, constituyendo por ello una formalidad sustancial cuya ausencia, insuficiencia, error o falsedad puede llevar a la nulidad del acto. La plena correlación entre los argumentos esgrimidos por el administrador sobre el derecho y los hechos y la resolución adoptada frente a los efectos que el acto va a producir, constituirá la ecuación jurídica para hablar de una verdadera, necesaria, sustancial, inequívoca y concordante motivación. “La motivación jurídica y de hecho, vendría a constituir la causa del acto, emitida por el sujeto del mismo (la administración) que expresa su voluntad con el objeto de producir efectos jurídicos concretos encaminados a alcanzar una finalidad necesariamente vinculada con el interés general o colectivo. 4.5.

Plazo de gracia para la renovación del registro y procedencia de observaciones. Sobre esta institución del Derecho relativo a las marcas, Otamendi ha señalado que “ puede sólo efectuarse con respecto al registro anterior, es decir de la misma marca, y con relación a los mismos productos o servicios antes protegidos la renovación no importa el renacimiento del derecho de propiedad de la marca, sino tan sólo su conservación” 24 El Registro de una marca, puede ser renovado por períodos de diez años, en los mismos términos del registro de que se trata.

La solicitud de renovación deberá realizarse dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro, pero el titular gozará de un plazo de gracia de seis meses posteriores a la fecha de su vencimiento. Es importante destacar que la renovación no exige la prueba de uso de la marca y que se otorgará en los mismos términos del registro anterior (Artículo 99, Decisión 344).

Igualmente, que no estará sujeta a ningún examen por parte de la autoridad administrativa. Tampoco podrá ser objeto de oposición u observaciones por parte de terceros, tal como lo indica el artículo 100 de la citada Decisión. Las disposiciones referentes a la renovación de la marca, contemplan estas previsiones de tipo excepcional, como la de no admitir un nuevo análisis del signo, en tanto éste ya fue examinado por la autoridad respectiva en el lapso que otorga la ley para su registro inicial, tiempo en 23 22 Sentencia del 24 de julio del 2002.

Proceso 64-IP-02. Marca: BLANQUEADOR INDIO. 24 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 14 de agosto del 2002. Proceso 60-IP-02. Marca: DILTANMEPHA. OTAMENDI, Jorge. Ibidem, p. 258. GACETA OFICIAL 31/01/2003 17.28 el cual estuvo sometida a posibles observaciones de terceros. Diferente es el caso cuando se trata de una solicitud de nuevo registro, puesto que allí se deberá seguir el trámite establecido en la Decisión 344 para el registro de marcas, quedando la solicitud sometida al respectivo análisis por parte de la autoridad y a las oposiciones que puedan presentarse por terceros interesados. chos reales y verdaderos de la existencia de confusión en el consumidor, determinada por el hecho de la semejanza de los productos o servicios distinguidos por marcas idénticas o semejantes, pertenecientes a distinta clase del nomenclator, denominada por la doctrina, conexión competitiva, para cuya apreciación, se han elaborado reglas que la autoridad respectiva deberá seguir.

De todo lo expuesto: EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CUARTO: Después del trámite establecido en la ley para el registro de marcas, la Oficina Nacional Competente, deberá dar a conocer su resolución, respecto de las solicitudes de registro, la cual deberá ser debidamente motivada, es decir, que exprese los fundamentos en los que se basa para emitirlos.

QUINTO: La renovación del registro de una marca, no exigirá la prueba de uso de la misma y se otorgará en los mismos términos del registro anterior; no esta sujeta a ningún examen por parte de la autoridad administrativa, excepto los asuntos de forma que la ley exige que se cumplan. Tampoco está sujeta a oposición de terceros, tal como lo indica la ley comunitaria en la Decisión 344.

CONCLUYE:

PRIMERO: Los requisitos contemplados en el artículo 81 de la Decisión 344, son determinantes, para que una marca pueda ser registrada de conformidad con la ley comunitaria, cuyo propósito es proteger los intereses del usuario tanto como de su titular y velar por la honestidad de las relaciones comerciales.

SEGUNDO: Si un signo no tiene la capacidad para identificar un producto o un servicio en el mercado, no puede ser registrado. La falta de distintividad en relación con una marca existente en el mercado, puede provocar error en el usuario, así como en los medios comerciales, y ante esta posibilidad, se justifica la denegatoria del registro.

TERCERO: Una marca confundible, evidencia un riesgo de confusión que traerá como consecuencia su impedimento de registro. El examinador deberá analizar dicha marca con mucho cuidado y detenimiento, basándose en las reglas elaboradas por la doctrina y la jurisprudencia. La posibilidad de confusión o error no se restringe únicamente para el supuesto de identidad de productos pertenecientes a una determinada clase, el juzgador debe estimar el caso, basándose en he- De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el juez nacional consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación. Además, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del vigente Estatuto del Tribunal.

Notifíquese al consultante mediante copia certificada y sellada de la presente sentencia, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a los fines de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Guillermo Chahín Lizcano PRESIDENTE (E) GACETA OFICIAL 31/01/2003 18.28 Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO PROCESO 108-IP-2002 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal a) y h), 83 literal a) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito Nº 1, Quito, República del Ecuador.

Interpretación de oficio del artículo 93 de la misma Decisión. Actor: GLAXO GROUP LIMITED. Marca: “SUMIGRAN”. Proceso interno N° 7078-2000-LY. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Quito, a los cuatro días del mes de diciembre del año dos mil dos. do de la República del Ecuador. Se constituye en tercero interesado la compañía LABORATORIOS LEGRAND S.A. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito Nº 1, Quito, de la República del Ecuador, por intermedio de su Presidente, doctor Patricio Secaira Durango. 1.2 Acto demandado.

VISTOS: Que la solicitud recibida por este Tribunal el 15 de noviembre del año 2002 se ajustó suficientemente a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por medio de auto de 27 de noviembre del mismo año. 1.

ANTECEDENTES: La interpretación se plantea en razón de que la compañía GLAXO GROUP LIMITED, demanda ante la jurisdicción consultante, la declaratoria de nulidad de la Resolución Nº 975081, de 11 de enero del 2000, expedida por el Director Nacional de Propiedad Industrial (E), a través de la cual decidió rechazar la observación presentada por la actora y conceder el registro de la denominación “SUMIGRAN” como marca de fábrica, destinada a proteger productos comprendidos en la Clase Nº 5 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de LABORATORIOS LEGRAND S.A. 1.3 Hechos relevantes.

Del expediente remitido por la Instancia Nacional Consultante han podido ser destacados los siguientes aspectos: 1.1 Partes. a) Los hechos Actúa como demandante la compañía GLAXO GROUP LIMITED, siendo demandados el Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, IEPI, el Director Nacional de Propiedad Industrial y el Procurador General del Esta- 1.

El 6 de marzo de 1998, la empresa LABORATORIOS LEGRAND S.A., presentó solicitud para obtener registro de la denominación “SUMIGRAN” como marca de fábrica, para GACETA OFICIAL distinguir productos comprendidos en la clase Nº 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 1 2. La solicitud a la cual le correspondió el expediente Nº 85763-98, fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 398, página 36. 3.

El 12 de febrero de 1999, se formuló observación al registro solicitado, por parte de la compañía GLAXO GROUP LIMITED, con base en la marca “IMIGRAN” de su propiedad, registrada en el Ecuador bajo el Nº 4979-90, el 22 de noviembre de 1990, renovada bajo el Nº 6273-95, de 1 de octubre de 1996, con vencimiento el 22 de noviembre del 2005 y que ampara productos también de la clase internacional Nº 5. 4 El 11 de enero del 2000, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial expidió la Resolución Nº 975081, por medio de la cual negó la observación propuesta y concedió el registro de la referida marca “SUMIGRAN” en favor de LABORATORIOS LEGRAND S.A. b) Escrito de demanda La compañía GLAXO GROUP LIMITED, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Inglaterra, demanda la nulidad de la aludida Resolución Nº 975081, de 11 de enero del 2000.

Sostiene la actora, en lo principal, y como ha sido ya dicho, que es propietaria de la marca “IMIGRAN”, registrada en el Ecuador el 22 de noviembre de 1990 y renovada en octubre de 1996 para una vigencia hasta el año 2005, por lo que la denominación “SUMIGRAN” no puede ser objeto de registro como marca, pues “ constituye una imitación ” de la anterior.

Manifiesta que su registro contraría lo expresamente determinado en el artículo 81 y en los literales a) y h) del artículo 82 de la Decisión 344, aludiendo a jurisprudencia sentada por este Tribunal en los procesos judiciales 1-IP-87, 2IP-94 y 5-IP-95. 1 Clase 5: Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebes; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; funguicidas, herbicidas. 31/01/2003 19.28 Afirma que los signos IMIGRAN y SUMIGRAN tienen “ gran similitud gráfica, visual y fonética apreciable a primera vista ” así como ortográfica, por lo que de permitirse el registro del segundo se crearía confusión entre los consumidores.

Esas denominaciones, dice, además, amparan productos comprendidos en la clase internacional Nº 5, razón por la cual, de concederse el registro de la denominación SUMIGRAN, “ evidentemente se produciría una sustancial dilución del poder distintivo de la marca “IMIGRAN”. c) Contestaciones a la demanda El Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, IEPI, ha negado los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda y, se ha ratificado en la Resolución Nº 975081 materia de la impugnación, por guardar según lo ha dicho, conformidad con las legislaciones andina y nacional.

El Procurador General del Estado, por medio del Director de Patrocinio, ha manifestado tan sólo, que le corresponde al Representante Legal del IEPI comparecer directamente a juicio en defensa de los intereses de esa institución, limitándose en su comparecencia a señalar domicilio judicial a los fines de “vigilar las actuaciones procesales en esta causa”.

Ni el Director Nacional de Propiedad Industrial, emisor del acto administrativo impugnado, ni LABORATORIOS LEGRAND S.A., empresa beneficiaria del mismo, han contestado la demanda. Con vista de lo anteriormente expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, CONSIDERANDO:

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Este Tribunal es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional competente, como lo es en este caso la jurisdicción nacional consultante, conforme lo establece el artículo 32 del Tratado de Creación del Organismo.

GACETA OFICIAL

2. CONSIDERACIONES PREVIAS El Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, de la República del Ecuador, ha solicitado por medio de oficio Nº 1169-TDCA2S, de 7 de noviembre del 2002, la interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literales a) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, de conformidad, según así se expresa, con lo dispuesto por el artículo 61 de la Decisión 184 de la Comisión, por medio de la cual fuera aprobado el anterior Estatuto del Tribunal.

No obstante esta desactualización informativa, se procede a atender el pedido hecho, por considerar que la solicitud se ajusta, en lo principal, a las exigencias establecidas por el artículo 125 del Estatuto vigente, aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores. Este Tribunal considera de importancia para la resolución de la causa interna, la interpretación, de oficio, del artículo 93 de la Decisión 344, cuya disposición resulta aplicable a esta controversia. 3.

NORMAS A SER INTERPRETADAS En consecuencia con lo antes expuesto y en uso de la facultad establecida por el artículo 34 de su Tratado de Creación, este Tribunal procede a interpretar las normas de la Decisión 344 cuyos textos se transcriben seguidamente: “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

“Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.” “Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: “a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;

( ) 31/01/2003 20.28 “h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate”; ( ) “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;” ( ) “Artículo 93.- Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones al registro de la marca solicitado.

“A los efectos del presente artículo, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar observaciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros.” ( ) “Artículo 95.“Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación haga valer sus alegatos, de estimarlo conveniente.

“Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o GACETA OFICIAL denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada.”

4. CONCEPTO DE MARCA Y SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS La marca es definida como todo signo visible, capaz de distinguir los bienes o los servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares originados en otra. El artículo 81 determina los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, los cuales son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. a) Perceptibilidad Siendo la marca un signo inmaterial, para que pueda ser percibido o captado por uno de los sentidos (vista, olfato, audición, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo perceptible o identificable por aquéllos.

La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la aprehende y asimila con facilidad. Por cuanto para la recepción sensible o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, un dibujo, o a un conjunto de dibujos. b) Distintividad El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de distinguir unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con las carac- 31/01/2003 21.28 terísticas esenciales o primordiales de aquéllos. c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en representaciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc.

5. PROHIBICIONES PARA EL REGISTRO DE MARCAS El ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina establece en el artículo 82 de la Decisión 344, ciertos impedimentos para que determinados signos sean registrados como marcas. a) Impedimentos básicos El literal a) del artículo 82 establece que no podrán registrarse como tales, los signos que conforme al artículo 81 de esa Decisión no puedan constituir marca.

Es necesario entonces sostener que un signo sólo es registrable, cuando cumple a cabalidad los tres requisitos determinados en el artículo 81 y desarrollados ya en el punto anterior, esto es, perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica; condiciones que, en resumen, determinan que el signo puede estar constituido por una manifestación que permita formarse idea concreta acerca de él, utilizando palabras o figuras.

El juez nacional consultante, cuando actúe como juez comunitario al aplicar las normas pertinentes del ordenamiento jurídico andino, deberá analizar si el signo cuyo registro se impugna, cumple o no los requisitos señalados en el citado artículo 81 y, verificar, si en este caso específico, no incurre en las excepciones a la GACETA OFICIAL 31/01/2003 22.28 registrabilidad contempladas en el literal a) del artículo 82 de la Decisión 344. determinar cuando un signo tiene por fin provocar un riesgo de confusión, aprovechando del conocimiento o prestigio de otra marca, para beneficiarse de la venta de productos similares, pero que obedecen a una línea nueva que quizás no cumpla con las mismas exigencias de calidad y cualidad de un producto reconocido en el mercado, disfrazándose una actitud defraudatoria que al ser detectada debe causar la denegación del registro en aras de la protección general de los consumidores”.3 b) Signos engañosos a los medios comerciales o al público consumidor El literal h) del referido artículo 82 de la Decisión 344 considera entre esas prohibiciones, al engaño a los medios comerciales o al público en general, en cuanto a la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades, etc. del producto, debiendo tenerse presente que la función principal de la marca es la de identificar y distinguir a los productos y a los servicios de un comerciante de los de otro.

6. EXCEPCIONES ADICIONALES PARA EL REGISTRO MARCARIO La identidad y la semejanza Esta prohibición tiene como objetivo, aquel de resguardar el orden público amparando por un lado, al consumidor, por medio de proteger su autonomía y de evitar que incurra en error al elegir y utilizar un determinado producto o servicio por estimar, equivocadamente, que adquiere uno de ciertas características o de determinada procedencia, cuando en realidad se hace de otro diferente que no tiene las especificidades deseadas o requeridas; y, por otro lado, protegiendo al productor, pues cuando se prohíbe el registro de signos engañosos, se impide o evita el uso de prácticas desleales de comercio que menoscaben el legítimo posicionamiento que hayan logrado en el mercado, productos identificados con marcas de las cuales es éste titular.

La legislación andina ha determinado, por otra parte, que no pueden ser objeto de registro como marca los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 83 objeto de la interpretación prejudicial solicitada. Este Tribunal al respecto ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”.4 El Tribunal al respecto ha expresado: “Estas consideraciones de orden público en beneficio de la colectividad, son las que deben orientar el criterio de la Oficina Nacional Competente en el examen de registrabilidad de las marcas sometidas a aprobación para registro, con miras a la protección del interés general del mercado de bienes y servicios y de quienes intervienen en el mismo como productores y consumidores”.2 Ha expuesto asimismo: “De esta manera, a entender del Tribunal, se le otorga a la administración la facultad de Ha enfatizado además en sus pronunciamientos el Organismo, acerca del cuidado que debe tenerse al realizar el análisis entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que 3 4 2 Proceso 07-IP-95, JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Tomo IV, pág. 166. Proceso 65-IP-2001, sentencia del 17 de octubre del 2001, marca: “SUSSEX”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 31/01/2003 23.28 cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto; podría presumirse, incluso, la presencia de la confusión. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible. ticularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión. El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes alejándose de un criterio arbitrario, han de determinarla con base en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

“Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Resulta en todo caso necesario considerar las siguientes características propias de la situación de semejanza: Similitud ideológica, que se da entre signos que evocan las mismas o similares ideas. Al respecto señala el profesor OTAMENDI, que aquella es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas.

Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea la que impide al consumidor distinguir una de otra” (Derecho de Marcas, pág. 152). En consecuencia, pueden ser considerados confundibles, signos que aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, como ya se ha expresado, la misma o similar idea;

Todo lo expuesto se encuentra ligado con las siguientes reglas para realizar el cotejo marcario: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. “Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. “Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas” 5.

Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas. “Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.

“En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo. Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes, pueden producir en mayor o menor grado, que la confusión sea más palpable u obvia;

Similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen una fonética similar. La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las par- “La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se reali5 Pedro C. Breuer Moreno, “TRATADO DE MARCAS DE FABRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, pág. 351 y ss.

GACETA OFICIAL ce a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina. “En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada.

El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas. Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ´disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. “La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. 6 7.

PRESENTACION Y TRAMITE DE OBSERVACIONES A LA SOLICITUD DE REGISTRO El Derecho Comunitario, Decisión 344, establece dentro del Régimen de Propiedad Industrial, quiénes son los interesados directos y quiénes, en consecuencia, pueden formular observaciones a las solicitudes de registro que se publiquen, conforme al procedimiento establecido en los artículos 93 y 95 de la Decisión 344.

Según esa normativa, luego de realizada la publicación, quien tenga interés legítimo respecto de las pretensiones contenidas en la respectiva solicitud puede oponerse a ella, mediante la formulación de observaciones, las cuales deben ser presentadas dentro de los 30 días hábiles siguientes, contados desde la fecha de la publicación conforme lo establece el artículo 93 de la Decisión 344.

De acuerdo con esta norma, se entenderá que tiene legítimo interés, además del acreditado por el observante, el titular de una marca idéntica o similar obtenida para pro- 6 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 31/01/2003 24.28 ductos o servicios, respecto de los cuales el uso de la nueva marca puede inducir al público a error, así como quien primero haya solicitado el registro de esa marca en los otros Países Miembros.

8. DECISION RESPECTO DE LAS OBSERVACIONES AL REGISTRO MARCARIO Una vez recibida la observación, a la Oficina Nacional Competente le corresponde examinar si ésta cumple las exigencias establecidas, de manera especial, si no se encuentra afectada por las situaciones previstas en el artículo 94 de la Decisión. Acto seguido le corresponderá notificar al peticionario el contenido de la objeción, para los efectos de que haga éste valer sus alegatos o defienda sus pretensiones y ofrezca las pruebas que considere pertinentes dentro del plazo que la ley le otorga para ello.

El artículo 95 de la Decisión 344 señala, en el inciso segundo, que luego de vencido el plazo respectivo “la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada”. Será entonces dicha Dependencia, la que, en definitiva, decida sobre las observaciones formuladas y, desde luego, respecto de la concesión o de la denegación del registro solicitado.

La función conferida a la Oficina Nacional Competente para realizar el examen sobre registrabilidad del signo, constituye una obligación que precede al otorgamiento del registro marcario. La existencia de observaciones compromete más aún al funcionario respecto de la realización del examen de fondo, pero, la inexistencia de las mismas no lo libera de la obligación de practicarlo; esto, porque el objetivo de la norma es el de que dicho examen se convierta en etapa obligatoria dentro del proceso de concesión o de denegación de los registros marcarios.

La Decisión 344 exige además en sus artículos 95 y 96, que los pronunciamientos de las autoridades nacionales respecto de las solicitudes de registro de marcas y, por cierto también acerca de las observaciones que en torno a aquéllas se formalicen, sean debidamente motivados y, adicionalmente, que se expresen en ellos los fundamentos en los que se basan para emitirlos.

GACETA OFICIAL Con fundamento en las consideraciones anteriores, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 1. Para que un signo sea registrado como marca, además de cumplir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica establecidos por el artículo 81, éste no debe encontrarse afectado por ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 2.

Según lo determina el literal h) del artículo 82 de la misma Decisión, no son registrables los signos engañosos para los medios comerciales o para el público consumidor, respecto de la procedencia, la naturaleza o el modo de fabricación de los productos, puesto que ello sería atentatorio a la buena fe del consumidor y constituiría una práctica desleal frente a la libre competencia en el comercio de bienes y de servicios. 3.

Para la determinación de la confundibilidad entre dos signos, se debe apreciar de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias, con el objeto de evitar la posibilidad de error en que pueda incurrir el consumidor al apreciar las marcas en cotejo. 4. El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Oficina Nacional Competente, sujetándose a las reglas de comparación de signos y considerando que aquel puede presentarse por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales. 5.

El momento procesal para que el titular de una marca demuestre su inconformidad acerca de un signo solicitado para registro, es el de las observaciones. 6. La Oficina Nacional Competente debe realizar necesariamente el examen de registrabilidad, el que comprenderá el análisis de todas las exigencias de la Decisión 344. 31/01/2003 25.28 Dicho examen debe ser realizado aún en aquellos casos en que no se hayan presentado observaciones a la solicitud de registro. 7.

La concesión o la negación del registro como marca dependerá del criterio del Juez o de la administración competente; tal concepto no podrá en ningún caso ser arbitrario, sino el correspondiente a lo determinado en la normatividad aplicable. El acto en el cual se concreten tales determinaciones deberá plasmarse en resolución debidamente motivada, la que deberá ser necesariamente notificada al peticionario.

El Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito Nº 1, Quito, de la República del Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia en el expediente interno N° 7078-2000-LY, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 del Estatuto de este Organo Jurisdiccional Comunitario, reformado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.

Deberá tomar en cuenta, también, lo previsto en el último inciso del artículo 128 del mencionado Instrumento. Notifíquese esta sentencia al mencionado Tribunal mediante copia sellada y certificada y, remítase así mismo copia, a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Guillermo Chahín Lizcano PRESIDENTE (E) Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO GACETA OFICIAL 31/01/2003 26.28 GACETA OFICIAL 31/01/2003 27.28 GACETA OFICIAL 31/01/2003 28.28 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú