PROCESO 107-IP-2002 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literal a), 95 inciso segundo, y 100 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo - Distrito No. 1 (Quito), de la República del Ecuador. Expediente Interno 5287-CSA.
Actor: RECKITT & COLMAN (OVERSEAS) LIMITED. Marca: HARTIK. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los cuatro días del mes de diciembre del año dos mil dos, en la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Presidente del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador, Dr. Patricio Secaira Durango, dentro del proceso interno No. 5287-CSA.
VISTOS: Que la referida solicitud se ajusta a las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto del Tribunal, por tanto, su admisión a trámite ha sido considerada procedente. Tomando en consideración: 1.
ANTECEDENTES Se han tomado en cuenta los siguientes hechos destacables: 1.1. Las Partes Presenta la demanda RECKITT & COLMAN (OVERSEAS) LIMITED y comparecen como demandados: El Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual; El Director Nacional de Propiedad Industrial; El Procurador General del Estado. Como tercero Interesado actúa la Compañía SYNCRO (ARGENTINA) S.A.Q.I.C.I.F. 1.2.
Objeto y fundamentos de la demanda La actora presenta la demanda contra la Resolución No. 0934178 del 17 de marzo de 1998, emitida por el Director Nacional de Propiedad Industrial encargado, con el objeto de obtener su nulidad, por considerar que viola los siguientes artículos de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena: 81, 82 literales a) y h), 83 literales a) d) y e); 95, inciso segundo; y 100, en concordancia con el artículo 31 de la Ley de Modernización del Estado y 20 del Reglamento de aplicación de la misma Ley.
En su argumentación, sostiene que la resolución antes mencionada, fue emitida por un funcionario incompetente, y que lo hizo sin una congruente ni fundamentada motivación. Que el signo HARTIK no cumple con la principal función de una marca, esto es, la de distinguir productos o servicios, por ser evidentemente semejante a las marcas HARPIC y HARPIC RESBLOC de su propiedad.
Señala que la coexistencia en el mercado de estas marcas crea confusión respecto de la procedencia empresarial dada la semejanza capaz de inducir al público a error. Que los productos protegidos por los signos en disputa son similares pues pertenecen a la clase 5ª [1], lo que hace más grave el riesgo de confusión y que tratándose de signos que distinguen productos farmacéuticos debió realizarse un examen más riguroso que el procedente con respecto a otro tipo de marcas y productos.
Asevera que al presentar una solicitud para nuevo registro, estando dentro del plazo de gracia para la renovación de la marca, la compañía SYNCRO perdió todo derecho sobre su inscripción de 1987, asumiendo por tanto el riesgo de que terceros puedan presentar observaciones y de que el examinador realice el examen de registrabilidad. 1.3. Contestación de la demanda: El Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, no contestó la demanda.
El Procurador General del Estado, compareció para indicar que vigilará las actuaciones judiciales que se realicen en este proceso. El Director Nacional de Propiedad Industrial, no contestó la demanda. La Compañía SYNCRO (ARGENTINA) S.A.Q.I.C.I.F. formuló su oposición expresando que la resolución impugnada por la actora no coincide con el número relacionado con la marca HARTIK y que por tanto, está alegando la nulidad de otro expediente.
Tacha como improcedente la alegación relacionada con la competencia del funcionario que suscribió el acto administrativo impugnado. Sostiene que solicitó un nuevo registro pues al no estar en uso la marca no procedía solicitar su renovación y propone las siguientes excepciones: “a) que la marca Hartik, ampara productos comprendidos dentro de la clase 5, y está destinada a proteger productos medicinales para uso humano; b) que niega pura y simplemente los fundamentos de hecho y de derecho de la acción propuesta; c) niega que la marca HARPIC, se encuentre en uso en el mercado ecuatoriano con productos que distingan medicamentos para uso humano y más bien protege productos destinados a la limpieza del hogar; que en consecuencia no existe posibilidad de confusión, ya que ninguna persona solicitaría artículos de limpieza del hogar y las tomaría como productos médicos; d) que no se violó la Ley de Marcas de Fábrica ni las Decisiones 313 y 344 del Acuerdo de Cartagena y demás disposiciones que mencionó el actor; e) finalmente solicitó el rechazo de la demanda, por no tener fundamento alguno y violar disposiciones expresas sobre propiedad industrial”.
2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. El Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, de conformidad con lo que consagra el artículo 32 del Tratado de su Creación.
3. NORMAS OBJETO DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL. La interpretación prejudicial que realizará el Tribunal, estará referida a los artículos requeridos por el Juez consultante; estos son: artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literal a), 95 inciso segundo, y 100 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas.
Artículo 81. “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.” Artículo 82.
“No podrán registrarse como marcas los signos que: “a) No puedan constituir marcas conforme al artículo anterior; “h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate.” Artículo 83.
“Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;” Artículo 95, inciso segundo. “Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada.” Artículo 100.
“Contra la solicitud presentada dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia al que se refiere el artículo anterior, para la misma marca, por quien fue su último titular, no procederán observaciones con base en el registro de terceros que hubiesen coexistido con la marca solicitada.” 4. CONSIDERACIONES. Procede, en consecuencia el Tribunal, a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará los aspectos relacionados con los requisitos para el registro de marcas: distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica; la irregistrabilidad por falta de distintividad y por inducción a error o a engaño a los medios comerciales o a los consumidores; la confundibilidad y sus implicaciones respecto del registro de marcas.
La conexión competitiva de los productos o servicios; debida motivación de los actos relacionados con el registro de marcas; y el plazo de gracia para la renovación del registro y procedencia de observaciones. 4.1. Requisitos para el Registro de Marcas: La marca fundamenta su existencia en la protección y seguridad que debe otorgar tanto al consumidor como a su titular, para distinguir en el mercado productos o servicios.
El cumplimiento de los requisitos exigidos por la Ley Comunitaria para el registro de un signo, es determinante para que una marca entre a formar parte del mercado competitivo. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha manifestado su criterio sobre los requisitos para el registro de marcas, en numerosas sentencias[2], de donde pueden extraerse los siguientes criterios: La Distintividad.
Sobre este requisito de la marca ha señalado la Doctrina, al comentar sentencias del Tribunal: “Distinguir, en el lenguaje corriente, es conocer algo por las diferencias que muestra con otras cosas, ver las desigualdades entre ellos. Así se emplea en frases tales como “distinguiría el timbre de su voz entre mil. La distintividad, tal como la entiende el TJCA, puede caracterizarse por un doble aspecto: -Que el signo debe ser distintivo en si mismo; abstracción hecha de otros signos utilizados a título de marca, y -Que el signo utilizado como marca debe ser diferente de los otros signos que se emplean a título de marca para distinguir los mismos productos o servicios, o productos o servicios similares”.[3] Signo distinto es, entonces, aquel individual y singular frente a los demás, que no es confundible con otros de la misma especie en el mercado de servicios y de productos.
El signo que no tenga estas características, carecería del objeto o función esencial de la marca, cual es el de distinguir unos productos de otros. [4] Se considera que la distintividad, constituye la función principal de la marca, toda vez que la marca está destinada a diferenciar en el mercado los productos o servicios de otros de la misma clase o similares, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.
La Perceptibilidad. En concepto de Manuel PACHON “percibir es apreciar algo por medio de los sentidos o de la inteligencia. Y perceptible es, entonces, lo que se puede percibir del concepto de signo se deduce que éste tiene que ser perceptible por el sujeto receptor, pues si no se puede percibir deja de ser signo”. [5] La perceptibilidad, es el elemento que permitirá captar al público consumidor el signo por los sentidos, por ello, la marca debe estar materializada con el objeto de que el consumidor la identifique plenamente como tal y la relacione con el producto o servicio a que se refiera.
Al respecto el Tribunal ha señalado: “Para la recepción sensible o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista y aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, un dibujo, o a un conjunto de dibujos, de manera tal que este requisito supone el paso del mundo de lo intangible a lo tangible y es la característica primordial que permite a la marca ser aprehendida por los consumidores, para que estos puedan retenerla en su memoria, apreciarla y distinguirla de otras.” [6] La Susceptibilidad de representación gráfica.
Es un requisito que implica que el signo debe estar representado bien sea a través de figuras, palabras, signos mixtos, colores o cualquier otro mecanismo que lo exprese. “Este requisito –dice PACHON- surge de la necesidad que permita al signo la publicación y archivo de las marcas solicitadas. ‘Una descripción que permita formarse una idea del signo, objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos’ ” [7] Estos tres componentes infaltables en una marca, constituyen los requisitos que la ley comunitaria ha establecido para la procedencia del registro de un signo. Con ello, se quiere evitar que signos carentes de la virtud de ser plenamente distintivos, provoquen confusión, haciendo que el consumidor tome un producto por otro, afectando también, la economía del titular de la marca. 4.2.
Irregistrabilidad por falta de distintividad y por inducción a error o a engaño a los medios comerciales o a los consumidores. La capacidad distintiva de un signo, es la pauta básica para que una marca cumpla con la razón de su registro. “El poder o carácter distintivo de un signo es la capacidad intrínseca que tiene para identificar un producto o un servicio.
No tiene tal carácter el signo que se confunda con aquello que va a identificar ” [8] La prohibición sobre el registro de signos carentes de distintividad, determina que este requisito pretende contribuir a un normal desarrollo en el mercado de productos y servicios; por lo tanto, para que una marca se caracterice por su distintividad, debe poseer la aptitud para identificar fácilmente un producto o servicio, y diferenciarse plenamente con otras marcas.
Sobre la distintividad, Aldo Cornejo ha dicho: “Lo que le da el carácter de tal a la marca, es precisamente su función. Hay muchos signos dentro del acervo cultural que no tienen relación alguna con el denominado sistema de propiedad industrial. Hay otros signos que también son distintivos, pero que no son marcas, ya que distinguen un objeto diverso al de ella.
Las marcas se caracterizan por su aptitud para identificar fácilmente un producto. Ellos tienen una función diferenciadora, cuyo objeto es distinguir un producto o servicio ” [9] La distintividad de una marca, es una característica que abarca la necesidad de que el consumidor tenga una idea clara sobre el producto que desea comprar. Cuando una marca no es distinguible porque es semejante o similar a otra, cae en la prohibición legal de registro, ya que atenta contra el consumidor al llevarlo a creer que una marca distingue un producto con unas características que no las tiene, o cuando cree que se trata de una marca registrada anteriormente.
La falta de distintividad en relación con una marca existente en el mercado, puede provocar error en el usuario, así como en los medios comerciales, por ello, la ley ha determinado que la sola posibilidad de confusión, es suficiente para la denegatoria del registro. Se trata de una determinación preventiva, que el juzgador deberá examinar con mucha cautela y ver si las características de la marca permiten su registro, así como prever las consecuencias de que dicho signo entre al mercado de consumidores.
El error o engaño al consumidor y a los medios comerciales, se debe a la identidad, similitud o semejanza con un signo solicitado anteriormente o registrado, y si la marca no tiene la virtud de diferenciar el producto o servicio con otros, provocando error y confusión sobre el producto o su procedencia u origen, el signo es irregistrable y si se registra, puede ser objeto de anulación. La Jurisprudencia del Tribunal ha manifestado sobre el error: “ es necesario establecer que en términos generales la confusión se origina en la semejanza entre los signos distintivos y la mayor o menor similitud de los productos que estas marcas protejan, factores que llevan a los consumidores a error o confusión en cuanto al origen de los productos vendidos con la marca similar, sin tomar en cuenta que estos productos pueden provenir de empresas diferentes”. [10] 4.3.
La confundibilidad y sus implicaciones respecto del registro de marcas. La conexión competitiva de los productos o servicios. Una marca, para constituirse como tal, debe aprobar el examen realizado en la oficina nacional competente en donde se tomará en cuenta que cumpla con su función de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante, con el objeto de que ninguna marca registrada o solicitada anteriormente se confunda con la nueva, ya que goza de protección legal.
Esta protección legal, previene que ningún signo similar o idéntico entre al mercado de competidores a provocar disturbios y confusión en los usuarios. La marca debe servir para que el consumidor conozca la calidad y origen del producto y no ser una amenaza de confusión y error; a su vez, debe proteger el interés del productor en dar a conocer una marca que ampara un bien o un servicio con determinadas cualidades y características.
Por ello, la causal de irregistrabilidad de un signo confundible, evita que se atente contra la distintividad de la marca y contra la identidad del producto a que ella accede.[11] Una marca confundible, evidencia un riesgo de confusión que traerá como consecuencia el impedimento de su registro. El examinador deberá analizar dicha marca con mucho cuidado y detenimiento, basándose en las reglas elaboradas por la doctrina y la jurisprudencia que este Tribunal han establecido para que el criterio plasmado en la decisión, se justifique razonablemente.
El tratadista Fernández-Novoa ha manifestado sobre esta actividad: “La consideración del carácter distintivo de una marca, es un ejercicio complejo que implica una combinación de elementos objetivos y subjetivos. El examinador, debe ponderar la impresión general por la globalidad de la marca tomando en cuenta la naturaleza de los productos y servicios, el grado de conocimiento de los potenciales consumidores de tales productos y otros factores relevantes al caso.
Si bien el procedimiento de examen debe ser tan objetivo como resulte posible, y los examinadores deben procurar, tanto individual como colectivamente, conseguir la mayor coherencia posible”.[12] La apreciación de tales cuestiones debe realizarse desde un doble aspecto: objetivo, en la comparación y análisis de las semejanzas; y subjetivo, desde el punto de vista del público consumidor.
La confusión provoca denegatoria de la inscripción, aunque no exista oposición, si estima la autoridad pertinente que la misma es evidente, y aunque exista la posibilidad de producirse, porque en este caso está velando por la honestidad de las relaciones comerciales.[13] El Tribunal del Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que “la confusión presenta diversos grados que van desde la identidad de dos marcas hasta la similitud caracterizada por la semejanza entre ellas.
De esta figura se predica que la marca que se proyecte registrar no debe confundirse con la debidamente inscrita que goza de la protección legal del registro y del derecho de su titular de utilizarla en forma exclusiva”. [14] Y respecto de las consecuencias de tal fenómeno ha indicado que “ la confundibilidad de la marca es noción estrechamente relacionada con el error, porque la confusión en la oferta de productos o marcas similares o idénticas genera error en el consumidor, error que desde el punto de vista jurídico vicia el consentimiento.
La causal de irregistrabilidad del signo idéntico o similar a otro ya registrado o solicitado en registro evita que se atente contra la distintividad de la marca y contra su identidad con el producto a que ella accede. El signo idéntico o semejante a la marca registrada representa una amenaza de introducir desorden en el mercado de productos y además de inducir a error al consumidor y al productor interesado en que se conozca la calidad y origen de su producto por medio de la identificación marcaria; también introduce desorden en el mercado de bienes y de servicios afectando la libre competencia.” [15] La protección legal que le confiere la ley comunitaria al titular de la marca, le da facultades para que pueda impedir el uso por un tercero, de una marca que provoque confusión con respecto de la suya, la doctrina ha dicho lo siguiente: “El propietario de una marca tiene derecho a impedir el uso del propio signo por un tercero, bien sea como marca, como nombre comercial o como rótulo, aplicado a distinguir productos o servicios también idénticos o cuando menos concurrentes o relacionados en el ámbito comercial propio.
“Para las marcas registradas resulta claramente operante el derecho a impedir el empleo por terceros de signos que puedan dar lugar a error o confusión en el mercado. Esta posibilidad de error o confusión podrá derivarse indistintamente de una similitud gráfica o fonética y deberá referirse a productos o servicios coincidentes o concurrentes”.[16] Reiterativamente, el Tribunal ha puntualizado que “la ley ampara a una marca del riesgo de confusión o de la ‘similitud confusionista’ frente a otras, siempre que las dos protejan productos o servicios de la misma clase, o los mismos o similares productos aún de diferentes clases, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público consumidor a error” [17].
El principio de la especialidad no es aplicable en términos absolutos, cuando la identidad o similitud de las marcas está en relación con productos o servicios que por su semejanza puedan generar grave confusión en el público consumidor. Este criterio ha sido aplicado por el Tribunal de Justicia desde la expedición de la Decisión 311 que introdujo cambios en esta materia a la Decisión 85 de la Comisión, abandonando la referencia a la protección de la marca solamente “respecto de productos o servicios comprendidos en una misma clase”, reemplazándola por la más amplia y general de “ los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”.
Esta disposición, significa que prescindiendo de la notoriedad de la marca, hay protección, también, para los signos que distinguen productos o servicios que, aunque ubicados en otra clase internacional, por la similitud o semejanza de éstos, pueda generar error o confusión en los consumidores. Recopilando criterios de varias sentencias, traídos a consideración en el Proceso 95-IP-02 [18], el Tribunal ha manifestado: “Al respecto se hace necesario señalar que la prohibición se refiere a productos o servicios en los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error (el subrayado es nuestro), lo que implica que no es necesario que se hallen dentro de la misma clase de la Clasificación Internacional de Niza, sino que entre los productos puedan existir similitud o conexión competitiva entre ellos ” [19] “Al resolver otra solicitud de interpretación, la No. 09ip1998, expresó en la parte considerativa de la providencia que: “El examen comparativo no se ha de realizar únicamente entre los signos sino entre éstos y los productos o servicios a protegerse, toda vez que una marca ampara o protege no al universo de productos sino a aquellos a los cuales se ha concretado la solicitud respectiva.
Según el artículo 83 literal a) el titular de una marca podrá hacer valer sus derechos cuando un tercero pretenda registrar otro signo similar o semejante para los mismos productos de una misma clase o para “productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”, caso en el cual la protección se concede independientemente de la clase de que se trate pero siempre que guarden similitud por su finalidad, carácter substituible, etc “Destacando en la parte de las conclusiones de la referida sentencia (numeral 6), lo siguiente: “Para aclarar la irresgistrabilidad de un signo solicitado como marca, se analizará la confundibilidad en el campo visual, auditivo e ideológico, comparando siempre el signo con los productos o servicios que las dos marcas van a proteger, siendo irregistrable aquel si los productos son iguales o semejantes, o tienen entre si alguna conexión competitiva que pueda conducir al público a error, sin consideración a la clase del nomenclator a que pertenezcan.
El análisis comparativo será mas exigente cuando la naturaleza de los productos frente al público al que van destinados puedan ocasionar daños a la salud humana por efectos de la confusión.” [20] El Tribunal ha enfatizado, que al no restringir la posibilidad de confusión o error únicamente para el supuesto de identidad de productos pertenecientes a una determinada clase, el juzgador debe estimar el caso, basándose en hechos reales y verdaderos de la existencia de confusión en el consumidor, determinada por el hecho de la semejanza de los productos o servicios distinguidos por marcas idénticas o semejantes, pertenecientes a distinta clase del nomenclator, denominada por la doctrina, conexión competitiva, para cuya apreciación, se han elaborado las siguientes reglas: “a) La inclusión de los productos en una misma clase de nomenclador.
“Esta regla tiene especial interés cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase de nomenclador perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase. En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro corresponde a quien alega.
“b) Canales de comercialización. “Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.
En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. “c) Mismos medios de publicidad. “Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.
Si los mismos productos se difunden por la publicidad general (radio, televisión o prensa) presumiblemente se presentaría una conexión competitiva o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor.
“d) Relación o vinculación entre los productos. “Una relación entre los productos vendidos puede crear una conexión competitiva. No es lo mismo vender en un lugar helados y muebles que vender al mismo tiempo cocinas y refrigeradoras, entre las cuales existe una vinculación. “e) Uso conjunto o complementario de productos. “Los productos que comunmente se puedan utilizar conjuntamente (puertas y ventanas) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.
La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. “f) Partes y accesorios. “La confusión en este caso se produciría si entre el producto principal y el accesorio hay una cierta identidad con el producto final.
(Motores y válvulas, pero no en caso de tornillos y carburadores). “g) Mismo género de los productos. “Pese a que los productos pueden estar en diferentes clases y cumplir diferentes funciones o finalidades, si tienen características generales, existe la posibilidad de la similitud (medias de deporte y medias de vestir). “h) Misma finalidad.
“Productos pertenecientes a diferentes clases pero que tienen similar naturaleza, uso o idénticas finalidades, pueden inducir a error o confusión. “i) Intercambiabilidad de los productos. “Si es posible que un producto pueda ser sustituido por otro, es decir si son intercambiables en cuanto a su finalidad, la conexión competitiva es palpable.” [21] 4.4.
Debida motivación de los actos relacionados con el registro de marcas. Como lo establece la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, el procedimiento para el registro de marcas, tiene algunas formalidades que la Oficina Nacional Competente debe seguir, comenzando por el análisis de la solicitud de registro, cuyo contenido debe ajustarse a lo que impone el artículo 81 y tomando en consideración las prohibiciones de los artículos 82 y 83 de la misma Decisión. Después de la publicación y admitidas a trámite las observaciones que se presenten, la Oficina Nacional Competente, decidirá sobre las mismas, concediendo o negando el registro de marca, para ello, la Decisión 344 exige reiterativamente en sus artículos 95 y 96 que los pronunciamientos de las autoridades nacionales respecto de las solicitudes de registro de marcas sean debidamente motivados, es decir, que expresen los fundamentos en los que se basa para emitirlos.
La Jurisprudencia de este Tribunal en interpretación prejudicial sobre la debida motivación, en el proceso 64ip02[22], expuso: “Empero la definición acerca de la debida o indebida, suficiente o insuficiente, verdadera o falsa motivación del acto administrativo es una circunstancia que corresponde a la apreciación del Juez Nacional, razón por la cual El Tribunal se limita a reiterar los conceptos que en relación con la debida motivación expuso en el fallo dictado dentro del proceso 5-AN-97, (Sentencia del 8-VI.98.
Proceso 5-AN-97. En G.O.A.C. No. 361 de 7-VIII—98.). Dijo en esa oportunidad: “ la motivación de los actos administrativos refleja las razones que inclinan al funcionario a pronunciarse en uno u otro sentido tomando como antecedente las normas legales y los hechos materiales o las situaciones fácticas que precedieron a la expedición de un acto.
La motivación se contrae en definitiva a explicar, el porqué del acto y la razón de ser de la resolución o declaración, constituyendo por ello una formalidad sustancial cuya ausencia, insuficiencia, error o falsedad puede llevar a la nulidad del acto. La plena correlación entre los argumentos esgrimidos por el administrador sobre el derecho y los hechos y la resolución adoptada frente a los efectos que el acto va a producir, constituirá la ecuación jurídica para hablar de una verdadera, necesaria, sustancial, inequívoca y concordante motivación. “La motivación jurídica y de hecho, vendría a constituir la causa del acto, emitida por el sujeto del mismo (la administración) que expresa su voluntad con el objeto de producir efectos jurídicos concretos encaminados a alcanzar una finalidad necesariamente vinculada con el interés general o colectivo.
“La motivación de un acto dependerá muchas veces de su propia naturaleza o de su materia y de los efectos que el acto pueda producir en el administrado, por lo que en unos actos tal motivación puede tener una extensión mayor que en otros, pero en todo caso deberá contener los antecedentes necesarios mínimos para la resolución, lo que en otras palabras significa que en la motivación deben aparecer de manera clara y no equívoca las razones sobre las cuales se basa el acto” [23] 4.5.
Plazo de gracia para la renovación del registro y procedencia de observaciones. Sobre esta institución del Derecho relativo a las marcas, Otamendi ha señalado que “ puede sólo efectuarse con respecto al registro anterior, es decir de la misma marca, y con relación a los mismos productos o servicios antes protegidos la renovación no importa el renacimiento del derecho de propiedad de la marca, sino tan sólo su conservación” [24] El Registro de una marca, puede ser renovado por períodos de diez años, en los mismos términos del registro de que se trata.
La solicitud de renovación deberá realizarse dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro, pero el titular gozará de un plazo de gracia de seis meses posteriores a la fecha de su vencimiento. Es importante destacar que la renovación no exige la prueba de uso de la marca y que se otorgará en los mismos términos del registro anterior (Artículo 99, Decisión 344).
Igualmente, que no estará sujeta a ningún examen por parte de la autoridad administrativa. Tampoco podrá ser objeto de oposición u observaciones por parte de terceros, tal como lo indica el artículo 100 de la citada Decisión. Las disposiciones referentes a la renovación de la marca, contemplan estas previsiones de tipo excepcional, como la de no admitir un nuevo análisis del signo, en tanto éste ya fue examinado por la autoridad respectiva en el lapso que otorga la ley para su registro inicial, tiempo en el cual estuvo sometida a posibles observaciones de terceros.
Diferente es el caso cuando se trata de una solicitud de nuevo registro, puesto que allí se deberá seguir el trámite establecido en la Decisión 344 para el registro de marcas, quedando la solicitud sometida al respectivo análisis por parte de la autoridad y a las oposiciones que puedan presentarse por terceros interesados. De todo lo expuesto: EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:
PRIMERO: Los requisitos contemplados en el artículo 81 de la Decisión 344, son determinantes, para que una marca pueda ser registrada de conformidad con la ley comunitaria, cuyo propósito es proteger los intereses del usuario tanto como de su titular y velar por la honestidad de las relaciones comerciales.
SEGUNDO: Si un signo no tiene la capacidad para identificar un producto o un servicio en el mercado, no puede ser registrado. La falta de distintividad en relación con una marca existente en el mercado, puede provocar error en el usuario, así como en los medios comerciales, y ante esta posibilidad, se justifica la denegatoria del registro.
TERCERO: Una marca confundible, evidencia un riesgo de confusión que traerá como consecuencia su impedimento de registro. El examinador deberá analizar dicha marca con mucho cuidado y detenimiento, basándose en las reglas elaboradas por la doctrina y la jurisprudencia. La posibilidad de confusión o error no se restringe únicamente para el supuesto de identidad de productos pertenecientes a una determinada clase, el juzgador debe estimar el caso, basándose en hechos reales y verdaderos de la existencia de confusión en el consumidor, determinada por el hecho de la semejanza de los productos o servicios distinguidos por marcas idénticas o semejantes, pertenecientes a distinta clase del nomenclator, denominada por la doctrina, conexión competitiva, para cuya apreciación, se han elaborado reglas que la autoridad respectiva deberá seguir.
CUARTO: Después del trámite establecido en la ley para el registro de marcas, la Oficina Nacional Competente, deberá dar a conocer su resolución, respecto de las solicitudes de registro, la cual deberá ser debidamente motivada, es decir, que exprese los fundamentos en los que se basa para emitirlos.
QUINTO: La renovación del registro de una marca, no exigirá la prueba de uso de la misma y se otorgará en los mismos términos del registro anterior; no esta sujeta a ningún examen por parte de la autoridad administrativa, excepto los asuntos de forma que la ley exige que se cumplan. Tampoco está sujeta a oposición de terceros, tal como lo indica la ley comunitaria en la Decisión 344.
De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el juez nacional consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación. Además, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del vigente Estatuto del Tribunal. Notifíquese al consultante mediante copia certificada y sellada de la presente sentencia, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a los fines de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
Guillermo Chahín Lizcano PRESIDENTE (E) Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO ----------------------- [1] CLASE 5 Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas. [2] Ver sobre el tema: Sentencia del 14 de agosto del 2002.
Proceso 60-IP- 02. Marca DILTANMEPHA. En G.O.A.C. No. 830 del 6 de septiembre del 2002. // Sentencia del 7 de junio del 2000, Proceso 38-IP-2000, Marca: FRITTY. En G.O.A.C. No. 578 del 27 de junio del 2000. [3] PACHON, Manuel y Sánchez, Zoraida: El régimen andino de la propiedad industrial. Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, Santa Fe de Bogotá- Colombia, 1995, p. 198. [4] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
Sentencia del 20 de junio del 2000. Proceso 19-IP-2000, Marca: LOS ALPES. En G.O.A.C. No. 585 del 20 de julio del 2000. [5] PACHON, Manuel y Sánchez, Zoraida. Ibidem, p. 195-197. [6] Ver en Sentencia del 7 de agosto de 1998. Proceso 20-IP-98, Marca: RIO CLARO. En G.O.A.C. No. 393 de 14 de diciembre de 1998. [7] PACHON, Manuel, Ibidem, p. 200, 201. [8] OTAMENDI, Jorge: Derecho de Marcas, Editorial Abeledo-Perrot, Tercera Edición Ampliada y Actualizada, Buenos Aires, p. 128. [9] CORNEJO, Aldo: Derecho de Marcas, Editorial Cultural Cuzco S.A. Lima Perú, 1992, p. 55. [10] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
Sentencia del 11 de marzo de 1998. Proceso 14-IP-96. Marca: PROMOFERIAS. En G.O.A.C. No. 363 del 11 de agosto de 1998. [11] Ver más sobre el tema en TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Sentencia del 1 de julio de 1997, Proceso 21-IP-96. Marca: GOLOSIA. En Gaceta Oficial No. 318 del 26 de enero de 1998.// Sentencia del 16 de octubre del 2002.
Proceso: 83-IP-02. Marca: DOSTCHE ZEREBRIN. // Sentencia del 2 de octubre del 2002. Proceso: 79-IP-02. Marca: DISEÑO DE ETIQUETA. [12] FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos: Tratado sobre Derecho de Marcas, Editorial Marcial Pons, Madrid, 2001, p. 128. [13] OSORIO, Manuel et.al: Enciclopedia Jurídica Omeba, Tomo XIX, Editorial Driskill S.A. Buenos Aires-Argentina, 1984, p. 101. [14] Sentencia del 4 de julio de 1994.
Proceso: 02-IP-94. Marca: NOEL. G.O.A.C. Nº 163 de 12 de septiembre de 1994. Jurisprudencia del TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA, Tomo III, 1992-94, pág. 145. [15] Ver en TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia del 7 de junio del 2000. Proceso 38-IP-2000. Marca: FRITTY. En la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 578 del 27 de junio del 2000. [16] AGUILAR, Mariano, et. al: Nueva Enciclopedia Jurídica, Editorial Francisco Seix S.A. Barcelona- España, 1981.
Tomo XV, p. 911. [17] Ver en TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 11 de marzo de 1998. Proceso 14-IP-96. Marca: PROMOFERIAS. En G.O.A.C. No. 363 del 11 de agosto de 1998. [18] Sentencia del 20 de noviembre del 2002. Proceso 95-IP-02. Marca: ALPIN. [19] Sentencia de 24 de enero del 2001. Proceso 60-IP-00. Marca: MAXVALL.
En G.O.A.C. No. 642 de 25 de febrero del 2001. [20] Sentencia de 15 de mayo de 1998. Proceso No. 09-IP-98. Marca Dermalex. En G.O.A.C. No. 481 de 13 de septiembre de 1999. [21] KORS, Jorge Alberto: Derecho de Marcas, Editorial Ciudad, Buenos Aires-Argentina, 1999, p. 504-506. [22] Sentencia del 24 de julio del 2002. Proceso 64-IP-02. Marca: BLANQUEADOR INDIO. [23] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
Sentencia de 14 de agosto del 2002. Proceso 60-IP-02. Marca: DILTANMEPHA. [24] OTAMENDI, Jorge. Ibidem, p. 258.