PROCESO N° 102-IP-2002 Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81, 82, literales a y d, y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Primera Sala del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador. Parte actora: Compañía Anónima EL COMERCIO.
Denominación: “SOCIEDAD”. Expedientes internos acumulados Nos. 2592-ML y 2593-LR. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, cinco de febrero de dos mil tres. VISTOS La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81; 82, literales a y d, y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por la Primera Sala del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador, por órgano de su Presidente, Doctor Víctor Terán Martínez, y recibida en este Tribunal en fecha 18 de octubre de 2002; y, El informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que son del tenor siguiente: 1.
Demanda 1.1. Cuestión de hecho La representante legal de la empresa C.A. EL COMERCIO interpuso recurso de plena jurisdicción contra “el acto administrativo contenido en la providencia No. 017374 dictada por el Director Nacional de Propiedad Industrial el 9 de enero de 1995 … por la cual se denegó el registro de la Marca ‘SOCIEDAD’ solicitada por mi representada”.
La recurrente denuncia en su demanda que: “1) En la Providencia antes indicada, que comporta un acto administrativo impugnable, el Director Nacional de Propiedad Industrial, doctor Alvaro Ojeda, al referirse a la solicitud de la marca de fábrica ‘SOCIEDAD’, dentro del trámite N° 50099- 94, Clase Internacional N° 35, sin motivación alguna, dice: SEGUNDO.- Que la denominación solicitada contraviene lo dispuesto en el Art. 82 literal (a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, pues es un simple sustantivo del idioma castellano. TERCERO.- Se deniega el registro de la marca solicitada y se ordena el archivo del expediente conformado por tal motivo” (Clase 35: “Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina”).
Por otra parte, la representante legal de la empresa en referencia interpuso también recurso de plena jurisdicción contra “el acto administrativo contenido en la providencia No. 017373”, dictada, al igual que la anterior, el 9 de enero de 1995, por el Director Nacional de Propiedad Industrial. En este caso, según se desprende del recurso, la solicitud de la marca de fábrica ‘SOCIEDAD’ fue formulada para amparar productos de la Clase Internacional N° 16 (A saber, “Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); naipes; caracteres de imprenta; clichés”). 1.2.
Cuestión de derecho En su demanda contra la Resolución N° 017374, la actora alega que: “a) El artículo 81 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, es fundamento de derecho por cuanto la palabra ‘SOCIEDAD’ constituye por sí misma un signo perceptible, capaz de identificar claramente en el mercado los servicios para los que está destinado tal signo, identificándolos plenamente de servicios idénticos o similares prestados por otra persona.
En el caso concreto los servicios a que se refiere la marca solicitada están comprendidos en la Clase Internacional 35. b) … El artículo 81 establece que podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. La denominación ‘SOCIEDAD’ tiene aptitud para identificar los servicios que se pretenden distinguir con la misma (servicios de publicidad y negocios), de forma que el consumidor a quien va dirigido, pueda diferenciarlo de otras opciones que se ofrezcan en el mercado.
El hecho de que la marca solicitada sea un sustantivo castellano no es impedimento para ser admitido como marca”. La actora argumenta además que “Es evidente que al no existir servicios relacionados con la publicidad y negocios, que lleven la marca SOCIEDAD, la denominación cuyo registro se solicita cumple con las normas legales establecidas en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena …”.
Y en su demanda contra la Resolución N° 017373, la actora reproduce los argumentos que anteceden en relación con “los productos a los que se refiere la marca solicitada [y que] están comprendidos en la Clase Internacional 16”, y a propósito de la aptitud de la denominación para “identificar los productos que se pretenden distinguir con la misma (PERIÓDICOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES) …”. 2.
Contestación a las demandas acumuladas 2.1. El Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca de la República del Ecuador opuso las siguientes excepciones: acumulación de autos; legalidad y validez de la Resolución impugnada; y negativa de los fundamentos de las demandas. 2.2. El Director Nacional de Propiedad Industrial, por su parte, negó los fundamentos de hecho y de derecho de las demandas y sostuvo la legalidad y validez de la Resolución impugnada. 2.3.
Y el delegado del Procurador General del Estado opuso las siguientes excepciones: negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de las demandas; legitimidad de los acto administrativos impugnados; improcedencia de las demandas; caducidad del derecho de la actora y prescripción de la acción.
CONSIDERANDO
Que las normas cuya interpretación se solicita son las disposiciones previstas en los artículos 81, 82, literales a y d, y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; Que, de conformidad con la disposición contenida en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal (codificado mediante la Decisión 472), las normas en referencia forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;
Que, de conformidad con la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo dispuesto en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto (codificado mediante la Decisión 500), este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento comunitario; Que, de conformidad con la disposición indicada en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en la providencia que obra al folio 25 del expediente, la presente solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite; y, Que, por tanto, corresponde a este Tribunal realizar la interpretación de las disposiciones contempladas en los artículos 81, 82, literales a y d, y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuyos textos son del tenor siguiente: “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.
Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.” “Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;
( ) d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse;
( )”. “Artículo 96.- Vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada”. I. De la definición de marca y de los requisitos para su registro El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena contiene una definición del concepto de marca.
Sobre la base de esta definición legal, el Tribunal ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio correspondiente.
La marca protege el interés de su titular, otorgándole un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos y servicios, así como el interés general de los consumidores o usuarios a quienes se halla destinada, garantizando a éstos la certeza de origen del producto o servicio que el signo distingue, permitiéndoles, en consecuencia, valorar, diferenciar, identificar y seleccionar el respectivo producto o servicio, sin riesgo de error o confusión acerca de su origen o calidad.
En definitiva, la marca procura garantizar la transparencia en el mercado. El registro del signo se halla supeditado al cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 81 de la Decisión 344, a saber: En primer lugar, el signo debe ser perceptible, es decir, susceptible de ser aprehendido por el consumidor o el usuario a través de los sentidos, a fin de ser captado, retenido y asimilado por éste.
La percepción se realiza, por lo general, a través del sentido de la vista. Por ello, se consideran signos perceptibles, entre otros, los que consisten en letras, palabras, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto. En segundo lugar, el signo debe ser suficientemente distintivo, es decir, apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares.
Esta aptitud distintiva constituye presupuesto indispensable para que la marca cumpla sus funciones principales de indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio. La fuerza distintiva, además, debe ser suficiente, es decir, de tal magnitud que no haya razón para temer que el signo induzca a error o confusión en el mercado.
Según el Tribunal, cuando un signo —protegido por el derecho marcario— es capaz por sí mismo de distinguir los bienes o servicios que representa, se está frente a la distintividad intrínseca, y cuando también distingue dichos bienes y servicios de los demás en el mercado, se está ante la distintividad extrínseca. De reunir la marca tales condiciones, podrá participar en una competencia comercial clara y leal en beneficio de la colectividad (Criterios recogidos en las sentencias de interpretación prejudicial N° 12-IP-96, publicada en la G.O.A.C. N° 265 del 16.V.97, caso “MARGARINA EXCLUSIVA”;
N° 32-IP-96, publicada en la G.O.A.C. N° 279 del 25.VII.97, caso “DC’OS”; y N° 31-IP-98, publicada en la G.O.A.C. Nº 450 del 21.VI.99, caso “LOS ALPES”). Y en tercer lugar, el signo debe ser susceptible de representación gráfica, es decir, apto para ser expresado en imágenes o por escrito, lo que confirma que, en principio, ha de ser visualmente perceptible.
Por ello, las formas representativas en que consisten los signos pueden estar constituidas por letras, palabras, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto. Este requisito guarda correspondencia con el previsto en el artículo 88, literal d, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos.
Por tanto, el artículo 81 prohíbe el registro de un signo como marca si éste no cumple con cada uno de los requisitos previstos expresamente en dicha disposición; además, el artículo 82, literal a, impide el otorgamiento del registro a toda denominación que no pueda ser considerada como marca por no cumplir con los requisitos en referencia. II.
De los signos descriptivos El signo descriptivo guarda relación directa con el producto o servicio que constituye su objeto: en efecto, informa al consumidor o al usuario, de modo exclusivo, acerca de la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen, época de producción u otros datos, características o informaciones del correspondiente producto o servicio.
En este caso, si las características del producto o servicio que describe son comunes a otros del mismo género, el signo no será distintivo y, en consecuencia, a tenor de la prohibición contemplada en el artículo 82, literal d, de la Decisión 344, no podrá ser registrado. Además, el registro del signo en cuestión conferiría a su titular un monopolio contrario a las reglas de la libre competencia. Para juzgar sobre si un signo es descriptivo procede interrogarse en torno a cómo es el producto o servicio amparado por el signo que se pretende registrar: si la respuesta consiste en la designación del producto o servicio “ habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación”.
(Sentencias dictadas en los procesos 3-IP-95, publicada en la G.O.A.C. N° 189, del 15 de septiembre de 1995, caso “TUTTI FRUTI S.A.”; y 27-IP-95, publicada en la G.O.A.C. N° 257, del 14 de abril de 1997, caso “EXCLUSIVA”). III. De los signos evocativos Según la estructura de los signos, se suele distinguir entre el denominativo, constituido por una o varias palabras pronunciables, provistas o no de significado; el figurativo, compuesto por una imagen visual a la que, en su caso, se asocia un concepto concreto o abstracto; y el mixto, cuya estructura compleja es en parte denominativa y en parte figurativa.
En el ámbito de los signos denominativos, el evocativo sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, obligándolo a hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este producto o servicio. A diferencia del descriptivo, el signo evocativo cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable.
Ejemplos de este tipo de signo, a juicio del Tribunal, “son los que se refieren al producto utilizando una expresión de fantasía, de manera que despierten remota o indirectamente la idea del mismo, como por ejemplo Nescafé para café, Choco Milk para una bebida con sabor a chocolate, Veloz para bicicletas, Luxtral para distinguir un líquido brillador de superficies de madera, Nosalt para productos alimenticios, etc.” (Sentencia dictada en el Proceso N° 7-IP-95, del 7 de agosto de 1995, publicada en la G.O.A.C. N° 189, del 15 de septiembre del mismo año, caso: “COMODÍSIMOS”).
IV. Del examen de registrabilidad de un signo que no ha sido objeto de observaciones El artículo 96 de la Decisión 344 señala que, transcurridos los 30 días hábiles siguientes a la publicación de la solicitud de registro sin que se hubiesen presentado observaciones, la Oficina Nacional Competente procederá a realizar el respectivo examen de registrabilidad, a objeto de conceder o negar el registro del signo como marca, acto que comunicará al peticionario por medio de resolución debidamente motivada.
Cabe destacar que la citada norma comunitaria no somete la validez o eficacia de dicho examen, o del dictado de la resolución, o de la notificación de ésta, a lapso o término preclusivo alguno, por lo que, si bien la Oficina Nacional Competente debe obrar con arreglo al principio de efectividad de la tutela, su silencio no equivale a conformidad.
El hecho de que no se presenten observaciones al registro de un signo como marca no exime a la Oficina Nacional Competente de realizar el examen de registrabilidad correspondiente. Así lo ha declarado el Tribunal en los términos siguientes: “Según lo dispone el artículo 96 de la misma Decisión, en el caso en que no se hubiesen presentado observaciones al registro de una marca, la Oficina Nacional Competente igualmente realizará el correspondiente examen de registrabilidad ya sea para conceder o negar el registro de una marca y procederá de igual forma que lo indica el artículo anterior, es decir, comunicará su decisión al peticionario por medio de resolución debidamente motivada, es decir, que exprese los fundamentos que la sustenta.
La Oficina Nacional Competente en ningún caso se encuentra eximida de realizar el examen de registrabilidad correspondiente ”. (Sentencia dictada en el proceso N° 61-IP-2002, del 11 de septiembre de 2002, publicada en la G.O.A.C. Nº 856 de 24 de octubre del mismo año, caso “LIMPLUS”). En consecuencia, el examen de fondo sobre la registrabilidad del signo tiene carácter obligatorio, y en él deberán tomarse en cuenta las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la Decisión en referencia. También se exige que el acto por el cual se concede o deniega el registro se encuentre debidamente motivado, esto es, que exprese las razones de hecho y de derecho que han conducido a la Oficina Nacional Competente a pronunciarse en uno u otro sentido.
El Tribunal ha reiterado a este propósito que “La motivación se contrae en definitiva a explicar el por qué de la Resolución o Decisión, erigiéndose por ello en un elemento sustancial del mismo —y hasta en una formalidad esencial de impretermitible expresión en el propio acto si una norma expresa así lo impone— y cuya insuficiencia, error o falsedad puede conducir a la nulidad del acto” (Sentencia dictada en el Proceso Nº 04-AN-97, del 17 de agosto de 1998, publicada en la G.O.A.C. No. 373 del 21 de septiembre de 1998, caso CONTRACHAPADOS).
Sobre la base de las consideraciones que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE 1° Un signo es registrable como marca si cumple los requisitos previstos en el artículo 81 de la Decisión 344 y, además, si no incurre en las prohibiciones fijadas en los artículos 82 y 83 eiusdem. 2° El signo descriptivo no será distintivo y, por tanto, no será registrable como marca, cuando las características del producto o servicio que informa de modo exclusivo al consumidor o al usuario sean comunes a otros productos o servicios del mismo género. 3° En el ámbito de los signos denominativos, el evocativo sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, obligándolo a hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto.
A diferencia del descriptivo, el evocativo cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable. 4° El examen de fondo sobre la registrabilidad del signo, por parte de la Oficina Nacional Competente, tiene carácter obligatorio, y en él deberán tomarse en cuenta las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con independencia de que se hayan formulado o no observaciones a la solicitud de registro.
De conformidad con la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación de este Órgano Comunitario, la Primera Sala del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que pronuncie y, de conformidad con la disposición consagrada en el artículo 128 del Estatuto de Tribunal, deberá remitir dicha sentencia a este Órgano Jurisdiccional.
Notifíquese la presente interpretación mediante copia certificada y sellada, y remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE (E) Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO