Gace912 — Andean Community · Micelio Jurídico

Año XIX - Número 912 Lima, 25 de marzo de 2003 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Proceso 91-IP-2002.- Interpretación Prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81, 82, literal a), y 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil, República del Ecuador, e interpretación de oficio de los artículos 83, literales d) y e), y 84 eiusdem.

Parte actora: MARIN & ASOCIADOS C.A. MYACA. Marca: “ALPIN”. Expediente Interno N° 360-96-AB. Proceso 97-IP-2002.- Interpretación Prejudicial de las disposiciones previstas en el artículo 83, literales a), d) y e), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil, República del Ecuador, e interpretación de oficio de los artículos 81 y 84 eiusdem.

Parte actora: MARIN & ASOCIADOS C.A. MYACA. Marca: “ALPINETTE”. Expediente interno: N° 362-96-LM. Proceso 102-IP-2002.- Interpretación Prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81, 82, literales a) y d), y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Primera Sala del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador.

Parte actora: Compañía Anónima EL COMERCIO. Denominación: “SOCIEDAD”. Expedientes internos acumulados Nos. 2592-ML y 2593-LR. Proceso 2-IP-2003.- Solicitud de Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 82, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación de oficio de los literales d) y e) del artículo 82 ejusdem.

Actor: MISS CELEBRIDAD COLOMBIA INTERNACIONAL LTDA. Marca “MISS SUCRE (mixta)” Pág. 1 12 24 29 PROCESO Nº 91-IP-2002 Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81, 82, literal a, y 83, literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil, República del Ecuador, e interpretación de oficio de los artículos 83, literales d y e, y 84 eiusdem.

Parte actora: MARIN & ASOCIADOS C.A. MYACA. Marca: “ALPIN”. Expediente Interno N° 360-96-AB. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, cinco de febrero del año dos mil tres. VISTOS El oficio N° 365-TDCAG-02-360-96-AB, del 9 de septiembre de 2002, recibido por este Tribunal el 26 de septiembre del año en curso, a través del cual la Secretaria Relatora del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL Guayaquil, República del Ecuador, comunica que “Dentro del juicio contencioso administrativo No. 360-96-AB, seguido por la compañía MARIN & ASOCIADOS C.A. MYACA contra ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A.”, el citado Tribunal dispuso, mediante providencia del 14 de agosto de 2002, que “antes de dictar el fallo en la presente causa ella sea remitida al Tribunal Andino de Justicia para que se (sic) emita su dictamen sobre la interpretación de aplicar en el presente juicio las normas de la Decisión 344, invocadas por las partes, en especial las relativas a los artículos 81, 82, letra a) y 83 letra a), que mencionan los litigantes, estableciendo que se suspenden los términos hasta que sea recibido el dictamen del Tribunal Andino de Justicia ”; y, El expediente de la causa, enviado a este Tribunal en anexo al oficio en referencia, y en el cual obran, entre otras, las siguientes actuaciones: 1.

De la providencia administrativa Obra en autos la providencia N° 0955997, del 24 de junio de 1996, emitida por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, del Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca de la República del Ecuador, correspondiente al trámite interno N° 55359/95, en la cual se da cuenta de la “solicitud de registro de la marca de fábrica denominada ALPIN para la clase internacional No. 32”, formulada por el apoderado de ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., así como de la observación formulada a dicha solicitud por parte del representante legal de la Compañía MARIN Y ASOCIADOS C.A., MYACA, “ya que su representada es propietaria de la marca de fábrica ALPINA para proteger productos de la clase internacional No. 32”, y se decide rechazar la observación y otorgar el registro de la marca ALPIN, solicitada para la clase internacional N° 32. 2.

De la demanda 2.1. Cuestión de hecho El 27 de septiembre de 1996, la Compañía MARIN & ASOCIADOS C.A. MYACA, por órgano de su representante, interpone recurso de plena jurisdicción contra la Resolución N° 0955997, de fecha 24 de junio de 1996, emitida por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, y deman- 25/03/2003 2.36 da “que se declare la nulidad y por ende se deje sin efecto la resolución …”.

La parte actora alega que: “a) Mediante providencia dictada por el DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL … dicho funcionario rechaza las observaciones que propuse contra el trámite # 55359/95 de registro de la marca ‘ALPIN’ planteado por ALPINA, PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. b) Tal como se desprende del título cuya copia debidamente certificada anexo a esta demanda, mi representada es propietaria de la marca denominada ALPINA, que siendo notoriamente conocida en nuestro país, protege aquellos productos referidos en la clase internacional # 32 de la Nomenclatura de Niza” (Clase 32: “Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas”). 2.2.

Cuestión de derecho La actora, luego de transcribir el texto del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión, informa que “La autoridad de la que emana la Resolución que por este medio se impugna, es el DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL”, y manifiesta que el recurso que interpone es de plena jurisdicción y solicita “que se declare la nulidad y por ende se deje sin efecto la resolución que dice referencia (sic) en el Apartado ‘a’ del punto 3 anterior, por violación de las disposiciones citadas en los antecedentes de derecho de esta demanda ”. 3.

De la contestación a la demanda 3.1. Si bien en la demanda se solicita la citación como demandado del Director Nacional de Propiedad Industrial, no consta, en el expediente remitido a este Tribunal, escrito alguno de contestación a la demanda por parte del funcionario en referencia. 3.2. El apoderado de ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., quien afirma obrar “como parte coadyuvante del demandado”, niega los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda y alega que “ALPINA, PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. es propietaria de la marca, notoriamente conocida, denominada ‘ALPINA’, registrada en Ecuador con el N° 859 de 26 de diciembre de 1972 para distinguir los productos comprendidos en la Clase Internacional N° 29” GACETA OFICIAL (Clase 29: “Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; gelatinas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles”); que “también es propietaria de la marca ‘ALPINA’ inscrita con el N° 3756/95 de 30 de noviembre de 1995 para distinguir los productos comprendidos en la Clase Internacional N° 32”; que “En Colombia, mi mandante posee el registro de la ya mencionada denominación ‘ALPINA’, N° 86746 de 30 de enero de 1976 para proteger productos de la Clase Internacional N° 32 y el registro N° 80858 de Agosto 29 de 1973 para proteger los productos de la Clase Internacional N° 29”; que “Por lo tanto, a mi mandante le asiste un indiscutible derecho para registrar marcas que la doctrina reconoce como ‘defensivas’, esto es ‘registros adicionales de los componentes principales del signo (originalmente inscrito) en forma independiente’.

En el caso que nos ocupa, la denominación ‘ALPIN’ (marca ‘defensiva’) es una derivación de la marca principal ‘ALPINA’. En consecuencia es inadmisible que un tercero pretenda observar legítimamente el registro de una marca que tiene íntima relación con la marca fundamental de su propiedad, inscrita desde hace veinte y seis años en el Ecuador e igualmente desde hace más de dos décadas en Colombia”; y que su representada “ha registrado marcas tales como: ALPINA, ALPIN, ALPINETTE, ALPINO, todas éstas con el prefijo ALP utilizado por ALPINA como distintivo de su producción. Con estas marcas ALPINA, PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. tiene interés en que el público pueda asociar esta nueva marca (‘ALPIN’) con la ya notoriamente conocida marca ‘ALPINA’ ”.

CONSIDERANDO

25/03/2003 3.36 Que, de conformidad con la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo dispuesto en los artículos 4, 121 y 2 de su Estatuto (codificado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, publicada en la G.O.A.C. Nº 680, del 28 de junio de 2001), este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, según consta en la providencia dictada por este Tribunal en fecha 15 de noviembre de 2002, la presente solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite; y, Que, por tanto, corresponde a este Tribunal realizar la interpretación de las disposiciones contempladas en los artículos 81, 82, literal a, y 83, literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; asimismo, el Tribunal, con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 de su Tratado de Creación, estima pertinente interpretar de oficio las disposiciones previstas en los artículos 83, literales d y e, y 84 eiusdem, cuyos textos son del tenor siguiente: “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. Que las normas cuya interpretación se solicita son las disposiciones consagradas en los artículos 81, 82, literal a, y 83, literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena;

“Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: Que, de conformidad con la disposición contenida en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal (codificado mediante Decisión 472 de la Comisión de la Comunidad Andina, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 483 de 17 de septiembre de 1999), las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

( )”. a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior; “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a GACETA OFICIAL una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

( ) d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

( )”. “Artículo 84.- Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; 25/03/2003 4.36 d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca”.

I. De la interpretación prejudicial I.I. De la interpretación prejudicial del ordenamiento comunitario La interpretación prejudicial es el mecanismo de cooperación en virtud del cual corresponde al juez comunitario, representado por este Tribunal de Justicia, la potestad de establecer el sentido de los principios y normas que integran el ordenamiento jurídico comunitario, y, al juez nacional, la de aplicar el citado ordenamiento al caso concreto sometido a su decisión, con la finalidad de garantizar la uniformidad de la aplicación del ordenamiento comunitario en el territorio de los Países Miembros (Sentencia del 17 de febrero de 1994, dictada en el proceso 6IP-93, caso “LOUIS VUITTON”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 150, del 25 de marzo de 1994).

La prejudicialidad de la interpretación jurídica del ordenamiento comunitario, es decir, de la determinación del significado y alcance de los principios y normas que lo integran, a cargo de este Tribunal, respecto a la actividad de aplicación de dicho ordenamiento, a cargo del juez nacional en el ámbito de su competencia, no obsta a que, de conformidad con el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, este órgano comunitario haga referencia a los hechos del caso cuando lo considere indispensable a los efectos de la interpretación solicitada.

Por otra parte, la interpretación prejudicial no es ni puede asimilarse a una prueba, tampoco es la simple absolución de un cuestionario, ni está llamada a constituirse en un informe de expertos o en una opinión jurídica de tipo doctrinal (Sentencia del 17 de marzo de 1995, dictada en el proceso 10-IP-94, caso “Nombres de publicaciones periódicas, programa de radio y televisión y estaciones de radiodifusión”, publicada en la G.O.A.C. Nº 177, del 20 de abril de 1995; y reiterada en sentencia del 10 de abril de 2002, dictada en el proceso 01-IP-2002, caso “JOHANN MARIA FARINA”, publicada en la G.O.A.C. N° 786, del 25 de abril de 2002).

Se trata de una providencia declarativa a la que precede un procedimiento incidental de carácter no contencioso. GACETA OFICIAL I.II. De la consulta facultativa y de la consulta obligatoria Cualquier juez de un País Miembro puede, de oficio o a petición de parte, solicitar de este Tribunal de Justicia la interpretación de los principios y normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina —contenidas en el Acuerdo de Cartagena, sus Protocolos e Instrumentos adicionales; en el Tratado de Creación del Tribunal y sus Protocolos Modificatorios; en las Decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y de la Comisión; en las Resoluciones de la Secretaría General de la Comunidad; y en los Convenios de Complementación Industrial y otros que adopten los Países Miembros en el marco del proceso de integración andina—, en todos aquellos casos en que el citado ordenamiento deba ser aplicado o sea controvertido por las partes en un proceso interno. Los órganos judiciales nacionales cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso en derecho interno —o si sólo fueran procedentes recursos que no permitan revisar la norma sustantiva comunitaria (sentencia del 3 de diciembre de 1987, emitida en el proceso 1-IP-87, caso “Aktiebolaget VOLVO”; publicada en la G.O.A.C. Nº 28, del 15 de febrero de 1988; así como en el Tomo I de la Jurisprudencia del Tribunal, p. 103)—, están obligados, en todos los procesos en que deba aplicarse o se controvierta una norma comunitaria, a solicitar la interpretación prejudicial, incluso cuando ya exista un pronunciamiento anterior del Tribunal sobre la cuestión debatida (Sentencia del 24 de noviembre de 1989, emitida en el proceso 7-IP89, caso patente de invención solicitada por CIBA-GEIGY A.G., publicada en la G.O.A.C. Nº 53, del 18 de diciembre de 1989) o sobre casos similares o análogos (Caso “Aktiebolaget VOLVO”, ya citado).

A propósito de los recursos que no permiten la revisión de la norma sustantiva comunitaria, el Tribunal se manifestó en los términos siguientes: “Resulta claro entonces el alcance de esta norma en el sentido de que si los recursos que existan, según el derecho interno, no permiten revisar la aplicación que se haga de la norma comunitaria, tales recursos no deben ser tenidos en cuenta para determinar si la solicitud de interpretación es obligatoria o tan sólo facultativa.

En otros términos, únicamente la existen- 25/03/2003 5.36 cia de un recurso en el derecho interno que permita revisar la interpretación de la norma aplicable convierte en facultativa la solicitud de interpretación prejudicial la que, en principio, resulta obligatoria” (Sentencia del 25 de septiembre de 1990, dictada en el proceso 3-IP-90, caso “NIKE INTERNATIONAL”, publicada en la G.O.A.C. Nº 70, del 15 de octubre de 1990).

En cuanto a la obligatoriedad de la solicitud de interpretación prejudicial, este Órgano Jurisdiccional reitera que “La interpretación que realiza el Tribunal es para cada caso concreto por lo que la ‘teoría del acto claro’ no tiene aplicación dentro del sistema interpretativo andino” (Sentencia del 7 de agosto de 1995, dictada en el proceso 4-IP-94, caso “EDEN FOR MAN (etiqueta)”, publicada en la G.O.A.C. Nº 189, del 15 de septiembre de 1995).

En los casos en que la consulta de interpretación prejudicial es obligatoria —jueces nacionales de única o de última instancia—, el planteamiento de la solicitud lleva consigo la suspensión del proceso interno hasta el pronunciamiento del Tribunal comunitario, el cual se constituye en un presupuesto procesal de la sentencia (Sentencia del 18 de junio de 1999, dictada en el proceso 6-IP-99, caso “HOLLYWOOD LIGHTS”, publicada en la G.O.A.C. Nº 468, del 12 de agosto de 1999) que debe tener presente el juez nacional antes de emitir su fallo (Caso “Nombres de publicaciones periódicas, programa de radio y televisión y estaciones de radiodifusión), y cuya inobservancia puede derivar en acciones de incumplimiento y vicios procesales de consecuencias impredecibles (Sentencia del 29 de agosto de 1997, dictada en el proceso 11-IP-96, caso “BELMONT”, publicada en la G.O.A.C. Nº 299, del 17 de octubre de 1997).

I.III. De la oportunidad de la solicitud de interpretación prejudicial La consulta prejudicial puede presentarse en cualquier tiempo, antes del pronunciamiento de la sentencia definitiva (Caso “Aktiebolaget VOLVO”, ya citado), aunque, a los efectos de lograr una comprensión in toto de la cuestión debatida y una decisión útil del Tribunal de Justicia, conviene que la formulación de la solicitud de interpretación prejudicial se lleve a cabo después de haberse oído a las partes, de modo que el juez nacional tenga los elementos de juicio ne- GACETA OFICIAL cesarios para resumir, en dicha solicitud, el marco fáctico y jurídico del litigio.

I.IV. De los requisitos de la solicitud de interpretación prejudicial La solicitud del juez nacional debe motivarse de manera sucinta pero completa, a objeto de que el Tribunal alcance una comprensión de conjunto del tema sometido a consulta. En particular, la solicitud debe incluir un informe sucinto de los hechos que el consultante considere relevantes, la relación de las normas del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina cuya interpretación se requiere, así como las alegaciones formuladas en torno a su aplicación. Además, la solicitud deberá ir acompañada de una copia de los documentos necesarios que sustenten el informe sucinto de los hechos y de las disposiciones nacionales aplicables, todo ello con el objeto de hacer útil al juez nacional la interpretación prejudicial que emane del Tribunal comunitario.

De otro modo, la citada interpretación podría alcanzar tal grado de generalidad y abstracción que resultaría inútil, en consecuencia, tanto para decidir el caso concreto como para asegurar la aplicación uniforme del derecho comunitario (Sentencia de 3 de septiembre de 1999, dictada en el proceso 30-IP99, caso “DENIM”, publicada en la G.O.A.C. Nº 497 de 18 de octubre de 1999).

I.V. De la competencia del Tribunal comunitario Requerida la interpretación prejudicial, pasa a ser de la exclusiva competencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la determinación de las normas pertinentes a interpretar. En consecuencia, el Tribunal podrá establecer si interpreta la totalidad de las normas consultadas, o si, según su pertinencia para el caso concreto, suprime la interpretación de unas o agrega la de otras.

Además, podrá absolver las consultas en el orden de prelación que estime conducente (Sentencia del 11 de octubre de 1994, dictada en el proceso 1-IP-94, caso “MC POLLO SU POLLO RICO”, publicada en la G.O.A.C. Nº 164, del 2 de noviembre de 1994). I.VI. De las obligaciones del Juez consultante Una vez notificada la interpretación prejudicial al juez nacional, éste deberá continuar la tramitación del proceso interno y, en su sentencia, 25/03/2003 6.36 adoptar el pronunciamiento del Tribunal comunitario (Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal).

Además, deberá remitir a este Tribunal de Justicia la sentencia que dicte en cada uno de los casos que haya sido objeto de interpretación prejudicial (Artículo 128, tercer párrafo, del Estatuto del Tribunal). II. De la definición de marca y de los requisitos para su registro El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena contiene una definición del concepto de marca.

Sobre la base de esta definición legal, el Tribunal ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio correspondiente.

La marca protege el interés de su titular, otorgándole un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos y servicios, así como el interés general de los consumidores o usuarios a quienes se halla destinada, garantizando a éstos la certeza de origen del producto o servicio que el signo distingue, permitiéndoles, en consecuencia, valorar, diferenciar, identificar y seleccionar el respectivo producto o servicio sin riesgo de error o confusión acerca de su origen o calidad.

En definitiva, la marca procura garantizar la transparencia en el mercado. El artículo 81 en referencia somete además el registro de un signo como marca al cumplimiento de los siguientes requisitos: En primer lugar, el signo debe ser perceptible, es decir, susceptible de ser aprehendido por el consumidor o el usuario a través de los sentidos, a fin de ser captado, retenido y asimilado por éste.

La percepción se realiza, por lo general, a través del sentido de la vista. Por ello, se consideran signos perceptibles, entre otros, los que consisten en letras, palabras, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto. En segundo lugar, el signo debe ser suficientemente distintivo, es decir, apto para identificar y GACETA OFICIAL distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares.

Esta aptitud distintiva constituye presupuesto indispensable para que la marca cumpla sus funciones principales de indicar al consumidor el origen empresarial y la calidad del producto o servicio. La fuerza distintiva, además, debe ser suficiente, es decir, de tal magnitud que no haya razón para temer que el signo induzca a error o confusión en el mercado.

Y en tercer lugar, el signo debe ser susceptible de representación gráfica, es decir, apto para ser expresado en imágenes o por escrito, lo que confirma que, en principio, ha de ser visualmente perceptible. Por ello, las formas representativas en que consisten los signos pueden estar integradas por letras, palabras, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto.

Este requisito guarda correspondencia con el previsto en el artículo 88, literal d, eiusdem, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos. Por tanto, el artículo 81 de la Decisión citada prohíbe el registro de un signo como marca si éste no cumple con cada uno de los requisitos previstos expresamente en dicha disposición; además, el artículo 82, literal a, impide el otorgamiento del registro a toda denominación que no pueda ser considerada como marca por no cumplir aquellos requisitos.

III. De la comparación entre marcas. De la identidad y semejanza. Del riesgo de confusión. De la confusión directa e indirecta. De las reglas de comparación. Los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 consagran otras prohibiciones para el registro de un signo como marca. Según la prevista en el artículo 83, literal a, no podrá registrarse el signo que, en relación con derechos de terceros, sea idéntico, o se asemeje de forma que pueda inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para el mismo producto o servicio, o para un producto o servicio respecto del cual el uso de la marca pueda inducir al público a error.

Del texto del artículo citado se desprende que la prohibición no exige que el signo pendiente 25/03/2003 7.36 de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición. La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza conduce al comprador a adquirir un producto determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. En consecuencia, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre los signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos.

En el caso de autos, la comparación entre las marcas habrá de hacerse desde sus elementos fonético, gráfico y conceptual. Sin embargo, dicha comparación deberá ser conducida por la impresión unitaria que cada signo habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o del usuario medio a que está destinado. Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. En este contexto, el Tribunal ha establecido que la similitud visual se presenta por lo parecido de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la o de las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar el grado de confusión. Además, si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden, cabe presumir que los signos GACETA OFICIAL son semejantes, ya que el citado orden produce, tanto desde el punto de vista ortográfico como desde el fonético, una impresión general que causa impacto en el consumidor.

En cuanto a la similitud fonética, el Tribunal ha señalado que la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica y de la coincidencia en las raíces o terminaciones, pero que, a fin de determinar la existencia de la confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues las marcas denominativas se forman por un conjunto de letras que, al ser pronunciadas, emiten sonidos que pueden ser percibidos por los consumidores de modo distinto, según su estructura gráfica y fonética.

Y en cuanto a la similitud conceptual, ha indicado que la misma se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. En definitiva, el Tribunal ha estimado que la confusión puede manifestarse cuando, al solo apercibimiento de la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien reconoce cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante.

Además, a objeto de verificar la existencia del riesgo de confusión, el examinador deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro: “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”; Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa. 25/03/2003 8.36 IV.

De la marca notoria y de su prueba Este Tribunal ha calificado de notoria a la marca provista del atributo de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes al grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o servicios de que se trate, por encontrarse ampliamente difundida entre dicho grupo (Sentencia dictada en el expediente N° 07-IP-96, del 29 de agosto de 1997, publicada en la G.O.A.C. N° 299, del 17 de octubre de 1997, caso “REMAVENCA”).

Ahora bien, a tenor de la disposición prevista en el artículo 83, literal d, de la Decisión 344, el reconocimiento de la marca notoria como signo distintivo de bienes o servicios determinados presupone su conocimiento en el país en que se ha solicitado su registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados, es decir, por la mayor parte del sector de consumidores o usuarios a que están destinados los bienes o servicios en referencia. Además, de conformidad con el artículo 83, literal e, eiusdem, la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende —caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro— con independencia de la clase a que pertenezca el producto de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o al prestigio de aquélla.

Por ello, el Tribunal reitera que “la protección de la marca notoria no se encuentra limitada por los principios de ‘especialidad’ y de ‘territorialidad’” (Sentencia dictada en el expediente N° 17-IP-2001, del 27 de abril de 2001, publicada en la G.O.A.C. N° 674, del 31 de mayo de 2001, caso “HARINA GALLO DE ORO”; criterio tomado a su vez de la sentencia dictada en el expediente N° 36-IP-99, del 8 de octubre de 1999, publicada en la G.O.A.C. N° 504, del 9 de noviembre de 1999, caso “FRISKIES”).

Así, la protección de la marca notoria se configura aun en el caso de que no exista similitud entre el producto o servicio a que se refiere y el correspondiente al signo cuyo registro ha sido GACETA OFICIAL solicitado, toda vez que dicha protección no se dirige a evitar el riesgo de confusión sino, como se indicó, a prevenir que otra marca aproveche o perjudique indebidamente el carácter distintivo o el prestigio de aquélla.

En cuanto a la prueba de la notoriedad de la marca, el Tribunal se ha pronunciado en los términos siguientes: “En la concepción proteccionista de la marca notoria, ésta tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surja de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status” (Sentencia dictada en el expediente N° 08-IP-95, del 30 de agosto de 1996, publicada en la G.O.A.C. N° 231, del 17 de octubre de 1996, caso “LISTER”).

En efecto, la notoriedad de la marca constituye una cuestión de hecho que ha de ser probada sobre la base, entre otros, de los criterios previstos en el artículo 84 de la Decisión 344, a saber, la extensión de su conocimiento, la intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca, su antigüedad y uso constante, y el análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue.

La previsión normativa de los citados indicadores de notoriedad de la marca hace inaplicable a su respecto la máxima notoria non egent probatione. Y es que, a diferencia del hecho notorio, la notoriedad de la marca no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que es necesaria la demostración suficiente de su existencia, a través de la prueba, entre otros, de aquellos indicadores.

V. De la familia de marcas. De la marca derivada. De la marca defensiva. En el proceso interno que dio lugar a la presente interpretación prejudicial, la sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., provista del registro de la marca ALPIN para productos comprendidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, hizo valer su titularidad, en la República del Ecuador, de registros de la marca ALPINA para productos comprendidos en 25/03/2003 9.36 las clases 29 y 32, bajo la consideración de que la marca ALPIN “es una derivación de la famosa y notoriamente conocida marca ‘ALPINA’, la cual a su vez es parte constitutiva de la razón social de su titular ALPINA, PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A.”.

En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura al inicio de la denominación, será, por lo general, el elemento dominante. El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquélla, caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión. En el contexto que antecede, cabe hacer mención de la figura de la marca derivada, en torno a la cual este Tribunal se ha pronunciado en los términos siguientes: “en general, resulta admisible que el titular de una marca registrada goce de la facultad de usar la marca con variaciones no sustanciales o respecto de elementos accesorios, sin que este hecho disminuya su protección, a fortiori se desprende que el propietario de la marca inscrita podrá presentar nuevas solicitudes de registro respecto de signos que constituyan una derivación de la marca ya protegida, y, por tanto, del derecho previamente adquirido.

Estas ‘marcas derivadas’ –como se las conoce en la legislación española (artículo 9 de la Ley de Marcas de 1988)–, sin embargo, no pretenderán reivindicar productos distintos a los amparados por el registro previo, pues en este caso no podrá considerárselas como una manifestación del derecho conferido por las inscripciones anteriores, sino como un registro totalmente autónomo e independiente, por lo que el solicitante no podrá pretender que el nuevo registro constituya la derivación de un derecho adquirido”.

En el marco de estas consideraciones, el Tribunal ha precisado también que: “El propietario de la GACETA OFICIAL marca inscrita podrá presentar nuevas solicitudes de registro respecto de signos que constituyan una derivación de la marca ya protegida, y por tanto, del derecho previamente adquirido, siempre que la nueva solicitud comprenda la misma marca con variaciones no sustanciales, y, además, que los productos reivindicados en la solicitud correspondan a los amparados por la marca ya registrada” (Sentencia dictada en el proceso N° 84-IP-2000, del 21 de marzo de 2001, publicada en la G.O.A.C. N° 677, del 13 de junio del mismo año, caso “KRYSTAL”).

Caso distinto es el de la figura de la marca defensiva, respecto a la cual el Tribunal ha establecido lo siguiente: “Preocupa sobremanera … que al amparo de la aplicación equívoca de la ley interna frente al régimen marcario andino, por fallas en la administración interna de los países, puedan beneficiarse y estimularse las prácticas precisamente rechazadas por el sistema marcario andino, como la marca defensiva, cuando se registra sin la intención de usarla, con el solo propósito de impedir el uso y el registro de una marca legítima.

Precisamente para este tipo de marcas de defensa la legislación comunitaria ha impuesto siempre la carga de uso por su titular, unas veces como requisito para la renovación de la marca como fue el caso del artículo 70 de la Decisión 85 y otras veces como causal de caducidad de la marca, cuando no se haya usado en al menos uno de los Países Miembros, sin motivo justificado, por un período de tres años, como lo establece el artículo 108 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena” (Sentencia dictada en el proceso N° 29-IP-95, del 8 de noviembre de 1996, publicada en la G.O.A.C. N° 242, del 22 de enero de 1997, caso “ROPATEX”.

Criterio también recogido en las sentencias emitidas en los procesos 30-IP-95, 32-IP-95 y 2-IP-96). A propósito de la citada figura de la marca defensiva, el Tribunal ha hecho además las siguientes precisiones: “entre las marcas ‘no usadas’, la doctrina incluye la llamada ‘marca defensiva’ y la ‘marca de reserva’, tipos de marca que se consideran anómalos y de vida efímera.

La ‘defensiva’ es la que se registra no para usarla sino tan solo para crear un ámbito de protección a otra marca, ‘la principal’, con el fin de prevenir posibilidades de confusión, especialmente si se teme que existan criterios oficiales excesivamente tolerantes al apreciar ese riesgo. Lo que lleva a crear, mediante registros 25/03/2003 10.36 artificiosos, verdaderas ‘constelaciones’ de marcas defensivas o ‘satélites’, de pura protección, que de ordinario presentan ciertas afinidades y analogías cuidadosamente calculadas con la marca principal que se intenta defender.

La marca de ‘reserva’, que el empresario calcula poder utilizar en un futuro, es también ‘marca no usada’ según la doctrina” (Sentencia dictada en el proceso N° 1-IP-87, del 3 de diciembre de 1987, publicada en la G.O.A.C. N° 28, del 15 de febrero de 1998, caso “VOLVO”). Sobre la base de las consideraciones expuestas, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE 1º Un signo será registrable como marca si cumple los requisitos previstos en el artículo 81 de la Decisión 344, y si no incurre en las prohibiciones fijadas en los artículos 82 y 83 ejusdem. 2° Para establecer si existe riesgo de confusión entre marcas, será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos distinguidos por ellos, y considerar la situación del consumidor medio, la cual variará en función de tales productos.

Para esa determinación no bastará con cualquier semejanza entre los signos en disputa, puesto que es legalmente necesario que la misma pueda inducir a confusión o error en el mercado. 3° La comparación entre signos susceptibles de inducir a confusión en el mercado habrá de hacerse desde sus elementos fonético, gráfico y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada uno de dichos signos habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor medio a que están destinados los productos.

Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. 4° La protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida, en relación con el producto o servicio que constituya su objeto, GACETA OFICIAL se extiende —caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo que constituya su reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial— con independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicio de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir su aprovechamiento indebido, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla.

La notoriedad de la marca no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que, por tratarse de una cuestión de hecho, es necesaria la demostración suficiente de su existencia, a través de la prueba, entre otros, de los indicadores previstos en el artículo 84 de la Decisión 344. 5° El titular de la marca inscrita podrá solicitar el registro de signos que constituyan derivación de aquélla, siempre que las nuevas solicitudes comprendan la marca en referencia, con variaciones no sustanciales, y que los productos que constituyan su objeto correspondan a los ya amparados por la marca registrada. 6º En caso de registro de una marca defensiva, procede su cancelación, de conformidad con el artículo 108 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuando, sin motivo justificado, no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular o por el licenciatario de éste, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la respectiva acción de cancelación. 25/03/2003 11.36 De conformidad con la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación de este Órgano Comunitario, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil, República del Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que pronuncie y, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 128 del Estatuto del Tribunal, deberá remitir dicha sentencia a este órgano jurisdiccional.

Notifíquese la presente interpretación mediante copia certificada y sellada, y remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE (E) Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO GACETA OFICIAL 25/03/2003 12.36 PROCESO N° 97-IP-2002 Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en el artículo 83, literales a, d y e, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil, República del Ecuador, e interpretación de oficio de los artículos 81 y 84 eiusdem.

Parte actora: MARIN & ASOCIADOS C.A. MYACA. Marca: “ALPINETTE”. Expediente interno: N° 362-96-LM. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, cinco de febrero de dos mil tres. VISTOS El oficio N° 371-TDCAG-02-3, del 9 de septiembre de 2002, recibido por este Tribunal el 26 de septiembre del mismo año, por medio del cual la Secretaria Relatora del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil, República del Ecuador, informa que “Dentro del juicio contencioso administrativo No. 362-96LM, seguido por la compañía MARIN & ASOCIADOS C.A. MYACA contra ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A.”, el citado Tribunal dispuso, mediante providencia del 29 de agosto de 2000, que “antes de resolver el Tribunal conforme manda el Art. 41 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en cumplimiento de lo que dispone el Art. 33 de la Decisión 472 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y por existir en el presente proceso, invocados (sic) por las partes, normas comunitarias que deben aplicarse para efectos de su resolución, se dispone remitir el presente juicio al Tribunal de Justicia Andino para que emita su pronunciamiento sobre la aplicación de las indicadas normas al caso materia de la litis ”; y, El expediente de la causa, enviado a este Tribunal en anexo al oficio en referencia, y en el cual obran, entre otras, las siguientes actuaciones: 1.

De la providencia administrativa Obra en autos la providencia N° 0956000, del 24 de junio de 1996, emitida por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, del Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca de la República del Ecuador, correspondiente al trámite interno N° 55361/95, en la cual se da cuenta de la “solicitud de registro de la marca de fábrica denominada ALPINETTE para la clase internacional No. 30”, formulada por el apoderado de ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., así como de la observación formulada a dicha solicitud por parte del representante legal de la Compañía MARIN & ASOCIADOS C.A., MYACA, “ya que su representada es propietaria de la marca de fábrica ALPINA para proteger productos de la clase internacional No. 32”, se rechaza la observación y se otorga el registro de la marca ALPINETTE, solicitada para la clase internacional N° 30. 2.

De la demanda 2.1. Cuestión de hecho El 27 de septiembre de 1996, la Compañía MARIN & ASOCIADOS C.A., MYACA, por órgano de su representante, interpone recurso de plena jurisdicción contra la Resolución N° 0956000, del 24 de junio de 1996, emitida por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, y demanda “que se declare la nulidad y por ende se deje sin efecto la resolución …”.

La recurrente alega que: “a) Mediante providencia dictada por el DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL … dicho funcionario rechaza las observaciones que propuse contra el trámite # 55361/95 de registro de la marca ‘ALPINETTE’ planteado por ALPINA, PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. b) Tal como se desprende del título cuya copia debidamente certificada anexo a esta demanda, mi representada es propietaria de la marca denominada ALPINA, que siendo notoriamente conocida en nuestro país, protege aquellos productos referidos en la clase internacional # 32 de la Nomenclatura de Niza” (Clase 32: “Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas”).

GACETA OFICIAL 2.2. Cuestión de derecho La recurrente, luego de transcribir el texto del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión, señala que “La autoridad de la que emana la Resolución que por este medio se impugna, es el DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL”, y solicita “que se declare la nulidad y por ende se deje sin efecto la resolución que dice referencia (sic) en el Apartado ‘a’ del punto 3 anterior, por violación de las disposiciones citadas en los antecedentes de derecho de esta demanda …”. 3.

De la contestación a la demanda 3.1. En el expediente remitido a este Tribunal no consta que el Director Nacional de Propiedad Industrial haya contestado la demanda. 3.2. El apoderado de ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., quien afirma obrar “como parte coadyuvante del demandado”, niega los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda y alega que “ALPINA, PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. es propietaria de la marca, notoriamente conocida, denominada ‘ALPINA’, registrada en Ecuador con el Nº 859 de 26 de diciembre de 1972 para distinguir productos comprendidos en la Clase Internacional N° 29” (Clase 29: “Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; gelatinas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles”); que “También es propietaria de la marca ‘ALPINA’ inscrita con el Nº 3756/95 el 30 de noviembre de 1995 para distinguir los productos comprendidos en la Clase Internacional N° 32”; que “En Colombia, ALPINA, Productos Alimenticios S.A. posee el registro de la ya mencionada denominación ‘ALPINA’, N° 86746 de 30 de enero de 1976 para proteger productos de la Clase Internacional N° 32 y registro No 80858 de Agosto 29 de 1973 para proteger los productos comprendidos en la Clase Internacional 29”; que “Por lo tanto, a mi mandante le asiste un indiscutible derecho para registrar marcas que la doctrina reconoce como ‘defensivas’, esto es ‘registros adicionales de los componentes principales del signo [originalmente inscrito] en forma independiente’.

En el caso que nos ocupa, la denominación ‘ALPINETTE’ (marca ‘defensiva’) es una derivación de la marca principal ‘ALPINA’. En consecuencia es inadmisible que un tercero pretenda im- 25/03/2003 13.36 pugnar legítimamente la Resolución Directoral que concedió el registro de una marca (‘ALPINETTE’) que tiene intima relación con la marca fundamental de su propiedad, inscrita desde hace veinte y tres años en el Ecuador y desde hace más de dos décadas en Colombia”; que “la marca ‘ALPINA’ protege productos de la Clase Internacional Nº 32, mientras que la marca inscrita –‘ALPINETTE’- protege productos de la Clase Internacional Nº 30, es decir productos de distinta clase internacional y no teniendo dicha marca ‘ALPINA’, ilegalmente registrada en el Ecuador, la condición de marca notoria, es obvio que la Resolución del Director de Propiedad Industrial fue apegado (sic) a derecho …” (Clase 30: “Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias, hielo”); que “De acuerdo a lo establecido en la Decisión 344 de la Comisión la posibilidad de oponerse al registro de marcas que amparan productos comprendidos en diferente clase internacional procede únicamente cuando la marca fundamento de la observación tiene la categoría de notoriamente conocida, característica que no ostenta la marca del observante … ”; y que “En su momento, Marín & Asociados C.A. MYACA, fundamentó sus observaciones en el artículo 83, literal a) de la Decisión 344, fundamento inconsistente por cuanto la marca que fue inscrita se encuentra en diferente Clase Internacional.

De igual manera, fundamentó sus observaciones en el literal e) del artículo 83, fundamento que para ser válido debió haber contado con la premisa de la notoriedad de la marca hecho que como quedó dicho pudo probarse solamente durante el trámite administrativo”.

CONSIDERANDO

Que del expediente remitido a este Tribunal, adjunto a la solicitud de interpretación prejudicial, se desprende que las normas cuya interpretación sería relevante en la causa son las previstas en el artículo 83, literales a, d y e, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; Que, de conformidad con la disposición contenida en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal (codificado mediante De- GACETA OFICIAL cisión 472 de la Comisión de la Comunidad Andina, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 483 de 17 de septiembre de 1999), las normas citadas forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; 25/03/2003 14.36 los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

( ) Que, de conformidad con la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo dispuesto en los artículos 4, 121 y 2 de su Estatuto (codificado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, publicada en la G.O.A.C. Nº 680, del 28 de junio de 2001), este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, según consta en la providencia dictada por este Tribunal el 20 de noviembre de 2002, la presente solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite; y, Que, por tanto, corresponde a este Tribunal realizar la interpretación de las disposiciones contempladas en el artículo 83, literales a, d y e, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; asimismo, el Tribunal, con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 de su Tratado de Creación, estima pertinente interpretar de oficio las disposiciones previstas en los artículos 81 y 84 eiusdem, cuyos textos son del tenor siguiente: “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

( )”. “Artículo 84.- Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca”.

GACETA OFICIAL I. De la interpretación prejudicial I.I. De la interpretación prejudicial del ordenamiento comunitario La interpretación prejudicial es el mecanismo de cooperación en virtud del cual corresponde a este Tribunal de Justicia la potestad de establecer el sentido de los principios y normas que integran el ordenamiento jurídico comunitario, y, al juez nacional, la de aplicar dicho ordenamiento al caso concreto sometido a su conocimiento y decisión, a objeto de garantizar la uniformidad de la aplicación de aquél en el territorio de los Países Miembros (Sentencia del 17 de febrero de 1994, dictada en el proceso 6-IP-93, caso “LOUIS VUITTON”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 150, del 25 de marzo de 1994).

La prejudicialidad de la interpretación jurídica del ordenamiento comunitario, es decir, de la determinación del significado y alcance de los principios y normas que lo integran, a cargo de este Tribunal, respecto a la actividad de aplicación de dicho ordenamiento, a cargo del juez nacional, en el ámbito de su competencia, no obsta a que, de conformidad con el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, este órgano comunitario haga referencia a los hechos del caso cuando lo considere indispensable a los efectos de la interpretación solicitada.

La citada interpretación se recoge en una providencia declarativa a la que precede un procedimiento incidental de carácter no contencioso. I.II. De la consulta facultativa y de la consulta obligatoria Cualquier juez de un País Miembro puede, de oficio o a petición de parte, solicitar de este 25/03/2003 15.36 Tribunal de Justicia la interpretación de los principios y normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina —contenidas en el Acuerdo de Cartagena, sus Protocolos e Instrumentos adicionales; en el Tratado de Creación del Tribunal y sus Protocolos Modificatorios; en las Decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y de la Comisión; en las Resoluciones de la Secretaría General de la Comunidad; y en los Convenios de Complementación Industrial y otros que adopten los Países Miembros en el marco del proceso de integración andina—, en todos aquellos casos en que el citado ordenamiento deba ser aplicado o sea controvertido por las partes en un proceso interno. Los órganos judiciales nacionales cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso en derecho interno —o si sólo fueran procedentes recursos que no permitan revisar la norma sustantiva comunitaria (sentencia del 3 de diciembre de 1987, emitida en el proceso 1-IP-87, caso “Aktiebolaget VOLVO”; publicada en la G.O.A.C. Nº 28, del 15 de febrero de 1988)—, están obligados, en todos los procesos en que deba aplicarse o se controvierta una norma comunitaria, a solicitar la interpretación prejudicial, incluso cuando ya exista un pronunciamiento anterior del Tribunal sobre la cuestión debatida (Sentencia del 24 de noviembre de 1989, emitida en el proceso 7-IP-89, caso patente de invención solicitada por CIBA-GEIGY A.G., publicada en la G.O.A.C. Nº 53, del 18 de diciembre de 1989) o sobre casos similares o análogos (Caso “Aktiebolaget VOLVO”, ya citado).

A propósito de los recursos que no permiten la revisión de la norma sustantiva comunitaria, el Tribunal se ha pronunciado en los términos siguientes: “Resulta claro entonces el alcance de esta norma en el sentido de que si los recursos que existan, según el derecho interno, no permiten revisar la aplicación que se haga de la norma comunitaria, tales recursos no deben ser tenidos en cuenta para determinar si la solicitud de interpretación es obligatoria o tan sólo facultativa.

En otros términos, únicamente la existencia de un recurso en el derecho interno que permita revisar la interpretación de la norma aplicable convierte en facultativa la solicitud de interpretación prejudicial la que, en principio, resulta obligatoria” (Sentencia del 25 de septiembre de 1990, dictada en el proceso 3-IP- GACETA OFICIAL 25/03/2003 16.36 90, caso “NIKE INTERNATIONAL”, publicada en la G.O.A.C. Nº 70, del 15 de octubre de 1990).

I.IV. De los requisitos de la solicitud de interpretación prejudicial En cuanto a la obligatoriedad de la solicitud de interpretación prejudicial, este Órgano Jurisdiccional reitera que “La interpretación que realiza el Tribunal es para cada caso concreto por lo que la ‘teoría del acto claro’ no tiene aplicación dentro del sistema interpretativo andino” (Sentencia del 7 de agosto de 1995, dictada en el proceso 4-IP-94, caso “EDEN FOR MAN (etiqueta)”, publicada en la G.O.A.C. Nº 189, del 15 de septiembre de 1995).

La solicitud del juez nacional debe motivarse de manera sucinta pero completa, a objeto de que el Tribunal alcance una comprensión de conjunto del tema sometido a consulta. En particular, la solicitud debe incluir un informe sucinto de los hechos que el consultante considere relevantes, la relación de las normas del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina cuya interpretación se requiere, así como las alegaciones formuladas en torno a su aplicación. Además, la solicitud deberá ir acompañada de una copia de los documentos necesarios que sustenten el informe sucinto de los hechos y de las disposiciones nacionales aplicables, todo ello con el objeto de hacer útil al juez nacional la interpretación prejudicial que emane del Tribunal comunitario.

De otro modo, la citada interpretación podría alcanzar tal grado de generalidad y abstracción que resultaría inútil, en consecuencia, tanto para decidir el caso concreto como para asegurar la aplicación uniforme del derecho comunitario (Sentencia de 3 de septiembre de 1999, dictada en el proceso 30IP-99, caso “DENIM”, publicada en la G.O.A.C. Nº 497 de 18 de octubre de 1999).

En los casos en que la consulta de interpretación prejudicial es obligatoria —jueces nacionales de única o de última instancia—, el planteamiento de la solicitud lleva consigo la suspensión del proceso interno hasta el pronunciamiento de la respectiva providencia por parte del Tribunal comunitario, providencia que constituye presupuesto procesal para el pronunciamiento de la sentencia definitiva (Sentencia del 18 de junio de 1999, dictada en el proceso 6-IP99, caso “HOLLYWOOD LIGHTS”, publicada en la G.O.A.C. Nº 468, del 12 de agosto de 1999), que deberá ser observada por el juez nacional antes de decidir la cuestión de mérito (Caso “Nombres de publicaciones periódicas, programa de radio y televisión y estaciones de radiodifusión), y cuya inobservancia podrá derivar en acciones de incumplimiento y en vicios procesales de consecuencias impredecibles (Sentencia del 29 de agosto de 1997, dictada en el proceso 11-IP-96, caso “BELMONT”, publicada en la G.O.A.C. Nº 299, del 17 de octubre de 1997).

I.III. De la oportunidad de la solicitud de interpretación prejudicial La solicitud en referencia puede ser presentada en cualquier tiempo, antes del pronunciamiento de la sentencia definitiva (Caso “Aktiebolaget VOLVO”, ya citado), aunque, a los efectos de lograr una comprensión in toto de la cuestión debatida y una decisión útil por parte del Tribunal de Justicia, conviene que la formulación de la solicitud de interpretación prejudicial se lleve a cabo después de haberse oído a las partes, de modo que el juez nacional tenga los elementos de juicio necesarios para resumir, en dicha solicitud, el marco fáctico y jurídico del litigio.

Además, podrá absolver las consultas en el orden de prelación que estime conducente (Sentencia del 11 de octubre de 1994, dictada en el proceso 1-IP-94, caso “MC POLLO SU POLLO RICO”, publicada en la G.O.A.C. Nº 164, del 2 de noviembre de 1994). I.VI. De las obligaciones del Juez consultante Una vez notificada la interpretación prejudicial al juez nacional, éste deberá continuar la tramitación del proceso interno y, en su sentencia, adoptar el pronunciamiento del Tribunal comunitario (Artículo 35 del Tratado de Creación del GACETA OFICIAL Tribunal).

La marca protege el interés de su titular, otorgándole un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos y servicios, así como el interés general de los consumidores o usuarios a quienes se halla destinada, garantizando a éstos la certeza de origen del producto o servicio que el signo distingue, permitiéndoles valorar, diferenciar, identificar y seleccionar el respectivo producto o servicio, sin riesgo de error o confusión acerca de su origen o calidad.

La percepción se realiza, por lo general, a través del sentido de la vista. Por ello, se consideran signos perceptibles, entre otros, los que consisten en letras, palabras, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto. En segundo lugar, el signo debe ser suficientemente distintivo, es decir, apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servi- 25/03/2003 17.36 cios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares.

Esta aptitud distintiva constituye presupuesto indispensable para que la marca cumpla sus funciones principales de indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio. La fuerza distintiva, además, debe ser suficiente, es decir, de tal magnitud que no haya razón para temer que el signo induzca a error o confusión en el mercado.

Este requisito guarda correspondencia con el previsto en el artículo 88, literal d, eiusdem, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos. Por tanto, el artículo 81 de la Decisión citada, prohíbe el registro de un signo como marca si éste no cumple los requisitos acumulativos que la citada disposición prevé en forma expresa.

III. De la comparación entre marcas. De la identidad y semejanza. Del riesgo de confusión. De la confusión directa e indirecta. De las reglas de comparación. De la conexión competitiva. Los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 consagran otras prohibiciones para el registro de un signo como marca. Según la prevista en el artículo 83, literal a, no podrá registrarse el signo que, en relación con derechos de terceros, sea idéntico o se asemeje de forma que pueda inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para el mismo producto o servicio, o para un producto o servicio respecto del cual el uso de la marca pueda inducir al público a error.

Del texto del artículo en referencia se desprende que la prohibición no exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición. GACETA OFICIAL 25/03/2003 18.36 La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza conduce al comprador a adquirir un producto determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos; y la indirecta, caracterizada porque dicho vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. En cuanto a la similitud fonética, el Tribunal ha señalado que la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica y de la coincidencia en las raíces o terminaciones, pero que, a fin de determinar la existencia de la confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues las marcas denominativas se hallan integradas por un conjunto de letras que, al ser pronunciadas, emiten sonidos que pueden ser percibidos por los consumidores de modo distinto, según su estructura gráfica y fonética.

En consecuencia, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos.

Y en cuanto a la similitud conceptual, ha indicado que la misma se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. En el caso de autos, la comparación entre las marcas habrá de hacerse desde sus elementos fonético, gráfico y conceptual. Sin embargo, dicha comparación deberá ser conducida por la impresión unitaria que el signo habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o del usuario medio a que está destinado.

Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: En este contexto, el Tribunal ha establecido que la similitud visual se presenta por lo parecido de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la o de las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar el grado de confusión. Además, si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden, cabe presumir que los signos son semejantes, ya que el citado orden produce, tanto desde el punto de vista ortográfico como desde el fonético, una impresión general que causa impacto en el consumidor.

En definitiva, el Tribunal ha estimado que la confusión puede manifestarse cuando, al solo apercibimiento de la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien reconoce cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante. 1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2.

Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

Finalmente, el consultante, en la comparación que efectúe de las marcas “ALPINETTE” y “ALPINA”, deberá considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca cubre únicamente, por virtud de la regla de la especialidad, los productos GACETA OFICIAL identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases del nomenclátor, la pertenencia de dos productos a una misma clase no prueba que sean semejantes, y su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes.

Por lo tanto, el solicitante deberá tener en cuenta, a la luz de la norma prevista en el artículo 83, literal a, de la Decisión 344, que también se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto un producto semejante al amparado por la marca en referencia, sea que dichos productos pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas.

En este supuesto, y a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, el consultante habrá de tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor, pero además podrá hacer uso de los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre el producto identificado en la solicitud de registro del signo como marca y el amparado por la marca ya registrada o ya solicitada para registro.

El hecho de que ambos productos posean finalidades idénticas o afines podría constituir un indicio de conexión competitiva entre ellos, pues tal circunstancia podría dar lugar a que se les hallase en el mismo mercado. En relación con este punto, es pertinente la mención de otros criterios también elaborados por la doctrina, cuales son los de intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, y complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben 25/03/2003 19.36 utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro (FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos: ob.cit., pp. 242 y ss.).

En segundo lugar, la conexión competitiva podría configurarse en el ámbito de los canales de comercialización, como lo serían los canales de distribución y los establecimientos de venta al público. Sobre este particular, el Tribunal ha señalado que: “serán competitivamente conexos todos los productos vendidos en establecimientos especializados o en pequeños lugares de expendio donde signos similares pueden ser confundidos cuando los productos guardan también relación, ya que en grandes almacenes en los que se venden al público una amplia gama de productos dispares, para evaluar la conexión se hace necesario subdividirlos en las diversas secciones que los integran, e involucrar en el análisis aspectos tales como la identidad o disparidad de los canales de publicidad” (Cita tomada de la sentencia dictada en el expediente N° 50–IP-2001, el 31 de octubre de 2001, y publicada en la G.O.A.C. N° 739, del 4 de diciembre de 2001, caso “ALLEGRA”).

En relación con los medios de comercialización o distribución de los productos, la conexión competitiva podría configurarse también por virtud de la identidad o similitud en los medios de difusión o publicidad de aquéllos. En efecto, si ambos productos se difunden a través de los medios generales de publicidad (radio, televisión o prensa), cabe presumir que la conexión entre ellos será mayor, mientras que si la difusión se realiza a través de revistas especializadas, comunicación directa, boletines o mensajes telefónicos, es de presumir que la conexión será menor.

Finalmente, deberá tomarse en cuenta la clase de consumidor y su grado de atención al momento de diferenciar, identificar y seleccionar el producto. A juicio del Tribunal, “el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado ‘consumidor medio’ o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes ” (Sentencia dictada en el expediente N° 09-IP-94, de 24 de marzo de 1995, GACETA OFICIAL Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo IV, p. 97, caso “DIDA”).

En cambio, en el caso de la marca notoria, la prohibición de registrar el signo que constituya su reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, tal y como lo dispone el artículo 83, literal d, de la Decisión 344, será aplicable con independencia de la clase a que pertenezca y de la naturaleza del producto de que se trate, toda vez que se trata de prevenir la dilución de la fuerza distintiva de la marca y el aprovechamiento injusto de su prestigio.

Las consideraciones que anteceden, especialmente las relativas al punto de la conexión competitiva entre productos o servicios, guardan correspondencia con la orientación jurisprudencial de este Tribunal, el cual, ya en sentencia de fecha 30 de agosto de 1996 (dictada en el Proceso N° 08-IP-95, publicada en la G.O.A.C. Nº 231, del 17 de octubre de 1996, caso “LISTER”, y reiterada en las sentencias emitidas en los Procesos N° 30-IP-2000, del 1º de septiembre de 2000, caso “AMERICAN BRANDS (mixta)”; 60-IP-2000, del 24 de enero de 2001, caso “MAXVALL”; 03-IP-2001, del 9 de mayo de 2001, caso “DIPLOMATICO”; 5-IP-2001, del 27 de marzo de 2001, caso “ACERO DIAMANTE + GRÁFICA”; 50-IP-2001, del 31 de octubre de 2001, caso “ALLEGRA”; y 67-IP-2001, del 12 de diciembre de 2001, caso “ECOGEL”) con motivo del examen de disposiciones previstas en las Decisiones 85 y 313 de la Comisión —predecesoras de la 344, objeto de la presente interpretación— había declarado que: “El principio de la especialidad de la marca evita, en consecuencia, que con un solo signo se pretenda monopolizar todos los productos.

Por efecto de esta regla, se pueden proteger marcas idénticas o similares para productos diferentes. Según la Decisión 85 La limitación del registro en cuanto a la similitud de los productos está dada por la ‘clase del nomenclator’ a la que pertenece el producto (artículo 68). Pese a este fin de la norma, el artículo 58, literal f) y el artículo 68 de la Decisión 85, han encasillado la ‘especialidad’ sólo en referencia a la ‘clase’ del nomenclator, sin dejar la puerta abierta a que se examine la similitud de los productos Este principio o concepto ha tenido otro alcance al tenor de las disposiciones del artículo 82 (rectius 83) de la Decisión 344, pues el literal a) no hace relación a una clase del nomenclator sino a los productos o servicios identificados y enu- 25/03/2003 20.36 merados en la solicitud, con lo cual se ‘evidencia que en una misma clase de la nomenclatura internacional, podrían coexistir dos marcas utilizadas en la identificación de productos o servicios disímiles siempre que no se induzca a error’; y en base de esa misma disposición comunitaria con ‘una marca registrada para identificar determinados productos o servicios de una clase, se pueda lograr impedir el registro de otra idéntica o semejante utilizada para distinguir productos o servicios agrupados en otra, siempre que con ellos se pueda inducir al público a error’ (Marco Matías Alemán, MARCAS, Bogotá, pág. 90)” (énfasis añadido).

Ya en la sentencia citada, y a pesar de la limitación prevista en la Decisión 85, el Tribunal había acudido a los “Criterios para determinar la similitud o la conexión competitiva entre bienes o productos”, y, en relación con los productos del mismo género, había reconocido la posibilidad de semejanza entre ellos “Pese a que los productos pueden estar en diferentes clases y cumplir diferentes funciones o finalidades” (énfasis añadido).

IV. De la marca notoria y de su prueba Este Tribunal ha calificado de notoria la marca provista del atributo de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes al grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o servicios de que se trate, por encontrarse ampliamente difundida entre dicho grupo. (Sentencia dictada en el expediente N° 07-IP-96, del 29 de agosto de 1997, publicada en la G.O.A.C. N° 299, del 17 de octubre de 1997, caso “REMAVENCA”).

Ahora bien, a tenor de la disposición prevista en el artículo 83, literal d, de la Decisión 344, el reconocimiento de la marca notoria como signo distintivo de bienes o servicios determinados presupone su conocimiento en el país en que se ha solicitado su registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados, es decir, por la mayor parte del sector de consumidores o usuarios a que están destinados los bienes o servicios en referencia. Además, de conformidad con el artículo 83, literal e, eiusdem, la protección especial que se GACETA OFICIAL otorga a la marca notoriamente conocida se extiende —caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro— con independencia de la clase a que pertenezca el producto de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla.

Por ello, el Tribunal reitera que “la protección de la marca notoria no se encuentra limitada por los principios de ‘especialidad’ y de ‘territorialidad’ ” (Sentencia dictada en el expediente N° 17-IP-2001, del 27 de abril de 2001, publicada en la G.O.A.C. N° 674, del 31 de mayo de 2001, caso “HARINA GALLO DE ORO”; criterio tomado a su vez de la sentencia dictada en el expediente N° 36-IP-99, del 8 de octubre de 1999, publicada en la G.O.A.C. N° 504, del 9 de noviembre de 1999, caso “FRISKIES”).

Así, la protección de la marca notoria se configura aún en el caso de que no exista similitud entre el producto o servicio a que se refiere y el correspondiente al signo cuyo registro ha sido solicitado, toda vez que dicha protección no se dirige a evitar el riesgo de confusión sino, como se indicó, a prevenir que otra marca aproveche o perjudique indebidamente el carácter distintivo o el prestigio de aquélla.

Ahora bien, la notoriedad de la marca constituye una cuestión de hecho que ha de ser probada sobre la base, entre otros, de los criterios previstos en el artículo 84 de la Decisión 344, a saber, la extensión de su conocimiento, la intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca, su antigüedad y uso constante, y el análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue.

De la marca derivada. De la marca defensiva. En el proceso interno que dio lugar a la presente interpretación prejudicial, la sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., provista del registro de la marca ALPINETTE para productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, hizo valer su titularidad, en la República del Ecuador, de registros de la marca ALPINA para productos comprendidos en las clases 29 y 32, bajo la consideración de que la marca ALPINETTE “es una derivación de la marca principal ‘ALPINA’ ”.

Estas ‘marcas derivadas’ –como se las conoce en la legislación española (artículo 9 de la Ley de Marcas de 1988)–, sin embargo, no pretenderán reivindicar productos distintos a los amparados por el registro previo, pues en este caso no podrá considerárselas como una mani- GACETA OFICIAL festación del derecho conferido por las inscripciones anteriores, sino como un registro totalmente autónomo e independiente, por lo que el solicitante no podrá pretender que el nuevo registro constituya la derivación de un derecho adquirido”.

En el marco de estas consideraciones, el Tribunal ha precisado también que: “El propietario de la marca inscrita podrá presentar nuevas solicitudes de registro respecto de signos que constituyan una derivación de la marca ya protegida, y por tanto, del derecho previamente adquirido, siempre que la nueva solicitud comprenda la misma marca con variaciones no sustanciales, y, además, que los productos reivindicados en la solicitud correspondan a los amparados por la marca ya registrada” (Sentencia dictada en el proceso N° 84-IP-2000, del 21 de marzo de 2001, publicada en la G.O.A.C. N° 677, del 13 de junio del mismo año, caso “KRYSTAL”).

La ‘defensiva’ es la que se registra no para usarla sino tan solo para crear un ámbito de protección a otra marca, ‘la principal’, con el fin de prevenir posibilidades de confusión, especialmente si se teme que existan criterios oficiales excesivamente tolerantes al apreciar ese riesgo. Lo que lleva a crear, mediante registros artificiosos, verdaderas ‘constelaciones’ de marcas defensivas o ‘satélites’, de pura protección, que de ordinario presentan ciertas afinidades y analogías cuidadosamente calculadas con la marca principal que se intenta defender.

La marca de ‘reserva’, que el empresario calcula poder utilizar en un futuro, es también ‘marca no usada’ según la doctrina” (Sentencia dictada en el proceso N° 1-IP-87, del 3 de diciembre de 1987, publicada en la G.O.A.C. N° 28, del 15 de febrero de 1998, caso “VOLVO”). Sobre la base de las consideraciones que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE 1° Un signo será registrable como marca si cumple los requisitos previstos en el artículo 81 de la Decisión 344, y si no incurre en las prohibiciones fijadas en los artículos 82 y 83 eiusdem. 2º Para establecer si existe riesgo de confusión entre marcas, será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos distinguidos por ellos, y considerar la situación del consumidor medio, la cual variará en función de tales productos.

Por tanto, la valoración deberá hacerse sin GACETA OFICIAL descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. 4° La marca debe ser suficientemente apta para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares.

Esta aptitud distintiva constituye presupuesto indispensable para que la marca cumpla sus funciones principales de indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio. A objeto de garantizar las funciones del signo marcario, el artículo 83, literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena prohíbe, entre otros supuestos, el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto distinguir un producto semejante al amparado por la marca en referencia, sea que dichos productos pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas.

En este supuesto, y a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, el consultante tomará en cuenta su identificación en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor; además, podrá acudir a los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre el producto identificado en la solicitud de registro del signo como marca y el amparado por la marca ya registrada o ya solicitada para registro.

A objeto de precisar que se trata de productos semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito. En el caso de la marca notoria, la prohibición de registrar el signo que constituya su 25/03/2003 23.36 reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, será aplicable con independencia de la naturaleza del producto o servicio de que se trate y de la clase a que pertenezca uno u otro, puesto que se trata de prevenir la dilución de la fuerza distintiva de la marca que ha probado su notoriedad y el aprovechamiento injusto de su prestigio. 5° La protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida, en relación con el producto o servicio que constituya su objeto, se extiende —caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo que constituya su reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial— con independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicio de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir su aprovechamiento indebido, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla.

La notoriedad de la marca no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que, por tratarse de una cuestión de hecho, es necesaria la demostración suficiente de su existencia, a través de la prueba, entre otros, de los indicadores previstos en el artículo 84 de la Decisión 344. 6º El titular de la marca inscrita podrá solicitar el registro de signos que constituyan derivación de aquélla, siempre que las nuevas solicitudes comprendan la marca en referencia, con variaciones no sustanciales, y que los productos que constituyan su objeto correspondan a los ya amparados por la marca registrada. 7º En caso de registro de una marca defensiva, procede su cancelación, de conformidad con el artículo 108 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuando, sin motivo justificado, no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular o por el licenciatario de éste, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la respectiva acción de cancelación. GACETA OFICIAL 25/03/2003 24.36 De conformidad con la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil, República del Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que pronuncie y, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 128 del Estatuto del Tribunal, deberá remitir dicha sentencia a este órgano jurisdiccional.

Notifíquese la presente interpretación mediante copia certificada y sellada, y remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE (E) Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO PROCESO N° 102-IP-2002 Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81, 82, literales a y d, y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Primera Sala del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador.

Parte actora: Compañía Anónima EL COMERCIO. Denominación: “SOCIEDAD”. Expedientes internos acumulados Nos. 2592-ML y 2593-LR. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, cinco de febrero de dos mil tres. 1. Demanda VISTOS La representante legal de la empresa C.A. EL COMERCIO interpuso recurso de plena jurisdicción contra “el acto administrativo contenido en la providencia No. 017374 dictada por el Director Nacional de Propiedad Industrial el 9 de enero de 1995 … por la cual se denegó el registro de la Marca ‘SOCIEDAD’ solicitada por mi representada”.

La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81; 82, literales a y d, y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por la Primera Sala del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador, por órgano de su Presidente, Doctor Víctor Terán Martínez, y recibida en este Tribunal en fecha 18 de octubre de 2002; y, El informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que son del tenor siguiente: 1.1.

Cuestión de hecho La recurrente denuncia en su demanda que: “1) En la Providencia antes indicada, que comporta un acto administrativo impugnable, el Director Nacional de Propiedad Industrial, doctor Alvaro Ojeda, al referirse a la solicitud de la marca de fábrica ‘SOCIEDAD’, dentro del trámite N° 50099- GACETA OFICIAL 94, Clase Internacional N° 35, sin motivación alguna, dice: SEGUNDO.- Que la denominación solicitada contraviene lo dispuesto en el Art. 82 literal (a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, pues es un simple sustantivo del idioma castellano. TERCERO.Se deniega el registro de la marca solicitada y se ordena el archivo del expediente conformado por tal motivo” (Clase 35: “Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina”).

Por otra parte, la representante legal de la empresa en referencia interpuso también recurso de plena jurisdicción contra “el acto administrativo contenido en la providencia No. 017373”, dictada, al igual que la anterior, el 9 de enero de 1995, por el Director Nacional de Propiedad Industrial. En este caso, según se desprende del recurso, la solicitud de la marca de fábrica ‘SOCIEDAD’ fue formulada para amparar productos de la Clase Internacional N° 16 (A saber, “Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); naipes; caracteres de imprenta; clichés”). 1.2.

Cuestión de derecho En su demanda contra la Resolución N° 017374, la actora alega que: “a) El artículo 81 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, es fundamento de derecho por cuanto la palabra ‘SOCIEDAD’ constituye por sí misma un signo perceptible, capaz de identificar claramente en el mercado los servicios para los que está destinado tal signo, identificándolos plenamente de servicios idénticos o similares prestados por otra persona.

En el caso concreto los servicios a que se refiere la marca solicitada están comprendidos en la Clase Internacional 35. b) … El artículo 81 establece que podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. La denominación ‘SOCIEDAD’ tiene aptitud para identificar los servicios que se pretenden distinguir con la misma (servicios de publicidad y negocios), de forma 25/03/2003 25.36 que el consumidor a quien va dirigido, pueda diferenciarlo de otras opciones que se ofrezcan en el mercado.

El hecho de que la marca solicitada sea un sustantivo castellano no es impedimento para ser admitido como marca”. La actora argumenta además que “Es evidente que al no existir servicios relacionados con la publicidad y negocios, que lleven la marca SOCIEDAD, la denominación cuyo registro se solicita cumple con las normas legales establecidas en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena …”.

Y en su demanda contra la Resolución N° 017373, la actora reproduce los argumentos que anteceden en relación con “los productos a los que se refiere la marca solicitada [y que] están comprendidos en la Clase Internacional 16”, y a propósito de la aptitud de la denominación para “identificar los productos que se pretenden distinguir con la misma (PERIÓDICOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES) …”. 2.

Contestación a las demandas acumuladas 2.1. El Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca de la República del Ecuador opuso las siguientes excepciones: acumulación de autos; legalidad y validez de la Resolución impugnada; y negativa de los fundamentos de las demandas. 2.2. El Director Nacional de Propiedad Industrial, por su parte, negó los fundamentos de hecho y de derecho de las demandas y sostuvo la legalidad y validez de la Resolución impugnada. 2.3.

Y el delegado del Procurador General del Estado opuso las siguientes excepciones: negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de las demandas; legitimidad de los acto administrativos impugnados; improcedencia de las demandas; caducidad del derecho de la actora y prescripción de la acción.

CONSIDERANDO

Que las normas cuya interpretación se solicita son las disposiciones previstas en los artículos 81, 82, literales a y d, y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; GACETA OFICIAL Que, de conformidad con la disposición contenida en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal (codificado mediante la Decisión 472), las normas en referencia forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, de conformidad con la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo dispuesto en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto (codificado mediante la Decisión 500), este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento comunitario; Que, de conformidad con la disposición indicada en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en la providencia que obra al folio 25 del expediente, la presente solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite; y, Que, por tanto, corresponde a este Tribunal realizar la interpretación de las disposiciones contempladas en los artículos 81, 82, literales a y d, y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuyos textos son del tenor siguiente: “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

( ) d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informa- 25/03/2003 26.36 ciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse;

( )”. “Artículo 96.- Vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada”. I. De la definición de marca y de los requisitos para su registro El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena contiene una definición del concepto de marca.

La marca protege el interés de su titular, otorgándole un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos y servicios, así como el interés general de los consumidores o usuarios a quienes se halla destinada, garantizando a éstos la certeza de origen del producto o servicio que el signo distingue, permitiéndoles, en consecuencia, valorar, diferenciar, identificar y seleccionar el respectivo producto o servicio, sin riesgo de error o confusión acerca de su origen o calidad.

En definitiva, la marca procura garantizar la transparencia en el mercado. El registro del signo se halla supeditado al cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 81 de la Decisión 344, a saber: En primer lugar, el signo debe ser perceptible, es decir, susceptible de ser aprehendido por el consumidor o el usuario a través de los sentidos, a fin de ser captado, retenido y asimilado por éste.

La percepción se realiza, por lo gene- GACETA OFICIAL 25/03/2003 27.36 ral, a través del sentido de la vista. Por ello, se consideran signos perceptibles, entre otros, los que consisten en letras, palabras, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto. literal a, impide el otorgamiento del registro a toda denominación que no pueda ser considerada como marca por no cumplir con los requisitos en referencia. En segundo lugar, el signo debe ser suficientemente distintivo, es decir, apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares.

Esta aptitud distintiva constituye presupuesto indispensable para que la marca cumpla sus funciones principales de indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio. La fuerza distintiva, además, debe ser suficiente, es decir, de tal magnitud que no haya razón para temer que el signo induzca a error o confusión en el mercado.

II. De los signos descriptivos Según el Tribunal, cuando un signo —protegido por el derecho marcario— es capaz por sí mismo de distinguir los bienes o servicios que representa, se está frente a la distintividad intrínseca, y cuando también distingue dichos bienes y servicios de los demás en el mercado, se está ante la distintividad extrínseca.

De reunir la marca tales condiciones, podrá participar en una competencia comercial clara y leal en beneficio de la colectividad (Criterios recogidos en las sentencias de interpretación prejudicial N° 12-IP-96, publicada en la G.O.A.C. N° 265 del 16.V.97, caso “MARGARINA EXCLUSIVA”; N° 32-IP-96, publicada en la G.O.A.C. N° 279 del 25.VII.97, caso “DC’OS”; y N° 31-IP-98, publicada en la G.O.A.C. Nº 450 del 21.VI.99, caso “LOS ALPES”).

Y en tercer lugar, el signo debe ser susceptible de representación gráfica, es decir, apto para ser expresado en imágenes o por escrito, lo que confirma que, en principio, ha de ser visualmente perceptible. Por ello, las formas representativas en que consisten los signos pueden estar constituidas por letras, palabras, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto.

Este requisito guarda correspondencia con el previsto en el artículo 88, literal d, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos. Por tanto, el artículo 81 prohíbe el registro de un signo como marca si éste no cumple con cada uno de los requisitos previstos expresamente en dicha disposición; además, el artículo 82, El signo descriptivo guarda relación directa con el producto o servicio que constituye su objeto: en efecto, informa al consumidor o al usuario, de modo exclusivo, acerca de la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen, época de producción u otros datos, características o informaciones del correspondiente producto o servicio.

En este caso, si las características del producto o servicio que describe son comunes a otros del mismo género, el signo no será distintivo y, en consecuencia, a tenor de la prohibición contemplada en el artículo 82, literal d, de la Decisión 344, no podrá ser registrado. Además, el registro del signo en cuestión conferiría a su titular un monopolio contrario a las reglas de la libre competencia. Para juzgar sobre si un signo es descriptivo procede interrogarse en torno a cómo es el producto o servicio amparado por el signo que se pretende registrar: si la respuesta consiste en la designación del producto o servicio “ habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación”.

(Sentencias dictadas en los procesos 3-IP-95, publicada en la G.O.A.C. N° 189, del 15 de septiembre de 1995, caso “TUTTI FRUTI S.A.”; y 27-IP-95, publicada en la G.O.A.C. N° 257, del 14 de abril de 1997, caso “EXCLUSIVA”). III. De los signos evocativos Según la estructura de los signos, se suele distinguir entre el denominativo, constituido por una o varias palabras pronunciables, provistas o no de significado; el figurativo, compuesto por una imagen visual a la que, en su caso, se asocia un concepto concreto o abstracto; y el mixto, cuya estructura compleja es en parte denominativa y en parte figurativa.

En el ámbito de los signos denominativos, el evocativo sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, obligándolo a hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este producto o servicio. GACETA OFICIAL A diferencia del descriptivo, el signo evocativo cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable.

Ejemplos de este tipo de signo, a juicio del Tribunal, “son los que se refieren al producto utilizando una expresión de fantasía, de manera que despierten remota o indirectamente la idea del mismo, como por ejemplo Nescafé para café, Choco Milk para una bebida con sabor a chocolate, Veloz para bicicletas, Luxtral para distinguir un líquido brillador de superficies de madera, Nosalt para productos alimenticios, etc.” (Sentencia dictada en el Proceso N° 7-IP-95, del 7 de agosto de 1995, publicada en la G.O.A.C. N° 189, del 15 de septiembre del mismo año, caso: “COMODÍSIMOS”).

IV. Del examen de registrabilidad de un signo que no ha sido objeto de observaciones El artículo 96 de la Decisión 344 señala que, transcurridos los 30 días hábiles siguientes a la publicación de la solicitud de registro sin que se hubiesen presentado observaciones, la Oficina Nacional Competente procederá a realizar el respectivo examen de registrabilidad, a objeto de conceder o negar el registro del signo como marca, acto que comunicará al peticionario por medio de resolución debidamente motivada.

Cabe destacar que la citada norma comunitaria no somete la validez o eficacia de dicho examen, o del dictado de la resolución, o de la notificación de ésta, a lapso o término preclusivo alguno, por lo que, si bien la Oficina Nacional Competente debe obrar con arreglo al principio de efectividad de la tutela, su silencio no equivale a conformidad.

El hecho de que no se presenten observaciones al registro de un signo como marca no exime a la Oficina Nacional Competente de realizar el examen de registrabilidad correspondiente. Así lo ha declarado el Tribunal en los términos siguientes: “Según lo dispone el artículo 96 de la misma Decisión, en el caso en que no se hubiesen presentado observaciones al registro de una marca, la Oficina Nacional Competente igualmente realizará el correspondiente examen de registrabilidad ya sea para conceder o negar el registro de una marca y procederá de igual forma que lo indica el artículo anterior, es decir, comunicará su decisión al peticionario por medio de resolución debidamente motivada, es 25/03/2003 28.36 decir, que exprese los fundamentos que la sustenta.

La Oficina Nacional Competente en ningún caso se encuentra eximida de realizar el examen de registrabilidad correspondiente ”. (Sentencia dictada en el proceso N° 61-IP-2002, del 11 de septiembre de 2002, publicada en la G.O.A.C. Nº 856 de 24 de octubre del mismo año, caso “LIMPLUS”). En consecuencia, el examen de fondo sobre la registrabilidad del signo tiene carácter obligatorio, y en él deberán tomarse en cuenta las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la Decisión en referencia. También se exige que el acto por el cual se concede o deniega el registro se encuentre debidamente motivado, esto es, que exprese las razones de hecho y de derecho que han conducido a la Oficina Nacional Competente a pronunciarse en uno u otro sentido.

El Tribunal ha reiterado a este propósito que “La motivación se contrae en definitiva a explicar el por qué de la Resolución o Decisión, erigiéndose por ello en un elemento sustancial del mismo —y hasta en una formalidad esencial de impretermitible expresión en el propio acto si una norma expresa así lo impone— y cuya insuficiencia, error o falsedad puede conducir a la nulidad del acto” (Sentencia dictada en el Proceso Nº 04-AN-97, del 17 de agosto de 1998, publicada en la G.O.A.C. No. 373 del 21 de septiembre de 1998, caso CONTRACHAPADOS).

Sobre la base de las consideraciones que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE 1° Un signo es registrable como marca si cumple los requisitos previstos en el artículo 81 de la Decisión 344 y, además, si no incurre en las prohibiciones fijadas en los artículos 82 y 83 eiusdem. 2° El signo descriptivo no será distintivo y, por tanto, no será registrable como marca, cuando las características del producto o servicio que informa de modo exclusivo al consumidor o al usuario sean comunes a otros productos o servicios del mismo género. 3° En el ámbito de los signos denominativos, el evocativo sugiere en el consumidor o en el GACETA OFICIAL 25/03/2003 29.36 usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, obligándolo a hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto.

A diferencia del descriptivo, el evocativo cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable. 4° El examen de fondo sobre la registrabilidad del signo, por parte de la Oficina Nacional Competente, tiene carácter obligatorio, y en él deberán tomarse en cuenta las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con independencia de que se hayan formulado o no observaciones a la solicitud de registro.

De conformidad con la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación de este Órgano Comunitario, la Primera Sala del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que pronuncie y, de conformidad con la disposición consagrada en el artículo 128 del Estatuto de Tribunal, deberá remitir dicha sentencia a este Órgano Jurisdiccional.

Notifíquese la presente interpretación mediante copia certificada y sellada, y remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE (E) Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO PROCESO No. 02-IP-2003 Solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81 y 82, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación de oficio de los literales d) y e) del artículo 82 ejusdem.

Actor: MISS CELEBRIDAD COLOMBIA INTERNACIONAL LTDA. Marca “MISS SUCRE (mixta)” EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En Quito a los doce días de febrero de dos mil tres; V I S T O S: El artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en virtud del cual le corresponde interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico andino;

La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos arriba identificados, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio del Consejero Ponente Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo dentro del proceso interno No. 5633; y, El auto del cinco de febrero del año en curso, mediante el cual se admitió a trámite la referida solicitud;

En razón de lo cual, procede este Tribunal a absolver la consulta prejudicial formulada, previo resumen tanto de los hechos como de los GACETA OFICIAL argumentos esgrimidos por las partes en el proceso interno, conforme a la reseña realizada por el juez consultante: 1.

ANTECEDENTES 1.1. Hechos: La Sociedad MISS CELEBRIDAD COLOMBIA INTERNACIONAL LTDA., presentó, mediante apoderado, solicitud de registro de la denominación “MISS SUCRE mixta” para distinguir servicios comprendidos en la Clase Internacional No. 41 (educación, esparcimiento, actividades deportivas y culturales). 25/03/2003 30.36 mentos esenciales dentro de la marca, ya que lo único que se destaca visualmente en la etiqueta es la FIGURA, el EMBLEMA.

Lo anterior, toda vez que el distintivo principal de la marca, es lo gráfico, es decir, la figura que aparece en la etiqueta, cuyo elemento principal es el logotipo, que realmente otorga distintividad a la marca, razón por la cual no se puede separar, ni ignorar, como si éste no fuera la parte principal y preponderante del signo. Por lo anterior, concluye la actora, que el elemento gráfico, es el definitivo, puesto que su prioridad sobre el nominativo hace que la marca sea claramente objeto de registro. 1.3.

Contestación de la demanda: Mediante la Resolución No. 34060 de 18 de agosto de 1994, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la referida denominación, por considerarla incursa en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 82 de la Decisión 344. Contra la mencionada Resolución, se interpusieron los recursos de reposición y subsidiario de apelación, los cuales fueron resueltos mediante las Resoluciones Nos. 23344 de 31 de octubre de 1996 y 00726 del 26 de enero de 1999, ambas confirmatorias, en todas sus partes, de la impugnada. 1.2.

Argumentos de la Sociedad actora. MISS CELEBRIDAD COLOMBIA INTERNACIONAL Ltda. solicita al juez consultante la nulidad de las referidas resoluciones conforme a los fundamentos de derecho que se sintetizan así: Con la expedición de la Resolución ahora impugnada, la Administración violó los artículos 81 y 82 literal a) de la Decisión 344, al considerar que mediante la solicitud formulada se estaba reivindicando propiedad sobre el término “MISS SUCRE”.

Alega que no se incurrió en causal de irregistrabilidad, y que lo que se dio fue una apresurada decisión, puesto que sólo se tuvo en cuenta la expresión “MISS SUCRE”, sin considerar todo el conjunto que forma el signo solicitado que no es una marca simplemente nominativa, sino que viene acompañada de una etiqueta, lo que hace que sea distintiva.

Argumenta que los vocablos que componen la denominación MISS SUCRE no constituyen ele- La Superintendencia de Industria y Comercio, por conducto de su apoderado contesta la demanda aduciendo como primera razón de defensa de la legalidad de los actos administrativos impugnados, el hecho de que los mismos fuesen proferidos por la autoridad competente, quien además aplicó de manera legal y válida la Decisión 344 al asunto materia de debate, ajustándose en sus actuaciones a las garantías propias del debido proceso y del derecho de defensa.

Arguye como razón de defensa que la causa de irregistrabilidad de la marca “MISS SUCRE” para distinguir los servicios de la clase 41, es la incursión en la prohibición contenida en el literal a) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; que esto resulta evidente, ya que la marca carece de suficiente fuerza distintiva por cuanto la expresión “MISS” anexa al nombre de un lugar geográfico, no tiene capacidad para distinguir los servicios que se pretenden comercializar a través del signo, con respecto a certámenes de belleza.

Afirma que a pesar de que la marca es susceptible de representación gráfica, se considera que la misma no es distintiva, y puede ser considerada como de uso común o usual, para distinguir los servicios de la clase 41 que pretende amparar el solicitante con dicho signo, ya que la expresión “MISS SUCRE” es usualmente utilizada para hacer referencia a certámenes de belleza, los que son públicamente difundidos y de interés general en el País, razón por la cual no es posible restringir el uso de dicha expresión, para que sea utilizada en forma exclusiva por el solicitante.

GACETA OFICIAL Por lo anterior solicita el demandado no tener en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por el demandante en contra de la Nación, y de la Superintendencia de Industria y Comercio, por cuanto carecen de apoyo jurídico y de sustento de derecho para que prosperen. Con vista de lo anteriormente expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina formula las siguientes 2.

CONSIDERACIONES: La consulta de interpretación prejudicial formulada se ajusta formalmente a las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y del respectivo Estatuto. 2.1. NORMAS A SER INTERPRETADAS. El texto de las normas de la Decisión 344 a ser interpretadas es el siguiente: “Artículo 81. Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

“Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.” “Artículo 82. No podrán registrarse como marcas los signos que: “a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;

( ) “d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse; “e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o 25/03/2003 31.36 en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate” Con vista en los puntos controvertidos en el proceso interno, considera el Tribunal que los temas cuya interpretación suscita las normas transcritas, son los siguientes: 2.2.

LA MARCA: NOCIÓN Y CARACTERÍSTICAS En reiterada jurisprudencia de este Tribunal Comunitario se define la marca como “un bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros, representado aquel por un signo que, siendo intangible, requiere de medios sensibles o de la perceptibilidad para que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo.

Un signo que no pueda influir en el público consumidor para que éste sea capaz de diferenciar un producto o servicio de otro, no tendría la capacidad necesaria para ser distintivo”. 1 De esta definición se desprenden los tres elementos característicos de las marcas que se plasman como los requisitos esenciales exigidos por el artículo 81 de la Decisión 344 para el registro de signos: La perceptibilidad, la distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica. • La perceptibilidad Al ser la marca un bien inmaterial, para que pueda ser percibido o captado por los sentidos (vista, olfato, audición, gusto o tacto), necesita materializarse o exteriorizarse, con el fin de que lo inmaterial o abstracto pase a ser perceptible e identificable.

Por tanto, la única manera de que el público consumidor de los productos o servicios protegidos por la marca pueda asimilar ésta, aprehenderla y conocerla es cuando ella tiene la calidad de perceptible. 1 Criterio sentado en abundante jurisprudencia y recogido, entre otras, en la sentencia 04-IP-2000, del 29 de marzo del 2000, correspondiente a la marca “PIPRON”.

Publicada en G.O.A.C. No. 563, del 10 de mayo del 2000. Ver asimismo, la sentencia de interpretación prejudicial del 16 de junio del 2000, correspondiente al caso 36-IP-2000, marca “AMERICAN STAR QUALITY”. Publicada en G.O.A.C. No. 583 del 17 de julio del mismo año. GACETA OFICIAL • La distintividad Considerada como la característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser admitido a registro como marca, responde a la necesidad de diferenciar unos productos o servicios de otros, haciendo viable la distinción por parte del consumidor.

Es distintiva una denominación cuando por sí sola sirve para identificar un producto o servicio sin que se confunda con ellos o con sus características esenciales o primordiales, o con otras marcas que identifiquen los mismos o similares productos o servicios. • La susceptibilidad de representación gráfica Esta característica tiene que ver directamente con la necesidad de que el signo cuyo registro se solicita pueda ser dado a conocer a través de la publicación prevista en el artículo 92 de la Decisión 344.

Está constituida por la descripción que permite la publicación y el archivo de la denominación solicitada y sirve al examinador para formarse “ una idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o de cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”. 2 El examinador debe estar consciente de que la marca que cumple con esos tres requisitos produce el vínculo ideal entre el producto o servicio y el signo que lo identifica, en cuanto que tal unión es captada y retenida en la memoria del consumidor, convirtiéndose en una verdadera marca que protege el origen y fama empresarial, las cualidades y las características del producto o servicio y la voluntad del consumidor al adquirir ese producto o servicio en particular.

Del análisis de la naturaleza de las marcas y de sus características esenciales y sobre todo de la forma como ellas son recogidas en las normas comunitarias, se concluye que un signo es registrable como marca cuando cumple plenamente con los tres elementos característicos indicados en el artículo 81 interpretado, y siempre que no se encuentre comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad estable2 ALEMAN, Marco Matías, “Marcas”.

Top Management, Bogotá, pág. 77. 25/03/2003 32.36 cidas por los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

2.3. IRREGISTRABILIDAD DE LAS DESIGNACIONES GENÉRICAS Y DESCRIPTIVAS Y DE LAS COMUNES O USUALES. Los literales d) y e) del artículo 82 de la Decisión 344 consideran que no son objeto de registro como marca los signos que consistan exclusivamente en la “indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse” (denominaciones genéricas y descriptivas) ni los que consistan exclusivamente en una “indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate” (denominaciones comunes o usuales).

A los anteriores conceptos se referirá el Tribunal por considerar que guardan pertinencia con los hechos del proceso interno: Con fundamento en las normas aludidas ha acogido el Tribunal el criterio de la irregistrabilidad de las denominaciones genéricas, entendiendo por tales los términos, nombres de conjuntos de seres con caracteres comunes, o referidos a clases o especies de cosas semejantes entre sí por compartir ciertos caracteres comunes.

“La razón de ser de la prohibición -ha dicho-, que es usual en los ordenamientos marcarios, resulta evidente ya que no sería justo que se reconociera un derecho individual exclusivo al uso de una denominación para un producto o un servicio, cuando tal denominación la comparten otros productos o servicios de la misma especie, a los cuales también les sería aplicable, dentro del lenguaje corriente” 3 La asimilación por medio del lenguaje común de una expresión para denominar o para distinguir una determinada clase de productos o servicios dentro del mercado, es lo que constituye una designación genérica, con prescindencia incluso de su origen etimológico, que en ciertos 3 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 02-IP-89, del 19 de octubre de 1989, caso marca “OFERTA”, publicada en G.O.A.C. N° 49 de 10 de noviembre de 1989. GACETA OFICIAL casos sólo puede ser referencial o ilustrativo. De donde, admitir como marca una expresión genérica —salvo aquellas que vayan acompañadas de otras palabras que le impriman individualidad— sería beneficiar injustamente a un productor en perjuicio de terceros que comercializaren sus productos o servicios dentro de esa misma área comercial.

Permitir la apropiación unilateral y exclusiva de la misma sería violentar el derecho a la igualdad de oportunidades en virtud del cual todas las personas dedicadas al mismo ramo tienen la facultad de usar vocablos atinentes a éstos para sus productos o servicios. 4 Así mismo, las normas comunitarias, por medio del literal d) del artículo 82, prohiben expresamente el registro de signos que consistan exclusivamente en la designación de un lugar de origen.

Se está frente a una denominación de origen, según Marco Matías Alemán, “cuando la indicación de procedencia consiste en un lugar geográfico correspondiente a un país región o localidad, o área geográfica determinada, por medio de la cual se identifica a un producto originario de ellos y cuya calidad o característica se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y los factores humanos estaremos frente a una denominación de origen ” 5 Esta prohibición se explica porque las denominaciones que se refieren a un lugar de origen son empleadas por la colectividad y por lo tanto pueden ser utilizadas por todos los empresarios asentados en la localidad o zona geográfica para expresar o poner de manifiesto la procedencia territorial del producto, lo cual consta como una información adicional del producto o servicio en el envase, envoltura, propaganda, etc.; pero no se puede pretender utilizar exclusivamente y a título de marca una denominación geográfica o de origen para identificar los productos o servicios de una empresa determinada.6 4 5 6 Ver sobre el tema la Interpretación prejudicial emitida en el Proceso No. 14-IP-95, del 20 de junio de 1996, caso marca “DISEÑO DE TRES CORONAS”, publicado en G.O.A.C. N° 230, de 16 de octubre de 1996.

ALEMAN, Marco Matías. “MARCAS: Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios. Ed. Top Managment. Bogotá – Colombia. Primera edición. Pág. 74. Ver también en FERNÁNDEZ NOBOA, Carlos. Ibídem. Pág. 163. 25/03/2003 33.36 Si el examinador advierte en el análisis de la marca solicitada para su registro que se trata de una denominación de un lugar de origen o geográfico, no puede conceder tal registro porque la marca es inepta para ser admitida, ya que si se la adjudica ello tendría una consecuencia injusta sobre el resto de empresarios de la misma región impidiendo el uso de una indicación de procedencia de su producto o servicio y sobre la cual tienen derecho y se violentaría el ordenamiento jurídico andino. De otro lado, y por cuanto las Resoluciones que negaron el registro de la expresión MISS SUCRE se motivan con el argumento de que “ la marca solicitada … … no es distintiva, y puede ser considerada como de uso común o usual, para distinguir los servicios de la clase 41 ”, deberá analizarse por el juez consultante si, en efecto, el rechazado signo cae dentro de la prohibición del artículo 82, literal e), de la Decisión 344, para lo cual el Tribunal reitera como criterio lo ya señalado al resolver la consulta solicitada respecto de la marca “MISS BOLIVAR”, surtida en proceso interno ventilado ante el mismo juez con la participación de las mismas partes que intervienen en éste: “Las designaciones usuales son las que comúnmente se utilizan para un servicio, o que son necesarias para éste.

Como lo indica Jorge OTAMENDI, “es aquí donde se incorporan las palabras extranjeras, el lunfardo y otras palabras inventadas que adquieren una cierta popularidad en su uso” (Derecho de Marcas, editorial Abeledo Perrot, p. 68 y ss.). Respecto de las denominaciones en idioma extranjero, existe el principio de que este solo hecho no la hace de por sí registrable, encontrando su límite en el hecho de que la denominación extranjera viene a ser considerada de fantasía, debido principalmente a la percepción que de ella tiene la generalidad del público consumidor.

En el caso de que la palabra en el idioma extranjero haya adquirido una considerable difusión entre los consumidores, el principio deberá ser aplicado de manera más rigurosa. “Se dice de las designaciones usuales que “son palabras que no encontraremos en los diccionarios con las acepciones que éstos les atribuyen pero sí en el lenguaje de todos los días, tal vez de mucha gente, tal vez de GACETA OFICIAL 25/03/2003 34.36 “Dentro de éstas subsisten dos grupos que tienen connotación conceptual: las marcas sugestivas que hacen referencia a la naturaleza, cualidades o funciones del producto designado por la marca, y las marcas arbitrarias en las que no existe relación entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del correspondiente producto. unos pocos cuando se trata de términos más técnicos” (Jorge OTAMENDI, op.cit.).

“Las designaciones comunes son consideradas como tales, o por estar contenidas en varias marcas —lo que implica su posibilidad de registro— o, porque evocan el producto, el servicio o alguna característica de éstos. La difusión de una denominación en una clase determinada de productos o servicios, puede brindar al signo la característica de “débil”, y será admitido a registro, en tanto en cuanto no induzca a confusión a los consumidores con respecto a marcas previamente registradas.

Si este tipo de denominaciones se encuentran acompañadas de algún otro elemento, en el examen de registrabilidad se deberá examinar si aquel tiene un “poder diferenciador” que le brinde la debida distintividad al signo”. 7 “La MARCA GRÁFICA es la definida como un signo visual porque se dirige a la vista, a fin de evocar una figura que se caracteriza por su forma externa.

Dentro de este tipo se encuentra la marca puramente gráfica, que evoca en la mente del consumidor sólo la imagen del signo utilizado en calidad de marca, esto es, un conjunto de líneas, dibujos y en su caso colores; y, la marca figurativa, que evoca en el consumidor un concepto concreto: el nombre que representa este concepto, es también el nombre con en el que es conocida la marca gráfica.

El tercer subgrupo corresponde a la marca que evoca en el consumidor un concepto o motivo al que se llega a través de un proceso de generalización. (Carlos Fernández Novoa, Fundamentos pp 29 y ss).

2.4. TIPOS DE MARCAS Como quiera que la actora alega en su demanda que “el distintivo principal de la marca (mixta), que se pide a registro es lo gráfico…” y que “la expresión MISS SUCRE no hace sino indicar el departamento a (sic) cual pertenece la representante que participa en dicho evento, por lo cual es un elemento accesorio de la misma”, se deberá tomar en cuenta por el examinador el tipo de marca a la que pertenece el signo cuyo registro es solicitado, para efectos de realizar su examen de registrabilidad Al respecto señala el Tribunal que la doctrina reconoce agrupa las marcas en diferentes clases o tipos según que ellas estén conformadas por una denominación, por una figura o por un conjunto de las anteriores.

Ello da origen a las marcas conocidas como DENOMINATIVAS, GRÁFICAS y MIXTAS, las cuales han sido caracterizadas en sentencias del Tribunal de la siguiente manera: “La MARCA DENOMINATIVA, llamada también nominal o verbal, utiliza un signo acústico o fonético y está formada por varias letras, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no poseer significado conceptual. 7 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Proceso 12-AI-01 de 5 de septiembre de 2001. Caso “MISS BOLIVAR”. En G.O.A.C. No. 718 de 27 de septiembre de 2001. La marca figurativa difiere de la denominativa, en que aquella no es pronunciable, pues el signo que representa no tiene vocalización, sino que es una figura o distintivo al que se le da un nombre” 8. “Las MARCAS MIXTAS son las compuestas por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes)” 9 Como de los autos se observa que la marca a que se refiere el presente caso corresponde a las denominadas marcas mixtas se considera pertinente reiterar que para el examen de esta clase de signos es necesario precisar cuál de los dos elementos del conjunto, el denominativo o el gráfico, tiene una mayor fuerza de penetración en el público consumidor, a fin de 8 9 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Proceso 09-IP-94, de 24 de marzo de 1995. marca: “DIDA”. En G.O.A.C. No. 180 de 10 de mayo de 1995. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso No. 11-IP-01 de 26 de marzo de 2001. Caso “MISS BOYACA”. En G.O.A.C. No. 661 de 11 de abril de 2001. GACETA OFICIAL 25/03/2003 35.36 poder identificar el que resulte más importante dentro del mismo, pues será este elemento el que en definitiva lo caracterizará. cualidad que necesariamente corresponde al nombre del bien o del servicio que se pretende distinguir.

Tampoco lo son las denominaciones que se refieren a lugares geográficos, ya que su uso es común para la colectividad y no puede ser exclusivo de un particular a título de marca. La jurisprudencia de este Tribunal ha puesto de relieve, cómo el elemento denominativo “de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación de la gráfica, que en un momento dado pueden ser definitivos.” 10 Corresponde por tanto al Juez Consultante, determinar necesariamente y como primer punto del análisis que realice, cuál de los elementos, el gráfico o el denominativo, que componen el conjunto marcario MISS SUCRE (mixta), es el relevante, dado que es a partir de esa precisión que procede la conclusión sobre la calidad de registrable del mismo.

Podrían, sin embargo, ser objeto de registro como marcas, los signos que aunque genéricos para una cierta clase de bienes, estén destinados a amparar otros en relación con los cuales son expresiones de fantasía.

TERCERO: Tampoco son registrables las denominaciones comunes o usuales de los productos o servicios que circulan en el mercado ya que se consideran de uso público. En virtud de lo anteriormente expuesto, Para la registrabilidad de aquellas denominaciones generalmente impedidas de protección marcaria, deberá analizarse si se encuentran acompañadas de algún otro elemento que pueda brindarle una distintividad propia.

El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E:

PRIMERO: Un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, de conformidad con los criterios vertidos en la presente sentencia. La solicitud de registro debe referirse a un signo que no se encuentre afectado por alguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

SEGUNDO: No son registrables como marcas los signos genéricos y descriptivos de bienes o de servicios, cuando se refieren, precisamente, a la 10 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso Nº 04-IP-88, caso “DAIMLER”, sentencia de fecha 09 de diciembre de 1988, publicada en G.O.A.C. Nº 39 del 29 de enero de 1989.

CUARTO: Tratándose de marcas mixtas debe analizarse cuál de los elementos que la componen, el denominativo o el gráfico, es el que predomina para determinar si éste le confiere o no distintividad al conjunto. El elemento dominante en un signo, no excluye o aminora la importancia de los demás elementos que conforman la marca, solo acentúa más las semejanzas o diferencias que pueda tener con otro u otros signos. El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial, cuando dicte sentencia dentro del proceso Nº 5633 de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, e igualmente deberá dar cum- GACETA OFICIAL 25/03/2003 36.36 plimiento a lo previsto en el artículo 128 del Estatuto del Tribunal.

Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO

NOTIFÍQUESE. Remítase copia de la sentencia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú

Documents published in this gazette

CONSIDERANDO

CONSIDERANDO

CONSIDERANDO