PROCESO 16-IP-2003 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales a) y e) y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador, Distrito Nº 1. Actor: EL COMERCIO C.A. Marca: “CONSTRUIR Y DISEÑO”. Proceso interno N° 2591- AI.
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Quito a los doce días del mes de marzo del año dos mil tres. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador, Distrito Nº 1, por intermedio de su Presidente Doctor Víctor Terán Martínez. VISTOS Que la solicitud recibida por este Tribunal el 27 de enero del año 2003 se ajustó suficientemente a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad Andina y que, en consecuencia, fue aceptada su admisión a trámite por medio de auto emitido el 19 de febrero del año 2003. 1.
ANTECEDENTES: 1.1 Partes. Actúa como demandante la compañía EL COMERCIO C.A., siendo demandados el Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca de la República del Ecuador y el Director Nacional de Propiedad Industrial. La Instancia Nacional Consultante, en su acto de aceptación a trámite de la demanda, ha dispuesto, adicionalmente, que se cuente también con el señor Procurador General del Estado. 1.2 Acto demandado.
La interpretación se plantea en razón de que la compañía EL COMERCIO C.A. demanda ante la jurisdicción requirente, la declaratoria de nulidad de la Resolución Nº 017355, de 9 de enero de 1996, emitida por el Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, Dirección Nacional de Propiedad Industrial del mencionado País Miembro, por la que se negó registro para la denominación “CONSTRUIR Y DISEÑO” como marca de servicios, destinada a amparar aquellos pertenecientes a la clase internacional 35.
Solicita así mismo la actora, que se ordene la continuación del trámite de inscripción respectivo y, posteriormente, pide la interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales a) y e) y 96 de la Decisión 344 de la Comisión, por parte de este Tribunal Comunitario. 1.3 Hechos relevantes. Del expediente remitido por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos - El 1 de septiembre de 1994, la compañía EL COMERCIO C.A. presentó solicitud para obtener el registro de la denominación CONSTRUIR Y DISEÑO, para distinguir servicios comprendidos, como se ha dicho, en la clase Nº 35 de la Clasificación Internacional de Niza[1]. - El 11 de enero de 1996, el Director Nacional de Propiedad Industrial al emitir la Resolución Nº 017355, negó el registro de la denominación solicitada y ordenó el archivo del expediente. - La compañía EL COMERCIO C.A. presentó ante la Primera Sala del H. Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo del Ecuador, solicitud para que el Juez Nacional suspenda el proceso y pida la respectiva interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, antes de dictar sentencia en el presente caso. b) Escrito de demanda La sociedad EL COMERCIO C.A., constituida de conformidad con las leyes de la República del Ecuador, ha presentado, por medio de apoderada, solicitud dirigida a obtener el registro de la marca CONSTRUIR Y DISEÑO, para amparar servicios de la clase internacional 35; pedido que fue negado por medio de Resolución Nº 017355, de 11 de enero de 1996, razón por la cual ha deducido la demanda de nulidad que origina esta interpretación prejudicial.
Fundamenta su demanda manifestando que la denominación CONSTRUIR “tiene aptitud suficiente alejada de las características genéricas y descriptivas de los servicios que se pretende amparar (publicidad y negocios)”, refiriendo en apoyo de ese argumento, jurisprudencia sentada por este Organo Jurisdiccional en el proceso 09-IP-94. Sostiene que el registro fue solicitado para distinguir servicios de la clase internacional 35, por lo que el hecho de que la marca sea un término de uso común “ no es impedimento para ser admitido como marca, por cuanto el significado de la marca es de uso común en otros ámbitos que no son los de los servicios de ‘publicidad y negocios’, ámbito éste en el cual la palabra CONSTRUIR no tiene calidad ni de genérico, ni de descriptivo, ni de común”.
Asevera que la prohibición del literal e) del artículo 82 se refiere al caso de que el signo consista exclusivamente en una indicación que en el lenguaje corriente constituya una designación común de los productos o de los servicios de que se trate. La denominación que fue solicitada, dice, intenta proteger productos de la clase internacional 35, dentro de la cual el término CONSTRUIR “ no es una designación de uso común, ni describe estos servicios”.
En escrito presentado con posterioridad a la demanda, pide la dictación de un auto por el cual se suspenda el proceso y se solicite la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. c) Contestaciones a la demanda El Director Nacional de Propiedad Industrial contesta la demanda oponiendo como excepciones la negativa pura y simple de sus fundamentos de hecho y de derecho; sostiene la legalidad y validez de la resolución impugnada por guardar “conformidad con lo dispuesto en el artículo 82 literales a) y e) de la Decisión 344”.
El Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca presenta también como excepciones, la legalidad y validez de la Resolución N º 17355, la negativa de los fundamentos de la demanda y, manifiesta que de acuerdo con el artículo 29 del Tratado, una vez concluido el término de prueba “ la Sala debe suspender el procedimiento y solicitar al Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales a) y e) y 96 de la Decisión 344 ”.
La Procuraduría General del Estado comparece también a contestar la demanda, planteando como excepciones la negativa de los fundamentos de la misma; la legalidad del acto administrativo impugnado, “por provenir de autoridad competente, estar ajustado a derecho y debidamente motivado en el artículo 82 de la Decisión 344”; la improcedencia de la demanda, la caducidad del derecho de la actora y la prescripción de la acción. Con vista de lo antes expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, CONSIDERANDO:
1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Este Tribunal es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional competente, como lo es en este caso la jurisdicción nacional que plantea la consulta, conforme lo establece el artículo 32 del Tratado de Creación del Organismo.
Anota este Organo Jurisdiccional, que la interpretación prejudicial requerida ha sido formulada con base en las disposiciones del artículo 61 del anterior Estatuto del Tribunal (Decisión 184), no obstante lo cual, el Organismo observa que el pedido se ajusta suficientemente a las exigencias establecidas por el artículo 125 del Estatuto en actual vigencia, reformado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, razón por la cual procede a atender el pedido oficializado. 2.
NORMAS A SER INTERPRETADAS En consecuencia de lo expuesto, las normas que serán materia de esta interpretación prejudicial corresponden a los artículos cuyos textos se transcriben seguidamente: DECISION 344.- “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.
“Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. “Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: “a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;
( ) “e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate;” ( ) “Artículo 96.- Vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca.
Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada”.
3. CONCEPTO DE MARCA Y SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS La marca se define como todo signo perceptible, capaz de distinguir los bienes o los servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra. El artículo 81 determina los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, los cuales son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. a) Perceptibilidad Siendo la marca un signo inmaterial, para que pueda ser percibido o captado por uno de los sentidos (vista, olfato, audición, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo perceptible o identificable por aquéllos.
La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la aprehende y asimila con facilidad. Por cuanto para la recepción sensible o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, un dibujo, o a un conjunto de dibujos. b) Distintividad El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.
Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con las características esenciales o primordiales de aquéllos. c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en representaciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.
El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc.
4. PROHIBICIONES PARA EL REGISTRO DE MARCAS a) Impedimento básico para el registro El ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina establece en el artículo 82 de la Decisión 344, impedimentos para que determinados signos sean registrados como marcas. El literal a) establece que no podrán ser registrados como tales, los signos que conforme al artículo 81 de esa Decisión no puedan constituir marca.
Es necesario entonces sostener que un signo sólo es registrable, cuando cumple a cabalidad los tres requisitos determinados en el artículo 81 y desarrollados ya en el punto anterior, esto es, perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica; condiciones éstas que, en resumen, determinan que el signo debe estar constituido por una descripción que permita formarse idea concreta acerca de él, utilizando palabras o figuras.
El juez nacional consultante, cuando actúe como juez comunitario al aplicar las normas pertinentes del ordenamiento jurídico andino, deberá entonces analizar si el signo cuyo registro se impugna, cumple o no los requisitos señalados en el citado artículo 81 y, verificar, si en este caso específico, no incurre en las excepciones a la registrabilidad contempladas en el literal a) del artículo 82 de la Decisión 344. b) Irregistrabilidad de signos genéricos En el artículo 82 literal e) se prohíbe el registro como marca de un signo que consista “exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate”.
Esta prohibición hace referencia a las designaciones necesarias, es decir, a aquellas palabras que son entendidas y reconocidas por el público en general o por las personas que se desenvuelven dentro del campo donde se utiliza la misma, como el nombre o designación del producto o servicio. No importa si el producto o servicio tiene una o varias designaciones, toda vez que ninguna de ellas será susceptible de registro como marca.
“Para determinar si una palabra es designativa, la misma no sólo puede surgir de un diccionario, pueden tratarse también de palabras de idiomas extranjeros o términos propios del lenguaje técnico que se utilizan en ciertas actividades”[2] El Tribunal ha expresado en este contexto: “Estas prohibiciones se contemplan en los incisos d) y e) del artículo 82 de la Decisión 344, y se derivan, como se dice anteriormente, del concepto de marca acentuada en su función esencial de identificar un producto o servicio de un empresario, de otro u otros similares o idénticos pertenecientes a diferentes empresarios.
Si la marca consistiera en la denominación genérica o usual con la que se conoce al producto que la marca va a proteger, o describiera sus cualidades, características, calidad, cantidad o valor, etc., el signo perdería su cuño distintivo que llegaría a confundirse el signo con el producto o con la descripción de aquello que es esencial del mismo.
No habría distintividad de los productos frente al signo, y al carecer de esa particularidad, perdería su función diferenciadora y su condición de registrable. La marca concede al titular el derecho exclusivo a su signo para el producto que lo protege. La exclusividad del uso descarta que palabras o denominaciones o signos genéricos, comunes, necesarios o usuales que pertenecen al dominio público puedan ser registrados, porque de permitirse el registro se estaría permitiendo la usurpación diaria de la marca, porque al ser esas denominaciones las genéricas o usuales, no se puede impedir que el público en general las siga utilizando para referirse a esos productos.
Hacerlo constituirá el monopolio del uso de unos términos necesarios para todos en beneficio de unos pocos. La inscripción del registro con el carácter de exclusivo evita, precisamente, aventajar a unos productores con marcas cuyas denominaciones no son creaciones propias sino que pertenecen al uso común”[3].
5. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD Y DEBIDA MOTIVACION El Derecho Comunitario, Decisión 344, establece dentro del Régimen de Propiedad Industrial, quiénes son los interesados directos y quiénes, en consecuencia, pueden formular “observaciones” a las solicitudes de registro que se publiquen, conforme al procedimiento establecido en los artículos 93 y 95 de la Decisión 344.
Una vez recibida la observación, a la Oficina Nacional Competente le corresponde examinar si ésta cumple las exigencias establecidas, de manera especial, si no se encuentra afectada por las situaciones previstas en el artículo 94 de la misma. El examen de registrabilidad que debe practicar la oficina correspondiente, comprende el análisis de todas las exigencias que la Decisión 344 impone para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo de los requisitos establecidos en el artículo 81 ya analizados, y tomando en consideración las prohibiciones determinadas por los artículos 82 y 83 de la Decisión en estudio.
La facultad conferida a la Oficina Nacional Competente para realizar el examen sobre registrabilidad del signo, constituye una obligación que precede al otorgamiento del registro marcario. La existencia de observaciones compromete más aún al funcionario respecto de la realización del examen de fondo, pero, la inexistencia de las mismas no lo libera de la obligación de practicarlo; esto, porque el objetivo de la norma es el de que dicho examen se convierta en etapa obligatoria dentro del proceso de concesión o de denegación de los registros marcarios.
Este Tribunal ha señalado al respecto que: “La disposición del artículo 96 impone la obligación a la oficina nacional competente de realizar el examen de registrabilidad de una solicitud marcaria, examen que debe proceder tanto en los casos en que se han presentado observaciones como en aquellos en los que ellas no existan. La inexistencia de observaciones, por lo tanto, no exime al administrador, de la exigencia de proceder al examen de registrabilidad, y con este fundamento a otorgar o denegar el registro de la marca, resolución debidamente motivada que será comunicada al interesado”.[4] Será entonces dicha Dependencia la que, en definitiva, decida sobre las observaciones formuladas y, desde luego, respecto de la concesión o de la denegación del registro solicitado; el acto de concesión o de denegación del registro debe estar respaldado en un estudio prolijo, técnico y pormenorizado de todos los elementos y reglas que le sirvieron de base para tomar su decisión. El funcionario no goza de absoluta discrecionalidad para la adopción de su criterio puesto que debe emplear las reglas que la doctrina y la jurisprudencia han establecido con esa finalidad.
La aplicación que de éstas se realice en el examen comparativo, dependerá en cada caso de las circunstancias y hechos que rodeen a las marcas en conflicto. Debida motivación La Decisión 344 exige en sus artículos 95 y 96, que los pronunciamientos de las autoridades nacionales respecto de las solicitudes de registro de marcas sean debidamente motivados y, además, que se expresen en ellos los fundamentos en los que se basan para emitirlos.
Acerca de los actos administrativos referentes a la concesión o denegación de registros marcarios este Tribunal ha manifestado: “ requieren de motivación para su validez; pero si, además, la obligación de motivar viene impuesta legalmente -en el presente caso por la misma norma comunitaria, de prevalente aplicación- debe entonces formar parte de aquél, y, además, como lo ha expresado la jurisprudencia de este Tribunal Andino, podría quedar afectada de nulidad absoluta la resolución que los contenga si por inmotivación lesiona el derecho de defensa de los administrados”.[5] Con fundamento en las consideraciones anteriores, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 1.
Para que un signo sea registrable como marca, a más de cumplir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica establecidos por el artículo 81, éste no debe encontrarse afectado por ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 2.
Si un signo se encuentra comprendido en las situaciones a que se refiere el literal e) del artículo 82 de la Decisión 344, e incorpora en su estructura componentes adicionales que le otorguen suficiente distintividad y además no incurra el signo en ninguna de las causales de irregistrabilidad, será susceptible del respectivo registro. 3.
Se considera genérico un signo, cuando se refiere a la cualidad o característica que usualmente se aplica para designar el producto o el servicio que se pretende distinguir. Es en consecuencia irregistrable, el signo que comprenda o signifique el género, las cualidades o la distinción esencial o primordial de un producto o de un servicio.
Contrariamente, podrá ser objeto de registro como marca, el signo que aún cuando genérico para una determinada clase de productos o de servicios, no lo sea en relación con otros correspondientes a clase distinta. 4. La Oficina Nacional Competente debe realizar necesariamente el examen de registrabilidad, el que comprenderá el análisis de todas las exigencias de la Decisión 344.
Dicho examen debe realizarse aún en aquellos casos en que no se hayan presentado observaciones a la solicitud de registro. 5. El pronunciamiento que, independientemente de su contenido, favorable o desfavorable, resuelva sobre las observaciones y determine la concesión o la denegación del registro de un signo, deberá plasmarse en resolución debidamente motivada, la que deberá ser notificada al peticionario.
El Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador, Primera Sala, Distrito Nº 1, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia en el proceso interno N° 2591-AI, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 del Estatuto de este Tribunal, reformado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.
Deberá tomar en cuenta, además, lo previsto en el último inciso del artículo 128 del mencionado Instrumento. Notifíquese esta sentencia al Tribunal Consultante, mediante copia sellada y certificada y, remítase así mismo copia, a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO ----------------------- [1] Clase 35: Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina. [2] Zuccherino Daniel: “Marcas y Patentes en el Gatt”.
Buenos Aires. 1997. Ed. Abeledo-Perrot. Pág.: 103. [3] Proceso 33-IP-95, sentencia de 15 de noviembre de 1996. Marca: “PANPAN PAN PAN”. Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Tomo V. Pág.: 205-206. [4] Proceso 22-IP-96, sentencia de 12 de marzo de 1997. G.O. Nº 265 de 16 de mayo de 1997. Marca: “EXPOMUJER”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [5] Proceso 35-IP-98, sentencia de 30 de octubre de 1998.
G.O. Nº. 422, de 30 de marzo de 1999. Marca: “GLEN SIMON”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.