Año XIX - Número 916 Lima, 2 de abril de 2003 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 15-IP-2003.- Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal h), y 83, literales a), d) y e) y de oficio del artículo 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, de la República del Ecuador.

Distrito Nº 1 Actor: MOBIL OIL CORPORATION. Marca: T MOBIL (DEUTSCHE TELEKOM AG) Proceso 16-IP-2003.- Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales a) y e) y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador, Distrito Nº 1.

Actor: EL COMERCIO C.A. Marca: “CONSTRUIR Y DISEÑO”. Proceso interno N° 2591-AI Sumario 27-AI-2000.- Levantamiento parcial de la sanción impuesta a la República del Ecuador 16 PROCESO 15-IP-2003 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal h), y 83, literales a), d) y e) y de oficio del artículo 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, de la República del Ecuador.

Distrito Nº 1 Actor: MOBIL OIL CORPORATION. Marca: T MOBIL (DEUTSCHE TELEKOM AG). EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los doce días del mes de marzo del año dos mil tres; en la solicitud de interpretación prejudicial formulada por el Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador, Primera Sala, por intermedio de su Presidente, Doctor Víctor Terán Martínez.

VISTOS: Que la solicitud recibida por este Tribunal el día 27 de enero del año 2003, se ajusta a las disposiciones del artículo 125 de su Estatuto y que por ello fue admitida a trámite, mediante auto proferido el 19 de febrero del año en curso. 1.

ANTECEDENTES: 1.1. Partes. Comparece como demandante en el proceso interno la sociedad MOBIL OIL CORPORATION, para demandar al Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual. Se indica además como tercero interesado en las resultas del proceso, a la sociedad DEUTSCHE TELEKOM AG. 1.2. Actos administrativos demandados y objeto de la demanda.

Pretende el actor que se declare la nulidad de la Resolución N° 0968109 de febrero 18 de 1999, Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL proferida por el Director Nacional de Propiedad Industrial del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, mediante la cual se resuelven las observaciones presentadas por la sociedad MOBIL OIL CORPORATION, contra el registro de la marca “T MOBIL” propiedad de la sociedad DEUTSCHE TELEKOM AG, rechazando las mismas, y en consecuencia ordenando la continuación del trámite de registro de la marca en cuestión. Como consecuencia de lo anterior, se pretende la declaratoria de ilegalidad del acto administrativo mencionado, en consideración a que la marca registrada “T MOBIL” destinada para proteger servicios de la clase internacional 42 1; es confundible con la marca notoriamente conocida y renombrada “MOBIL” propiedad de la actora e inscrita en el Ecuador para proteger los productos de las clases 4 2 y 7 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

Manifiesta el actor en su escrito demandatorio, que la sociedad MOBIL OIL CORPORATION, bajo licencia N° 193 de 17 de septiembre de 1938 tiene el registro de la marca “MOBIL” en el Ecuador para proteger productos en clase 4 de la clasificación internacional de Niza. Así mismo, mediante el Registro N° 4036-86 de 19 de mayo de 1986, para proteger productos de la clase internacional N° 7.

Argumenta de conformidad con lo anterior, que la antigüedad de los registros, el uso constante de las marcas, la amplitud de su difusión geográfica, la intensidad y frecuencia de su comercialización, constituyen factores que han convertido a la marca “MOBIL”, en una marca famosa, renombrada y notoria; por lo que en atención a estos factores no es posible el registro de la denominación “T MOBIL” a favor de la sociedad DEUTSCHE TELEKOM AG, así sea 1 2 3 CLASE 42: Alimentación; alojamiento temporal; cuidados médicos de higiene y de belleza; servicios veterinarios y de agricultura; servicios jurídicos; investigación científica e industrial; programación de ordenadores; servicios que no puedan ser clasificados en otras clases.

CLASE 4: Aceites y grasas industriales; lubricantes, productos para absorber, regar y concentrar el polvo; combustibles y materias de alumbrado; bujías y mechas. CLASE 7: Máquinas y máquinas herramientas; motores; acoplamientos y órganos de transmisión; instrumentos agrícolas que no sean manuales; incubadoras de huevos. 02/04/2003 2.20 para proteger productos o servicios comprendidos en una clase diferente de la nomenclatura Internacional de Niza.

Sostiene que frente al registro concedido a la sociedad DEUTSCHE TELEKOM AG, de su denominación “T MOBIL”, existe una semejanza frente a la marca “MOBIL”, y por tanto no era posible registrar un signo similar que coexista con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de productos o servicios para los cuales se solicitó el registro.

Señala por último y en referencia al numeral tercero de la Resolución impugnada, que la coexistencia de ambas marcas en otros Países, no es un argumento válido para aceptar el registro de la marca de DEUTSCHE TELEKOM AG, por cuanto las razones que pudo haber tenido la parte interesada para no cuestionar una solicitud en otro País, no se puede interpretar como una renuncia para ejercer su derecho en el Ecuador. 1.3.

Contestación a la demanda. El Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, contesta la demanda en los términos que se resumen a continuación: Aduce como razón de defensa la legalidad de la Resolución N° 0968109, y niega la totalidad de los fundamentos de hecho y de derecho objeto de la demanda. La resolución impugnada, considera, que una vez analizadas las denominaciones en conflicto (T MOBIL y MOBIL), siguiendo las reglas de comparación aceptadas: como son que las marcas sean apreciadas de un modo sucesivo, no simultáneo, en conjunto, desde la óptica del consumidor, y atendiendo a las semejanzas y no a las diferencias; se concluye que si bien existen semejanzas entre las denominaciones en controversia, éstas no inducen a confusión al público consumidor sobre la procedencia de los productos y servicios, ya que se encuentran encasilladas en clases internacionales disímiles como lo son, las números 4 y 42.

De igual manera se refiere el acto administrativo, al hecho de que ambas marcas coexistan en otros Países, y que además el observado presenta una serie de documentos probatorios, mediante los cuales justifica plenamente la difusión de la marca dentro los círculos empresariales asocia- GACETA OFICIAL dos con los servicios que distingue su denominación. 02/04/2003 3.20 ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, conforme lo establece el artículo 32 del Tratado de Creación del Organismo. 1.4.

Intervención de la Procuraduría General del Estado: 2.2. Normas a ser interpretadas. El señor Delegado del Procurador General del Estado, interviene en el proceso para manifestar que limitará su participación a vigilar las actuaciones judiciales que se adelantan. Se interpretarán los artículos 81; 82, literal h), y 83, literales a), d) y e); y de oficio se interpretará el artículo 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena: 1.5.

Actuación del Tercero Interesado: La sociedad DEUTSCHE TELEKOM AG, interviene en el proceso manifestando que el registro de su marca “T MOBIL” por parte del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, se ajustó de manera valida a las disposiciones legales que regulan la materia, toda vez que DEUTSCHE TELEKOM AG, utiliza con la denominación “T MOBIL” un diseño característico, novedoso y distintivo, que le permite distinguirse de las denominaciones utilizadas por la sociedad “MOBIL OIL CORPORATION”.

Sostiene que el registro de la denominación “T MOBIL” está destinado a proteger los servicios comprendidos en la clase internacional 42, y que en tal sentido cada una de las marcas y los productos o servicios que respaldan pueden ser fácilmente distinguibles por sus potenciales compradores, pues es evidente que grasas y lubricantes (CLASE 4), en nada pueden relacionarse con los servicios que pretende proteger la marca “T MOBIL”.

Arguye que las marcas controvertidas coexisten pacíficamente en el mercado Internacional, tal es el caso de Alemania donde no sólo se comercializan para productos o servicios encasillados en clases internacionales distintas, sino incluso en la misma clase internacional. Finalmente argumenta que en el mercado Ecuatoriano existen infinidad de marcas que contienen la palabra MOBIL, y no por eso se ha considerado que puedan conducir a confusión, o que puedan generar engaño, o competencia desleal. 2.

CONSIDERANDO: 2.1. Competencia del Tribunal. El Tribunal es competente para interpretar, por vía prejudicial, las normas que conforman el “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

“Artículo 82.- No podrá registrarse como marcas los signos que: h) Puedan engañar a los medios comerciales, o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades, o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate”. “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) “Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público, a error”. d) “Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el País en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto GACETA OFICIAL en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos ” e) “Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de productos o servicios para los cuales se solicita el registro ” 02/04/2003 4.20 sentado aquél por un signo que, siendo intangible, requiere de medios sensibles o de la perceptibilidad para que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo.

Un signo que no pueda influir en el público consumidor para que éste sea capaz de diferenciar un producto o servicio de otro, no tendría la capacidad necesaria para ser distintivo”. 4 De la definición anterior —congruente con los requisitos exigidos por el artículo 81 de la Decisión 344 para el registro de marcas— se desprenden estos elementos característicos: “Artículo 84.- Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público del consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.

Como fundamento de lo anterior procederá el Tribunal a efectuar la interpretación de las normas comunitarias referidas, a cuyo efecto analizará, entre otros, los siguientes aspectos que estima pertinentes: Requisitos legales para el registro de las marcas, funciones que cumple la marca, causales de irregistrabilidad, engaño a los medios comerciales, cotejo marcario, notoriedad marcaria y su prueba, y coexistencia marcaria. 2.3 Requisitos legales para el registro de marcas: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica (artículo 81.

Decisión 344). El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena señala las tres características básicas e indispensables que debe ostentar un signo para que pueda ser registrado como marca. Ellas son: la distintividad, la perceptibilidad y la posibilidad de representación gráfica. Reiterada jurisprudencia del Tribunal define la marca como “un bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros, repre- a) La perceptibilidad: Al ser la marca un bien inmaterial, para que pueda ser percibido o captado por los sentidos (vista, olfato, audición, gusto o tacto), necesita materializarse o exteriorizarse, con el fin de que lo inmaterial o abstracto pase a ser perceptible o identificable.

Por tanto, la sola manera de que el público consumidor de los productos o servicios protegidos por la marca pueda asimilar ésta, aprehenderla y conocerla —fundamentalmente a través del sentido de la vista— es cuando ella sea perceptible. b) La distintividad: Considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca, lleva implícita la necesaria posibilidad de distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Sobre este aspecto, se debe puntualizar que en lo relacionado con la diferenciación de los productos o servicios, corresponde a la autoridad administrativa o al Juez consultante, identificar con claridad el tipo de bienes o servicios para los que se pretende el registro de la marca y si ésta resulta lo suficientemente distintiva, esto es, debe concluir si efectivamente el producto o servicio concreto al que el signo se refiere, constituye la dimensión real y objetiva de la 4 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Proceso 36-IP-2000, sentencia del 16-06-00; G.O.A.C. No. 583, del 17 de julio del mismo año. Marca: AMERICAN STAR QUALITY. GACETA OFICIAL marca, cuya vigencia radica por demás, en la reacción del público que está en condiciones de utilizar el bien o servicio de que se trate. c) La susceptibilidad de representación gráfica: Consiste en descripciones o representaciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos, colores, figuras, etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor a través de los sentidos lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede entonces darse, como se ha dicho, por medio de los elementos antes indicados. La norma que se interpreta, al definir el concepto de marca, enfatiza en el aspecto de la distintividad diciendo que “todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona, de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona” es apto para registrarse como tal.

Pero para que el registro se produzca no basta la sola presencia de la distintividad, ni tampoco si ella se da acompañada de las otras dos características anotadas; puesto que la ley comunitaria exige, además, que el signo solicitado no encuadre en ninguna de las precisas y taxativas causales de irregistrabilidad de las que se contemplan en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

En este orden de ideas debe el Juez Consultante proceder a analizar, primero, si la marca “T MOBIL” cuyo registro se controvierte, cumple con los requisitos del referido Artículo 81, para determinar luego, si no encaja dentro de los impedimentos de registro previstos en las mencionadas normas de la Decisión 344. 2.4. Funciones de la marca: La marca cumple entre otras, las siguientes funciones principales: Una función de identificación, que interesa tanto al empresario como al consumidor; según el profesor OTAMENDI “la verdadera y única función esencial de la marca 02/04/2003 5.20 es distinguir un producto o servicio, de otros.

Si bien el saber quién es el fabricante del producto será para muchos un factor esencial para efectuar su elección, este dato lo encontrará fuera de la marca que distingue el producto. La marca permite la distinción entre productos o servicios de una misma especie. Si el signo en cuestión no es apto para distinguir un producto o un servicio de otros, entonces no podrá ser marca en los términos señalados” 5.

A la marca se le atribuye también la función de indicar el origen de las mercancías, y una función de garantía; a través de la primera, la marca permite al consumidor atribuirle un mismo origen empresarial al producto, y por medio de la segunda, la marca le “garantiza” al consumidor que todos los productos que él adquiere con la marca tienen calidad uniforme, esto significa que quien vuelve a adquirir un producto o a solicitar la prestación de un servicio lo hace porque desea encontrar la misma o mejor calidad, que el producto o el servicio tenían cuando los adquirió con anterioridad.

Por último la marca cumple una función de publicidad, a través de la cual el titular de la marca promociona el producto que la identifica. 2.5. Irregistrabilidad de los signos: El reunir los requisitos señalados no implica que necesariamente se deba otorgar el registro a un signo como marca, sino que además éste, como se dijo, no debe incurrir en ninguna de las prohibiciones contenidas taxativamente en algunos de los literales de los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

El primer grupo de prohibiciones, esto es las del artículo 82, se refiere a la condición del signo por si mismo, es decir que debe ser distintivo, perceptible y susceptible de representación gráfica; no debe designar o describir la especie o servicio; no debe ser una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate; tampoco ser un color aislado sin estar delimitado por alguna forma específica; no debe ser contrario a la ley, a la moral o a las buenas costumbres; o ser engañoso ante medios comerciales sobre el modo de fabricación, etc. 5 OTAMENDI, Jorge.

Derecho de marcas. Cuarta Edición. Ed LexisNexis. Abelardo-Perrot. Buenos Aires 2002. página

9. GACETA OFICIAL El segundo grupo de prohibiciones, contenidas en el artículo 83, busca precautelar el interés de terceros al prohibir que se registren como marcas los signos que sean idénticos o semejantes a una marca ya registrada o solicitada para registro para amparar productos o servicios similares a un nombre comercial protegido, o a un signo notorio o marca notoria, etc. 2.6.

Denominaciones que pueden producir engaño. (artículos 82, literal h) y 83 literal a) Decisión 344). Al hablar de la función distintiva se ha expresado que la finalidad de las normas contenidas en los artículos referidos, es la de brindar protección a una marca si el signo que se pretende registrar carece de la posibilidad de cumplir con su propósito de identificar mercaderías o servicios.

Esta protección, el legislador comunitario, la expresó en los artículos 82 literal h) y 83 literal a) de la Decisión 344, señalando que no se podrá otorgar el registro a un signo que pueda conducir a los medios comerciales o al público a error, sea éste sobre el origen, la naturaleza, modo de fabricación y aún sobre los productos o servicios mismos constituyéndose de esta manera en la garantía tanto para el consumidor como para el comerciante.

La prohibición del literal h) del artículo 82, hace referencia al engaño o confusión que los signos pueden producir en relación con la procedencia y las características de los productos, derivándose del concepto de marca, en cuanto a su función esencial de identificar los productos o servicios de un empresario. La legislación andina ha determinado, por otra parte, que no pueden ser objeto de registro como marca, los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 83 objeto de la interpretación prejudicial solicitada.

Este Tribunal al respecto ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponer- 02/04/2003 6.20 se a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”. 6 Ha enfatizado además en sus pronunciamientos el Organismo, acerca del cuidado que debe tenerse al realizar el análisis entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto; podría presumirse, incluso, la presencia de la confusión. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes alejándose de un criterio arbitrario, han de analizarla con base en los principios y las reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud o semejanza al de la identidad.

Resulta en todo caso necesario considerar las siguientes características propias de la situación de semejanza: Similitud ideológica, que se da entre signos que evocan las mismas o similares ideas. Esta similitud se deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea la que impide al consumidor distinguir una de otra.

En consecuencia, pueden ser considerados confundibles, signos que aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en 6 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

GACETA OFICIAL caso de evocar, como ya se ha expresado, la misma o similar idea; Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden producir en mayor o menor grado, que la confusión sea más palpable u obvia;

Similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen una fonética similar. La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión. 2.7.

Cotejo de las Marcas: Para decidir sobre su registro, el Juez necesariamente debe realizar entre las marcas su respectivo cotejo. Al respecto y para realizar el análisis comparativo entre las mismas debe comenzarse por aclarar en qué tipo o clase de marca se encuadra. La doctrina ha definido tres clases de marcas, según estén representadas por una figura, una denominación o por un conjunto de las dos.

La marca figurativa, llamada también gráfica, se materializa como un signo perceptible por el sentido de la vista destinado a evocar una figura caracterizada por su forma externa, su característica general es que no es pronunciable, puesto que su signo no tiene vocalización, siendo apenas una figura o distintivo al que se le da un nombre y que en si mismo constituye la marca.

La marca denominativa, es una palabra, un vocablo, un nombre, que tiene expresión literaria y que se aprehende por los sentidos de la visión y del oído y se comunica mediante el lenguaje. A su turno la marca mixta combina elementos denominativos y gráficos. Para el cotejo marcario es indispensable ubicar los signos objeto de la comparación dentro de alguna de las categorías de marcas antedichas, toda vez que existen ciertas particularidades que al ser tenidas en cuenta por el examinador 02/04/2003 7.20 pudieran conducir a eliminar aparentes motivos de confundibilidad o que, por el contrario, conducirían a un veredicto de irregistrabilidad.

De igual manera el Tribunal ha recogido en ya reiterada Jurisprudencia, que para efectos de realizar la comparación apreciativa entre signos y determinar si existe confundibilidad, y por ende se configura la causal de irregistrabilidad del Literal a, del Artículo 83 de la Decisión 344, deben tenerse en cuenta las siguientes reglas: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

“Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. “Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. “Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas”. Se debe señalar además que la falta de distintividad del signo y la consecuente confusión que puede generar, además de atentar contra la libre competencia que debe existir entre los empresarios, afecta también al consumidor, en la medida en que una marca carente de distintividad puede inducir a error al adquiriente afectando su consentimiento.

Por lo anterior es necesario también para el cotejo que haga el juez consultante, determinar las diferentes maneras en que se pueden asemejar, al respecto y como se dijo en acápite anterior, si la similitud entre las marcas “T MOBIL” y “MOBIL, es de carácter ideológico, ortográfico o fonético. 2.8. Notoriedad Marcaria: La marca notoria es aquella que es ampliamente conocida por los consumidores de determinado bien o servicio; conocimiento que se debe entre otros a la gran difusión que se le ha dado a la marca, su antigüedad, la calidad de los productos o servicios.

Se conceptúa a la marca notoria como aquella que goza de difusión y ha logrado el reconocimiento en el círculo de consumidores del producto que identifica. GACETA OFICIAL Entre la marca notoria y los productos que protege, debe haber una identidad de tal naturaleza que con la sola mención de la marca, el consumidor identifique directa e indirectamente al producto.

La identidad de productos a los que se refiere la marca notoria debe dejar en la mente del consumidor una impresión de tal naturaleza, que visualizada o pronunciada, la relación entre ésta y el producto es de carácter inmediato e instantáneo. En el literal e) del artículo 83 de la Decisión 344 se prevé una protección especial a la marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de servicios y productos solicitados para el registro, considerando que si existe similitud puede producirse confusión con otra marca.

En reiteradas interpretaciones este Organismo ha señalado sobre el punto que dentro del conflicto suscitado entre una marca notoriamente conocida y una marca común, el punto esencial radica en determinar el momento en que la marca notoriamente conocida debe tener tal calidad a fin, o bien de impugnar con ella un registro o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca en violación del literal e) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

La independencia de la clase internacional respecto de los productos amparados por una marca eventualmente notoria, de aquellos a ser protegidos por otra marca, sólo podrá ser considerada por el examinador, si dicha notoriedad ha sido probada. 2.8.1. Prueba de la Marca Notoria: Si bien el literal e) del artículo 83 establece la protección para la marca notoria, esta calidad es un hecho que debe ser probado, acatando así lo establecido por el artículo 84 de la Decisión 344.

Esta norma determina la forma de establecer si una marca es notoriamente conocida, dotando al examinador de varios elementos o criterios que sirven para medir tal circunstancia y producir un juicio adecuado y no arbitrario acerca de esa particularidad. La calificación de marca notoria no puede ser atribuida por la simple afirmación ni del titular ni 02/04/2003 8.20 de los consumidores, sino que debe serlo por resolución en la etapa administrativa o judicial cuando en el trámite del proceso se aporten las pruebas necesarias suficientes para que el juzgador con pleno convencimiento pueda calificar a una marca de notoria.

El Juez consultante, deberá establecer, con base en las probanzas aportadas por quienes piden el reconocimiento de la calidad de marca notoria y, por ende, la protección especial que de ella se deriva, si dicha marca tiene o no los atributos de la notoriedad, para lo cual el ordenamiento comunitario establece, en forma no taxativa, los criterios del artículo 84 citado. 2.9.

Coexistencia Marcaria: Se alega en el juicio interno, que en el caso de las marcas en conflicto se ha dado en varios Países el fenómeno de la “coexistencia marcaria” y que por tanto esto debería tener efectos en la definición aquí requerida. No obstante, debe el Tribunal aclarar que no se trata de la ocurrencia de la figura contemplada en el Artículo 107 de la Decisión 344, conocida con dicho nombre, la cual supone que existan marcas idénticas o similares, a nombre de titulares diferentes para distinguir los mismos productos o servicios.

Se trataría al parecer de una mera “coexistencia de hecho” que no tiene tratamiento específico en la legislación comunitaria, y que no encaja dentro de los supuestos de la coexistencia regulada por aquella norma jurídica, la cual permite la suscripción de convenios privados entre los titulares de las marcas que posibilitan la presencia de ellas en el mercado, pero bajo la condición de que adopten las previsiones necesarias para evitar la confusión en el público respecto del origen de los bienes y servicios.

La coexistencia de hecho no genera derechos, ni tiene relevancia jurídica en la dirección de inhibir el estudio de registrabilidad, ni de hacer inaplicables los análisis del examinador acerca de la confundibilidad. Con fundamento en las consideraciones anteriores, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: GACETA OFICIAL 1.

Para que un signo pueda acceder al registro marcario se requiere que sea perceptible, susceptible de representación gráfica y suficientemente distintivo en relación con otras marcas ya registradas o solicitadas prioritariamente para registro. Debe cuidarse, así mismo que ese signo no se encuentre comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 2.

Para el cotejo marcario, es indispensable que el Juez determine y ubique los signos objeto de la comparación dentro de alguna de las categorías o clases de marcas, toda vez que existen ciertas particularidades que al ser tenidas en cuenta en el cotejo conducen a eliminar aparentes motivos de confundibilidad o que, por el contrario, pudieren conducir a un veredicto de irregistrabilidad. 3.

Al proscribir el riesgo de confusión respecto del registro marcario, los literales h) del artículo 82 y a) del artículo 83, de la Decisión 344 tratan de evitar de una parte el engaño que pueda producirse en el comercio y el engaño acerca del producto o del servicio respectivo, en relación con su procedencia, naturaleza, modo de fabricación, características o cualidades; y de otra, el error generado por la situación de confundibilidad. 02/04/2003 9.20 ante las autoridades que conozcan de un procedimiento relacionado con el registro de una determinada marca, las cuales aplicarán para fines del reconocimiento de esa calidad, los criterios aludidos en esta interpretación prejudicial. 5.

La coexistencia de hecho no genera derechos, ni tiene relevancia jurídica en la dirección de inhibir el estudio de registrabilidad, ni de hacer inaplicables los análisis del examinador acerca de la confundibilidad. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE (e) Guillermo Chahín L MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO 4. La marca notoria se caracteriza por sus atributos específicos, así como por la difusión y reconocimiento logrados en el círculo de consumidores del producto o del servicio que protege, dentro del cual el signo ha alcanzado un grado especial de aceptación. En todo caso, no será susceptible de registro un signo que sea confundible con una marca notoria, siendo indiferente para el efecto, la clase de productos o de servicios para los cuales se hubiera solicitado dicho registro.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- La notoriedad, no obstante, debe necesariamente ser probada por quienes la alegan, y Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO GACETA OFICIAL 02/04/2003 10.20 PROCESO 16-IP-2003 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales a) y e) y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador, Distrito Nº 1.

Actor: EL COMERCIO C.A. Marca: “CONSTRUIR Y DISEÑO”. Proceso interno N° 2591-AI. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Quito a los doce días del mes de marzo del año dos mil tres. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador, Distrito Nº 1, por intermedio de su Presidente Doctor Víctor Terán Martínez.

VISTOS Que la solicitud recibida por este Tribunal el 27 de enero del año 2003 se ajustó suficientemente a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad Andina y que, en consecuencia, fue aceptada su admisión a trámite por medio de auto emitido el 19 de febrero del año 2003. 1.

ANTECEDENTES: 1.1 Partes. Actúa como demandante la compañía EL COMERCIO C.A., siendo demandados el Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca de la República del Ecuador y el Director Nacional de Propiedad Industrial. La Instancia Nacional Consultante, en su acto de aceptación a trámite de la demanda, ha dispuesto, adicionalmente, que se cuente también con el señor Procurador General del Estado. 1.2 Acto demandado.

La interpretación se plantea en razón de que la compañía EL COMERCIO C.A. demanda ante la jurisdicción requirente, la declaratoria de nulidad de la Resolución Nº 017355, de 9 de enero de 1996, emitida por el Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, Dirección Nacional de Propiedad Industrial del mencionado País Miembro, por la que se negó registro para la denominación “CONSTRUIR Y DISEÑO” como marca de servicios, destinada a amparar aquellos pertenecientes a la clase internacional 35.

Solicita así mismo la actora, que se ordene la continuación del trámite de inscripción respectivo y, posteriormente, pide la interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales a) y e) y 96 de la Decisión 344 de la Comisión, por parte de este Tribunal Comunitario. 1.3 Hechos relevantes. Del expediente remitido por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos - El 1 de septiembre de 1994, la compañía EL COMERCIO C.A. presentó solicitud para obtener el registro de la denominación CONSTRUIR Y DISEÑO, para distinguir servicios comprendidos, como se ha dicho, en la clase Nº 35 de la Clasificación Internacional de Niza 1. - El 11 de enero de 1996, el Director Nacional de Propiedad Industrial al emitir la Resolución Nº 017355, negó el registro de la denominación solicitada y ordenó el archivo del expediente. - La compañía EL COMERCIO C.A. presentó ante la Primera Sala del H. Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo del Ecuador, solicitud para que el Juez Nacional suspenda el proceso y pida la respectiva interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, antes de dictar sentencia en el presente caso. 1 Clase 35: Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.

GACETA OFICIAL b) Escrito de demanda La sociedad EL COMERCIO C.A., constituida de conformidad con las leyes de la República del Ecuador, ha presentado, por medio de apoderada, solicitud dirigida a obtener el registro de la marca CONSTRUIR Y DISEÑO, para amparar servicios de la clase internacional 35; pedido que fue negado por medio de Resolución Nº 017355, de 11 de enero de 1996, razón por la cual ha deducido la demanda de nulidad que origina esta interpretación prejudicial.

Fundamenta su demanda manifestando que la denominación CONSTRUIR “tiene aptitud suficiente alejada de las características genéricas y descriptivas de los servicios que se pretende amparar (publicidad y negocios)”, refiriendo en apoyo de ese argumento, jurisprudencia sentada por este Organo Jurisdiccional en el proceso 09-IP-94. Sostiene que el registro fue solicitado para distinguir servicios de la clase internacional 35, por lo que el hecho de que la marca sea un término de uso común “ no es impedimento para ser admitido como marca, por cuanto el significado de la marca es de uso común en otros ámbitos que no son los de los servicios de ‘publicidad y negocios’, ámbito éste en el cual la palabra CONSTRUIR no tiene calidad ni de genérico, ni de descriptivo, ni de común”. 02/04/2003 11.20 fundamentos de hecho y de derecho; sostiene la legalidad y validez de la resolución impugnada por guardar “conformidad con lo dispuesto en el artículo 82 literales a) y e) de la Decisión 344”.

El Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca presenta también como excepciones, la legalidad y validez de la Resolución Nº 17355, la negativa de los fundamentos de la demanda y, manifiesta que de acuerdo con el artículo 29 del Tratado, una vez concluido el término de prueba “ la Sala debe suspender el procedimiento y solicitar al Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales a) y e) y 96 de la Decisión 344 ”.

La Procuraduría General del Estado comparece también a contestar la demanda, planteando como excepciones la negativa de los fundamentos de la misma; la legalidad del acto administrativo impugnado, “por provenir de autoridad competente, estar ajustado a derecho y debidamente motivado en el artículo 82 de la Decisión 344”; la improcedencia de la demanda, la caducidad del derecho de la actora y la prescripción de la acción. Con vista de lo antes expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, CONSIDERANDO: Asevera que la prohibición del literal e) del artículo 82 se refiere al caso de que el signo consista exclusivamente en una indicación que en el lenguaje corriente constituya una designación común de los productos o de los servicios de que se trate.

La denominación que fue solicitada, dice, intenta proteger productos de la clase internacional 35, dentro de la cual el término CONSTRUIR “ no es una designación de uso común, ni describe estos servicios”.

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL En escrito presentado con posterioridad a la demanda, pide la dictación de un auto por el cual se suspenda el proceso y se solicite la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Anota este Organo Jurisdiccional, que la interpretación prejudicial requerida ha sido formulada con base en las disposiciones del artículo 61 del anterior Estatuto del Tribunal (Decisión 184), no obstante lo cual, el Organismo observa que el pedido se ajusta suficientemente a las exigencias establecidas por el artículo 125 del Estatuto en actual vigencia, reformado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, razón por la cual procede a atender el pedido oficializado. c) Contestaciones a la demanda El Director Nacional de Propiedad Industrial contesta la demanda oponiendo como excepciones la negativa pura y simple de sus Este Tribunal es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional competente, como lo es en este caso la jurisdicción nacional que plantea la consulta, conforme lo establece el artículo 32 del Tratado de Creación del Organismo.

GACETA OFICIAL 2. NORMAS A SER INTERPRETADAS En consecuencia de lo expuesto, las normas que serán materia de esta interpretación prejudicial corresponden a los artículos cuyos textos se transcriben seguidamente: DECISION 344.“Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

“Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. “Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: “a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;

( ) “e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate;” ( ) “Artículo 96.- Vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca.

Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada”.

3. CONCEPTO DE MARCA Y SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS La marca se define como todo signo perceptible, capaz de distinguir los bienes o los servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra. 02/04/2003 12.20 El artículo 81 determina los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, los cuales son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. a) Perceptibilidad Siendo la marca un signo inmaterial, para que pueda ser percibido o captado por uno de los sentidos (vista, olfato, audición, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo perceptible o identificable por aquéllos.

La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la aprehende y asimila con facilidad. Por cuanto para la recepción sensible o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, un dibujo, o a un conjunto de dibujos. b) Distintividad El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con las características esenciales o primordiales de aquéllos. c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en representaciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

GACETA OFICIAL 02/04/2003 13.20 El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc. bras que son entendidas y reconocidas por el público en general o por las personas que se desenvuelven dentro del campo donde se utiliza la misma, como el nombre o designación del producto o servicio.

No importa si el producto o servicio tiene una o varias designaciones, toda vez que ninguna de ellas será susceptible de registro como marca.

4. PROHIBICIONES PARA EL REGISTRO DE MARCAS “Para determinar si una palabra es designativa, la misma no sólo puede surgir de un diccionario, pueden tratarse también de palabras de idiomas extranjeros o términos propios del lenguaje técnico que se utilizan en ciertas actividades” 2 a) Impedimento básico para el registro El ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina establece en el artículo 82 de la Decisión 344, impedimentos para que determinados signos sean registrados como marcas.

El Tribunal ha expresado en este contexto: “Estas prohibiciones se contemplan en los incisos d) y e) del artículo 82 de la Decisión 344, y se derivan, como se dice anteriormente, del concepto de marca acentuada en su función esencial de identificar un producto o servicio de un empresario, de otro u otros similares o idénticos pertenecientes a diferentes empresarios.

Si la marca consistiera en la denominación genérica o usual con la que se conoce al producto que la marca va a proteger, o describiera sus cualidades, características, calidad, cantidad o valor, etc., el signo perdería su cuño distintivo que llegaría a confundirse el signo con el producto o con la descripción de aquello que es esencial del mismo.

No habría distintividad de los productos frente al signo, y al carecer de esa particularidad, perdería su función diferenciadora y su condición de registrable. El literal a) establece que no podrán ser registrados como tales, los signos que conforme al artículo 81 de esa Decisión no puedan constituir marca. Es necesario entonces sostener que un signo sólo es registrable, cuando cumple a cabalidad los tres requisitos determinados en el artículo 81 y desarrollados ya en el punto anterior, esto es, perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica; condiciones éstas que, en resumen, determinan que el signo debe estar constituido por una descripción que permita formarse idea concreta acerca de él, utilizando palabras o figuras.

El juez nacional consultante, cuando actúe como juez comunitario al aplicar las normas pertinentes del ordenamiento jurídico andino, deberá entonces analizar si el signo cuyo registro se impugna, cumple o no los requisitos señalados en el citado artículo 81 y, verificar, si en este caso específico, no incurre en las excepciones a la registrabilidad contempladas en el literal a) del artículo 82 de la Decisión 344.

La marca concede al titular el derecho exclusivo a su signo para el producto que lo protege. La exclusividad del uso descarta que palabras o denominaciones o signos genéricos, comunes, necesarios o usuales que pertenecen al dominio público puedan ser registrados, porque de permitirse el registro se estaría permitiendo la usurpación diaria de la marca, porque al ser esas denominaciones las genéricas o usuales, no se puede impedir que el público en general las siga utilizando para referirse a esos productos.

Hacerlo constituirá el monopolio del uso de unos términos necesarios para todos en beneficio de unos b) Irregistrabilidad de signos genéricos En el artículo 82 literal e) se prohíbe el registro como marca de un signo que consista “exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate”.

Esta prohibición hace referencia a las designaciones necesarias, es decir, a aquellas pala- 2 Zuccherino Daniel: “Marcas y Patentes en el Gatt”. Buenos Aires. 1997. Ed. Abeledo-Perrot. Pág.: 103. GACETA OFICIAL 02/04/2003 14.20 pocos. La inscripción del registro con el carácter de exclusivo evita, precisamente, aventajar a unos productores con marcas cuyas denominaciones no son creaciones propias sino que pertenecen al uso común” 3. solicitud marcaria, examen que debe proceder tanto en los casos en que se han presentado observaciones como en aquellos en los que ellas no existan.

La inexistencia de observaciones, por lo tanto, no exime al administrador, de la exigencia de proceder al examen de registrabilidad, y con este fundamento a otorgar o denegar el registro de la marca, resolución debidamente motivada que será comunicada al interesado”.4

5. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD Y DEBIDA MOTIVACION El Derecho Comunitario, Decisión 344, establece dentro del Régimen de Propiedad Industrial, quiénes son los interesados directos y quiénes, en consecuencia, pueden formular “observaciones” a las solicitudes de registro que se publiquen, conforme al procedimiento establecido en los artículos 93 y 95 de la Decisión 344.

Una vez recibida la observación, a la Oficina Nacional Competente le corresponde examinar si ésta cumple las exigencias establecidas, de manera especial, si no se encuentra afectada por las situaciones previstas en el artículo 94 de la misma. El examen de registrabilidad que debe practicar la oficina correspondiente, comprende el análisis de todas las exigencias que la Decisión 344 impone para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo de los requisitos establecidos en el artículo 81 ya analizados, y tomando en consideración las prohibiciones determinadas por los artículos 82 y 83 de la Decisión en estudio.

La facultad conferida a la Oficina Nacional Competente para realizar el examen sobre registrabilidad del signo, constituye una obligación que precede al otorgamiento del registro marcario. La existencia de observaciones compromete más aún al funcionario respecto de la realización del examen de fondo, pero, la inexistencia de las mismas no lo libera de la obligación de practicarlo; esto, porque el objetivo de la norma es el de que dicho examen se convierta en etapa obligatoria dentro del proceso de concesión o de denegación de los registros marcarios.

Será entonces dicha Dependencia la que, en definitiva, decida sobre las observaciones formuladas y, desde luego, respecto de la concesión o de la denegación del registro solicitado; el acto de concesión o de denegación del registro debe estar respaldado en un estudio prolijo, técnico y pormenorizado de todos los elementos y reglas que le sirvieron de base para tomar su decisión. El funcionario no goza de absoluta discrecionalidad para la adopción de su criterio puesto que debe emplear las reglas que la doctrina y la jurisprudencia han establecido con esa finalidad.

La aplicación que de éstas se realice en el examen comparativo, dependerá en cada caso de las circunstancias y hechos que rodeen a las marcas en conflicto. Debida motivación La Decisión 344 exige en sus artículos 95 y 96, que los pronunciamientos de las autoridades nacionales respecto de las solicitudes de registro de marcas sean debidamente motivados y, además, que se expresen en ellos los fundamentos en los que se basan para emitirlos.

Acerca de los actos administrativos referentes a la concesión o denegación de registros marcarios este Tribunal ha manifestado: “ requieren de motivación para su validez; pero si, además, la obligación de motivar viene impuesta legalmente -en el presente caso por la misma norma comunitaria, de prevalente aplicación- debe entonces formar parte de aquél, y, además, como lo ha expresado la jurisprudencia de este Tribunal Andino, podría quedar afectada de nulidad absoluta la resolución que los contenga si por Este Tribunal ha señalado al respecto que: “La disposición del artículo 96 impone la obligación a la oficina nacional competente de realizar el examen de registrabilidad de una 3 Proceso 33-IP-95, sentencia de 15 de noviembre de 1996.

Marca: “PANPAN PAN PAN”. Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Tomo V. Pág.: 205-206. 4 Proceso 22-IP-96, sentencia de 12 de marzo de 1997. G.O. Nº 265 de 16 de mayo de 1997. Marca: “EXPOMUJER”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 02/04/2003 15.20 inmotivación lesiona el derecho de defensa de los administrados”.5 llos casos en que no se hayan presentado observaciones a la solicitud de registro.

Con fundamento en las consideraciones anteriores, 5. El pronunciamiento que, independientemente de su contenido, favorable o desfavorable, resuelva sobre las observaciones y determine la concesión o la denegación del registro de un signo, deberá plasmarse en resolución debidamente motivada, la que deberá ser notificada al peticionario. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 1.

Para que un signo sea registrable como marca, a más de cumplir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica establecidos por el artículo 81, éste no debe encontrarse afectado por ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 2.

Si un signo se encuentra comprendido en las situaciones a que se refiere el literal e) del artículo 82 de la Decisión 344, e incorpora en su estructura componentes adicionales que le otorguen suficiente distintividad y además no incurra el signo en ninguna de las causales de irregistrabilidad, será susceptible del respectivo registro. 3. Se considera genérico un signo, cuando se refiere a la cualidad o característica que usualmente se aplica para designar el producto o el servicio que se pretende distinguir.

Es en consecuencia irregistrable, el signo que comprenda o signifique el género, las cualidades o la distinción esencial o primordial de un producto o de un servicio. Contrariamente, podrá ser objeto de registro como marca, el signo que aún cuando genérico para una determinada clase de productos o de servicios, no lo sea en relación con otros correspondientes a clase distinta. 4.

La Oficina Nacional Competente debe realizar necesariamente el examen de registrabilidad, el que comprenderá el análisis de todas las exigencias de la Decisión 344. Dicho examen debe realizarse aún en aque- 5 Proceso 35-IP-98, sentencia de 30 de octubre de 1998. G.O. Nº. 422, de 30 de marzo de 1999. Marca: “GLEN SIMON”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

El Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador, Primera Sala, Distrito Nº 1, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia en el proceso interno N° 2591-AI, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 del Estatuto de este Tribunal, reformado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.

Deberá tomar en cuenta, además, lo previsto en el último inciso del artículo 128 del mencionado Instrumento. Notifíquese esta sentencia al Tribunal Consultante, mediante copia sellada y certificada y, remítase así mismo copia, a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO GACETA OFICIAL 02/04/2003 16.20 PROCEDIMIENTO SUMARIO 27-AI-2000 EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD.- En Quito, a los diecinueve días del mes de marzo de dos mil tres.

VISTOS: El auto de 20 de febrero de 2002, mediante el cual se decidió la aplicación de sanciones contra la República del Ecuador, por desacatar la sentencia dictada dentro del Proceso 27-AI-2000. El auto de 18 de septiembre de 2002, por medio del cual el Tribunal decidió dentro del Procedimiento Sumario abierto en el Proceso 27-AI2000, “denegar por infundada la solicitud de levantamiento de sanciones formulada en el escrito de 19 de agosto del año 2002 presentado por la República del Ecuador”.

El Oficio SG-C/1.8/1417 de 24 de septiembre de 2002, mediante el cual la Secretaría General de la Comunidad Andina manifiesta que: “al amparo de lo dispuesto en el artículo 88 del Estatuto del Tribunal solicita ese órgano judicial comunitario (sic) reconsidere su Auto de fecha de fecha (sic) 18 de septiembre del 2002 y, en consecuencia, disponga el levantamiento de las sanciones impuestas a la República del Ecuador dentro del Proceso 27-AI-2000”.

Los demás instrumentos contenidos en el expediente. Los artículos 27 del Tratado del Tribunal, 88, 119 y 120 de su Estatuto.

CONSIDERANDO

Que la acción de Incumplimiento que inició la Secretaría General de la Comunidad Andina contra la República del Ecuador, se debió al hecho de que el mencionado País Miembro promulgó el Decreto Ejecutivo N° 3303 de 30 de noviembre de 1995, mediante el cual establecía el cobro de un arancel variable y otro específico a las importaciones de derivados de combustibles provenientes de los Países Miembros.

Que la Secretaría General de la Comunidad Andina, al haber sido parte en el proceso principal, que derivó en el presente procedimiento sumario, tiene competencia para interponer el recurso de reconsideración que presentó mediante Oficio SG-C/1.8/1417. Que en la sentencia dictada el 29 de noviembre de 2002, dentro del proceso 27-AI-2000, este Tribunal decidió: “SEGUNDO: Declarar que la República del Ecuador ha incurrido en incumplimiento del artículo 4° del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; del Capítulo V del Acuerdo de Cartagena; y de la Resolución 134 de la Secretarla General.

TERCERO: Que, en consecuencia, el Gobierno de la República del Ecuador debe adoptar las medidas necesarias para cesar de inmediato en la conducta contraventora de las normas comunitarias mencionadas en el numeral anterior, absteniéndose de aplicar y derogando la norma que exige el cobro de un arancel variable y otro específico a las importaciones de derivados de combustibles provenientes de los Países Miembros de la Comunidad Andina, adoptados mediante el Decreto Ejecutivo 3303 del 30 de noviembre de 1995”.

Que si bien la República del Ecuador mediante la promulgación del Decreto Ejecutivo N° 603 publicado en el Registro Oficial N° 130 de 28 de julio de 2000, eliminó las restricciones a las importaciones de combustibles y sus derivados; de acuerdo con la comunicación de 9 de septiembre de 2002, remitida por la sociedad HIPEROIL S.A., el Gobierno ecuatoriano continúa aplicando la norma que establece el cobro de los aranceles que motivaron el incumplimiento, sin acatar el mandato de la sentencia de abstenerse de aplicarla sin excepción alguna, pese a su derogatoria formal.

Que el desacato a las sentencias dictadas como consecuencia de una acción de incumplimiento, puede obedecer a obligaciones de hacer o no hacer de los órganos de la administración pública del País sentenciado, sean estos del ámbito local, regional o nacional, e independientemente de que pertenezcan a cualquiera de las ramas del Poder Público, y en tal sentido no consta en autos que la República del Ecuador haya adoptado las medidas necesarias que demuestren su abstención en la aplicación del Decreto Ejecutivo 3303.

DECIDE: GACETA OFICIAL PRIMERO: Declarar fundado en parte el recurso de reconsideración interpuesto por la Secretaría General de la Comunidad Andina contra el auto expedido por este Tribunal el 18 de septiembre de 2002.

SEGUNDO: Levantar parcialmente la sanción impuesta a la República del Ecuador mediante auto de 20 de febrero de 2001, modificándola en el sentido de ordenar la imposición temporal de un gravamen adicional del cinco por ciento (5%) a las importaciones que realicen los demás Países Miembros, de dos (2) productos, a su elección, procedentes y originarios de la República del Ecuador, en tanto ésta no demuestre fehacientemente ante el Tribunal, que ha adoptado las medidas necesarias para dar ejecución plena a la sentencia de incumplimiento dictada en su contra el 29 de noviembre de 2000.

TERCERO: Autorizar a los Gobiernos de los demás Países Miembros para que hagan efectiva la sanción impuesta en este auto, a partir de su notificación. Los mencionados Gobiernos deberán informar al Tribunal la lista de productos que serán objeto del referido gravamen adicional, una vez que la hayan adoptado. 02/04/2003 17.20 Notifíquese este auto a la Secretaría General de la Comunidad Andina y a la República del Ecuador.

Comuníqueselo a la Comisión y a los demás Países Miembros. Publíqueselo en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

NOTIFÍQUESE,

COMUNÍQUESE y CÚMPLASE. Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- El auto que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO GACETA OFICIAL 02/04/2003 18.20 GACETA OFICIAL 02/04/2003 19.20 GACETA OFICIAL 02/04/2003 20.20 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú