PROCESO Nº 10-IP-2003 Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; y la interpretación de oficio del artículo 82 literales a) y h) de la Decisión 344.

Actor: Sociedad PAUL HARTMANN AG Marca: HYDROCOLL (nominativa). Proceso Interno Nº 6633. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los treinta días del mes de abril de dos mil tres. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial contenida en el Oficio Nº 2989, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, con motivo del Proceso Interno 6633.

Oficio recibido el 16 de enero de 2003 Que la mencionada solicitud cumple con todos los requisitos establecidos por los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual fue admitida a trámite mediante auto dictado el 12 de marzo de 2003.

Como hechos relevantes para la interpretación, se deducen: 1. Las partes La parte actora es la sociedad PAUL HARTMANN AG, la que actúa mediante apoderado. La demandada es la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Interviene como tercero interesado en el presente proceso la sociedad ITAL QUIMICA LTDA. 2. Determinación de los hechos relevantes 2.1 Hechos La sociedad PAUL HARTMANN AG solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, el registro de la marca mixta HYDROCOLL (nominativa), para distinguir productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza (Clase 5: Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para destrucción de animales dañinos; funguicidas, herbicidas).

Una vez publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial de Colombia, no se presentaron observaciones de terceros. Mediante Resolución No. 20582 de 30 de septiembre de 1999, el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, negó el registro de marca HYDROCOLL para distinguir productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitado por la sociedad PAUL HARTMANN AG debido a que el referido signo era confundible con la marca HYDROCON (nominativa) clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, y cuyo titular es la sociedad ITAL QUÍMICA LTDA. La sociedad PAUL HARTMANN AG interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la resolución antes mencionada.

Mediante Resolución No. 26918 de 13 de diciembre de 1999, el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 20582. Posteriormente, mediante Resolución Nº 09292 de 28 de abril de 2000, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, confirmó lo resuelto en la citada Resolución No. 20582, y declaró agotada la vía gubernativa. 2.2 Fundamentos de la demanda La sociedad PAUL HARTMANN AG –demandante en el presente proceso-, a través de apoderado, solicita al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, que declare nulas las Resoluciones No. 20582, No. 26918 y No. 09292.

Asimismo, pretende que se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro de la marca HYDROCOLL (nominativa) para distinguir exclusivamente: “Parches, materiales para vendajes, compresas, motas de algodón, tampones, motas de algodón hidrófilo para uso médico, vendas y bandas para uso médico”.

Señala la demandante que el 29 de marzo de 1999 solicitó el registro de marca HYDROCOLL (nominativa) para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia. La demandante añade además que no existe confusión entre las marcas HYDROCOLL e HYDROCON dadas “las diferencias existentes entre los productos para los cuales se destina una y otra marca”.

Asimismo, añade la demandante que “ no existen semejanzas entre las marcas HYDROCOLL e HYDROCON que puedan inducir al público consumidor a error o confusión, más aún cuando la comparación ha de referirse respecto a las partículas COLL y CON, debido a que la partícula HYDRO es conocida dentro del mundo farmacéutico como el equivalente a AGUA”.

Indica la demandante que “ el cotejo o comparación entre las marcas denominativas y la aplicación de las reglas que puedan darse para ese proceso subjetivo de determinación de riesgo confusión, depende de la clase o tipo de marcas”, por tal motivo señala que en el presente caso, al tratarse de marcas farmacéuticas que “ comparten el radical o prefijo HYDRO, que como se advirtió es de uso común y no debe entrar dentro del cotejo respectivo, el cual debe hacerse atendiendo solamente a las derivaciones de cada una de ellas, es decir, COLL, de HYDROCOLL, y CON, de HYDROCON”.

La actora fundamenta jurídicamente su demanda en los artículos 81, y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 2.3 Contestación a la demanda 2.3.1. De la Superintendencia de Industria y Comercio La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, a través de su Oficina Jurídica, solicita a este Tribunal no tener en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por la demandante en su contra por cuanto carecen de apoyo jurídico y por consiguiente, de sustento de derecho para que prosperen.

Sostiene la demandada que “ de conformidad con las atribuciones legales otorgadas a la Oficina Nacional Competente y la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió legal y válidamente la resolución Nº 20582 del 30 de septiembre de 1999 negando el registro de la marca nominativa “HYDROCOLL” para distinguir productos de la clase 5 de la nomenclatura vigente, solicitada por la sociedad Paúl Hartmann AG”.

Añade la demandada que “Efectuado el examen sucesivo y comparativo de la marca nominativa “HYDROCOLL” (solicitada), frente a la marca HYDROCON, para la clase 5 de la clasificación internacional de Niza, registrada a favor de la sociedad Ital-Química Ltda., se concluye en forma evidente que son semejantes entre sí, existiendo confundibilidad entre ésta y la marca previamente registrada HYDROCON en los aspectos visuales, ortográficos y fonéticos y por lo tanto, de coexistir en el mercado conllevarían a error al público consumidor, existiendo la posibilidad de confusión directa e indirecta entre los mismos, habida cuenta que éstos creerían que el producto tendría el mismo origen empresarial ( ) Es importante agregar que no es viable el registro de la marca solicitada, no solo por la similitud ortográfica y fonética sino también porque, la marca HYDROCOLL comprende productos específicos de la clase 5 internacional que a su vez, se encuadran dentro de la misma cobertura de los productos de la marca HYDROCON”. 2.3.2.

De Ital Química Ltda. En el escrito presentado por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, órgano consultante en el presente caso, no se anexa el escrito presentado por la sociedad ITAL QUIMICA LTDA., tercero interesado dentro de este proceso. Sin embargo, señala el juez consultante que “Ital Química Ltda. considera que la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, al comprobar que la marca HYDROCOLL es similar desde los puntos de vista gráfico, fonético y visual con la marca registrada con anterioridad HYDROCON, para distinguir productos farmacéuticos y medicinales, aplicó correctamente los artículos 81 y 83 literal a) [de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena], negando el registro de la marca a la sociedad PAUL HARTMANN AG, porque de lo contrario se habría inducido al consumidor en error, puesto que es claro que las marcas en conflicto distinguen exactamente los mismos productos”.

CONSIDERANDO

Que este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; Que la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que de acuerdo con la solicitud remitida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, se procederá a la interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Asimismo, de conformidad con el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 del Estatuto, este órgano jurisdiccional considera pertinente, por referirse al caso en concreto, proceder a la interpretación de oficio del artículo 82 literales a) y h) de la Decisión 344.

El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcriben a continuación: DECISIÓN 344 Artículo 81 “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. ”Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

Artículo 82 “No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior; (…) h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate.” Artículo 83 “Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”.

En observación de los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, considera este Tribunal que corresponde desarrollar lo referente a: I. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE UNA MARCA El artículo 81 de la Decisión 344 determina los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, estos son: la perceptibilidad, la distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica.

Asimismo, el segundo párrafo del citado artículo 81 define a la marca como: “Todo signo perceptible capaz de distinguir los bienes o servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes y servicios idénticos o similares de otra”. Respecto a estos tres requisitos, el Tribunal en reiterada jurisprudencia ha señalado: La perceptibilidad es la capacidad del signo para ser aprehendido o captado por alguno de los sentidos.

La marca, debe necesariamente materializarse para ser apreciada por el consumidor; sólo si es tangible para el consumidor, podrá éste compararla y diferenciarla, de lo contrario, si es imperceptible para los sentidos, no podrá ser susceptible de registro. La distintividad, es considerada por la doctrina y por la jurisprudencia de este Tribunal como la función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca, es la razón de ser de la marca, es la característica que permite diferenciar o distinguir en el mercado los productos o servicios, producidos o comercializados por una persona, de los idénticos o similares de otra, para así impedir que se origine una confusión. Jorge Otamendi sostiene respecto al carácter distintivo de la marca: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca.

La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene este poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”. (Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas. 4ta. Edición. Abeledo-Perrot: Buenos Aires, 2002. p. 27). La susceptibilidad de representación gráfica, permite constituir una imagen o una idea del signo, en sus características y formas, a fin de posibilitar su registro.

Consiste en representaciones realizadas a través de palabras, números, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc. de manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos. Marco Matías Alemán dice que: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”.

(Matías Alemán, Marco. Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios. Top Management: Bogotá. p. 77) II. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS ENGAÑOSOS El artículo 82 de la Decisión 344 establece ciertos impedimentos para que determinados signos sean registrados como marcas. En este sentido, el literal a) del artículo 82 señala que no podrán registrarse como marca, aquellos signos que conforme al artículo 81 de la mencionada Decisión 344 no puedan constituir marca.

Es decir, aquellos signos que no cumplan con las características de perceptibilidad, distintividad, y susceptibilidad de representación gráfica. De otro lado, el literal h) del mencionado artículo 82, prohíbe el acceso al registro de signos que puedan engañar a los medios comerciales o al público, en cuanto a la procedencia, naturaleza, modo de fabricación, características o cualidades, o la aptitud para el empleo de productos.

En este sentido, la irregistrabilidad de signos que estén incursos en la prohibición contenida en el mencionado literal h) del artículo 82, tiene por objeto cautelar el interés público (de empresarios y consumidores), frente al engaño del que podrían ser objeto, como consecuencia del registro de una marca, que intencionalmente distorsione lo relativo al modo de fabricación, la calidad, la procedencia, las características o la aptitud para el empleo del producto ingresado al mercado.

Al respecto, este Tribunal ha señalado que “El Régimen Común sobre Propiedad Industrial, rechaza el registro de signos engañosos, pues se entiende que proteger el registro de este tipo de signos, es contravenir principios fundamentales del libre intercambio de bienes, el mismo que se basa en prácticas honestas y leales de comercio, es decir, en la buena fe empresarial”.

(Proceso Nº 66-IP-2002. G.O.A.C. Nº 876 de 18 de diciembre de 2002. Marca: S.O.S.). Asimismo, con relación a la irregistrabilidad de los signos engañosos, este órgano jurisdiccional ha manifestado que "Estas consideraciones de orden público en beneficio de la colectividad, son las que deben orientar el criterio de la Oficina Nacional Competente en el examen de registrabilidad de las marcas sometidas a aprobación para registro, con miras a la protección del interés general del mercado de bienes y servicios y de quienes intervienen en el mismo como productores y consumidores".

(Proceso 07-IP-95, Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Tomo IV, pág. 166. Citado en el Proceso 100-IP-2002. G.O.A.C. 877 de 19 de diciembre de 2002. Marca: CHUPA gráfica en colores). III. IRREGISTRABILIDAD POR IDENTIDAD O SIMILITUD DE SIGNOS. DE LA COMPARACIÓN ENTRE MARCAS. DEL RIESGO DE CONFUSIÓN. DE LA CONFUSIÓN DIRECTA E INDIRECTA.

DE LAS REGLAS DE COMPARACIÓN. DE LA CONEXIÓN COMPETITIVA. Uno de los objetivos del artículo 83 de la Decisión 344 es prohibir el registro de aquellos signos que afecten derechos de terceros de conformidad con la normativa comunitaria. En este sentido, el literal a) del artículo 83 establece como prohibición al registro aquellos signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para el registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, de forma que puedan inducir al público consumidor a error.

Como se ha manifestado en reiterada jurisprudencia de este Tribunal “ la función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante de los de igual o semejante naturaleza, que pertenezcan al competidor; por ello es fundamental que el signo en proceso de registro, no genere confusión respecto de los bienes o servicios distinguidos por otro solicitado previamente o por una marca que se encuentre inscrita, puesto que éstos gozan de la protección legal que les otorga el derecho de prioridad o el registro, respectivamente”.

(PROCESO Nº 101-IP-2002. G.O.A.C. No. 877 de 19 de diciembre de 2002. Marca: Cola Real + gráfica) En este sentido, la confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad al elegir una cosa por otra, a la que pueden ser inducidos los consumidores por no existir la capacidad suficiente para ser distintivo. A fin de evitar esta situación de confusión, la prohibición contenida en el literal a) del artículo 83 no exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición. Sobre el particular, este Tribunal ha señalado los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varias denominaciones y los productos o servicios que cada una de ellas ampara, identificando los siguientes: “ que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos”.

(PROCESO Nº 68-IP-2002. G.O.A.C. No. 876 de 18 de diciembre de 2002. Marca: AGUILA DORADA). De esta manera, la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa y la indirecta. La primera se caracteriza en que el vínculo de identidad o semejanza conduce al comprador a adquirir un producto determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos.

La segunda, la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. Por tanto, de existir semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca ya registrada, existirá el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca.

En el presente caso, procede establecer la existencia o no de semejanza entre el signo pendiente de registro y las marcas previamente registradas, cuya comparación habrá de hacerse desde sus elementos fonético, gráfico y conceptual. Sin embargo, dicha comparación deberá ser conducida por la impresión unitaria que el signo habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor medio a que está destinado.

Por ello, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. El Tribunal ha determinado que la similitud ortográfica se presenta por el parecido de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar el grado de confusión. Y habrá lugar a presumir la semejanza entre los signos si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden, vista la impresión general que, tanto desde el punto de vista ortográfico como fonético, produce el citado orden de distribución. En cuanto a la similitud fonética, el Tribunal ha señalado que la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica y de la coincidencia en las raíces o terminaciones, pero que, a fin de determinar la existencia real de una posible confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, puesto que las marcas denominativas se forman por un conjunto de letras que, al ser pronunciadas, emiten sonidos que se perciben por los consumidores de modo distinto, según su estructura gráfica y fonética.

En cuanto a la similitud ideológica, ha indicado que la misma se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. En definitiva, el Tribunal estima que la confusión puede manifestarse cuando, al percibir la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien encuentra cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante.

De igual modo, a objeto de verificar la existencia del riesgo de confusión, el examinador deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro: “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”; Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, Breuer (Ibid. Loc. Cit) ha manifestado adicionalmente: "La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas. “Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.

“En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo. “La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

“En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.

Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas', que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. “La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos".

Finalmente, como ha señalado este Tribunal en anterior oportunidad, el consultante, en la comparación que efectúe de los signos “ deberá considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca cubre únicamente, por virtud de la regla de la especialidad, los productos identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases del nomenclátor, la pertenencia de dos productos a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes”.

(PROCESO Nº 68-IP-2002. G.O.A.C. No. 876 de 18 de diciembre de 2002. Marca: AGUILA DORADA). Por lo tanto, el consultante deberá tener en cuenta, de conformidad con el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, “ que también se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto un producto semejante al amparado por la marca en referencia, sea que dichos productos pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas”.(Proceso Nº 68-IP-2002.

Citado anteriormente). En este supuesto, y a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, el consultante habrá de tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en la Clasificación Internacional de Niza. Asimismo, en el presente proceso, el Juez Consultante deberá analizar si se trata de un caso de conexión competitiva, ya que los productos en cuestión pertenecen a la misma clase, y tenemos también que los canales de comercialización pudieran ser los mismos.

Sobre el particular este Tribunal ha manifestado en reiterada jurisprudencia, el alcance de la conexión competitiva y las reglas para su verificación, (Entre otros: PROCESO Nº 66-IP-2002, G.O.A.C. No. 876 del 18 de diciembre de 2002 Marca: S.O.S., PROCESO Nº 68-IP-2002. G.O.A.C. No. 876 de 18 de diciembre de 2002. Marca: AGUILA DORADA) a saber: “La confusión puede darse en un mismo género de productos: El caso tal vez más común se da cuando genéricamente los mismos productos están incluidos en distintas clases.

Se da cuando los productos pueden venderse en los mismos negocios, lo cual permite con fundamento que una denominación idéntica que puede venderse en un mismo negocio, aunque estén destinados a diferentes propósitos, produce el riesgo de confundir al consumidor sobre su origen o procedencia ” (Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas, Editorial Abeledo Perrot, Buenos Aires- Argentina, 199, pp. 192-201)”.

Este Tribunal con relación al tema de la conexión competitiva ha señalado: “La doctrina ha planteado o elaborado algunas pautas o criterios que pueden conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos (Jorge Otamendi, Carlos Fernández-Novoa y Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas).

Ellos se sintetizan: a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor Esta regla tiene especial interés cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase. En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro corresponde a quien alega. b) Canales de comercialización. Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.

En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Mismos medios de publicidad. Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.

Si los mismos productos se difunden por la publicidad general (radio, televisión o prensa) presumiblemente se presentaría una conexión competitiva o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc, la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre los productos.

Una relación entre los productos vendidos puede crear una conexión competitiva. No es lo mismo vender en un lugar helados y muebles, que vender al mismo tiempo cocinas y refrigeradoras, entre las cuales existe una vinculación. e) Uso conjunto o complementario de productos. Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (puertas y ventanas) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.

La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. f) Partes y accesorios. La confusión en este caso se produciría si entre el producto principal y el accesorio hay una cierta identidad con el producto final (motores y válvulas, pero no en caso de tornillos y carburadores). g) Mismo género de los productos.

Pese a que los productos pueden estar en diferentes clases y cumplir diferentes funciones o finalidades, si tienen características generales, existe la posibilidad de la similitud (medias de deporte y medias de vestir). h) Misma finalidad. Productos pertenecientes a diferentes clases pero que tienen similar naturaleza, uso o idénticas finalidades, pueden inducir a error o confusión. i) Intercambiabilidad de los productos.

Si es posible que un producto pueda ser sustituido por otro, es decir si son intercambiables en cuanto a su finalidad, la conexión competitiva es palpable.” (Proceso 08-IP-1995. G.O.A.C. N° 231 de 17 de octubre de 1996. Marca: LISTER). Los criterios mencionados, deberán aplicarse simultáneamente y no en forma aislada, por el consultante.

IV. DE LA MARCA FARMACÉUTICA Cuando se habla de marcas farmacéuticas es preciso tener en cuenta el carácter más riguroso que adquieren los criterios para el análisis que permita establecer la posibilidad de riesgo de confusión, puesto que se trata de un caso especial donde se encuentra en juego la salud humana. En este sentido, este Órgano Jurisdiccional ha manifestado que “el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aún medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno”.

(Proceso Nº 30-IP-2000, G.O.A.C. Nº 578 de 27 de junio del 2000. Marca: AMOXIFARMA). Sin embargo, en el caso de marcas farmacéuticas, por lo general se utilizan ciertos sufijos o prefijos cuyo significado es indispensable para determinar su aplicación, por lo que no es posible otorgar su exclusividad a un solo usuario, ello privaría injustamente el uso común de un término utilizado en el ámbito de los productos farmacéuticos.

Sobre el particular, este Tribunal ha dicho que “En ciertos tipos de marcas y concretamente en las marcas que cubren productos farmacéuticos, se utilizan determinados prefijos o sufijos que aluden en forma indirecta a sus principios activos o hacen relación al objeto o fin del producto; por ejemplo se utiliza el prefijo "derma", que se refiere a aspectos de la piel u "ofta" en lo relativo a la vista.

Esos prefijos o sufijos se han convertido en expresiones de uso común, sin que puedan ser apropiados con el carácter de exclusivo por persona alguna, tal como sucede en las denominaciones genéricas o descriptivas. No se trata de todos modos de nombres con los cuales se designa usualmente al producto dentro del comercio, sino de una terminología repetitiva que es el común denominador para formar con esos prefijos o sufijos un signo”.

(Proceso Nº 68-IP-2001, G.O.A.C. Nº 765 del 27 de febrero de 2002. Marca: AMOXIGA). Añade este Tribunal que “Lo importante y esencial en el uso de prefijos comunes, es que el segundo vocablo o denominación tenga un elemento distintivo que lo diferencie del anterior” (Proceso Nº 68-IP-2001, ya citado). De la misma forma, al tratar el tema de productos farmacéuticos que buscan proteger marcas en conflicto, el Tribunal ha señalado que “resulta de gran importancia determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada aplicación, que pueden causar daños irreparables a la salud del consumidor.

Por lo tanto, lo recomendable en estos casos es aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso, que busque prevenir eventuales confusiones en el público consumidor dada la naturaleza de los productos con ellas identificados”. (Proceso Nº 48-IP-2000, G.O.A.C. Nº 594 de 21 de agosto del 2000. Marca: BROMTUSSIN).

En tal sentido, este Organismo considera que son dos las hipótesis aplicables para el caso de confusión de marcas farmacéuticas: a) que existen factores que contribuyen a evitar la confusión entre marcas farmacéuticas, tales como, la intervención de médicos a través del récipe que orienta la compra del producto; y, b) la expedición de productos sin receta médica.

Sin embargo, “en ninguna de estas situaciones, puede descartarse en forma absoluta la posibilidad de algún tipo de error. Por lo tanto, conforme a lo anteriormente expuesto, este Tribunal considera acertada la posición doctrinaria de establecer el mayor grado de rigurosidad al momento de confrontar marcas farmacéuticas”. (Proceso Nº 50- IP-2001, G.O.A.C. Nº 739 de 4 de diciembre de 2001.

Marca: ALLEGRA). Por tal motivo, en el caso particular de productos farmacéuticos, es posible la utilización de prefijos o sufijos comunes propios del lenguaje técnico aplicado a este campo, sin embargo, el registrador deberá ser cuidadoso de evitar el acceso al registro de aquellos signos que puedan crear error o confusión al consumidor.

Para tal efecto, el Registrador deberá tener en cuenta el medio de circulación del producto farmacéutico. Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: Primero: Un signo para ser registrado como marca debe reunir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Además es necesario que la marca no esté comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. Segundo: No son registrables como marcas los signos que puedan engañar a los medios comerciales o al público sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, las cualidades o la aptitud para el empleo del producto que pretende distinguir.

Tercero: No son registrables los signos que en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, y destinada a amparar productos idénticos o semejantes, de modo que puedan inducir a los consumidores a error o confusión. Cuarto: La determinación del riesgo de confusión entre los signos confrontados en el presente caso, derivará de la realización del correspondiente examen comparativo, en el que se deberán considerar los criterios aportados por la doctrina y la jurisprudencia y que han sido señalados en la parte considerativa de esta sentencia. Quinto: Cuando existan signos en los cuales los prefijos o sufijos se hayan convertido en comunes, para efectos de la fijación de la confundibilidad aquellos no se tomarán en consideración dentro del análisis global y sucesivo de los signos. La comparación procederá con los elementos restantes de los signos confrontados, preveyéndose que de existir diferencias que eliminen las semejanzas y que procuren una distintividad propia en cada signo la coexistencia no estará impedida, siempre considerando los productos o servicios que cada signo proteja.

Sexto: En la comparación entre los productos identificados por los signos en conflicto, deberá considerarse la conexión competitiva que pueda existir entre ellos. Séptimo: En las marcas farmacéuticas que cubren productos de esa naturaleza, se deberá considerar el riesgo que la salud humana corre por la venta o dispendio de un producto semejante o similar a otro ya registrado.

El cotejo marcario, en todo caso, procederá dentro de un criterio más riguroso o con mayor detenimiento del que normalmente pueda hacerse con otro tipo de marcas. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente sentencia realizada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario.

Deberá así mismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el inciso tercero del artículo 128 del vigente Estatuto. Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO