Año XIX - Número 945 Lima, 14 de julio de 2003 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 25-AI-2001.- Acción de incumplimiento ejercida por la Secretaría General de la Comunidad Andina contra la República de Colombia, a causa del presunto incumplimiento del artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de la Decisión 371 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de las Resoluciones 391 y 418 de la Secretaría General de la Comunidad Proceso 21-IP-2003.- Interpretación prejudicial de los artículos 82 literal h), 83 literales a) y e), 84, 93 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito Nº 1, Quito, República del Ecuador.

Interpretación de oficio de los artículos 81 y 82 literal a) de la misma Decisión. Actor: BAYER AKTIENGESELLSCHAFT. Marca: “CIRCADIN”. Proceso interno N° 6985-AI 14 Proceso 44-IP-2002.- Solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 94, 96 y Quinta Norma Transitoria de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; 81, 82 literales d) y e), 83 literal e), 102, 108 y Segunda Norma Transitoria de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; artículos 135 literales e) y c), 136 literal a) y 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, formulada por el Presidente de la Segunda Sala del Tribunal N° 1 de lo Contencioso Administrativo del Distrito de Quito.

Proceso Interno Nº 4250-C.S.A. Actor: INVERSIONES PLURIMARCAS C.A. y BRITISH-AMERICAN TOBACCO COMPANY LIMITED. Marca: “BELMONT EXTRA SUAVE” Proceso 10-IP-2003.- Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; y la interpretación de oficio del artículo 82 literales a) y h) de la Decisión 344.

Actor: Sociedad PAUL HARTMANN AG. Marca: HYDROCOLL (nominativa). Proceso Interno Nº 6633 Para nosotros la Patria es América 39 GACETA OFICIAL 14/07/2003 2.48 PROCESO N° 25-AI-2001 Acción de incumplimiento ejercida por la Secretaría General de la Comunidad Andina contra la República de Colombia, a causa del presunto incumplimiento del artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de la Decisión 371 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de las Resoluciones 391 y 418 de la Secretaría General de la Comunidad.

I.I.I. Fundamentos de hecho solicitó a la Secretaría General que verificara si los Países Miembros están aplicando el Sistema Andino de Franjas de Precios (SAFP) a las importaciones procedentes de la República del Perú”; que, solicitado por la Secretaría General a la República de Colombia un informe al respecto, el Gobierno de este País Miembro respondió, en fecha 8 de junio de 1999, que “no se aplica para el caso de Perú el SAFP a aquellos productos que ya obtuvieron su liberación total”; que, en fecha 21 de septiembre de 1999, la Secretaría General emitió la Nota de Observaciones N° SG-F/2.1/2354/1999, según la cual, “ de la respuesta del Gobierno de Colombia, se desprende que este Gobierno estaría aplicando el SAFP a las importaciones provenientes de Perú que no se encuentran plenamente liberadas, lo cual podría estar generando un incumplimiento de la Decisión 371”; que, en fecha 12 de octubre de 1999, el Gobierno de Colombia sostuvo, en respuesta a la Nota de Observaciones, que “ ha mantenido una adecuada aplicación del programa de desgravación a los productos incluidos en el SAFP procedentes del Perú”; y que, luego de enviar la indicada Nota de Observaciones al Gobierno del Perú y de notificarle la imposibilidad de continuar de oficio el trámite iniciado por “ no contar con ningún elemento de juicio que le permita certificar los hechos materia de análisis ”, el Gobierno del citado País Miembro solicitó a la Secretaría General, en fecha 21 de febrero de 2000, “el inicio de investigaciones para determinar el posible incumplimiento por parte del Gobierno de Colombia de la Decisión 371 específicamente con relación a las importaciones agrícolas provenientes del Perú. El Ministerio peruano subrayó que la Subdirección de Comercio Exterior de la DIAN de Colombia aplica a la partida arancelaria 1005.90.12 (maíz blanco duro) un gravamen total del 76%, incluyendo el SAFP.

Al cual se le aplica la desgravación de la Decisión 414”. La parte actora alega que: “ en el marco de la XXXIV Reunión del Consejo Agropecuario de la Comunidad Andina la representación de Perú Que la Secretaría General, luego de emitir, en fecha 27 de marzo de 2000, la Resolución 379, revocatoria de oficio de la 348 “en la parte que TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

San Francisco de Quito, a los cuatro días del mes de junio de dos mil tres. VISTOS El escrito N° SG-C/2.1/0284/2001, del 5 de marzo de 2001, recibido en este Tribunal el 12 de marzo del mismo año, mediante el cual el Secretario General de la Comunidad Andina demanda “ el pronunciamiento del Tribunal en torno al incumplimiento por parte del Gobierno de Colombia de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, en especial del artículo 4° del Tratado de Creación del Tribunal, de la Decisión 371 y la Resolución 391 y 418 de la Secretaría General, al haber aplicado el Sistema Andino de Franjas de Precios a productos agropecuarios provenientes del Perú, específicamente al maíz blanco duro (NANDINA 1005.90.12)”.

El auto del 4 de abril de 2001, mediante el cual el Tribunal admite a trámite la demanda y ordena su notificación a la parte demandada. El auto del 8 de junio de 2001, a través del cual, vista la contestación extemporánea de la demanda por parte de la República de Colombia, el Tribunal dispone que se la tenga por contradicha. Además, decide tener por presentadas las pruebas aportadas por la actora, reconocer personería a los representantes de la demandada y convocar a las partes a la audiencia pública.

Los alegatos, pruebas y conclusiones aportados por las partes, así como las demás actuaciones que obran en el expediente. I. Alegatos y pruebas de las partes I.I. De la demanda GACETA OFICIAL señala que el Gobierno de Colombia no ha incurrido en incumplimiento de las Decisiones 371 y 414 en lo referente a la aplicación del sistema Andino de Franjas de Precios al Perú; y en su lugar, dispone el cierre de la investigación, dejando a salvo el derecho de los demás Países Miembros, y en particular de la República del Perú de aportar nuevos elementos ”, formuló a la República de Colombia, en fecha 13 de marzo de 2000, la Nota de Observaciones N° SG-F/2.1/0583/2000, según la cual, “ al estar aplicando el Sistema Andino de Franjas de Precios a las importaciones de maíz blanco duro (NANDINA 1005.90.12) originarias de Perú, y al establecer un gravamen total del 76% incluyendo derechos variables adicionales del SAFP, y al otorgar al Perú como consecuencia de estos actos el trato de tercer país y no de País Miembro de la Comunidad Andina, estaría incurriendo en incumplimiento de las obligaciones emanadas de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, en particular el 4° del Tratado de Creación del Tribunal, y de la Decisión 371 de la Comisión”.

En fecha 4 de abril de 2000, el Gobierno de Colombia reiteró que estaba haciendo “una adecuada aplicación del programa de desgravación a los productos incluidos en el Sistema Andino de Franjas de Precios procedentes de Perú argumentando que la zona de libre comercio entre Perú y los demás Países Miembros no se encuentra perfeccionada, y en consecuencia no estaría contraviniendo una norma andina”.

Por su parte, la Secretaría General, además de conocer la petición del Gobierno del Perú de “ampliar el contenido de la Nota de Observaciones a la totalidad de productos que conforman el SAFP”, recibió, en fecha 7 de abril de 2000, “una comunicación del Director Gerente General de la empresa peruana Derivados del Maíz S.A. En el escrito se indica que la subpartida arancelaria 1108.12.00.00 (almidón de maíz) que se encuentra en la lista G4 del régimen de desgravación progresiva, debió tener un 20% de desgravación, pero el Gobierno de Colombia no aplicó esa desgravación cuando la empresa peruana realizó una exportación a su cliente DISA de Bogotá”.

Y que, en fecha 15 de mayo de 2000, la Secretaría General de la Comunidad emitió la Resolución N° 391, en la cual dictaminó “ el incumplimiento por parte del Gobierno de Colombia del artículo 4° del Tratado de Creación 14/07/2003 3.48 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y de la Decisión 371 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En efecto, se determinó que los gravámenes resultantes de la aplicación del Sistema Andino de Franjas de Precios al cálculo de la preferencia de que trata la Decisión 414 a las importaciones originarias de Perú, son contrarios a la Decisión 371”; que, en fecha 3 de julio 2000, el Gobierno de Colombia interpuso recurso de reconsideración, con fundamento “en los argumentos y hechos expuestos en la contestación a la Nota de Observaciones y en que la resolución 391 tiene vicios de fondo pues interpreta de manera incorrecta lo consagrado en normas andinas como lo son el Acuerdo de Cartagena, el Protocolo de Sucre y las Decisiones 370, 371 y 414”; que, en fecha 9 de agosto de 2000, la Secretaría General confirmó el Dictamen de Incumplimiento (Resolución N° 418); que, en fecha 10 de noviembre de 2000, “ la empresa Derivados del Maíz S.A. envió una comunicación a la Secretaría General con el propósito de que intervenga para que el Gobierno Colombiano cumpla con lo dispuesto en las Resoluciones N° 391 y 418, señalando que las autoridades aduaneras de Colombia insisten con el desacato a la Resolución N° 418 … “; y que “Hasta la fecha, el Gobierno Colombiano no ha cumplido con levantar las medidas dictaminadas como incumplimiento del ordenamiento jurídico andino, conforme a lo dispuesto en la Resolución 391 de la Secretaría General”.

I.I.II. Fundamentos de derecho La actora sostiene que el objeto de su demanda consiste en el incumplimiento, por parte del Gobierno de Colombia, de las obligaciones previstas en el artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal, en la Decisión 371 y en la Resolución 391 de la Secretaría General de la Comunidad, a causa de la aplicación, a las importaciones de maíz blanco duro (NANDINA 1005.90.12) provenientes del Perú, un gravamen total de 76% que incluye derechos variables adicionales del Sistema Andino de Franjas de Precios, otorgando así a la República del Perú el trato de tercer país y no de País Miembro de la Comunidad Andina.

Manifiesta además la Secretaría General, que de conformidad con el artículo 5 del Acuerdo de Cartagena, la República del Perú es un miembro pleno de la Comunidad Andina; que “ el GACETA OFICIAL artículo 1° de la Decisión 371 de la Comisión sobre el Sistema Andino de Franjas de Precios (SAFP), establece que el SAFP se aplica a las importaciones de un grupo de productos agrícolas procedentes de terceros países … el Gobierno del Perú señala que Colombia viene aplicando el SAFP a las importaciones procedentes de ese País Miembro.

De esa manera, Colombia otorga al Perú ‘el tratamiento de tercer país y no el de País Miembro de la Comunidad Andina’ … Colombia viene aplicando a la partida arancelaria 1005.90.12 (maíz blanco duro) un gravamen del 76%, incluyendo el SAFP. Es necesario señalar que este producto se encuentra comprendido en el artículo 1° de la Decisión 392 en la lista de productos de la franja de maíz blanco.

Entonces, el maíz blanco duro es un producto marcador para los efectos de la Decisión 371”; y que “El artículo 7° de la Decisión 371 señala que ‘el derecho variable adicional se aplicará a los productos marcadores siempre que el precio internacional de referencia CIF (precio de referencia) se ubique por debajo del precio piso CIF’. Dichos derechos variables se aplican a las importaciones de productos procedentes de terceros países y no a los Países Miembros de la Comunidad Andina ”.

La parte actora indica igualmente que “el tratamiento especial al Perú para su incorporación plena a la Zona de Libre Comercio a través del programa de liberación previsto en la Decisión 414, no afecta su condición de miembro pleno del Acuerdo de Cartagena … el hecho de que Perú se encuentre suspendido de sus obligaciones con relación al Arancel Externo Común, no implica que se le haga extensiva la aplicación del SAFP a dicho País Miembro”; y que “La Decisión 414, que estableció el programa de desgravación arancelaria para el comercio de Perú con los demás Países Miembros, dispuso en el último párrafo del artículo 1° que ‘los márgenes de preferencia se otorgarán sobre los gravámenes aplicables a las importaciones procedentes de terceros países al momento del despacho de las mercaderías’ ”.

En cuanto al incumplimiento de la Resolución 391 de la Secretaría General, confirmada por la Resolución 418, la actora, luego de invocar los artículos 1 y 4 del Tratado de Creación del Tribunal, así como el artículo 15 de la Decisión 425, señala que “desde el 16 de mayo de 2000, fecha en que se publicó la Resolución 391 de la Secretaría General, el Gobierno Colombiano 14/07/2003 4.48 quedó obligado, conforme lo dispone el artículo 4° del Tratado de Creación del Tribunal, a adoptar las medidas que fueran necesarias para asegurar su cumplimiento y a no adoptar ni emplear medida alguna que fuere contraria a dicha norma o que de algún modo obstaculizara su aplicación … En virtud de que el Gobierno de Colombia no aplicó la desgravación, se puede concluir que este Gobierno ha incumplido con la Resolución 391 y 418 incumpliendo de esta manera el ordenamiento jurídico andino”.

Por las razones que anteceden, la actora pide que se declare el incumplimiento del ordenamiento jurídico comunitario por parte del Gobierno de Colombia, y que se le ordene “que adopte todas las medidas necesarias a fin de que se ponga fin al señalado incumplimiento, con expresa condena en costas a la demandada”. I.II. De la contestación a la demanda De conformidad con lo establecido por el Tribunal en el auto de fecha 8 de junio de 2001, los representantes de la República de Colombia contestaron extemporáneamente la demanda, motivo por el cual se dispuso que se la tuviese por contradicha.

I.III. De las pruebas Obran en autos, a título de pruebas promovidas por la parte actora, los siguientes elementos documentales: copia de la Decisión 408 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, relativa a la elección del Secretario General de la Comunidad Andina (folios 21 y 22); copia del fax N° SG-F/2.1./456-1999, de fecha 16 de abril de 1999, dirigida al Gobierno de la República de Colombia (folios 23 y 24); copia de la comunicación N° 7100001-1280, del 2 de junio de 1999, de la Dirección General de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia, dirigida a la Secretaría General de la Comunidad (folio 25); copia de la Nota de Observaciones SG-F/2.1/2354-99, del 21 de septiembre de 1999, dirigida al Gobierno de la República de Colombia (folios 26 y 27); copia de la comunicación N° 15256, del 12 de octubre de 1999, del Ministerio de Comercio Exterior de Colombia, en respuesta a la citada Nota de Observaciones (folios 28 a 30); copia del fax N° SG-f/ 2.1./2915/1999, del 24 de noviembre de 1999, dirigido al Gobierno de la República del Perú (folio 31); copia de la Resolución 346 de la GACETA OFICIAL Secretaría General de la Comunidad, contentiva del Dictamen de Cumplimiento N° 01-2000 (folios 32 a 34); copia del fax N° 098-2000MITINCI/VMINCI-DNINCI, del 21 de febrero de 2000, emanado del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales del Perú, y dirigido a la Secretaría General de la Comunidad (folios 35 a 36); copia de la Resolución 379 de la Secretaría General, revocatoria de oficio de la Resolución 346 (folios 37 a 40); copia de la Nota de Observaciones SG-F/2.1/0583/2000, del 13 de marzo de 2000, dirigida al Gobierno de la República de Colombia (folios 41 y 42); copia del fax N° 006538, del 4 de abril de 2000, emanado del Gobierno de la República de Colombia, en respuesta a la mencionada Nota de Observaciones (folios 43 a 50); copia del facsímil N° 207-2000MITINCI/MINCI-DNINCI, del 4 de abril de 2000, emanado del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales del Perú (folio 51); copia de la comunicación del Director Gerente General de la empresa peruana Derivados del Maíz S.A., del 7 de abril de 2000 (folios 52 a 56); copia de la comunicación del Director Gerente General de Derivados del Maíz S.A., del 13 de abril de 2000, reiterativa de su solicitud de pronunciamiento por parte de la Secretaría General de la Comunidad (folio 57); copia de la Resolución 391 de la Secretaría General, contentiva del Dictamen de Incumplimiento N° 18-2000 (folios 58 a 66); copia del fax emanado del Ministerio de Comercio Exterior de Colombia, de fecha 30 de junio de 2000, contentivo del recurso de reconsideración contra la Resolución 391 (folios 67 a 74); copia de la Resolución 418 de la Secretaría General, decisoria del mencionado recurso de reconsideración (folios 75 a 83); y copia de la comunicación de Derivados del Maíz S.A., del 10 de noviembre de 2000 (folio 84).

También obran en autos, a título de anexos al escrito de conclusiones de la República de Colombia, los siguientes elementos documentales: copia de la Propuesta de la Secretaría General sobre aclaración de los alcances del último párrafo del artículo 1 de la Decisión 414, de fecha 23 de noviembre de 1998 (folios 213 a 225); copia de la Resolución 461 de la Secretaría General de la Comunidad (folios 226 y 227); facsímil contentivo de la circular N° 154, del 1º de agosto de 2001, emanada de la Secretaría General (folios 228 y 229); y copia de las “Reglas para determinar los Precios Piso y 14/07/2003 5.48 Techo”, tomada de la página web de la Secretaría General (folios 230 a 233).

I.IV. De las conclusiones de las partes Convocada la audiencia pública por el Tribunal, ésta se llevó a cabo en fecha 9 de agosto de 2001, con la asistencia de los representantes de las partes. Luego, dentro del plazo previsto en el artículo 84 del Estatuto del Tribunal, los citados representantes consignaron por escrito las siguientes conclusiones: Según la parte actora, el Gobierno de la República de Colombia, hasta la fecha de presentación del escrito de conclusiones por parte de la Secretaría General de la Comunidad, no había “cumplido con levantar las medidas que fueron dictaminadas como incumplimiento del ordenamiento jurídico andino, conforme a lo dispuesto en la Resolución 391 de la Secretaría General”.

Sostiene la actora, aparte de ratificar los fundamentos de su demanda, que “el Tribunal ha sido enfático y reiterativo al señalar que los Países no podrán interpretar individualmente y a su conveniencia particular, las normas comunitarias que han resultado de las negociaciones e intenciones expresadas por los Países Miembros”; que “el hecho que el Gobierno del Perú goce de una suspensión temporal en cuanto a la aplicación del Arancel Externo Común y de haber establecido un cronograma de liberación para su plena incorporación a la Zona de Libre Comercio, no transforma a ese País en un ‘tercer país’, ni faculta a los demás Países Miembros, en este caso a Colombia, a gravar las importaciones peruanas con el arancel pleno resultante de la aplicación del Sistema Andino de Franjas de Precios”; que “ mal harían los países en cubrir su proceder con el argumento de la falta de perfección de la zona de libre comercio o de la unión aduanera, debido a que en el ámbito de las relaciones andinas corresponde a cada País Miembro ajustar su conducta frente a los compromisos adquiridos voluntariamente con el fin de que no incurran en responsabilidades frente a los otros miembros de la Subregión”; y que las Resoluciones 419 y 473 “traídas a colación por Colombia no aplicarían al caso que nos ocupa, debido a que las mismas se refieren al cobro de derechos variables por parte del Perú, País que no forma parte del Arancel Externo Común andino, ni en (sic) el Sistema Andino de Franja de Precios.

Sin embargo, y por razones GACETA OFICIAL distintas, la Secretaría General ha considerado que el cobro de estos derechos constituye un incumplimiento por parte del Gobierno del Perú. Como se nota, a pesar de tratarse de dos casos distintos, en ambos casos la Secretaría General ha actuado en defensa del ordenamiento comunitario”. Por su parte, la representación de la República de Colombia, cuyo escrito de contestación a la demanda fue declarado extemporáneo, argumenta que, en su pronunciamiento, “el Tribunal admitió la presunción de que la demanda había sido contradicha tanto en los hechos como en el derecho.

Por la anterior razón, tanto en la audiencia celebrada el día 10 de agosto del año en curso, como en el presente escrito hemos solicitado y solicitamos que dicha presunción tenga aceptación explícita … Por lo mismo, solicitamos al honorable Tribunal que en su pronunciamiento desestime los cargos de la demandante y declare que Colombia no ha incurrido en el incumplimiento que le ha atribuido la Secretaría en su demanda …”; que Colombia “… no ha incurrido en dicho incumplimiento, si se tienen en cuenta el régimen especial que, desde 1992, ha tenido el Perú en el proceso de integración andina y el texto literal del inciso final del Artículo 1° de la Decisión 414”; que “El tema de si el Perú es o no miembro del Acuerdo de Cartagena no es materia de discusión en la presente controversia, porque nunca ese país ha perdido su membresía del Acuerdo.

Lo que se debate es la interpretación de la forma y alcances de la participación que durante los últimos años ha tenido ese país en el proceso de integración ”; que “Perú, en el año 1992, planteó desvincularse de los compromisos de liberación y de arancel externo previstos en el Acuerdo de Cartagena”; y que a este propósito se expidió la Decisión 321, por medio de la cual se determinó “ que dicho país suspenderá sus obligaciones con respecto al Programa de Liberación, la armonización de políticas macroeconómicas y la definición del Arancel Externo Mínimo Común … En la misma Decisión 321 se previó que Perú podrá celebrar acuerdos comerciales con cualquiera de los países miembros en el marco del ordenamiento jurídico vigente en el Grupo Andino … Dicha Decisión, aparte de retrotraer a la nada los compromisos de liberación del Perú en el ámbito del Acuerdo de Cartagena, puso de presente una concepción y unos alcances diferentes sobre la participación de dicho país en el proceso de integración, toda 14/07/2003 6.48 vez que se pasó del multilateralismo, que inspira el Acuerdo de Cartagena, a un bilateralismo … Con posterioridad a la citada Decisión 321, la Comisión expidió otras Decisiones referentes a la participación del Perú en el proceso de integración, como la 353, 356, 377 y 387, hasta llegar a la Decisión 414, todas las cuales, incluso la última mencionada, patentizan el régimen sui géneris del Perú como miembro del Acuerdo de Cartagena … La Decisión 414 constituye una norma especial y posterior con respecto a la Decisión 371, reflejo del régimen especial que acordaron los países miembros para regular sus vínculos específicos con Perú, en el ámbito de proceso de integración …”.

Agrega la parte demandada en su escrito de conclusiones que el sentido de la no participación del Perú en las Decisiones 370 y 371 “debería traducirse, de manera lógica, en que no puede ni debe ser objeto de obligaciones en el marco de las decisiones en que no interviene, pero tampoco de derechos … No tiene sentido que un país, pese a su membresía dentro del Acuerdo, no asuma las obligaciones que impone un estatuto normativo, pero sí tenga la posición de gozar y aún de reclamar los derechos que de él de deriven (sic), como lo viene haciendo el Perú. Por principio de reciprocidad, es indispensable ser parte activa y pasiva de la Decisión 371 …”; que “de conformidad con el inciso final del Artículo 1° de la decisión 414 … los márgenes de preferencia en favor de los productos de liberación entre Perú y los demás países miembros, sean o no partes del sistema andino de franjas de precios, se liquidan sobre ‘los gravámenes aplicables a las importaciones procedentes de terceros países’ sin excepción, puesto que la Decisión 414 no excluyó de su aplicación a los productos del sistema andino de franjas de precios … La claridad de la redacción contenida en el referido inciso final no puede desconocerse, ni modificarse, ni convertirse en otra cosa, por vía interpretativa, sino mediante una norma de igual nivel jerárquico, expedida por el Órgano comunitario competente … El hecho claro es que Perú aplica … a productos agropecuarios originarios de los demás países miembros no sólo el margen de preferencia correspondiente fijado en la Decisión 414 basado en su arancel nacional, sino también los derechos variables propios de su sistema de estabilización de precios y las tasas fijadas en su ordenamiento jurídico interno, como si fueran terceros países, todo ello sustentado en la in- GACETA OFICIAL terpretación que dicho país da al citado inciso final”; y que “la Secretaría no admite que Colombia aplique los derechos variables a Perú y, en cambio, sí admite que Perú aplique a los demás países miembros, incluido Colombia, los derechos específicos propios de su sistema de estabilización, además de las tasas establecidas en su ordenamiento interno. En otras palabras, ha otorgado al inciso final del Artículo 1° de la Decisión 414 interpretaciones diferentes … no resulta explicable ni comprensible que después, el 5 de marzo de 2001, haya entablado demanda de incumplimiento contra Colombia, apoyándose en el Artículo 1° de la Decisión 371, pero desconociendo disposiciones posteriores contenidas en la Decisión 414 … Desconoce la Secretaría que la Decisión 414, en su Artículo 9°, determinó que quedaban derogadas las demás decisiones que se opongan a la presente”.

CONSIDERANDO

Que, con fundamento en las disposiciones previstas en los artículos 23 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y 4 y 107 de su Estatuto, este Tribunal es competente para conocer de la acción de incumplimiento ejercida por la Secretaría General de la Comunidad contra la República de Colombia; Que el procedimiento a que ha dado lugar la acción de incumplimiento ejercida ante este Tribunal se ha desarrollado en debida forma, sin que se observe la existencia de vicios que invaliden lo actuado;

Y que el procedimiento se encuentra en el estado de dictar sentencia, motivo por el cual este Tribunal procede a juzgar la controversia sobre la base del examen de los siguientes elementos de hecho y de derecho: I. Del objeto de la controversia En su Nota de Observaciones N° SG-F/2.1/0583/ 2000, del 13 de marzo de 2000, la Secretaría General de la Comunidad Andina imputa a la República de Colombia que “… al estar aplicando el Sistema Andino de Franjas de Precios a las importaciones de maíz blanco duro (NANDINA 1005.90.12) originarias de Perú, y al establecer un gravamen total de 76% incluyendo derechos variables adicionales del SAFP … estaría incurriendo en incumplimiento de las obli- 14/07/2003 7.48 gaciones emanadas de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, en particular del artículo 4° del Tratado de Creación del Tribunal, y de la Decisión 371 de la Comisión ”.

Luego, en su Dictamen de Incumplimiento del 15 de mayo de 2000, confirmado el 9 de agosto del mismo año, la Secretaría General de la Comunidad reitera la imputación del “… incumplimiento por parte del Gobierno de Colombia del artículo 4° del Tratado de Creación del Tribunal … y de la Decisión 371 de la Comisión … En efecto, se determinó que los gravámenes resultantes de la aplicación del Sistema Andino de Franjas de Precios al cálculo de la preferencia de que trata la Decisión 414 a las importaciones originarias de Perú, son contrarios a la Decisión 371”.

Finalmente, en su demanda, recibida en este Tribunal el 12 de marzo de 2001, la Secretaría General denuncia el incumplimiento, por parte del Gobierno de Colombia, de las obligaciones previstas en el artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal, en la Decisión 371 y en la Resolución 391, a causa de la aplicación, a las importaciones de maíz blanco duro (NANDINA 1005.90.12) provenientes del Perú, de un gravamen total de 76% que incluye derechos variables adicionales del Sistema Andino de Franjas de Precios.

De la comparación entre la Nota de Observaciones, el Dictamen de Incumplimiento y la demanda, en lo que concierne al hecho presuntamente constitutivo de incumplimiento por parte de la República de Colombia, se desprende que, en lo esencial, la imputación versa sobre la aplicación, a las importaciones de maíz blanco duro (NANDINA 1005.90.12) provenientes del Perú, de un gravamen total que incluye derechos variables adicionales del Sistema Andino de Franjas de Precios, razón por la cual cabe establecer que se ha guardado la debida congruencia entre los citados instrumentos, emitidos éstos en el curso de un procedimiento administrativo que se desarrolló de conformidad con las exigencias previstas en el artículo 23 del Tratado de Creación del Tribunal.

En lo que concierne a la cuestión de derecho, la Secretaría General de la Comunidad denuncia que la conducta descrita significa el incumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal, en la Decisión 371 de la Comisión y en la Resolución 391 de la propia Secretaría General. Este último instrumento contiene el “Dictamen 18- GACETA OFICIAL 2000 de incumplimiento por parte del Gobierno de Colombia por la aplicación del Sistema Andino de Franjas de Precios al Perú”.

Este órgano jurisdiccional reitera, a la luz de la disposición prevista en el artículo 107 de su Estatuto, en concordancia con el artículo 23 del Tratado de Creación del Tribunal, que la acción por incumplimiento tiene por objeto la conducta de cualquier País Miembro que constituya incumplimiento de sus obligaciones o compromisos, emanados éstos de las normas o convenios que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, tal como la realización, entre otros, de cualquier acto u omisión que contraríe el citado ordenamiento o que, de alguna manera, dificulte u obstaculice su aplicación. Por tanto, visto el tenor de la Resolución 391 de la Secretaría General, cuyo objeto no es más que dictaminar sobre el estado de cumplimiento de las obligaciones del País Miembro demandado, el Tribunal examinará si la conducta imputada a la República de Colombia infringe la Decisión 371 de la Comisión o si incurre en la prohibición contemplada en el artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal, mas no si la conducta en cuestión contraría el citado dictamen, toda vez que la inobservancia de este tipo de providencias no puede constituir causa de la citada acción y, por tanto, no puede ser objeto de la declaratoria de incumplimiento (Sentencia dictada en el expediente N° 72-AI-2000).

En consecuencia, se desestima por inadmisible el pedimento de la actora acerca del presunto incumplimiento de la Resolución 391 de la Secretaría General de la Comunidad. En lo que se refiere a la falta de contestación oportuna de la demanda, el Tribunal reitera que tendrá ésta por contradicha, es decir, que presumirá que el País Miembro demandado la niega en todos sus términos y pretende su desestimación, sin que ello signifique que los hechos sostenidos en su escrito de conclusiones presentado con motivo de la Audiencia Pública, se tengan como sustitutivos de los que pudo hacer valer oportunamente.

Sin embargo, los argumentos que estuvieren respaldados en pruebas que hayan sido legalmente presentadas por la parte contraria, y que sean pertinentes, serán estimados. A propósito de los elementos documentales consignados por la parte demandada junto con su escrito de conclusiones, cabe reiterar el criterio del Tribunal, apoyado en el artículo 74 de su 14/07/2003 8.48 Estatuto, según el cual, “ las pruebas deben ofrecerse, decretarse, practicarse e incorporarse al proceso en la forma, oportunidades y términos señalados en el citado instrumento.

Y en la doctrina se ha precisado que un documento tendrá validez como prueba si cumple ciertos requisitos que ‘pueden radicar en el documento o en el procedimiento para su aportación al proceso’, señalando como una de tales exigencias el que los documentos ‘hayan sido llevados y admitidos al proceso en oportunidad y con los requisitos legales, porque si bien su incumplimiento no vicia de nulidad el documento en sí mismo, sí invalida su aportación y le quita su valor como prueba’ (DEVIS ECHANDIA, Hernando: ‘Compendio de Derecho Procesal’, tomo II, Pruebas Judiciales, séptima edición, pp. 411 y 417)” (Sentencia dictada en el Proceso 34-AI-2001, Gaceta Oficial N° 839, del 25 de septiembre de 2002).

Visto que los elementos documentales en referencia no fueron aportados por la demandada en la “forma, oportunidades y términos” establecidos en el Estatuto, se niega su admisión. II. Del objeto de la controversia en el ámbito del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina La parte actora denuncia que el artículo 1° de la Decisión 371 de la Comisión, sobre el Sistema Andino de Franjas de Precios (SAFP), establece que éste se aplica a las importaciones de un grupo de productos agrícolas procedentes de terceros países; que Colombia viene aplicando el SAFP a las importaciones procedentes del Perú, con lo cual estaría otorgando a este País Miembro el tratamiento de tercer país; que, en efecto, Colombia ha venido aplicando a la partida arancelaria 1005.90.12 (maíz blanco duro) un gravamen del 76%, incluyendo el SAFP; que, a los efectos de la Decisión 371, el maíz blanco duro, miembro de la lista de productos de la franja de maíz blanco, es un producto marcador; que, según el artículo 7 de la citada Decisión, el derecho variable adicional ha de aplicarse a los productos marcadores siempre que el precio internacional de referencia CIF se ubique por debajo del precio piso CIF; y que los derechos variables adicionales han de aplicarse a las importaciones de productos procedentes de terceros países y no a las de los Países Miembros de la Comunidad Andina.

El Tribunal observa que la Decisión 371 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, publicada GACETA OFICIAL 14/07/2003 9.48 en la Gaceta Oficial N° 167 del 7 de diciembre de 1994 y en vigencia desde el 1° de febrero de 1995, tiene por objetivo establecer el Sistema Andino de Franjas de Precios Agropecuarios, a fin de estabilizar el costo de importación de un grupo de productos agropecuarios caracterizados por una marcada inestabilidad de sus precios internacionales, o por graves distorsiones de los mismos.

A este fin, la norma precisa que los Países Miembros han de aplicar, a las importaciones de esos productos procedentes de terceros países, derechos variables adicionales al Arancel Externo Común, cuando los precios internacionales de referencia de dichos productos sean inferiores a determinados niveles piso, y rebajas al Arancel Externo Común cuando tales precios de referencia sean superiores a determinados niveles techo (artículo 1).

Primera. Esta Disposición Transitoria atribuye competencia a la Comisión de la Comunidad Andina para definir, no obstante lo previsto en el artículo 75 del Acuerdo de Cartagena, los términos del Programa de Liberación a ser aplicado al comercio entre el Perú y los demás Países Miembros, a fin de lograr el pleno funcionamiento de la Zona de Libre Comercio para el 31 de diciembre de 2005 a más tardar.

Por tanto, a la luz del artículo 75 del Acuerdo, la citada Disposición Transitoria constituye una excepción temporal frente al carácter automático e irrevocable del Programa de Liberación. Por otra parte, la norma dispone que la República del Perú no queda obligada a aplicar el Arancel Externo Común hasta que la Comisión no decida los plazos y modalidades para su incorporación a este mecanismo.

La exigencia de que los derechos variables adicionales al Arancel Externo Común, o las rebajas a dicho Arancel, según fuere el caso, deban aplicarse a las importaciones de los productos agropecuarios del Sistema que fueren procedentes de terceros países, encuentra confirmación en disposiciones como la que prevé que han de ser originarios de terceros países los productos cuya importación deba estar sujeta al pago de los derechos variables adicionales, caso que el precio de referencia CIF del producto marcador sea inferior a su precio piso CIF (artículo 12), o únicamente al pago del Arancel Externo Común, caso que el precio de referencia CIF del producto marcador sea igual a su Precio Piso CIF o a su Precio Techo CIF, o se ubique entre estos dos valores (artículo 13), o a la rebaja arancelaria que se aplique al producto marcador, hasta un máximo equivalente al Arancel Externo Común del producto vinculado, caso que el precio de referencia CIF del marcador sea superior a su Precio Techo CIF (artículo 14).

Sobre la base de la Disposición Transitoria que antecede, así como de los Capítulos I y V del Acuerdo de Cartagena y de la Decisión 387 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, la Comisión de la Comunidad Andina dictó la Decisión 414, publicada en la Gaceta Oficial N° 283 del 31 de julio de 1997, en la cual se establece, en el marco del perfeccionamiento de la integración andina, y a propósito del comercio entre el Perú y los demás Países Miembros, un régimen y un cronograma de liberación progresiva, mediante la fijación porcentual y periódica de márgenes de preferencia, de los productos integrantes de las subpartidas NANDINA que figuran como anexos I al VIII de la Decisión, salvo los bienes del anexo VIII que, de ser elaborados con base en principios activos producidos en los Países Miembros, continuarán libres de gravámenes.

El inciso final del artículo 1 de la Decisión 414 dispone que, a los efectos de lo allí previsto, los márgenes de preferencia se otorgarán sobre los gravámenes aplicables a las importaciones procedentes de terceros países al momento del despacho de las mercaderías. En el Anexo 1 de la Decisión bajo examen aparece, entre los productos vinculados a la franja del maíz blanco, el maíz blanco duro (NANDINA 1005.90.12).

Por otra parte, el 25 de junio de 1997 fue aprobado el Protocolo Modificatorio del Acuerdo de Integración Subregional Andino (Protocolo de Sucre), cuya Segunda Disposición Transitoria dispone la aplicación provisional por los Países Miembros, mientras se llevaba a cabo la ratificación del instrumento, del Capítulo sobre Miembros Asociados y de la Disposición Transitoria El régimen que antecede no afecta la vigencia de las liberaciones otorgadas en los Acuerdos Comerciales Bilaterales suscritos entre el Perú y los demás Países Miembros, en la medida en que tales liberaciones otorguen un tratamiento más favorable que el previsto en el artículo 1 (artículo 2).

Por último, la Decisión bajo examen prescribe, al igual que la Primera Disposición Transitoria del Protocolo de Sucre, que el Perú no estará GACETA OFICIAL obligado a aplicar el Arancel Externo Común hasta tanto la Comisión no decida los plazos y modalidades para la incorporación del País Miembro al citado mecanismo. III. Del hecho presuntamente constitutivo del incumplimiento denunciado En su Nota N° SG-F/2.1/0583/2000, la Secretaría General de la Comunidad Andina observó, en las importaciones de maíz blanco duro originarias de la República del Perú (NANDINA 1005.90.12), el establecimiento por parte de la República de Colombia de un gravamen total del 76%, incluyendo derechos variables adicionales del Sistema Andino de Franjas de Precios.

En su respuesta a la Nota de Observaciones, Colombia adujo, en lo principal, que consideraba adecuada la aplicación que hacía del programa de desgravación a los productos incluidos en el Sistema Andino de Franjas de Precios procedentes del Perú, pero no negó, ni en dicha respuesta ni en su recurso de reconsideración contra el Dictamen de Incumplimiento, la circunstancia de hecho que se le atribuye de incluir derechos variables adicionales del Sistema Andino de Franjas de Precios en el gravamen total que aplica a las importaciones de maíz blanco duro originarias del Perú. En lo que concierne al procedimiento en curso, si bien el País Miembro demandado no contestó oportunamente la demanda, su representante consignó un escrito de conclusiones, en el cual incluye una explicación acerca de “la forma como Colombia aplica el sistema andino de franjas de precios, SAFP, a productos del sistema originarios del Perú … En ese sentido, se toma el producto objeto de desgravación y se ubica dentro de del Anexo (sic) que corresponda … Una vez ubicado, se determina el arancel aplicable al producto que, por lo general, es el arancel externo común para los países miembros que son parte de la Decisión 370.

Establecido el nivel arancelario correspondiente, se adiciona el arancel variable resultante de aplicar la Decisión 371 para los productos que pertenecen al SAFP. Sobre dicho nivel, así obtenido, se liquida el margen porcentual de preferencia establecido en el Artículo 1°, según el año en que se aplique la gradualidad de la desgravación. En esas condiciones, se obtiene la suma que resulta exigible por concepto de gravamen arancelario”.

A esta explicación agrega un cuadro demostrativo titulado “EJEMPLO DE APLICA- 14/07/2003 10.48 CIÓN DEL PROGRAMA DE DESGRAVACIÓN DE COLOMBIA A PERÚ PARA EL MAÍZ BLANCO”, de cuyo texto se desprende la inclusión de la correspondiente rebaja o derecho variable adicional del Sistema Andino de Franjas de Precios en el cálculo del arancel final que aplica a la subpartida arancelaria 1005.90.12.

De los elementos que anteceden se desprende que, como se denuncia en la demanda, “la República de Colombia aplica a las importaciones de maíz blanco duro (NANDINA 1005.90.12) provenientes del Perú” un gravamen total que incluye derechos variables adicionales del Sistema Andino de Franjas de Precios. IV. Del incumplimiento denunciado en la demanda Frente al hecho presuntamente constitutivo del incumplimiento denunciado, la actora pone de relieve el artículo 1 de la Decisión 371 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, según el cual el Sistema Andino de Franjas de Precios se aplica a las importaciones de un grupo de productos agrícolas procedentes de terceros países, para denunciar que, a propósito de las importaciones de maíz blanco duro provenientes del Perú, Colombia estaría aplicando a este País Miembro el tratamiento de tercer país. Además, la actora da cuenta del artículo 7 de la Decisión en referencia, según el cual los derechos variables adicionales han de aplicarse a las importaciones de productos procedentes de terceros países, y no a las de los Países Miembros de la Comunidad Andina.

Y en cuanto a la Decisión 414 de la Comisión de la Comunidad Andina, refiere que “el tratamiento especial al Perú para su incorporación plena a la Zona de Libre Comercio a través del programa de liberación previsto en la Decisión … no afecta su condición de miembro pleno del Acuerdo de Cartagena. En el mismo sentido, el hecho de que Perú se encuentre suspendido de sus obligaciones con relación al Arancel Externo Común, no implica que se le haga extensiva la aplicación del SAFP a dicho País Miembro, por cuanto … no es un tercer país”.

En consecuencia, estima que Colombia, visto el hecho denunciado, “está incumpliendo con las obligaciones emanadas de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, particularmente la Decisión 371”. Ahora bien, la presunta infracción del artículo 1 de la Decisión 371 implica pronunciar juicio GACETA OFICIAL sobre la aplicabilidad del artículo 1 in fine de la Decisión 414, toda vez que se hace necesario determinar si los derechos variables adicionales del Sistema Andino de Franjas de Precios, cuya aplicación indebida se imputa a Colombia, forman parte del supuesto consagrado en el último inciso del artículo 1 de la citada Decisión. Es el caso que la Decisión 414 fue dictada en desarrollo de la Disposición Transitoria Primera del Protocolo de Sucre, en la cual se atribuye competencia a la Comisión para definir, no obstante el artículo 75 del Acuerdo de Cartagena, los términos del Programa de Liberación a ser aplicado al comercio entre el Perú y los demás Países Miembros, a fin de lograr el pleno funcionamiento de la zona andina de libre comercio, a más tardar el 31 de diciembre del año 2005.

En la citada Disposición Transitoria se prevé también, en el caso del Perú, la suspensión de su obligación de aplicar el Arancel Externo Común, previsión que reproduce el artículo 8 de la ya mencionada Decisión 414. Por tanto, el artículo 1 in fine de la Decisión 414 ha de ser interpretado a la luz de la Disposición Transitoria Primera del Protocolo de Sucre, en lo que concierne al propósito establecido en ella de definir los términos del Programa de Liberación a ser aplicado al comercio entre el Perú y los demás Países Miembros, mas no en lo relativo a la circunstancia de haber quedado en suspenso la obligación del Perú de aplicar el Arancel Externo Común, recogida en el artículo 8 de la Decisión, toda vez que la conducta del citado País Miembro no forma parte del objeto de la presente controversia, por lo que no se habrá de juzgar sobre sus derechos y obligaciones comunitarias.

A los efectos de alcanzar sus propósitos, el Acuerdo de Integración Subregional prevé, entre otros instrumentos, un Programa de Liberación del intercambio comercial (artículo 3, literal c), de carácter automático e irrevocable (artículo 75), cuyo objeto es la eliminación, salvo las excepciones taxativamente previstas (artículo 72 in fine), de los gravámenes y las restricciones de todo orden que incidan sobre la importación de productos originarios del territorio de cualquier País Miembro (artículo 71), y cuya finalidad es la liberación total de los productos del universo arancelario, salvo excepciones, en los plazos y modalidades señalados por el Acuerdo (artículo 75). 14/07/2003 11.48 No obstante el carácter automático e irrevocable del Programa de Liberación del Acuerdo, el Protocolo de Sucre, a través de su Disposición Transitoria Primera, aplicable por los Países Miembros antes de la ratificación del instrumento, atribuyó competencia a la Comisión de la Comunidad Andina para definir los términos del Programa de Liberación a ser aplicado al comercio entre el Perú y los demás Países Miembros, a fin de lograr el pleno funcionamiento de la Zona Andina de Libre Comercio a más tardar el 31 de diciembre del año 2005.

Los términos del citado Programa se encuentran disciplinados, en lo principal, en el artículo 1 de la Decisión 414 de la Comisión, cuyo objeto es la liberación del comercio entre el Perú y los demás Países Miembros, a través de la liberación progresiva de gravámenes de todos los productos del universo arancelario. Dado que la subpartida arancelaria correspondiente al maíz blanco duro (1005.90.12) forma parte del Anexo VI de la Decisión, la disposición en referencia (literal f) prescribe que, a más tardar el 31 de diciembre del 2005, la subpartida en cuestión quedará libre de gravámenes, de acuerdo con el siguiente cronograma: 10 por ciento del margen de preferencia al 31 de julio de 1997; 15 por ciento al 31 de diciembre de 2000; 20 por ciento al 31 de diciembre del 2003; y 100 por ciento al 31 de diciembre del 2005.

A estos efectos, el último inciso del citado artículo 1 especifica que los márgenes de preferencia se otorgarán sobre los gravámenes aplicables a las importaciones procedentes de terceros países al momento del despacho de las mercaderías. Cabe referir que el mecanismo previsto en el artículo 1 in fine de la Decisión que se examina tiene antecedentes en el orden comunitario, como el que deriva de la disposición señalada en el artículo 95 del Acuerdo de Integración Subregional, atributiva de competencia a la Comisión para aprobar márgenes de preferencia subregional respecto a los productos que aún no estuvieren obligados a cumplir el Programa de Liberación y el Arancel Externo Mínimo Común, y para establecer en la Decisión correspondiente las condiciones y términos de su aplicación, hasta tanto fuesen superados por las normas del Programa de Liberación y del Arancel Externo Mínimo Común o Arancel Externo Común. A propósito de la liberación del comercio entre el Perú y los demás Países Miembros y, en GACETA OFICIAL particular, de la liberación progresiva de los gravámenes relativos a la subpartida arancelaria correspondiente al maíz blanco duro, el objeto de la disposición contemplada en el último inciso del artículo 1 de la Decisión bajo examen es fijar el punto de partida, uno y el mismo, para calcular los márgenes de preferencia a ser deducidos de los aranceles impuestos por el respectivo País Miembro al producto en cuestión. En el caso de autos, la Comisión no optó por utilizar como punto de partida el arancel más bajo vigente para el producto en los aranceles nacionales de Perú y Colombia, como lo hizo en el propio Acuerdo de Integración Subregional para los productos no comprendidos en sus artículos 77, 79 y 80 (artículo 82, literal a), sino los gravámenes que, al momento del despacho del producto, fuesen aplicables a su importación, caso de proceder ésta de terceros países.

En tanto que no se trata más que de un punto de partida para el cálculo de los márgenes de preferencia, aplicable en el comercio del producto entre el Perú y los demás Países Miembros, resulta fuera de lugar toda consideración que se apoye en que la aplicación de aquél pudiera significar el trato de la República del Perú o de cualquier otro País Miembro como un tercer país. Comoquiera que se hace necesario determinar si los derechos variables adicionales del Sistema Andino de Franjas de Precios Agropecuarios forman parte del citado punto de partida, uno y el mismo, para el cálculo de los márgenes de preferencia, cabe referir que, según se desprende de los motivos de la Decisión 371, lo que la Comisión tuvo a la vista para la implantación del citado Sistema fue la inestabilidad y distorsión de los precios de los productos agropecuarios en el mercado internacional, originadas especialmente en las políticas agrícolas de los principales países importadores y exportadores de alimentos, lo que se ha traducido en incertidumbre e inestabilidad de los precios de tales productos en los Países Miembros de la Comunidad Andina, por lo que la Decisión se dicta para establecer mecanismos de estabilización que sirvan como instrumentos adecuados en la defensa de productores y consumidores, cual es el de las franjas de precios que, además, han de facilitar la vinculación de los productores de la Subregión al mercado internacional.

Sobre la base de las consideraciones que anteceden, el artículo 1 de la referida Decisión 14/07/2003 12.48 371 impone a los Países Miembros el deber de aplicar, a las importaciones de un grupo especial de productos agropecuarios procedentes de terceros países, derechos variables adicionales al Arancel Externo Común, específicamente en el caso de que los precios internacionales de referencia de aquellos productos sean inferiores a determinados niveles piso.

Vista la naturaleza de los motivos que dieron origen al Sistema Andino de Franjas de Precios Agropecuarios, así como la variabilidad y exclusividad de las condiciones particulares de que dependen los mecanismos de estabilización que consagra, especialmente el de la aplicación de los derechos variables adicionales, y vistos asimismo los objetivos liberatorios de la Decisión 414, a propósito del comercio entre el Perú y los demás Países Miembros, así como la función del mecanismo previsto en el último inciso del artículo 1 de la Decisión, no hay duda de la inaplicabilidad de aquellos derechos variables adicionales, dependientes de que los precios internacionales de referencia del maíz blanco duro sean inferiores a determinados niveles piso, en tanto que gravámenes integrantes del punto de partida para el cálculo de los márgenes de preferencia a ser deducidos de los aranceles aplicables al producto de que se trata, toda vez que, en el marco de un programa de liberación del comercio intracomunitario, cuyo objetivo último es la eliminación de los gravámenes y las restricciones de todo orden que incidan sobre la importación de productos originarios del territorio de cualquier País Miembro, la inclusión de tales derechos dificultaría, haría más onerosa y restringiría la importación intracomunitaria del producto en cuestión, por lo que los gravámenes aplicables, a que se refiere el último inciso del artículo 1 de la Decisión 414, no pueden ser más que los correspondientes en exclusiva al Arancel Externo Común, en los términos en que éste fuera adoptado por los Países Miembros a partir de la fecha de entrada en vigencia de la citada Decisión. En consecuencia, al aplicar a las importaciones de maíz blanco duro, procedentes del Perú, derechos variables adicionales al Arancel Externo Común, previstos en el Sistema Andino de Franjas de Precios Agropecuarios, la República de Colombia ha incurrido con su conducta en la violación, por indebida aplicación, del artículo 1 de la Decisión 371 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

GACETA OFICIAL 14/07/2003 13.48 Asimismo, visto que, de conformidad con la disposición consagrada en el artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad, los Países Miembros se encuentran obligados a adoptar las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento del orden jurídico comunitario, y deben abstenerse de adoptar o emplear las que lo contraríen, el País Miembro demandado, al haber adoptado la conducta de aplicar derechos variables adicionales a las importaciones de maíz blanco duro procedentes del Perú, incurriendo con ello en la violación por indebida aplicación del artículo 1 de la Decisión 371 de la Comisión, ha quebrantado su deber de abstenerse de adoptar o emplear medidas que contraríen el citado orden, por lo que ha incurrido también en la violación del citado artículo 4 del Tratado de Creación de este Tribunal. dico infringido y deberá abstenerse de realizar actos de cualquier naturaleza que impidan u obstaculicen su aplicación. Con fundamento en las razones que anteceden, Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, de conformidad con los artículos 4, 90 y 107 de su Estatuto, en concordancia con los artículos 5, 23 y 27 de su Tratado de Creación, Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO DECIDE PRIMERO: Declarar con lugar la acción de incumplimiento ejercida por la Secretaría General de la Comunidad Andina contra la República de Colombia y en consecuencia, declarar así mismo el incumplimiento, por parte de la República de Colombia, de las disposiciones previstas en los artículos 1 de la Decisión 371 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

El citado País Miembro queda obligado a adoptar las medidas que fueren necesarias para restablecer el ordenamiento jurí- SEGUNDO: Condenar a la parte demandada, vista la petición de la parte actora, al pago de las costas causadas en el presente proceso. Notifíquese la presente sentencia conforme a lo dispuesto en el artículo 98 del Estatuto del Tribunal, y remítase a la Secretaría General de la Comunidad Andina copia certificada para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, de conformidad con lo previsto en el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal.

Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO GACETA OFICIAL 14/07/2003 14.48 PROCESO 21-IP-2003 Interpretación prejudicial de los artículos 82 literal h), 83 literales a) y e), 84, 93 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito Nº 1, Quito, República del Ecuador.

Interpretación de oficio de los artículos 81 y 82 literal a) de la misma Decisión. Actor: BAYER AKTIENGESELLSCHAFT. Marca: “CIRCADIN”. Proceso interno N° 6985-AI. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Quito a los nueve días del mes de abril del año dos mil tres. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, de la República del Ecuador, por intermedio de su Presidente, doctor Víctor Terán Martínez.

VISTOS Que la solicitud recibida por este Tribunal el 6 de marzo del año 2003 se ajustó a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad Andina y que, en consecuencia, fue admitida a trámite. 1.

ANTECEDENTES: 1.1 Partes. Actúa como demandante la sociedad BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, siendo demandados el Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, IEPI, el Director Nacional de Propiedad Industrial del mismo y el Procurador General del Estado de la República del Ecuador. Se constituye en tercero interesado la compañía NEURIM PHARMACEUTICALS LTD. 1.2 Acto demandado.

La interpretación se plantea en razón de que la sociedad BAYER AKTIENGESELLSCHAFT demanda ante la jurisdicción consultante, la declaratoria de nulidad de la Resolución Nº 974512, de 23 de noviembre de 1999, expedida por el Director Nacional de Propiedad Industrial de la República del Ecuador, por medio de la cual se rechaza la observación presentada por la actora y se concede el registro de la marca “CIRCADIN”, destinada a amparar productos comprendidos en la Clase Nº 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 1.3 Hechos relevantes.

Del expediente remitido por la Instancia Nacional Consultante han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos 1. El 10 de diciembre de 1997, la sociedad NEURIM PHARMACEUTICALS LTD. presentó a la Dirección Nacional de Propiedad Industrial de la República del Ecuador, solicitud para obtener registro de la denominación “CIRCADIN” como marca de fábrica, para distinguir “Productos para el tratamiento del insomnio”, comprendidos en la clase internacional Nº 5. 1 2.

A la solicitud en referencia le fue asignado el trámite Nº 81522 y, su extracto fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 392, Pág. 65, del mes de septiembre de 1997. 3. El 27 de octubre de 1998, luego de publicado dicho extracto y, dentro del término legal establecido, fue formulada observación al registro por parte de la sociedad BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, argumentando ser propietaria de la marca “CITARIN”, inscrita en el Ecuador el 12 de septiembre de 1954, con el Nº 499, para amparar “Productos farmacéuticos, químicos y biológicos, para la medicina humana y veterinaria”, comprendidos también 1 Clase 5: Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebes; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; funguicidas, herbicidas.

GACETA OFICIAL en la clase Nº 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 4. El 23 de noviembre de 1999, el Director Nacional de Propiedad Industrial de la República del Ecuador, mediante Resolución Nº 974512, rechazó la demanda de observación presentada por BAYER AKTIENGESELLSCHAFT y, ordenó el registro de la marca solicitada “CITARIN”. 14/07/2003 15.48 el Organismo al que representa es competente para efectuar el examen de registrabilidad, el cual “fue realizado observando las reglas establecidas para el juicio comparativo y entre las marcas confrontadas existe una carga diferencial que hace posible su coexistencia pacífica en el mercado.” La Procuraduría General del Estado no contesta la demanda. b) Escrito de demanda d) Tercero interesado La sociedad BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, a través de apoderado presenta demanda de nulidad contra la referida Resolución Nº 974512, que otorgó el registro de la marca “CIRCADIN” en favor de la compañía Neurim Pharmaceuticals Ltd., aduciendo haber formulado observación a la respectiva solicitud, por considerar que esa denominación es muy similar a la marca CITARIN de su propiedad, destinada a proteger los productos de la misma clase.

La empresa NEURIM PHARMACEUTICALS LTD., domiciliada en TEL AVIV, Israel, por medio de apoderado y en calidad de tercer interesado, contesta la demanda formulando las siguientes excepciones: Sostiene que el Director Nacional de Propiedad Industrial violó artículos expresos de la Decisión 344, pues la marca solicitada para registro no satisface los requisitos establecidos por ese Régimen Común. Argumenta, además, que “el cotejo de los signos, en materia de productos farmacéuticos, debe hacérselo de una forma más rigurosa, debido al riesgo de confusión y, consecuentemente, por el peligro evidente que existe para la salud de los consumidores”.

En apoyo de sus fundamentos refiere jurisprudencia sentada por este Tribunal en los procesos 8-IP-95,16-IP-96, 27-IP-96 y 13-IP-97. 1. Negativa pura y simple de sus fundamentos de hecho y de derecho. 2. Falta de legítimo interés. 3. Falta de derecho del accionante, e improcedencia de la acción. Adicionalmente sostiene que “CIRCADIN es registrable, pues es suficientemente distintiva y de representación gráfica.

Que ambas marcas CIRCADIN y CITARIN han coexistido y prueba de ello es el registro obtenido por ambas en Alemania”. Asevera que su marca CIRCADIN tiene notoriedad respecto de otras marcas farmacéuticas y que además se encuentra registrada en todo el mundo. Destaca que su ámbito de protección se encuentra restringido a única y exclusivamente “productos para tratamiento del insomnio”, con el objeto de proteger al consumidor y acabar con cualquier mínima posibilidad de confusión. c) Contestaciones a la demanda El Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) da contestación a la demanda, alegando “negativa de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda; y, conformidad de la resolución impugnada con la legislación andina y nacional.” El Director Nacional de Propiedad Industrial contesta también la demanda, oponiendo como excepciones la negativa pura y simple de sus fundamentos de hecho y de derecho; sostiene que por mandato de la norma comunitaria, Señala finalmente, que la resolución impugnada es suficientemente motivada, por lo cual solicita que la demanda propuesta sea rechazada.

Para reforzar sus argumentos hace también alusión a jurisprudencia sentada por este Tribunal en procesos como: 1-IP-87, 2-IP-95, 9-IP-98 y 1-IP-99. Con vista de lo anteriormente expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, CONSIDERANDO: GACETA OFICIAL

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Este Tribunal es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional competente, como lo es en este caso la jurisdicción nacional consultante, conforme lo establece el artículo 32 del Tratado de Creación del Organismo.

2. CONSIDERACIONES PREVIAS El Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, de la República del Ecuador, ha solicitado, por medio de oficio Nº 145-TDCA1S-AI, de 31 de enero del 2003, la interpretación prejudicial de los artículos 82 literal h), 83 literales a) y e), 84, 93 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con base, según se manifiesta, en las disposiciones del artículo 32 de la Decisión 472, que codifica el Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y, en las correspondientes al anterior Estatuto del Organismo.

No obstante las aludidas imprecisiones, este Tribunal aprecia que el pedido se ajusta a las exigencias establecidas por el artículo 125 del Estatuto en actual vigencia, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores. Si bien el pedido hecho ha sido limitado a las referidas normas, este Organo Comunitario, en aplicación de lo previsto por el artículo 34 del Tratado de su Creación, procederá a interpretar además, de oficio, lo establecido por los artículos 81 y 82 literal a) de la Decisión 344, por considerar que esas disposiciones tienen relación con la controversia que motiva la solicitud. 3.

NORMAS A SER INTERPRETADAS 14/07/2003 16.48 lizados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. “Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: “a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior; ( ) “h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate”;

“Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

( ) “e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. “Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida”; En consecuencia con lo anteriormente expuesto, se transcribe seguidamente los textos de las normas de la Decisión 344 a ser interpretadas: “Artículo 84.- Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

“a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercia- “b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca;

GACETA OFICIAL “c) La antigüedad de la marca y su uso constante; “d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.” “Artículo 93.- Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones al registro de la marca solicitado. “A los efectos del presente artículo, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar observaciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros.” 14/07/2003 17.48 sentidos (vista, olfato, audición, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo perceptible o identificable por aquéllos.

La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la aprehende y asimila con facilidad. Por cuanto para la recepción sensible o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, un dibujo, o a un conjunto de dibujos. b) Distintividad “Artículo 95.- Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos de estimarlo conveniente.

El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor. “Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada.” Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con las características esenciales o primordiales de aquéllos.

4. CONCEPTO DE MARCA Y SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS c) Susceptibilidad de representación gráfica La marca se define como todo signo perceptible, capaz de distinguir los bienes o los servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra. La susceptibilidad de representación gráfica consiste en representaciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El artículo 81 determina los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, los cuales son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. a) Perceptibilidad Siendo la marca un signo inmaterial, para que pueda ser percibido o captado por uno de los El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite.

La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior. GACETA OFICIAL

5. EXCEPCIONES PARA EL REGISTRO DE MARCAS 5.1. Falta de requisitos sustanciales del signo para ser considerado como marca El ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina contempla en el artículo 82 de la Decisión 344, los impedimentos para que un signo sea considerado marca. El literal a) establece que no podrán registrarse como tales, los signos que conforme al artículo 81 de esa Decisión no puedan constituir una marca. 14/07/2003 18.48 elegir y utilizar un determinado producto o servicio por estimar, equivocadamente, que adquiere uno de ciertas características o de determinada procedencia, cuando en realidad se hace de otro diferente que no tiene las especificidades deseadas o requeridas; y, por otro lado, protegiendo al productor, pues cuando se prohíbe el registro de signos engañosos, se impide o evita el uso de prácticas desleales de comercio que menoscaben el legítimo posicionamiento que hayan logrado en el mercado, productos identificados con marcas de las cuales es éste titular.

El Tribunal al respecto ha expresado: Es necesario entonces sostener que un signo sólo es registrable, cuando cumple a cabalidad los tres requisitos determinados en el artículo 81 y desarrollados ya en el punto anterior, esto es, perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica; condiciones que, en resumen, determinan que el signo puede estar constituido por una descripción que permita formarse idea concreta acerca de él, utilizando palabras o figuras.

El juez nacional consultante, cuando actúe como juez comunitario al aplicar las normas pertinentes del ordenamiento jurídico andino, deberá analizar si el signo cuyo registro se impugna, cumple o no los requisitos señalados en el citado artículo 81 y, verificar, si en este caso específico no incurre en las excepciones a la registrabilidad, contempladas en el literal a) del artículo 82 de la Decisión 344 y en las previstas en el artículo 83 de la misma Decisión. “Estas consideraciones de orden público en beneficio de la colectividad, son las que deben orientar el criterio de la Oficina Nacional Competente en el examen de registrabilidad de las marcas sometidas a aprobación para registro, con miras a la protección del interés general del mercado de bienes y servicios y de quienes intervienen en el mismo como productores y consumidores”. 2 En el mismo sentido, en reiteradas ocasiones este Organismo ha manifestado adicionalmente: “De esta manera, a entender del Tribunal, se le otorga a la administración la facultad de determinar cuando un signo tiene por fin provocar un riesgo de confusión, aprovechando del conocimiento o prestigio de otra marca, para beneficiarse de la venta de productos similares, pero que obedecen a una línea nueva que quizás no cumpla con las mismas exigencias de calidad y cualidad de un producto reconocido en el mercado, disfrazándose una actitud defraudatoria que al ser detectada debe causar la denegación del registro en aras de la protección general de los consumidores. 5.2.

Denominaciones que pueden producir engaño El literal h) del artículo 82 de la referida Decisión considera entre esas prohibiciones, al engaño a los medios comerciales o al público en general, en cuanto a la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades, etc. del producto, debiendo tenerse presente que la función principal de la marca es la de identificar y distinguir a los productos y a los servicios de un comerciante de los de otro.

Esta prohibición tiene como objetivo, aquel de resguardar el orden público amparando por un lado, al consumidor, por medio de proteger su autonomía y de evitar que incurra en error al “Para ello, deberá también tomarse en cuenta los canales comerciales hacia los cuales van dirigidos ambos productos que pugnan entre sí, su campo operativo, la identidad o disparidad de las áreas comerciales y los 2 Proceso 07-IP-95, JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Tomo IV, pág. 166. GACETA OFICIAL 14/07/2003 19.48 medios que se utilizan para llegar al consumidor”. 3 contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

6. PROHIBICIONES PARA EL REGISTRO MARCARIO El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes alejándose de un criterio arbitrario, han de determinarla con base en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad. 6.1.

La identidad y la semejanza La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca, los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 83 objeto de la interpretación prejudicial solicitada. Este Tribunal al respecto ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”.4 Ha enfatizado además en sus pronunciamientos el Organismo, acerca del cuidado que se debe tener al realizarse el análisis entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto; podría presumirse, incluso, la presencia de la confusión. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este 3 4 Proceso 65-IP-2001, sentencia del 17 de octubre del 2001, marca: “SUSSEX”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Resulta en todo caso necesario considerar las siguientes características propias de la situación de semejanza: Similitud ideológica, que se da entre signos que evocan las mismas o similares ideas.

Al respecto señala el profesor OTAMENDI, que aquella es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea la que impide al consumidor distinguir una de otra” (Derecho de Marcas, Pág. 152). En consecuencia, pueden ser considerados confundibles, signos que aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, como ya se ha expresado, la misma o similar idea;

Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor o menor grado a que la confusión sea más palpable u obvia; Similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen una fonética similar.

La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión. 6.2. Confusión con la marca notoriamente conocida En el literal e) del artículo 83 de la Decisión 344 se prevé una protección especial para la marca GACETA OFICIAL notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o de los servicios amparados por el signo cuyo registro se pida; esto, considerando que si existe similitud puede perfectamente producirse confusión. En reiteradas interpretaciones este Organismo ha señalado sobre el punto: 14/07/2003 20.48 Por tanto, el artículo 84 determina la forma de establecer si una marca es notoriamente conocida, dotándole al examinador de varios criterios para producir un juicio adecuado y no arbitrario acerca de esa particularidad.

Al respecto este Tribunal ha dejado sentado: “Para evaluar la prueba de la notoriedad de una marca el examinador deberá tener en cuenta si se cumplen uno o más de los siguientes criterios: “Dentro del conflicto suscitado entre una marca notoriamente conocida y una marca común, el punto esencial radica en determinar el momento en que la marca notoriamente conocida debe tener tal calidad a fin, o bien de impugnar con ella un registro o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca en violación del literal e) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.” 5 La independencia de la clase internacional respecto de los productos amparados por una marca eventualmente notoria, de aquellos a ser protegidos por otra marca, sólo podrá ser considerada por el examinador, si dicha notoriedad ha sido probada.

7. PRUEBA DE LA NOTORIEDAD Y CRITERIOS PARA SU DETERMINACION Este Tribunal ha sostenido que se considera como marca notoria a “aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque ha sido ampliamente difundida entre dicho grupo”. 6 Si bien el literal e) del artículo 83 establece la protección para una marca notoria, la notoriedad es un hecho que como se ha dicho debe ser probado, acatando así lo establecido por el artículo 84 de la Decisión 344 y que señala los elementos que sirven para medir tal circunstancia. 5 6 Proceso 23-IP-96, sentencia de 21 de abril de 1998, G.O. Nº 354 de 13 de julio de 1998, marca: VODKA BALALAIKA.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 07-IP-96, G.O. Nº 299 de 17 de octubre de 1997. marca: ELEGANTE TRIGUEÑA CON TURBANTE. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 1. La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los cuales fue acordada; 2. La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca; 3.

La antigüedad de la marca y su uso constante 4. El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca. La calificación de marca notoria no puede ser atribuida por la simple afirmación ni del titular ni de los consumidores, sino que debe serlo por resolución en la etapa administrativa o judicial cuando en el trámite del proceso se aporten las pruebas necesarias suficientes para que el juzgador con pleno convencimiento pueda calificar a una marca de notoria.” 7 La Autoridad Nacional Competente o el Juez, en su caso, deberá establecer, con base en las probanzas aportadas por quien pide el reconocimiento de la calidad de marca notoria y, por ende, la protección especial que de él se deriva, si dicha marca tiene o no los atributos de la notoriedad, para lo cual el ordenamiento comunitario establece, en forma no taxativa, los criterios del artículo 84 citado.

8. DECISION RESPECTO DE OBSERVACIONES AL REGISTRO MARCARIO; CONCESION O DENEGACION DEL REGISTRO El Derecho Comunitario aplicable al caso, Decisión 344, establece dentro del Régimen de Propiedad Industrial, quiénes son los interesados legítimos y quiénes, en consecuencia, pueden 7 Proceso 60-IP-2001, sentencia del 16 de noviembre del 2001.

G.O. Nº 750, de 15 de enero del año 2002. Marca “FINESS”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA GACETA OFICIAL formular “observaciones” a las solicitudes de registro que se publiquen conforme al procedimiento establecido en los artículos 93 y 95 de esa Decisión. El artículo 93 de la misma, establece que luego de realizada la publicación, los terceros que tengan interés legítimo respecto de las pretensiones contenidas en la respectiva solicitud, pueden oponerse a ella, mediante la formulación de observaciones, las cuales deben ser presentadas dentro de los 30 días hábiles siguientes, contados desde la fecha de la publicación. Una vez recibida la observación, a la Autoridad Nacional Competente le corresponde examinar si cumple con los requisitos señalados y, acto seguido, notificar al solicitante para que defienda sus pretensiones y ofrezca las pruebas que considere pertinentes dentro del plazo que la ley le otorgue para ello.

Cumplido dicho plazo y tal como lo establece el artículo 95 de la Decisión 344, “la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada”. Será entonces dicha Dependencia, la que en definitiva decida sobre las observaciones formuladas y, desde luego, respecto de la concesión o de la denegación del registro solicitado.

La función conferida a la Oficina Nacional Competente para realizar el examen sobre registrabilidad del signo, constituye una obligación que precede al otorgamiento del registro marcario. La existencia de observaciones compromete más aún al funcionario a la realización del examen de fondo, pero, la inexistencia de las mismas no lo libera de la obligación de practicarlo; esto, porque el objetivo de la norma es el de que dicho examen se convierta en etapa obligatoria dentro del proceso de concesión o de denegación de los registros marcarios.

Debida motivación La Decisión 344 exige en sus artículos 95 y 96, que los pronunciamientos de las autoridades nacionales respecto de las solicitudes de registro de marcas sean debidamente motivados y, además, que se expresen en ellos los fundamentos en los que se basan para emitirlos. 14/07/2003 21.48 Acerca de los actos administrativos referentes a la concesión o a la denegación de registros marcarios este Tribunal ha manifestado: “ requieren de motivación para su validez; pero si, además, la obligación de motivar viene impuesta legalmente -en el presente caso por la misma norma comunitaria, de prevalente aplicación- debe entonces formar parte de aquél, y, además, como lo ha expresado la jurisprudencia de este Tribunal Andino, podría quedar afectada de nulidad absoluta la resolución que los contenga si por inmotivación lesiona el derecho de defensa de los administrados”.8

9. MARCAS FARMACEUTICAS El cotejo entre marcas farmacéuticas presenta aspectos especiales a los que el Tribunal se ha referido ya en varios procesos. En el 13-IP-97, por ejemplo, ha dicho: “En las marcas farmacéuticas especialmente, se utilizan elementos o palabras de uso común o generalizado que no deben entrar en la comparación, lo que supone una excepción al principio anteriormente señalado, que el examen comparativo ha de realizarse atendiendo a una simple visión de los signos enfrentados, donde la estructura prevalezca sobre los componentes parciales.

Si las denominaciones enfrentadas tienen algún elemento genérico común a las mismas “este elemento no debe ser tenido en cuenta en el momento de realizarse la comparación” (Jesús Gómez Montero, “Revista General de Derecho”, Valencia-España, Octubre-Noviembre 1993, Pág. 10389).” Ha expuesto así mismo este Organo Comunitario con oportunidad del fallo dictado en el Proceso 48-IP-2000: “En cuanto al examen de las marcas farmacéuticas, el Tribunal observa que inicialmente el examinador, funcionario o juez, al analizar las que protegen ese tipo de productos, aplicó un criterio benévolo en el cotejo, por cuanto consideró que el consumidor es el 8 Proceso 35-IP-98, sentencia de 30 de octubre de 1998.

G.O. Nº. 422, de 30 de marzo de 1999. Marca: “GLEN SIMON”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 14/07/2003 22.48 más interesado, y por tanto cuidadoso, en el examen de lo que compra, aunque no se trate de productos comercializados bajo receta médica. sería atentatorio a la buena fe del consumidor y constituiría una práctica desleal frente a la libre competencia en el comercio de bienes y de servicios.

Esa jurisprudencia inicial fue posteriormente modificada en el sentido de hacerla descansar en el grado de atención que prestaría el consumidor, pasando entonces a ser el factor determinante, las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales.

Se concluyó por tanto que el criterio aplicable en el cotejo debía ser más riguroso.” 9 3. Para la determinación de la confundibilidad entre dos signos, se debe apreciar de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias, con el objeto de evitar la posibilidad de error en que pueda incurrir el consumidor al apreciar las marcas en cotejo.

En definitiva, los criterios para el análisis de la posibilidad de riesgo de confusión entre dos signos, adquieren un carácter más riguroso respecto de las marcas farmacéuticas, por tratarse de un ámbito extremadamente sensible, en el que se encuentra en juego la salud humana. 5. La marca notoria se caracteriza por sus atributos específicos, así como por la difusión y reconocimiento logrados en el círculo de consumidores del producto o del servicio que protege, dentro del cual el signo ha alcanzado un grado especial de aceptación. En todo caso, no será susceptible de registro un signo que sea confundible con una marca notoria, siendo indiferente para el efecto, la clase de productos o de servicios para los cuales se hubiera solicitado dicho registro.

Con fundamento en las consideraciones anteriores, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 1. Para que un signo sea registrable como marca, a más de cumplir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica establecidos por el artículo 81, éste no debe encontrarse incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 2.

Según lo determina el artículo 82 literal h) de la misma Decisión, no son registrables los signos engañosos para los medios comerciales o para el público consumidor, respecto de la procedencia, la naturaleza o el modo de fabricación de los productos, puesto que ello 9 Proceso 48-IP-2000, sentencia de 28 de julio del 2000, G.O. Nº 594 de 21 de agosto del 2000, marca: “BROMTUSSIN”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 4. El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente, sujetándose a las reglas de comparación de signos y considerando que aquel puede presentarse por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales. 6. La notoriedad, no obstante, debe necesariamente ser probada por quien la alega, ante las autoridades que conozcan de un procedimiento relacionado con el registro de una determinada marca, las cuales aplicarán para fines del reconocimiento de esa calidad, los criterios aludidos en esta interpretación prejudicial. 7.

El momento procesal para que el titular de una marca demuestre su inconformidad acerca de un signo solicitado para registro, es el de las observaciones. La Oficina Nacional Competente o el Juez, en su caso, deben realizar el examen de registrabilidad, el que incluirá, necesariamente, el análisis de todas las exigencias de la Decisión 344.

Dicho examen debe realizarse aún en aquellos casos en que no hayan sido presentadas observaciones a la solicitud de registro. 8. El pronunciamiento que, independientemente de su contenido, favorable o desfavorable, emita la Oficina Nacional Competente sobre GACETA OFICIAL 14/07/2003 23.48 las observaciones y determine la concesión o la denegación del registro de un signo, deberá plasmarse en resolución debidamente motivada, la que deberá ser notificada al peticionario.

Notifíquese esta sentencia al mencionado Tribunal mediante copia sellada y certificada y, remítase así mismo copia, a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 9. Con relación a los productos farmacéuticos, es de gran importancia el determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada utilización, en los que un error en su identificación puede causar daños irreparables a la salud del consumidor.

Por tanto, lo recomendable en estos casos es aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso que busque prevenir eventuales confusiones en el público consumidor, dada la naturaleza delicada de los productos por ellas identificados. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito de la República del Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia en el proceso interno N° 6985-AI, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, reformado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.

Deberá tomar en cuenta, también, lo previsto en el último inciso del artículo 128 del mencionado Instrumento. Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO PROCESO 44-IP-2002 Solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 94, 96 y Quinta Norma Transitoria de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; 81, 82 literales d) y e), 83 literal e), 102, 108 y Segunda Norma Transitoria de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; artículos 135 literales e) y c), 136 literal a) y 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, formulada por el Presidente de la Segunda Sala del Tribunal N° 1 de lo Contencioso Administrativo del Distrito de Quito.

Proceso Interno Nº 4250-C.S.A. Actor: INVERSIONES PLURIMARCAS C.A. y BRITISH-AMERICAN TOBACCO COMPANY LIMITED. Marca: “BELMONT EXTRA SUAVE”. VISTOS: del 15 de abril de 2002, remitido por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo No. 1 de la República de Ecuador con motivo del Proceso Interno N° 4250/CSA, que fue recibida en este Tribunal el 9 de mayo de 2002.

La solicitud de interpretación prejudicial contenida en el Oficio No. 367-TCA-DQ-2S-4250 CSA Que la mencionada solicitud cumple con los requisitos establecidos por los artículos 32 y 33 EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los treinta días del mes de abril de dos mil tres. GACETA OFICIAL del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 9 de junio de 2002.

Como hechos relevantes para la interpretación se deducen: 1. Las partes Las actoras son las sociedades INVERSIONES PLURIMARCAS C.A. y BRITISH-AMERICAN TOBACCO COMPANY LIMITED, que intervienen mediante apoderado. Los demandados son el Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca, y el Director Nacional de Propiedad Industrial del Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca de la República del Ecuador.

Las demandantes señalan como coadyuvantes de los demandados a las sociedades TABACALERA ANDINA S.A. (TANASA) e INDUSTRIAS DEL TABACO, ALIMENTOS Y BEBIDAS S.A. (ITABSA) 2. Determinación de los hechos relevantes 2.1. Hechos INVERSIONES PLURIMARCAS C.A., el 12 de febrero de 1993, solicitó el registro de la marca BELMONT EXTRA SUAVE (etiqueta), registro que se basa en la marca registrada venezolana número 79.508-F de 14 de julio de 1975, cuya prioridad se reclamó de acuerdo a la Disposición Transitoria Quinta de la Decisión 313, y a la que se opusieron las sociedades TABACALERA ANDINA S.A. (TANASA) e INDUSTRIAS DEL TABACO, ALIMENTOS Y BEBIDAS S.A. (ITABSA).

Mediante Resolución N° 0959905 expedida el 15 de julio de 1997, dentro del Expediente N° 37103/93, el Director de Propiedad Industrial del Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca de la República del Ecuador, admite las oposiciones interpuestas y deniega la solicitud de registro de la marca BELMONT EXTRA SUAVE (etiqueta). 2.2.

Fundamentos de la demanda Las sociedades INVERSIONES PLURIMARCAS C.A. y BRITISH-AMERICAN TOBACCO COM- 14/07/2003 24.48 PANY LIMITED –demandantes en el presente proceso-, mediante apoderado, pretenden que se declare la nulidad de los actos administrativos a través de los cuales se niega el registro de la marca BELMONT EXTRA SUAVE (etiqueta), para distinguir productos comprendidos en la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza (Clase 34: Tabaco; artículos para fumadores; cerillas).

Se pretende la nulidad de la Resolución No. 0959905 de 15 de julio de 1997, expedida por el Director de Propiedad Industrial, mediante la cual rechaza la solicitud de registro de la marca BELMONT EXTRA SUAVE (etiqueta), y del Oficio No. 1973295 del 30 de septiembre de 1997 del Ministerio de Comercio Exterior Industrialización y Pesca, relacionado con los recursos de revisión y revocatoria.

Indica que la Resolución del Director de Propiedad Industrial es totalmente apartada de la ley, al negar su derecho legítimo a registrar la marca citada. Las sociedades actoras sostienen que basaron su solicitud de registro de la marca, antes mencionada, en la marca registrada venezolana cuya prioridad se reclamó de acuerdo a la Disposición Transitoria Quinta de la Decisión 313, con fundamento en que es una marca venezolana con más de diez años de antigüedad.

A dicha solicitud de registro se han opuesto las Industrias Tabacaleras TANASA e ITABSA, que lograron la denegatoria de la inscripción de la marca solicitada por las demandantes. Expresan las actoras que también ha sido denegada la solicitud propuesta, respecto a la cancelación de la marca EL EXTRA SUAVE, argumentando la autoridad competente que la misma está en pleno uso, sin que conste que esa marca esté siendo utilizada, según lo manifiestan, tanto más cuando las propias demandantes así como terceros utilizan los términos genéricos “extra suave”.

Manifiestan las demandantes, que el Director de Propiedad Industrial al verificar que la observante es la legítima propietaria en el Ecuador de la marca de fábrica EL EXTRA SUAVE, olvida que las demandantes son propietarias de la marca ES (etiqueta en color), que contiene las palabras EXTRA SUAVE como parte integrante de la misma, y en caso de que no se acepten esas palabras, éstas al ser descriptivas cualquier persona podría utilizarlas, y además ha GACETA OFICIAL dictaminado que existen semejanzas determinantes que inducirán a confusión al público consumidor.

Por otra parte, expresan que la única excepción para negar un registro preferente, a la luz de la Quinta Disposición Transitoria de la Decisión 313, es que las marcas sean “idénticas”, y no “semejantes” como ha subrayado la autoridad competente, favoreciendo de esta manera el monopolio del cigarrillo en el Ecuador. Tampoco estudia el Director de Propiedad Industrial, en su providencia, el derecho de prioridad, tergiversando la ley y desconociendo sus derechos para favorecer a la empresa que domina el mercado de cigarrillos.

Finalmente resalta el hecho que en el Ecuador también son propietarias de la marca BELMONT bajo el registro 2015 de 1976. 2.3. La contestación a la demanda 2.3.1. Del Director General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca, en representación de los demandados En la contestación a la demanda formulada por el Director General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca, y Delegado del Procurador General del Estado, en representación del Procurador General del Estado, del Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca y del Director Nacional de la Propiedad Industrial, éste sostiene que “ se dignarán en la sentencia aceptar las excepciones propuestas y rechazar en su totalidad el contenido de la maliciosa, temeraria e injurídica demanda propuesta por la actora”. 2.3.2.

De las sociedades TABACALERA ANDINA S.A. (TANASA), INDUSTRIAS DEL TABACO ALIMENTOS Y BEBIDAS S.A. (ITABSA) y PHILIP MORRIS PRODUCTS INC., en calidad de terceros interesados. Las sociedades TABACALERA ANDINA S.A. (TANASA), INDUSTRIAS DEL TABACO ALIMENTOS Y BEBIDAS S.A. (ITABSA) y PHILIP MORRIS PRODUCTS INC, se oponen a las pretensiones de las demandantes, negando: (i) que el Director Nacional de Propiedad Industrial haya viola- 14/07/2003 25.48 do norma alguna al dictar la Resolución No. 0959905 del 15 de julio de 1997, (ii) que la resolución citada no haya sido debidamente motivada;

(iii) el derecho de las actoras para solicitar la cancelación de la marca EL EXTRA SUAVE; (iv) el derecho de las demandantes para solicitar el registro de la marca BELMONT EXTRA SUAVE, además de rechazar todos los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda planteada. Indican que la Disposición Transitoria Quinta no impide que un tercero haga valer sus derechos a fin de oponerse al registro de una marca similar o idéntica a una marca ya registrada para los mismos productos o servicios, de modo tal que puedan inducir a error o confusión sobre la procedencia de los mismos.

Tabacalera Andina S.A., (TANASA) es titular del registro de la marca EL EXTRA SUAVE (Reg. No. 1034/ 76) e Industrias del Tabaco Alimentos y Bebidas (ITABSA) fue titular de las marcas BELMONT (Reg. No. 532/63) y BELMONT más DISEÑO (Reg. No. 2689/88) que actualmente son de propiedad de PHILIP MORRIS PRODUCTS INC., todas ellas inscritas en la misma clase internacional, por consiguiente Inversiones Plurimarcas S.A., no tiene el derecho preferente sobre estas marcas.

Observan que la denominación BELMONT EXTRA SUAVE no es suficientemente distintiva de las marcas ya registradas puesto que no hay diferencias, son idénticas, por lo que son confundibles a primera vista, añade además que “esta indiscutible identidad junto al hecho de que los productos son de la misma clase internacional que los protegidos por las marcas registradas, determinarían que el registro y consecuentemente uso del signo solicitado, induciría al público a error o confusión, lo cual constituiría un acto de competencia desleal que afectaría los derechos de las compañías ”.

Alegan que la cancelación de la marca EL EXTRA SUAVE es improcedente, puesto que la Decisión 344 tiene vigencia a partir del 1 de enero de 1994, y que el artículo 108 de la Decisión citada sólo tiene aplicación para las marcas que a partir de esa fecha no hayan sido usadas sin motivo justificado. Finalmente expresan que el Director Nacional de Propiedad Industrial ha aplicado correctamente en su resolución la Disposición Transito- GACETA OFICIAL ria Quinta de la Decisión 313 de la Comisión, así como los artículos 71 y 73 de esa misma Decisión y los artículos 81 y 83 de la Decisión 344.

CONSIDERANDO

Que este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; Que la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que de acuerdo con la solicitud remitida por el Presidente de la Segunda Sala y del Tribunal N° 1 de lo Contencioso Administrativo del Distrito de Quito, de la República de Ecuador, se procederá a la interpretación prejudicial de los artículos 94, 96 y Quinta Norma Transitoria de la Decisión 313; 81, 82 literales d) y e), 83 literal a), 102, 108 y Segunda Norma Transitoria de la Decisión 344.

Asimismo de conformidad con el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 del Estatuto, este Órgano Jurisdiccional considera que no se debe interpretar el artículo 73 de la Decisión 313 en su totalidad, ya que en el presente caso sólo el literal a) resulta pertinente, y al ser dicha norma igual a la contenida en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, sólo cabe la interpretación de ésta; en el mismo sentido, no corresponde interpretar el artículo 71 de la Decisión 313 por ser igual al artículo 81 de la Decisión 344; y no se interpretarán ninguna de las normas de la Decisión 486, por cuanto no son aplicables al presente caso. 14/07/2003 26.48 ción a productos o servicios idénticos o similares para los cuales haya sido registrada la marca, alguno de los actos siguientes: a) Usar o aplicar la marca o un signo que se le asemeje, de forma que pueda inducir al público a error u originar situaciones que puedan ocasionar un perjuicio al titular de la marca; b) Vender, ofrecer, almacenar o introducir en el comercio productos con la marca u ofrecer servicios en la misma; c) Importar o exportar productos con la marca; d) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca registrada, con relación a productos o servicios distintos de aquellos para los cuales se ha registrado la misma, cuando el uso de ese signo respecto a tales productos o servicios pudiese inducir al público a error o confusión, pudiese causar a su titular un daño económico o comercial injusto, o produzca una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial de dicha marca; o, e) Cualquier otro que por su naturaleza o finalidad pueda considerarse análogo o asimilable a los literales indicados en el presente artículo”.

Artículo 96 Artículo 94 “Siempre que se haga de buena fe y no constituya uso a título de marca, los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado: su propio nombre, domicilio o seudónimo; el uso de un nombre geográfico; o, de cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a error sobre la procedencia de los productos o servicios.

“El registro de la marca confiere a su titular el derecho de actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento realice, con rela- “El registro de la marca no confiere a su titular el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, ofrecer en venta o El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: DECISIÓN 313 GACETA OFICIAL indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; o, usar la marca para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada; siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo a error o confusión sobre el origen empresarial de los productos respectivos.

“El titular de la marca registrada podrá ejercitar las acciones del caso, frente a terceros que utilicen en el tráfico económico y sin su consentimiento, una marca o signo idéntico o semejante para distinguir productos o servicios idénticos o similares, cuando dicha identidad o similitud induzca al público a error”. QUINTA NORMA TRANSITORIA “Los derechos de propiedad industrial concedidos válidamente en cualquiera de los Países Miembros, con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente Decisión, que versen sobre marcas registradas con una antigüedad superior a diez años, gozarán del derecho preferente de registro en el resto de los Países Miembros y por el término de un año contado a partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, siempre que no exista una marca idéntica previamente registrada en el País Miembro donde se solicite dicho registro, que ampare los mismos productos o servicios, o productos o servicios similares de modo tal que puedan inducir al público a error.” DECISION 344 Artículo 81 “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

“Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. 14/07/2003 27.48 Artículo 82 “No podrán registrarse como marcas los signos que: d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse; e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate.” Artículo 83 “Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”.

Artículo 102 “El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente”. Artículo 108 “La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular o por el licenciatario de éste, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse GACETA OFICIAL como defensa en un procedimiento de infracción, de observación o de nulidad interpuestos con base en la marca no usada.

“Se entenderán como medios de prueba sobre la utilización de la marca los siguientes: 1. Las facturas comerciales que demuestren la regularidad y la cantidad de comercialización al menos durante el año anterior a la fecha de iniciación de la acción de cancelación por no uso de la marca. 2. Los inventarios de las mercancías identificadas con la marca cuya existencia se encuentre certificada por una firma de auditores que demuestre regularidad en la producción o en las ventas, al menos durante el año anterior a la fecha de iniciación de la acción de cancelación por no uso de la marca. 14/07/2003 28.48 I. DEFINICIÓN DE MARCA Y REQUISITOS DE REGISTRABILIDAD El artículo 81 de la Decisión 344, al igual que el artículo 71 de la Decisión 313, cuyo tenor es el mismo, determina los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, estos son: la perceptibilidad, la distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica.

Asimismo, el segundo párrafo del citado artículo 81 define a la marca como: “Todo signo perceptible capaz de distinguir los bienes o servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes y servicios idénticos o similares de otra”. 3. Cualquier otro medio de prueba permitido por la legislación del País Miembro donde se solicite la cancelación. El Tribunal ha reiterado la importancia del cumplimiento de estos requisitos como paso previo al registro de un signo como marca, además de no estar incurso en alguna o algunas de las causales de irregistrabilidad que contemplan los artículos 82 y 83 de la Decisión 344, causales que en el caso de la Decisión 313, están previstas en los artículos 72 y 73.

La prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro. Respecto a estos tres requisitos, el Tribunal en reiterada jurisprudencia ha señalado: El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió a fuerza mayor, caso fortuito o restricciones a las importaciones u otros requisitos oficiales impuestos a los bienes y servicios protegidos por la marca.

La perceptibilidad es la capacidad del signo para ser aprehendido o captado por alguno de los sentidos. La marca, al ser un bien inmaterial, debe necesariamente materializarse para ser apreciada por el consumidor; sólo si es perceptible para el consumidor, podrá éste compararla y diferenciarla, de lo contrario, si es imperceptible para los sentidos, no podrá ser susceptible de registro.

Asimismo, la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca, a petición del titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una marca que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente, al momento de solicitarse el registro”. SEGUNDA NORMA TRANSITORIA “La presente Decisión se aplicará en los Países Miembros a partir del 1 de enero de 1994.” En observación de los puntos controvertidos en el proceso interno, así como de las normas que van a ser interpretadas, considera este Tribunal que corresponde desarrollar lo referente a: La distintividad, es considerada por la doctrina y por la jurisprudencia de este Tribunal como la función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca, es la razón de ser de la marca, es la característica que permite diferenciar o distinguir en el mercado los productos o servicios comercializados por una persona de los idénticos o similares de otra, para así impedir que se origine una confusión. Jorge Otamendi sostiene respecto al carácter distintivo de la marca: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca.

La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no GACETA OFICIAL tiene este poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”. (Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas. 4ta. Edición. Abeledo-Perrot: Buenos Aires, 2002. p. 27).

La susceptibilidad de representación gráfica, permite constituir una imagen o una idea del signo, en sus características y formas, a fin de posibilitar su registro. Consiste en representaciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc. de manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

Marco Matías Alemán dice que: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados” (MATÍAS ALEMÁN, Marco. Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios.

Top Management: Bogotá. p. 77). II. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS GENÉRICOS, DESCRIPTIVOS, Y REGISTRABILIDAD DE SIGNOS EVOCATIVOS La distintividad es una característica que debe tener todo signo para acceder al registro marcario. Por tal motivo, el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344 señala que no podrán registrarse como marca los signos genéricos y descriptivos, es decir, aquellos que de manera exclusiva se refieran a la calidad, la especie, la cantidad, el valor, el lugar de origen, la época de producción, o que comprendan características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales han de usarse, pues sostener lo contrario seria disminuir el requisito de distintividad que debe tener el signo. Signos Genéricos Los signos genéricos según Jorge Otamendi son “designaciones que definen no directamente el objeto en causa, sino la categoría, la especie o el género a los que pertenece el objeto.

Es el caso de las palabras ‘automotor’, ‘motor’, ‘máquina’, ‘mueble’, entre tantos otros”. (OTAMENDI, Jorge. Derecho de Marcas, AbeloPerrot, 4ta. Edición, Buenos Aires, 2002, p. 71). 14/07/2003 29.48 En este sentido, no se podrán registrar los signos genéricos que se refieran directamente al producto, ya que al coincidir la marca con el nombre del producto o servicio, pierde distintividad frente a otros productos y por lo tanto no puede cumplir con los requisitos exigidos por la norma comunitaria.

Por ello, es preciso señalar que no todo signo es genérico, en relación con toda clase de productos o servicios, sino con referencia a ciertos y determinados productos. Sobre el particular, este órgano jurisdiccional ha dicho que: “La doctrina y la jurisprudencia aconsejan que para fijar la genericidad de los signos es necesario preguntarse ¿Qué es?, frente al producto y servicio de que se trata.

Y si la respuesta dada por el consumidor- sujeto final de la protección del registro marcario -es la denominación genérica, el signo por ser tal cae en las causales de irregistrabilidad. Así silla o mueble, son genéricos en relación con sus productos”. (Proceso: 07-IP-2001 ya citado, que remito a los Procesos 2-IP-89 y 12-IP-95 G.O.A.C. N° 199 de 26 de enero de 1996).

Cabe señalar que una de las principales razones por las cuales las expresiones genéricas no son registrables, es evitar la apropiación exclusiva del uso de la lengua. Permitir el registro de una denominación genérica privaría injustamente el uso común de un término, lo que es indispensable para que los agentes económicos puedan desarrollar normalmente sus actividades mercantiles.

Signos Descriptivos Las denominaciones descriptivas hacen referencia de manera directa y exclusiva a las características, cualidades, cantidades, funciones, usos, modos de empleo, ingredientes, composición, efectos y otras propiedades de los productos a los cuales se aplica. En este sentido, Manuel Pachón señala que “Las denominaciones descriptivas de un producto o servicio son aquellas que, con anteriordad a la fecha de la solicitud de marca, informan al público consumidor acerca de las características, cualidades, funciones, usos, componentes, efectos u otras propiedades de los productos o servicios de que se trate”.

(Pachón, Manuel. Manual de Propiedad Industrial, Temis, Bogotá, 1984, p. 102). GACETA OFICIAL El Tribunal a este respecto ha señalado: “La naturaleza de un signo descriptivo no es condición sine qua non para descalificar per se un signo descriptivo; para que exista la causal de irregistrabilidad a que hacen referencia las normas citadas, se requiere que el signo por registrar se refiera exactamente a la cualidad común y genérica de un producto”.

(Proceso 07-IP-95, G.O.A.C. Nº 189 de 15 de septiembre de 1995, marca “COMODISIMOS). Tampoco podrán registrarse los signos que se refieran a una o varias características y propiedades comunes ya que existiría conexión directa con los productos o servicios que buscan amparar. “La doctrina sugiere como uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, el formularse la pregunta de “cómo” es el producto que se pretende registrar, de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación” (Proceso 27-IP-2001, G.O.A.C. Nº 686 del 10 de julio de 2001, marca: MIGALLETITA, citando al Proceso 3-IP-95, G.O.A.C. Nº 189 de 15 de septiembre de 1995).

Por tal motivo, la causal de irregistrabilidad de un signo debe ser analizada en conexión directa con los productos que el signo va a proteger. Si resulta que del análisis efectuado entre los signos y los productos existe una relación genérica o descriptiva con el producto, el signo no podrá ser registrado como marca. Pero si la situación planteada no presenta esa relación el signo puede ser registrado.

Signos Evocativos Los signos evocativos, a diferencia de los descriptivos, no se refieren directamente a las aplicaciones o cualidades del producto o servicio en cuestión, en su lugar, dan una idea sobre sus componentes o características. En este sentido, las denominaciones evocativas sugieren o evocan las cualidades funciones o características de los productos o servicios a los cuales identifican.

(Ver: Proceso 19-IP-2001, G.O.A.C. Nº 696 del 9 de agosto de 2001, marca: DISEÑO SANDUCHE). En este tipo de marcas, el signo no introduce directamente el concepto del producto que cu- 14/07/2003 30.48 bre o designa y es el consumidor el que puede llegar a comprender a qué productos se refiere, con base en un proceso deductivo, muchas veces complicado y difícil.

Al respecto Jorge Otamendi sostiene que: “La marca evocativa es aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna propiedad o característica del producto o servicio que va a distinguir, o mismo de la actividad que desarrolla su titular. Esta relación entre el signo y el producto o servicio o la actividad no hace que sea irregistrable como marca” (OTAMENDI, Jorge.

Derecho de Marcas, Abeledo-Perrot, 4ta. Edición, Buenos Aires, 2002, p. 29). III. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS USUALES O COMUNES El literal e) del artículo 82 de la Decisión 344, establece que no podrán registrarse como marcas los signos usuales o comunes porque son expresiones que rutinariamente se emplean para identificar a un producto. Como signos usuales, se utilizan palabras en idioma extranjero y jergas, éstas últimas son palabras inventadas que adquieren cierta popularidad.

Si las palabras que componen los signos usuales o comunes pertenecen a la colectividad y al mismo tiempo, su uso no es relativo a alguno en particular, se justifica entonces que el registrarlas como marca esté vedado, puesto que si su uso pertenece a todos no posee ninguna aptitud diferenciadora. La prohibición de registro, impide el hecho que los signos de uso común o corriente puedan ser utilizados exclusivamente en un producto o servicio, ya que no sería justo que se reconociera únicamente el derecho de su uso a un solo titular, y que éste ejerza las facultades que le corresponden por ser propietario de esa denominación común sobre los demás que pretendan usarlos en la combinación con otros signos. IV.

IRREGISTRABILIDAD POR IDENTIDAD O SIMILITUD DE SIGNOS. DE LA COMPARACIÓN ENTRE MARCAS. DEL RIESGO DE CONFUSIÓN. DE LA CONFUSIÓN DIRECTA E INDIRECTA. DE LAS REGLAS DE COMPARACIÓN Uno de los objetivos del artículo 83 de la Decisión 344, como lo fue el artículo 73 de la Decisión 313, es prohibir el registro de aquellos GACETA OFICIAL 14/07/2003 31.48 signos que afecten derechos de terceros de conformidad con la normativa comunitaria.

En este sentido, el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, cuyo tenor es el mismo del literal a) del artículo 73 de la Decisión 313, establece como prohibición el registro de aquellos signos que sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

De esta manera, la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa y la indirecta. La primera se caracteriza por que el vínculo de identidad o semejanza conduce al comprador a adquirir un producto determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos.

La segunda, la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. Como se ha manifestado en reiterada jurisprudencia de este Tribunal “ la función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante de los de igual o semejante naturaleza, que pertenezcan al competidor; por ello es fundamental que el signo en proceso de registro, no genere confusión respecto de los bienes o servicios distinguidos por otro solicitado previamente o por una marca que se encuentre inscrita, puesto que éstos gozan de la protección legal que les otorga el derecho de prioridad o el registro, respectivamente”.

(Proceso N° 101-IP-2002, G.O.A.C. No. 877 de 19 de diciembre de 2002. Marca: Cola Real + gráfica). Por tanto, de existir semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca ya registrada, existirá el riesgo de que el consumidor relacione y confunda aquel signo con esta marca. En el presente caso, procede establecer la existencia o no de semejanza entre el signo pendiente de registro y las marcas previamente registradas, cuya comparación habrá de hacerse desde sus elementos fonético, gráfico y conceptual.

Sin embargo, dicha comparación deberá ser conducida por la impresión unitaria que el signo habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor medio a que está destinado. Por ello, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. En este sentido, la confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad al elegir una cosa por otra, a la que pueden ser inducidos los consumidores por no existir la capacidad suficiente para ser distintivo.

A fin de evitar esta situación de confusión, la prohibición contenida en el literal a) del artículo 83 no exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición. Sobre el particular, este Tribunal ha señalado los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varias denominaciones y los productos o servicios que cada una de ellas ampara, identificando los siguientes: “ que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos”.

(Proceso N° 68-IP-2002, G.O.A.C. No. 876 de 18 de diciembre de 2002. Marca: AGUILA DORADA). El Tribunal ha determinado que la similitud ortográfica se presenta por el parecido de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar el grado de confusión. Y habrá lugar a presumir la semejanza entre los signos si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden, vista la impresión general que, tanto desde el punto de vista ortográfico como fonético, produce el citado orden de distribución. En cuanto a la similitud fonética, el Tribunal ha señalado que la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica y de la coincidencia en las raíces o terminaciones, pero que, a fin de determinar la existencia real de una posible confusión, deben tomarse en GACETA OFICIAL cuenta las particularidades de cada caso, puesto que las marcas denominativas se forman por un conjunto de letras que, al ser pronunciadas, emiten sonidos que se perciben por los consumidores de modo distinto, según su estructura gráfica y fonética.

Con relación a la similitud ideológica, este Órgano Jurisdiccional ha indicado que la misma se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. En definitiva, el Tribunal estima que la confusión puede manifestarse cuando, al percibir la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien encuentra cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante.

De igual modo, a objeto de verificar la existencia del riesgo de confusión, el examinador deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro. Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio; Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: - La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. - Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. - Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. - Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, Breuer (Ibid. Loc. Cit), ha manifestado adicionalmente: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas. “Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio 14/07/2003 32.48 tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.

“En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo. “La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

“En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.

Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. “La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”.

Finalmente, como ha señalado este Tribunal en anterior oportunidad, el consultante, en la comparación que efectúe de los signos “ deberá considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca cubre únicamente, por virtud de la regla de la especialidad, los productos identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases del nomenclátor, la pertenencia de dos productos a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes”.

(PROCESO GACETA OFICIAL N° 68-IP-2002, G.O.A.C. No. 876 de 18 de diciembre de 2002. Marca: AGUILA DORADA). Por lo tanto, el consultante deberá tener en cuenta, de conformidad con el literal a del artículo 83 de la Decisión 344, “ que también se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto un producto semejante al amparado por la marca en referencia, sea que dichos productos pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas”.

(Proceso Nº 68-IP-2002. Ibid. Loc. Cit.). En este supuesto, y a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, el consultante habrá de tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en la Clasificación Internacional de Niza.

V. DERECHO DE EXCLUSIVIDAD Y FACULTADES QUE OTORGA El derecho de exclusividad -ius excluendi-, se obtiene cuando el signo accede al registro marcario. La norma comunitaria establece que para adquirir el derecho exclusivo sobre una marca es necesario inscribirla. El sistema marcario garantiza a través del registro, la finalidad que debe cumplir una marca y esta es la distintividad, al poderse individualizar de otras que se encuentran en el mercado, protege que el consumidor no caiga en el riesgo de confundirse, y protege la creación del titular de la marca.

El profesor Fernández Novoa señala sobre el particular: “ la exclusividad del derecho subjetivo del titular es un presupuesto inexcusable para que la marca pueda desempeñar eficazmente su función primaria: indicar ante los consumidores el origen empresarial de los correspondientes productos o servicios.” (FERNÁNDEZNOVOA, Carlos. El Sistema Comunitario de Marcas, Editorial Montecorvo S.A. Madrid: 1995. p. 195).

El registro de una marca indica que se ha seguido un procedimiento riguroso, que va desde la solicitud y examen de forma, publicidad, de- 14/07/2003 33.48 recho a presentar oposición y finalmente el examen de registrabilidad, lo cual asegura que la marca registrada no vulnere derecho alguno. De esta manera cualquier persona, sea un consumidor u otro titular conoce que el sistema para la concesión de una marca es transparente y en beneficio de la libre competencia. Al registrarse una marca se generan dos facultades para su titular: el uso exclusivo y la posibilidad de impedir a otros el uso de la misma.

VI. CANCELACIÓN DEL REGISTRO DE LA MARCA Y PRUEBA DE USO El artículo 108 de la Decisión 344, establece lo relativo a la cancelación del registro marcario y la prueba de uso de la marca. El objetivo de solicitar el registro de una marca es utilizarla de acuerdo a la finalidad de los productos o servicios que se pretende proteger, si esa finalidad no existe o no se demuestra que ha existido será razón valedera para cancelar su registro.

La cancelación produce la extinción del derecho a la marca por desuso de la misma, esta figura es uno de los mecanismos que contribuyen a garantizar el uso efectivo de las marcas, obligando a su titular a usarlas en productos o servicios para las cuales han sido destinadas. En este sentido, Fernández–Novoa, señala que “La falta de uso de la marca es, sin duda alguna, la causa de caducidad que tiene un mayor relieve desde una perspectiva funcional así como en la esfera práctica.

En efecto, la caducidad motivada por la falta de uso es la medida que más eficazmente garantiza la consecución de las finalidades perseguidas por el principio del uso obligatorio de la marca” (FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos. El Sistema Comunitario de Marcas, Editorial Montecorvo S.A. Madrid, 1995, p. 360). Esta acción de cancelación la puede ejercer cualquier persona interesada, según el artículo 108 de la Decisión 344, cuando la marca no haya sido utilizada en uno de los Países Miembros o también la puede ejercer el titular legítimo cuando su marca es idéntica o similar a una notoriamente conocida al momento de solicitarse el registro.

Este artículo además dispone que podrá solicitarse la cancelación de una marca como medio de defensa en un procedimiento GACETA OFICIAL de nulidad, de observación, o de infracción interpuestos con base en la marca no usada. Este Tribunal ha provisto en el sentido que “Deberá entenderse, para el caso concreto, que tendrá interés legítimo el titular de la correspondiente marca notoria a que alude el artículo 108; y también debe entenderse como legitimada para accionar, la persona natural o jurídica que pretenda usar la marca registrada y no utilizada.

Adicionalmente cabe recordar que, de conformidad con lo estatuido en la segunda parte del inciso primero del señalado 108 de la Decisión 344, la acción de cancelación puede revestir la forma de excepción o medio de defensa en procedimientos “de infracción, de observación o de nulidad interpuestos con base en la marca no usada” (Proceso No. 15-IP-99.

Marca “BELMONT”. G.O.A.C. No. 528 de 26 de enero de 2000). Según la norma indicada, existe un plazo sustancial para solicitar la cancelación de la marca. La flexibilidad de este lapso se debe a que el titular de la marca puede ejercer en un tiempo razonable algunas actividades que asocien el signo a las mercaderías, emplazándolas finalmente a circulación, de esta manera se entiende que adapta sus bienes con sus ventajas e inconvenientes en la vida comercial.

La condición para declarar cancelado el registro de una marca por falta de uso, es que no haya sido utilizado durante los tres años consecutivos anteriores a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. En la citada sentencia del Proceso No. 15-IP-99 se señaló “Así pues, en cuanto al período previsto en la norma comunitaria para la utilización de la marca, la causal de cancelación no podrá interpretarse en forma extensiva, pues los artículos que versan sobre esta figura señalan claramente que se produciría la cancelación cuando la marca objeto de la acción no se hubiere utilizado durante los TRES años consecutivos precedentes a la fecha en que se presente la respectiva solicitud.

La ley comunitaria emplea un adverbio de tiempo, “durante”, que extiende la acción de la forma verbal “no se hubiere utilizado”, a todo lo largo del período prescrito. Mas, según las precisiones contenidas en los párrafos anteriores, si el titular de la marca demuestra que la ha usado cumpliendo con los elementos de forma, intensidad, temporalidad y 14/07/2003 34.48 ejercicio necesarios para considerar eficaz ese uso, no podría prosperar la acción de cancelación. Adicionalmente, resalta este Tribunal que debe entenderse que si se produjera alguno de los supuestos de hecho previstos en la norma comunitaria como impedientes de la cancelación, se paralizaría simplemente el cómputo del plazo de tres años fijado por la misma norma; pero, una vez desaparecida la correspondiente causa justificativa de la falta de uso, habrá de reanudarse el cómputo del señalado plazo legal”.

Para evitar esta situación el titular de la marca está en la obligación de usarla y de probar que ha hecho uso de ella. La prueba del uso de la marca, básicamente está ceñida estrictamente a este concepto de aprovechamiento y explotación, pues es evidente que si ha ejercido acciones que indican que ha empleado la marca tendrá las pruebas relacionadas a diferentes actividades realizadas bajo la marca, como por ejemplo lo referente a publicidad, ventas, etc.

Estos elementos de prueba deben señalar, de manera transparente e inequívoca, que se ha hecho uso de la marca de manera pública, acreditando por medio de hechos la utilización en el ámbito mercantil de los productos o servicios amparados por ella. La norma comunitaria acepta como medios de prueba los siguientes: - Las facturas comerciales, puesto que éstas indican la cantidad y regularidad de comercialización que se ha llevado con los productos o servicios que ampara esta marca. - Los inventarios de las mercaderías protegidas por la marca, certificados por una firma de auditores, demostrando de esta manera la continuidad en la comercialización de los bienes.

Al cumplir con este requisito, el titular de la marca deberá demostrar que se realizó el inventario de las mercaderías por lo menos un año antes de la fecha de iniciación de la acción de cancelación. - Cualquier otra prueba que la legislación interna admita. Es permitido afianzarse con las respectivas pruebas que los códigos adjetivos cuentan en la normativa nacional de cada País Miembro.

GACETA OFICIAL Finalmente se debe indicar que el titular de la marca puede justificar su falta de uso por circunstancias especiales que excusan tal falta. Para tal efecto se ha regulado las causas que puede invocar el titular para argumentar sobre la existencia de acontecimientos no imputables a su voluntad que han impedido o han dificultado la utilización de la marca en el ámbito comercial, de tal modo que el titular deberá demostrar que se ha debido a los supuestos extraordinarios de fuerza mayor, caso fortuito, requisitos oficiales impuestos a los bienes o por restricción a las importaciones, para lo cual la prueba deberá ser contundente.

VII. LA APLICACIÓN DEL ORDENAMIENTO COMUNITARIO EN EL TIEMPO Con la finalidad de garantizar la seguridad jurídica y de acuerdo con el principio de irretroactividad, las normas comunitarias sustantivas no tienen efectos retroactivos. En este sentido, las situaciones jurídicas disciplinadas en el ordenamiento jurídico andino se encuentran sometidas a la norma vigente en el tiempo de su concreción. Resulta oportuno para dilucidar los aspectos relativos a la aplicación de la ley comunitaria en el tiempo, precisar la terminología relacionada con este tipo de situaciones, así el profesor Marcial Rubio Correa señala que: “Aplicación inmediata de una norma, es aquélla que se hace a los hechos, relaciones y situaciones que ocurren mientras tiene vigencia, es decir, entre el momento en que entra en vigor y aquél en que es derogada o modificada; aplicación ultra activa de una norma, es aquélla que se hace a los hechos, relaciones y situaciones que ocurren luego que ha sido derogada o modificada de manera expresa o tácita, es decir, luego que termina su aplicación inmediata; aplicación retroactiva de una norma, es aquélla que se hace para regir hechos, situaciones o relaciones que tuvieron lugar antes del momento en que entra en vigencia, es decir, antes de su aplicación inmediata; y aplicación diferida de una norma es aquélla que se hace cuando la norma expresamente ha señalado que deberá aplicarse en un momento futuro, que empieza a contarse después del momento en que entre en vigencia” (RUBIO, Marcial.

Título Preliminar. Para Leer el Código Civil, vol. III. Pontificia Universidad Católica del Perú. Fondo Editorial. Lima: 1988. p. 57 y ss). 14/07/2003 35.48 El problema de aplicación de las normas en el tiempo supone una disyuntiva entre la seguridad jurídica y la innovación legislativa. Por tal motivo, para solucionar esta contrariedad, la teoría jurídica brinda diversas posibilidades, entre las que destacan dos: - La teoría de los derechos adquiridos que se apoya en la seguridad jurídica que debe otorgar todo sistema jurídico.

Se entiende por derechos adquiridos aquellos que han entrado en el dominio de su titular y que no pueden ser modificados por normas posteriores, porque se estaría haciendo aplicación retroactiva de ellas. - La teoría de los hechos cumplidos que se basa en el carácter innovador de las normas. Se prefiere aquí la aplicación inmediata de las normas antes que la ultra actividad de las normas derogadas.

Para ello se parte del hecho que las leyes posteriores deben suponerse mejores que las anteriores. El profesor Luis Henrique Farías Mata con relación a la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344, señala que: “ aquella reposa sobre dos principios fundamentales: de una parte, como regla, el inveterado respeto a los derechos adquiridos; acompañado, de otra parte, por las naturales restricciones que todo derecho comporta en beneficio del interés general o colectivo, en el caso, el interés comunitario” (FARÍAS MATA, Luis Henrique.

La Primera Disposición Transitoria de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, en la Revista Iuris Dictio, Vol. 1, Colegio de Jurisprudencia de la Universidad San Francisco de Quito, Quito, 2000, p. 58). Este Tribunal ha señalado que “ la Disposición en referencia contempla la aplicabilidad inmediata, de la norma sustancial posterior, a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues dispone que, en cambio, se aplicará la Decisión 344 al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prorrogas de tal derechos A la vez, si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso.

De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a las actividades procesales pendientes y no, salvo previsión expresa, a las ya cumplidas” (PROCESO 38-IP-2002. MAR- GACETA OFICIAL CAS: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC y PREPAC, G.O.A.C No. 845 de 1 de octubre de 2002). En el presente caso, el 12 de febrero de 1993 la empresa Inversiones Plurimarca C.A. solicitó el registro de la marca BELMONT EXTRA SUAVE, fecha en que se encontraba vigente la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, mientras que la Resolución expedida por el Director Nacional de Propiedad Industrial es de 15 de julio de 1997, fecha en la que ya se encontraba vigente la Decisión 344.

Sin embargo, durante el lapso transcurrido entre la presentación de la solicitud para el registro marcario y la evaluación y pronunciamiento de la autoridad competente, tuvieron vigencia dos Decisiones sobre Propiedad Industrial, la 313 y la 344; por lo que es pertinente señalar lo manifestado por este Tribunal de Justicia en la sentencia recaída dentro del Proceso 4-IP-95, al referirse a los efectos de la determinación de la norma vigente para la fecha del acto administrativo: “Las normas del ordenamiento jurídico comunitario andino que se encuentren vigentes al momento de adoptarse las resoluciones internas que pongan fin a un procedimiento administrativo, son las aplicables para juzgar la legalidad del acto ” (Proceso 4-IP-95.

Marca: GRANOLAJET, G.O.A.C No. 253 de 7 de marzo de 1997). En ese sentido, si la norma sustancial vigente a la fecha de la solicitud de registro de una marca se encontraba derogada al momento de llevarse a cabo la evaluación de la solicitud, la norma derogada será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos de concesión del registro, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso.

La misma regla será aplicable para aquellos casos en que sobrevenga la impugnación posterior de un registro de marca. Sobre esta situación ha manifestado el Tribunal que “ concedido en definitiva el registro de la marca y otorgado el derecho de exclusividad a su titular, el uso, goce, renovación, prórroga y licencia del citado derecho sobre la marca, así como las obligaciones de su titular, estarán sometidos a la norma sustancial vigentes al momento del ejercicio en concreto de tal derecho” (Proceso 38-IP-2002.

G.O.A.C No. 845 de 1 de octubre de 2002. MARCAS: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC y PREPAC). 14/07/2003 36.48 VIII. PRINCIPIO DE LA BUENA FE EN EL USO DE LA MARCA Para que pueda consolidarse un régimen de competencia leal en el mercado, es esencial que se aplique para todas las transacciones mercantiles, el principio de buena fe. Para el uso de la marca es indispensable la concurrencia de varios elementos, entre ellos está el de la buena fe objetiva, que se refiere primordialmente a que el uso por terceros que no son titulares de la marca, se haga con el consentimiento del titular, y en su la utilización en el mercado, no se induzca a confusión o error al público consumidor y se le indique que es para identificar o informar de ese producto o servicio.

La posibilidad de usar la marca registrada por un tercero, está autorizada por el artículo 96 de la Decisión 313, siempre que exista para ello la buena fe del tercero. Ésta se resume en una debida información al público consumidor, evitando que sea inducido a error sobre la procedencia empresarial de los respectivos productos. Pero si el uso de la marca, induce a actos de comparación que no sean análogos ni comprobables o que implique engaño o tergiversación de la marca, no se está actuando de buena fe y su titular tendrá derecho a oponerse y ejercitar las acciones necesarias y conducentes para terminar con esa actuación. El registro de la marca no le confiere a su titular el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos legítimamente marcado; siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo a error o confusión sobre el origen empresarial de los productos respectivos.

IX. PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD Y DERECHO DE PRIORIDAD En principio, el derecho de prioridad de una marca se ejerce dentro del ámbito territorial del País Miembro donde se solicitó el registro, sin embargo según lo expresa la Disposición Quinta Transitoria de la Decisión 313, también gozará del derecho preferente de registro en todo el territorio comunitario, siempre que verse sobre marcas registradas con una antigüedad supe- GACETA OFICIAL 14/07/2003 37.48 rior a diez años y que no exista una marca idéntica previamente registrada en el País en el que se quiera registrar la misma marca. y 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establecen los requisitos que debe reunir un signo para que sea registrable, estos son: ser perceptible, ser distintivo y ser susceptible de representación gráfica.

Además no deberá hallarse incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad que señalan las Decisiones citadas. Señala Baylos Corroza que “La protección jurídica, en los derechos intelectuales, tiene carácter territorial; lo que quiere decir que en principio, su ámbito de aplicación y su contenido son los que determina la Ley en cada país ” (BAYLOS CORROZA, Hermenegildo.

Tratado de Derecho Industrial, Ed. Civitas, Madrid, c1993, p. 517). El derecho de prioridad -prior in tempore potior iure- (primero en el tiempo; mejor derecho) es el reconocimiento jurídico que se otorga a quien con anterioridad solicitó el registro de una marca o quién ha sido titular del registro de una marca similar o idéntica a la nueva que pretende registrarse.

En la práctica resulta un criterio dirimente en caso de existir conflicto en las pretensiones de registro marcario. La situación expuesta en la Disposición Quinta Transitoria de la Decisión 313, sobre el derecho de prioridad, está orientada a recompensar el empeño y esfuerzo del empresario al mantener su marca más de diez años en el mercado.

Para que esta opción sea válida no deberá existir en el País Miembro en el cual se pretende registrar otra marca idéntica que además ampare los mismos productos o servicios. La razón fundamental de esta negativa es evitar la confusión entre los consumidores. La norma que otorga este derecho de prioridad establece un término para ejercer el mismo: “gozarán del derecho preferente de registro en el resto de los Países Miembros y por el término de un año contado a partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión ”.

Segundo: No son registrables como marcas los signos genéricos y descriptivos de productos, cuando se refieran exclusivamente a la cualidad del bien que se pretende registrar. Sí podrán ser objeto de registro los signos que aunque sean genéricos o descriptivos para una cierta clase de bienes, estén destinados a amparar otros distintos. Tercero: Los signos evocativos pueden ser objeto de registro siempre que incorporen un elemento de fantasía que transmita indirectamente al consumidor, una idea o un concepto que le permita relacionar el signo con el producto amparado o distinguido por aquél. Cuarto: Los nombres usuales o comunes de los productos que se utilizan en el comercio no pueden ser objeto de registro, por ser de uso público.

Quinto: No son registrables los signos que en relación con derechos de terceros sean idénticos o que se asemejen de tal manera a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, destinada a amparar productos idénticos o semejantes, de modo que puedan inducir a los consumidores a error. Sexto: La determinación del riesgo de confusión entre los signos con- Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: Primero: La marca es definida como todo signo visible, capaz de distinguir los bienes o servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra.

Los artículos 71 de la Decisión 313 GACETA OFICIAL frontados en el presente caso, derivará de la realización del correspondiente examen comparativo, en el que se deberán considerar los criterios aportados por la doctrina y la jurisprudencia y que han sido señalados en la parte considerativa de esta sentencia. Séptimo: El derecho de exclusividad sobre un signo se adquiere con su registro, generándose dos facultades para su titular: uso exclusivo y la posibilidad de impedir a otros el uso del mismo.

Octavo: La falta de uso es un requisito indispensable para solicitar la cancelación del registro de una marca. El titular de la marca tiene la obligación de usar la marca, y de llegar el caso en que se ha pedido su cancelación también tiene la obligación de probar que ha hecho uso de ella. Los medios de prueba para demostrar que se ha usado la marca están reconocidos en la normativa comunitaria.

El titular de una marca notoria puede también solicitar a la autoridad competente la cancelación de la marca indebidamente registrada en perjuicio suyo. Noveno: Décimo: Con relación a la normativa aplicable al presente caso, deberá tomarse en consideración la aplicación de las Decisiones 313 y 344 en el tiempo, aspecto que el juez consultante deberá tener en cuenta para determinar el periodo en que estuvieron vigentes y tuvieron efectos jurídicos respecto de los actos administrativos correspondientes.

El uso de la marca conlleva de manera indispensable la concurrencia, entre otros, del principio de la buena fe, en el sen- 14/07/2003 38.48 tido que el uso por terceros, que no son titulares de la marca, se haga con el consentimiento del titular, y que su utilización en el mercado no induzca a error al público consumidor. Décimo primera: El derecho de prioridad de una marca, se ejerce solo dentro del ámbito territorial del País Miembro donde se solicitó el registro, sin embargo según lo que establecía la Disposición Quinta Transitoria de la Decisión 313, también gozará del derecho preferente de registro en todo el territorio comunitario, el titular de una marca registrada, siempre que ésta tenga una antigüedad superior a diez años y que no exista una marca idéntica previamente registrada en el País en el que se quiera registrar la misma marca.

La Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, de la República de Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial, cuando dicte sentencia dentro del proceso interno No. 4250-C.S.A., de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

El Tribunal consultante deberá además dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 128 del Estatuto del Tribunal, luego de dictada la sentencia. Notifíquese a la instancia consultante, mediante copia certificada de esta sentencia. Remítase copia de la misma a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO GACETA OFICIAL 14/07/2003 39.48 Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO PROCESO Nº 10-IP-2003 Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; y la interpretación de oficio del artículo 82 literales a) y h) de la Decisión 344.

Actor: Sociedad PAUL HARTMANN AG Marca: HYDROCOLL (nominativa). Proceso Interno Nº 6633. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los treinta días del mes de abril de dos mil tres. 2. Determinación de los hechos relevantes VISTOS: La sociedad PAUL HARTMANN AG solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, el registro de la marca mixta HYDROCOLL (nominativa), para distinguir productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza (Clase 5: Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para destrucción de animales dañinos; funguicidas, herbicidas).

La solicitud de interpretación prejudicial contenida en el Oficio Nº 2989, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, con motivo del Proceso Interno 6633. Oficio recibido el 16 de enero de 2003 Que la mencionada solicitud cumple con todos los requisitos establecidos por los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual fue admitida a trámite mediante auto dictado el 12 de marzo de 2003.

Como hechos relevantes para la interpretación, se deducen: 1. Las partes La parte actora es la sociedad PAUL HARTMANN AG, la que actúa mediante apoderado. La demandada es la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Interviene como tercero interesado en el presente proceso la sociedad ITAL QUIMICA LTDA. 2.1 Hechos Una vez publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial de Colombia, no se presentaron observaciones de terceros.

Mediante Resolución No. 20582 de 30 de septiembre de 1999, el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, negó el registro de marca HYDROCOLL para distinguir productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitado por la sociedad PAUL HARTMANN AG debido a que el referido signo era confundible con la marca HYDROCON (nominativa) clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, y cuyo titular es la sociedad ITAL QUÍMICA LTDA. GACETA OFICIAL La sociedad PAUL HARTMANN AG interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la resolución antes mencionada.

Mediante Resolución No. 26918 de 13 de diciembre de 1999, el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 20582. Posteriormente, mediante Resolución Nº 09292 de 28 de abril de 2000, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, confirmó lo resuelto en la citada Resolución No. 20582, y declaró agotada la vía gubernativa. 2.2 Fundamentos de la demanda La sociedad PAUL HARTMANN AG –demandante en el presente proceso-, a través de apoderado, solicita al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, que declare nulas las Resoluciones No. 20582, No. 26918 y No. 09292.

Asimismo, pretende que se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro de la marca HYDROCOLL (nominativa) para distinguir exclusivamente: “Parches, materiales para vendajes, compresas, motas de algodón, tampones, motas de algodón hidrófilo para uso médico, vendas y bandas para uso médico”.

Señala la demandante que el 29 de marzo de 1999 solicitó el registro de marca HYDROCOLL (nominativa) para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia. La demandante añade además que no existe confusión entre las marcas HYDROCOLL e HYDROCON dadas “las diferencias existentes entre los productos para los cuales se destina una y otra marca”.

Asimismo, añade la demandante que “ no existen semejanzas entre las marcas HYDROCOLL e HYDROCON que puedan inducir al público consumidor a error o confusión, más aún cuando la comparación ha de referirse respecto a las partículas COLL y CON, debido a que la partícula HYDRO es conocida dentro del mundo farmacéutico como el equivalente a AGUA”. 14/07/2003 40.48 Indica la demandante que “ el cotejo o comparación entre las marcas denominativas y la aplicación de las reglas que puedan darse para ese proceso subjetivo de determinación de riesgo confusión, depende de la clase o tipo de marcas”, por tal motivo señala que en el presente caso, al tratarse de marcas farmacéuticas que “ comparten el radical o prefijo HYDRO, que como se advirtió es de uso común y no debe entrar dentro del cotejo respectivo, el cual debe hacerse atendiendo solamente a las derivaciones de cada una de ellas, es decir, COLL, de HYDROCOLL, y CON, de HYDROCON”.

La actora fundamenta jurídicamente su demanda en los artículos 81, y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 2.3 Contestación a la demanda 2.3.1. De la Superintendencia de Industria y Comercio La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, a través de su Oficina Jurídica, solicita a este Tribunal no tener en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por la demandante en su contra por cuanto carecen de apoyo jurídico y por consiguiente, de sustento de derecho para que prosperen.

Sostiene la demandada que “ de conformidad con las atribuciones legales otorgadas a la Oficina Nacional Competente y la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió legal y válidamente la resolución Nº 20582 del 30 de septiembre de 1999 negando el registro de la marca nominativa “HYDROCOLL” para distinguir productos de la clase 5 de la nomenclatura vigente, solicitada por la sociedad Paúl Hartmann AG”.

Añade la demandada que “Efectuado el examen sucesivo y comparativo de la marca nominativa “HYDROCOLL” (solicitada), frente a la marca HYDROCON, para la clase 5 de la clasificación internacional de Niza, registrada a favor de la sociedad Ital-Química Ltda., se concluye en forma evidente que son semejantes entre sí, existiendo confundibilidad entre ésta y la marca previamente registrada HYDROCON en los aspectos visuales, ortográficos y fonéticos y por GACETA OFICIAL lo tanto, de coexistir en el mercado conllevarían a error al público consumidor, existiendo la posibilidad de confusión directa e indirecta entre los mismos, habida cuenta que éstos creerían que el producto tendría el mismo origen empresarial ( ) Es importante agregar que no es viable el registro de la marca solicitada, no solo por la similitud ortográfica y fonética sino también porque, la marca HYDROCOLL comprende productos específicos de la clase 5 internacional que a su vez, se encuadran dentro de la misma cobertura de los productos de la marca HYDROCON”. 2.3.2.

De Ital Química Ltda. En el escrito presentado por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, órgano consultante en el presente caso, no se anexa el escrito presentado por la sociedad ITAL QUIMICA LTDA., tercero interesado dentro de este proceso. Sin embargo, señala el juez consultante que “Ital Química Ltda. considera que la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, al comprobar que la marca HYDROCOLL es similar desde los puntos de vista gráfico, fonético y visual con la marca registrada con anterioridad HYDROCON, para distinguir productos farmacéuticos y medicinales, aplicó correctamente los artículos 81 y 83 literal a) [de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena], negando el registro de la marca a la sociedad PAUL HARTMANN AG, porque de lo contrario se habría inducido al consumidor en error, puesto que es claro que las marcas en conflicto distinguen exactamente los mismos productos”.

CONSIDERANDO

Que este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; Que la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de 14/07/2003 41.48 Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que de acuerdo con la solicitud remitida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, se procederá a la interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Asimismo, de conformidad con el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 del Estatuto, este órgano jurisdiccional considera pertinente, por referirse al caso en concreto, proceder a la interpretación de oficio del artículo 82 literales a) y h) de la Decisión 344.

El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcriben a continuación: DECISIÓN 344 Artículo 81 “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. ”Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

Artículo 82 “No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior; (…) h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate.” Artículo 83 “Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con GACETA OFICIAL derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”.

En observación de los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, considera este Tribunal que corresponde desarrollar lo referente a: I. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE UNA MARCA El artículo 81 de la Decisión 344 determina los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, estos son: la perceptibilidad, la distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica.

Asimismo, el segundo párrafo del citado artículo 81 define a la marca como: “Todo signo perceptible capaz de distinguir los bienes o servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes y servicios idénticos o similares de otra”. Respecto a estos tres requisitos, el Tribunal en reiterada jurisprudencia ha señalado: La perceptibilidad es la capacidad del signo para ser aprehendido o captado por alguno de los sentidos.

La marca, debe necesariamente materializarse para ser apreciada por el consumidor; sólo si es tangible para el consumidor, podrá éste compararla y diferenciarla, de lo contrario, si es imperceptible para los sentidos, no podrá ser susceptible de registro. La distintividad, es considerada por la doctrina y por la jurisprudencia de este Tribunal como la función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca, es la razón de ser de la marca, es la característica que permite diferenciar o distinguir en el mercado los productos o servicios, producidos o comercializados por una persona, de los idénticos o similares de otra, para así impedir que se origine una confusión. 14/07/2003 42.48 Jorge Otamendi sostiene respecto al carácter distintivo de la marca: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca.

La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene este poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”. (Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas. 4ta. Edición. Abeledo-Perrot: Buenos Aires, 2002. p. 27). La susceptibilidad de representación gráfica, permite constituir una imagen o una idea del signo, en sus características y formas, a fin de posibilitar su registro.

Consiste en representaciones realizadas a través de palabras, números, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc. de manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos. Marco Matías Alemán dice que: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”.

(Matías Alemán, Marco. Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios. Top Management: Bogotá. p. 77) II. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS ENGAÑOSOS El artículo 82 de la Decisión 344 establece ciertos impedimentos para que determinados signos sean registrados como marcas. En este sentido, el literal a) del artículo 82 señala que no podrán registrarse como marca, aquellos signos que conforme al artículo 81 de la mencionada Decisión 344 no puedan constituir marca.

Es decir, aquellos signos que no cumplan con las características de perceptibilidad, distintividad, y susceptibilidad de representación gráfica. De otro lado, el literal h) del mencionado artículo 82, prohíbe el acceso al registro de signos que puedan engañar a los medios comerciales o al público, en cuanto a la procedencia, naturaleza, modo de fabricación, características o cualidades, o la aptitud para el empleo de productos.

GACETA OFICIAL En este sentido, la irregistrabilidad de signos que estén incursos en la prohibición contenida en el mencionado literal h) del artículo 82, tiene por objeto cautelar el interés público (de empresarios y consumidores), frente al engaño del que podrían ser objeto, como consecuencia del registro de una marca, que intencionalmente distorsione lo relativo al modo de fabricación, la calidad, la procedencia, las características o la aptitud para el empleo del producto ingresado al mercado.

Al respecto, este Tribunal ha señalado que “El Régimen Común sobre Propiedad Industrial, rechaza el registro de signos engañosos, pues se entiende que proteger el registro de este tipo de signos, es contravenir principios fundamentales del libre intercambio de bienes, el mismo que se basa en prácticas honestas y leales de comercio, es decir, en la buena fe empresarial”.

(Proceso Nº 66-IP-2002. G.O.A.C. Nº 876 de 18 de diciembre de 2002. Marca: S.O.S.). Asimismo, con relación a la irregistrabilidad de los signos engañosos, este órgano jurisdiccional ha manifestado que “Estas consideraciones de orden público en beneficio de la colectividad, son las que deben orientar el criterio de la Oficina Nacional Competente en el examen de registrabilidad de las marcas sometidas a aprobación para registro, con miras a la protección del interés general del mercado de bienes y servicios y de quienes intervienen en el mismo como productores y consumidores”.

(Proceso 07-IP-95, Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Tomo IV, pág. 166. Citado en el Proceso 100-IP-2002. G.O.A.C. 877 de 19 de diciembre de 2002. Marca: CHUPA gráfica en colores). III. IRREGISTRABILIDAD POR IDENTIDAD O SIMILITUD DE SIGNOS. DE LA COMPARACIÓN ENTRE MARCAS. DEL RIESGO DE CONFUSIÓN. DE LA CONFUSIÓN DIRECTA E INDIRECTA.

DE LAS REGLAS DE COMPARACIÓN. DE LA CONEXIÓN COMPETITIVA. Uno de los objetivos del artículo 83 de la Decisión 344 es prohibir el registro de aquellos signos que afecten derechos de terceros de conformidad con la normativa comunitaria. En este sentido, el literal a) del artículo 83 establece como prohibición al registro aquellos signos que sean idénticos o se asemejen a una marca 14/07/2003 43.48 anteriormente solicitada para el registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, de forma que puedan inducir al público consumidor a error.

Como se ha manifestado en reiterada jurisprudencia de este Tribunal “ la función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante de los de igual o semejante naturaleza, que pertenezcan al competidor; por ello es fundamental que el signo en proceso de registro, no genere confusión respecto de los bienes o servicios distinguidos por otro solicitado previamente o por una marca que se encuentre inscrita, puesto que éstos gozan de la protección legal que les otorga el derecho de prioridad o el registro, respectivamente”.

(PROCESO Nº 101-IP-2002. G.O.A.C. No. 877 de 19 de diciembre de 2002. Marca: Cola Real + gráfica) En este sentido, la confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad al elegir una cosa por otra, a la que pueden ser inducidos los consumidores por no existir la capacidad suficiente para ser distintivo. A fin de evitar esta situación de confusión, la prohibición contenida en el literal a) del artículo 83 no exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición. Sobre el particular, este Tribunal ha señalado los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varias denominaciones y los productos o servicios que cada una de ellas ampara, identificando los siguientes: “ que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos”.

(PROCESO Nº 68-IP-2002. G.O.A.C. No. 876 de 18 de diciembre de 2002. Marca: AGUILA DORADA). De esta manera, la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa y la indirecta. La primera se caracteriza en que el vínculo de identidad o semejanza conduce al comprador a adquirir un producto determinado en la creencia de que GACETA OFICIAL está comprando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos.

La segunda, la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. Por tanto, de existir semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca ya registrada, existirá el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca.

En el presente caso, procede establecer la existencia o no de semejanza entre el signo pendiente de registro y las marcas previamente registradas, cuya comparación habrá de hacerse desde sus elementos fonético, gráfico y conceptual. Sin embargo, dicha comparación deberá ser conducida por la impresión unitaria que el signo habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor medio a que está destinado.

Por ello, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. El Tribunal ha determinado que la similitud ortográfica se presenta por el parecido de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar el grado de confusión. Y habrá lugar a presumir la semejanza entre los signos si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden, vista la impresión general que, tanto desde el punto de vista ortográfico como fonético, produce el citado orden de distribución. En cuanto a la similitud fonética, el Tribunal ha señalado que la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica y de la coincidencia en las raíces o terminaciones, pero que, a fin de determinar la existencia real de una posible confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, puesto que las marcas denominativas se forman por un conjunto de letras que, al ser pronunciadas, emiten sonidos que se perciben por los consumidores de modo distinto, según su estructura gráfica y fonética. 14/07/2003 44.48 En cuanto a la similitud ideológica, ha indicado que la misma se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.

En definitiva, el Tribunal estima que la confusión puede manifestarse cuando, al percibir la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien encuentra cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante. De igual modo, a objeto de verificar la existencia del riesgo de confusión, el examinador deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro: “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”;

Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: 1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4.

Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa. Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, Breuer (Ibid. Loc. Cit) ha manifestado adicionalmente: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

“Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. “En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.

GACETA OFICIAL “La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

“En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.

Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. “La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”.

Finalmente, como ha señalado este Tribunal en anterior oportunidad, el consultante, en la comparación que efectúe de los signos “ deberá considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca cubre únicamente, por virtud de la regla de la especialidad, los productos identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases del nomenclátor, la pertenencia de dos productos a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes”.

(PROCESO Nº 68-IP-2002. G.O.A.C. No. 876 de 18 de diciembre de 2002. Marca: AGUILA DORADA). Por lo tanto, el consultante deberá tener en cuenta, de conformidad con el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, “ que también se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto un producto 14/07/2003 45.48 semejante al amparado por la marca en referencia, sea que dichos productos pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas”.

(Proceso Nº 68-IP-2002. Citado anteriormente). En este supuesto, y a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, el consultante habrá de tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en la Clasificación Internacional de Niza.

Asimismo, en el presente proceso, el Juez Consultante deberá analizar si se trata de un caso de conexión competitiva, ya que los productos en cuestión pertenecen a la misma clase, y tenemos también que los canales de comercialización pudieran ser los mismos. Sobre el particular este Tribunal ha manifestado en reiterada jurisprudencia, el alcance de la conexión competitiva y las reglas para su verificación, (Entre otros: PROCESO Nº 66-IP-2002, G.O.A.C. No. 876 del 18 de diciembre de 2002 Marca: S.O.S., PROCESO Nº 68-IP-2002.

G.O.A.C. No. 876 de 18 de diciembre de 2002. Marca: AGUILA DORADA) a saber: “La confusión puede darse en un mismo género de productos: El caso tal vez más común se da cuando genéricamente los mismos productos están incluidos en distintas clases. Se da cuando los productos pueden venderse en los mismos negocios, lo cual permite con fundamento que una denominación idéntica que puede venderse en un mismo negocio, aunque estén destinados a diferentes propósitos, produce el riesgo de confundir al consumidor sobre su origen o procedencia ” (Otamendi, Jorge.

Derecho de Marcas, Editorial Abeledo Perrot, Buenos Aires-Argentina, 199, pp. 192-201)”. Este Tribunal con relación al tema de la conexión competitiva ha señalado: “La doctrina ha planteado o elaborado algunas pautas o criterios que pueden conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos (Jorge Otamendi, Carlos Fernández-Novoa y Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas).

Ellos se sintetizan: GACETA OFICIAL 14/07/2003 46.48 a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor e) Uso conjunto o complementario de productos. Esta regla tiene especial interés cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.

En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro corresponde a quien alega. Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (puertas y ventanas) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.

La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. b) Canales de comercialización. Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.

En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Mismos medios de publicidad. Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.

Si los mismos productos se difunden por la publicidad general (radio, televisión o prensa) presumiblemente se presentaría una conexión competitiva o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc, la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre los productos.

Una relación entre los productos vendidos puede crear una conexión competitiva. No es lo mismo vender en un lugar helados y muebles, que vender al mismo tiempo cocinas y refrigeradoras, entre las cuales existe una vinculación. f) Partes y accesorios. La confusión en este caso se produciría si entre el producto principal y el accesorio hay una cierta identidad con el producto final (motores y válvulas, pero no en caso de tornillos y carburadores). g) Mismo género de los productos.

Pese a que los productos pueden estar en diferentes clases y cumplir diferentes funciones o finalidades, si tienen características generales, existe la posibilidad de la similitud (medias de deporte y medias de vestir). h) Misma finalidad. Productos pertenecientes a diferentes clases pero que tienen similar naturaleza, uso o idénticas finalidades, pueden inducir a error o confusión. i) Intercambiabilidad de los productos.

Si es posible que un producto pueda ser sustituido por otro, es decir si son intercambiables en cuanto a su finalidad, la conexión competitiva es palpable.” (Proceso 08-IP-1995. G.O.A.C. N° 231 de 17 de octubre de 1996. Marca: LISTER). Los criterios mencionados, deberán aplicarse simultáneamente y no en forma aislada, por el consultante. IV.

DE LA MARCA FARMACÉUTICA Cuando se habla de marcas farmacéuticas es preciso tener en cuenta el carácter más riguroso que adquieren los criterios para el análisis GACETA OFICIAL que permita establecer la posibilidad de riesgo de confusión, puesto que se trata de un caso especial donde se encuentra en juego la salud humana. En este sentido, este Órgano Jurisdiccional ha manifestado que “el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aún medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno”.

(Proceso Nº 30-IP2000, G.O.A.C. Nº 578 de 27 de junio del 2000. Marca: AMOXIFARMA). Sin embargo, en el caso de marcas farmacéuticas, por lo general se utilizan ciertos sufijos o prefijos cuyo significado es indispensable para determinar su aplicación, por lo que no es posible otorgar su exclusividad a un solo usuario, ello privaría injustamente el uso común de un término utilizado en el ámbito de los productos farmacéuticos.

Sobre el particular, este Tribunal ha dicho que “En ciertos tipos de marcas y concretamente en las marcas que cubren productos farmacéuticos, se utilizan determinados prefijos o sufijos que aluden en forma indirecta a sus principios activos o hacen relación al objeto o fin del producto; por ejemplo se utiliza el prefijo “derma”, que se refiere a aspectos de la piel u “ofta” en lo relativo a la vista.

Esos prefijos o sufijos se han convertido en expresiones de uso común, sin que puedan ser apropiados con el carácter de exclusivo por persona alguna, tal como sucede en las denominaciones genéricas o descriptivas. No se trata de todos modos de nombres con los cuales se designa usualmente al producto dentro del comercio, sino de una terminología repetitiva que es el común denominador para formar con esos prefijos o sufijos un signo”.

(Proceso Nº 68-IP2001, G.O.A.C. Nº 765 del 27 de febrero de 2002. Marca: AMOXIGA). Añade este Tribunal que “Lo importante y esencial en el uso de prefijos comunes, es que el segundo vocablo o denominación tenga un elemento distintivo que lo diferencie del anterior” (Proceso Nº 68-IP-2001, ya citado). 14/07/2003 47.48 De la misma forma, al tratar el tema de productos farmacéuticos que buscan proteger marcas en conflicto, el Tribunal ha señalado que “resulta de gran importancia determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada aplicación, que pueden causar daños irreparables a la salud del consumidor.

Por lo tanto, lo recomendable en estos casos es aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso, que busque prevenir eventuales confusiones en el público consumidor dada la naturaleza de los productos con ellas identificados”. (Proceso Nº 48-IP-2000, G.O.A.C. Nº 594 de 21 de agosto del 2000. Marca: BROMTUSSIN).

En tal sentido, este Organismo considera que son dos las hipótesis aplicables para el caso de confusión de marcas farmacéuticas: a) que existen factores que contribuyen a evitar la confusión entre marcas farmacéuticas, tales como, la intervención de médicos a través del récipe que orienta la compra del producto; y, b) la expedición de productos sin receta médica.

Sin embargo, “en ninguna de estas situaciones, puede descartarse en forma absoluta la posibilidad de algún tipo de error. Por lo tanto, conforme a lo anteriormente expuesto, este Tribunal considera acertada la posición doctrinaria de establecer el mayor grado de rigurosidad al momento de confrontar marcas farmacéuticas”. (Proceso Nº 50-IP-2001, G.O.A.C. Nº 739 de 4 de diciembre de 2001.

Marca: ALLEGRA). Por tal motivo, en el caso particular de productos farmacéuticos, es posible la utilización de prefijos o sufijos comunes propios del lenguaje técnico aplicado a este campo, sin embargo, el registrador deberá ser cuidadoso de evitar el acceso al registro de aquellos signos que puedan crear error o confusión al consumidor.

Para tal efecto, el Registrador deberá tener en cuenta el medio de circulación del producto farmacéutico. Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: Primero: Un signo para ser registrado como marca debe reunir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica establecidos por el artículo 81 GACETA OFICIAL de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Además es necesario que la marca no esté comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. Segundo: No son registrables como marcas los signos que puedan engañar a los medios comerciales o al público sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, las cualidades o la aptitud para el empleo del producto que pretende distinguir.

Tercero: No son registrables los signos que en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, y destinada a amparar productos idénticos o semejantes, de modo que puedan inducir a los consumidores a error o confusión. Cuarto: La determinación del riesgo de confusión entre los signos confrontados en el presente caso, derivará de la realización del correspondiente examen comparativo, en el que se deberán considerar los criterios aportados por la doctrina y la jurisprudencia y que han sido señalados en la parte considerativa de esta sentencia. Quinto: Sexto: 14/07/2003 48.48 conflicto, deberá considerarse la conexión competitiva que pueda existir entre ellos.

Séptimo: En las marcas farmacéuticas que cubren productos de esa naturaleza, se deberá considerar el riesgo que la salud humana corre por la venta o dispendio de un producto semejante o similar a otro ya registrado. El cotejo marcario, en todo caso, procederá dentro de un criterio más riguroso o con mayor detenimiento del que normalmente pueda hacerse con otro tipo de marcas.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente sentencia realizada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario. Deberá así mismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el inciso tercero del artículo 128 del vigente Estatuto.

Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Cuando existan signos en los cuales los prefijos o sufijos se hayan convertido en comunes, para efectos de la fijación de la confundibilidad aquellos no se tomarán en consideración dentro del análisis global y sucesivo de los signos. La comparación procederá con los elementos restantes de los signos confrontados, preveyéndose que de existir diferencias que eliminen las semejanzas y que procuren una distintividad propia en cada signo la coexistencia no estará impedida, siempre considerando los productos o servicios que cada signo proteja.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- En la comparación entre los productos identificados por los signos en Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú