PROCESO 13-IP-2003 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literales a) y b), 93, 95, 102 y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Marca: XTEP (mixta). Actor: MANUFACTURAS STOP S.A. Proceso interno Nº 6418.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los treinta días del mes de abril del año dos mil tres. VISTOS La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera a través de su consejero Ponente Doctor Manuel S. Urueta Ayola, recibida en este Tribunal en fecha 16 de enero de 2003, relativa a los artículos 81, 83 literales a) y b), 93, 95, 102 y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con motivo del proceso interno Nº 6418.

El auto de 26 de marzo del presente año, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante y complementados con los documentos agregados a su solicitud, que se detallan a continuación: 1) Partes en el proceso interno La demanda es presentada por la sociedad MANUFACTURAS STOP S.A. y es demandada la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia; interviene como tercero interesado el señor Raúl Valbuena Sarmiento.

La sociedad MANUFACTURAS STOP S.A. plantea se declare la nulidad de la siguiente Resolución: ● N° 04831 de 29 de febrero de 2000, mediante la cual, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, decide un recurso de apelación, declarando infundada la observación formulada por la parte actora contra la solicitud de la marca XTEP (mixta) y concede el registro de dicha marca para distinguir productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza a nombre del señor Raúl Valbuena Sarmiento.

Como consecuencia de lo anterior, solicita se declare fundada la observación formulada por MANUFACTURAS STOP S.A. y se niegue el registro de la marca XTEP (mixta) para distinguir productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza y se ordene la cancelación del registro de la marca XTEP (mixta). 2) Hechos Los señalados por el consultante en el oficio Nº 3012 de 9 de diciembre de 2002, y complementados con los documentos incluidos en los anexos, que se refieren: El señor Raúl Valbuena Sarmiento, solicitó el registro de la marca mixta XTEP para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, dicha solicitud fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 462 de 1 de julio de 1998.

La sociedad comercial MANUFACTURAS STOP S.A. presentó observaciones contra el registro de la marca XTEP por ser titular de la marca STOP que distingue productos de las Clases 24 y 25 (Clasificación Internacional de Niza. Clase 24. Tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases; ropa de cama y mesa. Clase 25. Vestidos, calzados, sombrerería) y de la enseña comercial STOP para distinguir establecimientos de comercio destinados a actividades propias de las citadas clases de productos.

La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución Nº 08032 de 30 de abril de 1999, mediante la cual declaró fundada la observación formulada por MANUFACTURAS STOP S.A. y negó el registro de la marca XTEP. Contra dicha Resolución, el representante del señor Raúl Valbuena Sarmiento interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación. El recurso de reposición fue resuelto por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución Nº 25060 de 26 de noviembre de 1999, confirmando la Resolución impugnada.

Finalmente el recurso de apelación fue decidido por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución 04831 de 29 de febrero de 2000, revocando las Resoluciones Nºs. 08032 de 30 de abril de 1999 y 25060 de 30 de abril de 1999, declarando infundada la observación presentada por la sociedad MANUFACTURAS STOP S.A., y en consecuencia, concediendo el registro de la marca XTEP (mixta). 3) Fundamentos jurídicos de la demanda MANUFACTURAS STOP S.A. sostiene que se violó el artículo 81 de la Decisión 344, dado que la Superintendencia de Industria y Comercio desconoció que la marca XTEP (mixta) carece de fuerza distintiva para identificar productos comprendidos en la Clase 25.

Indica que el signo XTEP es esencialmente confundible con el signo STOP, registrado tanto en forma nominativa como en forma mixta, para la misma clase de productos. Además que el signo STOP se encuentra registrado como nombre comercial a favor de MANUFACTURAS STOP S.A. por lo que el signo XTEP no es idóneo, por carecer de distintividad suficiente.

También indica que se violaron los artículos 93 y 95 de la Decisión 344 en concordancia con el artículo 83 literal a) ya que el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial al resolver el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución Nº 08032 determinó equivocadamente que la marca XTEP no era confundible ni gráfica ni fonéticamente con la marca STOP. Asimismo indica que la irregistrabilidad de una marca opera por el simple hecho de existir posibilidad de confusión en cualquiera de sus aspectos: visual, ortográfico, auditivo o ideológico.

Al respecto argumenta que “aunque gráficamente, la primera sílaba no es idéntica, si lo es desde el punto de vista fonético, ya que la pronunciación, por ceseo de la letra “S” inicial en la palabra STOP, en idioma español es “ES” y la pronunciación por ceseo de la letra “X” en la palabra XTEP es igualmente “ES””, por lo que la probabilidad de confusión es más que evidente por sus confundibles semejanzas fonéticas.

Arguye también que se violaron los artículos 93 y 95 de la misma Decisión en concordancia con los artículos 83 literal b) y 128, toda vez que al estudiar el recurso de apelación en lo relacionado con las observaciones y la registrabilidad de la marca XTEP (mixta), el Superintendente delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio decidió que la precitada marca no era confundible con la enseña comercial STOP para distinguir establecimientos de comercio destinados a la explotación de actividades propias de las de los productos comprendidos en las clases 24 y 25.

Señala, además, que de acuerdo al artículo 128 de la Decisión 344 a los nombres comerciales (y enseñas) les son aplicables “las normas pertinentes del Capítulo sobre marcas”. Sostiene que “en el presente caso la marca XTEP (mixta) cuya anulación se pretende, consiste en un signo casi idéntico a la enseña comercial STOP, que se encuentra debidamente protegido para identificar establecimientos de comercio destinados al mismo ramo de negocios (productos comprendidos en la clase 25), dentro del cual fue concedido el registro de la marca XTEP”.

Igualmente dice que se violaron los artículos 83 literales a) y b), 102 y 128 por falta de aplicación, por cuanto el acto administrativo demandado no garantiza el derecho al uso exclusivo sobre las marcas y la enseña comercial STOP, derechos adquiridos con arreglo a leyes preexistentes y que mal podrían ser desconocidos por actos administrativos posteriores. 4) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio al contestar la demanda dice: Con la expedición de la Resolución Nº 04831 de 29 de febrero de 2000, emitida por el Superintendente Delegado de la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, no se incurrió en violación de las normas contenidas en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, toda vez que: “el Superintendente Delegado de la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió legal y válidamente la resolución Nº 04831 del 30 de abril de 1999 declarando fundada (sic) la observación presentada por MANUFACTURAS STOP S.A. y concediendo el registro de la marca STEP para distinguir los productos comprendidos en la clase 25 a favor del señor Raúl Valbuena Sarmiento”.

Argumenta que “efectuado el examen sucesivo y comparativo entre las marcas “XTEP” (mixta) clase 25 y STOP clases 24 y 25, se concluye que no existen semejanzas gráficos, ortográficos y fonéticos (sic) y por lo tanto, su coexistencia en el mercado no conlleva a error al público consumidor”. Sostiene que la marca XTEP (mixta) “cumple con todos los requisitos establecidos en la norma comunitaria y se dan todos (sic) los presupuestos señalados en el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y no se encuadra dentro de las causales de irregistrabilidad”.

Finalmente, manifiesta que “la resolución acusada proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio no es nula, se ajusta a pleno derecho y a las disposiciones legales vigentes de ese entonces y aplicables sobre marcas ”. El señor Jaime Eduardo Delgado Villegas, como apoderado del señor Raúl Valbuena Sarmiento contesta a la demanda en los siguientes términos: Contradice lo afirmado por la parte actora, indicando que el signo XTEP (mixto), no sólo cumple con el requisito de la distintividad intrínseca, en cuanto que el mismo no es genérico, ni descriptivo ni se refiere a un objeto o servicio determinado, sino también cumple con el requisito de distintividad extrínseca, tanto por ser individual y singular, como porque comparado en su conjunto no presenta similitudes que hagan confundible el signo XTEP (mixto) con las marcas STOP. Indica que no existe similitud visual, ortográfica ni fonética y que existe un factor adicional que contribuye a diferenciar aún más estas marcas y es el hecho de que no presentan ninguna similitud desde el punto de vista conceptual.

Sostiene que en el presente caso, no existe riesgo de confusión ya que el signo XTEP (mixto) tiene la suficiente individualidad, lo que le permite ser distinguido de las marcas STOP, por lo que la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio no violó el artículo 81 de la Decisión 344 al expedir la Resolución Nº 04831.

Manifiesta que existe incoherencia en el planteamiento de la parte actora al indicar que se violaron los artículos 93 y 95 en concordancia con el artículo 83 literal a) debido a que los primeros se refieren al procedimiento que debe seguir una marca, específicamente el artículo 93 indica la facultad que tienen los terceros legítimamente interesados de presentar observaciones al registro marcario y el artículo 95 expresa que existe un procedimiento para decidir sobre las observaciones.

Por lo que, argumenta que, en el proceso administrativo la Superintendencia de Industria y Comercio, al otorgar el registro de la marca XTEP (mixta) no violó las normas citadas y dio estricto cumplimiento al procedimiento establecido en los artículos 93 y 95 de la Decisión 344. En lo referente a la violación del artículo 83 literal a), argumenta que, no existió violación de este artículo por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, “debido a que comparadas las marcas STOP y XTEP desde el punto de vista visual o gráfico, ortográfico, auditivo o fonético y conceptual, presentan más diferencias que semejanzas”.

Solicita al Tribunal, no tener en cuenta las apreciaciones hechas por la parte actora referentes a la violación de los artículos 93 y 95 en concordancia con los artículos 83, literal b) y 128 de la Decisión 344, y con los artículos 25 (parte inicial) 583 (numerales 4 y 5), 603, 605 inciso 2 y 611 del Código de Comercio, debido no solo a la incoherencia en la vinculación de las diferentes normas, sino también porque en la demanda de observaciones nunca se mencionó que MANUFACTURAS STOP S.A. tuviera enseña comercial en uso, denominada STOP así como no se acreditó en la misma ese primer uso.

Y que en todo caso, como ya se demostró no existe similitud entre las expresiones XTEP y STOP, no influye para el presente caso, el hecho de que la parte demandante afirme que tienen una enseña anterior en uso, ya que los signos no son confundibles. Finalmente, sostiene que no está de acuerdo con que la Superintendencia de Industria y Comercio haya violado los artículos 83 literales a) y b) y 128 de la Decisión 344.

Por lo que, solicita fallar en contra de las pretensiones de la parte actora, por carecer de todo fundamento legal. Con vista de lo anteriormente expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,

CONSIDERANDO

Que las normas contenidas en los artículos 81, 83 literales a) y b), 93, 95, 102 y 128 de la Decisión 344, cuya interpretación ha sido solicitada forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal; Que este Tribunal es competente para interpretar en vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es en este caso el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal (codificado mediante la Decisión 472);

Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 de su Estatuto, el Tribunal procederá a la interpretación de las normas referidas al caso concreto, por lo tanto, corresponde interpretar las disposiciones solicitadas contenidas en los artículos 81, 83 literales a) y b), 93, 95, 102 y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuyos textos son: Decisión 344 “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error: b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error: ( )” “Artículo 93.- Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones al registro de la marca solicitado.

A los efectos del presente artículo, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar observaciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros” “Artículo 95.- Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos, de estimarlo conveniente.

Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada” “Artículo 102.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente”.

“Artículo 128.- El nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro. En caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo sobre Marcas de la presente Decisión, así como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo País Miembro”.

I. LA MARCA Y SUS CARACTERÍSTICAS En base al concepto de marca que contiene el artículo 81 de la Decisión 344, el Tribunal, en reiterada jurisprudencia, ha definido la marca como un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.

La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos o servicios, como el interés general de los consumidores o usuarios de dichos productos o servicios, garantizándoles el origen y la calidad de éstos, sin que se produzca riesgo de confusión o error, tornando así transparente el mercado.

De la anterior definición, se desprende los siguientes requisitos y características de la marca: La perceptibilidad Es la cualidad que tiene un signo de exteriorizarse y materializarse para ser aprehendido por los consumidores o usuarios a través de los sentidos. Teniendo presente que una marca, bien inmaterial, para que pueda ser captada y apreciada por los sentidos, es necesario que se exteriorice y materialice a fin de que lo inmaterial y abstracto pase a ser una impresión material e identificable, la característica de la perceptibilidad se expresa en todo elemento, signo o indicación que pueda ser aprehendido por medios sensoriales a fin de que penetre en la mente de los consumidores o usuarios del producto o servicio que pretende amparar dicha marca y, de esta manera pueda ser asimilada con facilidad.

En atención a que la percepción se realiza generalmente por el sentido de la vista, se consideran signos perceptibles, aquellos referidos a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un número, a un dibujo o a un conjunto de dibujos. La distintividad Es la capacidad que tiene un signo para distinguir en el mercado unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor o usuario los diferencie para su elección. Es considerada como característica primigenia y esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio.

Al respecto, este Tribunal ha manifestado en reiteradas ocasiones, que: “El signo será distintivo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. Además, un signo distintivo es individual y singular, diferenciándose de cualquier otro, lo cual es un carácter que la marca le reconoce, a más de la novedad y la especialidad.

Por tanto, se exige que el signo que se pretende registrar no se confunda con los ya empleados para ‘distinguir’ productos o servicios de la misma especie. Cuando el signo es incapaz de diferenciar unos productos o servicios de otros semejantes, fabricados o producidos por diferentes empresarios, no tiene virtualidad de marca y por tanto no puede ser registrada como tal” (Proceso 12-IP-96, caso “MARGARINA EXCLUSIVA”, publicado en la G.O.A.C. Nº 265 de 16 de mayo de 1997).

La susceptibilidad de representación gráfica Es la aptitud que tiene un signo de ser expresado y descrito en imágenes, fórmulas o por escrito, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor. Sobre esta característica el Tribunal ha indicado que “tiene que ver directamente con la necesidad de que el signo cuyo registro se solicita pueda ser dado a conocer a través de la publicación prevista en el artículo 92 de la Decisión 344.

Está constituida por la descripción que permite la publicación y el archivo de la denominación solicitada” (Proceso 2-IP-2003, marca: “MISS SUCRE”, publicado en G.O.A.C. Nº 912 del 25 de marzo de 2003). Igualmente, cabe señalar que este requisito guarda correspondencia con lo previsto en el artículo 88 literal d) de la Decisión 344 en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos.

De lo expuesto se concluye que un signo es registrable como marca cuando cumple plena y acumulativamente con los tres requisitos característicos contenidos en el artículo 81 interpretado y siempre que no se encuentre comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 82 y 83 de la misma Decisión 344, resultando que, si bien los requisitos establecidos por el referido artículo 81 son necesarios, no son suficientes, toda vez que el signo no debe estar incurso en las prohibiciones previstas por los artículos precedentemente indicados.

En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar, si la marca “XTEP mixta” cuyo registro es objeto del proceso, cumple con los requisitos del referido artículo 81, y determinar si no encaja dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. II. SIGNOS DENOMINATIVOS, GRÁFICOS Y MIXTOS El Tribunal, considera que resulta también necesario para el juez consultante examinar lo relacionado a los diferentes tipos de signos: denominativos, gráficos y mixtos.

Los signos denominativos llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas formados por una o varias letras, palabras o números que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos que son los que tienen una connotación conceptual referente a que evoca las cualidades o funciones del producto identificado por la marca o el nombre comercial; y arbitrarios que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones respecto del producto que va a identificar.

Los signos gráficos llamados también visuales porque se aprecian a través del sentido de la vista, son figuras o imágenes que se caracterizan por la forma en que están expresadas. La jurisprudencia del Tribunal ha precisado que dentro del señalado tipo de signos se encuentran los puramente gráficos, que evocan en el consumidor únicamente la imagen del signo y que se representa a través de un conjunto de líneas, dibujos, colores, etc.; y los figurativos, que evocan en el consumidor un concepto concreto, el nombre que representa este concepto y que es también el nombre con el que se solicita el producto o servicio que va a distinguir.

(Proceso 09-IP-94, marca: “DIDA”, publicado en la G.O.A.C. Nº 180 de 10 de mayo de 1995). Los signos mixtos se componen por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). En este tipo de signos hay que tener presente que, por lo general, el elemento denominativo prevalece sobre el gráfico. Sin embargo, en algunos casos, puede suceder lo contrario, siendo el elemento gráfico el predominante.

A fin de llegar a tal determinación, “en el análisis hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que suscita en el consumidor, debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores” (FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos: “FUNDAMENTOS DE DERECHO DE MARCAS”, editorial Montecorvo S.A., Madrid, p. 237 a 239).

Corresponderá por tanto a la Autoridad Nacional Consultante determinar a cual de las categorías señaladas corresponde el signo “XTEP mixto”. III. IRREGISTRABILIDAD POR IDENTIDAD O SIMILITUD DE SIGNOS Las prohibiciones contenidas en el artículo 83, buscan fundamentalmente, precautelar el interés de terceros al prohibir que se registren como marcas los signos que sean idénticos o semejantes entre sí. Conforme lo previsto en el literal a) del referido artículo 83 de la Decisión 344, no son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

En consecuencia, no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad. La doctrina y la jurisprudencia afirman que la función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra persona.

El tratadista Jorge Otamendi indica que: “La verdadera y única función esencial de la marca es distinguir un producto o servicio de otros” (Otamendi, Jorge. “Derecho de Marcas”. LexisNexis. Abeledo Perrot, Cuarta Edición, 2001, p. 9) La confundibilidad Es la posibilidad de confusión por la identidad o semejanza de los signos con relación a los productos o servicios que ampara y que pueden inducir a engaño o error al público consumidor.

Como también dice el tratadista Otamendi: “La confundibilidad existirá cuando por el parecido de los signos el público consumidor pueda ser llevada al engaño”. (Otamendi, Jorge. ob.cit. p. 144). El Tribunal ha sostenido que: “la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos que se le ofrecen, un origen empresarial común”.

(Proceso 109-IP-2002, marca: CHILIS y diseño, publicado en la G.O.A.C. Nº 914 del 1 de abril de 2003). Asimismo, el Tribunal observa que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión unilateral del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes alejándose de un criterio arbitrario han de determinarla, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza.

En reciente sentencia el Tribunal se ha referido “al cuidado que debe tenerse al realizar el análisis entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud”.

(Proceso 20-IP-2003 de 2 de abril de 2003, marca: IVERMIC) La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, en base a la doctrina ha señalado que para valorar la identidad, la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario considerar: La similitud ortográfica, fonética e ideológica La similitud ortográfica emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

La similitud fonética se da, entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similares ideas, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando las denominaciones representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. Para el cotejo que haga el Juez consultante es necesario determinar las diferentes formas en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar si la posible similitud entre XTEP mixta y STOP, es ideológica, ortográfica o fonética.

Reglas para efectuar el cotejo marcario A objeto de verificar y facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la posible confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por el tratadista Pedro BREUER MORENO que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, aplicados al caso objeto de la presente interpretación, son: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes” (Fernández-Novoa, ob.cit., p. 215). 2.

El examen de registrabilidad debe, así mismo, ser realizado en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de las denominaciones confrontadas debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud general entre dos denominaciones se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de ellos, y no de los elementos distintos que en las mismas aparezcan. 4.

Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los servicios y las actividades comerciales identificados por los signos en disputa (Breuer Moreno, Pedro: “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”; Buenos Aires, Editorial Robis, p. 351 y s.s.). IV. OBSERVACIONES A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA Y EXAMEN DE REGISTRABILIDAD De los artículos 93 y 95 de la Decisión 344, se desprende que, una vez admitida y publicada la solicitud de registro, dentro de los treinta días hábiles siguientes, cualquier persona, provista de interés legítimo, podrá presentar observaciones al registro solicitado.

Tendrán interés legítimo para presentar observaciones, el titular de una marca ya registrada o de un signo solicitado con anterioridad para registro, así como el titular de un signo idéntico o semejante ya protegido por el derecho industrial. También tendrán interés legítimo para presentar observaciones en los demás Países Miembros, el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros.

La oficina nacional competente podrá admitir a trámite dichas observaciones o rechazarlas. Admitidas las observaciones, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, si lo estima conveniente, dentro de los treinta días hábiles siguientes contados a partir de la notificación formule alegatos. Vencido este plazo, dicha oficina decidirá sobre las observaciones, realizará el examen de fondo de registrabilidad y procederá a la concesión o denegación del registro, a la vista de las pruebas de que disponga.

El examen de fondo sobre la registrabilidad del signo tiene carácter obligatorio y deberá tomar en cuenta las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. Por ello, el registro será denegado, sin necesidad de observaciones, cuando la marca solicitada sea idéntica o confundible con otra ya registrada.

Finalmente, se exige que la resolución con la que se notifica al peticionario por la cual se concede o deniega el registro solicitado se encuentre debidamente motivada, es decir, que exprese las razones de hecho y de derecho que inclinaron a la oficina nacional competente a pronunciarse en uno u otro sentido, sobre la base de las normas jurídicas aplicables y de las situaciones de hecho constitutivas del acto, a efectos de permitirse el ejercicio del derecho de defensa.

V. EL USO EXCLUSIVO DE LA MARCA En la doctrina y en los diferentes ordenamientos jurídicos se conocen básicamente dos sistemas para la protección de un signo: el sistema declarativo, que protege a la marca únicamente por su uso; y, el sistema atributivo que confiere derecho de uso exclusivo sólo a raíz de la inscripción del signo en el respectivo registro.

El Ordenamiento Comunitario Andino, conforme lo dispone el artículo 102 de la Decisión 344 de la Comisión, ha optado por el sistema atributivo, en el cual el derecho nace exclusivamente del registro del signo. El Tribunal reitera que el registro del signo ante la oficina nacional competente es el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo de la marca, y que este derecho le confiere la posibilidad de ejercer acciones positivas sobre ella, así como de obrar contra cualquier tercero que, sin su consentimiento, realice cualquier acto de aprovechamiento de la marca, que se encuentre prohibido por la Decisión 344.

Al respecto, el Tribunal ha sostenido que “De ese derecho exclusivo se deriva el ius prohibendi que faculta al titular a actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento use la marca, comercie con ella, importe o exporte productos utilizándola o la use en otros productos pudiendo inducir al público a error o confusión. Asimismo, el titular tendrá el derecho de oponerse, de presentar observaciones al registro de otra marca solicitada, tanto en el país de registro como en los demás países miembros, cuando quiera que con ellos se afecte su interés legítimo”.

(Proceso 09-IP- 98, Marca: DERMALEX, publicado en G.O.A.C. N° 481 del 13 de septiembre de 1999). Sobre el tema el tratadista Otamendi sostiene que: “La marca registrada constituye una propiedad para su titular y que esa propiedad tiene su manifestación primera y principal en la exclusividad. El propietario de una marca tiene pues la facultad y el derecho de defender esa exclusividad contra todo aquel que pretenda violarla Esta exclusividad consiste en poder impedir cualquier uso de una marca idéntica o similar que pueda causar confusión en el público consumidor, y en poder impedir usos de marcas que de cualquier manera puedan dañar la marca registrada.

Hay usos que pueden causar confusión y hay otros que sin causarla igualmente pueden dañar esa marca” (Otamendi, Jorge. ob. cit. p. 231). VI. PROTECCIÓN AL NOMBRE COMERCIAL La Decisión 344 en su artículo 128 protege, aunque no define, al nombre comercial. No obstante se puede indicar que nombre comercial identifica a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica dentro del giro comercial o industrial y lo distingue o diferencia de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo.

En base a este artículo se ha interpretado que la protección del nombre comercial puede derivar de su registro o de su uso efectivo. El Tribunal se ha pronunciado sobre la protección del nombre comercial en los términos siguientes: “Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores.

De manera que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva. Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia. Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro” (Proceso 45- IP-98, marca: IMPRECOL, publicado en la G.O.A.C. Nº 581 de 12 de julio de 2000).

En relación con la prueba del uso previo del nombre comercial, el Tribunal ha establecido que “Corresponderá a quien alegue la existencia, la prioridad, o a quien ejercite el derecho de observación o el planteamiento de la nulidad de la marca, el probar, por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad al registro de la marca en el País donde solicita la protección y que ese uso reúne los caracteres y condiciones anotados.

La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevaler sus derechos. La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario” (Proceso 3-IP-98, marca: BELLA MUJER, publicado en la G.O.A.C. No. 338, del 11 de mayo de 1998).

Respecto a la irregistrabilidad contenida en el literal b) del artículo 83 de la Decisión 344, cabe puntualizar que se prohíbe el registro de signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que puedan inducir al público a error.

De lo indicado se desprende, que la prohibición de registro presupone la existencia de un nombre comercial protegido, que esta protección deriva de las legislaciones de los Países Miembros, y que el derecho al nombre comercial, puede ser consecuencia de su registro o de su uso efectivo. En relación a este tema, el Tribunal ha indicado que: “De existir identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y el nombre comercial protegido, de modo que el consumidor o el usuario relacione y pueda confundir los productos o servicios que pretende amparar aquel signo con la actividad económica que realiza el titular del nombre comercial, el signo en cuestión no será suficientemente distintivo y, por tanto, no será susceptible de registro”.

(Proceso 5-IP-2003 de 12 de marzo de 2003, marca: EAN INTERNATIONAL mixta). Además el Tribunal ha sostenido que, el nombre comercial “para ser oponible exitosamente ante una marca solicitada o registrada como lo dispone el artículo 83, literal b), debe haber sido usado con anterioridad a la solicitud de la marca, en aplicación del principio de la prioridad que rigurosamente debe regir.

Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial. Además, el uso del nombre no debe inducir al público a error, lo que significaría, aplicando las normas sobre marcas, que a más de que entre la marca y el nombre exista una identidad o semejanza, la confundibilidad no debe producirse en cuanto a los productos y servicios que la marca protege y la actividad que el nombre ampara” (Proceso 3-IP-98, ya citado).

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE PRIMERO: Un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, de conformidad con los criterios sentados en la presente sentencia; sin embargo, si bien estos requisitos son necesarios no son suficientes porque además, no debe estar incurso en alguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

SEGUNDO: Los signos denominativos utilizan expresiones acústicas o fonéticas y están formados por varias letras o palabras que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Los signos gráficos llamados también visuales porque se aprecian a través del sentido de la vista, son figuras o imágenes que se caracterizan por la forma en que están expresadas Dentro de ellos se encuentran los puramente gráficos, que evocan en el consumidor únicamente la imagen del signo y que se representa a través de un conjunto de líneas, dibujos, colores, etc.; y los figurativos, que evocan en el consumidor un concepto concreto, el nombre que representa este concepto y que es también el nombre con el que se solicita el producto o servicio que va a distinguir.

Los signos mixtos se componen por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). En este tipo de signos hay que tener presente que, por lo general, el elemento denominativo prevalece sobre el gráfico. Sin embargo, en algunos casos, puede suceder lo contrario, siendo el elemento gráfico el predominante.

TERCERO: No son registrables como marcas los signos que, en relación con derecho de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada o registrada para los mismos servicios y productos de tal manera que pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

CUARTO: La determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión de la Administración o, en su caso, del Juzgador, no exenta de discrecionalidad pero necesariamente alejada de toda arbitrariedad, y que ha de ser adoptada en base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia, recogidos en la presente interpretación prejudicial; y que se refieren básicamente, en el caso que nos ocupa, a la identidad o semejanza que puede existir entre los signos, así como las similitudes ortográfica, fonética e ideológica que pueden llegarse a dar.

QUINTO: Podrá presentar observaciones al registro solicitado, cualquier persona provista de interés legítimo, sobre la base de una marca ya registrada o de un signo solicitado con anterioridad para registro, así como el titular de un signo idéntico o semejante ya protegido por el derecho industrial. La oficina nacional competente notificará al peticionario para que, si lo estima conveniente, dentro de los treinta días hábiles siguientes contados a partir de la notificación formule alegatos.

Vencido este plazo, dicha oficina decidirá sobre las observaciones, procederá a realizar el examen de fondo de registrabilidad y se pronunciará sobre la concesión o denegación del registro. El examen de fondo sobre la registrabilidad del signo tiene carácter obligatorio y deberá tomar en cuenta las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

La resolución con la que se notifica al peticionario por la cual se concede o deniega el registro solicitado deberá estar debidamente motivada, a efectos de permitirse el ejercicio del derecho de defensa.

SEXTO: El registro del signo ante la oficina nacional competente es el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo de la marca, que le confiere la posibilidad de ejercer acciones positivas sobre ella, así como de obrar contra cualquier tercero que, sin su consentimiento, realice cualquier acto de aprovechamiento de la marca, que se encuentre prohibido por la Decisión 344.

SÉPTIMO: El nombre comercial identifica a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica dentro del giro comercial o industrial y lo distingue o diferencia de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo. La protección del nombre comercial puede derivar de su registro o de su uso efectivo. De conformidad con el artículo 128 de la Decisión 344, en caso de que la legislación interna de los Países Miembros contemplare un sistema de registro para el nombre comercial, se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo de marcas así como la reglamentación que al efecto establezca el respectivo País Miembro.

En consecuencia, un signo es registrable como nombre comercial cuando cumple plenamente con los elementos característicos de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica establecidos en el artículo 81, y siempre que no se encuentre comprendido en las causales de irregistrabilidad, que sean aplicables, establecidas por los artículos 82 y 83 de la citada Decisión. La prohibición de registro de un signo como marca, en los términos previstos en el artículo 83, literal b, de la Decisión 344, presupone la existencia de un nombre comercial ya protegido por las legislaciones de los Países Miembros.

En el caso de existir identidad o semejanza entre un signo marcario y el nombre comercial protegido de distinto titular, de modo que el consumidor o el usuario relacione y pueda confundir los productos o servicios que pretende amparar aquel signo con la actividad económica que realiza el titular del nombre comercial, el signo en cuestión no será suficientemente distintivo y, por tanto, no será susceptible de registro.

En cambio, si el uso efectivo del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de la marca, ésta será objeto de tutela preferente. El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 6418, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, inciso tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la sentencia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO