Año XIX - Número 947 Lima, 16 de julio de 2003 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 13-IP-2003.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 83 literales a) y b), 93, 95, 102 y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Marca: XTEP (mixta). Actor: MANUFACTURAS STOP S.A. Proceso interno Nº 6418 Proceso 18-IP-2003.- Interpretación Prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación de oficio de los artículos 81 y 82 literal h) de la Decisión 344.

Actor: ARCOR S.A.I.C. Marca: BON O BON (nominativa). Proceso Interno Nº 6004 Proceso 28-IP-2003.- Interpretación Prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 82, literales a) y d), y 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación de oficio de los artículos 81, 83, literal b), 95, 101 y Disposición Transitoria Primera eiusdem.

Parte actora: VIDRIO ANDINO S.A. Denominación: “VIDRIO ANDINO (mixta)”. Expediente interno N° 7559. Proceso 19-IP-2003.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 literal a) y 83 literales a) y d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, e interpretación de oficio del artículo 84 de la misma Decisión. Marca: LAFAYETTE.

Actor: FÁBRICA LAFAYETTE S.A. Proceso interno Nº 2680-96-MP 37 PROCESO 13-IP-2003 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literales a) y b), 93, 95, 102 y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Marca: XTEP (mixta). Actor: MANUFACTURAS STOP S.A. Proceso interno Nº 6418. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los treinta días del mes de abril del año dos mil tres. VISTOS La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera a través de su consejero Ponente Doctor Manuel S. Urueta Ayola, recibida en este Tribunal en fecha 16 de enero de 2003, relativa a los artículos 81, 83 literales a) y b), 93, 95, 102 y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con motivo del proceso interno Nº 6418.

El auto de 26 de marzo del presente año, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante y complementados con los documentos agregados a su solicitud, que se detallan a continuación: 1) Partes en el proceso interno La demanda es presentada por la sociedad MANUFACTURAS STOP S.A. y es demandada la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia; interviene como tercero interesado el señor Raúl Valbuena Sarmiento.

La sociedad MANUFACTURAS STOP S.A. plantea se declare la nulidad de la siguiente Resolución: • N° 04831 de 29 de febrero de 2000, mediante la cual, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, decide un recurso de apelación, declarando infundada la observación formulada por la parte actora contra la solicitud de la marca XTEP (mixta) y concede el registro de dicha marca para distinguir productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza a nombre del señor Raúl Valbuena Sarmiento.

Como consecuencia de lo anterior, solicita se declare fundada la observación formulada por MANUFACTURAS STOP S.A. y se niegue el registro de la marca XTEP (mixta) para distinguir productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza y se ordene la cancelación del registro de la marca XTEP (mixta). 16/07/2003 2.48 2) Hechos Los señalados por el consultante en el oficio Nº 3012 de 9 de diciembre de 2002, y complementados con los documentos incluidos en los anexos, que se refieren: El señor Raúl Valbuena Sarmiento, solicitó el registro de la marca mixta XTEP para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, dicha solicitud fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 462 de 1 de julio de 1998.

La sociedad comercial MANUFACTURAS STOP S.A. presentó observaciones contra el registro de la marca XTEP por ser titular de la marca STOP que distingue productos de las Clases 24 y 25 (Clasificación Internacional de Niza. Clase 24. Tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases; ropa de cama y mesa. Clase 25. Vestidos, calzados, sombrerería) y de la enseña comercial STOP para distinguir establecimientos de comercio destinados a actividades propias de las citadas clases de productos.

La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución Nº. 08032 de 30 de abril de 1999, mediante la cual declaró fundada la observación formulada por MANUFACTURAS STOP S.A. y negó el registro de la marca XTEP. Contra dicha Resolución, el representante del señor Raúl Valbuena Sarmiento interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación. El recurso de reposición fue resuelto por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución Nº. 25060 de 26 de noviembre de 1999, confirmando la Resolución impugnada.

Finalmente el recurso de apelación fue decidido por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución 04831 de 29 de febrero de 2000, revocando las Resoluciones Nºs. 08032 de 30 de abril de 1999 y 25060 de 30 de abril de 1999, declarando infundada la observación presentada por la sociedad MANUFACTURAS STOP S.A., y en consecuencia, concediendo el registro de la marca XTEP (mixta).

GACETA OFICIAL 3) Fundamentos jurídicos de la demanda MANUFACTURAS STOP S.A. sostiene que se violó el artículo 81 de la Decisión 344, dado que la Superintendencia de Industria y Comercio desconoció que la marca XTEP (mixta) carece de fuerza distintiva para identificar productos comprendidos en la Clase 25. Indica que el signo XTEP es esencialmente confundible con el signo STOP, registrado tanto en forma nominativa como en forma mixta, para la misma clase de productos.

Además que el signo STOP se encuentra registrado como nombre comercial a favor de MANUFACTURAS STOP S.A. por lo que el signo XTEP no es idóneo, por carecer de distintividad suficiente. También indica que se violaron los artículos 93 y 95 de la Decisión 344 en concordancia con el artículo 83 literal a) ya que el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial al resolver el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución Nº 08032 determinó equivocadamente que la marca XTEP no era confundible ni gráfica ni fonéticamente con la marca STOP. Asimismo indica que la irregistrabilidad de una marca opera por el simple hecho de existir posibilidad de confusión en cualquiera de sus aspectos: visual, ortográfico, auditivo o ideológico.

Al respecto argumenta que “aunque gráficamente, la primera sílaba no es idéntica, si lo es desde el punto de vista fonético, ya que la pronunciación, por ceseo de la letra “S” inicial en la palabra STOP, en idioma español es “ES” y la pronunciación por ceseo de la letra “X” en la palabra XTEP es igualmente “ES””, por lo que la probabilidad de confusión es más que evidente por sus confundibles semejanzas fonéticas.

Arguye también que se violaron los artículos 93 y 95 de la misma Decisión en concordancia con los artículos 83 literal b) y 128, toda vez que al estudiar el recurso de apelación en lo relacionado con las observaciones y la registrabilidad de la marca XTEP (mixta), el Superintendente delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio decidió que la precitada marca no era confundible con la enseña comercial STOP para distinguir establecimientos de comercio destinados a la explotación de actividades propias de las de los productos comprendidos en las clases 24 y 25. 16/07/2003 3.48 Señala, además, que de acuerdo al artículo 128 de la Decisión 344 a los nombres comerciales (y enseñas) les son aplicables “las normas pertinentes del Capítulo sobre marcas”.

Sostiene que “en el presente caso la marca XTEP (mixta) cuya anulación se pretende, consiste en un signo casi idéntico a la enseña comercial STOP, que se encuentra debidamente protegido para identificar establecimientos de comercio destinados al mismo ramo de negocios (productos comprendidos en la clase 25), dentro del cual fue concedido el registro de la marca XTEP”.

Igualmente dice que se violaron los artículos 83 literales a) y b), 102 y 128 por falta de aplicación, por cuanto el acto administrativo demandado no garantiza el derecho al uso exclusivo sobre las marcas y la enseña comercial STOP, derechos adquiridos con arreglo a leyes preexistentes y que mal podrían ser desconocidos por actos administrativos posteriores. 4) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio al contestar la demanda dice: Con la expedición de la Resolución Nº 04831 de 29 de febrero de 2000, emitida por el Superintendente Delegado de la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, no se incurrió en violación de las normas contenidas en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, toda vez que: “el Superintendente Delegado de la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió legal y válidamente la resolución Nº 04831 del 30 de abril de 1999 declarando fundada (sic) la observación presentada por MANUFACTURAS STOP S.A. y concediendo el registro de la marca STEP para distinguir los productos comprendidos en la clase 25 a favor del señor Raúl Valbuena Sarmiento”.

Argumenta que “efectuado el examen sucesivo y comparativo entre las marcas “XTEP” (mixta) clase 25 y STOP clases 24 y 25, se concluye que no existen semejanzas gráficos, ortográficos y fonéticos (sic) y por lo tanto, su coexistencia en el mercado no conlleva a error al público consumidor”. GACETA OFICIAL Sostiene que la marca XTEP (mixta) “cumple con todos los requisitos establecidos en la norma comunitaria y se dan todos (sic) los presupuestos señalados en el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y no se encuadra dentro de las causales de irregistrabilidad”.

Finalmente, manifiesta que “la resolución acusada proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio no es nula, se ajusta a pleno derecho y a las disposiciones legales vigentes de ese entonces y aplicables sobre marcas ”. El señor Jaime Eduardo Delgado Villegas, como apoderado del señor Raúl Valbuena Sarmiento contesta a la demanda en los siguientes términos: Contradice lo afirmado por la parte actora, indicando que el signo XTEP (mixto), no sólo cumple con el requisito de la distintividad intrínseca, en cuanto que el mismo no es genérico, ni descriptivo ni se refiere a un objeto o servicio determinado, sino también cumple con el requisito de distintividad extrínseca, tanto por ser individual y singular, como porque comparado en su conjunto no presenta similitudes que hagan confundible el signo XTEP (mixto) con las marcas STOP. Indica que no existe similitud visual, ortográfica ni fonética y que existe un factor adicional que contribuye a diferenciar aún más estas marcas y es el hecho de que no presentan ninguna similitud desde el punto de vista conceptual.

Sostiene que en el presente caso, no existe riesgo de confusión ya que el signo XTEP (mixto) tiene la suficiente individualidad, lo que le permite ser distinguido de las marcas STOP, por lo que la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio no violó el artículo 81 de la Decisión 344 al expedir la Resolución Nº 04831.

Manifiesta que existe incoherencia en el planteamiento de la parte actora al indicar que se violaron los artículos 93 y 95 en concordancia con el artículo 83 literal a) debido a que los primeros se refieren al procedimiento que debe seguir una marca, específicamente el artículo 93 indica la facultad que tienen los terceros legítimamente interesados de presentar obser- 16/07/2003 4.48 vaciones al registro marcario y el artículo 95 expresa que existe un procedimiento para decidir sobre las observaciones.

Por lo que, argumenta que, en el proceso administrativo la Superintendencia de Industria y Comercio, al otorgar el registro de la marca XTEP (mixta) no violó las normas citadas y dio estricto cumplimiento al procedimiento establecido en los artículos 93 y 95 de la Decisión 344. En lo referente a la violación del artículo 83 literal a), argumenta que, no existió violación de este artículo por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, “debido a que comparadas las marcas STOP y XTEP desde el punto de vista visual o gráfico, ortográfico, auditivo o fonético y conceptual, presentan más diferencias que semejanzas”.

Solicita al Tribunal, no tener en cuenta las apreciaciones hechas por la parte actora referentes a la violación de los artículos 93 y 95 en concordancia con los artículos 83, literal b) y 128 de la Decisión 344, y con los artículos 25 (parte inicial) 583 (numerales 4 y 5), 603, 605 inciso 2 y 611 del Código de Comercio, debido no solo a la incoherencia en la vinculación de las diferentes normas, sino también porque en la demanda de observaciones nunca se mencionó que MANUFACTURAS STOP S.A. tuviera enseña comercial en uso, denominada STOP así como no se acreditó en la misma ese primer uso.

Y que en todo caso, como ya se demostró no existe similitud entre las expresiones XTEP y STOP, no influye para el presente caso, el hecho de que la parte demandante afirme que tienen una enseña anterior en uso, ya que los signos no son confundibles. Finalmente, sostiene que no está de acuerdo con que la Superintendencia de Industria y Comercio haya violado los artículos 83 literales a) y b) y 128 de la Decisión 344.

Por lo que, solicita fallar en contra de las pretensiones de la parte actora, por carecer de todo fundamento legal. Con vista de lo anteriormente expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,

CONSIDERANDO

Que las normas contenidas en los artículos 81, 83 literales a) y b), 93, 95, 102 y 128 de la GACETA OFICIAL Decisión 344, cuya interpretación ha sido solicitada forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal; Que este Tribunal es competente para interpretar en vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es en este caso el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal (codificado mediante la Decisión 472);

Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 de su Estatuto, el Tribunal procederá a la interpretación de las normas referidas al caso concreto, por lo tanto, corresponde interpretar las disposiciones solicitadas contenidas en los artículos 81, 83 literales a) y b), 93, 95, 102 y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuyos textos son: Decisión 344 “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cua- 16/07/2003 5.48 les el uso de la marca pueda inducir al público a error: b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error: ( )” “Artículo 93.- Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones al registro de la marca solicitado.

A los efectos del presente artículo, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar observaciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros” “Artículo 95.- Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos, de estimarlo conveniente.

Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada” “Artículo 102.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente”.

“Artículo 128.- El nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro. En caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo sobre Marcas de la presente Decisión, así como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo País Miembro”.

GACETA OFICIAL I. LA MARCA Y SUS CARACTERÍSTICAS En base al concepto de marca que contiene el artículo 81 de la Decisión 344, el Tribunal, en reiterada jurisprudencia, ha definido la marca como un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.

La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos o servicios, como el interés general de los consumidores o usuarios de dichos productos o servicios, garantizándoles el origen y la calidad de éstos, sin que se produzca riesgo de confusión o error, tornando así transparente el mercado.

De la anterior definición, se desprende los siguientes requisitos y características de la marca: La perceptibilidad Es la cualidad que tiene un signo de exteriorizarse y materializarse para ser aprehendido por los consumidores o usuarios a través de los sentidos. Teniendo presente que una marca, bien inmaterial, para que pueda ser captada y apreciada por los sentidos, es necesario que se exteriorice y materialice a fin de que lo inmaterial y abstracto pase a ser una impresión material e identificable, la característica de la perceptibilidad se expresa en todo elemento, signo o indicación que pueda ser aprehendido por medios sensoriales a fin de que penetre en la mente de los consumidores o usuarios del producto o servicio que pretende amparar dicha marca y, de esta manera pueda ser asimilada con facilidad.

En atención a que la percepción se realiza generalmente por el sentido de la vista, se consideran signos perceptibles, aquellos referidos a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un número, a un dibujo o a un conjunto de dibujos. 16/07/2003 6.48 La distintividad Es la capacidad que tiene un signo para distinguir en el mercado unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor o usuario los diferencie para su elección. Es considerada como característica primigenia y esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio.

Al respecto, este Tribunal ha manifestado en reiteradas ocasiones, que: “El signo será distintivo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. Además, un signo distintivo es individual y singular, diferenciándose de cualquier otro, lo cual es un carácter que la marca le reconoce, a más de la novedad y la especialidad.

Por tanto, se exige que el signo que se pretende registrar no se confunda con los ya empleados para ‘distinguir’ productos o servicios de la misma especie. Cuando el signo es incapaz de diferenciar unos productos o servicios de otros semejantes, fabricados o producidos por diferentes empresarios, no tiene virtualidad de marca y por tanto no puede ser registrada como tal” (Proceso 12-IP-96, caso “MARGARINA EXCLUSIVA”, publicado en la G.O.A.C. Nº 265 de 16 de mayo de 1997).

La susceptibilidad de representación gráfica Es la aptitud que tiene un signo de ser expresado y descrito en imágenes, fórmulas o por escrito, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor. Sobre esta característica el Tribunal ha indicado que “tiene que ver directamente con la necesidad de que el signo cuyo registro se solicita pueda ser dado a conocer a través de la publicación prevista en el artículo 92 de la Decisión 344.

Está constituida por la descripción que permite la publicación y el archivo de la denominación solicitada” (Proceso 2-IP-2003, marca: “MISS SUCRE”, publicado en G.O.A.C. Nº 912 del 25 de marzo de 2003). Igualmente, cabe señalar que este requisito guarda correspondencia con lo previsto en el artículo 88 literal d) de la Decisión 344 en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos.

GACETA OFICIAL De lo expuesto se concluye que un signo es registrable como marca cuando cumple plena y acumulativamente con los tres requisitos característicos contenidos en el artículo 81 interpretado y siempre que no se encuentre comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 82 y 83 de la misma Decisión 344, resultando que, si bien los requisitos establecidos por el referido artículo 81 son necesarios, no son suficientes, toda vez que el signo no debe estar incurso en las prohibiciones previstas por los artículos precedentemente indicados.

En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar, si la marca “XTEP mixta” cuyo registro es objeto del proceso, cumple con los requisitos del referido artículo 81, y determinar si no encaja dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. II. SIGNOS DENOMINATIVOS, GRÁFICOS Y MIXTOS El Tribunal, considera que resulta también necesario para el juez consultante examinar lo relacionado a los diferentes tipos de signos: denominativos, gráficos y mixtos.

Los signos denominativos llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas formados por una o varias letras, palabras o números que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos que son los que tienen una connotación conceptual referente a que evoca las cualidades o funciones del producto identificado por la marca o el nombre comercial; y arbitrarios que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones respecto del producto que va a identificar.

Los signos gráficos llamados también visuales porque se aprecian a través del sentido de la vista, son figuras o imágenes que se caracterizan por la forma en que están expresadas. La jurisprudencia del Tribunal ha precisado que dentro del señalado tipo de signos se encuentran los puramente gráficos, que evocan en el consumidor únicamente la imagen del signo y que se representa a través de un conjunto de líneas, dibujos, colores, etc.; y los figurativos, 16/07/2003 7.48 que evocan en el consumidor un concepto concreto, el nombre que representa este concepto y que es también el nombre con el que se solicita el producto o servicio que va a distinguir.

(Proceso 09-IP-94, marca: “DIDA”, publicado en la G.O.A.C. Nº 180 de 10 de mayo de 1995). Los signos mixtos se componen por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). En este tipo de signos hay que tener presente que, por lo general, el elemento denominativo prevalece sobre el gráfico. Sin embargo, en algunos casos, puede suceder lo contrario, siendo el elemento gráfico el predominante.

A fin de llegar a tal determinación, “en el análisis hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que suscita en el consumidor, debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores” (FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos: “FUNDAMENTOS DE DERECHO DE MARCAS”, editorial Montecorvo S.A., Madrid, p. 237 a 239).

Corresponderá por tanto a la Autoridad Nacional Consultante determinar a cual de las categorías señaladas corresponde el signo “XTEP mixto”. III. IRREGISTRABILIDAD POR IDENTIDAD O SIMILITUD DE SIGNOS Las prohibiciones contenidas en el artículo 83, buscan fundamentalmente, precautelar el interés de terceros al prohibir que se registren como marcas los signos que sean idénticos o semejantes entre sí. Conforme lo previsto en el literal a) del referido artículo 83 de la Decisión 344, no son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

En consecuencia, no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confu- GACETA OFICIAL sión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad. La doctrina y la jurisprudencia afirman que la función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra persona.

El tratadista Jorge Otamendi indica que: “La verdadera y única función esencial de la marca es distinguir un producto o servicio de otros” (Otamendi, Jorge. “Derecho de Marcas”. LexisNexis. Abeledo Perrot, Cuarta Edición, 2001, p. 9) La confundibilidad Es la posibilidad de confusión por la identidad o semejanza de los signos con relación a los productos o servicios que ampara y que pueden inducir a engaño o error al público consumidor.

Como también dice el tratadista Otamendi: “La confundibilidad existirá cuando por el parecido de los signos el público consumidor pueda ser llevada al engaño”. (Otamendi, Jorge. ob.cit. p. 144). El Tribunal ha sostenido que: “la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos que se le ofrecen, un origen empresarial común”.

(Proceso 109-IP2002, marca: CHILIS y diseño, publicado en la G.O.A.C. Nº 914 del 1 de abril de 2003). Asimismo, el Tribunal observa que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión unilateral del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes alejándose de un criterio arbitrario han de determinarla, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza. 16/07/2003 8.48 ellos se presenta riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud”.

(Proceso 20-IP-2003 de 2 de abril de 2003, marca: IVERMIC) La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, en base a la doctrina ha señalado que para valorar la identidad, la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario considerar: La similitud ortográfica, fonética e ideológica La similitud ortográfica emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

La similitud fonética se da, entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similares ideas, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando las denominaciones representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. Para el cotejo que haga el Juez consultante es necesario determinar las diferentes formas en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar si la posible similitud entre XTEP mixta y STOP, es ideológica, ortográfica o fonética.

Reglas para efectuar el cotejo marcario En reciente sentencia el Tribunal se ha referido “al cuidado que debe tenerse al realizar el análisis entre dos signos para determinar si entre A objeto de verificar y facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la posi- GACETA OFICIAL ble confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por el tratadista Pedro BREUER MORENO que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, aplicados al caso objeto de la presente interpretación, son: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes” (Fernández-Novoa, ob.cit., p. 215). 2.

El examen de registrabilidad debe, así mismo, ser realizado en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de las denominaciones confrontadas debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud general entre dos denominaciones se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de ellos, y no de los elementos distintos que en las mismas aparezcan. 4.

Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los servicios y las actividades comerciales identificados por los signos en disputa (Breuer Moreno, Pedro: “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”; Buenos Aires, Editorial Robis, p. 351 y s.s.). IV. OBSERVACIONES A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA Y EXAMEN DE REGISTRABILIDAD De los artículos 93 y 95 de la Decisión 344, se desprende que, una vez admitida y publicada la solicitud de registro, dentro de los treinta días hábiles siguientes, cualquier persona, provista de interés legítimo, podrá presentar observaciones al registro solicitado. 16/07/2003 9.48 Tendrán interés legítimo para presentar observaciones, el titular de una marca ya registrada o de un signo solicitado con anterioridad para registro, así como el titular de un signo idéntico o semejante ya protegido por el derecho industrial.

También tendrán interés legítimo para presentar observaciones en los demás Países Miembros, el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros. La oficina nacional competente podrá admitir a trámite dichas observaciones o rechazarlas.

Admitidas las observaciones, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, si lo estima conveniente, dentro de los treinta días hábiles siguientes contados a partir de la notificación formule alegatos. Vencido este plazo, dicha oficina decidirá sobre las observaciones, realizará el examen de fondo de registrabilidad y procederá a la concesión o denegación del registro, a la vista de las pruebas de que disponga.

El examen de fondo sobre la registrabilidad del signo tiene carácter obligatorio y deberá tomar en cuenta las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. Por ello, el registro será denegado, sin necesidad de observaciones, cuando la marca solicitada sea idéntica o confundible con otra ya registrada.

Finalmente, se exige que la resolución con la que se notifica al peticionario por la cual se concede o deniega el registro solicitado se encuentre debidamente motivada, es decir, que exprese las razones de hecho y de derecho que inclinaron a la oficina nacional competente a pronunciarse en uno u otro sentido, sobre la base de las normas jurídicas aplicables y de las situaciones de hecho constitutivas del acto, a efectos de permitirse el ejercicio del derecho de defensa.

V. EL USO EXCLUSIVO DE LA MARCA En la doctrina y en los diferentes ordenamientos jurídicos se conocen básicamente dos sistemas para la protección de un signo: el sistema declarativo, que protege a la marca única- GACETA OFICIAL mente por su uso; y, el sistema atributivo que confiere derecho de uso exclusivo sólo a raíz de la inscripción del signo en el respectivo registro.

El Ordenamiento Comunitario Andino, conforme lo dispone el artículo 102 de la Decisión 344 de la Comisión, ha optado por el sistema atributivo, en el cual el derecho nace exclusivamente del registro del signo. El Tribunal reitera que el registro del signo ante la oficina nacional competente es el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo de la marca, y que este derecho le confiere la posibilidad de ejercer acciones positivas sobre ella, así como de obrar contra cualquier tercero que, sin su consentimiento, realice cualquier acto de aprovechamiento de la marca, que se encuentre prohibido por la Decisión 344.

Al respecto, el Tribunal ha sostenido que “De ese derecho exclusivo se deriva el ius prohibendi que faculta al titular a actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento use la marca, comercie con ella, importe o exporte productos utilizándola o la use en otros productos pudiendo inducir al público a error o confusión. Asimismo, el titular tendrá el derecho de oponerse, de presentar observaciones al registro de otra marca solicitada, tanto en el país de registro como en los demás países miembros, cuando quiera que con ellos se afecte su interés legítimo”.

(Proceso 09-IP-98, Marca: DERMALEX, publicado en G.O.A.C. N° 481 del 13 de septiembre de 1999). Sobre el tema el tratadista Otamendi sostiene que: “La marca registrada constituye una propiedad para su titular y que esa propiedad tiene su manifestación primera y principal en la exclusividad. El propietario de una marca tiene pues la facultad y el derecho de defender esa exclusividad contra todo aquel que pretenda violarla Esta exclusividad consiste en poder impedir cualquier uso de una marca idéntica o similar que pueda causar confusión en el público consumidor, y en poder impedir usos de marcas que de cualquier manera puedan dañar la marca registrada.

Hay usos que pueden causar confusión y hay otros que sin causarla igualmente pueden dañar esa marca” (Otamendi, Jorge. ob. cit. p. 231). 16/07/2003 10.48 VI. PROTECCIÓN AL NOMBRE COMERCIAL La Decisión 344 en su artículo 128 protege, aunque no define, al nombre comercial. No obstante se puede indicar que nombre comercial identifica a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica dentro del giro comercial o industrial y lo distingue o diferencia de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo.

En base a este artículo se ha interpretado que la protección del nombre comercial puede derivar de su registro o de su uso efectivo. El Tribunal se ha pronunciado sobre la protección del nombre comercial en los términos siguientes: “Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores.

De manera que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva. Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia. Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro” (Proceso 45-IP-98, marca: IMPRECOL, publicado en la G.O.A.C. Nº 581 de 12 de julio de 2000).

En relación con la prueba del uso previo del nombre comercial, el Tribunal ha establecido que “Corresponderá a quien alegue la existencia, la prioridad, o a quien ejercite el derecho de observación o el planteamiento de la nulidad de la marca, el probar, por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad al registro de la marca en el País donde solicita la protección y que ese uso reúne los caracteres y condiciones anotados.

La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comer- GACETA OFICIAL cial para hacer prevaler sus derechos. La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario” (Proceso 3-IP-98, marca: BELLA MUJER, publicado en la G.O.A.C. No. 338, del 11 de mayo de 1998).

Respecto a la irregistrabilidad contenida en el literal b) del artículo 83 de la Decisión 344, cabe puntualizar que se prohíbe el registro de signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que puedan inducir al público a error.

De lo indicado se desprende, que la prohibición de registro presupone la existencia de un nombre comercial protegido, que esta protección deriva de las legislaciones de los Países Miembros, y que el derecho al nombre comercial, puede ser consecuencia de su registro o de su uso efectivo. En relación a este tema, el Tribunal ha indicado que: “De existir identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y el nombre comercial protegido, de modo que el consumidor o el usuario relacione y pueda confundir los productos o servicios que pretende amparar aquel signo con la actividad económica que realiza el titular del nombre comercial, el signo en cuestión no será suficientemente distintivo y, por tanto, no será susceptible de registro”.

(Proceso 5-IP-2003 de 12 de marzo de 2003, marca: EAN INTERNATIONAL mixta). Además el Tribunal ha sostenido que, el nombre comercial “para ser oponible exitosamente ante una marca solicitada o registrada como lo dispone el artículo 83, literal b), debe haber sido usado con anterioridad a la solicitud de la marca, en aplicación del principio de la prioridad que rigurosamente debe regir.

Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial. Además, el uso del nombre no debe inducir al público a error, lo que significaría, aplicando las normas sobre marcas, que a más de que entre la marca y el nombre exista una identidad o semejanza, la confundibilidad no 16/07/2003 11.48 debe producirse en cuanto a los productos y servicios que la marca protege y la actividad que el nombre ampara” (Proceso 3-IP-98, ya citado).

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE PRIMERO: Un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, de conformidad con los criterios sentados en la presente sentencia; sin embargo, si bien estos requisitos son necesarios no son suficientes porque además, no debe estar incurso en alguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

SEGUNDO: Los signos denominativos utilizan expresiones acústicas o fonéticas y están formados por varias letras o palabras que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Los signos gráficos llamados también visuales porque se aprecian a través del sentido de la vista, son figuras o imágenes que se caracterizan por la forma en que están expresadas Dentro de ellos se encuentran los puramente gráficos, que evocan en el consumidor únicamente la imagen del signo y que se representa a través de un conjunto de líneas, dibujos, colores, etc.; y los figurativos, que evocan en el consumidor un concepto concreto, el nombre que representa este concepto y que es también el nombre con el que se solicita el producto o servicio que va a distinguir.

GACETA OFICIAL 16/07/2003 12.48 Los signos mixtos se componen por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). En este tipo de signos hay que tener presente que, por lo general, el elemento denominativo prevalece sobre el gráfico. Sin embargo, en algunos casos, puede suceder lo contrario, siendo el elemento gráfico el predominante.

La oficina nacional competente notificará al peticionario para que, si lo estima conveniente, dentro de los treinta días hábiles siguientes contados a partir de la notificación formule alegatos. Vencido este plazo, dicha oficina decidirá sobre las observaciones, procederá a realizar el examen de fondo de registrabilidad y se pronunciará sobre la concesión o denegación del registro.

TERCERO: No son registrables como marcas los signos que, en relación con derecho de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada o registrada para los mismos servicios y productos de tal manera que pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

CUARTO

QUINTO: La determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión de la Administración o, en su caso, del Juzgador, no exenta de discrecionalidad pero necesariamente alejada de toda arbitrariedad, y que ha de ser adoptada en base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia, recogidos en la presente interpretación prejudicial; y que se refieren básicamente, en el caso que nos ocupa, a la identidad o semejanza que puede existir entre los signos, así como las similitudes ortográfica, fonética e ideológica que pueden llegarse a dar.

Podrá presentar observaciones al registro solicitado, cualquier persona provista de interés legítimo, sobre la base de una marca ya registrada o de un signo solicitado con anterioridad para registro, así como el titular de un signo idéntico o semejante ya protegido por el derecho industrial. El examen de fondo sobre la registrabilidad del signo tiene carácter obligatorio y deberá tomar en cuenta las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

La resolución con la que se notifica al peticionario por la cual se concede o deniega el registro solicitado deberá estar debidamente motivada, a efectos de permitirse el ejercicio del derecho de defensa.

SEXTO: El registro del signo ante la oficina nacional competente es el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo de la marca, que le confiere la posibilidad de ejercer acciones positivas sobre ella, así como de obrar contra cualquier tercero que, sin su consentimiento, realice cualquier acto de aprovechamiento de la marca, que se encuentre prohibido por la Decisión 344.

SÉPTIMO: El nombre comercial identifica a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica dentro del giro comercial o industrial y lo distingue o diferencia de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo. La protección del nombre comercial puede derivar de su registro o de su uso efectivo. De conformidad con el artículo 128 de la Decisión 344, en caso de que la legislación interna de los GACETA OFICIAL Países Miembros contemplare un sistema de registro para el nombre comercial, se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo de marcas así como la reglamentación que al efecto establezca el respectivo País Miembro.

En consecuencia, un signo es registrable como nombre comercial cuando cumple plenamente con los elementos característicos de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica establecidos en el artículo 81, y siempre que no se encuentre comprendido en las causales de irregistrabilidad, que sean aplicables, establecidas por los artículos 82 y 83 de la citada Decisión. La prohibición de registro de un signo como marca, en los términos previstos en el artículo 83, literal b, de la Decisión 344, presupone la existencia de un nombre comercial ya protegido por las legislaciones de los Países Miembros.

En el caso de existir identidad o semejanza entre un signo marcario y el nombre comercial protegido de distinto titular, de modo que el consumidor o el usuario relacione y pueda confundir los productos o servicios que pretende amparar aquel signo con la actividad económica que realiza el titular del nombre comercial, el signo en cuestión no será suficientemente distintivo y, por tanto, no será susceptible de registro.

En cambio, si el uso efectivo del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de la mar- 16/07/2003 13.48 ca, ésta será objeto de tutela preferente. El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 6418, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, inciso tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la sentencia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO GACETA OFICIAL 16/07/2003 14.48 PROCESO Nº 18-IP-2003 Interpretación Prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación de oficio de los artículos 81 y 82 literal h) de la Decisión 344.

Actor: ARCOR S.A.I.C. Marca: BON O BON (nominativa). Proceso Interno Nº 6004. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los siete días del mes de mayo de dos mil tres. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial contenida en el Oficio Nº 0227, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, con motivo del Proceso Interno 6004.

Oficio recibido el 13 de febrero de 2003; Que la mencionada solicitud cumple con todos los requisitos establecidos por los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados por el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 26 de marzo de 2003.

Como hechos relevantes para la interpretación, se deducen: 1. Las partes La parte actora es la sociedad ARCOR S.A.I.C., la que actúa mediante apoderado. La demandada es la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Interviene como tercero interesado en el presente proceso la sociedad COLOMBINA S.A. 2. Determinación de los hechos relevantes 2.1 Hechos El 11 de agosto de 1993, la sociedad ARCOR S.A.I.C., mediante apoderado, solicitó el registro de la marca “BON O BON” (nominativa) para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasi- ficación Internacional de Niza (Clase 30: Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados, comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo).

Una vez publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial de Colombia, las sociedades Industrias Alimenticias Noel S.A. y COLOMBINA S.A. presentaron observaciones con fundamento en el registro de las marcas BONN y BON APETIT, Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza (Clase 29: Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles) y BON BON BUM, Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, respectivamente, concedidos con anterioridad.

Mediante Resolución No. 7135 de 19 de marzo de 1996, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, negó el registro de marca “BON O BON” para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitado por la sociedad ARCOR S.A.I.C. pues “existía confusión con los productos que amparaban la marca de COLOMBINA S.A.”.

Contra la referida Resolución N° 7135, ARCOR S.A.I.C. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación. Mediante Resolución No. 002355 de 31 de enero de 1997, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio confirma la decisión contenida en la Resolución No. 7135. Posteriormente, mediante Resolución Nº 16657 de 25 de agosto de 1999, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Su- GACETA OFICIAL perintendencia de Industria y Comercio, confirmó lo resuelto en la Resolución No. 7135, y declaró agotada la vía gubernativa. 2.2 Fundamentos de la demanda La sociedad ARCOR S.A.I.C. –demandante en el presente proceso-, mediante apoderado, solicita al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, que declare la nulidad de las mencionadas Resoluciones 7135, 002355 y 16657.

Asimismo, pretende que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio conceda a ARCOR S.A.I.C. el registro de la marca “BON O BON” (nominativa) para distinguir los productos de la Clase 30 solicitada. La sociedad actora fundamenta su pretensión en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y en los artículos 82 y 85 del Código Contencioso Administrativo de la República de Colombia.

Señala la demandante que hubo una aplicación indebida del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, y que ello “consistió en concluir que la marca solicitada a registro por parte de [su] representada, consiste en un signo confundiblemente semejante con la marca BON BON BUM registrada por la sociedad COLOMBINA S.A. ( )”.

Añade a continuación la demandante que “La marca solicitada a registro es una marca compuesta por dos elementos denominativos separados por una letra O mayúscula, la cual sin duda le imprime distintividad al conjunto solicitado ya que su composición morfológica difiere de la marca base de la negativa –BON BON BUM– que no solo está conformada por tres sílabas, sino que tiene un elemento gráfico característico los cuales considerados en su conjunto son ampliamente conocidos por el público consumidor, razón por la cual este sería difícilmente engañado”.

Asimismo, indica la demandante que “No basta que dos expresiones compartan una misma raíz para que se pueda hablar de confundibilidad entre ellas, en este caso es evidente que gráfica y ortográficamente las dos marcas coinciden en el radical BON, a la cual se agregan elementos particulares que hacen que cada expresión conserve su fuerza distintiva respecto a la otra”; en este sentido, añade que “En el 16/07/2003 15.48 presente caso está más que probado que las marcas BON O BON y BON BON BUM no son confundibles pues no son ni fonética ni gráficamente similares, además de que no guardan un mismo significado conceptual, por tratarse de expresiones de fantasía”. 2.3 Contestación a la demanda 2.3.1.

De la Superintendencia de Industria y Comercio La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia a través de su Oficina Jurídica, solicita no tener en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por la demandante en su contra por cuanto carecen de apoyo jurídico y por consiguiente, de sustento de derecho para que prosperen.

Sostiene la demandada que “ de conformidad con las atribuciones legales otorgadas a la Oficina Nacional Competente y la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió legal y válidamente la resolución nº 7135 del 19 de marzo de 1996 negando el registro de la marca nominativa “BON O BON” para distinguir productos de la clase 30 de la nomenclatura vigente, solicitada por la sociedad Arcor S.A.I.C”.

Añade la demandada que “Efectuado el examen sucesivo y comparativo de la marca “BON O BON” (solicitada), frente a la marca “BON BON BUM”, para la clase 30, a favor de Colombina S.A., se concluye en forma evidente que son semejantes entre sí, existiendo confundibilidad entre las mismas en los aspectos ortográficos y fonéticos y por lo tanto, de coexistir en el mercado conllevarían a error al público consumidor, existiendo la posibilidad de confusión directa e indirecta entre los mismos, habida cuenta que éstos creerían que el producto tendría el mismo origen.

Si se aprecian las marcas “BON O BON”, y “BON BON BUM” en una visión de conjunto, en la totalidad de los elementos que las integran, la unidad fonética y gráfica de los nombres y no las partes unas de otras, se tiene que poseen mayor significación o peso comparativo las semejanzas existentes que las diferencias entre las mismas, que inducen al consumidor a error; más aún cuando su escritura y pronunciación son similares”.

GACETA OFICIAL Finalmente, concluye la demandada que en lo referido a la violación del literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena “(..) la marca ”BON O BON” no es suficientemente distintiva ( ) configurándose la semejanza entre esta y la marca registrada “BON BON BUM” ( ) En consecuencia, las resoluciones acusadas no son nulas ( )“. 16/07/2003 16.48 Asimismo, de conformidad con el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 del Estatuto, este órgano jurisdiccional considera pertinente, por referirse al caso en concreto, proceder a la interpretación de oficio de los artículos 81 y 82 literal h) de la Decisión 344.

El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcriben a continuación: 2.3.2. De Colombina S.A. DECISIÓN 344 COLOMBINA S.A., tercero interesado en el presente proceso, señala que en este caso “( ) al observar desprevenidamente las marcas en referencia encontramos que éstas generan el mismo impacto visual y auditivo dentro del consumidor promedio ( ) [asimismo] es posible apreciar la confundibilidad por el análisis ( ) [en] (i) el aspecto ortográfico y (ii) el aspecto fonético”.

En este sentido, COLOMBINA S.A. concluye que “Las semejanzas ortográficas y fonéticas son tales que las marcas son confundiblemente similares y por lo tanto el registro de la marca BON O BON en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza deberá ser rechazado”. El tercero interesado fundamenta su escrito en los artículos 83 literal a) y 102 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena.

CONSIDERANDO

Que este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; Que la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que de acuerdo con la solicitud remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, se procederá a la interpretación prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Artículo 81 “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

“Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona ”. Artículo 82 “No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que ese trate ( )”.

Artículo 83 “Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismo productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”.

En observación de los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que GACETA OFICIAL van a ser interpretadas, considera este Tribunal que corresponde desarrollar lo referente a: I. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE UNA MARCA Los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable se encuentran establecidos en el artículo 81 de la Decisión 344, éstos son: la perceptibilidad, la distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica.

Asimismo, el segundo párrafo del citado artículo 81 define a la marca como: “Todo signo perceptible capaz de distinguir los bienes o servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes y servicios idénticos o similares de otra”. Respecto a estos tres requisitos, el Tribunal en reiterada jurisprudencia ha señalado: La perceptibilidad es la capacidad del signo para ser aprehendido o captado por alguno de los sentidos.

La marca, al ser un signo, debe necesariamente materializarse para ser apreciada por el consumidor; sólo si es perceptible para el consumidor, podrá éste compararla y diferenciarla, de lo contrario, si es imperceptible para los sentidos, no podrá ser susceptible de registro. La distintividad, es considerada por la doctrina y por la jurisprudencia de este Tribunal como la función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca, es la razón de ser de la marca, es la característica que permite diferenciar o distinguir en el mercado los productos o servicios comercializados por una persona de los idénticos o similares de otra, para así impedir que se origine una confusión. Jorge Otamendi sostiene respecto al carácter distintivo de la marca: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca.

La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene este poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”. (Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas. 4ta. Edición. Abeledo-Perrot: Buenos Aires, 2002. p. 27). La susceptibilidad de representación gráfica, permite la representación material del signo, en 16/07/2003 17.48 sus características y formas, a fin de posibilitar su registro.

Consiste en representaciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc. de manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos. Marco Matías Alemán dice que: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados” (Matías Alemán, Marco.

Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios. Top Management: Bogotá. p.77). II. DE LA MARCA DENOMINATIVA La marca denominativa o verbal es aquella compuesta por una o más letras, números, palabras, frases, o combinaciones de ellos, que constituyen un conjunto legible y pronunciable. Estas marcas pueden estar formadas por distintos tipo de denominaciones conocidas como de fantasía o caprichosas, arbitrarias, evocativas o sugestivas, y las denominaciones con grafía especial.

Denominación de fantasía es aquella conformada por palabras, vocablos, o denominaciones creadas con el expreso propósito de emplearlas como marcas. Se trata de un vocablo que puede no tener significado alguno o cuyo significado los consumidores desconocen, aunque puede evocar alguna idea o concepto. Denominación arbitraria es aquella conformada por uno o más vocablos o términos que ya existen y tienen un significado en el lenguaje.

Estos vocablos funcionan como marca al ser aplicados arbitrariamente a productos o servicios que no guardan relación alguna con su significado. Denominación evocativa o sugestiva es aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna propiedad, cualidad, función, o característica del producto o servicio que va a distinguir, sin llegar a ser una designación descriptiva o genérica.

Estas denominaciones son capaces de funcionar como marcas si son suficientemente arbitrarias u originales. Denominación con grafía especial es aquella constituída por una o más palabras escritas GACETA OFICIAL con una grafía, caracteres o estilos particulares. Se diferencia de las denominativas ordinarias debido a que la grafía especial forma parte de la marca.

III. DE LA MARCA MIXTA Las marcas mixtas se componen de elementos denominativos y gráficos, por lo que para realizar su examen, se necesita de un verdadero esfuerzo por parte de la autoridad a fin de determinar la procedencia del registro de la marca mixta. Sobre el particular señala la Doctrina que: “Las marcas mixtas o complejas son las que reúnen elementos denominativos junto con elementos gráficos o figurativos, cual es el caso de las denominaciones escritas según una grafía peculiar (marcas mixtas propiamente dichas) y el de las marcas que incluyen elementos fonéticos y gráficos formando un conjunto (marcas complejas), pudiendo llegar a comprender el total de la presentación exterior de un producto (conjunto de etiquetas de un licor embotellado, de un queso, etc.)”.

(AGUILAR, Mariano, et.al: Nueva Enciclopedia Jurídica, Tomo XV, Editorial F. SEIX, Barcelona-España, 1981, p. 887). En autos se observa que las marcas BON BON BUM y BON O BON se encuentran constituidas por dos elementos, como son la parte denominativa y la parte gráfica, es decir, se trata de marcas mixtas. En tal sentido, puesto que el presente caso los signos en controversia amparan productos pertenecientes a la misma clase de la nomenclatura internacional, siendo ambas de tipo mixto, la judicatura consultante deberá concentrarse en distinguir entre las partes que conforman la marca, apreciando los elementos gráficos, fonéticos, visuales, tanto como la similitud de la idea que evocan, etc.

IV. PROHIBICIONES PARA EL REGISTRO DE MARCAS El Tribunal ha reiterado la importancia del cumplimiento de los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica como paso previo al registro de una marca, además de que el signo no esté incurso en alguna o algunas de las causales de irregistrabilidad que contemplan los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

En efecto, el artículo 82 de la Decisión 344 establece prohibiciones absolutas o intrínsecas 16/07/2003 18.48 basadas en el signo mismo, de manera que, al configurarse alguno de los supuestos señalados en este artículo, el signo sería incapaz de funcionar como una marca tal como lo requiere el artículo 81 de la mencionada Decisión 344. En consecuencia, estas prohibiciones impiden que un determinado signo acceda a la protección que concede el registro marcario.

Asimismo, señala la doctrina al referirse a las prohibiciones absolutas contenidas en el referido artículo 82 que: “Se ha entendido que a través de estas causales se tutela primordialmente un interés público, el interés de los consumidores, razón por la cual la administración está obligada a aplicarla de manera estricta y absoluta”. (Metke, Ricardo.

Lecciones de Propiedad Industrial. 1ra. Edición. Raisbeck, Lara, Rodríguez y Rueda (Baker & McKenzie: Bogotá, 2001. p. 84). Por otro lado, el artículo 83 de la Decisión 344 dispone prohibiciones de carácter relativo, basadas en derechos anteriores de terceras personas, los cuales podrían verse afectados por el registro de un nuevo signo como marca.

En este sentido, el artículo 83 contiene impedimentos relativos a conflictos entre particulares, en la medida en que el supuesto tradicional es la existencia de una marca ya registrada y confundible con el signo que solicita acceder al registro. Cabe señalar que la prohibición contenida en el artículo 83 se fundamenta en los intereses protegidos por el derecho marcario como son, por una parte: el derecho de exclusiva del titular del registro; y por otra, el interés del consumidor a que exista transparencia en el mercado, y se evite el error o confusión real en las transacciones mercantiles.

Por tal motivo, para que se configuren los supuestos establecidos en el artículo 83, es preciso que se den dos requisitos: primero, que exista identidad o semejanza entre los signos enfrentados para los mismos productos o servicios; segundo, que la identidad o semejanza produzca o pueda producir error o confusión real en el mercado. V. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS ENGAÑOSOS El artículo 82 de la Decisión 344 establece ciertos impedimentos para que determinados signos sean registrados como marcas.

GACETA OFICIAL En este sentido, el literal h) del mencionado artículo 82 prohíbe el acceso al registro de signos que puedan engañar a los medios comerciales o al público, en cuanto a la procedencia, naturaleza, modo de fabricación, características o cualidades, o la aptitud para el empleo de productos. Por tal motivo, la irregistrabilidad de signos que estén incursos en la prohibición contenida en el mencionado literal h) del artículo 82, tiene por objeto cautelar el interés público (de empresarios y consumidores), frente al engaño del que podrían ser objeto, como consecuencia del registro de una marca, que intencionalmente distorsione lo relativo al modo de fabricación, la calidad, la procedencia, las características o la aptitud para el empleo del producto ingresado al mercado.

Al respecto, este Tribunal ha señalado que “El Régimen Común sobre Propiedad Industrial, rechaza el registro de signos engañosos, pues se entiende que proteger el registro de este tipo de signos, es contravenir principios fundamentales del libre intercambio de bienes, el mismo que se basa en prácticas honestas y leales de comercio, es decir, en la buena fe empresarial”.

(Proceso Nº 66-IP-2002. G.O.A.C. Nº 876 de 18 de diciembre de 2002. Marca: S.O.S.). Asimismo, este órgano jurisdiccional ha manifestado que “Estas consideraciones de orden público en beneficio de la colectividad, son las que deben orientar el criterio de la Oficina Nacional Competente en el examen de registrabilidad de las marcas sometidas a aprobación para registro, con miras a la protección del interés general del mercado de bienes y servicios y de quienes intervienen en el mismo como productores y consumidores”.

(Proceso 07-IP95, Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Tomo IV, pág. 166. Citado en el Proceso 100-IP-2002. G.O.A.C. 877 de 19 de diciembre de 2002. Marca: CHUPA gráfica en colores). VI. IRREGISTRABILIDAD POR IDENTIDAD O SIMILITUD DE SIGNOS. DE LA COMPARACIÓN ENTRE MARCAS. DEL RIESGO DE CONFUSIÓN. DE LA CONFUSIÓN DIRECTA E INDIRECTA.

DE LAS REGLAS DE COMPARACIÓN. El literal a) del artículo 83 establece como prohibición al registro de aquellos signos que sean 16/07/2003 19.48 idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para el registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, de forma que puedan inducir al público consumidor a error.

Como se ha manifestado en reiterada jurisprudencia de este Tribunal “ la función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante de los de igual o semejante naturaleza, que pertenezcan al competidor; por ello es fundamental que el signo en proceso de registro, no genere confusión respecto de los bienes o servicios distinguidos por otro solicitado previamente o por una marca que se encuentre inscrita, puesto que éstos gozan de la protección legal que les otorga el derecho de prioridad o el registro, respectivamente”.

(PROCESO Nº 101-IP-2002. G.O.A.C. No. 877 de 19 de diciembre de 2002. Marca: Cola Real + gráfica) En este sentido, la confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad al elegir una cosa por otra, a la que pueden ser inducidos los consumidores por no existir la capacidad suficiente para ser distintivo. A fin de evitar esta situación de confusión, la prohibición contenida en el literal a) del artículo 83 no exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición. Sobre el particular, este Tribunal ha señalado los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión: “ que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos”.

(PROCESO Nº 68-IP2002. G.O.A.C. No. 876 de 18 de diciembre de 2002. Marca: AGUILA DORADA). Asimismo, la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa y la indirecta. En la confusión directa el vínculo de identidad o semejanza conduce al comprador a adquirir un producto determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos.

En cam- GACETA OFICIAL bio, en el caso de la confusión indirecta, el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a los productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. Por tanto, de existir semejanza entre el signo pendiente de registro y una marca, existirá el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca.

En el presente caso, procede establecer la existencia o no de semejanza entre el signo pendiente de registro y las marcas previamente registradas, cuya comparación habrá de hacerse desde sus elementos fonético, ortográfico e ideológico. Sin embargo, dicha comparación deberá ser conducida por la impresión unitaria que el signo habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor medio a que está destinado.

Por ello, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. A este propósito, el Tribunal ha determinado que la similitud ortográfica se presenta por el parecido de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar el grado de confusión. Y habrá lugar a presumir la semejanza entre los signos si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden, vista la impresión general que, tanto desde el punto de vista ortográfico como fonético, produce el citado orden de distribución. En cuanto a la similitud fonética, el Tribunal ha señalado que la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica y de la coincidencia en las raíces o terminaciones, pero que, a fin de determinar la existencia real de una posible confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, puesto que las marcas denominativas se forman por un conjunto de letras que, al ser pronunciadas, emiten sonidos que se perciben por los consumidores de modo distinto, según su estructura gráfica y fonética. 16/07/2003 20.48 En cuanto a la similitud ideológica, ha indicado que la misma se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.

En definitiva, el Tribunal estima que la confusión puede manifestarse cuando, al percibir la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien encuentra cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante. De igual modo, a objeto de verificar la existencia del riesgo de confusión, el examinador deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro: “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”;

Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: 1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4.

Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa. Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, Breuer (Ibid. Loc. Cit) ha manifestado adicionalmente: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

“Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. “En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.

GACETA OFICIAL “La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

“En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.

Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. 16/07/2003 21.48 por un tercero, tiene por objeto un producto semejante al amparado por la marca en referencia, sea que dichos productos pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas”.

(Proceso Nº 68-IP-2002. Citado anteriormente) En este supuesto, y a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, el consultante habrá de tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en la Clasificación Internacional de Niza.

Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: Primero: “La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. Finalmente, como ha señalado este Tribunal en anterior oportunidad, el consultante, en la comparación que efectúe de los signos “ deberá considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca cubre únicamente, por virtud de la regla de la especialidad, los productos identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases del nomenclátor, la pertenencia de dos productos a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes”.

(PROCESO Nº 68-IP-2002. G.O.A.C. No. 876 de 18 de diciembre de 2002. Marca: AGUILA DORADA). Por lo tanto, el consultante deberá tener en cuenta, de conformidad con el literal a del artículo 83 de la Decisión 344, “ que también se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada Un signo para ser registrado como marca debe reunir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica establecidos en el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y no estar incurso en alguna de las prohibiciones establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

Segundo: No son registrables como marcas los signos que puedan engañar a los medios comerciales o al público sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, las cualidades o la aptitud para el empleo del producto que pretende distinguir. Tercero: Tampoco son registrables los signos que en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para su registro y destinada a amparar productos idénticos o semejantes, de modo que puedan inducir a los consumidores a error.

Cuarto: La determinación del riesgo de confusión entre los signos confrontados en el presente caso, derivará de la realización del correspondiente examen comparativo, en el que se GACETA OFICIAL 16/07/2003 22.48 deberán considerar los criterios aportados por la doctrina y la jurisprudencia y que han sido señalados en la parte considerativa de esta sentencia. Quinto: General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE Cuando se comparen marcas mixtas, el elemento predominante en el conjunto marcario será el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto, lo que no impide que, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente sentencia realizada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario.

Deberá así mismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el inciso tercero del artículo 128 del vigente Estatuto. Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO PROCESO N° 28-IP-2003 Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 82, literales a y d, y 83, literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación de oficio de los artículos 81, 83, literal b, 95, 101 y Disposición Transitoria Primera eiusdem.

Parte actora: VIDRIO ANDINO S.A. Denominación: “VIDRIO ANDINO (mixta)”. Expediente interno N° 7559. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, siete de mayo de dos mil tres. VISTOS de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por órgano de su Consejera Ponente, Doctora Olga Inés Navarrete Barrero, y recibida en este Tribunal en fecha 12 de marzo de 2003; y, La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 82 y 83, literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo El informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del tenor siguiente: GACETA OFICIAL 16/07/2003 23.48 1.

Demanda 1.2. Cuestión de derecho 1.1. Cuestión de hecho La parte actora alega que “Las actuaciones administrativas demandadas han violado las siguientes normas: Artículos 4 y 29 de la Constitución Nacional; artículos 66 y 84 del Código Administrativo; artículos 140, numerales 8, 9 y 314 numeral 1o. del Código de Procedimiento Civil”; que “Como la resolución 22185 demandada se refiere en su punto I., a las normas aplicables y hace alusión concretamente a la Decisión 344 y a la 486 del 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, debo aclarar que sobre el particular no hay discrepancia”, que “La resolución 22185 demandada negó la nulidad del procedimiento administrativo solicitada por Vidrio Andino, por falta de notificación personal de las observaciones de Cerámica Andina contra esta solicitud de registro de la marca Andino de Vidrio Andino, fundándose en el Artículo 66 del Código Administrativo, lo que es un grave lapsus, por cuanto dicho artículo trata es (sic) lo pertinente a la pérdida de la fuerza de ejecutoria de los actos administrativos, tema ajeno a la nulidad pedida, y confunde … la Administración, la petición del suscrito con la nulidad contenciosa, artículo 84 del Código Administrativo … Sin embargo la resolución estudia la nulidad a la luz del artículo 95 de la Decisión 344 en el que se dice que las observaciones se notificarán al peticionario, que para la resolución demandada se hace en la forma prevista por el artículo 23 del Decreto 117 de 1994, notificación por estado (sic), actuación que viola el debido proceso porque lo que corresponde hacer por tratarse de una verdadera demanda sobre un bien patrimonial es aplicar el Código de Procedimiento Civil notificación que reitero debe ser personal.

Por esta falta de notificación personal la resolución viola el debido proceso ”. Según el consultante, de la demanda se desprende que: “La sociedad VIDRIO ANDINO S.A. presentó el 6 de marzo de 2000, ante la Superintendencia de Industria y Comercio, solicitud de registro de la marca VIDRIO ANDINO, consistente en dos triángulos isósceles, uno amarillo y otro azul, superpuestos por sus puntas iguales, el azul sobre el amarillo, junto con la expresión Vidrio Andino escrita en letra especial, ubicada en la parte inferior de los triángulos mencionados”; que “Cerámica Andina presentó observaciones contra esta solicitud de registro, con fundamento en que tiene registrada (sic) las marcas CERÁMICA ANDINA, LOZANDINA y el nombre comercial CERÁMICA ANDINA, que no se registra sino se deposita”; que “La Superintendenica (sic) negó el registro de la marca solicitada mediante Resolución 24503 de 29 de septiembre de 2000; por estar en desacuerdo con la misma, la sociedad solicitante interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación”; que “La sociedad Vidrio Andino S.A. solicitó el 24 de noviembre de 2000 la nulidad de la actuación administrativa a partir de 19 de julio de 2000, por no haber sido notificado personalmente de las observaciones presentadas.

Mediante Resolución 00344 de 26 de enero de 2001 la Superintendencia negó la nulidad, confirmó la Resolución 24503 y concedió el recurso de apelación”; y que “La Superintendencia, mediante Resolución 22185 de 29 de junio de 2001, confirmó la Resolución 24503 de 29 de septiebre (sic) de 2000, considerando que la sociedad Vidrio Andino S.A. no puede registrar la marca solicitada por cuanto Cerámica Andina tiene registrada la marca ANDINA para distinguir productos de la Clase 21 del Decreto 755 de 1972.

La sociedad solicitante sostiene lo contrario, afirma que el mencionado Decreto no ampara el vidrio en la clase 21” (Clase 21 de la Clasificación Internacional de Niza: “Utensilios y recipientes para el menaje o la cocina (que no sean de metales preciosos ni chapados); peines y esponjas; cepillos (excepto pinceles); materiales para la fabricación de cepillos; material de limpieza; viruta de hierro; vidrio en bruto o semielaborado (excepto vidrio de construcción); cristalería, porcelana y loza, no comprendidas en otras clases”).

Agrega la actora que “La parcialidad de la Administración llega a decir … que como la Decisión 344 derogó el Decreto 755 ‘obliga a la oficina (sic) de signos (sic) distintivos (sic) de esta entidad a abstenerse de mencionar la clasificación anterior, para entrar a aplicar la clasificación internacional de Niza’ ”; y que la Administración yerra “al decir que la Decisión 344 tiene ‘mayor jerarquía que el Decreto 755’ lo que denota una confusión total y cierto arribismo hacia lo extranjero; no: no se trata de categorías, se trata de la vigencia de la (sic) normas y por mas (sic) ‘categoría’ que tenga la ‘refinada’ GACETA OFICIAL Decisión no puede tener efecto retroactivo derogando al Decreto 755, este (sic) tuvo una vigencia y la Decisión otra, pero no estuvieron las dos normas vigentes al tiempo, y si así hubiere ocurrido las marcas de Cerámica Andina tendrían mas (sic) vicios legales porque aluden al Decreto 755 y no a la Decisión, si es que su teoría de la prevalencia es valedera”. 2.

Contestaciones a la demanda 2.1. En su escrito de contestación, la Superintendencia de Industria y Comercio manifiesta que “Con la expedición de las resoluciones no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ni de ninguna otra norma de carácter constitucional y/o legal”; que “ la Superintendencia de Industria y Comercio como Oficina Nacional Competente se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa”; y que “En consecuencia, el fundamento legal de los actos administrativos acusados y expedidos por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria”.

Además, sostiene que “ en Colombia el régimen de propiedad industrial vigente a la expedición de los actos administrativos ahora acusados, se encontraba contenido en la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina. Es claro e inequívoco que la Decisión 344 como ordenamiento legal vigente en materia de Propiedad Industrial es aplicable válida y legalmente con respecto al asunto que nos ocupa, constituyéndose en el régimen legal que debía adoptarse por la Oficina Nacional Competente en materia de marcas”; que “En este orden de ideas, si resulta claro para el accionante el régimen que debió ser aplicable a su trámite, resulta entonces contradictoria su pretensión a que la administración diera aplicación a normas establecidas por el código de procedimiento civil, si por el contrario y tal como lo manifestó oportunamente la administración el trámite se encuentra regulado por una norma especial, la cual fue aplicada correctamente por la administración, y al haber sido surtida en dicha forma, no resulta procedente pretender que haya incurrido en vicios o en violación del debido proceso, a causa de una omisión que tan solo puede ser imputable al accionante”; que “En este sentido 16/07/2003 24.48 es claro que si bien en la clase 21 del decreto 755, no se encuentra cobijado expresamente el vidrio, si se encuentran los utensilios pequeños y recipientes portátiles para la casa y la cocina (que no sean de metales preciosos y chapeados); así como la cristalería, porcelana y loza no incluidos en otras clases.

En este punto debe ser considerado en primer lugar que los productos que se pretenden proteger con la marca solicitada son vidrio en bruto o semielaborado, los cuales son similares a los productos amparados con los registros 159026 y 152555, que fueron objeto de la observación”; y que “En este orden de ideas no son de recibo los argumentos del demandante en cuanto pretende en su afirmación el establecer que el vidrio no se encuentra incluido en la clase 21, por el contrario la clase mencionada hace referencia a cristalería que puede ser considerada por el consumidor como vidrio con o sin elaboración, existen (sic) entonces una estrecha relación entre los productos que protegen las marcas concedidas con anterioridad (CERÁMICA ANDINA, LOZANDINA) y la solicitada (VIDRIO ANDINO)”.

Por último, la demandada argumenta que “La marca VIDRIO ANDINO (solicitada) y las marcas CERÁMICA ANDINA Y LOZANDINA (observantes) analizadas en su conjunto en forma sucesiva y no simultánea, resulta claro que presentan similitud y no otorgamiento (sic) de rasgos suficientes que permitan su clara diferenciación en el público consumidor de su procedencia (sic)”; que “las expresiones en comparación cuentan con significados propios, en efecto la marca solicitada vidrio andino, evoca la idea de una sustancia dura, frágil, transparente por lo general, formada por la combinación de la sílice, con potasa y sosa, proveniente de la región de los Andes”; y que “… como las expresiones VIDRIO, CERÁMICA y LOZA son genéricas para distinguir productos de la clase 21, en la que se solicita el registro; de suerte que acogiendo las reglas de comparación de signos, establecidas por la doctrina y la jurisprudencia, deber (sic) ser excluidas, para efectos de la comparación, de lo que resulta que los signos a comparar serán ANDINO y ANDINA, expresiones prácticamente idénticas con un mismo significado y que sólo se diferencian en el genero de las mismas”. 2.2.

Del escrito de contestación del tercero interesado, CERÁMICA ANDINA C.A., se des- GACETA OFICIAL prende que “ las normas contenidas en las diferentes decisiones de la Comisión del acuerdo de Cartagena, son de orden supranacional y están por encima del ordenamiento jurídico de los Países Miembros y los procedimientos contenidos en ellas reglamentadas por el decreto 177 de 1.994, no pueden ser desconocidas por la mera liberalidad de terceros y los actos administrativos expedidos por las oficinas de Propiedad Industrial, y para el caso de Colombia, únicamente pueden ser suspendidos o declarados nulos por el Consejo de Estado, en concordancia con lo establecido en los artículos vigentes de la Decisión 486 de la Comunidad Andina y 66 del Código Contencioso Administrativo”; que “los fundamentos que tuvo la Superintendencia de Industria y Comercio para negar la marca, se ajustan a derecho, y resulta erróneo y desleal el pronunciamiento de la actora al sostener, que la Administración se parcializó, simplemente porque no otorgó una marca que tiene un impedimento de orden jurídico que consiste en que no puede coexistir en el mercado con otra marca idéntica registrada con anterioridad, para distinguir los mismos artículos”; y que “En cuando (sic) a los productos ha quedado claro que el signo ‘Vidrio ANDINO’, fue solicitado para distinguir productos comprendidos en la clase 21 y la marca ‘Cerámica ANDINA’, se encuentra registradas (sic) y vigente para distinguir TODOS, los productos comprendidos en la clase 21”.

CONSIDERANDO

Que las normas cuya interpretación se solicita son las disposiciones consagradas en los artículos 82 y 83, literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; Que, de conformidad con la disposición contenida en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal (codificado mediante la Decisión 472), las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, de conformidad con la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo dispuesto en los artículos 4, 121 y 2 de su Estatuto (codificado mediante la Decisión 500), este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; 16/07/2003 25.48 Que, de conformidad con la disposición indicada en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en la providencia que obra a folios 337 y 338 del expediente, la presente solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite;

Que, una vez examinada la aplicabilidad de las normas sometidas a consulta, así como los elementos documentales remitidos junto con la solicitud, el Tribunal encuentra pertinente la interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 82, literales a y d, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y, Que, además, con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 de su Tratado de Creación, el Tribunal estima pertinente interpretar de oficio las disposiciones previstas en los artículos 81, 83, literal b, 95, 101 y Disposición Transitoria Primera eiusdem, cuyos textos son del tenor siguiente: “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. “Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;

( ) d) Consistan exclusivamente en un signo que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse; ( )”. GACETA OFICIAL “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error;

( )”. “Artículo 95.- Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos, de estimarlo conveniente. Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada”.

“Artículo 101.- Los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Niza del 15 de junio de 1957 e, igualmente, sus actualizaciones y modificaciones”. “DISPOSICIONES TRANSITORIAS: PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, subsistirá por el tiempo en que fue concedido.

En lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas contenidas en la presente Decisión”. 16/07/2003 26.48 I. De la definición de marca y de los requisitos para su registro El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena contiene una definición del concepto de marca.

Sobre la base de esta definición legal, el Tribunal ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio correspondiente.

La marca protege el interés de su titular, otorgándole un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos y servicios, así como el interés general de los consumidores o usuarios a quienes se halla destinada, garantizando a éstos la certeza de origen del producto o servicio que el signo distingue, permitiéndoles, en consecuencia, valorar, diferenciar, identificar y seleccionar el respectivo producto o servicio, sin riesgo de error o confusión acerca de su origen o calidad.

En definitiva, la marca procura garantizar la transparencia en el mercado. El artículo 81 en referencia somete además el registro de un signo como marca al cumplimiento de los siguientes requisitos: En primer lugar, el signo debe ser perceptible, es decir, susceptible de ser aprehendido por el consumidor o el usuario a través de los sentidos, a fin de ser captado, retenido y asimilado por éste.

La percepción se realiza, por lo general, a través del sentido de la vista. Por ello, se consideran signos perceptibles, entre otros, los que consisten en letras, palabras, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto. En segundo lugar, el signo debe ser suficientemente distintivo, es decir, apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares.

Esta aptitud distintiva constituye presupuesto indispensable para que la marca cumpla sus funciones principales de indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio. La distintividad, GACETA OFICIAL 16/07/2003 27.48 además, debe ser suficiente, es decir, de tal magnitud que no haya razón para temer que el signo induzca a error o confusión en el mercado.

(Sentencia dictada el 9 de diciembre de 1988 en el expediente 04-IP-88, publicada en la G.O.A.C. N° 39, del 29 de enero de 1989, caso “DAIMLER”). Y en tercer lugar, el signo debe ser susceptible de representación gráfica, es decir, apto para ser expresado en imágenes o por escrito, lo que confirma que, en principio, ha de ser visualmente perceptible.

Por ello, las formas representativas en que consisten los signos pueden estar formadas por letras, palabras, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto. Este requisito guarda correspondencia con el previsto en el artículo 88, literal d, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos.

En relación con la prioridad del elemento en referencia, la doctrina ha señalado que procede determinar la “situación y el relieve del componente gráfico en el conjunto de la marca mixta; y sobre todo, la notoriedad del componente gráfico común a las marcas comparadas. En cambio, si el elemento gráfico no evoca concepto alguno, el denominativo desplazaría en principio al gráfico, siendo en ese caso, y en definitiva, aquel elemento el predominante, y en el cual debe centrarse el análisis comparativo” (FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos: “Fundamentos del Derecho de Marcas”;

Madrid, Editorial Montecorvo S.A., p. 240). Por tanto, el artículo 81 prohíbe el registro de un signo como marca si éste no cumple los requisitos acumulativos que la citada disposición prevé en forma expresa; además, el artículo 82, literal a, impide el otorgamiento de dicho registro a toda denominación que no pueda ser considerada como marca por no cumplir con los citados requisitos.

II. De los signos mixtos Según la estructura de los signos, se suele distinguir entre el denominativo, constituido por una o varias palabras pronunciables, provistas o no de significado conceptual; el gráfico, compuesto por una imagen visual, asociada o no a un concepto; y el mixto, cuya estructura compleja se halla integrada por un elemento denominativo y un elemento gráfico.

A propósito del caso bajo examen, es preciso destacar que, en la tarea de comparación entre dos signos, caso que uno de ellos o ambos pertenezcan a la clase de signos mixtos, la jurisprudencia de este Tribunal ha puesto de relieve lo siguiente: “el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación de la gráfica, que en un momento dado pueden ser definitivos” III.

De los signos genéricos, descriptivos y evocativos Se entiende por denominación genérica la que designa el género de los productos o servicios a que pertenece, como una de sus especies, el producto o servicio que se pretende distinguir por su intermedio. La falta de distintividad suficiente de tal signo, así como la circunstancia de que se otorgaría indebidamente a su titular un monopolio sobre un género de productos o servicios, impide su registro.

Ahora bien, el establecimiento de la dimensión genérica de un signo debe hacerse in concreto, según el criterio de los consumidores y la relación del signo con el producto que pretende distinguir, considerando las características de éste y el nomenclátor de que haga parte. Y es que una o varias palabras pueden constituir una denominación genérica en relación con un tipo de productos, pero no en relación con otro.

Además, la dimensión genérica de tales palabras puede desaparecer si, al hacerse parte de un conjunto, adquieren significado propio y fuerza distintiva suficiente para ser registradas como marca. En este contexto, el Tribunal ha manifestado que: “ en el campo doctrinal las palabras pueden usarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo figurado o metafórico, y adquirir así una fuerza expresiva peculiar, suficiente para ser novedosa y distintiva en relación con determinado producto o servicio.

GACETA OFICIAL Una expresión utilizada en un contexto original en relación con el objeto, puede así dejar de ser genérica, jurídicamente hablando. Contra esta posibilidad, admitida por la doctrina, no resulta válido el argumento consistente en sostener que quien registra una marca necesariamente monopoliza el vocablo, ya que —por supuesto— éste podrá continuar siendo utilizado libremente en el lenguaje común, en su sentido propio, sin confundirse por ello con la marca, puesto que ya no existiría relación alguna con el producto o servicio en referencia” (Sentencia dictada en el expediente 02-IP-89, del 19 de octubre de 1989, publicada en G.O.A.C. N° 49, del 10 de noviembre de 1989, caso “OFERTA”).

Finalmente, en relación con este tipo de signos, el Tribunal ha señalado que “ para fijar la genericidad de los signos, es necesario preguntarse ¿qué es?, frente al producto y servicio de que se trata”, ya que, en caso de que la respuesta sea la denominación genérica, el signo estará incurso en la causal de irregistrabilidad contemplada en el literal e, del artículo 82 de la Decisión 344 (Sentencia dictada en el expediente 7-IP-2001, del 26 de marzo de 2001, publicada en la G.O.A.C. N° 661, del 11 de abril del mismo año, caso “LASER”; que reitera lo establecido en la sentencia del expediente 2-IP89, del 19 de octubre de 1989, publicada en la G.O.A.C. N° 49, del 10 de noviembre del mismo año, caso “OFERTA”; y en la del expediente 12IP-95, del 18 de septiembre de 1995, publicada en la G.O.A.C. N° 199, del 26 de enero de 1996, caso “VERDADERO ARRANCA GRASA”).

Por su parte, el signo descriptivo guarda relación directa con el producto o servicio que constituye su objeto: en efecto, informa al consumidor o al usuario exclusivamente acerca de la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen, época de producción, características u otros datos del correspondiente producto o servicio. En este caso, si tales características son comunes a otros productos o servicios del mismo género, el signo no será distintivo y, en consecuencia, a tenor de la prohibición contemplada en el artículo 82, literal d, de la Decisión 344, no podrá ser registrado.

Además, el registro del signo en cuestión conferiría a su titular un monopolio contrario a las reglas de la libre competencia. Para juzgar sobre si un signo es descriptivo procede interrogarse en torno a cómo es el 16/07/2003 28.48 producto amparado por el signo que se pretende registrar: si la respuesta consiste en la designación del producto “ habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación” (Sentencias dictadas en los expedientes 3-IP95, publicada en la G.O.A.C. N° 189, del 15 de septiembre de 1995, caso “TUTTI FRUTI S.A.”; y 27-IP-95, publicada en la G.O.A.C. N° 257, del 14 de abril de 1997, caso “EXCLUSIVA”).

Por último, en el ámbito de los signos denominativos, el evocativo sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, obligándolo a hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este producto o servicio. A diferencia del descriptivo, el signo evocativo cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable.

IV. De la marca débil Todo signo registrado como marca, dado su origen y uso generalizado, es susceptible de convertirse en marca débil. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades, inapropiables en exclusiva.

Según la doctrina, “La presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias u otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro” (BERTONE, Luis Eduardo; y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo: “Derecho de Marcas”, Tomo II, pp. 78 y 79).

El texto citado agrega que, no obstante su distintividad, el signo puede haberse tornado banal “por el crecido número de registros marcarios que lo contienen; no se trata de una cualidad intrínseca del signo, sino de su posición relativa en ese universo de signos que constituye el Registro ”. OTAMENDI, por su parte, destaca que el titular de una marca débil, al contener ésta “una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibi- GACETA OFICIAL lidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo.

Y, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles, y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente” (OTAMENDI, Jorge: “Derecho de Marcas”; LexisNexis, Abeledo-Perrot, pp. 191 y 192). V. De la comparación entre signos. Del riesgo de confusión. De la confusión directa e indirecta.

De la identidad y semejanza. De las reglas de comparación. De la conexión competitiva Los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 consagran otras prohibiciones para el registro de un signo como marca. Según la prevista en el artículo 83, literal a, no podrá registrarse el signo que, en relación con derechos de terceros, sea idéntico o se asemeje de forma que pueda inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para el mismo producto o servicio, o para un producto o servicio respecto del cual el uso de la marca pueda inducir al público a error.

Del texto del artículo en referencia se desprende que la prohibición no exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición. Para establecer la existencia del riesgo de confusión del signo pendiente de registro respecto de una marca ya registrada, o ya solicitada para registro, será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los produc- 16/07/2003 29.48 tos; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos que se le ofrecen, un origen empresarial común. En consecuencia, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos.

En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos fonético, gráfico y conceptual. Sin embargo, dicha comparación deberá ser conducida por la impresión unitaria que el signo habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o del usuario medio a que está destinado. Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. En este contexto, el Tribunal ha establecido que la similitud visual y ortográfica se presenta por el parecido de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la o de las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar el grado de confusión. Además, si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden, cabe presumir que los signos son semejantes, visto el impacto que el citado orden produce, tanto desde el punto de vista ortográfico como fonético.

En cuanto a la similitud fonética, el Tribunal ha señalado que la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica y de la coincidencia en las raíces o terminaciones, pero que, a fin de determinar la existencia de la confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues las marcas denominativas se forman por un conjunto de GACETA OFICIAL letras que, al ser pronunciadas, emiten sonidos que se perciben por los consumidores de modo distinto, según su estructura gráfica y fonética.

Y en cuanto a la similitud conceptual, ha indicado que la misma se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. En definitiva, el Tribunal ha estimado que la confusión puede manifestarse cuando, al solo apercibimiento de la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien reconoce cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante.

Además, a objeto de verificar la existencia del riesgo de confusión, el examinador deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro: “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”; Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

En este contexto, el consultante, en la comparación que efectúe entre el signo “VIDRIO ANDINO (mixto)”, solicitado para proteger los productos de la clase 21 de la nomenclatura internacional de Niza, las marcas “CERÁMICA ANDINA” y “LOZANDINA”, registrados para amparar productos de la clase 21, y el nombre comercial “CERÁMICA ANDINA”, deberá considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca cubre únicamente, por virtud de la regla de la especialidad, los productos o servicios identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases del nomenclátor, la pertenencia de dos productos o servicios a una misma clase no prueba por sí sola que sean semejantes, así como su pertenencia 16/07/2003 30.48 a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes.

Por lo tanto, el solicitante deberá tener en cuenta, a la luz de la norma prevista en el artículo 83, literal a, de la Decisión 344, que también se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto un producto o servicio semejante al amparado por la marca en referencia, sea que los productos o servicios pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas.

En este supuesto, y a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, el consultante habrá de tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de los mismos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor; además podrá hacer uso de los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre los productos identificados en la solicitud de registro del signo como marca y los productos amparados por las marcas ya registradas.

A objeto de precisar que se trata de productos semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables al caso, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito.

El hecho de que los productos posean finalidades idénticas o afines podría constituir un indicio de conexión competitiva entre ellos, pues tal circunstancia podría dar lugar a que se les hallase en el mismo mercado. En segundo lugar, la conexión competitiva podría configurarse en el ámbito de los canales de comercialización, por virtud de la identidad o similitud en los medios de difusión o publicidad de los productos en cuestión. En efecto, si se difunden a través de los medios generales de publicidad (radio, televisión o prensa), cabe presumir que la conexión entre ellos será mayor, mientras que si la difusión se realiza a través de revistas especializadas, comunicación directa, boletines o mensajes telefónicos, es de presumir que la conexión será menor.

GACETA OFICIAL También deberá tomarse en cuenta la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de diferenciar, identificar y seleccionar el producto. A juicio del Tribunal, “el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado ‘consumidor medio’ o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes ” (Sentencia dictada en el expediente 09-IP-94, del 24 de marzo de 1995, Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo IV, p. 97, caso “DIDA”).

Las consideraciones que anteceden, especialmente las relativas al punto de la conexión competitiva entre productos, guardan correspondencia con la orientación jurisprudencial de este Tribunal, el cual, ya en sentencia de fecha 30 de agosto de 1996 (dictada en el expediente 08-IP95, publicada en la G.O.A.C. Nº 231, del 17 de octubre de 1996, así como en la JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Tomo IV, pp. 324 y s.s., caso “LISTER”, y reiterada en las sentencias correspondientes a los expedientes 30-IP-2000, del 1º de septiembre de 2000, caso “AMERICAN BRANDS (mixta)”; 60-IP-2000, del 24 de enero de 2001, caso “MAXVALL”; 03-IP-2001, del 9 de mayo de 2001, caso “DIPLOMATICO”; 5-IP-2001, del 27 de marzo de 2001, caso “ACERO DIAMANTE + gráfica”; 50-IP-2001, del 31 de octubre de 2001, caso “ALLEGRA”; y 67-IP-2001, del 12 de diciembre de 2001, caso “ECOGEL”), con motivo del examen de disposiciones previstas en las Decisiones 85 y 313 de la Comisión —predecesoras de la 344, objeto de la presente interpretación— dejó establecido que: “El principio de la especialidad de la marca evita, en consecuencia, que con un solo signo se pretenda monopolizar todos los productos.

Por efecto de esta regla, se pueden proteger marcas idénticas o similares para productos diferentes. Según la Decisión 85 La limitación del registro en cuanto a la similitud de los productos está dada por la ‘clase del nomenclator’ a la que pertenece el producto (artículo 68). Pese a este fin de la norma, el artículo 58, literal f) y el artículo 68 de la Decisión 85, han encasillado la ‘especialidad’ sólo en referencia a la ‘clase’ del nomenclator, sin dejar la puerta abierta a que se examine la similitud de los productos Este principio o concepto ha teni- 16/07/2003 31.48 do otro alcance al tenor de las disposiciones del artículo 82 (rectius 83) de la Decisión 344, pues el literal a) no hace relación a una clase del nomenclator sino a los productos o servicios identificados y enumerados en la solicitud, con lo cual se ‘evidencia que en una misma clase de la nomenclatura internacional, podrían coexistir dos marcas utilizadas en la identificación de productos o servicios disímiles siempre que no se induzca a error’; y en base de esa misma disposición comunitaria con ‘una marca registrada para identificar determinados productos o servicios de una clase, se pueda lograr impedir el registro de otra idéntica o semejante utilizada para distinguir productos o servicios agrupados en otra, siempre que con ellos se pueda inducir al público a error’ (Marco Matías Alemán, MARCAS, Bogotá, p. 90)”.

VI. De la irregistrabilidad de signos idénticos o semejantes a un nombre comercial protegido Se entiende por nombre comercial el signo que identifica a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica, en el ámbito de un ramo comercial o industrial, y que la distingue de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo.

Este Tribunal ha establecido al respecto que: “El nombre comercial … distingue a la persona en el ejercicio de su negocio o actividad comercial, diferenciándolo de las actividades idénticas o similares que desarrollan sus competidores. Sin embargo, nada obsta para que el signo que constituye un nombre comercial determinado, coincida con la denominación o razón social de la empresa …” (Sentencia dictada en el expediente 45-IP-98, del 31 de mayo de 2000, publicada en la G.O.A.C. No. 581, del 12 de julio de 2000, caso “IMPRECOL”).

El artículo 83, literal b, de la Decisión 344, prohíbe el registro como marca de un signo que, en relación con derechos de terceros, sea idéntico o se asemeje de forma que pueda inducir al público a error, a un nombre comercial protegido de conformidad con las legislaciones internas de los Países Miembros y con el artículo 128 eiusdem. Por su parte, el artículo 128 citado prescribe que el nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro.

GACETA OFICIAL De los textos que anteceden se desprende que la prohibición de registro presupone la existencia de un nombre comercial protegido, que esta protección deriva de las legislaciones de los Países Miembros, y que el derecho al nombre comercial puede ser consecuencia de su uso efectivo o de su registro. En todo caso, el ámbito de la protección del nombre comercial, derivado del uso o del registro, ha de extenderse al ramo o giro del comercio o industria correspondiente a la actividad económica que pretende distinguir.

De existir identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y el nombre comercial protegido, de modo que el consumidor o el usuario relacione y pueda confundir los productos o servicios que pretende amparar aquel signo con la actividad económica que realiza el titular del nombre comercial, el signo en cuestión no será suficientemente distintivo y, por tanto, no será susceptible de registro.

A propósito del citado riesgo de confusión, el Tribunal ha declarado que: “Si bien el nombre comercial sirve para identificar a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica, en tanto que una marca es aquel signo que sirve para diferenciar en el mercado los productos o servicios de un competidor de los productos o servicios de otro competidor, puede suceder que exista similitud o conexión competitiva entre las actividades económicas que identifica el nombre comercial y los productos o servicios que distingue una marca, y de ser así la coexistencia en el mercado puede inducir a confusión en el público consumidor respecto al origen empresarial de las actividades económicas y los productos o servicios de que se trate” (Sentencia correspondiente al expediente 45-IP-98, ya citada).

En este contexto, el Tribunal ha precisado además que el nombre comercial “para ser oponible exitosamente ante una marca solicitada o registrada como lo dispone el artículo 83, literal b), debe haber sido usado con anterioridad a la solicitud de la marca, en aplicación del principio de la prioridad que rigurosamente debe regir. Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial.

Además, el uso del nombre no debe inducir al público a error, lo que significa- 16/07/2003 32.48 ría, aplicando las normas sobre marcas, que a más de que entre la marca y el nombre exista una identidad o semejanza, la confundibilidad no debe producirse en cuanto a los productos y servicios que la marca protege y la actividad que el nombre ampara” (Sentencia dictada en el expediente 3-IP-98, de fecha 11 de marzo de 1998, publicada en la G.O.A.C. No. 338, del 11 de mayo de 1998, caso “BELLA MUJER”).

VII. Del procedimiento de observaciones al registro de marca solicitado El Capítulo V, Sección II, de la Decisión 344, disciplina un procedimiento previo, según el cual, una vez admitida la solicitud de registro, la oficina nacional competente deberá proceder a su publicación. Dentro de los treinta días hábiles siguientes, cualquier persona, provista de interés legítimo, podrá presentar observaciones al registro solicitado.

Se ha considerado que tiene interés legítimo para presentar observaciones, tanto el titular de un signo registrado, ante el intento de registrar otro idéntico o similar para productos o servicios respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, como quien formuló primero la solicitud de registro. La oficina nacional competente podrá admitir dichas observaciones a trámite o rechazarlas por extemporáneas, bien por fundamentarse en solicitud posterior a la petición de registro de la marca que se observa, o en tratados no vigentes en el País Miembro en que se solicita la marca, bien porque los interesados no hubiesen pagado las tasas de tramitación correspondientes.

Admitidas las observaciones, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, si lo estima conveniente, formule alegatos dentro de los treinta días hábiles contados a partir de su notificación. Vencido este plazo, dicha oficina decidirá sobre las observaciones, a la vista de las pruebas de que disponga y, en todo caso, procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca.

Es importante tener en cuenta que la notificación de las observaciones, caso de haber sido admitidas éstas, constituye un acto que forma parte del procedimiento de registro del signo y que hace posible que el peticionario, si lo estima conveniente y dentro del plazo previsto, ejerza su derecho fundamental a la defensa, derecho cuyo impedimento, privación o restricción viciaría de nulidad el procedimiento descrito.

GACETA OFICIAL El examen de fondo sobre la registrabilidad del signo tiene carácter obligatorio y deberá tomar en cuenta las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la Decisión en referencia. Por ello, el registro será denegado, sin necesidad de observaciones, cuando la marca solicitada sea confundible con otra ya registrada.

Por último, se exige que el acto por el cual se concede o deniega el registro solicitado se encuentre debidamente motivado, esto es, que exprese las razones de hecho y de derecho que inclinaron a la oficina nacional competente a pronunciarse en uno u otro sentido, sobre la base de las normas jurídicas aplicables y de las situaciones de hecho constitutivas del acto.

El Tribunal ha reiterado a este propósito que: “La motivación se contrae en definitiva a explicar el por qué de la Resolución o Decisión, erigiéndose por ello en un elemento sustancial del mismo —y hasta en una formalidad esencial de impretermitible expresión en el propio acto si una norma expresa así lo impone— y cuya insuficiencia, error o falsedad puede conducir a la nulidad del acto” (Sentencia dictada en el expediente 04-AN-97, del 17 de agosto de 1998, publicada en la G.O.A.C. No. 373, del 21 de septiembre de 1998, caso CONTRACHAPADOS).

VIII. De la Clasificación Internacional de Niza A propósito de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida en virtud del Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y en Ginebra el 13 de mayo de 1977, y modificado en Ginebra el 28 de septiembre de 1.979, el Tribunal ha especificado que el Arreglo “Comprende la clasificación de productos y de servicios propiamente dicha y una lista alfabética que permite asegurar, para cada producto o servicio en particular, el sector a que éste pertenece.

Además de la lista de productos y de servicios, el Arreglo de Niza proporciona notas explicativas sobre los rubros que comprende cada clase, los excluidos de ella y la lista de productos” (Sentencia dictada en el expediente 10-IP-94, de fecha 17 de marzo de 1995, publicada en la G.O.A.C. No. 177, del 20 de abril del mismo año). En el ámbito del ordenamiento jurídico comunitario, hay lugar a poner de relieve que la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Carta- 16/07/2003 33.48 gena, contentiva del “REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL”, aprobada en el 13° Período de Sesiones Extraordinarias de la Comisión, celebrado entre el 27 de mayo y el 5 de junio del año 1974, establecía en su artículo 68, incisos segundo y tercero, lo siguiente: “ Los Países Miembros se comprometen a adoptar la clasificación internacional suscrita en Niza el 15 de junio de 1957.

Los Países Miembros que todavía no han adoptado dicha clasificación tendrán un plazo de un año, contado a partir de la vigencia del presente Reglamento, para hacerlo”. Por tanto, la adopción de la clasificación internacional se erigió en un compromiso comunitario de los Países Miembros, independiente de la voluntad de adhesión de cada uno de éstos al Arreglo de Niza.

Luego, la Decisión 311 (artículo 92) dispuso lo siguiente: “Los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Niza del 15 de junio de 1957 e, igualmente, sus actualizaciones y modificaciones”. Este texto fue reproducido en las Decisiones 313 (artículo 91) y 344 (artículo 101) de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. En este contexto, el Tribunal ha declarado que “El Arreglo de Niza tiene no sólo un carácter referencial, sino también fuerza vinculante para el conjunto de los países miembros y para cada uno de ellos … En consecuencia, los países deberán estar al tanto no sólo de las normas contenidas en el Arreglo de Niza propiamente dicho, sino también de sus actualizaciones y modificaciones” (Sentencia dictada en el expediente 10-IP-94, ya citada).

Ahora bien, en el caso de autos, la solicitud de interpretación prejudicial da cuenta de la vigencia, en la República de Colombia, de un “Decreto 755 de 1972”, contentivo de una clasificación de productos y servicios, sobre la base del cual “Cerámica Andina tiene registrada la marca ANDINA para distinguir productos de la Clase 21 del Decreto … La sociedad solicitante … afirma que el mencionado Decreto no ampara el vidrio en la clase 21”.

El Tribunal reitera a este propósito que, a partir de la entrada en vigencia de la Decisión 85, los Países Miembros se comprometieron a adoptar la Clasificación Internacional de Niza, de 15 de junio de 1957, y, desde la Decisión 311, dictada GACETA OFICIAL el 8 de noviembre de 1991, a utilizar dicha Clasificación, así como sus actualizaciones y modificaciones.

Este Tribunal encuentra pertinente además, vistas las sucesivas regulaciones de que ha sido objeto la Clasificación Internacional de Niza en el ordenamiento jurídico comunitario, hacer referencia a la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344, a cuyo efecto pone de relieve que, en principio, y con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica y de confianza legítima, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas disciplinadas en ella se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente al tiempo de su constitución. Y si bien la norma comunitaria no es aplicable, salvo previsión expresa, a las situaciones jurídicas nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata a los efectos futuros de la situación nacida bajo el imperio de la norma anterior.

En el ámbito de la Decisión 344, su Disposición Transitoria Primera se apoya en la irretroactividad de la norma sustancial, pues dispone que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, subsistirá por el tiempo en que fue concedido. Además, la Disposición en referencia contempla la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues dispone que, en cambio, se aplicará la Decisión 344 al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas de tal derecho.

Sobre este particular, el Tribunal tiene establecido que “si la norma sustancial que se hallaba vigente para la fecha de la solicitud de registro de una marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a dicha solicitud, la norma anterior será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos de concesión del registro, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso” (Sentencia dictada en el expediente 38IP-2002, de fecha 11 de septiembre de 2002, caso “PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC y PREPAC”).

Por tanto, concedido en definitiva el registro de una marca y otorgado el derecho de exclusi- 16/07/2003 34.48 vidad a su titular sobre la base de una clasificación distinta a la internacional de Niza, o con fundamento en un texto de la clasificación internacional anterior a una de sus actualizaciones o modificaciones, el uso, goce, renovación, prórroga y licencia del derecho del titular sobre la marca, así como sus obligaciones, estarán sometidos a la norma sustancial vigente al momento del ejercicio in concreto de tal derecho.

IX. De la supremacía del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina Consta en autos que la parte actora, en el curso del proceso interno N° 7559, ha señalado que la Autoridad competente en materia marcaria erró “al decir que la Decisión 344 tiene ‘mayor jerarquía que el Decreto 755’ lo que denota una confusión total y cierto arribismo hacia lo extranjero; no: no se trata de categorías, se trata de la vigencia de la (sic) normas y por mas (sic) ‘categoría’ que tenga la ‘refinada’ Decisión no puede tener efecto retroactivo derogando al Decreto 755, este (sic) tuvo una vigencia y la Decisión otra, pero no estuvieron las dos normas vigentes al tiempo, y si así hubiere ocurrido las marcas de Cerámica Andina tendrían mas (sic) vicios legales porque aluden al Decreto 755 y no a la Decisión, si es que su teoría de la prevalencia es valedera”.

En el epígrafe que antecede se hicieron consideraciones en torno a la aplicación del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina en el tiempo. Cabe destacar ahora la primacía del citado ordenamiento comunitario sobre el ordenamiento interno de los Países Miembros, en el marco del vínculo de complementariedad que deriva de los artículos 143 y 144 de la Decisión 344, según los cuales los Países Miembros podrán fortalecer, mediante sus legislaciones nacionales o por acuerdos internacionales, los derechos de propiedad industrial contenidos en la Decisión, así como regular a través de la legislación interna los asuntos no comprendidos en aquélla.

De allí que, como ya lo ha declarado el Tribunal, “el desarrollo de la ley comunitaria por la legislación nacional, es empero excepcional y por tanto a él le son aplicables principios tales como el del ‘complemento indispensable’, según el cual no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aqué- GACETA OFICIAL llas Significa esto que para que tenga validez la legislación interna se requiere que verse sobre asuntos no regulados en lo absoluto por la comunidad Como lo ha dicho el Tribunal en la interpretación del artículo 84 de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena (caso 2-IP-88), no es posible que la legislación nacional modifique, agregue o suprima normas sobre aspectos regulados por la legislación comunitaria …” (Sentencia dictada en el expediente 10-IP-94, de 17 de marzo de 1995, publicada en la G.O.A.C. N° 177, del 20 de abril de 1995).

En la misma orientación, el Tribunal ha reiterado que “Los Países Miembros de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido por el artículo 143 de la Decisión 344, pueden fortalecer el régimen común de Propiedad Industrial en ella constituido, mediante disposiciones internas siempre que tales normas regulen únicamente lo no comprendido por ese Régimen, que no se lo restrinja en sus propósitos, ni se recorte su finalidad de proteger los derechos que consagra” (Sentencias dictadas en los expedientes 25-IP-2002 y 26-IP-2002, publicadas en las G.O.A.C. Nº 796, del 24 de mayo de 2002, y Nº 798, del 28 de mayo de 2002, respectivamente).

Por las razones que han sido expuestas, “el nomenclátor internacional según el artículo 101 de la Decisión 344, es un documento al que los Países Miembros tienen necesariamente que remitirse para clasificar o ubicar sus productos en una clase a fin de proceder al registro del signo. Constituyendo en consecuencia una remisión obligatoria por la propia disposición, el hecho de que no conste dentro de la legislación interna, no es obstáculo para evitar su cumplimiento en el entendido que el derecho comunitario está sobre el derecho nacional en virtud del principio de la primacía del primero sobre el segundo” (Sentencia dictada en el expediente 61-IP-2001, de fecha 17 de octubre de 2001, caso “FRUGOS”).

Sobre la base de las consideraciones que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE 1° Un signo será registrable como marca si cumple los requisitos previstos en el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo 16/07/2003 35.48 de Cartagena, y si no incurre en las prohibiciones fijadas en los artículos 82 y 83 eiusdem. 2º En la comparación entre marcas mixtas, el elemento predominante en el conjunto marcario será el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto, lo que no obsta para que, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo. 3º La denominación genérica no es susceptible de registro, a menos que se halle conformada por una o varias palabras que, utilizadas en un sentido distinto al original, adquieran una fuerza expresiva suficiente para dotarla de capacidad distintiva en relación con el producto o servicio de que se trate, sin perjuicio de que tal denominación pueda continuar utilizándose libremente en el lenguaje común. 4° El signo descriptivo no será distintivo y, por tanto, no será registrable como marca, si se limita exclusivamente a informar al consumidor o al usuario acerca de las características u otros datos del producto o servicio de que se trate, comunes a otros productos o servicios del mismo género. 5° En el ámbito de los signos denominativos, el evocativo sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, obligándolo a hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto.

A diferencia del descriptivo, el evocativo cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable. 6º El titular de una marca provista de un elemento de carácter genérico, o de uso común, o evocativo de una cualidad del producto, o que se ha tornado banal por el crecido número de registros marcarios que lo contienen, no puede impedir su inclusión en signos de terceros, por ser inapropiable en exclusiva, ni puede fundamentar en ese único hecho el riesgo de confusión entre los signos en disputa. 7º Para establecer si existe riesgo de confusión entre el signo pendiente de registro y las marcas previamente registradas, será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos distinguidos por GACETA OFICIAL ellos, y considerar la situación del consumidor o usuario medio, la cual variará en función de tales productos.

No bastará con la existencia de cualquier semejanza entre los signos en cuestión, ya que es legalmente necesario que la similitud pueda inducir a confusión o error en el mercado. 8º En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos fonético, gráfico y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada signo en disputa habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o usuario medio, destinatario de los productos correspondientes. 9º A objeto de verificar la semejanza entre los productos en comparación, el consultante tomará en cuenta su identificación en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor; además, podrá acudir a los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre el producto identificado en la solicitud de registro del signo como marca y el amparado por las marcas ya registradas o ya solicitadas para registro.

A objeto de precisar que se trata de productos semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito. 10º De existir identidad o semejanza entre un signo marcario y el nombre comercial protegido, de modo que el consumidor o el usuario relacione y pueda confundir los productos o servicios que pretende amparar aquel signo con la actividad económica que realiza el titular del nombre comercial, el signo en cuestión no será suficientemente distintivo y, por tanto, no será susceptible de registro.

Sin embargo, si el uso efectivo del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de la marca, ésta será objeto de tutela preferente. 11º La notificación de las observaciones formuladas al registro solicitado, caso de haber sido admitidas éstas por la oficina nacional competente, constituye un acto que forma parte del procedimiento de registro del signo y que hace 16/07/2003 36.48 posible que el peticionario, si lo estima conveniente y dentro del plazo previsto, ejerza su derecho a la defensa, derecho cuyo impedimento, privación o restricción viciaría de nulidad el citado procedimiento.

El funcionario competente deberá realizar el examen de fondo sobre la registrabilidad del signo, con independencia de que se hayan formulado o no observaciones. Caso de haberse formulado éstas, el funcionario decidirá sobre el particular a través de un acto administrativo debidamente motivado, con fundamento en lo alegado y probado en autos. 12º A partir de la entrada en vigencia de la Decisión 85, los Países Miembros se comprometieron a adoptar la Clasificación Internacional comprendida en el Arreglo de Niza de 15 de junio de 1957, y, desde la Decisión 311, del 8 de noviembre de 1991, a utilizar dicha Clasificación, así como sus actualizaciones y modificaciones. 13º Si bien los Países Miembros tienen atribuida la potestad de fortalecer, a través de normas internas o de acuerdos internacionales, los derechos de propiedad industrial conferidos en la Decisión 344, así como el deber de informar a la Comisión acerca de las medidas que adopten, ello no los autoriza para establecer nuevos derechos o modificar los ya previstos en la citada Decisión, vista la prevalencia de ésta sobre las normas internas de los Países Miembros.

De conformidad con la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que pronuncie y, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 128 del Estatuto del Tribunal, deberá remitir dicha sentencia a este órgano jurisdiccional.

Notifíquese la presente interpretación mediante copia certificada y sellada, y remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE GACETA OFICIAL 16/07/2003 37.48 Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO PROCESO 19-IP-2003 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal a) y 83 literales a) y d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, e interpretación de oficio del artículo 84 de la misma Decisión. Marca: LAFAYETTE.

Actor: FÁBRICA LAFAYETTE S.A. Proceso interno Nº 2680-96-MP. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los catorce días del mes de mayo del año dos mil tres. VISTOS La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, a través de su Presidente, doctor Luis Berrazueta Erazo, recibida en este Tribunal en fecha 27 de febrero de 2003, sobre los artículos 81, 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con motivo del proceso interno Nº 2680-96-MP. 1) Partes en el proceso interno La demanda es presentada por el apoderado especial de FÁBRICA LAFAYETTE S.A. y son demandados el Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, el Director Nacional de Propiedad Industrial y el Procurador General del Estado.

La FÁBRICA LAFAYETTE S.A. a través del recurso de plena jurisdicción o subjetivo, plantea la nulidad del acto administrativo contenido en la Resolución N° 0947622 de 8 de enero de 1996, mediante la cual el Director de Propiedad Industrial, negó el registro del signo distintivo LAFAYETTE para productos de la Clase 24 de la Clasificación Internacional de Niza.

El auto de 19 de marzo del presente año, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y, 2) Hechos Los hechos relevantes señalados por el consultante y complementados con los documentos agregados a su solicitud, que se detallan a continuación: La FÁBRICA LAFAYETTE S.A., el 25 de noviembre de 1993, presentó solicitud de registro de la marca LAFAYETTE para distinguir productos de la Clase 24 de la Clasificación Interna- Los señalados por el consultante en el oficio Nº 180-TDCA-2S de 24 de febrero de 2003, y complementados con los documentos incluidos en anexos, que demuestran: GACETA OFICIAL cional de Niza (Clasificación Internacional de Niza.

Clase 24. Tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases; ropa de cama y mesa). Dicha solicitud fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 349 de febrero de 1995. La sociedad SOCIETE ANONYME DES GALERIES LAFAYETTE, presentó observaciones al registro de la marca LAFAYETTE, mediante Oficio Nº 0940269 de 29 de septiembre de 1994, el mismo que el Director Nacional de Propiedad Industrial, notificó a la parte solicitante del registro.

El Director Nacional de Propiedad Industrial, por Resolución Nº 0947622 de 8 de enero de 1996, rechaza el registro de la marca de producto LAFAYETTE para distinguir productos de la Clase 24 de la Clasificación Internacional de Niza y ordena el archivo del expediente. La sociedad Actora a través del recurso de plena jurisdicción o subjetivo, pretende la nulidad de la Resolución administrativa Nº 0947622 de 8 de enero de 1996 y se ordene la continuación del trámite de registro. 3) Fundamentos jurídicos de la demanda El apoderado especial de FÁBRICA LAFAYETTE S.A. interpone recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción contra la referida Resolución expedida por el Director de Propiedad Industrial, en los siguientes términos: Sostiene que el Director Nacional de Propiedad Industrial no tomó en cuenta el hecho de que existe a favor de FÁBRICA LAFAYETTE, “el derecho de anticipación en el Ecuador debido a que la actora (sic) no tiene registrada ni solicitada la marca de producto en la cual fundamenta su oposición”.

Arguye que tampoco se tomó en cuenta el hecho de que la actora, “tiene registrada en su favor la marca LAFAYETTE en Colombia, desde hace más de cincuenta años, y la marca LAFAYETTE se renovó en Febrero 8 de 1992 con vigencia hasta Febrero 8 del 2002 ” Observa que “para expedir la Resolución impugnada, el Director Nacional de Propiedad Industrial tomó en cuenta como elementos de juicio, la falta de novedad y suficiente distintividad, supuesta contravención que se encuentra con- 16/07/2003 38.48 tenida en el Art. 83 literal e) de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena ”.

Al respecto la actora señala que: “es importante tomar en cuenta que es la marca registrada en Colombia, LAFAYETTE, de propiedad de mi representada, la marca sumamente (sic) notoria en Colombia y en la subregión andina, debido a la calidad de los productos, y su amplia distribución, en el público consumidor ha brindado su reconocimiento y aceptación a la marca LAFAYETTE FABRICA LAFAYETTE S.A., es una empresa de mucha importancia y reconocimiento no solo en el (sic) COLOMBIA, sino a nivel de la subregión, caracterizándose todos estos años por la calidad de sus productos y la enorme publicidad realizada a lo largo de este tiempo en el mercado colombiano, ecuatoriano y subregional andino”.

Argumenta, que el público consumidor tiene identificada la marca LAFAYETTE, con su FÁBRICA LAFAYETTE siendo reconocida como el producto de mejor calidad en el mercado colombiano, y en el de la subregión, por todo esto arguye “que la marca LAFAYETTE, de propiedad de FÁBRICA LAFAYETTE, es merecedora del calificativo de marca NOTORIA. Su notoriedad es ampliamente reconocida en el ámbito del comercio de artículos comprendidos en la Clase Internacional Nº 24”.

Manifiesta que tal como ha indicado la jurisprudencia del Tribunal, debe demostrarse la notoriedad en el país donde la marca está registrada y no donde se presenta la observación o acción de cancelación, y que “por el contrario la compañía demandada no puede afirmar que su marca se encuentre registrada en el Ecuador, por lo dicho no se trata de una marca desconocida en el país, sin que se pueda considerarla notoria”.

Sostiene también que la marca LAFAYETTE de propiedad de la FÁBRICA LAFAYETTE ha probado dentro del término correspondiente, que su marca cumple con todos los requisitos para gozar de carácter de notoria, esto es la extensión de su conocimiento, intensidad y ámbito de difusión y la publicidad y promoción, antigüedad de la marca y su uso constante.

Finalmente solicita que se anule la Resolución impugnada en lo relativo a la denegación del registro del signo distintivo LAFAYETTE y se GACETA OFICIAL ordene la continuación del trámite de registro de dicha marca. 4) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda El Jefe del Departamento de Defensa de la Procuraduría General del Estado y delegado del Procurador General del Estado contesta la demanda, en lo fundamental, alegando de la siguiente manera: (i) negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda;

(ii) legitimidad del acto administrativo impugnado por provenir de autoridad competente, estar ajustado a derecho y debidamente motivado; (iii) falta de citación al tercero beneficiario de la Resolución impugnada; (iv) ilegitimidad de personería pasiva pues siendo la Dirección Nacional de Propiedad Industrial una dependencia del Ministerio de Industrias, en la demanda debió citarse al titular de esa Secretaría;

(v) improcedencia de la demanda por no existir ninguna de las causales de nulidad prevista en la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa; y, (vi) caducidad del derecho de la parte actora y prescripción de la acción. El Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual contesta la demanda manifestando: (i) niega los fundamentos de hecho y derecho (sic) contenidos en la demanda objeto de la presente causa;

(ii) legitimidad del acto administrativo impugnado por provenir de autoridad competente, estar ajustado a derecho y debidamente motivado; (iii) falta de derecho del actor para propender (sic) la demanda por carecer de fundamento sus pretensiones; (iv) que se tenga al expediente administrativo que contiene los fundamentos técnicos y legales como prueba a favor del IEPI;

(v) impugna la prueba que llegare a presentar el actor en todo cuanto tuviere de ilegal, impertinente, indebidamente pedida y actuada. El Director Nacional de Propiedad Intelectual contesta a la demanda en los siguientes términos: (i) negativa pura, simple y llana de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda; (ii) se ratifica en la Resolución objeto de la impugnación. Argumenta que “la denominación solicitada afecta derechos de terceros y no cumple los requisitos dispuestos en el Art. 81 de la Decisión 344 la marca del observante “LAFAYETTE” y “GALERIAS LAFAYETE”, es famosa y notoriamente conocida tanto por la 16/07/2003 39.48 amplitud de su covertura (sic) geográfica, como por la publicidad y promoción de la marca, así como la intensidad de uso constante y su antigüedad en el mercado; por lo que puede dar confusión inmediata con la marca solicitada, que incluye la palabra “LAFAYETTE”, además está inmersa dentro de las prohibiciones relativas de registro del Art. 83 literal e) de la Decisión 344 ” El de apoderado de la empresa SOCIETE ANONYME DES GALERIES LAFAYETTE, contesta la demanda como tercero coadyuvante (sic) manifestando: (i) estar de acuerdo con la Resolución Nº 0947622 emitida por el Director de Propiedad Industrial, por cuanto se apega a las normas de derecho marcario;

(ii) ser propietaria legítima de la marca LAFAYETTE; (iii) basada en la notoriedad de su marca LAFAYETTE presenta observaciones ya que la marca solicitada para registro “no solamente es idéntica sino una servil copia de la famosa marca registrada con anterioridad”; (iv) haber venido comercializando su marca y su nombre desde el año 1899, tiempo durante el cual la “marca ha adquirido gran fama y notoriedad, a tal punto que el gobierno venezolano a través de la oficina de propiedad industrial en ese país le otorgó la calidad de notoria”;

(v) la marca LAFAYETTE “es una marca registrada, famosa y notoria, por eso el Director de Propiedad Industrial, a (sic) aceptado la oposición presentada al registro de la marca LAFAYETTE y a (sic) ordenado el archivo del expediente correspondiente”; (vi) probó la fama y notoriedad de su marca LAFAYETTE y que “tanto la doctrina como la ley impiden este tipo de registros, que causan confusión en el público consumidor, que contraviene lo dispuesto en la Decisión 344, en su artículo 83 literales a), d) y e) ”.

Con vista de lo anteriormente expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,

CONSIDERANDO

Que las normas contenidas en los artículos 81, 82 y 83 de la Decisión 344, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal; Que este Tribunal es competente para interpretar en vía prejudicial las normas que conforman GACETA OFICIAL el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es en este caso el Tribunal Consultante, en tanto aquellas resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal (codificado mediante la Decisión 472);

Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 de su Estatuto, el Tribunal procederá a la interpretación de las normas referidas al caso concreto, toda vez que el Tribunal Consultante no precisó los literales pertinentes, por lo que se interpretará solamente el literal a) del artículo 82, literales a) y d) del artículo 83 y, conforme a lo facultado en las citadas normas del Tratado y Estatuto, de oficio se interpretará el artículo 84 de la misma Decisión, por tener relación con el caso en estudio, cuyos textos son: Decisión 344 “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. 16/07/2003 40.48 registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

( ) d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; ( )” “Artículo 84.- Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada;

“Artículo 82.- No podrán registrase como marcas los signos que: b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; ( )” d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca”.

“Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para I. LA MARCA Y SUS CARACTERÍSTICAS En base al concepto de marca que contiene el artículo 81 de la Decisión 344, el Tribunal, en reiterada jurisprudencia, ha definido la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por una o más letras, números, GACETA OFICIAL palabras, dibujos, colores y otros elementos de soporte que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.

La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos o servicios, como el interés general de los consumidores o usuarios de dichos productos o servicios, garantizándoles el origen y la calidad de éstos, evitando el riesgo de confusión o error, tornando así transparente el mercado.

En el Derecho Comunitario Andino el signo, mientras no esté registrado, no constituye marca a diferencia del nombre comercial que, como una excepción al régimen, su derecho emerge tanto de su registro como de su uso. De la anterior definición, se desprenden los siguientes requisitos y funciones de la marca: Requisitos La perceptibilidad Es la cualidad que tiene un signo de exteriorizarse y materializarse para ser aprehendido por los consumidores o usuarios a través de los sentidos.

Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captada y apreciada es necesario que se exteriorice y materialice a fin de que lo abstracto pase a ser una impresión material identificable soportado en una o más letras, números, palabras, dibujos u otros elementos individual o conjuntamente estructurados que, al ser aprehendidos por medios sensoriales, penetra en la mente de los consumidores o usuarios del producto o servicio que pretende amparar dicha marca y, de esta manera, pueda ser asimilada con facilidad.

En atención a que la percepción se realiza generalmente por el sentido de la vista, se consideran signos perceptibles, aquellos referidos a una denominación o a uno o varios dibujos, individual o conjuntamente estructurados. 16/07/2003 41.48 La distintividad Es la capacidad que tiene un signo para distinguir en el mercado unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor o usuario los diferencie para su elección. Es considerada como característica primigenia y esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio.

Al respecto, este Tribunal ha manifestado en reiteradas ocasiones, que: “El signo será distintivo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. Además, un signo distintivo es individual y singular, diferenciándose de cualquier otro, lo cual es un carácter que la marca le reconoce Por tanto, se exige que el signo que se pretende registrar no se confunda con los ya empleados para ‘distinguir’ productos o servicios de la misma especie.

Cuando el signo es incapaz de diferenciar unos productos o servicios de otros semejantes, fabricados o producidos por diferentes empresarios, no tiene virtualidad de marca y por tanto no puede ser registrada como tal” (Proceso 12-IP-96, caso “MARGARINA EXCLUSIVA”, publicado en la G.O.A.C. Nº 265 de 16 de mayo de 1997). La susceptibilidad de representación gráfica Es la aptitud que tiene un signo de ser expresado y descrito en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes escritos, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor.

Sobre esta característica el Tribunal ha indicado que “tiene que ver directamente con la necesidad de que el signo cuyo registro se solicita pueda ser dado a conocer a través de la publicación prevista en el artículo 92 de la Decisión 344. Está constituida por la descripción que permite la publicación y el archivo de la denominación solicitada”.

(Proceso 2-IP-2003, marca: “MISS SUCRE”, publicado en G.O.A.C. Nº 912 del 25 de marzo de 2003). Igualmente, cabe señalar que este requisito guarda correspondencia con lo previsto en el artículo 88 literal d) de la Decisión 344 en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos.

GACETA OFICIAL 16/07/2003 42.48 De lo expuesto se concluye que un signo es registrable como marca cuando cumple plena y acumulativamente con los tres requisitos característicos contenidos en el artículo 81 interpretado y siempre que no se encuentre comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 82 y 83 de la misma Decisión 344, resultando que, si bien los requisitos establecidos por el referido artículo 81 son necesarios, no son suficientes, toda vez que el signo no debe estar incurso en las prohibiciones previstas por los artículos precedentemente indicados. tes a los artículos 82 y 83, de la referida Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena en concordancia con las funciones que le son propias.

Funciones Conforme lo previsto en el literal a) del referido artículo 83 de la Decisión 344, no son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que, no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad. 1.

De identificación, que interesa tanto al empresario como al consumidor. Según el profesor Otamendi “la verdadera y única función esencial de la marca es distinguir un producto o servicio, de otros. Si bien el saber quién es el fabricante del producto será para muchos un factor esencial para efectuar su elección, este dato lo encontrará fuera de la marca que distingue el producto La marca permite la distinción entre productos o servicios de una misma especie.

Si el signo en cuestión no es apto para distinguir un producto o un servicio de otros, entonces no podrá ser marca en los términos señalados” (Otamendi, Jorge. “Derecho de Marcas”. LexisNexis. Abeledo Perrot, Cuarta Edición, 2001, p. 9). 2. De indicación del origen de las mercancías y de garantía de calidad, que permite al consumidor atribuirle un mismo origen empresarial al producto, y le garantiza al consumidor que todos los productos que él adquiere con la marca en cuestión tiene calidad uniforme, en sentido de que quien vuelve a adquirir un producto o a solicitar la prestación de un servicio lo hace porque desea encontrar la misma o mejor calidad que obtuvo en el producto o el servicio que adquirió con anterioridad. 3.

De publicidad, a través de la cual el titular de la marca anuncia y promociona el producto o servicio que ella identifica. En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar, si la marca “LAFAYETTE” cuyo registro es objeto del proceso, cumple con los requisitos del artículo 81, y determinar si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los literales correspondien- II.

IRREGISTRABILIDAD POR IDENTIDAD O SIMILITUD DE SIGNOS Las prohibiciones contenidas en el artículo 83, buscan fundamentalmente, precautelar el interés de terceros al prohibir que se registren como marcas los signos que sean idénticos o semejantes entre sí. La doctrina y la jurisprudencia afirman que la función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra persona así como para diferenciar o distinguir productos o servicios de diferente calidad, que pertenecen a la misma persona.

La confundibilidad Es la posibilidad de confusión por la identidad o semejanza de los signos con relación a los productos o servicios que ampara y que pueden inducir a engaño o error al público consumidor, como acertadamente lo dice el tratadista Otamendi: “La confundibilidad existirá cuando por el parecido de los signos el público consumidor pueda ser llevada al engaño”.

(Otamendi, Jorge, op.cit. p.144). El Tribunal ha sostenido que: “la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto determina- GACETA OFICIAL do en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos que se le ofrecen, un origen empresarial común”.

(Proceso 109-IP2002, marca: CHILIS y diseño, publicado en la G.O.A.C. Nº 914 del 1 de abril de 2003). Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios;

(iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. (Proceso 82-IP2002, marca: CHIP’S, publicado en la G.O.A.C. Nº 891 del 29 de enero de 2003). 16/07/2003 43.48 cas no solo sean idénticas sino que tengan por objeto los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto; podría presumirse, incluso, la presencia de la confusión. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, con la mayor precisión posible.

También el Tribunal observa que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión unilateral del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes con cierta discrecionalidad pero alejándose de toda arbitrariedad han de determinarla, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza.

III. LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA Y SU PRUEBA La marca notoriamente conocida es aquella en la que concurren los siguientes aspectos: el uso intenso de la marca, traducido en la difusión de la misma entre el público consumidor; y la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios por ella protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad.

En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso 82-IP-2002, ya citado). La difusión de la marca en los diferentes mercados, la intensidad del uso que de ella se hiciere, y el prestigio adquirido, influyen decisivamente para que ésta adquiera el carácter de notoria, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica, debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al status de notoria.

Asimismo el Tribunal ha enfatizado acerca del cuidado que se debe tener al realizar el análisis entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las mar- Para el tratadista Carlos Fernández-Novoa, la marca notoria es “aquella que goza de difusión o -lo que es lo mismo- es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca. La difusión entre el sector correspondiente de los consumidores es el presupuesto de la notoriedad de la marca” (ob.cit., p. 32).

El Profesor José Manuel Otero Lastres sobre el tema, en base a lo señalado precedentemente, define a la marca notoriamente conocida como: “aquella marca que goza de GACETA OFICIAL difusión y ha logrado el reconocimiento de los círculos interesados (los consumidores y los competidores). De esta definición se desprende que son dos las notas fundamentales que caracterizan este tipo de marcas: un determinado grado de difusión y el reconocimiento en el mercado por los círculos interesados como signo indicador del origen empresarial del correspondiente producto o servicio”.

(Otero Lastres, José Manuel, “La prueba de la marca notoriamente conocida en el Derecho Marcario”, Seminario Internacional, Quito, 1996, p. 243). Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, por que se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo.

(Proceso 7-IP-96, caso “REMAVENCA”, publicado en la G.O.A.C. Nº 299 de 17 de octubre de 1997). Asimismo, el Tribunal ha manifestado, en relación a las personas que hayan de tener conocimiento de una determinada marca para que a ella se le otorgue la calidad de “notoria” y la consiguiente protección ampliada, que basta con que se trate del correspondiente grupo de consumidores del producto o servicio al que la marca se refiere y ello en el lugar en donde se adelante el procedimiento y no en otro distinto.

(Proceso 01-IP-87, marca: “VOLVO”, publicado en la G.O.A.C. Nº 28 de 15 de febrero de 1988). También ha señalado que el solo registro de la marca en uno o más países no le otorga la catalogación de marca notoria, sino que esa calidad resulta del conjunto de factores que es necesario probar, ya sea dentro de la etapa administrativa de registro o en el ámbito judicial.

(Proceso 77-IP-2000, marca: “PURO VARELA”, publicado en la G.O.A.C. Nº 690 de 23 de julio de 2001). En relación con la prueba de la alegada notoriedad de una marca, la jurisprudencia del Tribunal, recogiendo criterios doctrinarios, ha sentado lo siguiente jurisprudencia: “La calificación de una marca como notoria, tiene como antecedentes o proviene de la existencia de ciertos hechos o circunstancias que si bien son conocidos por un grupo de personas —usuarios o consumidores de 16/07/2003 44.48 la marca— podría decirse que para la gran mayoría o generalidad de las personas, aquellos pasan desapercibidos, ignorando en cierta forma la existencia material y legal de la marca.

Esta limitación del conocimiento generalizado de los hechos por los que una marca se convierte en notoria, no permite que doctrinariamente pueda confundirse con el hecho notorio que no requiere de prueba, según el aforismo ‘notoria non egent probatione’. En la concepción proteccionista de la marca notoria, ésta tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surja de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status.

Varios son los hechos o antecedentes que determinan que una marca sea notoria: calidad de productos o servicios, conocimiento por parte de los usuarios o consumidores, publicidad, intensidad de uso, que deben ser conocidos por el juez o administrador para calificar a la marca de notoria, y que para llegar a esa convicción deben ser probados y demostrados dentro del proceso judicial o administrativo.

Aun en el supuesto de que una marca haya sido declarada administrativa o judicialmente como notoria, tiene que ser presentada a juicio tal resolución o sentencia, constituyéndose éstas en una prueba con una carga de gran contenido procedimental”. (Proceso 08-IP-95, caso “LISTER”, publicado en la G.O.A.C. Nº 231 de 17 de octubre 1996). IV.

IRREGISTRABILIDAD POR IDENTIDAD O SIMILITUD CON UNA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA Conforme lo dispone el artículo 83 literal d) de la Decisión 344, y en relación al caso controvertido ante la Jurisdicción Nacional Consultante, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que sean idénticos y constituyan la reproducción de un signo distintivo notoriamente conocido en el País en que se solicita el registro o en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad por los sectores interesados que pertenezca a un tercero con inde- GACETA OFICIAL pendencia de la clase.

Esta prohibición cuando se refiere a un signo distintivo comprende tanto a una marca como a un nombre comercial. Con relación al caso, en la doctrina, José Manuel Otero Lastres dice: “El signo oponente, que ha de pertenecer a un tercero que puede ser registrado o solamente usado, debe reunir los siguientes requisitos. En primer lugar, puede ser una marca u otro signo distintivo, como por ejemplo, un nombre comercial.

En segundo lugar, debe ser notoriamente conocido por los sectores interesados. Y, en tercer lugar, debe ser notoriamente conocido en cualquiera de los siguientes espacios territoriales: el país en el que el tercero solicita el registro, el comercio subregional o el internacional sujeto a reciprocidad”. “En cuanto a los productos distinguidos por el signo cuyo registro se solicita y por el signo notoriamente conocido opuesto como impedimento, cabe señalar que pueden ser idénticos, similares o distintos.

En caso de que sean idénticos o similares, sean estos últimos de la misma o diferente clase del Nomenclátor, se producirá riesgo de confusión, aunque no lo diga expresamente la norma”. (Otero Lastre, José Manuel, op. cit. p. 251). La protección especial de la marca notoriamente conocida en relación a cualquier registro de un nombre comercial, se extiende –en caso de haber riesgo de confusión por identidad o similitud entre los mismos- con independencia de la clase a la cual pertenecen los productos o servicios por ella amparados, y al lugar en donde ha adquirido tal reconocimiento.

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE PRIMERO: Un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, de conformidad con los criterios sentados en la presente sentencia y no debe estar incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión 16/07/2003 45.48 del Acuerdo de Cartagena, teniendo presente que si bien los requisitos son necesarios no son suficientes para el registro de un signo como marca.

SEGUNDO: No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que, no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

TERCERO: La determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión de la Administración o, en su caso, del Juzgador, no exenta de discrecionalidad pero necesariamente alejada de toda arbitrariedad, y que ha de ser adoptada en base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia, recogidos en la presente interpretación prejudicial; y que se refieren básicamente a la identidad o semejanza que puede existir entre los signos.

CUARTO: La marca notoriamente conocida es la que adquiere esa calidad por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo. Será la difusión de la marca en los diferentes mercados, la intensidad del uso que de ella se hiciere, y el prestigio adquirido, las circunstancias que influirán decisivamente para que ésta adquiera el carácter de notoria.

El sólo registro de la marca en uno o más países no le otorga la catalogación de marca notoria, sino que esa calidad resulta del conjunto de factores que es necesario probar. A diferencia del hecho notorio que no requiere de prueba, la difusión y reconocimiento de una marca hasta el punto de considerarla como notoria debe ser probado, entre otros medios a través de la extensión de su conocimiento entre el público consumidor, la intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad, la antigüedad de la marca y su uso constante y el análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.

GACETA OFICIAL QUINTO: No podrán registrarse como marcas aquellos signos que sean idénticos o constituyan la reproducción, imitación, traducción o transcripción de un signo distintivo notoriamente conocido en el País en que se solicita el registro o en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad por los sectores interesados, y que pertenezca a un tercero, con independencia de la clase.

Esta prohibición cuando se refiere a un signo distintivo comprende tanto a una marca como a un nombre comercial. La protección especial de la marca notoriamente conocida en relación a cualquier otro signo y registro de un nombre comercial, se extiende -en caso de haber riesgo de confusión por identidad o similitud entre los mismos- con independencia de la clase a la cual pertenecen los productos o servicios por ella amparados y al lugar en donde ha adquirido tal reconocimiento.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 2680-96-MP, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, inciso tercero, del Estatuto del Tribunal. 16/07/2003 46.48

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la sentencia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO GACETA OFICIAL 16/07/2003 47.48 GACETA OFICIAL 16/07/2003 48.48 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú