PROCESO 28-IP-2003 — Andean Community

PROCESO N° 28-IP-2003 Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 82, literales a y d, y 83, literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación de oficio de los artículos 81, 83, literal b, 95, 101 y Disposición Transitoria Primera eiusdem.

Parte actora: VIDRIO ANDINO S.A. Denominación: “VIDRIO ANDINO (mixta)”. Expediente interno N° 7559. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, siete de mayo de dos mil tres. VISTOS La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 82 y 83, literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por órgano de su Consejera Ponente, Doctora Olga Inés Navarrete Barrero, y recibida en este Tribunal en fecha 12 de marzo de 2003; y, El informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del tenor siguiente: 1.

Demanda 1.1. Cuestión de hecho Según el consultante, de la demanda se desprende que: “La sociedad VIDRIO ANDINO S.A. presentó el 6 de marzo de 2000, ante la Superintendencia de Industria y Comercio, solicitud de registro de la marca VIDRIO ANDINO, consistente en dos triángulos isósceles, uno amarillo y otro azul, superpuestos por sus puntas iguales, el azul sobre el amarillo, junto con la expresión Vidrio Andino escrita en letra especial, ubicada en la parte inferior de los triángulos mencionados”; que “Cerámica Andina presentó observaciones contra esta solicitud de registro, con fundamento en que tiene registrada (sic) las marcas CERÁMICA ANDINA, LOZANDINA y el nombre comercial CERÁMICA ANDINA, que no se registra sino se deposita”; que “La Superintendenica (sic) negó el registro de la marca solicitada mediante Resolución 24503 de 29 de septiembre de 2000; por estar en desacuerdo con la misma, la sociedad solicitante interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación”; que “La sociedad Vidrio Andino S.A. solicitó el 24 de noviembre de 2000 la nulidad de la actuación administrativa a partir de 19 de julio de 2000, por no haber sido notificado personalmente de las observaciones presentadas.

Mediante Resolución 00344 de 26 de enero de 2001 la Superintendencia negó la nulidad, confirmó la Resolución 24503 y concedió el recurso de apelación”; y que “La Superintendencia, mediante Resolución 22185 de 29 de junio de 2001, confirmó la Resolución 24503 de 29 de septiebre (sic) de 2000, considerando que la sociedad Vidrio Andino S.A. no puede registrar la marca solicitada por cuanto Cerámica Andina tiene registrada la marca ANDINA para distinguir productos de la Clase 21 del Decreto 755 de 1972.

La sociedad solicitante sostiene lo contrario, afirma que el mencionado Decreto no ampara el vidrio en la clase 21” (Clase 21 de la Clasificación Internacional de Niza: “Utensilios y recipientes para el menaje o la cocina (que no sean de metales preciosos ni chapados); peines y esponjas; cepillos (excepto pinceles); materiales para la fabricación de cepillos; material de limpieza; viruta de hierro; vidrio en bruto o semielaborado (excepto vidrio de construcción); cristalería, porcelana y loza, no comprendidas en otras clases”). 1.2.

Cuestión de derecho La parte actora alega que “Las actuaciones administrativas demandadas han violado las siguientes normas: Artículos 4 y 29 de la Constitución Nacional; artículos 66 y 84 del Código Administrativo; artículos 140, numerales 8, 9 y 314 numeral 1o. del Código de Procedimiento Civil”; que “Como la resolución 22185 demandada se refiere en su punto I., a las normas aplicables y hace alusión concretamente a la Decisión 344 y a la 486 del 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, debo aclarar que sobre el particular no hay discrepancia”, que “La resolución 22185 demandada negó la nulidad del procedimiento administrativo solicitada por Vidrio Andino, por falta de notificación personal de las observaciones de Cerámica Andina contra esta solicitud de registro de la marca Andino de Vidrio Andino, fundándose en el Artículo 66 del Código Administrativo, lo que es un grave lapsus, por cuanto dicho artículo trata es (sic) lo pertinente a la pérdida de la fuerza de ejecutoria de los actos administrativos, tema ajeno a la nulidad pedida, y confunde … la Administración, la petición del suscrito con la nulidad contenciosa, artículo 84 del Código Administrativo … Sin embargo la resolución estudia la nulidad a la luz del artículo 95 de la Decisión 344 en el que se dice que las observaciones se notificarán al peticionario, que para la resolución demandada se hace en la forma prevista por el artículo 23 del Decreto 117 de 1994, notificación por estado (sic), actuación que viola el debido proceso porque lo que corresponde hacer por tratarse de una verdadera demanda sobre un bien patrimonial es aplicar el Código de Procedimiento Civil notificación que reitero debe ser personal.

Por esta falta de notificación personal la resolución viola el debido proceso ”. Agrega la actora que “La parcialidad de la Administración llega a decir … que como la Decisión 344 derogó el Decreto 755 ‘obliga a la oficina (sic) de signos (sic) distintivos (sic) de esta entidad a abstenerse de mencionar la clasificación anterior, para entrar a aplicar la clasificación internacional de Niza’ ”; y que la Administración yerra “al decir que la Decisión 344 tiene ‘mayor jerarquía que el Decreto 755’ lo que denota una confusión total y cierto arribismo hacia lo extranjero; no: no se trata de categorías, se trata de la vigencia de la (sic) normas y por mas (sic) ‘categoría’ que tenga la ‘refinada’ Decisión no puede tener efecto retroactivo derogando al Decreto 755, este (sic) tuvo una vigencia y la Decisión otra, pero no estuvieron las dos normas vigentes al tiempo, y si así hubiere ocurrido las marcas de Cerámica Andina tendrían mas (sic) vicios legales porque aluden al Decreto 755 y no a la Decisión, si es que su teoría de la prevalencia es valedera”. 2.

Contestaciones a la demanda 2.1. En su escrito de contestación, la Superintendencia de Industria y Comercio manifiesta que “Con la expedición de las resoluciones no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ni de ninguna otra norma de carácter constitucional y/o legal”; que “ la Superintendencia de Industria y Comercio como Oficina Nacional Competente se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa”; y que “En consecuencia, el fundamento legal de los actos administrativos acusados y expedidos por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria”.

Además, sostiene que “ en Colombia el régimen de propiedad industrial vigente a la expedición de los actos administrativos ahora acusados, se encontraba contenido en la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina. Es claro e inequívoco que la Decisión 344 como ordenamiento legal vigente en materia de Propiedad Industrial es aplicable válida y legalmente con respecto al asunto que nos ocupa, constituyéndose en el régimen legal que debía adoptarse por la Oficina Nacional Competente en materia de marcas”; que “En este orden de ideas, si resulta claro para el accionante el régimen que debió ser aplicable a su trámite, resulta entonces contradictoria su pretensión a que la administración diera aplicación a normas establecidas por el código de procedimiento civil, si por el contrario y tal como lo manifestó oportunamente la administración el trámite se encuentra regulado por una norma especial, la cual fue aplicada correctamente por la administración, y al haber sido surtida en dicha forma, no resulta procedente pretender que haya incurrido en vicios o en violación del debido proceso, a causa de una omisión que tan solo puede ser imputable al accionante”; que “En este sentido es claro que si bien en la clase 21 del decreto 755, no se encuentra cobijado expresamente el vidrio, si se encuentran los utensilios pequeños y recipientes portátiles para la casa y la cocina (que no sean de metales preciosos y chapeados); así como la cristalería, porcelana y loza no incluidos en otras clases.

En este punto debe ser considerado en primer lugar que los productos que se pretenden proteger con la marca solicitada son vidrio en bruto o semielaborado, los cuales son similares a los productos amparados con los registros 159026 y 152555, que fueron objeto de la observación”; y que “En este orden de ideas no son de recibo los argumentos del demandante en cuanto pretende en su afirmación el establecer que el vidrio no se encuentra incluido en la clase 21, por el contrario la clase mencionada hace referencia a cristalería que puede ser considerada por el consumidor como vidrio con o sin elaboración, existen (sic) entonces una estrecha relación entre los productos que protegen las marcas concedidas con anterioridad (CERÁMICA ANDINA, LOZANDINA) y la solicitada (VIDRIO ANDINO)”.

Por último, la demandada argumenta que “La marca VIDRIO ANDINO (solicitada) y las marcas CERÁMICA ANDINA Y LOZANDINA (observantes) analizadas en su conjunto en forma sucesiva y no simultánea, resulta claro que presentan similitud y no otorgamiento (sic) de rasgos suficientes que permitan su clara diferenciación en el público consumidor de su procedencia (sic)”; que “las expresiones en comparación cuentan con significados propios, en efecto la marca solicitada vidrio andino, evoca la idea de una sustancia dura, frágil, transparente por lo general, formada por la combinación de la sílice, con potasa y sosa, proveniente de la región de los Andes”; y que “… como las expresiones VIDRIO, CERÁMICA y LOZA son genéricas para distinguir productos de la clase 21, en la que se solicita el registro; de suerte que acogiendo las reglas de comparación de signos, establecidas por la doctrina y la jurisprudencia, deber (sic) ser excluidas, para efectos de la comparación, de lo que resulta que los signos a comparar serán ANDINO y ANDINA, expresiones prácticamente idénticas con un mismo significado y que sólo se diferencian en el genero de las mismas”. 2.2.

Del escrito de contestación del tercero interesado, CERÁMICA ANDINA C.A., se desprende que “ las normas contenidas en las diferentes decisiones de la Comisión del acuerdo de Cartagena, son de orden supranacional y están por encima del ordenamiento jurídico de los Países Miembros y los procedimientos contenidos en ellas reglamentadas por el decreto 177 de 1.994, no pueden ser desconocidas por la mera liberalidad de terceros y los actos administrativos expedidos por las oficinas de Propiedad Industrial, y para el caso de Colombia, únicamente pueden ser suspendidos o declarados nulos por el Consejo de Estado, en concordancia con lo establecido en los artículos vigentes de la Decisión 486 de la Comunidad Andina y 66 del Código Contencioso Administrativo”; que “los fundamentos que tuvo la Superintendencia de Industria y Comercio para negar la marca, se ajustan a derecho, y resulta erróneo y desleal el pronunciamiento de la actora al sostener, que la Administración se parcializó, simplemente porque no otorgó una marca que tiene un impedimento de orden jurídico que consiste en que no puede coexistir en el mercado con otra marca idéntica registrada con anterioridad, para distinguir los mismos artículos”; y que “En cuando (sic) a los productos ha quedado claro que el signo ‘Vidrio ANDINO’, fue solicitado para distinguir productos comprendidos en la clase 21 y la marca ‘Cerámica ANDINA’, se encuentra registradas (sic) y vigente para distinguir TODOS, los productos comprendidos en la clase 21”.

CONSIDERANDO

Que las normas cuya interpretación se solicita son las disposiciones consagradas en los artículos 82 y 83, literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; Que, de conformidad con la disposición contenida en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal (codificado mediante la Decisión 472), las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, de conformidad con la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo dispuesto en los artículos 4, 121 y 2 de su Estatuto (codificado mediante la Decisión 500), este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, de conformidad con la disposición indicada en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en la providencia que obra a folios 337 y 338 del expediente, la presente solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite; Que, una vez examinada la aplicabilidad de las normas sometidas a consulta, así como los elementos documentales remitidos junto con la solicitud, el Tribunal encuentra pertinente la interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 82, literales a y d, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y, Que, además, con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 de su Tratado de Creación, el Tribunal estima pertinente interpretar de oficio las disposiciones previstas en los artículos 81, 83, literal b, 95, 101 y Disposición Transitoria Primera eiusdem, cuyos textos son del tenor siguiente: “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. “Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;

( ) d) Consistan exclusivamente en un signo que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse; ( )”. “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error;

( )”. “Artículo 95.- Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos, de estimarlo conveniente. Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada”.

“Artículo 101.- Los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Niza del 15 de junio de 1957 e, igualmente, sus actualizaciones y modificaciones”. “DISPOSICIONES TRANSITORIAS: PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, subsistirá por el tiempo en que fue concedido.

En lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas contenidas en la presente Decisión”. I. De la definición de marca y de los requisitos para su registro El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena contiene una definición del concepto de marca. Sobre la base de esta definición legal, el Tribunal ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio correspondiente.

La marca protege el interés de su titular, otorgándole un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos y servicios, así como el interés general de los consumidores o usuarios a quienes se halla destinada, garantizando a éstos la certeza de origen del producto o servicio que el signo distingue, permitiéndoles, en consecuencia, valorar, diferenciar, identificar y seleccionar el respectivo producto o servicio, sin riesgo de error o confusión acerca de su origen o calidad.

En definitiva, la marca procura garantizar la transparencia en el mercado. El artículo 81 en referencia somete además el registro de un signo como marca al cumplimiento de los siguientes requisitos: En primer lugar, el signo debe ser perceptible, es decir, susceptible de ser aprehendido por el consumidor o el usuario a través de los sentidos, a fin de ser captado, retenido y asimilado por éste.

La percepción se realiza, por lo general, a través del sentido de la vista. Por ello, se consideran signos perceptibles, entre otros, los que consisten en letras, palabras, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto. En segundo lugar, el signo debe ser suficientemente distintivo, es decir, apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares.

Esta aptitud distintiva constituye presupuesto indispensable para que la marca cumpla sus funciones principales de indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio. La distintividad, además, debe ser suficiente, es decir, de tal magnitud que no haya razón para temer que el signo induzca a error o confusión en el mercado.

Y en tercer lugar, el signo debe ser susceptible de representación gráfica, es decir, apto para ser expresado en imágenes o por escrito, lo que confirma que, en principio, ha de ser visualmente perceptible. Por ello, las formas representativas en que consisten los signos pueden estar formadas por letras, palabras, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto.

Este requisito guarda correspondencia con el previsto en el artículo 88, literal d, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos. Por tanto, el artículo 81 prohíbe el registro de un signo como marca si éste no cumple los requisitos acumulativos que la citada disposición prevé en forma expresa; además, el artículo 82, literal a, impide el otorgamiento de dicho registro a toda denominación que no pueda ser considerada como marca por no cumplir con los citados requisitos.

II. De los signos mixtos Según la estructura de los signos, se suele distinguir entre el denominativo, constituido por una o varias palabras pronunciables, provistas o no de significado conceptual; el gráfico, compuesto por una imagen visual, asociada o no a un concepto; y el mixto, cuya estructura compleja se halla integrada por un elemento denominativo y un elemento gráfico.

A propósito del caso bajo examen, es preciso destacar que, en la tarea de comparación entre dos signos, caso que uno de ellos o ambos pertenezcan a la clase de signos mixtos, la jurisprudencia de este Tribunal ha puesto de relieve lo siguiente: “el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación de la gráfica, que en un momento dado pueden ser definitivos” (Sentencia dictada el 9 de diciembre de 1988 en el expediente 04-IP-88, publicada en la G.O.A.C. N° 39, del 29 de enero de 1989, caso “DAIMLER”).

En relación con la prioridad del elemento en referencia, la doctrina ha señalado que procede determinar la “situación y el relieve del componente gráfico en el conjunto de la marca mixta; y sobre todo, la notoriedad del componente gráfico común a las marcas comparadas. En cambio, si el elemento gráfico no evoca concepto alguno, el denominativo desplazaría en principio al gráfico, siendo en ese caso, y en definitiva, aquel elemento el predominante, y en el cual debe centrarse el análisis comparativo” (FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos: “Fundamentos del Derecho de Marcas”;

Madrid, Editorial Montecorvo S.A., p. 240). III. De los signos genéricos, descriptivos y evocativos Se entiende por denominación genérica la que designa el género de los productos o servicios a que pertenece, como una de sus especies, el producto o servicio que se pretende distinguir por su intermedio. La falta de distintividad suficiente de tal signo, así como la circunstancia de que se otorgaría indebidamente a su titular un monopolio sobre un género de productos o servicios, impide su registro.

Ahora bien, el establecimiento de la dimensión genérica de un signo debe hacerse in concreto, según el criterio de los consumidores y la relación del signo con el producto que pretende distinguir, considerando las características de éste y el nomenclátor de que haga parte. Y es que una o varias palabras pueden constituir una denominación genérica en relación con un tipo de productos, pero no en relación con otro.

Además, la dimensión genérica de tales palabras puede desaparecer si, al hacerse parte de un conjunto, adquieren significado propio y fuerza distintiva suficiente para ser registradas como marca. En este contexto, el Tribunal ha manifestado que: “ en el campo doctrinal las palabras pueden usarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo figurado o metafórico, y adquirir así una fuerza expresiva peculiar, suficiente para ser novedosa y distintiva en relación con determinado producto o servicio.

Una expresión utilizada en un contexto original en relación con el objeto, puede así dejar de ser genérica, jurídicamente hablando. Contra esta posibilidad, admitida por la doctrina, no resulta válido el argumento consistente en sostener que quien registra una marca necesariamente monopoliza el vocablo, ya que —por supuesto— éste podrá continuar siendo utilizado libremente en el lenguaje común, en su sentido propio, sin confundirse por ello con la marca, puesto que ya no existiría relación alguna con el producto o servicio en referencia” (Sentencia dictada en el expediente 02-IP-89, del 19 de octubre de 1989, publicada en G.O.A.C. N° 49, del 10 de noviembre de 1989, caso “OFERTA”).

Finalmente, en relación con este tipo de signos, el Tribunal ha señalado que “ para fijar la genericidad de los signos, es necesario preguntarse ¿qué es?, frente al producto y servicio de que se trata”, ya que, en caso de que la respuesta sea la denominación genérica, el signo estará incurso en la causal de irregistrabilidad contemplada en el literal e, del artículo 82 de la Decisión 344 (Sentencia dictada en el expediente 7-IP-2001, del 26 de marzo de 2001, publicada en la G.O.A.C. N° 661, del 11 de abril del mismo año, caso “LASER”; que reitera lo establecido en la sentencia del expediente 2-IP-89, del 19 de octubre de 1989, publicada en la G.O.A.C. N° 49, del 10 de noviembre del mismo año, caso “OFERTA”; y en la del expediente 12-IP-95, del 18 de septiembre de 1995, publicada en la G.O.A.C. N° 199, del 26 de enero de 1996, caso “VERDADERO ARRANCA GRASA”).

Por su parte, el signo descriptivo guarda relación directa con el producto o servicio que constituye su objeto: en efecto, informa al consumidor o al usuario exclusivamente acerca de la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen, época de producción, características u otros datos del correspondiente producto o servicio. En este caso, si tales características son comunes a otros productos o servicios del mismo género, el signo no será distintivo y, en consecuencia, a tenor de la prohibición contemplada en el artículo 82, literal d, de la Decisión 344, no podrá ser registrado.

Además, el registro del signo en cuestión conferiría a su titular un monopolio contrario a las reglas de la libre competencia. Para juzgar sobre si un signo es descriptivo procede interrogarse en torno a cómo es el producto amparado por el signo que se pretende registrar: si la respuesta consiste en la designación del producto “ habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación” (Sentencias dictadas en los expedientes 3-IP-95, publicada en la G.O.A.C. N° 189, del 15 de septiembre de 1995, caso “TUTTI FRUTI S.A.”; y 27-IP-95, publicada en la G.O.A.C. N° 257, del 14 de abril de 1997, caso “EXCLUSIVA”).

Por último, en el ámbito de los signos denominativos, el evocativo sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, obligándolo a hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este producto o servicio. A diferencia del descriptivo, el signo evocativo cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable.

IV. De la marca débil Todo signo registrado como marca, dado su origen y uso generalizado, es susceptible de convertirse en marca débil. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades, inapropiables en exclusiva.

Según la doctrina, “La presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias u otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro” (BERTONE, Luis Eduardo; y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo: “Derecho de Marcas”, Tomo II, pp. 78 y 79).

El texto citado agrega que, no obstante su distintividad, el signo puede haberse tornado banal “por el crecido número de registros marcarios que lo contienen; no se trata de una cualidad intrínseca del signo, sino de su posición relativa en ese universo de signos que constituye el Registro ”. OTAMENDI, por su parte, destaca que el titular de una marca débil, al contener ésta “una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo.

Y, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles, y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente” (OTAMENDI, Jorge: “Derecho de Marcas”; LexisNexis, Abeledo-Perrot, pp. 191 y 192). V. De la comparación entre signos. Del riesgo de confusión. De la confusión directa e indirecta.

De la identidad y semejanza. De las reglas de comparación. De la conexión competitiva Los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 consagran otras prohibiciones para el registro de un signo como marca. Según la prevista en el artículo 83, literal a, no podrá registrarse el signo que, en relación con derechos de terceros, sea idéntico o se asemeje de forma que pueda inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para el mismo producto o servicio, o para un producto o servicio respecto del cual el uso de la marca pueda inducir al público a error.

Del texto del artículo en referencia se desprende que la prohibición no exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición. Para establecer la existencia del riesgo de confusión del signo pendiente de registro respecto de una marca ya registrada, o ya solicitada para registro, será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos que se le ofrecen, un origen empresarial común. En consecuencia, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos.

En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos fonético, gráfico y conceptual. Sin embargo, dicha comparación deberá ser conducida por la impresión unitaria que el signo habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o del usuario medio a que está destinado. Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. En este contexto, el Tribunal ha establecido que la similitud visual y ortográfica se presenta por el parecido de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la o de las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar el grado de confusión. Además, si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden, cabe presumir que los signos son semejantes, visto el impacto que el citado orden produce, tanto desde el punto de vista ortográfico como fonético.

En cuanto a la similitud fonética, el Tribunal ha señalado que la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica y de la coincidencia en las raíces o terminaciones, pero que, a fin de determinar la existencia de la confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues las marcas denominativas se forman por un conjunto de letras que, al ser pronunciadas, emiten sonidos que se perciben por los consumidores de modo distinto, según su estructura gráfica y fonética.

Y en cuanto a la similitud conceptual, ha indicado que la misma se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. En definitiva, el Tribunal ha estimado que la confusión puede manifestarse cuando, al solo apercibimiento de la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien reconoce cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante.

Además, a objeto de verificar la existencia del riesgo de confusión, el examinador deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro: “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”; Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

En este contexto, el consultante, en la comparación que efectúe entre el signo “VIDRIO ANDINO (mixto)”, solicitado para proteger los productos de la clase 21 de la nomenclatura internacional de Niza, las marcas “CERÁMICA ANDINA” y “LOZANDINA”, registrados para amparar productos de la clase 21, y el nombre comercial “CERÁMICA ANDINA”, deberá considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca cubre únicamente, por virtud de la regla de la especialidad, los productos o servicios identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases del nomenclátor, la pertenencia de dos productos o servicios a una misma clase no prueba por sí sola que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes.

Por lo tanto, el solicitante deberá tener en cuenta, a la luz de la norma prevista en el artículo 83, literal a, de la Decisión 344, que también se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto un producto o servicio semejante al amparado por la marca en referencia, sea que los productos o servicios pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas.

En este supuesto, y a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, el consultante habrá de tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de los mismos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor; además podrá hacer uso de los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre los productos identificados en la solicitud de registro del signo como marca y los productos amparados por las marcas ya registradas.

El hecho de que los productos posean finalidades idénticas o afines podría constituir un indicio de conexión competitiva entre ellos, pues tal circunstancia podría dar lugar a que se les hallase en el mismo mercado. En segundo lugar, la conexión competitiva podría configurarse en el ámbito de los canales de comercialización, por virtud de la identidad o similitud en los medios de difusión o publicidad de los productos en cuestión. En efecto, si se difunden a través de los medios generales de publicidad (radio, televisión o prensa), cabe presumir que la conexión entre ellos será mayor, mientras que si la difusión se realiza a través de revistas especializadas, comunicación directa, boletines o mensajes telefónicos, es de presumir que la conexión será menor.

También deberá tomarse en cuenta la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de diferenciar, identificar y seleccionar el producto. A juicio del Tribunal, “el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado ‘consumidor medio’ o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes ” (Sentencia dictada en el expediente 09-IP-94, del 24 de marzo de 1995, Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo IV, p. 97, caso “DIDA”).

Las consideraciones que anteceden, especialmente las relativas al punto de la conexión competitiva entre productos, guardan correspondencia con la orientación jurisprudencial de este Tribunal, el cual, ya en sentencia de fecha 30 de agosto de 1996 (dictada en el expediente 08-IP-95, publicada en la G.O.A.C. Nº 231, del 17 de octubre de 1996, así como en la JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Tomo IV, pp. 324 y s.s., caso “LISTER”, y reiterada en las sentencias correspondientes a los expedientes 30-IP-2000, del 1º de septiembre de 2000, caso “AMERICAN BRANDS (mixta)”; 60-IP-2000, del 24 de enero de 2001, caso “MAXVALL”; 03-IP-2001, del 9 de mayo de 2001, caso “DIPLOMATICO”; 5-IP- 2001, del 27 de marzo de 2001, caso “ACERO DIAMANTE + gráfica”; 50-IP-2001, del 31 de octubre de 2001, caso “ALLEGRA”; y 67-IP-2001, del 12 de diciembre de 2001, caso “ECOGEL”), con motivo del examen de disposiciones previstas en las Decisiones 85 y 313 de la Comisión —predecesoras de la 344, objeto de la presente interpretación— dejó establecido que: “El principio de la especialidad de la marca evita, en consecuencia, que con un solo signo se pretenda monopolizar todos los productos.

Por efecto de esta regla, se pueden proteger marcas idénticas o similares para productos diferentes. Según la Decisión 85 La limitación del registro en cuanto a la similitud de los productos está dada por la ‘clase del nomenclator’ a la que pertenece el producto (artículo 68). Pese a este fin de la norma, el artículo 58, literal f) y el artículo 68 de la Decisión 85, han encasillado la ‘especialidad’ sólo en referencia a la ‘clase’ del nomenclator, sin dejar la puerta abierta a que se examine la similitud de los productos Este principio o concepto ha tenido otro alcance al tenor de las disposiciones del artículo 82 (rectius 83) de la Decisión 344, pues el literal a) no hace relación a una clase del nomenclator sino a los productos o servicios identificados y enumerados en la solicitud, con lo cual se ‘evidencia que en una misma clase de la nomenclatura internacional, podrían coexistir dos marcas utilizadas en la identificación de productos o servicios disímiles siempre que no se induzca a error’; y en base de esa misma disposición comunitaria con ‘una marca registrada para identificar determinados productos o servicios de una clase, se pueda lograr impedir el registro de otra idéntica o semejante utilizada para distinguir productos o servicios agrupados en otra, siempre que con ellos se pueda inducir al público a error’ (Marco Matías Alemán, MARCAS, Bogotá, p. 90)”.

VI. De la irregistrabilidad de signos idénticos o semejantes a un nombre comercial protegido Se entiende por nombre comercial el signo que identifica a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica, en el ámbito de un ramo comercial o industrial, y que la distingue de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo.

Este Tribunal ha establecido al respecto que: “El nombre comercial … distingue a la persona en el ejercicio de su negocio o actividad comercial, diferenciándolo de las actividades idénticas o similares que desarrollan sus competidores. Sin embargo, nada obsta para que el signo que constituye un nombre comercial determinado, coincida con la denominación o razón social de la empresa …” (Sentencia dictada en el expediente 45-IP-98, del 31 de mayo de 2000, publicada en la G.O.A.C. No. 581, del 12 de julio de 2000, caso “IMPRECOL”).

El artículo 83, literal b, de la Decisión 344, prohíbe el registro como marca de un signo que, en relación con derechos de terceros, sea idéntico o se asemeje de forma que pueda inducir al público a error, a un nombre comercial protegido de conformidad con las legislaciones internas de los Países Miembros y con el artículo 128 eiusdem. Por su parte, el artículo 128 citado prescribe que el nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro.

De los textos que anteceden se desprende que la prohibición de registro presupone la existencia de un nombre comercial protegido, que esta protección deriva de las legislaciones de los Países Miembros, y que el derecho al nombre comercial puede ser consecuencia de su uso efectivo o de su registro. En todo caso, el ámbito de la protección del nombre comercial, derivado del uso o del registro, ha de extenderse al ramo o giro del comercio o industria correspondiente a la actividad económica que pretende distinguir.

De existir identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y el nombre comercial protegido, de modo que el consumidor o el usuario relacione y pueda confundir los productos o servicios que pretende amparar aquel signo con la actividad económica que realiza el titular del nombre comercial, el signo en cuestión no será suficientemente distintivo y, por tanto, no será susceptible de registro.

A propósito del citado riesgo de confusión, el Tribunal ha declarado que: “Si bien el nombre comercial sirve para identificar a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica, en tanto que una marca es aquel signo que sirve para diferenciar en el mercado los productos o servicios de un competidor de los productos o servicios de otro competidor, puede suceder que exista similitud o conexión competitiva entre las actividades económicas que identifica el nombre comercial y los productos o servicios que distingue una marca, y de ser así la coexistencia en el mercado puede inducir a confusión en el público consumidor respecto al origen empresarial de las actividades económicas y los productos o servicios de que se trate” (Sentencia correspondiente al expediente 45-IP- 98, ya citada).

En este contexto, el Tribunal ha precisado además que el nombre comercial “para ser oponible exitosamente ante una marca solicitada o registrada como lo dispone el artículo 83, literal b), debe haber sido usado con anterioridad a la solicitud de la marca, en aplicación del principio de la prioridad que rigurosamente debe regir. Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial.

Además, el uso del nombre no debe inducir al público a error, lo que significaría, aplicando las normas sobre marcas, que a más de que entre la marca y el nombre exista una identidad o semejanza, la confundibilidad no debe producirse en cuanto a los productos y servicios que la marca protege y la actividad que el nombre ampara” (Sentencia dictada en el expediente 3-IP-98, de fecha 11 de marzo de 1998, publicada en la G.O.A.C. No. 338, del 11 de mayo de 1998, caso “BELLA MUJER”).

VII. Del procedimiento de observaciones al registro de marca solicitado El Capítulo V, Sección II, de la Decisión 344, disciplina un procedimiento previo, según el cual, una vez admitida la solicitud de registro, la oficina nacional competente deberá proceder a su publicación. Dentro de los treinta días hábiles siguientes, cualquier persona, provista de interés legítimo, podrá presentar observaciones al registro solicitado.

Se ha considerado que tiene interés legítimo para presentar observaciones, tanto el titular de un signo registrado, ante el intento de registrar otro idéntico o similar para productos o servicios respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, como quien formuló primero la solicitud de registro. La oficina nacional competente podrá admitir dichas observaciones a trámite o rechazarlas por extemporáneas, bien por fundamentarse en solicitud posterior a la petición de registro de la marca que se observa, o en tratados no vigentes en el País Miembro en que se solicita la marca, bien porque los interesados no hubiesen pagado las tasas de tramitación correspondientes.

Admitidas las observaciones, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, si lo estima conveniente, formule alegatos dentro de los treinta días hábiles contados a partir de su notificación. Vencido este plazo, dicha oficina decidirá sobre las observaciones, a la vista de las pruebas de que disponga y, en todo caso, procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca.

Es importante tener en cuenta que la notificación de las observaciones, caso de haber sido admitidas éstas, constituye un acto que forma parte del procedimiento de registro del signo y que hace posible que el peticionario, si lo estima conveniente y dentro del plazo previsto, ejerza su derecho fundamental a la defensa, derecho cuyo impedimento, privación o restricción viciaría de nulidad el procedimiento descrito.

El examen de fondo sobre la registrabilidad del signo tiene carácter obligatorio y deberá tomar en cuenta las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la Decisión en referencia. Por ello, el registro será denegado, sin necesidad de observaciones, cuando la marca solicitada sea confundible con otra ya registrada.

Por último, se exige que el acto por el cual se concede o deniega el registro solicitado se encuentre debidamente motivado, esto es, que exprese las razones de hecho y de derecho que inclinaron a la oficina nacional competente a pronunciarse en uno u otro sentido, sobre la base de las normas jurídicas aplicables y de las situaciones de hecho constitutivas del acto.

El Tribunal ha reiterado a este propósito que: “La motivación se contrae en definitiva a explicar el por qué de la Resolución o Decisión, erigiéndose por ello en un elemento sustancial del mismo —y hasta en una formalidad esencial de impretermitible expresión en el propio acto si una norma expresa así lo impone— y cuya insuficiencia, error o falsedad puede conducir a la nulidad del acto” (Sentencia dictada en el expediente 04-AN- 97, del 17 de agosto de 1998, publicada en la G.O.A.C. No. 373, del 21 de septiembre de 1998, caso CONTRACHAPADOS).

VIII. De la Clasificación Internacional de Niza A propósito de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida en virtud del Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y en Ginebra el 13 de mayo de 1977, y modificado en Ginebra el 28 de septiembre de 1.979, el Tribunal ha especificado que el Arreglo “Comprende la clasificación de productos y de servicios propiamente dicha y una lista alfabética que permite asegurar, para cada producto o servicio en particular, el sector a que éste pertenece.

Además de la lista de productos y de servicios, el Arreglo de Niza proporciona notas explicativas sobre los rubros que comprende cada clase, los excluidos de ella y la lista de productos” (Sentencia dictada en el expediente 10-IP-94, de fecha 17 de marzo de 1995, publicada en la G.O.A.C. No. 177, del 20 de abril del mismo año). En el ámbito del ordenamiento jurídico comunitario, hay lugar a poner de relieve que la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, contentiva del “REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL”, aprobada en el 13° Período de Sesiones Extraordinarias de la Comisión, celebrado entre el 27 de mayo y el 5 de junio del año 1974, establecía en su artículo 68, incisos segundo y tercero, lo siguiente: “ Los Países Miembros se comprometen a adoptar la clasificación internacional suscrita en Niza el 15 de junio de 1957.

Los Países Miembros que todavía no han adoptado dicha clasificación tendrán un plazo de un año, contado a partir de la vigencia del presente Reglamento, para hacerlo”. Por tanto, la adopción de la clasificación internacional se erigió en un compromiso comunitario de los Países Miembros, independiente de la voluntad de adhesión de cada uno de éstos al Arreglo de Niza.

Luego, la Decisión 311 (artículo 92) dispuso lo siguiente: “Los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Niza del 15 de junio de 1957 e, igualmente, sus actualizaciones y modificaciones”. Este texto fue reproducido en las Decisiones 313 (artículo 91) y 344 (artículo 101) de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. En este contexto, el Tribunal ha declarado que “El Arreglo de Niza tiene no sólo un carácter referencial, sino también fuerza vinculante para el conjunto de los países miembros y para cada uno de ellos … En consecuencia, los países deberán estar al tanto no sólo de las normas contenidas en el Arreglo de Niza propiamente dicho, sino también de sus actualizaciones y modificaciones” (Sentencia dictada en el expediente 10-IP-94, ya citada).

Ahora bien, en el caso de autos, la solicitud de interpretación prejudicial da cuenta de la vigencia, en la República de Colombia, de un “Decreto 755 de 1972”, contentivo de una clasificación de productos y servicios, sobre la base del cual “Cerámica Andina tiene registrada la marca ANDINA para distinguir productos de la Clase 21 del Decreto … La sociedad solicitante … afirma que el mencionado Decreto no ampara el vidrio en la clase 21”.

El Tribunal reitera a este propósito que, a partir de la entrada en vigencia de la Decisión 85, los Países Miembros se comprometieron a adoptar la Clasificación Internacional de Niza, de 15 de junio de 1957, y, desde la Decisión 311, dictada el 8 de noviembre de 1991, a utilizar dicha Clasificación, así como sus actualizaciones y modificaciones.

Este Tribunal encuentra pertinente además, vistas las sucesivas regulaciones de que ha sido objeto la Clasificación Internacional de Niza en el ordenamiento jurídico comunitario, hacer referencia a la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344, a cuyo efecto pone de relieve que, en principio, y con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica y de confianza legítima, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas disciplinadas en ella se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente al tiempo de su constitución. Y si bien la norma comunitaria no es aplicable, salvo previsión expresa, a las situaciones jurídicas nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata a los efectos futuros de la situación nacida bajo el imperio de la norma anterior.

En el ámbito de la Decisión 344, su Disposición Transitoria Primera se apoya en la irretroactividad de la norma sustancial, pues dispone que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, subsistirá por el tiempo en que fue concedido. Además, la Disposición en referencia contempla la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues dispone que, en cambio, se aplicará la Decisión 344 al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas de tal derecho.

Sobre este particular, el Tribunal tiene establecido que “si la norma sustancial que se hallaba vigente para la fecha de la solicitud de registro de una marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a dicha solicitud, la norma anterior será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos de concesión del registro, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso” (Sentencia dictada en el expediente 38- IP-2002, de fecha 11 de septiembre de 2002, caso “PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC y PREPAC”).

Por tanto, concedido en definitiva el registro de una marca y otorgado el derecho de exclusividad a su titular sobre la base de una clasificación distinta a la internacional de Niza, o con fundamento en un texto de la clasificación internacional anterior a una de sus actualizaciones o modificaciones, el uso, goce, renovación, prórroga y licencia del derecho del titular sobre la marca, así como sus obligaciones, estarán sometidos a la norma sustancial vigente al momento del ejercicio in concreto de tal derecho.

IX. De la supremacía del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina Consta en autos que la parte actora, en el curso del proceso interno N° 7559, ha señalado que la Autoridad competente en materia marcaria erró “al decir que la Decisión 344 tiene ‘mayor jerarquía que el Decreto 755’ lo que denota una confusión total y cierto arribismo hacia lo extranjero; no: no se trata de categorías, se trata de la vigencia de la (sic) normas y por mas (sic) ‘categoría’ que tenga la ‘refinada’ Decisión no puede tener efecto retroactivo derogando al Decreto 755, este (sic) tuvo una vigencia y la Decisión otra, pero no estuvieron las dos normas vigentes al tiempo, y si así hubiere ocurrido las marcas de Cerámica Andina tendrían mas (sic) vicios legales porque aluden al Decreto 755 y no a la Decisión, si es que su teoría de la prevalencia es valedera”.

En el epígrafe que antecede se hicieron consideraciones en torno a la aplicación del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina en el tiempo. Cabe destacar ahora la primacía del citado ordenamiento comunitario sobre el ordenamiento interno de los Países Miembros, en el marco del vínculo de complementariedad que deriva de los artículos 143 y 144 de la Decisión 344, según los cuales los Países Miembros podrán fortalecer, mediante sus legislaciones nacionales o por acuerdos internacionales, los derechos de propiedad industrial contenidos en la Decisión, así como regular a través de la legislación interna los asuntos no comprendidos en aquélla.

De allí que, como ya lo ha declarado el Tribunal, “el desarrollo de la ley comunitaria por la legislación nacional, es empero excepcional y por tanto a él le son aplicables principios tales como el del ‘complemento indispensable’, según el cual no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquéllas Significa esto que para que tenga validez la legislación interna se requiere que verse sobre asuntos no regulados en lo absoluto por la comunidad Como lo ha dicho el Tribunal en la interpretación del artículo 84 de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena (caso 2-IP-88), no es posible que la legislación nacional modifique, agregue o suprima normas sobre aspectos regulados por la legislación comunitaria …” (Sentencia dictada en el expediente 10-IP-94, de 17 de marzo de 1995, publicada en la G.O.A.C. N° 177, del 20 de abril de 1995).

En la misma orientación, el Tribunal ha reiterado que “Los Países Miembros de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido por el artículo 143 de la Decisión 344, pueden fortalecer el régimen común de Propiedad Industrial en ella constituido, mediante disposiciones internas siempre que tales normas regulen únicamente lo no comprendido por ese Régimen, que no se lo restrinja en sus propósitos, ni se recorte su finalidad de proteger los derechos que consagra” (Sentencias dictadas en los expedientes 25-IP-2002 y 26-IP-2002, publicadas en las G.O.A.C. Nº 796, del 24 de mayo de 2002, y Nº 798, del 28 de mayo de 2002, respectivamente).

Por las razones que han sido expuestas, “el nomenclátor internacional según el artículo 101 de la Decisión 344, es un documento al que los Países Miembros tienen necesariamente que remitirse para clasificar o ubicar sus productos en una clase a fin de proceder al registro del signo. Constituyendo en consecuencia una remisión obligatoria por la propia disposición, el hecho de que no conste dentro de la legislación interna, no es obstáculo para evitar su cumplimiento en el entendido que el derecho comunitario está sobre el derecho nacional en virtud del principio de la primacía del primero sobre el segundo” (Sentencia dictada en el expediente 61-IP-2001, de fecha 17 de octubre de 2001, caso “FRUGOS”).

Sobre la base de las consideraciones que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE 1° Un signo será registrable como marca si cumple los requisitos previstos en el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y si no incurre en las prohibiciones fijadas en los artículos 82 y 83 eiusdem. 2º En la comparación entre marcas mixtas, el elemento predominante en el conjunto marcario será el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto, lo que no obsta para que, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo. 3º La denominación genérica no es susceptible de registro, a menos que se halle conformada por una o varias palabras que, utilizadas en un sentido distinto al original, adquieran una fuerza expresiva suficiente para dotarla de capacidad distintiva en relación con el producto o servicio de que se trate, sin perjuicio de que tal denominación pueda continuar utilizándose libremente en el lenguaje común. 4° El signo descriptivo no será distintivo y, por tanto, no será registrable como marca, si se limita exclusivamente a informar al consumidor o al usuario acerca de las características u otros datos del producto o servicio de que se trate, comunes a otros productos o servicios del mismo género. 5° En el ámbito de los signos denominativos, el evocativo sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, obligándolo a hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto.

A diferencia del descriptivo, el evocativo cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable. 6º El titular de una marca provista de un elemento de carácter genérico, o de uso común, o evocativo de una cualidad del producto, o que se ha tornado banal por el crecido número de registros marcarios que lo contienen, no puede impedir su inclusión en signos de terceros, por ser inapropiable en exclusiva, ni puede fundamentar en ese único hecho el riesgo de confusión entre los signos en disputa. 7º Para establecer si existe riesgo de confusión entre el signo pendiente de registro y las marcas previamente registradas, será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos distinguidos por ellos, y considerar la situación del consumidor o usuario medio, la cual variará en función de tales productos.

No bastará con la existencia de cualquier semejanza entre los signos en cuestión, ya que es legalmente necesario que la similitud pueda inducir a confusión o error en el mercado. 8º En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos fonético, gráfico y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada signo en disputa habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o usuario medio, destinatario de los productos correspondientes. 9º A objeto de verificar la semejanza entre los productos en comparación, el consultante tomará en cuenta su identificación en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor; además, podrá acudir a los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre el producto identificado en la solicitud de registro del signo como marca y el amparado por las marcas ya registradas o ya solicitadas para registro.

A objeto de precisar que se trata de productos semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito. 10º De existir identidad o semejanza entre un signo marcario y el nombre comercial protegido, de modo que el consumidor o el usuario relacione y pueda confundir los productos o servicios que pretende amparar aquel signo con la actividad económica que realiza el titular del nombre comercial, el signo en cuestión no será suficientemente distintivo y, por tanto, no será susceptible de registro.

Sin embargo, si el uso efectivo del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de la marca, ésta será objeto de tutela preferente. 11º La notificación de las observaciones formuladas al registro solicitado, caso de haber sido admitidas éstas por la oficina nacional competente, constituye un acto que forma parte del procedimiento de registro del signo y que hace posible que el peticionario, si lo estima conveniente y dentro del plazo previsto, ejerza su derecho a la defensa, derecho cuyo impedimento, privación o restricción viciaría de nulidad el citado procedimiento.

El funcionario competente deberá realizar el examen de fondo sobre la registrabilidad del signo, con independencia de que se hayan formulado o no observaciones. Caso de haberse formulado éstas, el funcionario decidirá sobre el particular a través de un acto administrativo debidamente motivado, con fundamento en lo alegado y probado en autos. 12º A partir de la entrada en vigencia de la Decisión 85, los Países Miembros se comprometieron a adoptar la Clasificación Internacional comprendida en el Arreglo de Niza de 15 de junio de 1957, y, desde la Decisión 311, del 8 de noviembre de 1991, a utilizar dicha Clasificación, así como sus actualizaciones y modificaciones. 13º Si bien los Países Miembros tienen atribuida la potestad de fortalecer, a través de normas internas o de acuerdos internacionales, los derechos de propiedad industrial conferidos en la Decisión 344, así como el deber de informar a la Comisión acerca de las medidas que adopten, ello no los autoriza para establecer nuevos derechos o modificar los ya previstos en la citada Decisión, vista la prevalencia de ésta sobre las normas internas de los Países Miembros.

De conformidad con la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que pronuncie y, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 128 del Estatuto del Tribunal, deberá remitir dicha sentencia a este órgano jurisdiccional.

Notifíquese la presente interpretación mediante copia certificada y sellada, y remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO