PROCESO 112-IP-2002 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literales a) y b), 93, 95 y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Marca: SUNSTOP. Actor: MANUFACTURAS STOP S.A. Proceso interno N° 6757.
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintitrés días del mes de abril del año dos mil tres. VISTOS La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera a través de su consejero Ponente Doctor Camilo Arciniegas Andrade Durango, recibida en este Tribunal en fecha 3 de diciembre de 2002, relativa a los artículos 81, 83 literales a) y b), 93, 95 y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con motivo del proceso interno N° 6757.
El auto de 6 de marzo del presente año, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante y complementados con los documentos agregados a su solicitud, que se detallan a continuación: 1) Partes en el proceso interno La demanda es presentada por la sociedad MANUFACTURAS STOP S.A. y es demandada la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia; interviene, como tercero interesado, según el Órgano Consultante PHARMADERM S.A. La sociedad MANUFACTURAS STOP S.A. plantea se declare la nulidad de las siguientes Resoluciones: ( N° 03620 de 28 de febrero de 2000, mediante la cual, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, declaró infundada la observación presentada por dicha sociedad y concedió el registro de la marca “SUNSTOP”, para proteger productos de la Clase Internacional N° 3, a favor de PHARMADERM S.A. ( N° 08138 de 24 de abril de 2000, a través de la cual, la misma División, resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución N° 03620, la cual fue confirmada.
( N° 14096 de 30 de junio de 2000, mediante la cual, la Superintendencia de Industria y Comercio, resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la citada Resolución Nº 03620, la cual fue nuevamente confirmada. Como consecuencia de la declaratoria de nulidad, solicita que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio declarar fundada la observación formulada por MANUFACTURAS STOP S.A. anular el registro de la marca SUNSTOP, cancelar el Certificado de Registro y publicar la sentencia en la Gaceta de Propiedad Industrial. 2) Hechos Los señalados por el consultante en el oficio N° 0199 de 22 de enero de 2002, y complementados con los documentos incluidos, que se refieren: La sociedad PHARMADERM S.A. por medio de su apoderado, solicitó el registro de la marca nominativa SUNSTOP para identificar productos comprendidos en la Clase Internacional 3, la misma que fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial N° 485.
(Clasificación Internacional de Niza. Clase 3. Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos). La sociedad comercial MANUFACTURAS STOP S.A. presentó escrito de observaciones al registro de la marca SUNSTOP por ser propietaria de la marca STOP que distingue productos de las Clases 24 y 25 de la Clasificación Internacional de Niza (Clasificación Internacional de Niza.
Clase 24. Tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases; ropa de cama y mesa; Clase 25. Vestidos, calzados, sombrerería), el cual fue declarado infundado por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la Resolución N° 03620 de 28 de febrero de 2000. Contra dicha Resolución, la actora interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación los cuales fueron declarados infundados, el primero mediante Resolución N° 8138 de 24 de abril de 2000 emanado de la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio y el segundo por Resolución Nº 14096 de 30 de junio de 2000 del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la misma Superintendencia, resultando en consecuencia confirmada la Resolución Nº 03620 que denegó la observación de referencia. 3) Fundamentos jurídicos de la demanda La sociedad comercial MANUFACTURAS STOP S.A., indica que es titular de la marca STOP para distinguir productos comprendidos en las clases 24 y 25, que la marca registrada SUNSTOP distingue productos de la clase 3 y que en dichas clases se encuentran agrupados productos de similar naturaleza por lo que el signo SUNSTOP no es idóneo para distinguir en el mercado los productos de la clase 3, toda vez que productos tales como prendas de vestir, perfumes y cosméticos, se venden normalmente en las mismas tiendas y pertenecen a las mismas casas productoras; aduce asimismo que: “ se trata de productos que tienen relación de vinculación, que se destinan a finalidades iguales o afines, amén de que se comercializan a través de los mismos canales de distribución, presentando una conexidad real que induce al consumidor medio a error al ser utilizadas marcas similares en su identificación”.
Sostiene en consecuencia, que se violaron las normas comunitarias contenidas en los artículos 93, 95, 83 literales a) y b), 128 y 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena ya que la División de Signos Distintivos al decidir sobre las observaciones y al efectuar el examen de fondo determinó que la marca SUNSTOP no era confundible con la marca STOP, y argumenta que: “la irregistrabilidad de la marca opera por el simple hecho de existir posibilidad de confusión siendo suficiente con que esa posibilidad de confusión se presente en cualquiera de sus aspectos: visual, ortográfico, auditivo, o ideológico”.
Asimismo dice, que la Superintendencia de Industria y Comercio no tomó en cuenta los principios de igualdad de las personas ante la ley y de la imparcialidad de las autoridades administrativas, por cuanto al conceder el registro de la marca SUNSTOP a favor de PHARMADERM S.A. no respetó a MANUFACTURAS STOP S.A. su derecho al uso exclusivo del signo STOP como marca y como enseña comercial que distingue productos afines y establecimientos de comercio destinados al mismo ramo de negocios. 4) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio al contestar la demanda dice: Con la expedición de las Resoluciones N°s. 03620 de 28 de febrero de 2000, 08138 de 24 de abril de 2000 y 14096 de 30 de junio de 2000, por la Superintendencia de Industria y Comercio, no se incurrió en violación de las normas contenidas en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena al conceder el registro de la marca SUNSTOP para distinguir los productos comprendidos en la clase 3 a favor de la sociedad PHARMADERM S.A. Argumenta que las marcas SUNSTOP y STOP para distinguir productos de diferente clase no incurren en semejanzas gráficas, ortográficas ni fonéticas por lo que su coexistencia en el mercado no conlleva a error al público consumidor.
Así mismo sostiene, que la marca SUNSTOP cumple con los requisitos establecidos por la norma comunitaria para ser registrada como marca, esto es con todos los presupuestos señalados en el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad. PHARMADERM S.A., como tercero interesado, conforme lo manifiesta la Autoridad Consultante, señala que no existe conexidad entre las clases 3 y 25, toda vez que estas amparan productos diferentes que no son idénticos o similares (cosméticos y vestidos) y no necesariamente se los encuentra en la misma clase de establecimientos, o que al menos, se encuentran en secciones separadas.
Indica que de acuerdo con el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 para que una marca sea irregistrable debe cumplir con dos supuestos: 1. que sean signos idénticos o semejantes, 2. que induzcan al público a error. Sostiene que en el presente caso las marcas no son idénticas ni semejantes, ni inducen a error al público consumidor, ya que no evocan un mismo concepto ni un mismo origen empresarial.
Concluye que la Superintendencia de Industria y Comercio aplicó correctamente las normas comunitarias, por cuanto el derecho al uso exclusivo de la marca que alega la demandante se garantiza solo frente a marcas similares que inducen al público a error, situación que no se da en el presente caso. Con vista de lo anteriormente expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,
CONSIDERANDO
Que las normas contenidas en los artículos 81, 83 literales a) y b), 93, 95 y 128 de la Decisión 344, cuya interpretación ha sido solicitada forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal; Que este Tribunal es competente para interpretar en vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es en este caso el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal (codificado mediante la Decisión 472);
Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 de su Estatuto, el Tribunal procederá a la interpretación de las normas referidas al caso concreto, por lo tanto, corresponde interpretar las disposiciones solicitadas contenidas en los artículos 81, 83 literales a) y b), 93, 95 y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuyos textos son: Decisión 344 “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.
Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error: b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error: ( ) “Artículo 93.- Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones al registro de la marca solicitado.
A los efectos del presente artículo, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar observaciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros” “Artículo 95.- Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos, de estimarlo conveniente.
Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada” “Artículo 128.- El nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro.
En caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo sobre Marcas de la presente Decisión, así como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo País Miembro”. I. LA MARCA Y SUS CARACTERÍSTICAS Sobre la base del concepto de marca establecido en el artículo 81 de la Decisión 344, el Tribunal en reiterada jurisprudencia ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio correspondiente.
Por lo que, la marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos o servicios, como el interés general de los consumidores o usuarios de dichos productos o servicios, garantizándoles el origen y la calidad de éstos, sin que se produzca riesgo de confusión o error, tornando así transparente el mercado.
Del anterior concepto, que recoge los requisitos básicos exigidos por el propio artículo 81 de la Decisión 344, se desprenden las siguientes características de la marca: La perceptibilidad La perceptibilidad es la cualidad que tiene un signo de ser aprehendido por los consumidores o usuarios a través de los sentidos. Teniendo presente que una marca, bien inmaterial, para que pueda ser captada y apreciada por los sentidos, es necesario que se exteriorice y materialice a fin de que lo inmaterial y abstracto pase a ser una impresión material e identificable, la característica de la perceptibilidad se refiere a todo elemento, signo o indicación que pueda ser aprehendido por medios sensoriales a fin de que penetre en la mente de los consumidores o usuarios del producto o servicio que pretende amparar dicha marca y, de esta manera pueda ser asimilada con facilidad.
En atención a que la percepción se realiza generalmente por el sentido de la vista, se consideran signos perceptibles, aquellos referidos a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un número, a un dibujo o a un conjunto de dibujos. La distintividad La distintividad es la capacidad que tiene un signo para distinguir en el mercado unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor o usuario los diferencie para su elección. Es considerada como característica primigenia y esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio.
Al respecto, este Tribunal ha manifestado en reiteradas ocasiones, que: “El signo será distintivo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. Además, un signo distintivo es individual y singular, diferenciándose de cualquier otro, lo cual es un carácter que la marca le reconoce, a más de la novedad y la especialidad.
Por tanto, se exige que el signo que se pretende registrar no se confunda con los ya empleados para ‘distinguir’ productos o servicios de la misma especie. Cuando el signo es incapaz de diferenciar unos productos o servicios de otros semejantes, fabricados o producidos por diferentes empresarios, no tiene virtualidad de marca y por tanto no puede ser registrada como tal” (Proceso 12-IP-96, caso “MARGARINA EXCLUSIVA”, publicado en la G.O.A.C. N° 265 de 16 de mayo de 1997).
La susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica es la aptitud que tiene un signo de ser expresado y descrito en imágenes, fórmulas o por escrito, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor. Sobre esta característica el Tribunal ha indicado que: “tiene que ver directamente con la necesidad de que el signo cuyo registro se solicita pueda ser dado a conocer a través de la publicación prevista en el artículo 92 de la Decisión 344.
Está constituida por la descripción que permite la publicación y el archivo de la denominación solicitada” (Proceso 2-IP-2003, marca: “MISS SUCRE”, publicado en G.O.A.C. N° 912 del 25 de marzo de 2003). Igualmente, cabe señalar que este requisito guarda correspondencia con lo previsto en el artículo 88 literal d) de la Decisión 344 en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos.
De lo expuesto se concluye que un signo es registrable como marca cuando cumple plenamente con los tres elementos característicos indicados en el artículo 81 interpretado y siempre que no se encuentre comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 82 y 83 de la misma Decisión 344, resultando que, si bien los requisitos establecidos por el referido artículo 81 son necesarios, sin embargo no son suficientes, toda vez que el signo no debe estar incurso en las prohibiciones previstas por los artículos precedentemente indicados.
En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar, primero, si la marca “SUNSTOP” cuyo registro se solicita, cumple con los requisitos del referido artículo 81, y determinar si no encaja dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. II. IRREGISTRABILIDAD POR IDENTIDAD O SIMILITUD DE SIGNOS Las prohibiciones contenidas en el artículo 83, buscan fundamentalmente, precautelar el interés de terceros al prohibir que se registren como marcas los signos que sean idénticos o semejantes entre sí. Conforme lo previsto en el literal a) del referido artículo 83 de la Decisión 344, no son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.
En consecuencia, no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad. La doctrina y la jurisprudencia afirman que la función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra persona.
El tratadista Jorge Otamendi indica que: “La verdadera y única función esencial de la marca es distinguir un producto o servicio de otros” (Otamendi, Jorge. “Derecho de Marcas”. LexisNexis. Abeledo Perrot, Cuarta Edición, 2001, p. 9). El Tribunal ha sostenido que: “la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos que se le ofrecen, un origen empresarial común”.
(Proceso 109-IP-2002, marca: CHILIS y diseño, publicado en la G.O.A.C. N° 914 del 1 de abril de 2003). La confundibilidad El Tribunal observa que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión unilateral del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes alejándose de un criterio arbitrario han de determinarla, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de la identidad al de la semejanza.
En reciente sentencia el Tribunal se ha referido al: “cuidado que debe tenerse al realizar el análisis entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud”.
(Proceso 20-IP-2003 de 2 de abril de 2003, marca: IVERMIC) La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, tomando en cuenta la doctrina ha sentenciado, que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario considerar: La similitud ortográfica, fonética e ideológica La similitud ortográfica se da por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.
La similitud fonética se da, asimismo, entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.
La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similares ideas, ya que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando las denominaciones representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. Para el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario, determinar las diferentes formas en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar si la posible similitud entre ellos (SUNSTOP y STOP), es ideológica, ortográfica o fonética.
Reglas para efectuar el cotejo marcario A objeto de verificar y facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la posible confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por el tratadista Pedro BREUER MORENO que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, aplicados al caso objeto de la presente interpretación, son: 1.
La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes” (Fernández-Novoa, ob.cit., p. 215). 2.
El examen de registrabilidad debe, así mismo, ser realizado en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de las denominaciones confrontadas debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario. 3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud general entre dos denominaciones se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de ellos, y no de los elementos distintos que en las mismas aparezcan. 4.
Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa (Breuer Moreno, Pedro: “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”; Buenos Aires, Editorial Robis, p. 351 y s.s.). La conexión competitiva Además de los criterios referidos a la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los criterios relacionados con la conexión competitiva.
En el presente caso, al referirse los signos en cuestión a diferentes clases, SUNSTOP que distingue productos de la Clase 3 y STOP que distingue productos de las Clases 24 y 25, el consultante deberá analizar si se trata en efecto de un caso de conexión competitiva. Al respecto se debe considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca cubre únicamente, por virtud de la regla de la especialidad, los productos identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases de la Clasificación Internacional de Niza, la pertenencia de dos productos a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como que su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes.
En consecuencia el solicitante deberá tener en cuenta que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344, también se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto un producto semejante al amparado por la marca en referencia, sea que dichos productos pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas.
El Tribunal ha sostenido que: “en este supuesto, y a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, el consultante habrá de tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor; además podrá hacer uso de los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre el producto identificado en la solicitud de registro del signo como marca y el amparado por la marca ya registrada o ya solicitada para registro.
A objeto de precisar que se trata de productos semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables al caso, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito”.
(Proceso 67-IP-2002, marca: “GOODNITES”, publicado en la G.O.A.C. N° 871 del 11 de diciembre de 2002). El hecho de que ambos productos posean finalidades idénticas o afines podría constituir un indicio de conexión competitiva entre ellos, pues tal circunstancia podría dar lugar a que se les hallase en el mismo mercado. Al respecto la doctrina ha sentado los siguientes criterios: el de intercambiabilidad, que se refieren al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, y el de complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.
(Fernández Novoa, Carlos: “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Madrid, Editorial Montecorvo, 1984, pp. 242 y ss.). La conexión competitiva podría surgir en el ámbito de los canales de comercialización o distribución de los productos, provenientes de la identidad o similitud en la utilización de medios de difusión o publicidad. En tal sentido, si ambos productos se difunden a través de los medios generales de publicidad (radio, televisión o prensa), cabe presumir que la conexión entre ellos será mayor, mientras que si la difusión se realiza a través de revistas especializadas, comunicación directa, boletines o mensajes telefónicos, es de presumir que la conexión será menor.
Sobre este particular, el Tribunal ha señalado que: “serán competitivamente conexos todos los productos vendidos en establecimientos especializados o en pequeños lugares de expendio donde signos similares pueden ser confundidos cuando los productos guardan también relación, ya que en grandes almacenes en los que se venden al público una amplia gama de productos dispares, para evaluar la conexión se hace necesario subdividirlos en las diversas secciones que los integran, e involucrar en el análisis aspectos tales como la identidad o disparidad de los canales de publicidad” (Proceso 50–IP-2001, marca: “ALLEGRA”, publicado en la G.O.A.C. N° 739, del 4 de diciembre de 2001).
Finalmente, deberá tomarse en cuenta la clase de consumidor y su grado de atención al momento de identificar, diferenciar y seleccionar el producto. A juicio del Tribunal, “el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado ‘consumidor medio’ o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes ” (Proceso 09-IP-94, de 24, marca: “DIDA”, publicado en la G.O.A.C. N° 180 de 10 de mayo de 1995).
Las consideraciones relativas a la conexión competitiva entre productos o servicios, guardan correspondencia con la orientación jurisprudencial de este Tribunal, que ha señalado: “La doctrina ha planteado o elaborado algunas pautas o criterios que pueden conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos (Jorge Otamendi, Carlos Fernández-Novoa y Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas), que se sintetizan: (i) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor;
(ii) Canales de comercialización; (iii) Mismos medios de publicidad; (iv) Relación o vinculación entre los productos; (v) Uso conjunto o complementario de productos; (vi) Partes y accesorios; (vii) Mismo género de los productos; (viii) Misma finalidad; (ix) Intercambiabilidad de los productos”. (Proceso 08-IP-1995, marca: LISTER, publicado en la G.O.A.C. N° 231 de 17 de octubre de 1996).
Dichos criterios, deberán aplicarse simultáneamente y no en forma aislada, por la oficina nacional competente o por el juez, según se trate. III. OBSERVACIONES A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA Y EXAMEN DE REGISTRABILIDAD De los artículos 93 y 95 de la Decisión 344, se desprende que, una vez admitida y publicada la solicitud de registro, dentro de los treinta días hábiles siguientes, cualquier persona, provista de interés legítimo, podrá presentar observaciones al registro solicitado.
Tendrán interés legítimo para presentar observaciones, el titular de una marca ya registrada o de un signo solicitado con anterioridad para registro, así como el titular de un signo idéntico o semejante ya protegido por el derecho de la propiedad industrial. También tendrán interés legítimo para presentar observaciones en los demás Países Miembros, el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error o a confusión, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros.
La oficina nacional competente podrá admitir a trámite dichas observaciones o rechazarlas. Admitidas las observaciones, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, si lo estima conveniente, dentro de los treinta días hábiles contados a partir de la notificación formule alegatos. Vencido este plazo, dicha oficina decidirá sobre las observaciones, realizará el examen de registrabilidad y procederá a la concesión o denegación del registro, a la vista de las pruebas de que disponga.
El examen de fondo sobre la registrabilidad del signo tiene carácter obligatorio y deberá tomar en cuenta las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. Por ello, el registro será denegado, sin necesidad de observaciones, cuando el signo solicitado sea confundible con una marca ya registrada, o con un signo solicitado con anterioridad para el registro.
Finalmente, se exige que la resolución con la que se notifica al peticionario por la cual se concede o deniega el registro solicitado se encuentre debidamente motivada, es decir, que exprese las razones de hecho y de derecho que inclinaron a la oficina nacional competente a pronunciarse en uno u otro sentido, sobre la base de las normas jurídicas aplicables y de las situaciones de hecho constitutivas del acto, a efectos de permitirse el ejercicio del derecho de defensa.
IV. PROTECCIÓN AL NOMBRE COMERCIAL La Decisión 344 en su artículo 128 protege, aunque no define, al nombre comercial. No obstante se puede indicar que nombre comercial identifica a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica dentro del giro comercial o industrial y lo distingue o diferencia de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo.
En base a este artículo se ha interpretado que la protección del nombre comercial puede derivar de su registro o de su uso efectivo. El Tribunal se ha pronunciado sobre la protección del nombre comercial en los términos siguientes: “Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores.
“De manera que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva. Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia. “Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro” (Proceso 45-IP-98, marca: IMPRECOL, publicado en la G.O.A.C. N° 581 de 12 de julio de 2000).
En relación con la prueba del uso previo del nombre comercial, el Tribunal ha establecido que “Corresponderá a quien alegue la existencia, la prioridad, o a quien ejercite el derecho de observación o el planteamiento de la nulidad de la marca, el probar, por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad al registro de la marca en el País donde solicita la protección y que ese uso reúne los caracteres y condiciones anotados.
La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevaler sus derechos. La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario” (Proceso 3-IP-98, marca: BELLA MUJER, publicado en la G.O.A.C. N° 338, del 11 de mayo de 1998).
Cabe indicar en este punto la irregistrabilidad contenida en el literal b) del artículo 83 de la Decisión 344, toda vez que se prohíbe el registro de signos, que en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que puedan inducir al público a error.
De lo indicado se desprende, que la prohibición de registro presupone la existencia de un nombre comercial protegido, que esta protección deriva de las legislaciones de los Países Miembros, y que el derecho al nombre comercial, puede ser consecuencia de su registro o de su uso efectivo. Este Tribunal ha indicado que: “De existir identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y el nombre comercial protegido, de modo que el consumidor o el usuario relacione y pueda confundir los productos o servicios que pretende amparar aquel signo con la actividad económica que realiza el titular del nombre comercial, el signo en cuestión no será suficientemente distintivo y, por tanto, no será susceptible de registro”.
(Proceso 5-IP-2003 de 12 de marzo de 2003, marca: EAN INTERNATIONAL mixta). El Tribunal ha sostenido además, que el nombre comercial “para ser oponible exitosamente ante una marca solicitada o registrada como lo dispone el artículo 83, literal b), debe haber sido usado con anterioridad a la solicitud de la marca, en aplicación del principio de la prioridad que rigurosamente debe regir.
Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial. Además, el uso del nombre no debe inducir al público a error, lo que significaría, aplicando las normas sobre marcas, que a más de que entre la marca y el nombre exista una identidad o semejanza, la confundibilidad no debe producirse en cuanto a los productos y servicios que la marca protege y la actividad que el nombre ampara” (Proceso 3-IP-98, ya citado).
En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE PRIMERO: Un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, de conformidad con los criterios sentados en la presente sentencia; sin embargo, si bien estos requisitos son necesarios no son suficientes porque además, no debe estar incurso en alguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
SEGUNDO: No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente registrada o solicitada con anterioridad para los mismos servicios y productos de tal manera que pueda inducir al público a error.
TERCERO: La determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión de la Administración o, en su caso, del Juzgador, no exenta de discrecionalidad pero necesariamente alejada de toda arbitrariedad, y que ha de ser adoptada en base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia, recogidos en la presente interpretación prejudicial; y que se refieren básicamente a la identidad o semejanza que puede existir entre los signos. Y a la conexión competitiva entre los productos o servicios que pueda llegarse a dar.
CUARTO: Podrá presentar observaciones al registro solicitado, cualquier persona provista de interés legítimo, sobre la base de una marca ya registrada o de un signo solicitado con anterioridad para registro, así como el titular de un signo idéntico o semejante ya protegido por el derecho de la propiedad industrial. La oficina nacional competente notificará al peticionario para que, si lo estima conveniente, dentro de los treinta días hábiles contados a partir de la notificación formule alegatos.
Vencido este plazo, dicha oficina decidirá sobre las observaciones y procederá a realizar el examen de registrabilidad y la concesión o denegación del registro. El examen de fondo sobre la registrabilidad del signo tiene carácter obligatorio y deberá tomar en cuenta las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.
La resolución con la que se notifica al peticionario por la cual se concede o deniega el registro solicitado deberá estar debidamente motivada, a efectos de permitirse el ejercicio del derecho de defensa.
QUINTO: El nombre comercial identifica a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica dentro del giro comercial o industrial y lo distingue o diferencia de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo. La protección del nombre comercial puede derivar de su registro o de su uso efectivo. De conformidad con el artículo 128 de la Decisión 344, en caso de que la legislación interna de los Países Miembros contemplare un sistema de registro para el nombre comercial, se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo de marcas así como la reglamentación que al efecto establezca el respectivo País Miembro.
En consecuencia, un signo es registrable como nombre comercial cuando cumple plenamente con los elementos característicos de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica establecidos en el artículo 81, y siempre que no se encuentre comprendido en las causales de irregistrabilidad, que sean aplicables, establecidas por los artículos 82 y 83 de la citada Decisión. La prohibición de registro de un signo como marca, en los términos previstos en el artículo 83, literal b, de la Decisión 344, presupone la existencia de un nombre comercial ya protegido por las legislaciones de los Países Miembros.
En el caso de existir identidad o semejanza entre un signo marcario y el nombre comercial protegido, de modo que el consumidor o el usuario relacione y pueda confundir los productos o servicios que pretende amparar aquel signo con la actividad económica que realiza el titular del nombre comercial, el signo en cuestión no será suficientemente distintivo y, por tanto, no será susceptible de registro.
Sin embargo, si el uso efectivo del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de la marca, ésta será objeto de tutela preferente. El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno N° 6757, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, inciso tercero, del Estatuto del Tribunal.
NOTIFÍQUESE y remítase copia de la sentencia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO