Año XIX - Número 959 Lima, 31 de julio de 2003 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 112-IP-2002.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 83 literales a) y b), 93, 95 y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Marca: SUNSTOP. Actor: MANUFACTURAS STOP S.A. Proceso interno N° 6757 Proceso 26-IP-2003.- Solicitud de Interpretación Prejudicial de los artículos 83, literal a), 87 literal c) y 89 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación de oficio de los artículos 81 y 82, literal a), ibidem.

Actor: NOVARTIS A.G. Marca: TWIST Proceso 27-IP-2003.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 82, literales a) y e), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Actor: INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION, Marca: E+DISEÑO (mixta).

Proceso interno N° 6834 PROCESO 112-IP-2002 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literales a) y b), 93, 95 y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Marca: SUNSTOP. Actor: MANUFACTURAS STOP S.A. Proceso interno N° 6757.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintitrés días del mes de abril del año dos mil tres. VISTOS La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera a través de su consejero Ponente Doctor Camilo Arciniegas Andrade Durango, recibida en este Tribunal en fecha 3 de diciembre de 2002, relativa a los artículos 81, 83 literales a) y b), 93, 95 y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con motivo del proceso interno N° 6757.

El auto de 6 de marzo del presente año, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida interpretación prejudicial por Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante y complementados con los documentos agregados a su solicitud, que se detallan a continuación: 1) Partes en el proceso interno La demanda es presentada por la sociedad MANUFACTURAS STOP S.A. y es demandada la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia; interviene, como tercero interesado, según el Órgano Consultante PHARMADERM S.A. La sociedad MANUFACTURAS STOP S.A. plantea se declare la nulidad de las siguientes Resoluciones: • N° 03620 de 28 de febrero de 2000, mediante la cual, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, declaró infundada la observación presentada por dicha sociedad y concedió el registro de la marca “SUNSTOP”, para proteger productos de la Clase Internacional N° 3, a favor de PHARMADERM S.A. • N° 08138 de 24 de abril de 2000, a través de la cual, la misma División, resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución N° 03620, la cual fue confirmada. • N° 14096 de 30 de junio de 2000, mediante la cual, la Superintendencia de Industria y Comercio, resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la citada Resolución Nº 03620, la cual fue nuevamente confirmada.

Como consecuencia de la declaratoria de nulidad, solicita que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio declarar fundada la observación formulada por MANUFACTURAS STOP S.A. anular el registro de la marca SUNSTOP, cancelar el Certificado de Registro y publicar la sentencia en la Gaceta de Propiedad Industrial. 2) Hechos Los señalados por el consultante en el oficio N° 0199 de 22 de enero de 2002, y complementa- 31/07/2003 2.28 dos con los documentos incluidos, que se refieren: La sociedad PHARMADERM S.A. por medio de su apoderado, solicitó el registro de la marca nominativa SUNSTOP para identificar productos comprendidos en la Clase Internacional 3, la misma que fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial N° 485.

(Clasificación Internacional de Niza. Clase 3. Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos). La sociedad comercial MANUFACTURAS STOP S.A. presentó escrito de observaciones al registro de la marca SUNSTOP por ser propietaria de la marca STOP que distingue productos de las Clases 24 y 25 de la Clasificación Internacional de Niza (Clasificación Internacional de Niza.

Clase 24. Tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases; ropa de cama y mesa; Clase 25. Vestidos, calzados, sombrerería), el cual fue declarado infundado por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la Resolución N° 03620 de 28 de febrero de 2000. Contra dicha Resolución, la actora interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación los cuales fueron declarados infundados, el primero mediante Resolución N° 8138 de 24 de abril de 2000 emanado de la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio y el segundo por Resolución Nº 14096 de 30 de junio de 2000 del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la misma Superintendencia, resultando en consecuencia confirmada la Resolución Nº 03620 que denegó la observación de referencia. 3) Fundamentos jurídicos de la demanda La sociedad comercial MANUFACTURAS STOP S.A., indica que es titular de la marca STOP para distinguir productos comprendidos en las clases 24 y 25, que la marca registrada SUNSTOP distingue productos de la clase 3 y que en dichas clases se encuentran agrupados productos de similar naturaleza por lo que el signo SUNSTOP no es idóneo para distinguir en el mercado los productos de la clase 3, toda vez que productos tales como prendas de vestir, GACETA OFICIAL perfumes y cosméticos, se venden normalmente en las mismas tiendas y pertenecen a las mismas casas productoras; aduce asimismo que: “ se trata de productos que tienen relación de vinculación, que se destinan a finalidades iguales o afines, amén de que se comercializan a través de los mismos canales de distribución, presentando una conexidad real que induce al consumidor medio a error al ser utilizadas marcas similares en su identificación”.

Sostiene en consecuencia, que se violaron las normas comunitarias contenidas en los artículos 93, 95, 83 literales a) y b), 128 y 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena ya que la División de Signos Distintivos al decidir sobre las observaciones y al efectuar el examen de fondo determinó que la marca SUNSTOP no era confundible con la marca STOP, y argumenta que: “la irregistrabilidad de la marca opera por el simple hecho de existir posibilidad de confusión siendo suficiente con que esa posibilidad de confusión se presente en cualquiera de sus aspectos: visual, ortográfico, auditivo, o ideológico”.

Asimismo dice, que la Superintendencia de Industria y Comercio no tomó en cuenta los principios de igualdad de las personas ante la ley y de la imparcialidad de las autoridades administrativas, por cuanto al conceder el registro de la marca SUNSTOP a favor de PHARMADERM S.A. no respetó a MANUFACTURAS STOP S.A. su derecho al uso exclusivo del signo STOP como marca y como enseña comercial que distingue productos afines y establecimientos de comercio destinados al mismo ramo de negocios. 4) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio al contestar la demanda dice: Con la expedición de las Resoluciones N°s. 03620 de 28 de febrero de 2000, 08138 de 24 de abril de 2000 y 14096 de 30 de junio de 2000, por la Superintendencia de Industria y Comercio, no se incurrió en violación de las normas contenidas en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena al conceder el registro de la marca SUNSTOP para distinguir los productos comprendidos en la clase 3 a favor de la sociedad PHARMADERM S.A. 31/07/2003 3.28 Argumenta que las marcas SUNSTOP y STOP para distinguir productos de diferente clase no incurren en semejanzas gráficas, ortográficas ni fonéticas por lo que su coexistencia en el mercado no conlleva a error al público consumidor.

Así mismo sostiene, que la marca SUNSTOP cumple con los requisitos establecidos por la norma comunitaria para ser registrada como marca, esto es con todos los presupuestos señalados en el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad. PHARMADERM S.A., como tercero interesado, conforme lo manifiesta la Autoridad Consultante, señala que no existe conexidad entre las clases 3 y 25, toda vez que estas amparan productos diferentes que no son idénticos o similares (cosméticos y vestidos) y no necesariamente se los encuentra en la misma clase de establecimientos, o que al menos, se encuentran en secciones separadas.

Indica que de acuerdo con el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 para que una marca sea irregistrable debe cumplir con dos supuestos: 1. que sean signos idénticos o semejantes, 2. que induzcan al público a error. Sostiene que en el presente caso las marcas no son idénticas ni semejantes, ni inducen a error al público consumidor, ya que no evocan un mismo concepto ni un mismo origen empresarial.

Concluye que la Superintendencia de Industria y Comercio aplicó correctamente las normas comunitarias, por cuanto el derecho al uso exclusivo de la marca que alega la demandante se garantiza solo frente a marcas similares que inducen al público a error, situación que no se da en el presente caso. Con vista de lo anteriormente expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,

CONSIDERANDO

Que las normas contenidas en los artículos 81, 83 literales a) y b), 93, 95 y 128 de la Decisión 344, cuya interpretación ha sido solicitada forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal; GACETA OFICIAL Que este Tribunal es competente para interpretar en vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es en este caso el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal (codificado mediante la Decisión 472);

Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 de su Estatuto, el Tribunal procederá a la interpretación de las normas referidas al caso concreto, por lo tanto, corresponde interpretar las disposiciones solicitadas contenidas en los artículos 81, 83 literales a) y b), 93, 95 y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuyos textos son: Decisión 344 “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error: b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países 31/07/2003 4.28 miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error: ( ) “Artículo 93.- Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones al registro de la marca solicitado.

A los efectos del presente artículo, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar observaciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros” “Artículo 95.- Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos, de estimarlo conveniente.

Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada” “Artículo 128.- El nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro.

En caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo sobre Marcas de la presente Decisión, así como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo País Miembro”. I. LA MARCA Y SUS CARACTERÍSTICAS Sobre la base del concepto de marca establecido en el artículo 81 de la Decisión 344, el Tribunal en reiterada jurisprudencia ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y GACETA OFICIAL distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio correspondiente.

Por lo que, la marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos o servicios, como el interés general de los consumidores o usuarios de dichos productos o servicios, garantizándoles el origen y la calidad de éstos, sin que se produzca riesgo de confusión o error, tornando así transparente el mercado.

Del anterior concepto, que recoge los requisitos básicos exigidos por el propio artículo 81 de la Decisión 344, se desprenden las siguientes características de la marca: La perceptibilidad La perceptibilidad es la cualidad que tiene un signo de ser aprehendido por los consumidores o usuarios a través de los sentidos. Teniendo presente que una marca, bien inmaterial, para que pueda ser captada y apreciada por los sentidos, es necesario que se exteriorice y materialice a fin de que lo inmaterial y abstracto pase a ser una impresión material e identificable, la característica de la perceptibilidad se refiere a todo elemento, signo o indicación que pueda ser aprehendido por medios sensoriales a fin de que penetre en la mente de los consumidores o usuarios del producto o servicio que pretende amparar dicha marca y, de esta manera pueda ser asimilada con facilidad.

En atención a que la percepción se realiza generalmente por el sentido de la vista, se consideran signos perceptibles, aquellos referidos a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un número, a un dibujo o a un conjunto de dibujos. La distintividad La distintividad es la capacidad que tiene un signo para distinguir en el mercado unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor o usuario los diferencie para su elección. Es considerada como característica primigenia y esencial que debe reunir todo 31/07/2003 5.28 signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio.

Al respecto, este Tribunal ha manifestado en reiteradas ocasiones, que: “El signo será distintivo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. Además, un signo distintivo es individual y singular, diferenciándose de cualquier otro, lo cual es un carácter que la marca le reconoce, a más de la novedad y la especialidad.

Por tanto, se exige que el signo que se pretende registrar no se confunda con los ya empleados para ‘distinguir’ productos o servicios de la misma especie. Cuando el signo es incapaz de diferenciar unos productos o servicios de otros semejantes, fabricados o producidos por diferentes empresarios, no tiene virtualidad de marca y por tanto no puede ser registrada como tal” (Proceso 12-IP-96, caso “MARGARINA EXCLUSIVA”, publicado en la G.O.A.C. N° 265 de 16 de mayo de 1997).

La susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica es la aptitud que tiene un signo de ser expresado y descrito en imágenes, fórmulas o por escrito, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor. Sobre esta característica el Tribunal ha indicado que: “tiene que ver directamente con la necesidad de que el signo cuyo registro se solicita pueda ser dado a conocer a través de la publicación prevista en el artículo 92 de la Decisión 344.

Está constituida por la descripción que permite la publicación y el archivo de la denominación solicitada” (Proceso 2-IP-2003, marca: “MISS SUCRE”, publicado en G.O.A.C. N° 912 del 25 de marzo de 2003). Igualmente, cabe señalar que este requisito guarda correspondencia con lo previsto en el artículo 88 literal d) de la Decisión 344 en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos.

De lo expuesto se concluye que un signo es registrable como marca cuando cumple plenamente con los tres elementos característicos indicados en el artículo 81 interpretado y siempre que no se encuentre comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad seña- GACETA OFICIAL ladas en los artículos 82 y 83 de la misma Decisión 344, resultando que, si bien los requisitos establecidos por el referido artículo 81 son necesarios, sin embargo no son suficientes, toda vez que el signo no debe estar incurso en las prohibiciones previstas por los artículos precedentemente indicados.

En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar, primero, si la marca “SUNSTOP” cuyo registro se solicita, cumple con los requisitos del referido artículo 81, y determinar si no encaja dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. II. IRREGISTRABILIDAD POR IDENTIDAD O SIMILITUD DE SIGNOS Las prohibiciones contenidas en el artículo 83, buscan fundamentalmente, precautelar el interés de terceros al prohibir que se registren como marcas los signos que sean idénticos o semejantes entre sí. Conforme lo previsto en el literal a) del referido artículo 83 de la Decisión 344, no son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

En consecuencia, no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad. 31/07/2003 6.28 tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos que se le ofrecen, un origen empresarial común”.

(Proceso 109-IP-2002, marca: CHILIS y diseño, publicado en la G.O.A.C. N° 914 del 1 de abril de 2003). La confundibilidad El Tribunal observa que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión unilateral del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes alejándose de un criterio arbitrario han de determinarla, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de la identidad al de la semejanza.

En reciente sentencia el Tribunal se ha referido al: “cuidado que debe tenerse al realizar el análisis entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud”.

(Proceso 20-IP-2003 de 2 de abril de 2003, marca: IVERMIC) La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, tomando en cuenta la doctrina ha sentenciado, que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario considerar: La doctrina y la jurisprudencia afirman que la función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra persona.

El tratadista Jorge Otamendi indica que: “La verdadera y única función esencial de la marca es distinguir un producto o servicio de otros” (Otamendi, Jorge. “Derecho de Marcas”. LexisNexis. Abeledo Perrot, Cuarta Edición, 2001, p. 9). La similitud ortográfica se da por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

El Tribunal ha sostenido que: “la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos La similitud fonética se da, asimismo, entre signos que al ser pronunciados tienen un soni- La similitud ortográfica, fonética e ideológica GACETA OFICIAL do similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones.

Sin embargo, deben tomarse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similares ideas, ya que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando las denominaciones representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. 31/07/2003 7.28 3.

Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud general entre dos denominaciones se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de ellos, y no de los elementos distintos que en las mismas aparezcan. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa (Breuer Moreno, Pedro: “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”;

Buenos Aires, Editorial Robis, p. 351 y s.s.). La conexión competitiva Para el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario, determinar las diferentes formas en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar si la posible similitud entre ellos (SUNSTOP y STOP), es ideológica, ortográfica o fonética. Reglas para efectuar el cotejo marcario A objeto de verificar y facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la posible confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por el tratadista Pedro BREUER MORENO que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, aplicados al caso objeto de la presente interpretación, son: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes” (Fernández-Novoa, ob.cit., p. 215). 2.

El examen de registrabilidad debe, así mismo, ser realizado en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de las denominaciones confrontadas debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario. Además de los criterios referidos a la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los criterios relacionados con la conexión competitiva.

En el presente caso, al referirse los signos en cuestión a diferentes clases, SUNSTOP que distingue productos de la Clase 3 y STOP que distingue productos de las Clases 24 y 25, el consultante deberá analizar si se trata en efecto de un caso de conexión competitiva. Al respecto se debe considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca cubre únicamente, por virtud de la regla de la especialidad, los productos identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases de la Clasificación Internacional de Niza, la pertenencia de dos productos a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como que su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes.

En consecuencia el solicitante deberá tener en cuenta que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344, también se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto un producto semejante al amparado por la marca en referencia, sea que dichos productos pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas.

El Tribunal ha sostenido que: “en este supuesto, y a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, el consultante ha- GACETA OFICIAL brá de tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor; además podrá hacer uso de los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre el producto identificado en la solicitud de registro del signo como marca y el amparado por la marca ya registrada o ya solicitada para registro.

A objeto de precisar que se trata de productos semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables al caso, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito”.

(Proceso 67IP-2002, marca: “GOODNITES”, publicado en la G.O.A.C. N° 871 del 11 de diciembre de 2002). El hecho de que ambos productos posean finalidades idénticas o afines podría constituir un indicio de conexión competitiva entre ellos, pues tal circunstancia podría dar lugar a que se les hallase en el mismo mercado. Al respecto la doctrina ha sentado los siguientes criterios: el de intercambiabilidad, que se refieren al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, y el de complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.

(Fernández Novoa, Carlos: “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Madrid, Editorial Montecorvo, 1984, pp. 242 y ss.). La conexión competitiva podría surgir en el ámbito de los canales de comercialización o distribución de los productos, provenientes de la identidad o similitud en la utilización de medios de difusión o publicidad. En tal sentido, si ambos productos se difunden a través de los medios generales de publicidad (radio, televisión o prensa), cabe presumir que la conexión entre ellos será mayor, mientras que si la difusión se realiza a través de revistas especializadas, comunicación directa, boletines o mensajes telefónicos, es de presumir que la conexión será menor.

Sobre este particular, el Tribunal ha señalado que: “serán competitivamente conexos todos 31/07/2003 8.28 los productos vendidos en establecimientos especializados o en pequeños lugares de expendio donde signos similares pueden ser confundidos cuando los productos guardan también relación, ya que en grandes almacenes en los que se venden al público una amplia gama de productos dispares, para evaluar la conexión se hace necesario subdividirlos en las diversas secciones que los integran, e involucrar en el análisis aspectos tales como la identidad o disparidad de los canales de publicidad” (Proceso 50–IP-2001, marca: “ALLEGRA”, publicado en la G.O.A.C. N° 739, del 4 de diciembre de 2001).

Finalmente, deberá tomarse en cuenta la clase de consumidor y su grado de atención al momento de identificar, diferenciar y seleccionar el producto. A juicio del Tribunal, “el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado ‘consumidor medio’ o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes ” (Proceso 09-IP-94, de 24, marca: “DIDA”, publicado en la G.O.A.C. N° 180 de 10 de mayo de 1995).

Las consideraciones relativas a la conexión competitiva entre productos o servicios, guardan correspondencia con la orientación jurisprudencial de este Tribunal, que ha señalado: “La doctrina ha planteado o elaborado algunas pautas o criterios que pueden conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos (Jorge Otamendi, Carlos Fernández-Novoa y Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas), que se sintetizan: (i) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor;

(ii) Canales de comercialización; (iii) Mismos medios de publicidad; (iv) Relación o vinculación entre los productos; (v) Uso conjunto o complementario de productos; (vi) Partes y accesorios; (vii) Mismo género de los productos; (viii) Misma finalidad; (ix) Intercambiabilidad de los productos”. (Proceso 08-IP-1995, marca: LISTER, publicado en la G.O.A.C. N° 231 de 17 de octubre de 1996).

Dichos criterios, deberán aplicarse simultáneamente y no en forma aislada, por la oficina nacional competente o por el juez, según se trate. GACETA OFICIAL 31/07/2003 9.28 III. OBSERVACIONES A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA Y EXAMEN DE REGISTRABILIDAD situaciones de hecho constitutivas del acto, a efectos de permitirse el ejercicio del derecho de defensa.

De los artículos 93 y 95 de la Decisión 344, se desprende que, una vez admitida y publicada la solicitud de registro, dentro de los treinta días hábiles siguientes, cualquier persona, provista de interés legítimo, podrá presentar observaciones al registro solicitado. IV. PROTECCIÓN AL NOMBRE COMERCIAL Tendrán interés legítimo para presentar observaciones, el titular de una marca ya registrada o de un signo solicitado con anterioridad para registro, así como el titular de un signo idéntico o semejante ya protegido por el derecho de la propiedad industrial.

También tendrán interés legítimo para presentar observaciones en los demás Países Miembros, el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error o a confusión, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros.

La oficina nacional competente podrá admitir a trámite dichas observaciones o rechazarlas. Admitidas las observaciones, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, si lo estima conveniente, dentro de los treinta días hábiles contados a partir de la notificación formule alegatos. Vencido este plazo, dicha oficina decidirá sobre las observaciones, realizará el examen de registrabilidad y procederá a la concesión o denegación del registro, a la vista de las pruebas de que disponga.

El examen de fondo sobre la registrabilidad del signo tiene carácter obligatorio y deberá tomar en cuenta las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. Por ello, el registro será denegado, sin necesidad de observaciones, cuando el signo solicitado sea confundible con una marca ya registrada, o con un signo solicitado con anterioridad para el registro.

Finalmente, se exige que la resolución con la que se notifica al peticionario por la cual se concede o deniega el registro solicitado se encuentre debidamente motivada, es decir, que exprese las razones de hecho y de derecho que inclinaron a la oficina nacional competente a pronunciarse en uno u otro sentido, sobre la base de las normas jurídicas aplicables y de las La Decisión 344 en su artículo 128 protege, aunque no define, al nombre comercial.

No obstante se puede indicar que nombre comercial identifica a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica dentro del giro comercial o industrial y lo distingue o diferencia de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo. En base a este artículo se ha interpretado que la protección del nombre comercial puede derivar de su registro o de su uso efectivo.

El Tribunal se ha pronunciado sobre la protección del nombre comercial en los términos siguientes: “Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores.

“De manera que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva. Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia. “Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro” (Proceso 45-IP98, marca: IMPRECOL, publicado en la G.O.A.C. N° 581 de 12 de julio de 2000).

En relación con la prueba del uso previo del nombre comercial, el Tribunal ha establecido que “Corresponderá a quien alegue la existencia, la prioridad, o a quien ejercite el derecho de observación o el planteamiento de la nulidad de la marca, el probar, por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, que el nombre GACETA OFICIAL ha venido siendo utilizado con anterioridad al registro de la marca en el País donde solicita la protección y que ese uso reúne los caracteres y condiciones anotados.

La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevaler sus derechos. La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario” (Proceso 3-IP-98, marca: BELLA MUJER, publicado en la G.O.A.C. N° 338, del 11 de mayo de 1998).

Cabe indicar en este punto la irregistrabilidad contenida en el literal b) del artículo 83 de la Decisión 344, toda vez que se prohíbe el registro de signos, que en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que puedan inducir al público a error.

De lo indicado se desprende, que la prohibición de registro presupone la existencia de un nombre comercial protegido, que esta protección deriva de las legislaciones de los Países Miembros, y que el derecho al nombre comercial, puede ser consecuencia de su registro o de su uso efectivo. Este Tribunal ha indicado que: “De existir identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y el nombre comercial protegido, de modo que el consumidor o el usuario relacione y pueda confundir los productos o servicios que pretende amparar aquel signo con la actividad económica que realiza el titular del nombre comercial, el signo en cuestión no será suficientemente distintivo y, por tanto, no será susceptible de registro”.

(Proceso 5-IP-2003 de 12 de marzo de 2003, marca: EAN INTERNATIONAL mixta). El Tribunal ha sostenido además, que el nombre comercial “para ser oponible exitosamente ante una marca solicitada o registrada como lo dispone el artículo 83, literal b), debe haber sido usado con anterioridad a la solicitud de la marca, en aplicación del principio de la prioridad que rigurosamente debe regir.

Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre 31/07/2003 10.28 comercial. Además, el uso del nombre no debe inducir al público a error, lo que significaría, aplicando las normas sobre marcas, que a más de que entre la marca y el nombre exista una identidad o semejanza, la confundibilidad no debe producirse en cuanto a los productos y servicios que la marca protege y la actividad que el nombre ampara” (Proceso 3-IP-98, ya citado).

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE PRIMERO: Un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, de conformidad con los criterios sentados en la presente sentencia; sin embargo, si bien estos requisitos son necesarios no son suficientes porque además, no debe estar incurso en alguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

SEGUNDO: No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente registrada o solicitada con anterioridad para los mismos servicios y productos de tal manera que pueda inducir al público a error.

TERCERO: La determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión de la Administración o, en su caso, del Juzgador, no exenta de discrecionalidad pero necesariamente alejada de toda arbitrariedad, y que ha de ser adoptada en base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia, recogidos en la presente interpretación prejudicial; y que se refieren básicamente a la identidad o semejanza que puede existir entre los signos. Y a la conexión competitiva entre los productos o servicios que pueda llegarse a dar.

CUARTO: Podrá presentar observaciones al registro solicitado, cualquier persona provista de interés legítimo, sobre la base de una marca ya registrada o de un signo solicitado con anterioridad para registro, así como el titular de un GACETA OFICIAL signo idéntico o semejante ya protegido por el derecho de la propiedad industrial. La oficina nacional competente notificará al peticionario para que, si lo estima conveniente, dentro de los treinta días hábiles contados a partir de la notificación formule alegatos.

Vencido este plazo, dicha oficina decidirá sobre las observaciones y procederá a realizar el examen de registrabilidad y la concesión o denegación del registro. El examen de fondo sobre la registrabilidad del signo tiene carácter obligatorio y deberá tomar en cuenta las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

La resolución con la que se notifica al peticionario por la cual se concede o deniega el registro solicitado deberá estar debidamente motivada, a efectos de permitirse el ejercicio del derecho de defensa.

QUINTO: El nombre comercial identifica a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica dentro del giro comercial o industrial y lo distingue o diferencia de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo. La protección del nombre comercial puede derivar de su registro o de su uso efectivo. De conformidad con el artículo 128 de la Decisión 344, en caso de que la legislación interna de los Países Miembros contemplare un sistema de registro para el nombre comercial, se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo de marcas así como la reglamentación que al efecto establezca el respectivo País Miembro.

En consecuencia, un signo es registrable como nombre comercial cuando cumple plenamente con los elementos característicos de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica establecidos en el artículo 81, y siempre que no se encuentre comprendido en las causales de irregistrabilidad, que sean aplicables, establecidas por los artículos 82 y 83 de la citada Decisión. La prohibición de registro de un signo como marca, en los términos previstos en el artículo 83, literal b, de la Decisión 344, presupone la existencia de un nombre comercial ya protegido por las legislaciones de los Países Miembros. 31/07/2003 11.28 En el caso de existir identidad o semejanza entre un signo marcario y el nombre comercial protegido, de modo que el consumidor o el usuario relacione y pueda confundir los productos o servicios que pretende amparar aquel signo con la actividad económica que realiza el titular del nombre comercial, el signo en cuestión no será suficientemente distintivo y, por tanto, no será susceptible de registro.

Sin embargo, si el uso efectivo del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de la marca, ésta será objeto de tutela preferente. El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno N° 6757, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, inciso tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la sentencia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO GACETA OFICIAL 31/07/2003 12.28 PROCESO 26-IP-2003 Solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 83, literal a), 87 literal c) y 89 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera e interpretación de oficio de los artículos 81 y 82, literal a), ibidem.

Actor: NOVARTIS A.G. Marca: TWIST. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los veintitrés días del mes abril del año dos mil tres; en la solicitud de interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio del Consejero Ponente, Doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

VISTOS: Que la solicitud recibida por este Tribunal el día 12 de marzo del año 2003, se ajusta a las disposiciones del artículo 125 de su Estatuto y que por ello fue admitida a trámite, mediante auto proferido el 2 de abril del año en curso. 1.

ANTECEDENTES: 1.1. Partes. Comparece como demandante en el proceso interno la sociedad NOVARTIS AG., para demandar a la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia e indicando, además, como tercero interesado en las resultas del proceso, a la sociedad GASEOSAS POSADA TOBON S.A. 1.2. Actos administrativos demandados y objeto de la demanda.

Pretende el actor que se declare la nulidad de los actos administrativos contenidos en la Resolución N° 18082 de 31 de julio de 2000, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, y en la Resolución N° 13680 de 21 de julio de 1999, proferida por la jefa de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se resuelven los recursos de apelación y reposición, respectivamente, interpuestos en contra de la Resolución N° 11569 de 28 de marzo de 1994, dentro del expediente administrativo N° 92-365.477, ne- gándole a la actora el registro de la marca TWIST.

Como consecuencia de la declaratoria de nulidad de los actos administrativos citados, solicita el actor que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio conceder a favor de la sociedad NOVARTIS A.G., el registro de la marca “TWIST” para distinguir, única y exclusivamente, preparaciones para destruir los animales dañinos, productos estos comprendidos en la clase 5 de la clasificación internacional de Niza 1.

Sostiene la actora que con la expedición de las resoluciones impugnadas, la Administración violó los artículos 83, literal a), 87, literal c), y 89 de la Decisión 344 de 1993 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, al considerar equivocadamente que la marca “TWIST” es idéntica o semejante, respecto de la denominación “TWIST (CARACOL)” registrada a favor de la sociedad GASEOSAS POSADA TOBON S.A. Sobre la similitud entre las marcas en litigio, argumenta que en el plano de lo visual, la marca “TWIST (CARACOL)” está compuesta por dos palabras que hacen un conjunto de doce letras, además el elemento compositivo CARACOL está colocado entre paréntesis; mientras que la marca “TWIST” consta de una sola palabra compuesta de cinco letras, lo que permite concluir que gráfica y ortográficamente las marcas no son semejantes como para inducir al público a error.

Argumenta que los autores de los actos administrativos impugnados, aplicaron de manera errónea el artículo 83, literal a) de la Decisión 344, 1 CLASE 5: Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas.

GACETA OFICIAL ya que consideran que las marcas “TWIST” y “TWIST (CARACOL)” son confundibles entre si, y además, que los productos que distinguen dichas marcas son de la misma naturaleza, lo que contradice la verdad, puesto que la misma Superintendencia de Industria y Comercio ha manifestado en distintas resoluciones, que los insecticidas, los herbicidas, las preparaciones para destruir animales dañinos y los fungicidas, que pretende proteger la marca “TWIST”, no son semejantes a los productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, y los productos dietéticos para niños y enfermos, que protege la marca “TWIST (CARACOL)”.

Señala que en atención al principio de especialidad, en virtud del cual una marca solamente protege los productos o servicios que deben indicarse con toda precisión en la solicitud de registro y en el certificado de registro marcario que posteriormente se expida, la marca “TWIST (CARACOL)” no cubre, ni protege “preparaciones para destruir los animales dañinos; fungicidas y herbicidas”, y que en tal sentido los actos administrativos que rechazan el registro de la marca “TWIST” no se ajustan a lo requerido por la normativa comunitaria, toda vez, que por un lado esta marca solamente pretende distinguir ésta clase de productos, y por el otro, la única excepción a la regla de especialidad de la marca es la de las marcas notorias, calidad ésta que no cumple, ni podría alegar la marca “TWIST (CARACOL)”.

Afirma el demandante sobre este punto, que los artículos 87, literal c) y 89 de la Decisión 344, son normas andinas que consagran el principio de especialidad de las marcas, y que en tal sentido es evidente la violación de las normas comunitarias, al desconocerse dentro del Trámite Administrativo el alcance de las mismas. Finalmente, recalca la actora el hecho de que la Superintendencia de Industria y Comercio en otros casos y decisiones administrativas ha concedido el registro de marcas que se encuentran en similares supuestos al debatido en el caso de autos, y que como acertadamente lo ha indicado ese Despacho en tales resoluciones, si dos marcas distinguen productos que se destinan a finalidades distintas y que no circulan en un mismo mercado, no hay la más mínima posibilidad de que estos presenten una similitud para el consumidor que pueda llevarlo a la confusión, motivo éste desconocido por la administración al negarle el registro de la marca “TWIST”. 31/07/2003 13.28 1.3.

Contestación a la demanda. La Superintendencia de Industria y Comercio, presenta el correspondiente escrito de contestación dentro del proceso interno para oponerse a las pretensiones del demandante, sosteniendo que de conformidad con los documentos obrantes en el expediente administrativo N° 92365.477, se concluye en forma clara que la actuación se ajustó al trámite previsto en materia marcaria por la Decisión 344, garantizándosele a la actora el debido proceso y el derecho de defensa.

Aduce que una vez efectuado el examen sucesivo y comparativo de la marca “TWIST” frente a la marca “TWIST (CARACOL)” – registrada para proteger los productos de la clase internacional N° 5 – se concluye en forma evidente que son semejantes entre sí, existiendo confundibilidad entre las mismas en los aspectos gráficos, ortográficos y fonéticos, y por lo tanto, de coexistir en el mercado conllevarían a error al público consumidor y a una confusión de éstos, tanto de manera directa como indirecta.

Sostiene que si se aprecian las marcas “TWIST”, y “TWIST (CARACOL)” en una visión de conjunto, en la totalidad de los elementos que las integran, la unidad fonética y gráfica de los nombres y no las de sus partes, se tiene que poseen mayor significación o peso comparativo las semejanzas existentes que las diferencias entre las mismas, que inducen al público consumidor a error, y más aún teniendo en cuenta que los productos que aquélla pretende amparar corresponden a la misma clase 5 internacional.

Argumenta que el hecho de que la sociedad GASEOSAS POSADA TOBON S.A. no se hubiera opuesto dentro del término al trámite administrativo para el registro de la marca adelantado por la actora, no constituye impedimento para que la Superintendencia de Industria y Comercio procediera al examen oficioso sobre la registrabilidad de la marca “TWIST”, puesto que las causales de irregistrabilidad son de orden público.

Señala por último que las pruebas solicitadas por la parte demandante sobre los registros de otras marcas similares, son irrelevantes en el asunto subjudice, habida cuenta que se trata de actuaciones administrativas distintas al objeto debatido. GACETA OFICIAL 1.4. Actuación del Tercero Interesado: La sociedad GASEOSAS POSADA TOBON S.A., interviene en el proceso manifestando; que con la expedición de los actos administrativos acusados no se presentó ninguna vulneración de las disposiciones de la Decisión 344; a este respecto señala que el registro de su marca “TWIST (CARACOL)”” cubre todos los productos de la clasificación internacional N° 5, y que en tal sentido la Superintendencia de Industria y Comercio no desconoció o apreció equivocadamente los productos para los cuales NOVARTIS A.G., solicitó el registro de la marca “TWIST”.

Argumenta que la marca “TWIST (CARACOL)” cuyo registro es anterior al solicitado por la demandante, ampara productos veterinarios, específicamente vermífugo para cerdos, y que este registro frente al que pretende la actora para proteger preparación para destruir animales dañinos, generaría una evidente confusión que ocasionaría un daño irreparable al consumidor, ésta debida al hecho de que los productos circulan en el mismo mercado Señala con fundamento en lo anterior que ambas marcas -TWIST y TWIST (CARACOL)-, no pueden coexistir en el mercado, ya que en el caso de los productos que las marcas protegen –veterinarios y preparaciones para destruir los animales dañinos, fungicidas y herbicidas– hay relación, en cuanto los canales de comercialización son los mismos, y en tanto que ambos están destinados a ser utilizados en el sector agropecuario.

Finalmente se refiere al aspecto de la similitud fonética, gráfica y ortográfica, entre las marcas en conflicto, para concluir que entre las mismas se presenta un alto grado de confundibilidad, frente al cual no podría desconocerse que son más los aspectos en que coinciden los signos que los que los diferencian; y que por tanto de este factor resulta el riesgo de confusión apreciable entre las denominaciones en conflicto, aspecto decisivo para que un signo no pueda ser registrado como marca. 2.

CONSIDERANDO: 2.1. Competencia del Tribunal. El Tribunal es competente para interpretar, por vía prejudicial, las normas que conforman el 31/07/2003 14.28 ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, conforme lo establece el artículo 32 del Tratado de Creación del Organismo. 2.2. Normas a ser interpretadas. Se interpretarán las normas mencionadas por el consultante; artículos 83, literal a); 87, literal c); y 89 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de oficio interpretará el Tribunal los artículos 81 y 82 literal a), de la misma Decisión, los cuales estima de pertinente aplicación al caso consultado.

“Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

“Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior. “Artículo 83..- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) “Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”.

“Artículo 87.- La solicitud de registro de una marca deberá presentarse ante la respectiva oficina nacional competente, deberá comprender una sola clase de productos o servicios y cumplir con los siguientes requisitos: ( ) c) La indicación de los productos o servicios de la clase en la que se solicita el registro de la marca. GACETA OFICIAL “Artículo 89.- El peticionario de un registro de marca, podrá modificar su solicitud inicial únicamente con relación a aspectos secundarios.

Asimismo, podrá eliminar o restringir los productos o servicios principalmente especificados. La oficina nacional competente podrá, en cualquier momento de la tramitación, requerir al peticionario modificaciones a la solicitud. Dicho requerimiento de modificación se tramitará de conformidad con lo establecido en el artículo 91 de la presente Decisión. En los casos previstos en el presente artículo, no podrá modificarse la solicitud para cambiar el signo, ni para ampliar los productos o servicios principalmente especificados.

Procederá el Tribunal a efectuar la interpretación de las normas comunitarias referidas, a cuyo efecto analizará, entre otros, los siguientes aspectos pertinentes: Requisitos legales para el registro de la marca, funciones de la marca, causales de irregistrabilidad, riesgo de confusión, marcas de la clase quinta: farmacéuticas y veterinarias, especialidad de la marca, conexidad competitiva, y modificación de la solicitud inicial de registro marcario. 2.3.

Requisitos legales para el registro de marcas: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. Funciones de la marca. (artículo 81, Decisión 344). Por ser la marca un bien inmaterial, para que pueda ser percibido o captado por los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que lo conviertan en perceptible o identificable por aquellos.

En tal virtud la norma comunitaria aplicable, plasmada en el artículo 81 de la Decisión 344 señala los requisitos que debe ostentar un signo para que pueda ser registrado como marca, estos son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. El fin de la marca es el de diferenciar o distinguir un producto o servicio de los demás que circulan en el mercado.

Para lograrlo se hace necesario que el signo que la constituye se 31/07/2003 15.28 concrete en algo material apreciable por los sentidos, es decir que tenga perceptibilidad, característica o condición que permitirá al consumidor apreciar los productos o servicios identificados por la marca. Otorgan la referida condición todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos, constituyéndose en ella la única forma o manera de que el sujeto tenga conocimiento o perciba los estímulos externos. En este sentido, la perceptibilidad encierra la idea de que un signo pueda ser aprehendido o captado por medio de alguno de los sentidos o de la inteligencia. En atención a la perceptibilidad se puede considerar, que la marca no surge sin los consumidores, de aquí que el signo al ser asociado a determinados productos o servicios pone en movimiento todo un proceso mental en el público consumidor en torno al origen empresarial, calidad y aún respecto de la buena fama de las mercancías a que la mencionada marca hace alusión, tutelando no sólo el privativo interés del empresario, sino en general, el del público consumidor.

El requisito básico y primigenio de todo signo para que pueda ser considerado como marca es, sin embargo, que el mismo sea suficientemente distintivo. La distintividad, se refiere a la capacidad intrínseca que debe tener el signo para que sea capaz de distinguir unos productos o servicios de otros. La distintividad, implica que el signo sea individual o singular, diferenciándose de cualquier otro, por lo tanto el signo que se pretenda registrar no puede confundirse con otros ya empleados para distinguir productos o servicios de la misma especie.

Cuando el signo es incapaz de diferenciar o de distinguir unos productos iguales o similares, fabricados o producidos por diferentes empresarios, no tiene la calidad esencial de ser distintivo y por lo tanto si se registrara, incumpliría las funciones de la marca. Debe puntualizase que cuando el legislador concibe la distintividad como condición necesaria para el registro, pretende asegurar ab initio el cumplimiento de la función principal de la marca, consistente en facilitar al público la elección de los bienes que desea, sin que en el proceso de adquisición su voluntad se encuentre viciada por error sobre el origen empresarial de los GACETA OFICIAL productos o servicios.

Garantizando tal función, salvaguarda al mismo tiempo el interés de quienes son titulares de registros o de solicitudes anteriores, pues así se impide que la distintividad de las marcas ya existentes sea afectada por actos imputables a terceros, con lo que genera una herramienta contra la competencia desleal, en especial contra el aprovechamiento de la reputación que, real o potencialmente, se alberga en la marca.

De conformidad con el artículo 81 de la Decisión 344, un signo debe, igualmente, ser apto para ser expresado en imágenes o por escrito, lo que confirma que, en principio, ha de ser visualmente perceptible. Por ello, las formas representativas en que consisten los signos pueden estar integradas por letras, palabras, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto.

Este requisito se refiere a la susceptibilidad de representación gráfica y guarda correspondencia con el previsto en el artículo 88, literal d) eiusdem, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos. En este sentido el signo tiene que estar representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos lo perciba, lo conozca y lo solicite y además para que pueda ser procesado, publicado y archivado por las competentes oficinas de registro.

Por tanto, el artículo 81 de la Decisión citada, en armonía con el artículo 82, literal a), prohíbe el registro de un signo como marca si no cumple los requisitos acumulativos que la primera de las citadas normas prevé en forma expresa. La marca, por tanto, cumple entre otras, las siguientes funciones principales: a) De identificación, que interesa tanto al empresario como al consumidor.

Según el profesor OTAMENDI, “la verdadera y única función esencial de la marca es distinguir un producto o servicio, de otros. Si bien el saber quién es el fabricante del producto será para muchos un factor esencial para efectuar su elección, este dato lo encontrará fuera de la marca que distingue el producto”, agregando que “la marca permite la distinción entre productos o servicios de una misma especie.

Si el signo en cuestión no es apto para distinguir un producto o un servicio 31/07/2003 16.28 de otros, entonces no podrá ser marca en los términos señalados”. 2 b) De indicación del origen de las mercancías y de garantía de calidad. Por la primera función, la marca permite al consumidor atribuirle un mismo origen empresarial al producto; y por medio de la segunda, le “garantiza” al consumidor que todos los productos que él adquiere con la marca en cuestión tienen calidad uniforme, lo que en otras palabras significa que quien vuelve a adquirir un producto o a solicitar la prestación de un servicio lo hace porque desea encontrar la misma o mejor calidad que la encontrada en el producto o el servicio que adquirió con anterioridad. c) De publicidad.

Función, a través de la cual el titular de la marca anuncia y promociona el producto o servicio que ella identifica. 2.4. Causales de Irregistrabilidad: Las causales de irregistrabilidad están señaladas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. El primer grupo de prohibiciones, es decir, las señaladas en el articulo 82, versan sobre el signo en sí mismo, de tal forma que no podrá ser registrado como marca un signo que sea una forma usual, una designación necesaria del producto o servicio, que sea contrario a la ley, moral o buenas costumbres, que sea engañoso, etc.

Este tipo de prohibiciones, vale decir, son de carácter absoluto. Las prohibiciones del artículo 83, buscan precautelar el interés y los derechos válidamente otorgados a favor de terceros. Es de esta forma que no se puede otorgar registro a un signo que sea confundible con otro ya registrado para idénticos o similares productos o servicios; que sea similar a un nombre comercial protegido, a una marca notoria, o al título de una obra literaria, artística o científica, etc. 2.5.

Riesgo de Confusión: El artículo 83, literal a) de la Decisión 344, establece una prohibición dirigida a salvaguardar el derecho de terceros -sean éstos previos 2 OTAMENDI, Jorge. Derecho de Marcas. Cuarta Edición. Ed. Lexis Nexis. Abeledo – Perrot. Buenos Aires 2002. página

9. GACETA OFICIAL solicitantes o titulares de registro marcario o consumidores- al disponer que no pueden ser objeto de registro los signos que sean idénticos o similares, respecto a una marca anteriormente solicitada para su registro, o ya registrada a favor de un tercero, que identifique los mismos productos o servicios, o para aquellos respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

Del texto del artículo en referencia se desprende que la prohibición no exige que el signo pendiente de registro induzca efectivamente a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo para que se configure tal prohibición. Habrá riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distinga en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo en particular, de modo que pudiera atribuir, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. Por tanto, de existir identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca ya registrada, o el signo solicitado previamente para registro, podría existir el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca.

En el presente caso, cabe al examinador consultante determinar, primero, la existencia de identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca previamente registrada, para proceder, luego, a establecer si las identidades y semejanzas encontradas son de tal magnitud que se estimen capaces de generar la confundibilidad. Se advierte que la comparación —tomando en cuenta la naturaleza de los signos en conflicto, los dos de carácter denominativo— habrá de hacerse desde sus elementos fonético, gráfico e ideológico.

Sin embargo, dicha comparación deberá ser conducida por la impresión unitaria que el signo habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o del usuario medio a que está destinado. Por ello, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo componen, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. 31/07/2003 17.28 En este contexto, el Tribunal ha establecido que la similitud ortográfica se presenta por lo parecido de las letras en que se expresan los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de las sílabas o de las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incentivar en mayor grado una confusión más palpable u obvia.

Además, si la comprobación arroja que la ubicación de vocales idénticas obedece en ambos signos al mismo orden o situación, se podría inferir la semejanza, ya que el citado orden de distribución produce, tanto desde el punto de vista ortográfico como fonético, la impresión general de que dicha denominación impacta en el consumidor. En cuanto a la similitud fonética, ha señalado que la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica y de la coincidencia en las raíces o terminaciones, pero que, a fin de determinar la existencia real de una posible confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, puesto que las marcas denominativas se forman por un conjunto de letras que, al ser pronunciadas, emiten sonidos que se perciben por los consumidores de modo distinto, según su estructura gráfica y fonética.

En lo tocante a la similitud ideológica, ha indicado que la misma se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. En definitiva, el Tribunal estima que la confusión puede manifestarse cuando, al solo apercibimiento de la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien advierte cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante.

Finalmente, a objeto de verificar la existencia del riesgo de confusión, el examinador deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina 3 y acogidos por la jurisprudencia, son del siguiente tenor: 3 Reglas tomadas de la exposición que del tema hace el Tratadista BREUER MORENO en su “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, (Edit.

Robis, Buenos Aires, pág. 351 y ss.) y que el Tribunal ha reproducido en numerosas sentencias tales como las correspondientes a los procesos 86IP00, 35IP02, 80IP01, 79IP02, 45IP02, 75IP02 y 05IP02. GACETA OFICIAL 1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3.

Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa. 2.6. Especialidad de la marca y Conexidad Competitiva: Con el fin verificar la semejanza entre los productos en comparación, el consultante habrá de tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en la Clasificación Internacional de Niza.

En el presente caso, al pertenecer los signos en cuestión a una misma clase, el consultante deberá analizar el grado de conexión competitiva existente entre ambas marcas, para cuyo efecto, este Tribunal ha recogido los siguientes criterios y factores de análisis proporcionados por la doctrina y que podemos aplicar a la materia consultada: a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: Esta regla tiene especial interés en el caso subjudice y ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.

En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.

En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la ven- 31/07/2003 18.28 ta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.

Si los mismos productos se difunden por la publicidad general -radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc, la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva.

En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra, helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.

La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir).

GACETA OFICIAL 2.7. Marcas farmacéuticas y veterinarias (Clase 5ª): En el caso motivo de interpretación prejudicial, por referirse a marcas que amparan productos incluidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, y específicamente tratándose de marcas que comercializan productos veterinarios y productos para la destrucción de animales dañinos, es conveniente, hacer énfasis en que ambas clases de marcas comprenden productos utilizados en el sector agro-ganadero, y en tal sentido, si bien, no son propiamente marcas farmacéuticas, estima éste Tribunal que igualmente, el examen y comparación de la confundibilidad debe tener un estudio más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha confusión, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con el otro, lo que en determinadas circunstancias puede generar graves perjuicios a los destinatarios del producto.

En este contexto, dada la naturaleza de las marcas en controversia, debe el Juez Consultante aplicar entonces, un criterio riguroso y de especial cuidado, donde por un lado determine la existencia del riesgo de confusión entre los signos, y por el otro, prevea las potenciales y posibles consecuencias dañosas que puedan acarrear el hecho de presentarse un evidente riesgo de confusión. 2.8.

Modificación de la solicitud inicial: Vale la pena aclarar de inicio, que la disposición del artículo 89 de la Decisión 344, no hace referencia específica al principio de la especialidad en materia de marcas, como tampoco consta dentro del expediente interno que se haya modificado la solicitud hecha por la actora, dentro del transcurso del trámite administrativo impugnado; sin embargo, el Tribunal precisará el alcance del artículo 89, en razón de que es invocado por una de las partes y para efectos de dilucidar las posibles dudas que tal hecho suscite en el Juez consultante respecto del alcance y sentido de ésta norma.

En una solicitud de registro de marca se pueden distinguir dos clases de elementos: los principales y los secundarios. Los primeros no son susceptibles de modificación, es decir, son inamovibles dentro de la tramitación (cambios en 31/07/2003 19.28 los elementos esenciales del signo, en la denominación y en el gráfico, ampliación de los productos a protegerse con la marca, cambio de clase, etc.), hasta tal punto que de existir una modificación de esa naturaleza en cualquier momento del trámite constituiría una nueva solicitud sujeta al procedimiento inicial del registro con la consecuente publicación, sujeción a la posibilidad de nuevas observaciones y pérdida del derecho de prioridad.

En virtud de lo anterior, el artículo 89 de la Decisión 344, se refiere única y exclusivamente a la facultad del solicitante de un registro de modificar su solicitud inicial sólo en aspectos secundarios, atinentes a la descripción de marca o, en su caso, a la eliminación o restricción de los productos o servicios principalmente especificados.

La modificación procede cuando no se altera la naturaleza del signo registrable, no siendo viable, tampoco, para ampliar los productos o servicios principalmente especificados. Con fundamento en las consideraciones anteriores, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 1. Para que un signo pueda acceder al registro marcario se requiere que sea perceptible, susceptible de representación gráfica y, además lo suficientemente distintivo en relación con otras marcas ya registradas o solicitadas prioritariamente para registro.

Debe cuidarse, así mismo que ese signo no se encuentre comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 2. Es necesario que el Juez consultante precise con total claridad los productos o servicios que se pretenden denominar para determinar si los signos que a ellos se aplican les confieren suficiente distintividad, al punto de que no se genere riesgo de confusión entre ellos o error respecto de su origen empresarial. 3.

Al regular el riesgo de confusión el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 trata de GACETA OFICIAL evitar la confusión que pueda producirse en el comercio y respecto del usuario sobre la procedencia, naturaleza, modo de fabricación, características o cualidades, o acerca de la aptitud de los productos o servicios de que se trate para el uso al cual han sido destinados.

La determinación del riesgo de confusión entre las denominaciones confrontadas en el presente caso, surgirá de la realización del correspondiente cotejo o examen comparativo, en el que necesariamente se deben tener en cuenta los criterios aportados por la doctrina y la jurisprudencia, ya señalados en la parte considerativa de la presente providencia. 4.

En la comparación entre los productos identificados por los signos en conflicto, deberá considerarse su ubicación en la Clasificación Internacional de Niza, así como la conexión competitiva existente entre ellos. 5. Con todo, es necesario que el Juez Consultante aplique en el examen comparativo de las marcas en conflicto, por el hecho de que los productos que amparan se encuentran en la clase 5° de la Clasificación Internacional de Niza, un criterio riguroso y de especial cuidado, donde por un lado determine la existencia del riesgo de confusión entre los signos, y por el otro, se percate de las potenciales consecuencias dañosas que la confusión de los productos pueda acarrear en la salud de las personas o los animales que los consuman equivocadamente. 6.

El artículo 89 de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina se refiere a los aspectos y efectos concernientes a la facultad del peticionario de modificar su solicitud inicial de registro determinando que ella sólo procede en aspectos secundarios, atinentes a la descripción de marca o, en su caso, a la eliminación o restricción de los productos o servicios principalmente espe- 31/07/2003 20.28 cificados.

No es viable cuando se pretende alterar la naturaleza del signo registrable, ni tampoco para ampliar los productos o servicios principalmente especificados. De conformidad con el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso No. 6788, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del Artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO GACETA OFICIAL 31/07/2003 21.28 PROCESO 27-IP-2003 Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 82 literales a) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Actor: INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION, Marca: E+DISEÑO (mixta). Proceso interno N° 6834 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito a los cuatro días del mes de junio de dos mil tres. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81 y 82 literales a) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, contenida en el Oficio N° 0341, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, con motivo del Proceso interno 6834, Oficio recibido por este Tribunal el 12 de marzo de 2003;

Que la mencionada solicitud cumple con todos los requisitos establecidos por los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados por el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 14 de mayo de 2003. Como hechos relevantes para la interpretación se deducen: 1.

Las partes La parte actora es la sociedad INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION, la que actúa mediante apoderado. La demandada es la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. 2. Determinación de los hechos relevantes 2.1. Hechos La sociedad INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION, mediante apoderado, solicita el registro de la marca E + DISEÑO (mixta) a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el 2 de febrero de 1998 para identificar los servicios de la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza de 1972 (Clase 42: servicios relacionados con programación de computadoras y ordenadores; actualización de elemento de programación y utilización de computadoras y ordenadores; diseño de elementos de programación y utilización de computadoras; mantenimiento de herrajes, piezas y dispositivos de elemento de programación y utilización de computadoras y ordenadores; leasing de tiempo de acceso a servidores de datos de computadoras; estudios de proyectos técnicos en el área de herrajes, piezas y dispositivos y de elementos de programación y utilización de computadoras y ordenadores, alquiler de computadores y de elementos de programación y utilización de computadoras; servicios para suministrar acceso al usuario de computadoras para el manejo de negocios; servicios legales, investigación científica e industrial; servicios de reportaje, servicios de videograbación; organización de exhibiciones; servicios de interacción comercial en una red global de comunicación).

Una vez publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial de Colombia, no se presentaron observaciones ni oposiciones por parte de terceros. Mediante Resolución No. 09827 de 28 de abril de 2000, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, negó el registro de marca E + DISEÑO (mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitado por la sociedad INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION al señalar que: “carece de la fuerza distintiva necesaria para poder ser registrada como marca, al coincidir con un símbolo; que a raíz de la boga de Internet, y específicamente del comercio y correo electrónicos a través de este medio, tomó las características de usual y necesario en la identificación de este tipo de servicios, más aún GACETA OFICIAL si se pretende distinguir servicios relacionados (servicios para interacción comercial en una red de computación global) la falta de fuerza distintiva aunado al factor usual que ha adquirido tal elemento, haciéndolo irregistrable a favor del uso exclusivo de un titular”.

INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la resolución antes mencionada. Mediante Resolución No. 18447 de 31 de julio de 2000, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, confirmó lo resuelto en la Resolución No. 09827, y declaró agotada la vía gubernativa. 2.2.

Fundamentos de la demanda La sociedad INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION –demandante en el presente proceso-, a través de apoderado, solicita al Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, que declare nulas la Resolución No. 09827 de 28 de abril de 2000, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, y la Resolución 18447 de 31 de julio de 2000, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Asimismo, pretende que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio conceda a INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION el registro de la marca E + DISEÑO (mixta) para distinguir los servicios de la Clase 42 solicitada. Señala la demandante que hubo una aplicación indebida de los artículos 81 y 82 literal a) de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, puesto que el signo en cuestión constituye “una marca (sic) mixta con un diseño inédito y original para distinguir ciertos servicios de la clase 42 ( ) es susceptible de representación gráfica, como se echa de ver en el modelo adjunto que es una represetación gráfica de la marca (sic) en cuestión y, desde luego, tal representación gráfica puede percibirse por el sentido de la vista ”.

Aduce la actora que “ no es cierto – o al menos no está probado en el proceso adminis- 31/07/2003 22.28 trativo - que el signo distintivo reivindicado por mi mandante coincida con un símbolo utilizado en Internet y en el comercio electrónico, a través de computadoras, para distinguir servicios de interacción comercial en una red de computación global ( ) es conveniente precisar que el signo E + DISEÑO no es un símbolo que sea parte de algún lenguaje humano o electrónico o de programación o de criptografía, dentro o fuera de la Comunidad Andina de Naciones (sic)”.

También, indica la demandante que “ los servicios indicados en la solicitud de registro no podría jamás forzarse como la (sic) marca E + DISEÑO una clara idea acerca de la esencia, naturaleza, propósito o tipo de servicio al cual pretende aplicarse dicha marca, y ello simplemente porque la marca E + DISEÑO no es en Colombia ni en ninguna otra parte del mundo un signo o indicación que en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea la designación necesaria, común, usual y exclusiva de los servicios relacionados con programación de computadores y ordenadores; actualización de elemento de programación y utilización de computadoras y ordenadores; leasing de tiempo de acceso a servidores de datos de computadoras; estudios de proyectos técnicos en el área de herrajes, piezas y dispositivos y de elementos de programación y utilización de computadoras y ordenadores, alquiler de computadores y de elementos de programación y utilización de computadoras; servicios para suministrar acceso al usuario de computadoras para el manejo de negocios; servicios legales, investigación científica e industrial; servicios de reportaje, servicios de videograbación; organización de exhibiciones; servicios de interacción comercial en una red global de comunicación”.

(Las negrillas y subrayados son de la demandante). La sociedad INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION, señala que se ha violado el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 puesto que “El signo @, traído a colación por las resoluciones impugnadas, no estaba anteriormente solicitado para registro ni registrado por un tercero para distinguir los mismos servicios de la Clase 42 que menciona la solicitud de registro de la marca E + DISEÑO, la prohibición de registrar signos que se ‘asimilen’ a otros signos requiere, fuera de la identidad o semejanza de las marca y de la identidad o GACETA OFICIAL semejanzas de los productos o servicios, la existencia de una solicitud o registro anterior, lo cual no ocurre ciertamente en le caso que nos ocupa”.

(Las negrillas y subrayado son de la parte demandante). La actora fundamenta jurídicamente su demanda en los artículos 81, 82 literales a) y e), y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y en los artículos 3 inciso 8 y 59 inciso 1 del Código Contencioso Administrativo. 2.3. Contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, a través de su Oficina Jurídica, solicita a este Tribunal no tener en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por la demandante en su contra por cuanto carecen de apoyo jurídico y por consiguiente, de sustento de derecho para que prosperen.

Sostiene la demandada que “( ) de conformidad con las atribuciones legales otorgadas a la Oficina Nacional Competente y la Decisión 344 antes referida, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio y el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial expidió la resolución Nº 09827 de 28 de abril de 2000 negando el registro de la marca E + diseño (mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 42 de la nomenclatura vigente; tal como consta dentro del expediente Nº 98.004.835, con fundamento en las normas legales vigentes en materia de marcas especialmente por cuanto carece de la fuerza distintiva para ser registrada como marca y no cumplir en consecuencia con los artículos 81 y 82 literal a) de la Decisión 344 se concluye en forma clara y precisa que la Superintendencia de Industria y Comercio se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, se garantizó el debido proceso y el derecho de defensa”.

Añade la demandada que “( ) el signo consistente en E + DISEÑO (mixta) carece de fuerza distintiva necesaria para poder ser registrada como marca, al coincidir con un símbolo; que a raíz de la boga del internet y específicamente el comercio y correo electrónico a través de este medio, toma las características de usual y necesario en la identificación en este tipo de servicios, más aún si se pretende distinguir servicios 31/07/2003 23.28 relacionados para interacción comercial en una red de computación global ”.

Señala la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia que “En este caso el símbolo no distingue una marca de otra, sino un ámbito como es la red mundial de comunicaciones a través de computadores el signo E + DISEÑO (mixta) para servicios de la clase 42 se asimila de tal forma al signo @ que el consumidor lo percibiría como tal, careciendo además de fuerza distintiva, sumado al factor usual que ha adquirido el mismo, lo cual lo hace irregistrable a favor del uso exclusivo de un titular, en detrimento de los demás competidores, que se verían privados de la posibilidad de utilizar el símbolo necesario para el medio corriente de los computadores”.

Finalmente, concluye la demandada que “( ) la marca Fe (sic) + diseño (mixta) para distinguir servicios comprendiso (sic) en la clase 42 en debate es irregistrable conforme a lo dispuesto en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena como se expuso acertadamente por la Oficina Nacional Competente como fundamento del acto administrativo ahora acusado, la que evidentemente no cumple con los requisitos exigidos en el artículo 81 de la misma Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena pues no es suficientemente distintiva”.

CONSIDERANDO

Que este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes. Que la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que de acuerdo con la solicitud remitida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, se procederá a la interpretación prejudicial de los artículos 81, y 82 literales a) y e), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. GACETA OFICIAL Asimismo, de conformidad con el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 del Estatuto, este Organo Jurisdiccional considera que no corresponde la interpretación del artículo 83 literal a) de la Decisión 344, por no referirse al caso concreto.

El texto de las normas objeto de interpretación prejudicial se transcriben a continuación: DECISIÓN 344 Artículo 81 “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

Artículo 82 “No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior; (..) e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate”. ( ) I. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE UNA MARCA Los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable se encuentran establecidos en el artículo 81 de la Decisión 344, éstos son: la perceptibilidad, la distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica.

Asimismo, el segundo párrafo del citado artículo 81 define a la marca; “Todo signo perceptible 31/07/2003 24.28 capaz de distinguir los bienes o servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes y servicios idénticos o similares de otra”. La perceptibilidad, es la capacidad del signo para ser aprehendido o captado por alguno de los sentidos.

La marca, al ser un bien inmaterial, debe necesariamente materializarse para ser apreciada por el consumidor; sólo si es perceptible para el consumidor, podrá este compararla y diferenciarla, de lo contrario, si es imperceptible para los sentidos, no podrá ser susceptible de registro. La distintividad, es considerada por la doctrina y por la jurisprudencia de este Tribunal como la función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca, es la razón de ser de la marca, es la característica que permite diferenciar o distinguir en el mercado los productos o servicios comercializados por una persona de los idénticos o similares de otra, para así impedir que se origine una confusión. Jorge Otamendi sostiene respecto al carácter distintivo de la marca: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca.

La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene este poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”. (Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas. Cuarta Edición. Abeledo-Perrot: Buenos Aires, 2002, p.27) La susceptibilidad de representación gráfica, permite la descripción material del signo, en sus características y formas, a través de palabras, gráficos, números, signos mixtos, colores, figuras, etc., de manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos o servicios, a fin de posibilitar su registro.

Marco Matías Alemán dice que: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados” (Matías Alemán, Marco. Normatividad Subregional sobre Marcas de GACETA OFICIAL Productos y Servicios.

Top Management: Bogotá, p. 77). II. DE LA MARCA DENOMINATIVA La marca denominativa o verbal es aquella compuesta por una o más letras, números, palabras, frases, o combinaciones de ellos, que constituyan un conjunto legible y pronunciable. Estas marcas pueden comprender distintos tipos de denominaciones conocidas como de fantasía o caprichosas, arbitrarias, evocativas o sugestivas, y las denominaciones con grafía especial.

Denominación de fantasía es aquella conformada por palabras o vocablos, creados con el expreso propósito de emplearlos como marcas. Se trata de un vocablo que puede no tener significado alguno o cuyo significado los consumidores desconocen, aunque puede evocar alguna idea o concepto. Denominación arbitraria es aquella conformada por uno o más vocablos o términos que ya existen y tienen un significado en el lenguaje.

Estos vocablos funcionan como marca al ser aplicados arbitrariamente a productos o servicios que no guardan relación alguna con su significado. Denominación evocativa o sugestiva es aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna propiedad, cualidad, función, o característica del producto o servicio que va a distinguir, sin llegar a ser una designación descriptiva o genérica.

Estas denominaciones son capaces de funcionar como marcas si son suficientemente arbitrarias u originales. Denominación con grafía especial es aquella constituida por una o más palabras escritas de modo especial o descritas con caracteres o estilos particulares. Se diferencia de las denominativas ordinarias debido a que la grafía especial forma parte de la marca.

III. PROHIBICIONES PARA EL REGISTRO DE MARCAS El artículo 82 de la Decisión 344 establece prohibiciones absolutas o intrínsecas basadas en el signo mismo, de manera que, al configurarse alguno de los supuestos señalados en este artículo, el signo sería incapaz de funcio- 31/07/2003 25.28 nar como una marca tal como lo requiere el artículo 81 de la mencionada Decisión 344.

En consecuencia, estas prohibiciones impiden que un determinado signo acceda a la protección que concede el registro marcario. En el presente caso, el juez consultante deberá evaluar si el signo en controversia se encuentra contemplado en las causales de irregistrabilidad establecidas en los literales a), d) y e) del artículo 82 de la Decisión 344, que prohíben el registro como marca de signos que no cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 81, es decir en este caso, de signos genéricos y descriptivos, y de los signos que sean comunes o usuales.

IV. IRREGISTRABILIDAD DEL SIGNO COMÚN O USUAL El literal e) del artículo 82 de la Decisión 344, prohíbe el acceso al registro marcario del signo que consista exclusivamente en una indicación que en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate. Es decir, aquella expresión que se utiliza habitualmente para la designación del producto o servicio al cual se desea identificar; en estos casos el signo no será suficientemente distintivo y no podrá otorgarse a su titular el derecho al uso exclusivo de los vocablos comunes o usuales que lo integren.

Dicha prohibición no sólo abarca al signo denominativo sino también al gráfico, así lo ha dicho el Tribunal “La prohibición alcanza tanto a los signos denominativos como a los gráficos: en efecto, cuando la disposición alude a la indicación que se utiliza en el lenguaje corriente, cabe interpretar que se refiere al signo denominativo; y cuando trata de la indicación común en el uso comercial, cabe considerar que la prohibición se refiere también al signo gráfico”.

(Proceso 22-IP-2003. G.O.A.C. Nº 928, de 12 de mayo de 2003. Marca: SOFT TAILS). La doctrina al tratar el tema de marcas comunes o usuales, se ha referido al fenómeno de la vulgarización de la marca. En efecto, señala Marco Matías Alemán que “se conoce por denominación vulgar, corriente o de uso común, aquella que si bien no era en sus inicios el nombre original del producto, ha quedado por virtud de su uso, y con el paso del tiempo, consagrada GACETA OFICIAL como apelativo obligado de los productos o servicios identificados.

Este fenómeno de la vulgarización de la marca provoca la pérdida de los derechos que el titular pueda tener sobre un signo que ha dejado de tener capacidad distintiva”. (MATÍAS ALEMÁN, Marco. Ibid. Ob. Cit. p. 84). Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: Primero: Un signo para ser registrado como marca debe reunir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Además es necesario que la marca no esté comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. Segundo: Una marca denominativa con grafía especial está constituida por letras, palabras, frases o números, escritos de un modo especial o descrita con estilos particulares y se diferencia de las marcas denominativas ordinarias porque el elemento gráfico especial forma parte de la marca.

Tercero: No son registrables como marcas los signos que se encuentren formados exclusivamente por uno o más vocablos o expresiones utilizados en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país en que se ha solicitado el registro del signo como marca, para identificar los productos o servicios de que se trate. 31/07/2003 26.28 De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente sentencia dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario.

Deberá así mismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el inciso tercero del artículo 128 del vigente Estatuto. Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO GACETA OFICIAL 31/07/2003 27.28 GACETA OFICIAL 31/07/2003 28.28 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú