PROCESO 31-IP-2003 Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 82 literal b) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Actor: NINTENDO OF AMERICA INC. Marca Gráfica. Proceso interno Nº 6790.
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Quito a los dieciocho días del mes de junio del año dos mil tres. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero Doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
VISTOS: Que la solicitud recibida por este Tribunal el 24 de marzo del año 2003 se ajustó suficientemente a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad Andina y que, en consecuencia, fue resuelta su admisión a trámite por medio de auto emitido el 23 de abril del año 2003. 1.
ANTECEDENTES: 1.1 Partes. Actúa como demandante la firma NINTENDO OF AMERICA INC., siendo demandada la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. 1.2 Actos demandados. La interpretación se plantea en razón de que la actora demanda ante la jurisdicción requirente, la declaratoria de nulidad de las siguientes resoluciones expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia: - Nº 34186, de 18 de agosto de 1994, mediante la cual esa Dependencia negó el registro como marca para el distintivo consistente en un rectángulo que reposa sobre un vértice redondeado en cuyo interior aparecen varias figuras geométricas, a saber: dos rectángulos en la parte superior, el uno dentro del otro, una cruz al lado izquierdo, dos círculos adyacentes al lado derecho, dos óvalos pequeños en la parte inferior al medio, y una serie de líneas paralelas cerca del vértice redondeado; distintivo destinado a amparar productos comprendidos en la Clase Internacional 9[1]; y, cuyo registro fuera solicitado por NINTENDO OF AMERICA INC.; - Nº 010471, de 28 de abril de 1997, mediante la cual, al resolver el recurso de reposición planteado, la mencionada Superintendencia confirmó la Resolución anterior; y, - Nº 018074, de 31 de julio del 2000, por la cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto, confirmando también la determinación concretada en la Resolución 34186. 1.3 Hechos relevantes.
Del expediente remitido por el Consejo de Estado, han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos - El 3 de mayo de 1993, la sociedad NINTENDO OF AMERICA INC. presentó en la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, solicitud para obtener registro como marca, para el signo cuyas características han sido precisadas anteriormente. - El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 391, de 9 de noviembre de 1993, Pág. 146, respecto de la cual no fueron presentadas observaciones por parte de terceros interesados. - El 18 de agosto de 1994, la Superintendencia de Industria y Comercio emitió la Resolución Nº 34186, en la cual negó el registro del signo solicitado, argumentando que éste se encuentra inmerso en la causal de irregistrabilidad contemplada en el artículo 82 literal b) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. - El 12 de septiembre de 1994, la sociedad NINTENDO OF AMERICA INC. interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación. - El 28 de abril de 1997, la Superintendencia de Industria y Comercio, al resolver el recurso de reposición, emitió la Resolución 010471 que confirmó la primera. - El 31 de julio del 2000, la misma Dependencia, al resolver esta vez el recurso de apelación, expidió la Resolución Nº 018074, la misma que confirmó igualmente la Nº 34186, en todas sus partes. b) Escrito de demanda La sociedad NINTENDO OF AMERICA INC, con domicilio en Redmont, Washington, Estados Unidos, por intermedio de apoderado manifiesta que presentó ante la Oficina de Signos Distintivos de la mencionada Superintendencia, solicitud para el registro de la marca aludida al inicio, destinada a amparar productos comprendidos en la Clase Internacional 9.
Argumenta que ha sido violado el artículo 81 de la Decisión 344, sosteniendo que “las marcas de forma, como la que solicito, han venido constituyéndose en un medio idóneo para ser marca, por cuanto las formas de un determinado producto sirven en la práctica para identificarlo.” Respecto a los requisitos que debe reunir un signo para su registro, afirma que su marca “no sólo es distintiva por la forma que la misma tiene sino que, adicionalmente, involucra elementos que la hacen sustancialmente diferente de los demás juegos de video que ya existen en el mercado”.
Señala la actora, además, que es titular de la marca solicitada desde el año 1989 en los Estados Unidos, demostrando lo dicho con el registro Nº 1.727.817 de 27 de octubre de 1992, marca que identifica según afirma, productos de la clase 28 internacional y, con el registro Nº 2.411.773 del 12 de diciembre del 2000, concedido para distinguir bienes de las clases 9 y 28 internacionales.
De la misma manera, demuestra su utilización en México, al amparo del registro Nº 467.377 de 22 de julio de 1994, que distingue productos de la clase 28 internacional y, en Chile, según registro Nº 417.913 del 20 de enero de 1994, que identifica productos también de la clase 28. Asevera que ha utilizado esta marca, sin interrupción, en todo el mundo, para identificar juegos de video conocidos como GAME BOY, manifestando que esta forma es “diferente a todas las demás formas de juego de video portátil que se encuentran en el mercado”.
Al referirse al artículo 82 literal b) de la Decisión 344, considera que “no puede afirmarse que exista una forma usual para los productos que se pretenden amparar con la marca solicitada, pues es tal la variedad de los mismos que resulta casi imposible establecer una lista de características comunes, aún tratándose de sus elementos esenciales.” Concluye expresando “que mal podría afirmarse que una labor creativa como ésta pueda considerarse usual y natural, cuando por el contrario es fruto del ingenio y de la necesidad de crear un producto altamente competitivo para los usuarios de los mismos”.
Para fortalecer sus argumentos hace referencia a jurisprudencia sentada por este Tribunal en procesos como el 29-IP-96 y el 23-IP-98. c) Contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio aduce que en sus actuaciones se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa.
Sostiene que “La Oficina Nacional Competente procedió acertadamente a efectuar un análisis y el respectivo estudio de la marca figurativa que nos ocupa, dentro de un criterio objetivo y universal conforme a la jurisprudencia y la doctrina, concluyéndose que esta marca figurativa no cumple con los requisitos para ser registrada como marca por encuadrar dentro de la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 82 literal b) de la norma comunitaria.” Para reforzar sus argumentos hace referencia a jurisprudencia sentada por este Tribunal en procesos como el 22-IP-96, el 14-IP-98 y el 23-IP-98.
Con vista de lo antes expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, CONSIDERANDO:
1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Este Tribunal es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional competente, como lo es en este caso la jurisdicción nacional que plantea la consulta, conforme lo establecen los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Organismo.
2. CONSIDERACIONES PREVIAS El Consejo de Estado de la República de Colombia ha solicitado, por medio de oficio Nº 0458, de 17 de febrero del 2003, la interpretación prejudicial de los artículos 81y 82 literal b) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, debiéndose aclarar, según así lo acredita la Secretaría de este Tribunal en la respectiva fe de presentación impuesta el 24 de marzo del 2003, que este Organo Comunitario ha recibido únicamente el Oficio Nº 0458 y la solicitud que sobre interpretación prejudicial ha formulado el señor Consejero de Estado Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; los documentos referidos en el Oficio aludido, han sido recibidos posteriormente, debido, según parece, a confusión producida con el expediente nacional Nº 7275 ingresado a este Tribunal el 9 de abril del año en curso.
Realizada la aclaración anterior, el Organismo procede a atender el requerimiento formulado por el mencionado Consejo de Estado, por el hecho de considerar que las imprecisiones en que se ha incurrido en la estructuración de la solicitud y el retraso producido en el envío de los documentos conformantes del respectivo expediente, constituyen hechos subsanables. 3.
NORMAS A SER INTERPRETADAS Según lo solicitado, las normas que serán materia de esta interpretación prejudicial corresponden a los siguientes artículos de la Decisión 344: “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.
“Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) b) Consistan en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza de la función de dicho producto o del servicio de que se trate”.
4. CONCEPTO DE MARCA Y SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS La marca se define como todo signo perceptible, capaz de distinguir los bienes o los servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra. El artículo 81 determina los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, los cuales son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. a) Perceptibilidad Siendo la marca un elemento inmaterial, para que pueda ser percibido o captado por uno de los sentidos (vista, olfato, audición, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo perceptible o identificable por aquéllos.
La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la aprehende y asimila con facilidad. Por cuanto para la recepción sensible o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, un dibujo, o a un conjunto de dibujos. b) Distintividad El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.
Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con las características esenciales o primordiales de aquéllos. c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.
El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior.
5. CLASES DE MARCAS La doctrina reconoce algunas clases de marcas como las DENOMINATIVAS, las GRAFICAS y las MIXTAS, en correspondencia a la estructura del signo. Existen también las marcas llamadas TRIDIMENSIONALES. a) La marca denominativa, llamada también nominal o verbal, utiliza un signo acústico o fonético y está formada por varias letras que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no poseer significado conceptual.
Dentro de éstas subsisten dos grupos que tienen connotación conceptual: las marcas sugestivas que hacen referencia a la naturaleza, cualidades o funciones del producto designado por la marca, y las marcas arbitrarias en las que no existe relación entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del correspondiente producto. Las marcas caprichosas o de fantasía no tienen ninguna connotación conceptual, es decir, son marcas que nacen del acuñamiento o conjunción de palabras con el propósito de emplearlas como marcas. b) La marca gráfica es definida como un signo visual, porque se dirige a la vista con el fin de evocar una figura que se caracterice por su estructura o forma externa.
Esta clase de marca se encuentra subdividida en puramente gráfica, que es la que evoca en la mente del consumidor sólo la imagen del signo utilizado en calidad de marca; la figurativa, que es la marca que evoca en el consumidor un concepto concreto y; un tercer grupo, que es el que genera en el consumidor un concepto al que se llega a través de un proceso de generalización. c) La marca mixta, en cambio, está compuesta por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).
En este tipo de marca -indica la doctrina- siempre habrá de encontrarse un elemento principal o característico y un elemento accesorio o secundario, según predominen a primera vista los signos gráficos o los acústicos. d) Además de las marcas mencionadas, se une a éllas una categoría nueva, correspondiente a las marcas denominadas tridimensionales, que cuentan con respaldo legal mientras cumplan los requisitos dispuestos para toda marca y, que no se encuentren inmersas en las prohibiciones establecidas por el legislador comunitario para los signos que presenten esa particular dimensión, o en las demás causales previstas para cualquier tipo de signo. Las marcas tridimensionales son aquellas que poseen volumen, es decir que ocupan por sí mismas un espacio determinado, conforme lo explica el propio término tridimensional, que da la idea de la ocupación de las tres dimensiones del espacio (alto, ancho y profundidad).
Debe dejarse en claro, desde luego, que para constituirse como marcas, deben esos signos ser necesariamente perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Si el signo de que se trate no ocupa un espacio, sino que está contenido en un elemento físico que es el que tiene volumen, no podrá calificarse como tridimensional.
Así, la marca tridimensional ha de ser perceptible por la vista y por el tacto, como es el caso, entre otros productos, de los envoltorios, envases y relieves.
6. PROHIBICIONES PARA EL REGISTRO DE MARCAS Entre las prohibiciones para el registro de un signo se tiene a las determinadas en el literal b) del artículo 82 de la Decisión 344, que corresponde, como ha sido ya expresado, a los signos que consisten en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas características impuestas por la naturaleza de la función de dicho producto o del servicio de que se trate.
A este respecto es preciso manifestar, que si bien la forma de un producto puede constituir un signo distintivo, la misma debe presentar características que la diferencien suficientemente de la usual o necesaria, de manera que el consumidor la perciba como indicadora del origen del producto y no como la simple representación de éste. Por tanto, si se produce la creación de una forma de fantasía, sugestiva, arbitraria o caprichosa del producto, ésta, caso de ser suficientemente distintiva, podrá ser registrada, siempre que no se halle incursa en ninguna otra prohibición; la falta de distintividad suficiente de la forma del producto la hará irregistrable.
Formas usuales de los productos o de sus envases En este contexto, el Tribunal ha determinado en su jurisprudencia, criterios y conceptos como los siguientes: “envoltorio; todo aquello que cubre, recubre, envuelve o contiene productos o envases. “envase se califica todo aquél recipiente que se destina a contener productos líquidos, gaseosos o los que por carecer en su estado natural de forma fija o estable adquiere la forma del que los contiene, o incluso aquellos otros productos que por su tamaño, forma o naturaleza no pueden ser ofrecidos directamente al público” (Areán Lalín, “La protección de las marcas tridimensionales”, Seminario Nacional de la OMPI sobre Propiedad Industrial y Competitividad empresarial, Quito, abril 1994, pág. 6).
“No importa el material o materia prima con la que esté elaborado el envase para que se le considere o no apto a los fines de constituirse en marca registrable. “En el concepto de envase puede agruparse una amplia gama que comprenda entre otras, botellas, recipientes, cajas, estuches, figuras, latas, embalajes, y en fin todo aquello que tenga características de volumen o proporcionen una configuración que no sea la simple y llana de las marcas bidimensionales.
“Forma de un producto será la propia forma o configuración de la que está dotada la sustancia o materia que lo compone o integra: por ejemplo una forma determinada de salchichón a la que se reconoció aptitud para ser marca en la sentencia de Gran Instancia de París de 6 de mayo de 1980” (Areán Lalín, pág. 6). “Forma de presentación de un producto hay que entender el aspecto externo o apariencia exterior del producto que es captada por los consumidores” (Prof.
José Manuel Otero Lastres, “Concepto y Tipos de Marca en la Decisión 344”, Memorias del Seminario Internacional “La Integración y Derecho y los Tribunales Comunitarios”, Quito, Cuenca, Guayaquil, Trujillo, 1996, pág. 236).” [2] El Tribunal ha manifestado igualmente: “la prohibición de los signos genéricos se justifica para evitar el monopolio sobre una denominación que otros comerciantes requieren utilizar, por ser la más común y generalizada para designar el producto o el servicio de que se trate, o quizá la única, así también se justifica la causal contenida en el literal b) del artículo 82 de la Decisión 344, pues si las formas del producto o las impuestas por su función pudieran ser monopolizadas por la vía del registro marcario ad perpetuitatem, quedaría bloqueado el libre acceso de los competidores al sector del mercado del que es parte tal género o subgénero de productos, dado que los competidores no podrían fabricar o distribuir aquellos dotados con la forma que tienen habitualmente según los usos leales y constantes en el comercio.
Del mismo modo, surgirá un grave obstáculo comparativo si a través de un derecho de marca un empresario monopolizase ad perpetuitatem la forma usual o habitual “que en el comercio revistan los envases” (Carlos Fernández-Novoa, obra citada, pág. 86).“ [3] En armonía con lo expresado respecto de este punto y, aplicando lo plasmado en el literal b) del artículo 82 de la Decisión 344, se puede concluir que está prohibido el registro de signos que consistan en formas usuales de los productos o de sus envases, que de manera común se usan, si este signo no es novedoso y distintivo.
Las formas o características impuestas por la naturaleza de la función del propio producto o del servicio. En cuanto a estas formas o características, que constituyen otro de los ámbitos regulados también por el literal b) del aludido artículo, aquéllas deben estar acompañadas de otros componentes que les otorguen distintividad suficiente para acceder al registro marcario.
En este sentido el Tribunal ha sostenido que: “La citada prohibición será aplicable, si la forma, dimensión o color del producto constituye el objeto exclusivo del registro marcario; pero, si la forma se halla integrada en una marca compleja de la cual también forman parte otros signos suficientemente distintivos, la marca será susceptible de registro.” [4] Ha expresado adicionalmente el Organismo a este respecto que: “Estas formas, como sostiene Martínez Miguez, afecta a aquellas “cuya utilización resulta imprescindible para que un determinado producto posea la naturaleza y cualidades que le son propias; sirva para la obtención de los resultados que con él se pretenden; o permita la satisfacción de las necesidades que con el mismo se persiguen”.
(cita de Fernández-Novoa, ob. mencionada, pág. 85).” “La prohibición relativa a las formas o características impuestas por la naturaleza o función del producto o servicio, según explica el profesor Manuel Pachón, se refiere a aquellos casos “en que la forma se deba a la naturaleza o la función industrial del producto, como sucede con la configuración de las cuchillas de afeitar que para que cumplan su función tienen que acomodarse a la forma de las máquinas de afeitar” (“El Régimen Andino de la Propiedad Industrial”, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibañez, pág. 214)”. [5] Tratándose de la forma de los productos impuesta por la naturaleza o su función, se concluye que la marca debe imprimir suficiente distintividad al producto que se propone amparar, produciendo al mismo tiempo en el consumidor, una suficiente individualidad o caracterización, que la torne susceptible de ser registrada.
Con fundamento en las consideraciones anteriores, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 1. Para que un signo sea registrable como marca, además de cumplir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica establecidos por el artículo 81, éste no debe encontrarse afectado por ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 2.
Si bien la forma tridimensional de un producto puede constituir un signo distintivo de su origen, la misma debe presentar características que la diferencien suficientemente de la usual o necesaria, de modo que el consumidor la perciba como indicadora del origen del producto, y no como la simple representación de éste. 3. Las formas usuales de los productos o las impuestas por la función de aquéllos, no pueden ser susceptibles de registro marcario por carecer de distintividad.
No obstante, si se les adiciona elementos que les permita adquirir la distintividad de que carecen por sí mismas, pueden ser registradas como parte integrante de una marca. El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia en el proceso interno Nº 6790, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 del Estatuto de este Tribunal, reformado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.
Deberá tomar en cuenta, además, lo previsto en el último inciso del artículo 128 del mencionado Instrumento. Notifíquese esta sentencia al mencionado Consejo de Estado mediante copia sellada y certificada y, remítase así mismo copia, a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO ----------------------- [1] Clase 9.- Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para el registro, transmisión, reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipo para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores. [2] Proceso 23-IP-98, sentencia de 25 de septiembre de 1998.
G.O. Nº 379, de 27 de octubre de 1998. Marca Tridimensional “UNA CACHA DE MACHETE Y UNA DENOMINACIÓN Y COLORES”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [3] Proceso 23-IP-98, sentencia de 25 de septiembre de 1998. G.O. Nº 379, de 27 de octubre de 1998. Marca Tridimensional “UNA CACHA DE MACHETE Y UNA DENOMINACIÓN Y COLORES”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [4] Ibídem. [5] Proceso 23-IP-98, sentencia de 25 de septiembre de 1998.
G.O. Nº 379, de 27 de octubre de 1998. Marca Tridimensional “UNA CACHA DE MACHETE Y UNA DENOMINACIÓN Y COLORES”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.