PROCESO N° 56-IP-2003 Interpretación prejudicial de la disposición prevista en el artículo 83, literales a y b, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación de oficio de los artículos 81 y 128 eiusdem.

Parte actora: INGENIEROS QUÍMICOS ASOCIADOS LTDA. IQA. Marca: “IQA mixta”. Expediente interno N° 6744. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, veinticinco de junio de dos mil tres. VISTOS La solicitud de interpretación prejudicial de la disposición prevista en el artículo 83, literales a y b, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por órgano de su Consejero Ponente, Doctor Manuel S. Urueta Ayola, y recibida en este Tribunal en fecha 20 de mayo de 2003; y, El informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del tenor siguiente: 1.

Demanda 1.1. Cuestión de hecho El consultante afirma que “La sociedad INDUSTRIA QUÍMICA ANDINA Y CÍA S.A, siendo conocedora de la existencia del nombre comercial en uso IQA utilizado por la entidad demandante para actividades relacionados (sic) con los servicios de venta, manufactura de productos utilizados en la industria de alimentos, solicitó a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca mixta IQA para distinguir vinos espirituosos y licores, para amparar productos comprendidos en la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza” (a saber: “Bebidas alcohólicas [con excepción de cervezas]”); que “Publicado el extracto de la marca mixta IQA clase 33 la Sociedad Ingenieros Químicos Asociados Ltda IQA … presentó observaciones al registro de la marca IQA (mixta).

Las observaciones se fundamentaron en la similitud entre el signo que se pretende registrar como marca IQA (mixta) y la marca IQA, registrada a nombre de la entidad demandante, al igual que la relación existente entre los servicios de la clase 42 Internacional comprendidos en el certificado 145075 con los alimentos comprendidos en la clase 33 Internacional” (“Clase 42.

Restauración (alimentación); alojamiento temporal; cuidados médicos, de higiene y de belleza; servicios veterinarios y de agricultura; servicios jurídicos; investigación científica e industrial; programación de ordenadores; servicios que no puedan ser clasificados en otras clases”); que “Mediante la Resolución núm. 25130, el Jefe de División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la observación presentada por la sociedad INGENIEROS QUÍMICOS ASOCIADOS LTDA. IQA., y concedió el registro de la marca mixta ‘IQA’ a favor dela (sic) sociedad INDUSTRIA QUÍMICA ANDINA & Cía S.A, para distinguir vinos espirituosos y licores por considerar que a pesar de que existe identidad gráfica, ortográfica y fonética entre los signos, los productos y servicios de la clase no se relacionan, pudiendo coexistir pacíficamente sin generar confusión”; y que “Inconforme con la decisión el apoderado de la sociedad demandante interpuso en su contra recurso de reposición y en subsidio de apelación, los cuales fueron resueltos, en su orden, mediante las Resoluciones núms. 06568 de 30 de marzo de 2000 y 15197 de 30 de junio de 2000, confirmándola y declarando agotada, por medio de la segunda, la vía gubernativa”.

Del texto de la demanda se desprende que “ la sociedad INGENIEROS QUÍMICOS ASOCIADOS LTDA. IQA viene usando su Nombre Comercial por lo menos desde 1978 ”; que “La actora utiliza su Nombre Comercial para distinguir actividades de transformación y manufactura de toda clase de productos químicos y plásticos para ser utilizados en diferentes industrias, especialmente en la industria alimentaria”; que “La Sociedad INGENIEROS QUIMICOS ASOCIADOS LTDA. IQA es Socia en un 99.4% de la Sociedad Ltda IQA TEXTIL LTDA, sociedad que desarrolla dentro de su objeto social actividades similares o iguales a las realizadas por la sociedad actora ”; y que “Industria Química Andina y Cía S.A., desde 1997 conoce la existencia de la sociedad INGENIEROS QUÍMICOS ASOCIADOS LTDA. IQA, en razón a que es cliente de los productos ofrecidos por mi representada o por la Sociedad IQA TEXTIL LTDA.”. 1.2.

Cuestión de derecho La parte actora denuncia la violación, por indebida aplicación, del artículo 83, literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. A su juicio, “El error de la administración consistió en concluir que los productos de la clase 33 amparados con la Marca IQA (mixta) no guardan ninguna relación con los servicios de la clase 42 Internacional …”; la actora alega que “… la marca solicitada copia la marca de mi mandante totalmente en su parte denominativa entre el signo registrado como marca ‘IQA’ (mixto) para distinguir productos de la clase 33 Internacional y la marca prioritaria ‘IQA’ que distingue servicios de la clase 42 Internacional, no solo existe semejanza en uno de los aspectos anteriormente mencionados, sino que la identidad se presenta en cada uno de los mismos, existiendo una completa similitud gráfica, ortográfica, fonética e ideológica, identidad que de ninguna manera permite la coexistencia pacífica en el mercado sin que su uso genere confusión dentro del público consumidor ”; y que “ los servicios de la clase 42 amparados por el certificado 145075 se relacionaron de manera general, incluyendo todos los servicios prestados individual o colectivamente que requieren un alto grado de actividad mental y que se refiere (sic) a aspectos teóricos o prácticos en materias complejas del esfuerzo humano, especialmente en lo relacionado con la transformación, desarrollo y manufactura de toda clase de productos químicos y plásticos y de todos sus afines. es decir, (sic) que la actividad fundamental desarrollada por la sociedad actora la cual es la realización de productos PLÁSTICOS para ser utilizadas (sic) en la Industria Alimentaria esta (sic) incluida dentro de los servicios amparados con el registro 145075.

Por lo tanto dichos servicios aunque no estén en la misma clase del Nomenclator si (sic) guardan una gran relación con las bebidas amparados (sic) en la clase 33 Internacional, ya que los servicios prestados por mi representada van dirigidos a la industria alimentaria amparando productos de la clase 33 Internacional”. Por otra parte, la actora argumenta que “Los productos suministrados por la Sociedad Industria Química Andina y Cía S.A. se encuentran necesariamente dentro del mismo sitio de comercialización con los productos elaborados por la sociedad actora en el desarrollo de la prestación de sus servicios ya que los productos de la clase 33 Internacional identificados con la marca solicitada se presentan en el comercio en los empaques elaborados por mi representada en desarrollo de su actividad comercial.

Es así que los canales de comercialización se identifican cuando llegan al consumidor final”; que “ para hacer uso de uno de los servicios realizados por la actora en el desarrollo de su actividad comercial, se requiere adquirir uno de los productos comprendidos en la clase 33 Internacional y viceversa, esto se da en razón a que (sic) el producto final … esta (sic) comprendido por la bebida establecido en la clase 33 Internacional, junto con su empaque correspondiente, empaque producido por la sociedad Ingenieros Químicos Asociados Ltda. IQA”; que “ el vinculo existente entre los productos y servicios en confrontación es muy claro toda vez que para comercializar el producto final perteneciente a la clase 33 es necesario hacer uso de los servicios realizados por la Sociedad INGENIEROS QUÍMICOS ASOCIADOS LTDA. IQA. ya que si un consumidor va a adquirir un producto tal como vino o cualquier especie de licor, lo adquiere en su conjunto, es decir, con el empaque adecuado, empaque que muchas veces es de los fabricados por la Sociedad actora”; y que “ el producto final que es el adquirido por el consumidor comprende tanto la bebida que se consume como la protección colocado (sic) al producto Por lo tanto la caja o empaque utilizado es un accesorio del producto principal que es en este caso uno de las bebidas comprendidas en la clase 33 Internacional … De esta manera al existir en el comercio dos marcas idénticas denominativamente y que las dos de una u otra manera desean proteger productos o servicios comprendidos en el mismo sector de la industria (alimentos, bebidas) el consumidor se confundiría pidiendo o comprando un producto de los relacionados en la clase 33 Internacional, creyendo que hace parte de los producidos por mi representada, generando así falsa procedencia y perjuicios a la sociedad actora”.

Además, la actora denuncia la violación, por falta de aplicación, del artículo 83, literal b, de la Decisión 344, visto que “ el Nombre Comercial de la Sociedad INGENIEROS QUMICOS ASOCIADOS LTDA. IQA viene siendo utilizado con anterioridad a la solicitud de registro de la marca IQA mixta clase 33 presentada por INDUSTRIA QIMICA (sic) ANDINA Y CIA S.A.”; que “… la administración al analizar dichas pruebas debió negar el registro de la marca solicitada toda vez que se hace confundible visual, fonética y ortográficamente con el nombre comercial de mi representada haciendo que los consumidores no tengan claridad frente a la procedencia de los productos que consumen o adquieren”; y que “ el Nombre Comercial de mi representada no se limita a una clase en particular sino que se hace extensible a la realización de su actividad comercial que incluye el desarrollo de servicios relacionados con todo tipo de Industria, especialmente l (sic) Industria alimentaria”. 2.

Contestación a la demanda Según el consultante, “ el apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio sostiene que con la expedición de los actos administrativos acusados no incurrió en violación alguna de las normas invocadas por la parte actora toda vez que al efectuar el examen sucesivo y comparativo de las marcas ‘IQA’ clase 33 (mixta) e ‘IQA’ clase 42 en debate, si bien existen semejanzas entre sí, la coexistencia de las mismas no conlleva a confusión al público consumidor, habida cuenta que no existe conexidad entre los productos de la clase 29 (sic) y los servicios de la clase 42 que se pretende amparar con las marcas antes mencionadas … la Superintendencia demandada consideró que la marca ‘IQA’ para clase 33 es registrable … pues es suficientemente distintiva lo que no puede conllevar a confusión al público consumidor”.

CONSIDERANDO

Que las normas cuya interpretación se solicita se encuentran previstas en el artículo 83, literales a y b, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; Que, de conformidad con la disposición contenida en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal (codificado mediante la Decisión 472), la Decisión en referencia forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, de conformidad con la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo dispuesto en los artículos 4, 121 y 2 de su Estatuto (codificado mediante la Decisión 500), este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, de conformidad con la disposición indicada en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en la providencia que obra a folios 200 y 201 del expediente, la presente solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite; y, Que, por tanto, corresponde a este Tribunal realizar la interpretación de la disposición contemplada en el artículo 83, literales a y b, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; asimismo, el Tribunal, con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 de su Tratado de Creación, estima pertinente interpretar de oficio las disposiciones previstas en los artículos 81 y 128 eiusdem, cuyos textos son del tenor siguiente: “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error;

( )”. “Artículo 128.- El nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro. En caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo sobre Marcas de la presente Decisión, así como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo País Miembro.” I. De la definición de marca y de los requisitos para su registro El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena contiene una definición del concepto de marca.

Sobre la base de esta definición legal, el Tribunal ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio correspondiente.

La marca protege el interés de su titular, otorgándole un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos y servicios, así como el interés general de los consumidores o usuarios a quienes se halla destinada, garantizando a éstos, sin riesgo de confusión o error, el origen y la calidad del producto o servicio que el signo distingue.

En definitiva, la marca procura garantizar la transparencia en el mercado. El artículo 81 en referencia somete además el registro de un signo como marca al cumplimiento de los siguientes requisitos: En primer lugar, el signo debe ser perceptible, es decir, susceptible de ser aprehendido por el consumidor o el usuario a través de los sentidos, a fin de ser captado, retenido y asimilado por éste.

La percepción se realiza, por lo general, a través del sentido de la vista. Por ello, se consideran signos perceptibles, entre otros, los que consisten en letras, palabras, formas, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto. En segundo lugar, el signo debe ser suficientemente distintivo, es decir, apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares.

Esta aptitud distintiva constituye presupuesto indispensable para que la marca cumpla sus funciones principales de indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio. La distintividad, además, debe ser suficiente, es decir, de tal magnitud que no haya razón para temer que el signo induzca a error o confusión en el mercado.

Y en tercer lugar, el signo debe ser susceptible de representación gráfica, es decir, apto para ser expresado en imágenes o por escrito, lo que confirma que, en principio, ha de ser visualmente perceptible. Por ello, las formas representativas en que consisten los signos pueden estar constituidas, entre otros elementos, por letras, palabras, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto.

Este requisito guarda correspondencia con el previsto en el artículo 88, literal d, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos. Por tanto, el artículo 81 prohíbe el registro de un signo como marca si éste no cumple los requisitos acumulativos que la citada disposición prevé en forma expresa.

II. De las marcas denominativas y mixtas En lo que concierne a la estructura del signo utilizado, y a propósito del caso en estudio, el Tribunal estima necesario hacer referencia a las marcas denominativas y mixtas. Las primeras, llamadas también nominales o verbales, utilizan un signo acústico o fonético y están formadas por una o varias letras que, integradas en un todo pronunciable, pueden hallarse provistas o no de significado conceptual.

A la vez, en este tipo de marcas se distinguen las sugestivas —provistas de una connotación conceptual relativa a la evocación de las cualidades o funciones del producto designado por la marca— y las arbitrarias, desprovistas de conexión entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto a identificar. Y las segundas, las marcas mixtas, se hallan compuestas por dos elementos que forman parte del conjunto de la marca: una denominación, semejante a la clase de marcas arriba descrita, y un gráfico, definido como un signo visual que evoca una figura con una forma externa característica.

En relación con la comparación entre dos marcas, caso que una de ellas o ambas pertenezcan a la clase de marcas mixtas, la jurisprudencia de este Tribunal ha puesto de relieve lo siguiente: “el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación de la gráfica, que en un momento dado pueden ser definitivos” (Sentencia dictada en el expediente N° 04-IP-88, del 9 de diciembre de 1988, publicada en la G.O.A.C. N° 39, del 29 de enero de 1989, caso “DAIMLER”).

A propósito de la prioridad del elemento en referencia, la doctrina ha señalado que procede determinar la “situación y el relieve del componente gráfico en el conjunto de la marca mixta; y sobre todo, la notoriedad del componente gráfico común a las marcas comparadas. En cambio, si el elemento gráfico no evoca concepto alguno, el denominativo desplazaría en principio al gráfico, siendo en ese caso, y en definitiva, aquel elemento el predominante, y en el cual debe centrarse el análisis comparativo” (FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos: “Fundamentos del Derecho de Marcas”;

Madrid, Editorial Montecorvo S.A., p. 240). III. De la comparación entre marcas. Del riesgo de confusión. De la confusión directa e indirecta. De la identidad o semejanza entre los signos. De la conexión competitiva Los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 consagran otras prohibiciones para el registro de un signo como marca. Según la prevista en el artículo 83, literal a, no podrá registrarse el signo que, en relación con derechos de terceros, sea idéntico o se asemeje de forma que pueda inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para el mismo producto o servicio, o para un producto o servicio respecto del cual el uso de la marca pueda inducir al público a error.

Del texto del artículo en referencia se desprende que la prohibición no exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición. Para establecer la existencia del riesgo de confusión entre un signo pendiente de registro y una marca ya registrada, o ya solicitada para registro, será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, y entre los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto determinado, o al usuario a solicitar un servicio en particular, en la creencia de que está comprando o recibiendo otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos y servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. En consecuencia, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre dos signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos.

En relación con el supuesto específico de identidad entre dos signos, el Tribunal ha señalado, a la vista de un caso concreto, que “… las dos denominaciones … son idénticas, concepto que desplaza a la similitud, no aplicándose en este caso las reglas y criterios para establecer la confundibilidad entre dos marcas, pues la identidad … ‘descarta toda regla para establecer una comparación diferenciada entre los dos signos’ (Proceso 17-IP-96), pudiéndose establecer dicha identidad ‘prima facie con certeza total mediante el simple cotejo de las marcas en conflicto’ ” (Sentencia dictada en el expediente N° 08-IP-98, del 13 de marzo de 1998, publicada en la G.O.A.C. N° 338, del 11 de mayo del mismo año, caso “HERMES”).

En caso de semejanza entre los signos, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada uno, de modo que, en el conjunto de los elementos que los integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquéllos se hallen provistos de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. Una vez verificada la identidad o semejanza entre los signos en conflicto, y a fin de establecer la existencia o no del riesgo de confusión, el consultante también deberá efectuar la comparación entre los productos y servicios que cada una de aquéllos ampara.

En el caso objeto de la presente interpretación prejudicial, se encuentran en disputa las marcas “IQA mixta”, registrada para proteger productos de la clase 33 de la nomenclatura internacional de Niza, e “IQA” registrada para amparar servicios de la clase 42, por lo que corresponderá considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca cubre únicamente, por virtud de la regla de la especialidad, los productos o servicios identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases del nomenclátor, la pertenencia de dos productos o servicios a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes.

Por lo tanto, el solicitante deberá tener en cuenta, a la luz de la norma prevista en el artículo 83, literal a, de la Decisión 344, que también se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto un producto o servicio idéntico o semejante al amparado por la marca en referencia, sea que los productos o servicios pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas.

En este supuesto, y a fin de verificar la identidad o semejanza entre los productos y servicios en comparación, el consultante habrá de tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de aquéllos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor. Asimismo, podrá hacer uso de los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre los productos identificados en la solicitud de registro del signo como marca y los servicios amparados por la marca ya registrada.

A objeto de precisar si se trata de productos y servicios idénticos o semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables al caso, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito.

En primer lugar, la circunstancia de que determinados productos y servicios posean finalidades idénticas o afines podría constituir un indicio de conexión competitiva entre ellos, pues podría dar lugar a que se les hallase en el mismo mercado. En segundo lugar, es pertinente la mención de criterios como el de complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores o usuarios juzguen que los productos y servicios deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro (FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos: “Fundamentos de Derecho de Marcas”.

Madrid. Editorial Montecorvo. 1984. pp. 242 ss). En tercer lugar, la conexión competitiva podría configurarse también en el ámbito de los canales de comercialización, por virtud de la identidad o semejanza de los medios de difusión o publicidad de los productos y servicios en cuestión. En efecto, si se difunden a través de los medios generales de publicidad (radio, televisión o prensa), cabe presumir que la conexión entre ellos será mayor, mientras que si la difusión se realiza a través de revistas especializadas, comunicación directa, boletines o mensajes telefónicos, es de presumir que la conexión será menor.

Por último, también deberá tomarse en cuenta la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de diferenciar, identificar y seleccionar el producto o servicio. A juicio del Tribunal, “el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado ‘consumidor medio’ o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes ”.

(Sentencia dictada en el expediente N° 09-IP-94, del 24 de marzo de 1995, publicada en la G.O.A.C. N° 180, del 10 de mayo del mismo año, caso “DIDA”). Las consideraciones que anteceden, especialmente las relativas al punto de la conexión competitiva entre productos o servicios, guardan correspondencia con la orientación jurisprudencial de este Tribunal, el cual, ya en sentencia de fecha 30 de agosto de 1996 (dictada en el expediente Nº 08-IP-95, publicada en la G.O.A.C. Nº 231, del 17 de octubre de 1996, caso “LISTER”, y reiterada en las sentencias correspondientes a los expedientes Nos. 30-IP-2000, del 1º de septiembre de 2000, caso “AMERICAN BRANDS (mixta)”; 60-IP-2000, del 24 de enero de 2001, caso “MAXVALL”; 03-IP-2001, del 9 de mayo de 2001, caso “DIPLOMATICO”; 5-IP- 2001, del 27 de marzo de 2001, caso “ACERO DIAMANTE + gráfica”; 50-IP-2001, del 31 de octubre de 2001, caso “ALLEGRA”; y 67-IP-2001, del 12 de diciembre de 2001, caso “ECOGEL”), con motivo del examen de disposiciones previstas en las Decisiones 85 y 313 de la Comisión —predecesoras de la 344, objeto de la presente interpretación— dejó establecido que: “El principio de la especialidad de la marca evita, en consecuencia, que con un solo signo se pretenda monopolizar todos los productos.

Por efecto de esta regla, se pueden proteger marcas idénticas o similares para productos diferentes. Según la Decisión 85 la limitación del registro en cuanto a la similitud de los productos está dada por la ‘clase del nomenclator’ a la que pertenece el producto (artículo 68). Pese a este fin de la norma, el artículo 58, literal f) y el artículo 68 de la Decisión 85, han encasillado la ‘especialidad’ sólo en referencia a la ‘clase’ del nomenclator, sin dejar la puerta abierta a que se examine la similitud de los productos Este principio o concepto ha tenido otro alcance al tenor de las disposiciones del artículo 82 (rectius 83) de la Decisión 344, pues el literal a) no hace relación a una clase del nomenclator sino a los productos o servicios identificados y enumerados en la solicitud, con lo cual se ‘evidencia que en una misma clase de la nomenclatura internacional, podrían coexistir dos marcas utilizadas en la identificación de productos o servicios disímiles siempre que no se induzca a error’; y en base de esa misma disposición comunitaria con ‘una marca registrada para identificar determinados productos o servicios de una clase, se pueda lograr impedir el registro de otra idéntica o semejante utilizada para distinguir productos o servicios agrupados en otra, siempre que con ellos se pueda inducir al público a error’ (Marco Matías Alemán, MARCAS, Bogotá, p. 90)”.

IV. De la protección del nombre comercial y de la prueba de su uso El artículo 128 de la Decisión 344 disciplina el régimen de protección del nombre comercial, es decir, del signo que identifica a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica, en el ámbito de un ramo comercial o industrial, y que la distingue de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo.

Este Tribunal ha establecido sobre el particular que: “El nombre comercial … distingue a la persona en el ejercicio de su negocio o actividad comercial, diferenciándolo de las actividades idénticas o similares que desarrollan sus competidores. Sin embargo, nada obsta para que el signo que constituye un nombre comercial determinado, coincida con la denominación o razón social de la empresa …” (Sentencia dictada en el expediente N° 45-IP- 98, del 31 de mayo de 2000, publicada en la G.O.A.C N° 581, del 12 de julio del mismo año, caso “IMPRECOL”).

La disposición citada prescribe que el nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro, de modo que el derecho al nombre comercial, cuya protección ha de estar consagrada en la respectiva legislación nacional, puede ser consecuencia de su uso efectivo o de su registro. El Tribunal se ha pronunciado sobre la protección del nombre comercial que cabe derivar de su uso previo, en los términos siguientes: “Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores … De manera que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva.

Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia … Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro” (Sentencia dictada en el expediente Nº 45-IP-98, ya citada).

Y en relación con la prueba del citado uso previo, el Tribunal ha precisado que “Corresponderá a quien alegue la existencia, la prioridad, o a quien ejercite el derecho de observación o el planteamiento de la nulidad de la marca, el probar, por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad al registro de la marca en el País donde solicita la protección y que ese uso reúne los caracteres y condiciones anotados.

La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevaler sus derechos. La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario … para ser oponible exitosamente ante una marca solicitada o registrada como lo dispone el artículo 83, literal b), (el nombre comercial) debe haber sido usado con anterioridad a la solicitud de la marca, en aplicación del principio de la prioridad que rigurosamente debe regir.

Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial (Sentencia dictada en el expediente Nº 03-IP-98, de fecha 11 de marzo de 1998, publicada en la G.O.A.C. Nº 338, del 11 de mayo del mismo año, caso “BELLA MUJER”).

V. De la irregistrabilidad de signos idénticos o semejantes a un nombre comercial protegido. Del riesgo de confusión. De la semejanza. De las reglas de comparación. De la conexión competitiva En vista de lo alegado por el mandatario de la parte demandante en el sentido de que “ la sociedad INGENIEROS QUÍMICOS ASOCIADOS LTDA. IQA viene usando su Nombre Comercial por lo menos desde 1978 ”, y que lo utiliza “para distinguir actividades de transformación y manufactura de toda clase de productos químicos y plásticos para ser utilizados en diferentes industrias, especialmente en la industria alimentaria”; el Tribunal estima pertinente señalar que, en el supuesto de que se trate de un nombre comercial protegido, y de que la protección derive de su uso efectivo o de su registro, habrá lugar a examinar si se configura la prohibición contemplada en el artículo 83, literal b, cual es que no podrá registrarse como marca el signo que sea idéntico o se asemeje a un nombre comercial protegido, siempre que, dadas las circunstancias, pudiera inducirse al público a error.

Al igual que en el caso de la prohibición contemplada en el literal a del artículo 83 de la Decisión 344, de la contenida en su literal b también se desprende que no se exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición. En el juicio sobre la semejanza entre la marca “IQA mixta”, destinada a proteger productos de la clase 33, y el nombre comercial “INGENIEROS QUÍMICOS ASOCIADOS LTDA. IQA”, a través del cual se efectúan actividades económicas de transformación y manufactura de toda clase de productos químicos y plásticos para ser utilizados en diferentes industrias, especialmente en la industria alimentaria, corresponderá al consultante hacer la comparación a partir de la naturaleza de los mismos, tomando en cuenta los elementos fonético, gráfico y conceptual de cada uno. Sin embargo, la comparación deberá ser conducida por la impresión unitaria que los signos habrán de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o del usuario a que están destinados.

Por ello, la valoración deberá llevarse a cabo sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. En este contexto, el Tribunal reitera que la similitud visual u ortográfica se presenta por el parecido entre las letras de los signos a compararse, en los que la sucesión de las vocales, la longitud de las palabras, el número de las sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar el grado de confusión. Además, si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden, cabe presumir que los signos son semejantes, ya que el citado orden, tanto desde el punto de vista ortográfico como desde el fonético, causa impacto en el consumidor o en el usuario.

En cuanto a la similitud fonética o auditiva, el Tribunal ha señalado que la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica y de la coincidencia en las raíces o terminaciones, pero que, a fin de determinar la existencia de la confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues los signos denominativos se forman por una o varias letras que, al ser pronunciadas, emiten sonidos que se perciben por los consumidores o usuarios de modo distinto, según su estructura gráfica y fonética.

Y en cuanto a la similitud conceptual o ideológica, ha indicado que la misma se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. Además, a objeto de verificar la existencia del riesgo de confusión, el examinador deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro: “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”;

Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: 1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos. 2. El examen de registrabilidad debe ser realizado en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario. 3.

Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos y la actividad económica identificada por los signos en disputa. A propósito de la comparación entre los signos en referencia, cabe ratificar que el nombre comercial “para ser oponible exitosamente ante una marca solicitada o registrada como lo dispone el artículo 83, literal b), debe haber sido usado con anterioridad a la solicitud de la marca, en aplicación del principio de la prioridad que rigurosamente debe regir.

Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial. Además, el uso del nombre no debe inducir al público a error, lo que significaría, aplicando las normas sobre marcas, que a más de que entre la marca y el nombre exista una identidad o semejanza, la confundibilidad no debe producirse en cuanto a los productos y servicios que la marca protege y la actividad que el nombre ampara” (Sentencia dictada en el expediente Nº 03-IP-98, ya citada).

Por otra parte, en la comparación entre los productos que constituirían el objeto del signo solicitado para registro como marca y los servicios que constituirían el objeto de la actividad económica del titular del nombre comercial, habría lugar a establecer si existe o no conexión competitiva entre ellos. A este propósito cabe insistir en que el consultante deberá verificar si, en el caso de autos, son o no aplicables, en forma concurrente, criterios tales como la finalidad idéntica o similar de los productos y servicios, su uso conjunto o complementario y su difusión a través de los mismos medios de publicidad, general o especial.

En definitiva, de existir identidad o semejanza entre los signos en disputa, así como entre los productos y servicios que amparan, de modo que el consumidor o usuario pueda ser inducido a error, el signo solicitado como marca no será suficientemente distintivo y, por tanto, no será susceptible de registro. En cambio, la prohibición no se configurará si hay semejanza entre los signos, pero no entre los productos y servicios.

Sobre la base de las consideraciones que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE 1° Un signo será registrable como marca si cumple los requisitos previstos en el artículo 81 de la Decisión 344, y si no incurre en las prohibiciones fijadas en los artículos 82 y 83 eiusdem. 2° De solicitarse el registro de un signo mixto como marca, caso que haya de compararse con otra previamente registrada o con un nombre comercial protegido, el elemento predominante en el conjunto marcario será el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto, lo que no obsta para que, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo. 3º Para establecer si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado para registro como marca y la marca previamente registrada, será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos y servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación del consumidor medio, la cual variará en función de aquéllos. 4º A objeto de garantizar las funciones del signo marcario, el artículo 83, literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena prohíbe, entre otros supuestos, el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto un producto o servicio idéntico o semejante, sea que tales productos o servicios pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas. 5° En el juicio sobre la identidad o semejanza entre los productos y servicios en comparación, el consultante podrá tomar en cuenta, además de su identificación en las solicitudes correspondientes, los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre ellos.

A objeto de precisar si se trata de productos y servicios respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito. 6° A la luz del artículo 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, la protección del nombre comercial puede derivar de su registro o de su uso previo a la solicitud de registro del signo ya registrado como marca.

Cuando la protección del nombre comercial derive de su uso previo, éste deberá ser personal, continuo, efectivo y público. La prueba del uso efectivo y previo corresponderá a quien lo alegue. 7° El signo solicitado para registro como marca no será suficientemente distintivo y, en consecuencia, no será registrable, si, puesto en comparación con un nombre comercial protegido, sea que dicha protección derive de su registro o de su uso previo y efectivo, se constata que existe identidad o semejanza entre ellos, así como entre los productos y servicios que constituyan el objeto del signo solicitado para registro como marca y de la actividad económica del titular del nombre comercial, de modo que puedan inducir, a los consumidores o usuarios, a confusión o error en el mercado.

La prohibición no se configurará si la semejanza que media entre los signos no existe entre los productos y los servicios que constituyen su objeto. De conformidad con la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que pronuncie y, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 128, último inciso, del Estatuto del Tribunal, deberá remitir dicha sentencia a este órgano jurisdiccional.

Notifíquese la presente interpretación mediante copia certificada y sellada, y remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE (E) Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO