Año XX - Número 963 Lima, 5 de agosto de 2003 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 42-IP-2003.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación de oficio de los artículos 107 y Disposición Transitoria Primera de la misma Decisión. Marca: BSCH mixta.
Actor: SANTANDER INVESTMENT BANK LIMITED. Proceso interno Nº 7315 Proceso 56-IP-2003.- Interpretación Prejudicial de la disposición prevista en el artículo 83, literales a) y b), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación de oficio de los artículos 81 y 128 eiusdem.
Parte actora: INGENIEROS QUÍMICOS ASOCIADOS LTDA. IQA. Marca: “IQA mixta”. Expediente interno N° 6744 PROCESO 42-IP-2003 Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera e interpretación de oficio de los artículos 107 y Disposición Transitoria Primera de la misma Decisión. Marca: BSCH mixta.
Actor: SANTANDER INVESTMENT BANK LIMITED Proceso interno Nº 7315. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinticinco días del mes de junio del año dos mil tres. VISTOS La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través de su consejero Ponente Doctor Camilo Arciniegas Andrade, recibida en este Tribunal en fecha 22 de abril de 2003, relativa a los artículos 134 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con motivo del proceso interno Nº 7315.
El auto de cuatro de junio del presente año, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante y complementados con los documen- Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL tos agregados a su solicitud, que se detallan a continuación: 1.
Partes en el proceso interno La demanda es presentada por SANTANDER INVESTMENT BANK LIMITED y es demandada la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. SANTANDER INVESTMENT BANK LIMITED en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento de derecho, pretende se declare la nulidad de las siguientes Resoluciones: • N° 20470 de 25 de agosto de 2000, mediante la cual, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, negó el registro de la marca BSCH (mixta y combinación de colores) para distinguir servicios de la Clase 35. • Nº 31166 de 30 de noviembre de 2000, a través de la cual, la misma División, resolvió el recurso de reposición interpuesto y confirmó la Resolución Nº 20470. • Nº 08757 de 27 de marzo de 2001, por la cual, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la citada Resolución Nº 20470, la cual fue nuevamente confirmada.
La actora SANTANDER INVESTMENT BANK LIMITED, como consecuencia de la nulidad impetrada y el restablecimiento de derecho, solicita se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio conceda el registro de la marca BSCH (mixto y combinación de colores). 2. Hechos Los señalados por el consultante en el oficio Nº 0579 de 24 de febrero de 2003, complementados con los documentos incluidos en anexos, que demuestran: La sociedad SANTANDER INVESTMENT BANK LIMITED, el 2 de diciembre de 1999, solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca BSCH (consistente en un rectángulo de mayor base y menor altura cuyo segmento izquierdo va en color rojo y el dere- 05/08/2003 2.24 cho en color azul y al centro del rectángulo la marca “BSCH” en color blanco) para distinguir servicios de asesoramiento en la dirección de negocios; ayuda y consulting; preparación de estadísticas sobre negocios; mantenimiento de libros, contabilidad y auditorias; análisis de costo, investigaciones de mercado y estudios; cotización de valores; publicidad; servicios de una agencia de importación y exportación, servicios comprendidos en la Clase 35 de la de la Clasificación Internacional de Niza.
(Clasificación Internacional de Niza. Clase 35. Publicidad; gestión de negocios comerciales, administración comercial; trabajos de oficina). Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 488 de 31 de enero de 2000, no se presentaron observaciones. Por Resolución N° 20470 de 25 de agosto de 2000, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, negó el registro de la marca BSCH (mixta y combinación de colores) para distinguir servicios de la Clase 35, argumentando la existencia de la marca BOSCH (mixta) para distinguir servicios de la misma clase a favor de la sociedad ROBERT BOSCH GMBH, considerando que al ser comparada con la marca solicitada es confundible.
La sociedad actora interpuso en contra de la mencionada Resolución recurso de reposición y en subsidio de apelación, siendo el primero resuelto por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio por Resolución Nº 31166 de 30 de noviembre de 2000 que confirma la Resolución Nº 20470, y el segundo por el Superintendente de Industria y Comercio, mediante Resolución Nº 08757 de 27 de marzo de 2001 que, confirma nuevamente la resolución impugnada, declarando agotada la vía gubernativa.
El 15 de junio de 2000, la sociedad BANCO SANTANDER S.A. y su subsidiaria SANTANDER INVESTMENT BANK LTD., firmaron con la sociedad ROBERT BOSCH GMBH, un acuerdo a nivel mundial, para la coexistencia de los signos BSCH y BOSCH, dentro del cual se incluyó la Clase 35. 3. Fundamentos jurídicos de la demanda La actora SANTANDER INVESTMENT BANK LTD. manifiesta que “no obstante haberse soli- GACETA OFICIAL citado el registro, y haberse decidido en primera instancia, bajo la vigencia de la decisión (sic) 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, le es aplicable las normas contenidas en la Decisión 486 de la Comunidad Andina (sic), que era la legislación vigente al momento de proferirse la resolución No. 08757 de 27 de marzo del año 2001 ”.
Que se violaron los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Indica que las letras BSCH corresponden a la sigla Banco Santander Central Hispano que es uno de los nombres que identifica al grupo, y que la marca solicitada cumple con los presupuestos consagrados en el artículo 134 de la Decisión 486, y alega que “el signo BSCH (mixta y combinación de colores) permite en forma inconfundible distinguir, identificar y singularizar los servicios de la clase 35 evitando la confusión o la posibilidad de confusión”.
Manifiesta que no existe confusión desde el punto de vista ortográfico, fonético ni conceptual, que “cada signo distingue servicios que aunque están comprendidos en la misma clase 35 son muy específicos, y tienen destinos también muy específicos y concretos, los productos (sic) de mi mandante identificados con el signo BSCH, son de planeación y desarrollo de proyectos, es decir que los servicios de una y otra compañía van a tener diferentes canales de comercialización, sin riesgo de confusión para los consumidores ”.
Dice que “se aprecia que al determinar que los signos son confundibles y consecuentemente negar el signo BSCH (mixta y combinación de colores), no se tuvo en cuenta la estructura de las palabras de cada signo, se omitió la combinación de colores de la marca de mi representada, las objetivas diferencias en su pronunciación, escritura y el altísimo grado conceptual de cada signo”.
Finalmente sostiene que tiene un acuerdo de coexistencia entre Banco Santander S.A. y su subsidiaria Santander Investment Bank Ltd. y Robert Bosch GMBH, celebrado el 26 de diciembre de 2000, en el que “Robert Bosch GMBH acuerda no oponerse a (sic) y a retirar cualquier oposición presentada en España y/o en el extranjero contra el registro de la marca ‘BSCH’ ”. 05/08/2003 3.24 4.
Fundamentos jurídicos de la contestación de la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio al contestar la demanda dice: No se tenga en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por la demandante por carecer de apoyo jurídico y por consiguiente de sustento de derecho para que prosperen. Que “con la expedición de las resoluciones Nº 20470 del 25 de agosto de 2000, 31166 de 30 de noviembre de 2000 y 8757 de 27 de marzo de 2001 no se incurrió en violación de normas contenidas en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, normativa bajo la cual se expidió el acto impugnado”.
Indica que “la Jefe de la División de Signos Distintivos (sic) de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió legal y válidamente la resolución nº 20470 del 25 de enero de 2000 negando el registro de la marca BSCH (mixta)” y que “es claro e inequívoco que la Decisión 344 como ordenamiento legal vigente, en materia de Propiedad Industrial es aplicable válida y legalmente con respecto al asunto que nos ocupa, constituyéndose en el régimen legal que debía adoptar la Oficina Nacional Competente en materia de marcas al momento de la expedición de los actos administrativos en mención”.
Argumenta, basándose en jurisprudencia emitida por el Consejo de Estado y por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que “efectuado el examen sucesivo y comparativo entre la marca BSCH solicitada por la sociedad Santander Investment Limited frente a la marca BOSCH, registrada a favor de la sociedad Robert Bosch GMBH se concluye en forma evidente que son semejantes entre sí existiendo confundibilidad entre las mismas en los aspectos ortográficos y fonéticos y por lo tanto, de coexistir en el mercado conllevarían a error al público consumidor, existiendo la posibilidad de confusión directa e indirecta entre los mismos ”.
Manifiesta que la marca BSCH “no cumple con los requisitos establecidos en la misma Decisión 344 pues no es suficientemente distintiva lo que puede conllevar a confusión al público consumidor ”. GACETA OFICIAL Finalmente sostiene que “los actos administrativos acusados expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio no son nulos, se ajustan a pleno derecho y a las disposiciones legales vigentes sobre marcas ”.
Con vista de lo anteriormente expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,
CONSIDERANDO
Que las normas contenidas en los artículos 134 y 136 de la Decisión 486, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal; Que este Tribunal es competente para interpretar en vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es en este caso el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal (codificado mediante la Decisión 472), en correspondencia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, (codificado mediante la Decisión 500);
Que, en ejercicio de lo facultado por el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 de su Estatuto, el Tribunal no interpretará las normas contenidas en los artículos 134 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina en atención de que la solicitud de registro se presentó el 2 de diciembre de 1999, la Resolución Nº 20470 de 25 de agosto de 2000, que dio nacimiento a la situación jurídica concreta, y la Resolución Nº 31166 de 30 de noviembre de 2000 que la confirmó fueron emitidas en vigencia de la Decisión 344, y que, si bien la Resolución Nº 8757 de 27 de marzo de 2001, fue emitida en vigencia de la Decisión 486, ésta, además, fue confirmatoria de la resolución impugnada, por lo que además, conforme a las citadas normas del Tratado y del Estatuto, corresponde interpretar de oficio los artículos 81, 83 literal a) y 107 de la Decisión 344 y la disposición transitoria primera de la Decisión 486, cuyos textos son: 05/08/2003 4.24 Decisión 344 “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.
Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error: ( )” “Artículo 107.- Cuando en la Subregión existan registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir los mismos productos o servicios, se prohíbe la comercialización de las mercancías o servicios identificados con esa marca en el territorio del respectivo País Miembro, salvo que los titulares de dichas marcas suscriban acuerdos que permitan dicha comercialización. En caso de llegarse a tales acuerdos, las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión del público respecto del origen de las mercancías o servicios de que se trate, incluyendo lo relativo a la identificación del origen de los productos o servicios en cuestión con caracteres destacados y proporcionales a los mismos para la debida información al público consumidor.
Esos acuerdos deberán inscribirse en las oficinas nacionales competentes y respetar las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia. GACETA OFICIAL En cualquier caso, no se prohibirá la importación de un producto o servicio que se encuentre en la situación descrita en el primer párrafo de este artículo, cuando la marca no esté siendo utilizada en el territorio del país importador, según lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 110, salvo que el titular de dicha marca demuestre ante la oficina nacional competente, que la no utilización de la marca obedece a causas justificadas”.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS “PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.
I. LA APLICACIÓN DEL ORDENAMIENTO COMUNITARIO EN EL TIEMPO RELACIONADO CON LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA DE LA DECISIÓN 486 Como se ha manifestado en reiteradas ocasiones, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, de acuerdo con el principio de irretroactividad, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos.
En consecuencia, las situaciones jurídicas concretas normadas en el ordenamiento jurídico andino se encuentran sometidas a la norma vigente en el tiempo de su constitución. Y si bien la norma comunitaria nueva no es aplicable, salvo previsión expresa, a las situaciones jurídicas nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata tanto en algunos de sus efectos futuros de la situación jurídica nacida bajo el imperio de la norma anterior como en materia procedimental, de conformidad a la disposición transitoria primera de la 05/08/2003 5.24 Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena precedentemente transcrita.
Resulta oportuno para dilucidar los aspectos relativos a la aplicación de la ley comunitaria en el tiempo, precisar la terminología relacionada con este tipo de situaciones, así el profesor Marcial Rubio Correa señala que: “Aplicación inmediata de una norma, es aquélla que se hace a los hechos, relaciones y situaciones que ocurren mientras tiene vigencia, es decir, entre el momento en que entra en vigor y aquél en que es derogada o modificada; aplicación ultra activa de una norma, es aquélla que se hace a los hechos, relaciones y situaciones que ocurren luego que ha sido derogada o modificada de manera expresa o tácita, es decir, luego que termina su aplicación inmediata; aplicación retroactiva de una norma, es aquélla que se hace para regir hechos, situaciones o relaciones que tuvieron lugar antes del momento en que entra en vigencia, es decir, antes de su aplicación inmediata; y aplicación diferida de una norma es aquélla que se hace cuando la norma expresamente ha señalado que deberá aplicarse en un momento futuro, que empieza a contarse después del momento en que entre en vigencia”.
(Rubio, Marcial. Título Preliminar. Para Leer el Código Civil, Vol. III. Pontificia Universidad Católica del Perú. Fondo Editorial. Lima: 1988. p. 57 y ss). Sobre este tema el Tribunal ha sostenido: “El problema de aplicación de las normas en el tiempo supone una disyuntiva entre la seguridad jurídica y la innovación legislativa. Por tal motivo, para solucionar esta contrariedad, la teoría jurídica brinda diversas posibilidades, entre las que destacan dos: - La teoría de los derechos adquiridos que se apoya en la seguridad jurídica que debe otorgar todo sistema jurídico.
Se entiende por derechos adquiridos aquellos que han entrado en el dominio de su titular y que no pueden ser modificados por normas posteriores, porque se estaría haciendo aplicación retroactiva de ellas. - La teoría de los hechos cumplidos que se basa en el carácter innovador de las normas. Se prefiere aquí la aplicación inmediata de las normas antes que la ultra actividad de las normas derogadas.
Para ello se parte del hecho que las leyes posteriores deben supo- GACETA OFICIAL nerse mejores que las anteriores”. (Proceso 44-IP-2000, marca: BELMONT EXTRA SUAVE etiqueta, aprobada el 30 de abril de 2003). Respecto a este tema Francesco Messineo dice: “La teoría que tiende a afirmarse cada vez más, es la teoría llamada de los hechos pasados (facta praeterita), o hechos consumados, esto es, situaciones ya maduradas.
Esta teoría ha sido formulada diciendo que el juez no puede aplicar la nueva norma a hechos pasados (consumados). Una aplicación semejante realizará el juez (arbitrariamente), si desconoce las consecuencias ya verificadas del hecho pasado y solo porque el hecho del cual dependen aquellas consecuencias no es conforme a la norma nueva. A la inversa, se debe considerar que está consentida la aplicación de la nueva norma (retroactividad), siempre que las consecuencias del hecho consumado sean consideraras en sí mismas y se pueda prescindir de la valoración de ese hecho consumado; o sea, siempre que no sea necesario asumir el hecho consumado como presupuesto de tales consecuencias”.
(Messineo, Francesco. “Manual de Derecho Civil y Comercial”, Tomo I, Traducción Sentis Melendo, VII Edición, Ediciones Jurídicas EuropaAmérica, Buenos Aires, 1969). Este Tribunal también ha señalado que “ la Disposición en referencia contempla la aplicabilidad inmediata, de la norma sustancial posterior, a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prorrogas de tal derecho A la vez, si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso.
De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a las actividades procesales pendientes y no, salvo previsión expresa, a las ya cumplidas”. (PROCESO 38-IP-2002. MARCAS: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC y PREPAC, G.O.A.C No. 845 de 1 de octubre de 2002). También es pertinente señalar lo manifestado por este Tribunal de Justicia en la sentencia recaída dentro del Proceso 4-IP-95, al referirse a los efectos de la determinación de la norma 05/08/2003 6.24 vigente con relación al acto administrativo: “Las normas del ordenamiento jurídico comunitario andino que se encuentren vigentes al momento de adoptarse las resoluciones internas que pongan fin a un procedimiento administrativo, son las aplicables para juzgar la legalidad del acto ” (Proceso 4-IP-95.
Marca: GRANOLAJET, G.O.A.C No. 253 de 7 de marzo de 1997). En el caso de autos, de la solicitud de interpretación prejudicial, así como de sus anexos, se desprende que la solicitud del registro se presentó el 2 de diciembre de 1999, que la Resolución Nº 20470 de 25 de agosto de 2000, que dio nacimiento a la situación jurídica concreta, y la Resolución 31166 de 30 de noviembre de 2000 que resolvió el recurso de reposición confirmando la primera Resolución, se dictaron durante la vigencia de la Decisión 344, y que si bien la Resolución Nº 8757 de 27 de marzo de 2001, que resuelve el recurso de apelación, fue emitida en vigencia de la Decisión 486, sin embargo esta confirma la Resolución Nº 20470 dictada bajo la vigencia de la anterior Decisión, por lo que, de acuerdo a la doctrina, la jurisprudencia y la disposición transitoria primera de la Decisión 486, todo lo referente al derecho de propiedad industrial válidamente concedido se regirá por la Decisión vigente al momento de su otorgamiento, es decir, en este caso, la Decisión 344, mientras que la norma posterior será la aplicable al procedimiento en curso.
II. LA MARCA Y SUS CARACTERÍSTICAS En base al concepto de marca que contiene el artículo 81 de la Decisión 344, el Tribunal, en reiterada jurisprudencia, ha definido la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por una o más letras, números, palabras, dibujos, colores y otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.
La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el GACETA OFICIAL signo distintivo de sus productos o servicios, como el interés general de los consumidores o usuarios de dichos productos o servicios, garantizándoles el origen y la calidad de éstos, evitando el riesgo de confusión o error, tornando así transparente el mercado.
En el Derecho Comunitario Andino el signo, mientras no esté registrado, no constituye marca a diferencia del nombre comercial que, como una excepción al régimen, su derecho emerge tanto de su registro como de su uso. De la anterior definición, se desprenden los siguientes requisitos y funciones de la marca: Requisitos La perceptibilidad Es la cualidad que tiene un signo de exteriorizarse y materializarse para ser aprehendido por los consumidores o usuarios a través de los sentidos y asimilado por la inteligencia. Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captada y apreciada, es necesario que lo abstracto pase a ser una impresión material identificable, soportado en una o más letras, números, palabras, dibujos u otros elementos individual o conjuntamente estructurados a fin de que, al ser aprehendidos por medios sensoriales y asimilado por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios del producto o servicio que pretende amparar dicha marca y, de esta manera, pueda ser asimilada con facilidad.
En atención a que la percepción se realiza generalmente por el sentido de la vista, se consideran signos perceptibles aquéllos referidos a una denominación o a uno o varios dibujos, individual o conjuntamente estructurados. La distintividad Es la capacidad que tiene un signo para distinguir en el mercado unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor o usuario los diferencie para su elección. Es considerada como característica primigenia y esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio. 05/08/2003 7.24 Sobre el carácter distintivo de la marca, el tratadista Jorge Otamendi sostiene que: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca.
La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene ese poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”. (Otamendi, Jorge. “Derecho de Marcas”. LexisNexis. Abeledo Perrot, Cuarta Edición, 2001, p. 27). Sobre este aspecto el Tribunal ha manifestado en reiteradas ocasiones, que: “El signo distintivo es aquel individual y singular frente a los demás y que no es confundible con otros de la misma especie en el mercado de servicios y de productos.
El signo que no tenga estas características, carecería del objeto o función esencial de la marca, cual es el de distinguir unos productos de otros”. (Proceso 19-IP-2000, marca: LOS ALPES, publicado en la G.O.A.C. Nº 585 de 20 de julio de 2000). La susceptibilidad de representación gráfica Es la aptitud que tiene un signo de ser expresado y descrito en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes escritos, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor.
Este requisito guarda correspondencia con lo previsto en el artículo 88 literal d) de la Decisión 344 en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos. Sobre el tema, Marco Matías Alemán sostiene: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”.
(Matías Alemán, Marco, Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios, Top Manangement, Bogotá, p. 77). Sobre esta característica el Tribunal ha indicado que “tiene que ver directamente con la necesidad de que el signo cuyo registro se solicita pueda ser dado a conocer a través de la publi- GACETA OFICIAL cación prevista en el artículo 92 de la Decisión 344.
Está constituida por la descripción que permite la publicación y el archivo de la denominación solicitada”. (Proceso 2-IP-2003, marca: MISS SUCRE, publicado en G.O.A.C. Nº 912 del 25 de marzo de 2003). De lo expuesto se concluye que un signo es registrable como marca cuando cumple plena y acumulativamente con los tres requisitos característicos contenidos en el artículo 81 interpretado y siempre que no se encuentre comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 82 y 83 de la misma Decisión 344, resultando que, si bien los requisitos establecidos por el referido artículo 81 son necesarios, no son suficientes, toda vez que el signo no debe estar incurso en las prohibiciones previstas por los artículos precedentemente indicados.
Funciones De la definición de la marca se desprenden las siguientes funciones: 1. De identificación, que interesa tanto al empresario como al consumidor. Según el profesor Otamendi “la verdadera y única función esencial de la marca es distinguir un producto o servicio, de otros. Si bien el saber quién es el fabricante del producto será para muchos un factor esencial para efectuar su elección, este dato lo encontrará fuera de la marca que distingue el producto La marca permite la distinción entre productos o servicios de una misma especie.
Si el signo en cuestión no es apto para distinguir un producto o un servicio de otros, entonces no podrá ser marca en los términos señalados”. (Otamendi, Jorge, p. 9). 2. De indicación del origen de las mercancías y de garantía de calidad, que permite al consumidor atribuirle un mismo origen empresarial al producto, y le garantiza al consumidor que todos los productos que él adquiere con la marca en cuestión tienen calidad uniforme, en el sentido de que quien vuelve a adquirir un producto o a solicitar la prestación de un servicio lo hace porque desea encontrar la misma o mejor calidad que obtuvo en el producto o el servicio que adquirió con anterioridad. 3.
De publicidad, a través de la cual el titular de la marca anuncia y promociona el producto o servicio que ella identifica. 05/08/2003 8.24 En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si la marca BSCH mixta cuyo registro es objeto del proceso, cumple con los requisitos del artículo 81, y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los literales correspondientes a los artículos 82 y 83, de la referida Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con las funciones que le son propias.
III. SIGNOS DENOMINATIVOS, GRÁFICOS Y MIXTOS El Tribunal, considera que resulta también necesario para el juez consultante examinar lo relacionado a los diferentes tipos de signos: denominativos, gráficos y mixtos. Los signos denominativos llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas formados por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual.
Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos que son los que tienen una connotación conceptual referente a que evoca las cualidades o funciones del producto o servicios identificado por la marca o el nombre comercial; y arbitrarios que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones respecto del producto o servicio que va a identificar.
Los signos gráficos llamados también visuales porque se aprecian a través del sentido de la vista, son figuras o imágenes que se caracterizan por la forma en que están expresadas. La jurisprudencia del Tribunal ha precisado que dentro del señalado tipo de signos se encuentran los puramente gráficos, que evocan en el consumidor únicamente la imagen del signo y que se representa a través de un conjunto de líneas, dibujos, colores, etc.; y los figurativos, que evocan en el consumidor un concepto concreto, el nombre que representa este concepto y que es también el nombre con el que se solicita el producto o servicio que va a distinguir.
(Proceso 09-IP-94, marca: “DIDA”, publicado en la G.O.A.C. Nº 180 de 10 de mayo de 1995). Los signos mixtos se componen por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un GACETA OFICIAL elemento gráfico (una o varias imágenes). En este tipo de signos hay que tener presente que, por lo general, el elemento denominativo prevalece sobre el gráfico.
Sin embargo, en algunos casos, puede suceder lo contrario, siendo el elemento gráfico el predominante. A fin de llegar a tal determinación, “en el análisis hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que suscita en el consumidor, debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores” (FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos: “FUNDAMENTOS DE DERECHO DE MARCAS”, editorial Montecorvo S.A., Madrid, p. 237 a 239).
IV. IRREGISTRABILIDAD POR IDENTIDAD O SIMILITUD DE SIGNOS Las prohibiciones contenidas en el artículo 83, buscan fundamentalmente, precautelar el interés de terceros al prohibir que se registren como marcas los signos que sean idénticos o semejantes a otro ya registrado o ya solicitado para registro, pertenecientes a una misma o diferente persona.
Conforme a lo previsto en el literal a) del referido artículo 83 de la Decisión 344, no son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.
En consecuencia, no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad. La doctrina y la jurisprudencia afirman que la función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra persona así como para diferenciar o distinguir productos o servicios de diferente calidad, que pertenecen a la misma persona. 05/08/2003 9.24 La confundibilidad Es la posibilidad de confusión por la identidad o semejanza de los signos con relación a los productos o servicios que amparan y que pueden inducir a error o a engaño al consumidor.
El Tribunal ha sostenido que: “la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos que se le ofrecen, un origen empresarial común”.
(Proceso 109-IP2002, marca: CHILIS y diseño, publicado en la G.O.A.C. Nº 914 de 1 de abril de 2003). Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.
En efecto, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios;
(iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. (Proceso 82-IP-2002, marca: CHIP’S, publicado en la G.O.A.C. Nº 891 de 29 de enero de 2003). El Tribunal ha enfatizado acerca del cuidado que se debe tener al realizar el análisis entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda dis- GACETA OFICIAL tinguir.
En los casos en los que las marcas no solo sean idénticas sino que tengan por objeto los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto; podría presumirse, incluso, la presencia de la confusión. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, con la mayor precisión posible.
Asimismo, el Tribunal observa que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión unilateral del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quien con cierta discrecionalidad pero alejándose de toda arbitrariedad ha de determinarla, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza.
La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, en base a la doctrina ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud. La similitud ortográfica emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.
La similitud fonética se da, entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.
La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similares ideas, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. Para el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes grados en 05/08/2003 10.24 que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar si la posible similitud entre BSCH mixta y BOSCH, es ideológica, ortográfica o fonética.
Reglas para efectuar el cotejo marcario A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la posible confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por el tratadista Pedro BREUER MORENO que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, aplicados al caso objeto de la presente interpretación, son: 1.
La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes” (Fernández-Novoa, ob.cit., p. 215). 2.
El examen de registrabilidad debe, así mismo, ser realizado en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de las denominaciones confrontadas debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud general entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de ellos, y no de los elementos distintos que en las mismas aparezcan. 4.
Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa (Breuer Moreno, Pedro, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y s.s.). La conexión competitiva Además de los criterios referidos a la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta GACETA OFICIAL los criterios relacionados con la conexión competitiva.
En el presente caso, al referirse los servicios en cuestión a la misma clase, el consultante deberá analizar si se trata en efecto de un caso de conexión competitiva. Al respecto se debe considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca, por virtud de la regla de la especialidad, en principio cubre únicamente los productos o servicios identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases de la Clasificación Internacional de Niza, la pertenencia de dos productos o servicios a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como que su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes.
Con respecto a la conexión competitiva de servicios el consultante deberá aplicar en lo que corresponda lo que el Tribunal ha sostenido en relación a la conexión competitiva de productos: “en este supuesto, y a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, el consultante habrá de tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor; además podrá hacer uso de los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre el producto identificado en la solicitud de registro del signo como marca y el amparado por la marca ya registrada o ya solicitada para registro.
A objeto de precisar que se trata de productos semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables al caso, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito”.
(Proceso 67-IP-2002, marca: “GOODNITES”, publicado en la G.O.A.C. N° 871 del 11 de diciembre de 2002). Con relación a este tema, el hecho de que ambos servicios posean finalidades idénticas o afines podría constituir un indicio de conexión competitiva entre ellos, pues tal circunstancia podría dar lugar a que se les hallase en el mismo mercado.
Asimismo respecto a la conexión competitiva también deberán tenerse presentes los siguientes criterios: de intercambiabilidad, en sentido 05/08/2003 11.24 de que los consumidores consideren que los productos o servicios son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, y de complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos o servicios deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.
También la conexión competitiva podría surgir en el ámbito de los canales de comercialización de los servicios, provenientes de la identidad o similitud en la utilización de medios de difusión o publicidad. En tal sentido, si ambos servicios se difunden a través de los medios generales de publicidad (radio, televisión o prensa), cabe presumir que la conexión entre ellos será mayor, mientras que si la difusión se realiza a través de revistas especializadas, comunicación directa, boletines o mensajes telefónicos, es de presumir que la conexión será menor.
Finalmente, deberá tomarse en cuenta la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de identificar, diferenciar y seleccionar el servicio. A juicio del Tribunal, “el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado ‘consumidor medio’ o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes ” (Proceso 09-IP-94, de 24, marca: “DIDA”, publicado en la G.O.A.C. N° 180 de 10 de mayo de 1995).
Las consideraciones relativas a la conexión competitiva entre productos o servicios, guardan correspondencia con la orientación jurisprudencial de este Tribunal, que ha señalado: “La doctrina ha planteado o elaborado algunas pautas o criterios que pueden conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos o servicios (Jorge Otamendi, Carlos Fernández-Novoa y Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas), que se sintetizan: (i) La inclusión de los productos o servicios en una misma clase del nomenclátor;
(ii) Canales de comercialización; (iii) Mismos medios de publicidad; (iv) Relación o vinculación entre los productos o servicios; (v) Uso conjunto o complementario de productos o servicios; (vi) Partes y accesorios; (vii) Mismo género de los productos o servicios; (viii) Misma finalidad; (ix) Intercambiabilidad de los produc- GACETA OFICIAL tos o servicios”.
(Proceso 08-IP-1995, marca: LISTER, publicado en la G.O.A.C. N° 231 de 17 de octubre de 1996). En consecuencia el consultante deberá tener en cuenta que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344, también se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto un servicio semejante al amparado por la marca en referencia, sea que dichos servicios pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas, cuando se dan los criterios de conexión competitiva los mismos que deberán aplicarse simultáneamente y no en forma aislada, por la oficina nacional competente o por el juez, según se trate.
V. COEXISTENCIA MARCARIA El artículo 107 de la Decisión 344 prohíbe la comercialización de mercancías o servicios dentro de la subregión cuando existan registros sobre una marca idéntica o similar, a nombre de titulares diferentes y distingan los mismos productos o servicios, pero permite la suscripción de acuerdos de coexistencia de marcas para que puedan comercializarse.
Sin embargo, la misma norma establece que las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar confusión del público sobre el origen empresarial de las mercancías o servicios. 05/08/2003 12.24 El Tribunal ha señalado al respecto que “No obstante estos acuerdos entre partes, la autoridad nacional competente deberá salvaguardar el interés general evitando que el consumidor se vea inducido a error En este sentido la suscripción de acuerdos no es un presupuesto automático para que opere la coexistencia marcaria, puesto que siempre habrá de predominar el bien común sobre el interés particular”.
(Proceso 50-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. Nº 739 de 3 de diciembre de 2001, marca: ALLEGRA), de donde se desprende que, la autoridad nacional competente debe hacer la evaluación correspondiente, teniendo en cuenta que la marca protege por igual a sus titulares y en especial al público consumidor, toda vez que en la marca existe una verdadera complementariedad donde no solo tienen que estar presentes los elementos del signo y productos o servicios que a través de la marca se interrelacionan, sino fundamentalmente el destinatario final que es el público consumidor sin el cual la marca no tendría razón de existir.
En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE PRIMERO: De acuerdo con el principio de irretroactividad, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos. Al efecto, para que pueda darse la coexistencia marcaria es necesario que se cumplan los siguientes requisitos: (i) la existencia de un acuerdo entre las partes;
(ii) la adopción por parte de éstas de las previsiones necesarias para evitar la confusión del público, así como proporcionar la debida información sobre el origen de los productos o servicios; (iii) la inscripción del acuerdo en la oficina nacional competente; y, (iv) el respeto de las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia. Las situaciones jurídicas concretas dentro del ordenamiento jurídico andino se encuentran sometidas a la norma vigente en el tiempo de su constitución. Sin embargo, si bien la norma comunitaria nueva no es aplicable, salvo previsión expresa, a las situaciones jurídicas nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata tanto en algunos de los efectos futuros de la situación jurídica concreta nacida bajo el imperio de la norma anterior como en materia procedimental.
Sin embargo, dicha prohibición no se podrá invocar en el caso de que la marca que ampara el producto o servicio no esté siendo utilizada en el país importador, salvo que el titular de la marca demuestre ante la oficina nacional competente que la no utilización de la marca obedece a causas justificadas. La norma comunitaria en materia procesal se aplicará a partir de su entrada en vigencia a los trámites en curso o por iniciarse.
De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a los trámites procesales pendientes, y no, salvo previsión expresa, a los ya cumplidos. GACETA OFICIAL Si la norma sustancial vigente en la fecha de la solicitud de registro de una marca o de un nombre comercial fuere derogada y reemplazada por otra antes de haberse concluido el procedimiento correspondiente a dicha solicitud, será la aplicable para determinar si se han cumplido o no los requisitos de concesión del registro, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso.
SEGUNDO: Un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, de conformidad con los criterios sentados en la presente sentencia y no debe estar incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, teniendo presente que si bien los requisitos son necesarios no son suficientes para el registro de un signo como marca.
TERCERO: Los signos denominativos son los que utilizan expresiones acústicas o fonéticas formados por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Los signos gráficos llamados también visuales porque se aprecian a través del sentido de la vista, son figuras o imágenes que se caracterizan por la forma en que están estructuradas.
Los signos mixtos se componen por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). En este tipo de signos hay que tener presente que, por lo general, el elemento denominativo prevalece sobre el gráfico. Sin embargo, en algunos casos, puede suceder lo contrario, siendo el elemento gráfico el predominante.
CUARTO: No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que, no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o confusión a los consumidores, 05/08/2003 13.24 sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.
QUINTO: La determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión de la Administración o, en su caso, del Juzgador, no exenta de discrecionalidad pero necesariamente alejada de toda arbitrariedad. Ha de ser adoptada en base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia, recogidos en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente, en el caso que nos ocupa, a la identidad o semejanza que puede existir entre los signos, derivadas de las similitudes ortográfica, fonética e ideológica que pueden presentarse y a la conexión competitiva entre los productos o servicios que pueda llegarse a dar.
SEXTO: La coexistencia marcaria prevista en el artículo 107 debe contener los siguientes requisitos: (i) la existencia de un acuerdo entre las partes; (ii) la adopción por parte de éstas de las previsiones necesarias para evitar la confusión del público, así como proporcionar la debida información sobre el origen de los productos o servicios;
(iii) la inscripción del acuerdo en la oficina nacional competente; y, (iv) el respeto de las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia. Sin embargo la suscripción del acuerdo no es un presupuesto automático y suficiente para que opere la coexistencia marcaria, puesto que siempre habrá de predominar el bien común sobre el interés particular.
El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 7315, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, inciso tercero, del Estatuto del Tribunal.
NOTIFÍQUESE y remítase copia de la sentencia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE (E) GACETA OFICIAL 05/08/2003 14.24 Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO PROCESO N° 56-IP-2003 Interpretación prejudicial de la disposición prevista en el artículo 83, literales a y b, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación de oficio de los artículos 81 y 128 eiusdem.
Parte actora: INGENIEROS QUÍMICOS ASOCIADOS LTDA. IQA. Marca: “IQA mixta”. Expediente interno N° 6744. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, veinticinco de junio de dos mil tres. VISTOS La solicitud de interpretación prejudicial de la disposición prevista en el artículo 83, literales a y b, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por órgano de su Consejero Ponente, Doctor Manuel S. Urueta Ayola, y recibida en este Tribunal en fecha 20 de mayo de 2003; y, El informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del tenor siguiente: 1.
Demanda 1.1. Cuestión de hecho El consultante afirma que “La sociedad INDUSTRIA QUÍMICA ANDINA Y CÍA S.A, siendo conocedora de la existencia del nombre comercial en uso IQA utilizado por la entidad demandante para actividades relacionados (sic) con los servicios de venta, manufactura de produc- tos utilizados en la industria de alimentos, solicitó a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca mixta IQA para distinguir vinos espirituosos y licores, para amparar productos comprendidos en la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza” (a saber: “Bebidas alcohólicas [con excepción de cervezas]”); que “Publicado el extracto de la marca mixta IQA clase 33 la Sociedad Ingenieros Químicos Asociados Ltda IQA … presentó observaciones al registro de la marca IQA (mixta).
Las observaciones se fundamentaron en la similitud entre el signo que se pretende registrar como marca IQA (mixta) y la marca IQA, registrada a nombre de la entidad demandante, al igual que la relación existente entre los servicios de la clase 42 Internacional comprendidos en el certificado 145075 con los alimentos comprendidos en la clase 33 Internacional” (“Clase 42.
Restauración (alimentación); alojamiento temporal; cuidados médicos, de higiene y de belleza; servicios veterinarios y de agricultura; servicios jurídicos; investigación científica e industrial; programación de ordenadores; servicios que no puedan ser clasificados en otras clases”); que “Mediante la Resolución núm. 25130, el Jefe de División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la observación presentada por la sociedad INGENIEROS QUÍMICOS ASOCIA- GACETA OFICIAL DOS LTDA. IQA., y concedió el registro de la marca mixta ‘IQA’ a favor dela (sic) sociedad INDUSTRIA QUÍMICA ANDINA & Cía S.A, para distinguir vinos espirituosos y licores por considerar que a pesar de que existe identidad gráfica, ortográfica y fonética entre los signos, los productos y servicios de la clase no se relacionan, pudiendo coexistir pacíficamente sin generar confusión”; y que “Inconforme con la decisión el apoderado de la sociedad demandante interpuso en su contra recurso de reposición y en subsidio de apelación, los cuales fueron resueltos, en su orden, mediante las Resoluciones núms. 06568 de 30 de marzo de 2000 y 15197 de 30 de junio de 2000, confirmándola y declarando agotada, por medio de la segunda, la vía gubernativa”.
Del texto de la demanda se desprende que “ la sociedad INGENIEROS QUÍMICOS ASOCIADOS LTDA. IQA viene usando su Nombre Comercial por lo menos desde 1978 ”; que “La actora utiliza su Nombre Comercial para distinguir actividades de transformación y manufactura de toda clase de productos químicos y plásticos para ser utilizados en diferentes industrias, especialmente en la industria alimentaria”; que “La Sociedad INGENIEROS QUIMICOS ASOCIADOS LTDA. IQA es Socia en un 99.4% de la Sociedad Ltda IQA TEXTIL LTDA, sociedad que desarrolla dentro de su objeto social actividades similares o iguales a las realizadas por la sociedad actora ”; y que “Industria Química Andina y Cía S.A., desde 1997 conoce la existencia de la sociedad INGENIEROS QUÍMICOS ASOCIADOS LTDA. IQA, en razón a que es cliente de los productos ofrecidos por mi representada o por la Sociedad IQA TEXTIL LTDA.”. 1.2.
Cuestión de derecho La parte actora denuncia la violación, por indebida aplicación, del artículo 83, literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. A su juicio, “El error de la administración consistió en concluir que los productos de la clase 33 amparados con la Marca IQA (mixta) no guardan ninguna relación con los servicios de la clase 42 Internacional …”; la actora alega que “… la marca solicitada copia la marca de mi mandante totalmente en su parte denominativa entre el signo registrado como marca ‘IQA’ (mixto) para distinguir productos de la clase 33 Internacional y la marca priorita- 05/08/2003 15.24 ria ‘IQA’ que distingue servicios de la clase 42 Internacional, no solo existe semejanza en uno de los aspectos anteriormente mencionados, sino que la identidad se presenta en cada uno de los mismos, existiendo una completa similitud gráfica, ortográfica, fonética e ideológica, identidad que de ninguna manera permite la coexistencia pacífica en el mercado sin que su uso genere confusión dentro del público consumidor ”; y que “ los servicios de la clase 42 amparados por el certificado 145075 se relacionaron de manera general, incluyendo todos los servicios prestados individual o colectivamente que requieren un alto grado de actividad mental y que se refiere (sic) a aspectos teóricos o prácticos en materias complejas del esfuerzo humano, especialmente en lo relacionado con la transformación, desarrollo y manufactura de toda clase de productos químicos y plásticos y de todos sus afines. es decir, (sic) que la actividad fundamental desarrollada por la sociedad actora la cual es la realización de productos PLÁSTICOS para ser utilizadas (sic) en la Industria Alimentaria esta (sic) incluida dentro de los servicios amparados con el registro 145075.
Por lo tanto dichos servicios aunque no estén en la misma clase del Nomenclator si (sic) guardan una gran relación con las bebidas amparados (sic) en la clase 33 Internacional, ya que los servicios prestados por mi representada van dirigidos a la industria alimentaria amparando productos de la clase 33 Internacional”. Por otra parte, la actora argumenta que “Los productos suministrados por la Sociedad Industria Química Andina y Cía S.A. se encuentran necesariamente dentro del mismo sitio de comercialización con los productos elaborados por la sociedad actora en el desarrollo de la prestación de sus servicios ya que los productos de la clase 33 Internacional identificados con la marca solicitada se presentan en el comercio en los empaques elaborados por mi representada en desarrollo de su actividad comercial.
Es así que los canales de comercialización se identifican cuando llegan al consumidor final”; que “ para hacer uso de uno de los servicios realizados por la actora en el desarrollo de su actividad comercial, se requiere adquirir uno de los productos comprendidos en la clase 33 Internacional y viceversa, esto se da en razón a que (sic) el producto final … esta (sic) comprendido por la bebida establecido en la clase 33 Internacional, junto con su empaque correspondiente, em- GACETA OFICIAL paque producido por la sociedad Ingenieros Químicos Asociados Ltda. IQA”; que “ el vinculo existente entre los productos y servicios en confrontación es muy claro toda vez que para comercializar el producto final perteneciente a la clase 33 es necesario hacer uso de los servicios realizados por la Sociedad INGENIEROS QUÍMICOS ASOCIADOS LTDA. IQA. ya que si un consumidor va a adquirir un producto tal como vino o cualquier especie de licor, lo adquiere en su conjunto, es decir, con el empaque adecuado, empaque que muchas veces es de los fabricados por la Sociedad actora”; y que “ el producto final que es el adquirido por el consumidor comprende tanto la bebida que se consume como la protección colocado (sic) al producto Por lo tanto la caja o empaque utilizado es un accesorio del producto principal que es en este caso uno de las bebidas comprendidas en la clase 33 Internacional … De esta manera al existir en el comercio dos marcas idénticas denominativamente y que las dos de una u otra manera desean proteger productos o servicios comprendidos en el mismo sector de la industria (alimentos, bebidas) el consumidor se confundiría pidiendo o comprando un producto de los relacionados en la clase 33 Internacional, creyendo que hace parte de los producidos por mi representada, generando así falsa procedencia y perjuicios a la sociedad actora”.
Además, la actora denuncia la violación, por falta de aplicación, del artículo 83, literal b, de la Decisión 344, visto que “ el Nombre Comercial de la Sociedad INGENIEROS QUMICOS ASOCIADOS LTDA. IQA viene siendo utilizado con anterioridad a la solicitud de registro de la marca IQA mixta clase 33 presentada por INDUSTRIA QIMICA (sic) ANDINA Y CIA S.A.”; que “… la administración al analizar dichas pruebas debió negar el registro de la marca solicitada toda vez que se hace confundible visual, fonética y ortográficamente con el nombre comercial de mi representada haciendo que los consumidores no tengan claridad frente a la procedencia de los productos que consumen o adquieren”; y que “ el Nombre Comercial de mi representada no se limita a una clase en particular sino que se hace extensible a la realización de su actividad comercial que incluye el desarrollo de servicios relacionados con todo tipo de Industria, especialmente l (sic) Industria alimentaria”. 05/08/2003 16.24 2.
Contestación a la demanda Según el consultante, “ el apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio sostiene que con la expedición de los actos administrativos acusados no incurrió en violación alguna de las normas invocadas por la parte actora toda vez que al efectuar el examen sucesivo y comparativo de las marcas ‘IQA’ clase 33 (mixta) e ‘IQA’ clase 42 en debate, si bien existen semejanzas entre sí, la coexistencia de las mismas no conlleva a confusión al público consumidor, habida cuenta que no existe conexidad entre los productos de la clase 29 (sic) y los servicios de la clase 42 que se pretende amparar con las marcas antes mencionadas … la Superintendencia demandada consideró que la marca ‘IQA’ para clase 33 es registrable … pues es suficientemente distintiva lo que no puede conllevar a confusión al público consumidor”.
CONSIDERANDO
Que las normas cuya interpretación se solicita se encuentran previstas en el artículo 83, literales a y b, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; Que, de conformidad con la disposición contenida en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal (codificado mediante la Decisión 472), la Decisión en referencia forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;
Que, de conformidad con la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo dispuesto en los artículos 4, 121 y 2 de su Estatuto (codificado mediante la Decisión 500), este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;
Que, de conformidad con la disposición indicada en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en la providencia que obra a folios 200 y 201 del expediente, la presente solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite; y, Que, por tanto, corresponde a este Tribunal realizar la interpretación de la disposición contemplada en el artículo 83, literales a y b, de la GACETA OFICIAL Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; asimismo, el Tribunal, con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 de su Tratado de Creación, estima pertinente interpretar de oficio las disposiciones previstas en los artículos 81 y 128 eiusdem, cuyos textos son del tenor siguiente: “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.
Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error;
( )”. 05/08/2003 17.24 ción del concepto de marca. Sobre la base de esta definición legal, el Tribunal ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio correspondiente.
La marca protege el interés de su titular, otorgándole un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos y servicios, así como el interés general de los consumidores o usuarios a quienes se halla destinada, garantizando a éstos, sin riesgo de confusión o error, el origen y la calidad del producto o servicio que el signo distingue.
En definitiva, la marca procura garantizar la transparencia en el mercado. El artículo 81 en referencia somete además el registro de un signo como marca al cumplimiento de los siguientes requisitos: En primer lugar, el signo debe ser perceptible, es decir, susceptible de ser aprehendido por el consumidor o el usuario a través de los sentidos, a fin de ser captado, retenido y asimilado por éste.
La percepción se realiza, por lo general, a través del sentido de la vista. Por ello, se consideran signos perceptibles, entre otros, los que consisten en letras, palabras, formas, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto. I. De la definición de marca y de los requisitos para su registro En segundo lugar, el signo debe ser suficientemente distintivo, es decir, apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares.
Esta aptitud distintiva constituye presupuesto indispensable para que la marca cumpla sus funciones principales de indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio. La distintividad, además, debe ser suficiente, es decir, de tal magnitud que no haya razón para temer que el signo induzca a error o confusión en el mercado.
El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena contiene una defini- Y en tercer lugar, el signo debe ser susceptible de representación gráfica, es decir, apto para “Artículo 128.- El nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro. En caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo sobre Marcas de la presente Decisión, así como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo País Miembro.” GACETA OFICIAL ser expresado en imágenes o por escrito, lo que confirma que, en principio, ha de ser visualmente perceptible.
Por ello, las formas representativas en que consisten los signos pueden estar constituidas, entre otros elementos, por letras, palabras, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto. Este requisito guarda correspondencia con el previsto en el artículo 88, literal d, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos.
Por tanto, el artículo 81 prohíbe el registro de un signo como marca si éste no cumple los requisitos acumulativos que la citada disposición prevé en forma expresa. II. De las marcas denominativas y mixtas En lo que concierne a la estructura del signo utilizado, y a propósito del caso en estudio, el Tribunal estima necesario hacer referencia a las marcas denominativas y mixtas.
Las primeras, llamadas también nominales o verbales, utilizan un signo acústico o fonético y están formadas por una o varias letras que, integradas en un todo pronunciable, pueden hallarse provistas o no de significado conceptual. A la vez, en este tipo de marcas se distinguen las sugestivas —provistas de una connotación conceptual relativa a la evocación de las cualidades o funciones del producto designado por la marca— y las arbitrarias, desprovistas de conexión entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto a identificar.
Y las segundas, las marcas mixtas, se hallan compuestas por dos elementos que forman parte del conjunto de la marca: una denominación, semejante a la clase de marcas arriba descrita, y un gráfico, definido como un signo visual que evoca una figura con una forma externa característica. En relación con la comparación entre dos marcas, caso que una de ellas o ambas pertenezcan a la clase de marcas mixtas, la jurisprudencia de este Tribunal ha puesto de relieve lo siguiente: “el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresi- 05/08/2003 18.24 va propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación de la gráfica, que en un momento dado pueden ser definitivos” (Sentencia dictada en el expediente N° 04-IP-88, del 9 de diciembre de 1988, publicada en la G.O.A.C. N° 39, del 29 de enero de 1989, caso “DAIMLER”).
A propósito de la prioridad del elemento en referencia, la doctrina ha señalado que procede determinar la “situación y el relieve del componente gráfico en el conjunto de la marca mixta; y sobre todo, la notoriedad del componente gráfico común a las marcas comparadas. En cambio, si el elemento gráfico no evoca concepto alguno, el denominativo desplazaría en principio al gráfico, siendo en ese caso, y en definitiva, aquel elemento el predominante, y en el cual debe centrarse el análisis comparativo” (FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos: “Fundamentos del Derecho de Marcas”;
Madrid, Editorial Montecorvo S.A., p. 240). III. De la comparación entre marcas. Del riesgo de confusión. De la confusión directa e indirecta. De la identidad o semejanza entre los signos. De la conexión competitiva Los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 consagran otras prohibiciones para el registro de un signo como marca. Según la prevista en el artículo 83, literal a, no podrá registrarse el signo que, en relación con derechos de terceros, sea idéntico o se asemeje de forma que pueda inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para el mismo producto o servicio, o para un producto o servicio respecto del cual el uso de la marca pueda inducir al público a error.
Del texto del artículo en referencia se desprende que la prohibición no exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición. Para establecer la existencia del riesgo de confusión entre un signo pendiente de registro y una marca ya registrada, o ya solicitada para registro, será necesario determinar si existe GACETA OFICIAL identidad o semejanza entre los signos en disputa, y entre los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.
La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto determinado, o al usuario a solicitar un servicio en particular, en la creencia de que está comprando o recibiendo otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos y servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. En consecuencia, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre dos signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos.
En relación con el supuesto específico de identidad entre dos signos, el Tribunal ha señalado, a la vista de un caso concreto, que “… las dos denominaciones … son idénticas, concepto que desplaza a la similitud, no aplicándose en este caso las reglas y criterios para establecer la confundibilidad entre dos marcas, pues la identidad … ‘descarta toda regla para establecer una comparación diferenciada entre los dos signos’ (Proceso 17-IP-96), pudiéndose establecer dicha identidad ‘prima facie con certeza total mediante el simple cotejo de las marcas en conflicto’ ” (Sentencia dictada en el expediente N° 08-IP-98, del 13 de marzo de 1998, publicada en la G.O.A.C. N° 338, del 11 de mayo del mismo año, caso “HERMES”).
En caso de semejanza entre los signos, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada uno, de modo que, en el conjunto de los elementos que los integran, el todo 05/08/2003 19.24 prevalezca sobre sus partes, a menos que aquéllos se hallen provistos de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. Una vez verificada la identidad o semejanza entre los signos en conflicto, y a fin de establecer la existencia o no del riesgo de confusión, el consultante también deberá efectuar la comparación entre los productos y servicios que cada una de aquéllos ampara.
En el caso objeto de la presente interpretación prejudicial, se encuentran en disputa las marcas “IQA mixta”, registrada para proteger productos de la clase 33 de la nomenclatura internacional de Niza, e “IQA” registrada para amparar servicios de la clase 42, por lo que corresponderá considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca cubre únicamente, por virtud de la regla de la especialidad, los productos o servicios identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases del nomenclátor, la pertenencia de dos productos o servicios a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes.
Por lo tanto, el solicitante deberá tener en cuenta, a la luz de la norma prevista en el artículo 83, literal a, de la Decisión 344, que también se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto un producto o servicio idéntico o semejante al amparado por la marca en referencia, sea que los productos o servicios pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas.
En este supuesto, y a fin de verificar la identidad o semejanza entre los productos y servicios en comparación, el consultante habrá de tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de aquéllos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor. Asimismo, podrá hacer uso de los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre los productos identificados en la solicitud de registro del signo como marca y los servicios amparados por la marca ya registrada.
A objeto de precisar si se trata de productos y servicios GACETA OFICIAL idénticos o semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables al caso, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito.
En primer lugar, la circunstancia de que determinados productos y servicios posean finalidades idénticas o afines podría constituir un indicio de conexión competitiva entre ellos, pues podría dar lugar a que se les hallase en el mismo mercado. En segundo lugar, es pertinente la mención de criterios como el de complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores o usuarios juzguen que los productos y servicios deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro (FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos: “Fundamentos de Derecho de Marcas”.
Madrid. Editorial Montecorvo. 1984. pp. 242 ss). En tercer lugar, la conexión competitiva podría configurarse también en el ámbito de los canales de comercialización, por virtud de la identidad o semejanza de los medios de difusión o publicidad de los productos y servicios en cuestión. En efecto, si se difunden a través de los medios generales de publicidad (radio, televisión o prensa), cabe presumir que la conexión entre ellos será mayor, mientras que si la difusión se realiza a través de revistas especializadas, comunicación directa, boletines o mensajes telefónicos, es de presumir que la conexión será menor.
Por último, también deberá tomarse en cuenta la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de diferenciar, identificar y seleccionar el producto o servicio. A juicio del Tribunal, “el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado ‘consumidor medio’ o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes ”.
(Sentencia dictada en el expediente N° 09-IP94, del 24 de marzo de 1995, publicada en la G.O.A.C. N° 180, del 10 de mayo del mismo año, caso “DIDA”). 05/08/2003 20.24 Las consideraciones que anteceden, especialmente las relativas al punto de la conexión competitiva entre productos o servicios, guardan correspondencia con la orientación jurisprudencial de este Tribunal, el cual, ya en sentencia de fecha 30 de agosto de 1996 (dictada en el expediente Nº 08-IP-95, publicada en la G.O.A.C. Nº 231, del 17 de octubre de 1996, caso “LISTER”, y reiterada en las sentencias correspondientes a los expedientes Nos. 30-IP-2000, del 1º de septiembre de 2000, caso “AMERICAN BRANDS (mixta)”; 60-IP-2000, del 24 de enero de 2001, caso “MAXVALL”; 03-IP-2001, del 9 de mayo de 2001, caso “DIPLOMATICO”; 5-IP-2001, del 27 de marzo de 2001, caso “ACERO DIAMANTE + gráfica”; 50-IP-2001, del 31 de octubre de 2001, caso “ALLEGRA”; y 67-IP-2001, del 12 de diciembre de 2001, caso “ECOGEL”), con motivo del examen de disposiciones previstas en las Decisiones 85 y 313 de la Comisión -predecesoras de la 344, objeto de la presente interpretación- dejó establecido que: “El principio de la especialidad de la marca evita, en consecuencia, que con un solo signo se pretenda monopolizar todos los productos.
Por efecto de esta regla, se pueden proteger marcas idénticas o similares para productos diferentes. Según la Decisión 85 la limitación del registro en cuanto a la similitud de los productos está dada por la ‘clase del nomenclator’ a la que pertenece el producto (artículo 68). Pese a este fin de la norma, el artículo 58, literal f) y el artículo 68 de la Decisión 85, han encasillado la ‘especialidad’ sólo en referencia a la ‘clase’ del nomenclator, sin dejar la puerta abierta a que se examine la similitud de los productos Este principio o concepto ha tenido otro alcance al tenor de las disposiciones del artículo 82 (rectius 83) de la Decisión 344, pues el literal a) no hace relación a una clase del nomenclator sino a los productos o servicios identificados y enumerados en la solicitud, con lo cual se ‘evidencia que en una misma clase de la nomenclatura internacional, podrían coexistir dos marcas utilizadas en la identificación de productos o servicios disímiles siempre que no se induzca a error’; y en base de esa misma disposición comunitaria con ‘una marca registrada para identificar determinados productos o servicios de una clase, se pueda lograr impedir el registro de otra idéntica o semejante utilizada para distinguir productos o servicios agrupados en otra, siempre que con ellos se pueda inducir al público a error’ (Marco Matías Alemán, MARCAS, Bogotá, p. 90)”.
GACETA OFICIAL IV. De la protección del nombre comercial y de la prueba de su uso El artículo 128 de la Decisión 344 disciplina el régimen de protección del nombre comercial, es decir, del signo que identifica a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica, en el ámbito de un ramo comercial o industrial, y que la distingue de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo.
Este Tribunal ha establecido sobre el particular que: “El nombre comercial … distingue a la persona en el ejercicio de su negocio o actividad comercial, diferenciándolo de las actividades idénticas o similares que desarrollan sus competidores. Sin embargo, nada obsta para que el signo que constituye un nombre comercial determinado, coincida con la denominación o razón social de la empresa …” (Sentencia dictada en el expediente N° 45-IP-98, del 31 de mayo de 2000, publicada en la G.O.A.C N° 581, del 12 de julio del mismo año, caso “IMPRECOL”).
La disposición citada prescribe que el nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro, de modo que el derecho al nombre comercial, cuya protección ha de estar consagrada en la respectiva legislación nacional, puede ser consecuencia de su uso efectivo o de su registro. El Tribunal se ha pronunciado sobre la protección del nombre comercial que cabe derivar de su uso previo, en los términos siguientes: “Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores … De manera que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva.
Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia … Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro” (Sentencia dictada en el expediente Nº 45-IP-98, ya citada). 05/08/2003 21.24 Y en relación con la prueba del citado uso previo, el Tribunal ha precisado que “Corresponderá a quien alegue la existencia, la prioridad, o a quien ejercite el derecho de observación o el planteamiento de la nulidad de la marca, el probar, por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad al registro de la marca en el País donde solicita la protección y que ese uso reúne los caracteres y condiciones anotados.
La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevaler sus derechos. La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario … para ser oponible exitosamente ante una marca solicitada o registrada como lo dispone el artículo 83, literal b), (el nombre comercial) debe haber sido usado con anterioridad a la solicitud de la marca, en aplicación del principio de la prioridad que rigurosamente debe regir.
Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial (Sentencia dictada en el expediente Nº 03-IP-98, de fecha 11 de marzo de 1998, publicada en la G.O.A.C. Nº 338, del 11 de mayo del mismo año, caso “BELLA MUJER”).
V. De la irregistrabilidad de signos idénticos o semejantes a un nombre comercial protegido. Del riesgo de confusión. De la semejanza. De las reglas de comparación. De la conexión competitiva En vista de lo alegado por el mandatario de la parte demandante en el sentido de que “ la sociedad INGENIEROS QUÍMICOS ASOCIADOS LTDA. IQA viene usando su Nombre Comercial por lo menos desde 1978 ”, y que lo utiliza “para distinguir actividades de transformación y manufactura de toda clase de productos químicos y plásticos para ser utilizados en diferentes industrias, especialmente en la industria alimentaria”; el Tribunal estima pertinente señalar que, en el supuesto de que se trate de un nombre comercial protegido, y de que la protección derive de su uso efectivo o de su registro, habrá lugar a examinar si se configura la prohibición contemplada en el artículo 83, literal b, cual es que no podrá registrarse como marca el signo que sea idéntico o se asemeje a un nom- GACETA OFICIAL bre comercial protegido, siempre que, dadas las circunstancias, pudiera inducirse al público a error.
Al igual que en el caso de la prohibición contemplada en el literal a del artículo 83 de la Decisión 344, de la contenida en su literal b también se desprende que no se exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición. En el juicio sobre la semejanza entre la marca “IQA mixta”, destinada a proteger productos de la clase 33, y el nombre comercial “INGENIEROS QUÍMICOS ASOCIADOS LTDA. IQA”, a través del cual se efectúan actividades económicas de transformación y manufactura de toda clase de productos químicos y plásticos para ser utilizados en diferentes industrias, especialmente en la industria alimentaria, corresponderá al consultante hacer la comparación a partir de la naturaleza de los mismos, tomando en cuenta los elementos fonético, gráfico y conceptual de cada uno. Sin embargo, la comparación deberá ser conducida por la impresión unitaria que los signos habrán de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o del usuario a que están destinados.
Por ello, la valoración deberá llevarse a cabo sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. En este contexto, el Tribunal reitera que la similitud visual u ortográfica se presenta por el parecido entre las letras de los signos a compararse, en los que la sucesión de las vocales, la longitud de las palabras, el número de las sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar el grado de confusión. Además, si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden, cabe presumir que los signos son semejantes, ya que el citado orden, tanto desde el punto de vista ortográfico como desde el fonético, causa impacto en el consumidor o en el usuario.
En cuanto a la similitud fonética o auditiva, el Tribunal ha señalado que la misma depende, 05/08/2003 22.24 entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica y de la coincidencia en las raíces o terminaciones, pero que, a fin de determinar la existencia de la confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues los signos denominativos se forman por una o varias letras que, al ser pronunciadas, emiten sonidos que se perciben por los consumidores o usuarios de modo distinto, según su estructura gráfica y fonética.
Y en cuanto a la similitud conceptual o ideológica, ha indicado que la misma se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. Además, a objeto de verificar la existencia del riesgo de confusión, el examinador deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro: “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”;
Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: 1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos. 2. El examen de registrabilidad debe ser realizado en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario. 3.
Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos y la actividad económica identificada por los signos en disputa. A propósito de la comparación entre los signos en referencia, cabe ratificar que el nombre comercial “para ser oponible exitosamente ante una marca solicitada o registrada como lo dispone el artículo 83, literal b), debe haber sido usado con anterioridad a la solicitud de la marca, en aplicación del principio de la prioridad que rigurosamente debe regir.
Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios, éstos tendrán GACETA OFICIAL prevalencia sobre el uso del nombre comercial. Además, el uso del nombre no debe inducir al público a error, lo que significaría, aplicando las normas sobre marcas, que a más de que entre la marca y el nombre exista una identidad o semejanza, la confundibilidad no debe producirse en cuanto a los productos y servicios que la marca protege y la actividad que el nombre ampara” (Sentencia dictada en el expediente Nº 03-IP-98, ya citada).
Por otra parte, en la comparación entre los productos que constituirían el objeto del signo solicitado para registro como marca y los servicios que constituirían el objeto de la actividad económica del titular del nombre comercial, habría lugar a establecer si existe o no conexión competitiva entre ellos. A este propósito cabe insistir en que el consultante deberá verificar si, en el caso de autos, son o no aplicables, en forma concurrente, criterios tales como la finalidad idéntica o similar de los productos y servicios, su uso conjunto o complementario y su difusión a través de los mismos medios de publicidad, general o especial.
En definitiva, de existir identidad o semejanza entre los signos en disputa, así como entre los productos y servicios que amparan, de modo que el consumidor o usuario pueda ser inducido a error, el signo solicitado como marca no será suficientemente distintivo y, por tanto, no será susceptible de registro. En cambio, la prohibición no se configurará si hay semejanza entre los signos, pero no entre los productos y servicios.
Sobre la base de las consideraciones que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE 1° Un signo será registrable como marca si cumple los requisitos previstos en el artículo 81 de la Decisión 344, y si no incurre en las prohibiciones fijadas en los artículos 82 y 83 eiusdem. 2° De solicitarse el registro de un signo mixto como marca, caso que haya de compararse con otra previamente registrada o con un nombre comercial protegido, el elemento predominante en el conjunto marcario será el denominativo, vista su relevancia para que el público consumi- 05/08/2003 23.24 dor identifique la marca y distinga el producto, lo que no obsta para que, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo. 3º Para establecer si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado para registro como marca y la marca previamente registrada, será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos y servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación del consumidor medio, la cual variará en función de aquéllos. 4º A objeto de garantizar las funciones del signo marcario, el artículo 83, literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena prohíbe, entre otros supuestos, el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto un producto o servicio idéntico o semejante, sea que tales productos o servicios pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas. 5° En el juicio sobre la identidad o semejanza entre los productos y servicios en comparación, el consultante podrá tomar en cuenta, además de su identificación en las solicitudes correspondientes, los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre ellos.
A objeto de precisar si se trata de productos y servicios respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito. 6° A la luz del artículo 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, la protección del nombre comercial puede derivar de su registro o de su uso previo a la solicitud de registro del signo ya registrado como marca.
Cuando la protección del nombre comercial derive de su uso previo, éste deberá ser personal, continuo, efectivo y público. La prueba del uso efectivo y previo corresponderá a quien lo alegue. 7° El signo solicitado para registro como marca no será suficientemente distintivo y, en con- GACETA OFICIAL 05/08/2003 24.24 secuencia, no será registrable, si, puesto en comparación con un nombre comercial protegido, sea que dicha protección derive de su registro o de su uso previo y efectivo, se constata que existe identidad o semejanza entre ellos, así como entre los productos y servicios que constituyan el objeto del signo solicitado para registro como marca y de la actividad económica del titular del nombre comercial, de modo que puedan inducir, a los consumidores o usuarios, a confusión o error en el mercado.
La prohibición no se configurará si la semejanza que media entre los signos no existe entre los productos y los servicios que constituyen su objeto. Notifíquese la presente interpretación mediante copia certificada y sellada, y remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
De conformidad con la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que pronuncie y, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 128, último inciso, del Estatuto del Tribunal, deberá remitir dicha sentencia a este órgano jurisdiccional.
Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE (E) Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú