PROCESO 65-IP-2003 Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Interpretación, de oficio, del artículo 84 de la misma Decisión. Actor: ABBOTT LABORATORIES.

Marca: “GENFAR” (mixta). Proceso interno N° 5213. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Quito a los seis días del mes de agosto del año dos mil tres. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero de Estado, doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

VISTOS: Que la solicitud recibida por este Tribunal el 20 de junio del año 2003 se ajustó suficientemente a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad Andina y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por medio de auto de 16 de julio del año 2003. 1.

ANTECEDENTES: 1.1 Partes Actúa como demandante la firma ABBOTT LABORATORIES, siendo demandado el Superintendente de Industria y Comercio de la República de Colombia. Se constituye en tercero interesado a la firma LABORATORIOS GENFAR S.A. 1.2 Actos demandados La interpretación se plantea en razón de que la firma ABBOTT LABORATORIES demanda ante la jurisdicción consultante, la declaratoria de nulidad de las siguientes Resoluciones expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia: - Nº 008937, de 8 de abril de 1997, mediante la cual la mencionada Superintendencia declaró infundada la observación presentada por la sociedad ABBOTT LABORATORIES, con base en la solicitud prioritaria para la marca figurativa “A” (etiqueta), y concede el registro para la denominación “GENFAR” (mixta) como marca, solicitado por la sociedad LABORATORIOS GENFAR S.A. para amparar productos de la Clase Internacional 5. - Nº 30225, de 27 de noviembre de 1997, mediante la cual, al resolver el recurso de reposición planteado, la aludida Dependencia confirmó la Resolución anterior; y, - Nº 1006, de 15 de mayo de 1998, por la cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto y se ratifica lo decidido en la Resolución inicial Nº 008937. 1.3 Hechos relevantes Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos - El 15 de mayo de 1987, la firma LABORATORIOS GENFAR S.A. presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, solicitud para obtener el registro de la denominación “GENFAR” (etiqueta) como marca, para amparar productos de la clase Nº 5 de la Clasificación Internacional de Niza.[1] - El extracto de la solicitud fue publicado el 10 de marzo de 1989, en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 341. - El 26 de abril de 1989, fue presentada observación por parte de la firma ABBOTT LABORATORIES, con fundamento en la solicitud prioritaria presentada respecto de la denominación “A” (etiqueta) como marca, destinada a amparar productos también de la Clase Internacional 5. - El 8 de abril de 1997, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, emitió la Resolución Nº 008937, por medio de la cual declaró infundada la observación formulada, y concedió el registro de la denominación solicitada. - La sociedad ABBOTT LABORATORIES interpuso recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación contra la resolución emitida. - El 27 de noviembre de 1997 fue resuelto el recurso de reposición propuesto, por medio de Resolución Nº 30225 que confirmó la Nº 008937, en todas sus partes. - El 15 de mayo de 1998, la misma Dependencia expidió la Resolución Nº 1006 por la cual, al resolver el recurso de apelación, confirmó también la resolución impugnada, en todas sus partes. b) Escrito de demanda Manifiesta la actora, que la sociedad Laboratorios GENFAR S.A. presentó solicitud de registro como marca para la denominación “GENFAR” (mixta), destinada a amparar productos de la Clase Internacional Nº 5, a la cual la sociedad ABBOTT LABORATORIES formuló oposición argumentando la existencia de un registro prioritario para la denominación figurativa “A” (etiqueta), signado con el número 200.080 (hoy, certificado Nº 45.957), consistente en “una columna vertical gruesa que se inicia en la parte inferior derecha de la etiqueta, curvándose hacia la izquierda a una altura mayor de la mitad de la etiqueta y disminuyendo su grosor hasta quedar cortada por la línea vertical izquierda de la propia etiqueta”, solicitada para amparar productos también de la Clase Internacional 5.

Fundamenta la igualdad entre la marca GENFAR y la solicitada con anticipación por su mandante; señala la similitud entre los productos a ser protegidos, destacando que “…las marcas fueron solicitadas en la Clase 5 que ampara productos farmacéuticos, lo cual causa que la confusión por parte del público consumidor pueda tener fatales consecuencias.” Entre sus fundamentos de derecho, la actora manifiesta la violación del artículo 81 al considerar que “la Administración ignoró ampliamente la similitud gráfica entre sus marcas y el signo ‘GENFAR’, al acoger la teoría de que en las marcas mixtas generalmente predomina el elemento denominativo y que, por lo tanto, teniendo en cuenta que la marca de la actora era solamente figurativa no podría haber confusión entre ellas.” Al referir la violación del artículo 83 de la Decisión 344 manifiesta que las marcas en conflicto son confundiblemente semejantes, pues su signo “A” (etiqueta) “…fue tomado por LABORATORIOS GENFAR S.A., quien le agregó un elemento denominativo, imitando el tipo de letra de su marca, por lo que, en su opinión, carece de distintividad”.

Sostiene que “la marca figurativa tiene como función dar una identidad visual de la empresa que la utiliza, lo que permite que el consumidor reconozca el origen de los productos con tan solo una mirada sin tener que leer las palabras.” Expresa que “el perjuicio que el registro de esta marca causa a mi mandante es incalculable, pero no es el único, existe también el perjuicio al público consumidor, quien se ve afectado al encontrar estas etiquetas tan similares en el mercado y puede confundirse respecto del origen de los productos farmacéuticos.” Finalmente asevera que la marca “A” (etiqueta) es una marca notoriamente conocida en diferentes países, precisando sus registros obtenidos en Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Estados Unidos, Uruguay y Venezuela.

Recalca, por otra parte, que “Abbott Laboratories no sólo era el propietario en Colombia de estas dos etiquetas sino que Genfar utilizó estas dos marcas de mi mandante notoriamente conocidas en el mundo farmacéutico, ya que usó los logotipos corporativos de mi mandante, y los combinó para crear su etiqueta que pretendía registrar”. c) Contestaciones a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda, solicita que no sean tomadas en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por la demandante en contra de la Nación, por cuanto carecen de apoyo jurídico y por consiguiente, de sustento legal para que prosperen.

Aduce que en sus actuaciones se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria; señala que “de los documentos obrantes en el expediente Nº 92-248.494, contentivo de la actuación administrativa, en lo relativo a la solicitud de registro de la marca “GENFAR” (mixta), presentada por la Sociedad Abbott Laboratorios, se concluye en forma clara y precisa que la Superintendencia de Industria y Comercio como Oficina Nacional Competente se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa.”.

Al referir la violación del artículo 81 de la Decisión 344, aducida por parte de la actora, argumenta que “es de manifestar que no tiene vocación de prosperar habida cuenta que la marca “GENFAR” (mixta) es novedosa, suficientemente distintiva y susceptible de representación gráfica como lo prevé el artículo 81 de la misma Decisión y por lo tanto, es registrable conforme a las normas comunitarias.”.

Respecto a la violación del artículo 83 de la aludida Decisión, expresa, en lo fundamental, que luego de realizado el examen sucesivo y comparativo de las marcas en conflicto, “se concluye en forma evidente que éstas marcas registradas no son semejantes entre sí y no conllevan a la dificultad y confusión al público consumidor y pueden coexistir en el mercado.” Manifiesta finalmente, que “a la anterior conclusión se llega teniendo en cuenta que para comparar las marcas mixtas, se debe determinar en primer término, cuál es el elemento predominante de las mismas, y dada la fuerza expresiva de las palabras el elemento nominativo predomina frente al figurativo, a menos que excepcionalmente el elemento gráfico por su tamaño, combinación de colores y colocación sea definitivo.” En apoyo de sus argumentos cita jurisprudencia sentada por este Tribunal en los procesos 22-IP-92, 7-IP-95, 14-IP-97 y 14-IP-98.

La sociedad LABORATORIOS GENERICOS FARMACEUTICOS S.A., GENFAR S.A., constituida en tercero interesado en las resueltas de esta controversia, por medio de apoderado contesta la demanda, señalando que la Administración no incurrió en violación alguna de las normas establecidas en la Decisión 344 aludidas por la parte actora. Expresa que la sociedad demandante señaló como violado el artículo 81 de la Decisión 344, respecto de lo cual argumenta que “el concepto de distintividad que es esencial en un signo, al igual que su perceptibilidad y representación gráfica se encuentra plenamente establecido en la marca GENFAR (mixta).

Ella esta representada en gráfico, es captada por los adquirientes de los productos y tiene su propia distintividad, es decir, no crea confusión con los productos a los cuales se refiere la sociedad actora.”. Afirma que “de acuerdo con los conceptos fundamentales marcarios de la doctrina y la jurisprudencia, sin mayor esfuerzo se concluye que la marca GENFAR (mixta) clase 5ª cumple plenamente con los requisitos esenciales establecidos en el artículo 81 de la Decisión 344, de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, especialmente con la Distintividad.”.

En relación con la comparación de las marcas señala, que “para comparar una marca mixta, la de GENFAR y una marca gráfica, la de ABBOTT LABORATORIES, se ha establecido por los Tribunales, que el elemento denominativo prevalece sobre el elemento gráfico ya que la denominación del producto es la manera como se lo solicita en el mercado, siendo este elemento la forma más fácil de determinarlo sin ninguna equivocación para el adquirente.” Manifiesta que “la sola circunstancia de que en los términos de comparación de las marcas, la una está caracterizada por dos componentes, la de GENFAR y la otra por uno solo, demuestra intelectual, conceptual y óptimamente que hay diferencias y entre marcas disímiles no puede darse el fenómeno de la confusión marcaria, máxime cuando los elementos gráficos son opuestos o contrarios, como la propia actora los admite.” Al referirse a la notoriedad de la marca de propiedad de la parte demandante considera que “este hecho debe ser probado por la demandante, ya que la notoriedad alegada por ésta, debió haberse probado en el momento procesal oportuno de la presentación de la observación acompañando las probanzas indicadas en el artículo 84 de la Decisión 344, de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

La prueba cuya práctica hecha de menos la actora, la denegó la División de Signos Distintivos por inconducente como lo expreso la Resolución impugnada, pues fue pedida para la venta de los productos de ABBOTT LABORATORIES y no para la notoriedad de la marca figurativa.”. Sostiene que “La circunstancia de que la marca figurativa se encuentra registrada en varios países, no es prueba suficiente para que una marca se califique como notoria.

Un signo puede estar registrado en diferentes naciones pero no implica tal hecho que la marca sea notoria. Como también puede darse el caso que una marca se encuentra registrada en pocos países y goza de tal difusión entre el público especializado del producto, por factores externos como la propaganda, el mercadeo, etc., que se puede calificar de notoria.” Argumenta la inexistencia de confusión entre las marcas pues “se trata de dos signos de naturaleza distinta: la una figurativa y la otra mixta, integrados por elementos diferentes.” Concluye manifestando, que “El mercado y su principal componente son los consumidores medios de los productos y son los finales determinantes sobre la adquisición de las marcas.

No se ha dado ninguna confusión entre signos, como lo dice en su petición la actora ni se ha comprobado ninguna desviación de clientela por tal motivo. En este caso concreto el factor confusión no ha incidido en el consumidor, ya que la marca concedida como un todo, es lo que lo inclina a escoger en el mercado los productos a adquirir.”. En apoyo de los argumentos expresados, refiere jurisprudencia de este Tribunal sentada en los procesos 1-IP-87, 4-IP-88 y 5-IP-94.

Con vista de lo antes expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, CONSIDERANDO:

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL La consulta ha sido estructurada, según así se manifiesta, con base en las disposiciones del artículo 61 de la Decisión 184 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Sin embargo de esa equivocación, ocurrida por razones de la desactualización en que se ha incurrido por parte del solicitante, este Organismo ha podido comprobar que, en términos generales, el pedido sobre interpretación prejudicial recibido se ajusta a las exigencias del artículo 125 del Estatuto en vigencia (Decisión 500), pues en efecto se identifica a la Instancia Nacional Consultante, se hace una relación de las normas cuya interpretación se pide, se refiere la causa interna que la origina, se presenta un informe sucinto de los hechos considerados relevantes para la interpretación y, se señala lugar y dirección concretos para la recepción de la respuesta a la consulta.

Este Tribunal, por otra parte, es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional competente, como lo es en este caso la jurisdicción nacional consultante, conforme lo establecen los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Organismo.

2. CONSIDERACIONES PREVIAS El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, ha solicitado, por medio de oficio Nº 0939, de 7 de abril del 2003, la interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, razón por la cual este Tribunal Comunitario procede a atender el requerimiento formulado, considerando conveniente realizar la interpretación prejudicial, de oficio, del artículo 84 de la misma Decisión, al amparo de la facultad establecida por el artículo 34 de su Tratado Constitutivo. 3.

NORMAS A SER INTERPRETADAS En consecuencia de lo expresado anteriormente, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

(…) “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;” “Artículo 84.- Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: “a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada;

“b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; “c) La antigüedad de la marca y su uso constante; “d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca."

4. CONCEPTO DE MARCA Y SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS La marca se define como todo signo perceptible, capaz de distinguir los bienes o los servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra. El artículo 81 determina los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, los cuales son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. a) Perceptibilidad Siendo la marca un elemento inmaterial, para que pueda ser percibido o captado por uno de los sentidos (vista, olfato, audición, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo perceptible o identificable por aquéllos.

La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la aprehende y asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos. b) Distintividad El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de distinguir unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con las características esenciales o primordiales de aquéllos. c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior.

5. CLASES DE MARCAS La doctrina reconoce algunas clases de marcas, como las DENOMINATIVAS, las GRÁFICAS y las MIXTAS, en correspondencia a la estructura del signo. a) La marca denominativa, llamada también nominal o verbal, utiliza un signo acústico o fonético y está formada por una o varias letras, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no poseer significado conceptual.

Dentro de éstas subsisten dos grupos que tienen connotación conceptual: las marcas sugestivas que hacen referencia a la naturaleza, cualidades o funciones del producto designado por la marca, y las marcas arbitrarias en las que no existe relación entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del correspondiente producto. Las marcas caprichosas o de fantasía no tienen ninguna connotación conceptual, es decir, son signos que nacen del acuñamiento o conjunción de palabras con el propósito de emplearlas como marcas. b) La marca gráfica, es definida como un signo visual porque se dirige a la vista con el fin de evocar una figura que se caracterice por su estructura o forma externa.

Esta clase de marca se encuentra subdividida en puramente gráfica, que es la que evoca en la mente del consumidor sólo la imagen del signo utilizado en calidad de marca; la figurativa, que es la marca que evoca en el consumidor un concepto concreto y; un tercer grupo, que es el que genera en el consumidor un concepto al que se llega a través de un proceso de generalización. c) La marca mixta, en cambio, está compuesta por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

En este tipo de marca, indica la doctrina, siempre habrá de encontrarse un elemento principal o característico y un elemento accesorio o secundario, según predominen a primera vista los signos gráficos o los acústicos. Comparación de marcas Sobre la determinación de los elementos más característicos y de mayor ingerencia para el cotejo o comparación de las marcas mixtas ha declarado este Tribunal: "Señala la doctrina que, cuando se trata de comparar marcas mixtas, lo primero que debe hacerse es determinar en cada marca cuál de los dos elementos -el denominativo o el gráfico- resulta predominante o determinante dada su fuerza propia de expresión o de comunicación, que es lo que le permite a la marca llegar a su destinatario, o sea al público.

La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

"Identificada la dimensión de cada una de las marcas mixtas que se comparan, puede resultar que en una predomine el factor gráfico y en la otra el factor denominativo, o viceversa, y en tales casos la conclusión lógica será la que no exista confusión". [2] Realizada la comparación entre las marcas mixta y gráfica, se concluye que si en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

6. PROHIBICIONES PARA EL REGISTRO MARCARIO La identidad y la semejanza La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca, los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 83 objeto de la interpretación prejudicial solicitada. Este Tribunal al respecto ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”.[3] Ha enfatizado además en sus pronunciamientos el Organismo, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el análisis entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto; podría presumirse, incluso, la presencia de la confusión. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes alejándose de un criterio arbitrario, han de determinarla con base en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

Resulta en todo caso necesario considerar las siguientes características propias de la situación de semejanza: Similitud ideológica, que se da entre signos que evocan las mismas o similares ideas. Al respecto señala el profesor OTAMENDI, que aquella es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea la que impide al consumidor distinguir una de otra” (Derecho de Marcas, Pág. 152).

En consecuencia, pueden ser considerados confundibles, signos que aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, como ya se ha expresado, la misma o similar idea; Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor o menor grado a que la confusión sea más palpable u obvia;

Similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen una fonética similar. La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión. Todo lo expuesto se encuentra ligado con las siguientes reglas para realizar el cotejo marcario: "Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

"Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. "Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. "Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas" [4]. Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

“Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. “En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.

“La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

“En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.

Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ´disecarlas', que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. “La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. [5]

7. PRUEBA DE LA NOTORIEDAD Y CRITERIOS PARA SU DETERMINACION Este Tribunal ha sostenido que se considera como marca notoria a “aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque ha sido ampliamente difundida entre dicho grupo”. [6] Si bien el artículo 83 de la Decisión 344 establece en su literal d), que se prohíbe la inscripción de una denominación que constituya la reproducción o la imitación de un signo notoriamente conocido, fijando de este modo, una amplia protección para los signos distintivos que posean la característica de notoriedad; y por otra parte, en su literal e) otorga protección para la marca notoria, independientemente de la clase de los servicios, o de los productos distinguidos para aquélla, la notoriedad, no obstante, es un hecho que debe ser probado, conforme lo establece el artículo 84 de la misma Decisión. El referido artículo determina la forma de concluir si una marca es notoriamente conocida, dotándole al examinador de varios criterios para producir un juicio adecuado acerca de esa particularidad.

Al respecto este Tribunal ha dejado sentado: “Para evaluar la prueba de la notoriedad de una marca el examinador deberá tener en cuenta si se cumplen uno o más de los siguientes criterios: 1. La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los cuales fue acordada; 2.

La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca; 3. La antigüedad de la marca y su uso constante 4. El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca. La calificación de marca notoria no puede ser atribuida por la simple afirmación ni del titular ni de los consumidores, sino que debe serlo por resolución en la etapa administrativa o judicial cuando en el trámite del proceso se aporten las pruebas necesarias suficientes para que el juzgador con pleno convencimiento pueda calificar a una marca de notoria.” [7] La Autoridad Nacional Competente o el Juez, en su caso, deberá establecer, con base en las probanzas aportadas por quien pide el reconocimiento de la calidad de marca notoria y, por ende, la protección especial que de él se deriva, si dicha marca tiene o no los atributos de la notoriedad, para lo cual el ordenamiento comunitario establece, en forma no taxativa, los criterios del artículo 84 citado.

8. MARCAS FARMACEUTICAS El cotejo entre marcas farmacéuticas presenta aspectos especiales a los que el Tribunal se ha referido ya en varios procesos. En el 13-IP-97, por ejemplo, ha dicho: “En las marcas farmacéuticas especialmente, se utilizan elementos o palabras de uso común o generalizado que no deben entrar en la comparación, lo que supone una excepción al principio anteriormente señalado, que el examen comparativo ha de realizarse atendiendo a una simple visión de los signos enfrentados, donde la estructura prevalezca sobre los componentes parciales.

Si las denominaciones enfrentadas tienen algún elemento genérico común a las mismas “este elemento no debe ser tenido en cuenta en el momento de realizarse la comparación” (Jesús Gómez Montero, “Revista General de Derecho”, Valencia-España, Octubre-Noviembre 1993, Pág. 10389).” Ha expuesto así mismo este Organo Comunitario con oportunidad del fallo dictado en el Proceso 48-IP-2000: “En cuanto al examen de las marcas farmacéuticas, el Tribunal observa que inicialmente el examinador, funcionario o juez, al analizar las que protegen ese tipo de productos, aplicó un criterio benévolo en el cotejo, por cuanto consideró que el consumidor es el más interesado, y por tanto cuidadoso, en el examen de lo que compra, aunque no se trate de productos comercializados bajo receta médica.

Esa jurisprudencia inicial fue posteriormente modificada en el sentido de hacerla descansar en el grado de atención que prestaría el consumidor, pasando entonces a ser el factor determinante, las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales.

Se concluyó por tanto que el criterio aplicable en el cotejo debía ser más riguroso.”[8] En definitiva, los criterios para el análisis de la posibilidad de riesgo de confusión entre dos signos, adquieren un carácter más riguroso respecto de las marcas farmacéuticas, por tratarse de un ámbito extremadamente sensible, en el que se encuentra en juego la salud de las personas.

Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 1. Un signo puede ser registrado como marca, si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y posibilidad de ser representado gráficamente, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Esa aptitud se confirmará, por cierto, si la denominación cuyo registro se solicita no se encuentra comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión. 2. En la comparación que incluya a una marca mixta, hay que tener presente cual es el elemento que prevalece o predomina sobre el otro, es decir, encontrar la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor.

Por regla general, en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, que es la expresión de la palabra como medio idóneo para requerir el producto o el servicio deseados; exigiéndose que en tales casos, no se presente confusión al ser realizado el cotejo marcario, como condición que posibilita la coexistencia de los signos en el mercado. 3.

El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente, sujetándose a las reglas de comparación de signos y considerando que aquel puede presentarse por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales. 4. La marca notoria se caracteriza por sus atributos específicos, así como por la difusión y reconocimiento logrados en el círculo de consumidores del producto o del servicio que protege, dentro del cual el signo ha alcanzado un grado especial de aceptación. La notoriedad, no obstante, debe necesariamente ser probada por quien la alega, ante las autoridades que conozcan de un procedimiento relacionado con el registro de una determinada marca, las cuales aplicarán para fines del reconocimiento de esa calidad, los criterios aludidos en esta interpretación prejudicial. 5.

Con relación a los productos farmacéuticos, es de gran importancia el determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada utilización, en los que un error en su identificación puede causar daños irreparables a la salud del consumidor. Por tanto, lo recomendable en estos casos es aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso que busque prevenir eventuales confusiones en el público consumidor, dada la naturaleza delicada de los productos por ellas identificados.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia dentro del expediente interno Nº 5213, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, reformado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.

Deberá tomar en cuenta, también, lo previsto en el último inciso del artículo 128 del mencionado Instrumento. Notifíquese esta sentencia al mencionado Consejo de Estado, mediante copia sellada y certificada de esta sentencia. Remítase además copia de la misma a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO ----------------------- [1] Clase 5.- Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebes; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; funguicidas, herbicidas. [2] Proceso 4-IP-88, sentencia de 9 de diciembre de 1988, G.O. Nº 39 de 24 de enero de 1989, marca: “DEVICE (etiqueta)”.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [3] Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [4] BREUER MORENO, Pedro C. Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Editorial Robis, Buenos Aires, pág. 351 y ss. [5] Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [6] Proceso 07-IP-96, G.O. Nº 299 de 17 de octubre de 1997. marca: “ELEGANTE TRIGUEÑA CON TURBANTE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [7] Proceso 60-IP-2001, sentencia del 16 de noviembre del 2001. G.O. Nº 750, de 15 de enero del año 2002. Marca “FINESS”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA [8] Proceso 48-IP-2000, sentencia de 28 de julio del 2000, G.O. Nº 594 de 21 de agosto del 2000, marca: “BROMTUSSIN”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.