Año XX - Número 981 Lima, 11 de setiembre de 2003 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Proceso 66-IP-2003.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 83 literales a), d) y e) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Primera Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, de la República del Ecuador; y la interpretación de oficio de los artículos 84, 93 y 94 literal b) de la Decisión 344.

Proceso Interno Nº 3980-WM. Actor: SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. Marca: DOÑA PETRONA (etiqueta a colores) Proceso 48-IP-2003.- Interpretación Prejudicial del artículo 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador, Distrito de Quito, e interpretación de oficio del artículo 83 literal b) de la misma Decisión y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486.

Nombre Comercial: BAGUETTE. Actor: PALPES, PASTIFICIOS ALPES S.A. Proceso interno Nº 5566-98-MP Proceso 62-IP-2003.- Interpretación Prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; y la interpretación de oficio de los artículos 81 y 82 literales a) y h) de la Decisión 344.

Proceso Interno Nº 7196. Actor: Sociedad WEST CHEMICAL PRODUCTS, INC. Marca: PREPOTEN (nominativa) Proceso 65-IP-2003.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Interpretación, de oficio, del artículo 84 de la misma Decisión. Actor: ABBOTT LABORATORIES. Marca: “GENFAR” (mixta). Proceso interno N° 5213 Pág. 1 11 19 30 PROCESO Nº 66-IP-2003 Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 83 literales a), d) y e) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Primera Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, de la República del Ecuador; y la interpretación de oficio de los artículos 84, 93 y 94 literal b) de la Decisión 344.

Proceso Interno Nº 3980-WM. Actor: SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. Marca: DOÑA PETRONA (etiqueta a colores). TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los seis días del mes de julio del año dos mil tres. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literales a), d) y e) y, 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena contenida en el Oficio Nº 487-T.C.A.D.Q-1S-3980-ML, remitido por la Primera Sala Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador, Distrito de Quito, con motivo del Proceso Interno N° 3980-WM, oficio que fue recibido el 27 de junio de 2003.

Que la mencionada solicitud cumple con todos los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 16 de julio de 2003. Como hechos relevantes para la interpretación, se deducen: 1.

Las partes La demandante es la sociedad SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. La demandada es el Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca del Ecuador, y el Procurador General del Estado. La Sociedad ECUATORIANA DE ALIMENTOS S.A., interviene como tercero interesado en el presente proceso. 2. Determinación de los hechos relevantes 2.1.

Hechos El 7 de junio de 1994, la sociedad ECUATORIANA DE ALIMENTOS S.A. solicita el registro de la marca DOÑA PETRONA (etiqueta a colores) a la Dirección Nacional de Propiedad Industrial de la República del Ecuador, para identificar los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza (Clase 30: Café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo).

El 28 de junio de 1994 la compañía SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. solicita el registro de la marca DELLA CASA BUITONI (etiqueta a colores) a la Dirección Nacional de Propiedad Industrial de la República del Ecuador, para identificar productos de la Clase 30. 11/09/2003 2.40 Con fecha 13 de diciembre de 1994, la sociedad PRODUCTOS DE CONSUMO, PROCONSUMO C.A., mediante apoderado, presenta la primera observación al registro, aduciendo ser propietaria de la marca de fábrica DOÑA PETRA para los productos de la clase 30.

El 23 de diciembre de 1994, la compañía SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. - demandante en el presente proceso - presentó observación a la solicitud aduciendo que existe “similitud visual entre las etiquetas” de DOÑA PETRONA (etiqueta a colores) y las marcas DISEÑO (a colores) y DELLA CASA BUITONI (etiqueta a colores) de su propiedad; pudiéndose producir confusión en el público consumidor.

Con fecha 27 de diciembre de 1994, la sociedad SUMESA, mediante apoderado, presenta la tercera observación al registro de la marca de fábrica en cuestión, aduciendo que su representada tiene solicitadas en el Ecuador las marcas de fábrica SUMESA Y EMPAQUE EN DESPLEGADO FIDEOS ROSCA, y SUMESA Y EMPAQUE EN DESPLEGADO CABELLINI para productos comprendidos en la clase 30.

La Dirección Nacional de Propiedad Industrial de la República del Ecuador, mediante Resolución Administrativa N° 0958071 de 19 de febrero de 1997, declara infundada las observaciones en contra del signo DOÑA PETRONA (etiqueta a colores). Sobre la primera observación, señala que las partes llegaron a un acuerdo transaccional; con respecto a la segunda “( ) una vez efectuada la comparación entre las etiquetas en controversia podemos determinar que no existe similitud visual, capaz de producir confusión en el público, como en los medios comerciales sobre la procedencia del fabricante del producto ”.

Y, sobre la tercera observación, señala que las diferencias entre las marcas son substanciales. 2.2. Fundamentos de la demanda La Compañía SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. -demandante en el presente proceso-, a través de apoderado, solicita al Tribunal de lo Contencioso Administrativo que revoque la mencionada Resolución Nº 0958071 de 19 de febrero de 1997 expedida por el Director Nacional de Propiedad Industrial.

Argumenta la demandante que en el presente caso existe confusión gráfica entre la marca GACETA OFICIAL DOÑA PETRONA (etiqueta a colores) y las marcas de su propiedad DISEÑO (a colores) y DELLA CASA BUITONI (etiqueta) la que “( ) llamada también visual, se produce por a) similitud de dibujos, b) combinación de colores, elementos estos (sic) o componentes que son semejantes, por no decir iguales, entre la denominación DOÑA PETRONA (etiqueta a colores) y las marcas de propiedad de mi representada, como se desprende del siguiente análisis y reproducción de cada uno de los componentes anotados ”.

La demandante señala como similitud la disposición de las palabras que contienen las etiquetas: en la parte superior izquierda figuran las marcas, debajo de éstas en letras de color distinto la palabra que identifica el tipo de fideo; en la parte derecha hay una circunferencia cuyos bordes en la parte media inferior tienen dibujos distintos; en el espacio interno de la circunferencia un diseño distinto; en la parte superior de la circunferencia y dentro del diseño de una cinta se leen frases que evocan el origen de la marca; y debajo de esta palabra, el año. Sostiene la demandante que la marca DELLA CASA BUITONI (etiqueta a colores) es “Notoriamente conocida y aceptada por el público consumidor de la Subregión”.

La actora fundamenta jurídicamente su demanda en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y el artículo 38 numeral 2 de la Ley de Modernización del Estado. 2.3 Contestación a la demanda 2.3.1 Del Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca del Ecuador. El señor Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca del Ecuador contesta la demanda manifestando que ésta es “( ) infundada, injurídica (sic), y maliciosa..” Añade además que “De acuerdo con el Art. 29 del Tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena [procede] solicitar al Tribunal la interpretación prejudicial de los Arts. 81 y 95 de la Decisión 344 ”; señalando que “La Resolución impugnada guarda conformidad con el régimen común sobre Propiedad Industrial..”, razón por la que “( )niego pura, simple, llana y absolutamente los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda por no estar apegados (sic) a la ley ni a la realidad”.

Y solicita se rechace la demanda en su totalidad. 11/09/2003 3.40 2.3.2 Del Procurador General del Estado El Director de Patrocinio del Estado en calidad de delegado del Señor Procurador General del Estado se adhiere a la contestación de la demanda presentada por el señor Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca del Ecuador. 2.3.3 De ECUATORIANA DE ALIMENTOS S.A. La sociedad ECUATORIANA DE ALIMENTOS S.A., tercero interesado en el presente proceso, niega los fundamentos de hecho y derecho de la demanda propuesta por la compañía SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. Señala el tercero interesado: “( ) que la marca DOÑA PETRONA (etiqueta a colores) sea idéntica o se asemeje a las marcas de la compañía actora; que la solicitud de la marca DALLA (sic) CASA BUITONI (etiqueta) solicitada en el Ecuador el 28 de junio de 1994 bajo trámite Nro. 45598 tenga prioridad de registro sobre la marca DOÑA PETRONA (etiqueta a colores) solicitada en el Ecuador con antelación el 7 de junio de 1994, bajo trámite Nro. 48046”.

La sociedad ECUATORIANA DE ALIMENTOS S.A. fundamenta su participación en el literal b) del artículo 94 de la Decisión 344.

CONSIDERANDO

Que este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto aquéllas resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; Que la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que de acuerdo con la solicitud remitida por la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador, se procederá a la interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literal a), d), y e), y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. GACETA OFICIAL Asimismo, de conformidad con el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 del Estatuto, considero que corresponde de oficio la interpretación de los artículos 84, 93 y 94 literal b), por estar referidos al caso concreto.

El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcriben a continuación: DECISIÓN 344 Artículo 81 “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. 11/09/2003 4.40 Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicite el registro.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; (…)” Artículo 83 Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

“Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: Artículo 83 b) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

( )” “Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

( ) Artículo 84 “Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrá en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca”.

GACETA OFICIAL Artículo 93 “Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones al registro de la marca solicitado. A los efectos del presente artículo, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar observaciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros”.

Artículo 94 “La oficina nacional competente no tramitará las observaciones que estén comprendidas en alguno de los siguientes casos: 11/09/2003 5.40 I. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE UNA MARCA El artículo 81, segundo párrafo de la Decisión 344 define a la marca como: “Todo signo perceptible capaz de distinguir los bienes o servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes y servicios idénticos o similares de otra”.

Este artículo señala los requisitos que debe cumplir un signo para ser registrado como marca, disponiendo que: “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica”. Este Tribunal ha reiterado la importancia del cumplimiento de estos requisitos como paso previo al registro de una marca, así como el hecho de no estar incurso en alguna o algunas de las causales de irregistrabilidad contempladas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

Con relación a estos tres requisitos, el Tribunal en reiterada jurisprudencia ha señalado: ( ) c) Que se fundamente en una solicitud de fecha posterior a la petición de registro de marca a la cual se observa; ( )” Artículo 95 “Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos de estimarlo conveniente.

Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada”. Con vista de los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, considera este Tribunal que corresponde desarrollar lo referente a: La perceptibilidad es la capacidad del signo para ser aprehendido o captado por alguno de los sentidos.

La marca, al ser un bien inmaterial, debe necesariamente materializarse para ser apreciada por el consumidor; sólo si es tangible para el consumidor, podrá éste compararla y diferenciarla, de lo contrario, si es imperceptible para los sentidos, no podrá ser susceptible de registro. La distintividad, es considerada por la doctrina y por la jurisprudencia de este Tribunal como la función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca, es la razón de ser de la marca, es la característica que permite diferenciar o distinguir en el mercado los productos o servicios comercializados por una persona de los idénticos o similares de otra, para así impedir se origine una confusión. Jorge Otamendi sostiene respecto al carácter distintivo de la marca: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca.

La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene este poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus GACETA OFICIAL 11/09/2003 6.40 propiedades”. (Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas. 4ta. Edición. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2002. p. 27). que conforman el signo en controversia, apreciando los elementos gráficos, fonéticos, visuales, la idea que evoca, etc.

La susceptibilidad de representación gráfica, permite constituir una imagen o una idea del signo, en sus características y formas, a fin de posibilitar su registro. Consiste en descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc. de manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

III. IRREGISTRABILIDAD POR IDENTIDAD O SIMILITUD DE SIGNOS. DE LA COMPARACIÓN ENTRE MARCAS GRAFICAS. DEL RIESGO DE CONFUSIÓN. DE LA CONFUSIÓN DIRECTA E INDIRECTA. Marco Matías Alemán dice que: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados” (Alemán, Marco Matías.

Marcas. Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios. Top Management: Bogotá. p. 77). II. DE LA MARCA MIXTA O COMPUESTA En cuanto a las marcas mixtas, este Tribunal ha señalado que las mismas se componen de elementos denominativos y gráficos, por lo que para realizar su examen, se necesita de un verdadero esfuerzo por parte de la autoridad a fin de determinar la procedencia del registro de la marca mixta.

Sobre el particular señala la doctrina que: “Las marcas mixtas o complejas son las que reúnen elementos denominativos junto con elementos gráficos o figurativos, cual es el caso de las denominaciones escritas según una grafía peculiar (marcas mixtas propiamente dichas) y el de las marcas que incluyen elementos fonéticos y gráficos formando un conjunto (marcas complejas), pudiendo llegar a comprender el total de la presentación exterior de un producto (conjunto de etiquetas de un licor embotellado, de un queso, etc.)”.

(AGUILAR, Mariano, et.al: Nueva Enciclopedia Jurídica, Tomo XV, Editorial F. SEIX, Barcelona-España, 1981, p. 887). En autos se observa que el signo DOÑA PETRONA (etiqueta a colores) se encuentra constituido por dos elementos, como son la parte denominativa y la parte gráfica, es decir, se trata de un signo mixto. En tal sentido, en el presente caso, la judicatura consultante deberá concentrarse en distinguir entre las partes El artículo 83 de la Decisión 344 prohibe el registro de los signos que afecten derechos de terceros.

El literal a) del artículo 83 prohibe el registro de signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para el registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, de forma que puedan inducir al público consumidor a error. Como se ha manifestado en reiterada jurisprudencia de este Tribunal “ la función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante de los de igual o semejante naturaleza, que pertenezcan al competidor; por ello es fundamental que el signo en proceso de registro, no genere confusión respecto de los bienes o servicios distinguidos por otro solicitado previamente o por una marca que se encuentre inscrita, puesto que éstos gozan de la protección legal que les otorga el derecho de prioridad o el registro, respectivamente”.

(Proceso Nº 101-IP-2002. G.O.A.C. No. 877 de 19 de diciembre de 2002. Marca: COLA REAL+ GRÁFICA). En este sentido, la confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien por otro, a la que pueden ser inducidos los consumidores por no existir la capacidad suficiente para ser distintivo. A fin de evitar esta situación de confusión, la prohibición contenida en el literal a) del artículo 83 no exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición. Sobre el particular, este Tribunal ha señalado los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varias denominaciones y los productos o servicios que cada una de ellas ampara, identificando los siguientes: “ que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los sig- GACETA OFICIAL nos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos”.

(Proceso Nº 68-IP-2002. G.O.A.C. No. 876 de 18 de diciembre de 2002. Marca: AGUILA DORADA). De esta manera, la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa y la indirecta. La primera se caracteriza en que el vínculo de identidad o semejanza conduce al comprador a adquirir un producto determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos.

La segunda, la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. Por tanto, de existir semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca ya registrada, existirá el riesgo de que el consumidor relacione y confunda aquel signo con esta marca.

En el presente caso, corresponde establecer si existe o no semejanza entre el signo que se pretende registrar y las marcas previamente registradas, cuya comparación habrá de hacerse cotejando sus elementos fonético, gráfico y conceptual. Sin embargo, dicha comparación deberá ser conducida por la impresión unitaria que el signo habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor medio a que está destinado.

Por ello, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. Este Tribunal ha determinado que la similitud visual se presenta por el parecido de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar el grado de confusión. Y habrá lugar a presumir la semejanza entre los signos si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden, vista la impresión general que, tanto desde el 11/09/2003 7.40 punto de vista ortográfico como fonético, produce el citado orden de distribución. En cuanto a la similitud fonética, el Tribunal ha señalado que la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica y de la coincidencia en las raíces o terminaciones, pero que, a fin de determinar la existencia real de una posible confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, puesto que las marcas denominativas se forman por un conjunto de letras que, al ser pronunciadas, emiten sonidos que se perciben por los consumidores de modo distinto, según su estructura gráfica y fonética.

En cuanto a la similitud conceptual, este Órgano Jurisdiccional ha indicado que la misma se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. En definitiva, el Tribunal estima que la confusión puede manifestarse cuando, al percibir la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien encuentra cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante.

En el presente caso, es preciso señalar que el juez consultante ha omitido alcanzar a este Tribunal, copias de las etiquetas de las marcas en disputa, elemento que éste Órgano Jurisdiccional considera necesario para la realización del cotejo marcario, al tratarse de marcas mixtas. El juez consultante al momento de resolver deberá tener en cuenta cual de los dos elementos, si el denominativo o el figurativo, es preponderante.

Sobre este punto señala la doctrina que “La regla general, en estos casos, predica que la comparación habrá de referirse al elemento denominativo, al considerarlo preponderante con respecto al elemento figurativo. Esta afirmación se fundamenta en que el consumidor al solicitar o comprar los productos pide su denominación respectiva. La regla general sufre excepción cuando el elemento figurativo goza de gran notoriedad o aparece en un plano preponderante, de tal suerte que el elemento figurativo pasa a un segundo plano, o el conjunto de una y otra marca resulta confundible.

Dentro de esta generalidad se puede citar un caso específico, cual es el referido a marcas mixtas compuestas GACETA OFICIAL por una denominación inserta en una etiqueta; estas marcas son muy utilizadas en el sector bebidas. En ocasiones, algunos empresarios copian o imitan la etiqueta de una marca anterior, agregándole una denominación completamente diferente.

Esta acción induciría a los consumidores a error y no podría aceptarse”. (Thaimy Marquez, Consultora de la OMPI. Manual para el examen de marcas en las oficinas de propiedad industrial de los países andinos. Caracas. Parte C. p. 12-13) De igual modo, a objeto de verificar la existencia del riesgo de confusión, el examinador deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro.

Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: 1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Debe tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4.

Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa. Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, Breuer Moreno (Ibid. Loc. Cit.) ha manifestado adicionalmente: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo. 11/09/2003 8.40 La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.

Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”.

Finalmente, como ha señalado este Tribunal en anterior oportunidad, el consultante, en la comparación que efectúe de los signos “ deberá considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca cubre únicamente, por virtud de la regla de la especialidad, los productos identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases del nomenclátor, la pertenencia de dos productos a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes”.

(Proceso Nº 68-IP-2002. G.O.A.C. No. 876 de 18 de diciembre de 2002. Marca: AGUILA DORADA). El consultante deberá tener en cuenta, de conformidad con el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, “ que también se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto un producto semejante al GACETA OFICIAL amparado por la marca en referencia, sea que dichos productos pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas”.

(Proceso Nº 68-IP-2002. Ibid. Loc. Cit.). IV. DE LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA Y SU PRUEBA Una marca es notoriamente conocida, cuando el uso intenso en el comercio o en la publicidad que de ella se hace, se ha traducido en su amplia difusión y conocimiento entre los consumidores. Sobre el particular, es necesario señalar que “( ) para que una marca pueda ser considerada notoria, es suficiente que la misma sea conocida en el círculo de consumidores generalmente interesados en la adquisición de productos o servicios idénticos o relacionados a aquellos que distingue la marca notoria.

La marca es notoria cuando es conocida por un determinado sector del público, en particular, los círculos asociados con la fabricación, uso, comercialización, etc., del producto o servicio que distinga la marca ”. (Marquez, Thaimy. Ibid, ob cit. Parte C pag. 15-16) Este Tribunal ha señalado que la notoriedad de la marca se produce generalmente debido al uso intenso de la misma, así: “La difusión de la marca en los diferentes mercados, la intensidad del uso que de ella se hiciere, y el prestigio adquirido, influyen decisivamente para que ésta adquiera el carácter de notoria, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica, debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al status de notoria”.

(Proceso Nº 40-IP-2003. Sentencia del 18 de junio de 2003. Marca: FINO mixta) Carlos Fernández-Novoa, en referencia a la marca notoria señala que es “aquella que goza de difusión o –lo que es lo mismo- es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca. La difusión entre el sector correspondiente de los consumidores es el presupuesto de la notoriedad de la marca” (FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos: “FUNDAMENTOS DE DERECHO DE MARCAS”, editorial Montecorvo S.A., Madrid, p. 32).

La notoriedad de la marca no se presume, ésta debe ser probada. Este Tribunal ha señalado: “La calificación de una marca como notoria, tiene como antecedentes o proviene de la existencia de ciertos hechos o circunstan- 11/09/2003 9.40 cias que si bien son conocidos por un grupo de personas —usuarios o consumidores de la marca— podría decirse que para la gran mayoría o generalidad de las personas, aquellos pasan desapercibidos, ignorando en cierta forma la existencia material y legal de la marca.

Esta limitación del conocimiento generalizado de los hechos por los que una marca se convierte en notoria, no permite que doctrinariamente pueda confundirse con el hecho notorio que no requiere de prueba, según el aforismo ‘notoria non egent probatione’. En la concepción proteccionista de la marca notoria, ésta tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surja de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status.

Varios son los hechos o antecedentes que determinan que una marca sea notoria: calidad de productos o servicios, conocimiento por parte de los usuarios o consumidores, publicidad, intensidad de uso, que deben ser conocidos por el juez o administrador para calificar a la marca de notoria, y que para llegar a esa convicción deben ser probados y demostrados dentro del proceso judicial o administrativo.

Aun en el supuesto de que una marca haya sido declarada administrativa o judicialmente como notoria, tiene que ser presentada a juicio tal resolución o sentencia, constituyéndose éstas en una prueba con una carga de gran contenido procedimental”. (Proceso 08-IP-95. G.O.A.C. Nº. 231 de 17 de octubre 1996. Marca: “LISTER”). En el presente caso, el juez consultante deberá determinar si el signo de la marca DELLA CASA BUITONI (etiqueta a colores) es notoriamente conocido bajo las consideraciones antes señaladas, y si corresponde a éste la protección invocada frente al signo DOÑA PETRONA (etiqueta a colores) ya registrada.

V. DE LAS OBSERVACIONES DE REGISTRO DE MARCA SOLICITADO Y DEL EXAMEN DE REGISTRABILIDAD Para la obtención de registro marcario es preciso que la solicitud siga el procedimiento de GACETA OFICIAL 11/09/2003 10.40 registo señalado en la sección segunda del Capítulo V de la Descición 344. Al tratar el tema de las observaciones, el artículo 94 establece taxativamente los casos en los que no se tramitará las observaciones, así tenemos: cuando la observación fuera presentada extemporaneamente, cuando se fundamente en una solicitud de fecha posterior a la petición del registro de la marca a la cual se observa; que se fundamente en convenios o tratados no vigentes en el país miembro en el cual se tramita la solicitud de registro de marca; y cuando no se haya pagado las tasas para el trámite correspondiente.

El artículo 95 de la Decisión 344 dispone que pasados los 30 días hábiles que el peticionario tiene a partir de la notificación para hacer valer sus alegatos, la Oficina Nacional Competente decidirá sobre las observaciones y procederá a realizar el respectivo examen de registrabilidad para conceder o negar el registro de una marca, lo cual se comunicará al peticionario por medio de resolución debidamente motivada.

Según lo dispone el artículo 96 de la misma Decisión, en el caso en que no se hubiesen presentado observaciones al registro de una marca, la Oficina Nacional Competente igualmente realizará el correspondiente examen de registrabilidad ya sea para conceder o para negar el registro de una marca y procederá de igual forma tal y como lo indica el artículo 95, es decir, comunicará su decisión al peticionario por medio de resolución debidamente motivada, que exprese los fundamentos que la sustenta. fica establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Además es necesario que la marca no esté comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. Segundo: No son registrables los signos que en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, y que estén destinadas a amparar productos idénticos o semejantes, de modo que puedan inducir a los consumidores a error.

Tercero: La determinación del riesgo de confusión entre los signos confrontados en el presente caso, derivará de la realización del correspondiente examen comparativo, en el que se deberán considerar los criterios aportados por la doctrina y la jurisprudencia. Cuarto: La marca notoriamente conocida es la que adquiere esa calidad por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable.

Será la difusión de la marca en los diferentes mercados o la intensidad del uso que de ella se hiciere, o bien el prestigio adquirido, lo que determinará su carácter de notoria. La Oficina Nacional Competente en ningún caso se encuentra eximida de realizar el examen de registrabilidad correspondiente, las causales de irregistrabilidad que deben tomarse en cuenta al realizar el examen de fondo, son las señaladas taxativamente en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: Primero: Un signo para ser registrado como marca debe reunir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación grá- La calidad de marca notoriamente conocida no se presume deben ser probadas las circunstancias que le dan ese estatus.

Quinto: La Desición 344 establece el procedimiento que debe seguir una solicitud de registro de marca para acceder al registro, así mismo contempla la posibilidad de presentar observaciones siempre y cuando éstas no se encuentren incursas en alguna de las causales del articulo 94. Admitida la observación, la ofici- GACETA OFICIAL 11/09/2003 11.40 na nacional competente notificará al peticionario, para que dentro de los treinta días hábiles contados desde la notificación, si lo estima conveniente, haga valer sus alegatos.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente sentencia realizada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario. Deberá así mismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el inciso tercero del artículo 128 del vigente Estatuto.

Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO PROCESO 48-IP-2003 Interpretación prejudicial del artículo 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador, Distrito de Quito, e interpretación de oficio del artículo 83 literal b) de la misma Decisión y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486.

Nombre Comercial: BAGUETTE. Actor: PALPES, PASTIFICIOS ALPES S.A. Proceso interno Nº 5566-98-MP. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los seis días del mes de agosto del año dos mil tres. trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y, VISTOS Los hechos relevantes señalados por el consultante y complementados con los documentos agregados a su solicitud, que se detallan a continuación: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador, Distrito de Quito, a través de su Presidente Doctor Luis Berrazueta Erazo, recibida en este Tribunal en fecha 28 de abril de 2003, relativa a los artículos 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, 191, 192 y 193 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con motivo del proceso interno Nº 5566-98-MP.

El auto de veinticinco de junio del presente año, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a 1. Partes en el proceso interno La demanda es presentada por la compañía PALPES PASTIFICIOS ALPES S.A. es demandada la compañía PAN BAGUETTE S.A. 2. Hechos En la solicitud del consultante no se encuentra la relación de los hechos, pero en base a la demanda y al escrito de la audiencia de conci- GACETA OFICIAL liación y contestación de la demanda, se desprende que: La compañía PALPES, PASTIFICIOS ALPES S.A. ha utilizado el nombre comercial BAGUETTE desde hace más de 20 años, signo que ha servido de distintivo de los establecimientos de comercio llamados PANADERIAS BAGUETTE.

El nombre comercial BAGUETTE ha coexistido en el país, por lo menos 20 años “como activo de la Empresa Productos Alimenticios Baguete y luego PALPES PASTIFICIOS ALPES S.A.” en Quito y en Guayaquil a nombre del señor Walter Zunino y en lo posterior a nombre de Pan Baguette S.A.. La compañía PAN BAGUETTE S.A. ha instalado en la ciudad de Quito una panadería con el nombre BAGUETTE., hecho que causaría confusión en el público consumidor, razón por la cual la demandante plantea el procedimiento verbal sumario. 3.

Fundamentos jurídicos de la demanda La actora indica que la compañía PALPES, PASTIFICIOS ALPES S.A. es propietaria del nombre comercial BAGUETTE “en virtud de que ha utilizado dicho nombre por más de 20 años en forma pública, notoria, ininterrumpida y de buena fe, dentro del territorio comprendido en la ciudad de Quito y otras ciudades de la Sierra ecuatoriana”, por lo que el nombre comercial BAGUETTE ha servido de signo distintivo de los establecimientos de comercio llamados PANADERIAS BAGUETTE.

Manifiesta que “han coexistido en el país el nombre comercial ‘BAGUETTE’, en Quito, como activo de la Empresa Productos alimenticios Baguette, luego PALPES PASTIFICIOS ALPES S.A., y en Guayaquil, a nombre del señor Walter Zunino y en lo posterior a nombre de Pan Baguette S.A.. Esta compañía jamás ha abierto un local en la ciudad de Quito, respetando la coexistencia regional”.

Pero sin embargo, “en violación a los derechos de la compañía, Pan Baguette S.A. ha instalado en la ciudad de Quito, una panadería con el nombre BAGUETTE hecho que definitivamente va a causar confusión o engaño en el público consumidor sobre la naturaleza, la procedencia, el modo de fabricación y las características de los productos que se expendan bajo un mismo nombre comercial, más aún 11/09/2003 12.40 si se toma en consideración el prestigio y la excelencia de los productos que fabrica PALPES, PASTIFICIOS PALPES S.A ”.

La demandante, después de citar normas nacionales y comunitarias sostiene que “el nombre comercial ‘BAGUETTE’ por expresa disposición legal está protegido sin necesidad de registro y el derecho al uso exclusivo nace precisa y exclusivamente de su utilización pública, notoria, continua y de buena fe por más de 20 años en el comercio y dentro de un determinado territorio ”.

Indica que según la doctrina la protección se concede contra actos ilegales de terceros que consiste en la utilización del mismo nombre o de otro que se confunda con él, o de una marca similar a un nombre comercial, si esta utilización puede ocasionar confusión en el público. Asimismo sostiene que “la coexistencia del nombre comercial BAGUETTE, que no ha generado dicha confusión, en razón de que las compañías que utilizan este nombre están apartadas entre sí, y por lo tanto, cada una tenía un campo o territorio de comercialización, también se vería afectado por esta invasión de territorio, lo cual ocasionaría graves perjuicios a mi representada”.

Finalmente la actora dice “demando en juicio verbal sumario a la compañía Pan Baguette S.A. a que (sic) en sentencia se ordene la cesación de los actos violatorios, el comiso definitivo de los aparatos y medios empleados para el cometimiento de la infracción, la indemnización de daños y perjuicios, la reparación de los efectos generados por la violación del derecho y el valor de costas procesales”. 4.

Escrito de la audiencia de conciliación y contestación a la demanda En audiencia de conciliación y contestación a la demanda, de 28 de noviembre de 2000, el representante de la compañía Pan Baguette contesta la demanda del proceso verbal sumario, deduciendo las siguientes excepciones: (i) negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho “será obligación de la parte actora probar los hechos que ha propuesto afirmativamente esto es que fue la Compañía Pan Baguet S.A.(sic) la que abrió el local en controversia reservándonos por nuestra parte el derecho a presentar las pruebas de descargo que conside- GACETA OFICIAL remos pertinentes”;

(ii) reconviene a la Compañía PALPES, PASTIFICIOS ALPES S.A., “para que declare con lugar el pago de los daños y perjuicios que le causen a su representada además reconviene que se declare con lugar el pago de una indemnización pecuniaria a título de reparación por la Empresa haber (sic) sufrido daño moral ”; (iii) se declare el abandono de la presente causa por la defensa.

En la misma audiencia el defensor de la parte actora expone: (i) se ratifica en todos los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda; (ii) que la reconvención propuesta por la Compañía Pan Baguette S.A. es ilegal e improcedente, lo mismo que la solicitud de abandono propuesta no tiene fundamento alguno; (iii) abrir la causa a prueba por el término legal además de concederle un término prudencia para legitimar su intervención. Con vista de lo anteriormente expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,

CONSIDERANDO

Que las normas contenidas en los artículos 128 de la Decisión 344 y 191, 192 y 193 de la Decisión 486, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal; Que este Tribunal es competente para interpretar en vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es en este caso el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal (codificado mediante la Decisión 472), en correspondencia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, (codificado mediante la Decisión 500);

Que el consultante si bien omite el informe sucinto de los hechos y realiza únicamente un resumen de los argumentos de la demanda y del escrito de la audiencia de conciliación y contestación a la demanda, sin embargo, dicha 11/09/2003 13.40 omisión fue subsanada en base a los documentos acompañados a la solicitud de interpretación. Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 de su Estatuto y con lo expresamente requerido por el Tribunal Consultante, el Tribunal procederá a la interpretación de las normas comunitarias referidas al caso concreto, por lo tanto corresponde interpretar la norma contenida en el artículo 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, no interpretará los artículos 191, 192 y 193 de la Decisión 486 por no ser aplicables al caso y de oficio interpretará el artículo 83 literal b) de la indicada Decisión y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, cuyos textos son: Decisión 344 “Artículo 128.- El nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro.

En el caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo sobre Marcas de la presente Decisión, así como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo País Miembro”. “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: ( ) b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error;

( )” Decisión 486 Disposiciones transitorias “PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorga- GACETA OFICIAL miento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.

I. APLICACIÓN DEL ORDENAMIENTO COMUNITARIO EN EL TIEMPO RELACIONADO CON LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMEA DE LA DECISIÓN 486 Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, de acuerdo con el principio de irretroactividad, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos. En consecuencia, las situaciones jurídicas concretas normadas en el ordenamiento jurídico andino se encuentran sometidas a la norma vigente en el tiempo de su constitución. Y si bien la norma comunitaria nueva no es aplicable, salvo previsión expresa, a las situaciones jurídicas nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata tanto en algunos de sus efectos futuros de la situación jurídica nacida bajo el imperio de la norma anterior como en materia procedimental, de conformidad a la disposición transitoria primera de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena precedentemente transcrita.

Resulta oportuno para dilucidar los aspectos relativos a la aplicación de la ley comunitaria en el tiempo, precisar la terminología relacionada con este tipo de situaciones, así el profesor Marcial Rubio Correa señala que: “Aplicación inmediata de una norma, es aquélla que se hace a los hechos, relaciones y situaciones que ocurren mientras tiene vigencia, es decir, entre el momento en que entra en vigor y aquél en que es derogada o modificada; aplicación ultra activa de una norma, es aquélla que se hace a los hechos, relaciones y situaciones que ocurren luego que ha sido derogada o modificada de manera expresa o tácita, es decir, luego que termina su aplicación inmediata; aplicación retroactiva de una norma, es aquélla que se hace 11/09/2003 14.40 para regir hechos, situaciones o relaciones que tuvieron lugar antes del momento en que entra en vigencia, es decir, antes de su aplicación inmediata; y aplicación diferida de una norma es aquélla que se hace cuando la norma expresamente ha señalado que deberá aplicarse en un momento futuro, que empieza a contarse después del momento en que entre en vigencia”.

(Rubio, Marcial. Título Preliminar. Para Leer el Código Civil, Vol. III. Pontificia Universidad Católica del Perú. Fondo Editorial. Lima: 1988. p. 57 y ss). Sobre este tema el Tribunal ha sostenido: “El problema de aplicación de las normas en el tiempo supone una disyuntiva entre la seguridad jurídica y la innovación legislativa. Por tal motivo, para solucionar esta contrariedad, la teoría jurídica brinda diversas posibilidades, entre las que destacan dos: - La teoría de los derechos adquiridos que se apoya en la seguridad jurídica que debe otorgar todo sistema jurídico.

Se entiende por derechos adquiridos aquellos que han entrado en el dominio de su titular y que no pueden ser modificados por normas posteriores, porque se estaría haciendo aplicación retroactiva de ellas. - La teoría de los hechos cumplidos que se basa en el carácter innovador de las normas. Se prefiere aquí la aplicación inmediata de las normas antes que la ultra actividad de las normas derogadas.

Para ello se parte del hecho que las leyes posteriores deben suponerse mejores que las anteriores”. (Proceso 44-IP-2000, marca: BELMONT EXTRA SUAVE etiqueta, aprobada el 30 de abril de 2003). Respecto a este tema Francesco Messineo dice: “La teoría que tiende a afirmarse cada vez más, es la teoría llamada de los hechos pasados (facta praeterita), o hechos consumados, esto es, situaciones ya maduradas.

Esta teoría ha sido formulada diciendo que el juez no puede aplicar la nueva norma a hechos pasados (consumados). Una aplicación semejante realizará el juez (arbitrariamente), si desconoce las consecuencias ya verificadas del hecho pasado y solo porque el hecho del cual dependen aquellas consecuencias no es conforme a la norma nueva. A la inversa, se debe considerar que está consentida la aplicación de la nueva norma (retro- GACETA OFICIAL actividad), siempre que las consecuencias del hecho consumado sean consideraras en sí mismas y se pueda prescindir de la valoración de ese hecho consumado; o sea, siempre que no sea necesario asumir el hecho consumado como presupuesto de tales consecuencias”.

(Messineo, Francesco. “Manual de Derecho Civil y Comercial”, Tomo I, Traducción Sentis Melendo, VII Edición, Ediciones Jurídicas Europa-América, Buenos Aires, 1969). Este Tribunal también ha señalado que “ la Disposición en referencia contempla la aplicabilidad inmediata, de la norma sustancial posterior, a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prorrogas de tal derecho A la vez, si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso.

De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a las actividades procesales pendientes y no, salvo previsión expresa, a las ya cumplidas”. (PROCESO 38-IP-2002. MARCAS: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC y PREPAC, G.O.A.C No. 845 de 1 de octubre de 2002). II. EL NOMBRE COMERCIAL, SU PROTECCIÓN, SU USO Y SU PRUEBA La Decisión 344 en su artículo 128 protege, aunque no define, al nombre comercial.

No obstante se puede indicar que nombre comercial identifica a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica dentro del giro comercial o industrial y lo distingue o diferencia de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo. Con base en este artículo se ha interpretado que la protección del nombre comercial puede derivar de su registro o de su uso efectivo.

El Tribunal se ha pronunciado sobre la protección del nombre comercial en los términos siguientes: “Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores.

De manera que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su 11/09/2003 15.40 uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva. Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia. Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro” (Proceso 45-IP-98, marca: IMPRECOL, publicado en la G.O.A.C. Nº 581 de 12 de julio de 2000).

El tratadista Baylos Corroza ha manifestado que “La misión del nombre comercial es permitir la distinción entre la empresa que se sirve de el y otras empresas de las que necesita ser diferenciada. Ahora bien, esas otras empresas no son, ni necesitan serlo, todas las que comparecen en el mercado; sino única y exclusivamente aquellas que deben reputarse rivales; las que se dedican a un tipo de actividad idéntica o semejante a la designada”.

(Baylos Corroza, Hermenegildo: “Tratado de Derecho Industrial”; Madrid, Editorial Civitas S.A., p. 829). Conforme a la disposición establecida en el artículo 128 de la Decisión 344, la protección al nombre comercial en el Derecho Comunitario Andino no deriva solamente de un registro, tal como es el caso de las marcas, sino que basta el uso del mismo.

Sin embargo, “Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial. Además, el uso del nombre no debe inducir al público a error, lo que significaría, aplicando las normas sobre marcas, que a más de exista una identidad o semejanza, la confundibilidad no debe producirse en cuanto a los productos y servicios y la actividad que el nombre ampara”.

Por tanto, quien alegue el uso anterior del nombre comercial deberá probar por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, ya sea dentro de la etapa administrativa o en el ámbito jurisdiccional “que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevaler sus derechos.

La facilidad de determinar el uso puede GACETA OFICIAL 11/09/2003 16.40 provenir de un sistema de registro o de depósito que sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario”. (Proceso de Interpretación Prejudicial Nº 3-IP-98; caso “BELLA MUJER”, publicado en la G.O.A.C. Nº 338 de 11 de mayo de 1998).

La confundibilidad que es la posibilidad de confusión se puede producir por la identidad o semejanza de los signos con relación a los productos o servicios que se comercializan a través de la actividad económica que amparan y que pueden inducir a error o a engaño al consumidor. Este Tribunal también ha manifestado que “ en consonancia con el Convenio de París (artículo 8), la Decisión 344 establece que la protección del nombre comercial se reconoce en los Países Miembros sin necesidad de depósito o registro; pero, conforme al artículo 128 de ésta, si una legislación interna contemplare un sistema de registro, se aplicarán las normas pertinentes del propio texto comunitario para el régimen de marcas, así como la reglamentación que al efecto establezca el respectivo País Miembro.

Para el Tribunal existe armonía entre ambas normas, las cuales deben ser interpretadas en función del principio de la protección del nombre comercial sin necesidad del cumplimiento de formalidades registrales, de manera que cualquier registro de un nombre comercial tiene un carácter facultativo y no obligatorio, y se establece, en consecuencia, a los fines meramente declarativos.

De manera que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva. Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia. Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro”.

(Proceso Nº 45-IP98, publicado en la G.O.A.C. Nº 581 de 12 de julio de 2000, marca: IMPRECOL). Por tanto de existir identidad o semejanza entre los nombres comerciales podría darse el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda el uno con el otro, en relación a los productos o servicios producidos o comercializados por la actividad económica que cada uno ofrece y distingue.

III. LA CONFUNDIBILIDAD ENTRE NOMBRES COMERCIALES Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distinga en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los nombres comerciales en disputa, tanto entre sí como en relación con la actividad económica distinguidas por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

Las prohibiciones contenidas en el artículo 83, buscan fundamentalmente, precautelar el interés de terceros al prohibir que se utilicen como nombres comerciales, los signos que sean idénticos o semejantes a otro ya registrado, ya solicitado para registro, o en uso personal, continuo, real y efectivo pertenecientes a diferentes personas. El nombre comercial, al igual que la marca, cumple una función distintiva, pero relacionada con una actividad económica efectuada en un establecimiento comercial, por cuya razón, se debe tener presente lo indicado por este Tribunal Comunitario en el sentido de que, un signo que pretenda ser registrado pero que sea idéntico o se asemeje a un nombre comercial protegido, llevará consigo el riesgo de inducir al público a error por lo que no será lo suficientemente distintivo, constituyendo “una de las prohibiciones para otorgar el registro.. la existencia de similitud o semejanza con el nombre comercial protegido, siempre que ésta pueda inducir al público a error” (Proceso Nº 45-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 581 de 12 de julio de 2000, marca: IMPRECOL), en consecuencia se puede asumir -contrario sensu-, que una prohibición para otorgar el registro a un nombre comercial sería la existencia de semejanza o identidad al punto de producir confusión con una GACETA OFICIAL marca o un nombre comercial anteriormente registrados o solicitados para registro, o en uso personal, continuo, real, efectivo y público.

Respecto a la irregistrabilidad contenida en el literal b) del artículo 83 de la Decisión 344, cabe puntualizar que se prohíbe el registro de signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido siempre que puedan inducir al público a error. De lo indicado se desprende, que la prohibición de registro presupone la existencia de un nombre comercial protegido, conforme a lo previsto en la normativa comunitaria prevista en el artículo 128 de la Decisión 344 y que el derecho al nombre comercial, conforme a lo previsto en este artículo emerja como consecuencia de su registro o de su uso efectivo.

En relación a este tema, el Tribunal ha indicado que: “De existir identidad o semejanza entre el signo y el nombre comercial protegido, de modo que el consumidor o el usuario relacione y pueda confundir los productos o servicios que pretende amparar aquel signo con la actividad económica que realiza el titular del nombre comercial, el signo en cuestión no será suficientemente distintivo ”.

(Proceso 5-IP-2003 de 12 de marzo de 2003, marca: EAN INTERNATIONAL mixta). Además el Tribunal ha sostenido que, el nombre comercial en relación con una marca que en este caso deberá ser apreciado con relación a otro nombre comercial “para ser oponible exitosamente ante una marca solicitada o registrada como lo dispone el artículo 83, literal b), debe haber sido usado con anterioridad a la solicitud de la marca, en aplicación del principio de la prioridad que rigurosamente debe regir.

Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial. Además, el uso del nombre no debe inducir al público a error, lo que significaría, aplicando las normas sobre marcas, que a más de que entre la marca y el nombre exista una identidad o semejanza, la confundibilidad no debe producirse en cuanto a los productos y servicios que la marca protege y la actividad que el nombre ampara” (Proceso 3-IP-98, ya citado). 11/09/2003 17.40 El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad.

En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso 82-IP-2002, ya citado). Sobre el supuesto de identidad entre dos signos, el Tribunal ha observado que: “ las dos denominaciones son idénticas, concepto que desplaza a la similitud, no aplicándose en este caso las reglas y criterios para establecer la confundibilidad pues la identidad ‘descarta toda regla para establecer una comparación diferenciada entre los dos signos’ (Proceso 17IP-96), pudiéndose establecer dicha identidad ‘prima facie con certeza total mediante el simple cotejo ’”.

(Proceso 56-IP-2003, aprobado el 25 de junio de 2003, marca: IQA mixta, citando al proceso 8-IP-1998, publicado en la G.O.A.C. Nº 338, de 11 de mayo de 1998, marca: HERMES). El Tribunal ha enfatizado acerca del cuidado que se debe tener al realizar el análisis entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si un signo o un nombre comercial es confundible con otro, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la actividad económica que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que los signos no solo sean idénticos sino que tengan por objeto la misma actividad económica el riesgo de confusión sería absoluto; podría presumirse, incluso, la presencia de la confusión. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, con la mayor precisión posible.

Asimismo, el Tribunal observa que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión unilateral del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quien con cierta discrecionalidad pero alejándose de toda arbitrariedad ha de determinarla, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado GACETA OFICIAL de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza.

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE PRIMERO: De acuerdo con el principio de irretroactividad, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos. Las situaciones jurídicas concretas dentro del ordenamiento jurídico andino se encuentran sometidas a la norma vigente en el tiempo de su constitución. Sin embargo, si bien la norma comunitaria nueva no es aplicable, salvo previsión expresa, a las situaciones jurídicas nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata tanto en algunos de los efectos futuros de la situación jurídica concreta nacida bajo el imperio de la norma anterior como en materia procedimental.

La norma comunitaria en materia procesal se aplicará a partir de su entrada en vigencia a los trámites en curso o por iniciarse. De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a los trámites procesales pendientes, y no, salvo previsión expresa, a los ya cumplidos. Si la norma sustancial vigente en la fecha de la solicitud de registro de una marca o de un nombre comercial fuere derogada y reemplazada por otra antes de haberse concluido el procedimiento correspondiente a dicha solicitud, será la aplicable para determinar si se han cumplido o no los requisitos de concesión del registro, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso.

SEGUNDO: El nombre comercial identifica a una persona natural o a una jurídica en el ejercicio de su actividad económica y lo distingue o diferencia de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo. La protección del nombre comercial puede derivar de su registro o de su uso efectivo. 11/09/2003 18.40 De conformidad con el artículo 128 de la Decisión 344, en caso de que la legislación interna de los Países Miembros contemplare un sistema de registro para el nombre comercial, se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo de marcas así como la reglamentación que al efecto establezca el respectivo País Miembro.

TERCERO: En atención a que el derecho sobre el nombre comercial puede emerger tanto de su registro como de su uso real, continuo, efectivo y público, para efectos de la prioridad sobre el mismo se observará el principio de primero en el tiempo primero en el derecho. En el caso de existir identidad o semejanza entre nombres comerciales de distinto titular, de modo que el consumidor o el usuario relacione y pueda confundir los productos o servicios producidos o comercializados a través de la actividad económica que pretende amparar uno de ellos con relación al otro, el nombre comercial en cuestión no será suficientemente distintivo produciendo confusión entre los consumidores, con relación al que demuestra prelación en el uso, según el mencionado principio.

CUARTO: La determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión unilateral del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quien con cierta discrecionalidad pero alejándose de toda arbitrariedad ha de determinarla, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza.

La Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador, Distrito de Quito, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 5566-98-MP, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, inciso tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la sentencia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. GACETA OFICIAL 11/09/2003 19.40 Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO PROCESO Nº 62-IP-2003 Interpretación Prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; y la interpretación de oficio de los artículos 81 y 82 literales a) y h) de la Decisión 344.

Proceso Interno Nº 7196. Actor: Sociedad WEST CHEMICAL PRODUCTS, INC. Marca: PREPOTEN (nominativa). TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los seis días del mes de agosto del año dos mil tres. 2. Determinación de los hechos relevantes VISTOS: El 18 de mayo de 1994, el ciudadano WALTER GUSTAVO DÍAZ DÍAZ solicita el registro de la marca PREPOTEN (nominativa) a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, para identificar los productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza (Clase 5: Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas).

La solicitud de interpretación prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena contenida en el Oficio Nº 0931, remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, con motivo del Proceso Interno N° 7196, oficio que fue recibido el 20 de junio de 2003.

Que la mencionada solicitud cumple con todos los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 9 de julio de 2003. Como hechos relevantes para la interpretación, se deducen: 1.

Las partes La demandante es la sociedad WEST CHEMICAL PRODUCTS, INC. La demandada es la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. 2.1. Hechos Una vez publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial de la República de Colombia, la sociedad WEST CHEMICAL PRODUCTS, INC. presentó observaciones aduciendo que el signo PREPOTEN (nominativa) incurre en la causal de irregistrabilidad señalada en el literal a) del artículo 83 pues: “La expresión que se solicita a registro “PREPOTEN” carece de distintividad, elemento indispensable para ser admitida a registro como marca, pues es semejante desde los aspectos gráfico, ortográfico y fonético con la marca “PREPODYNE” de mí representada hasta el punto de hacerlas GACETA OFICIAL confundibles e inducir a error en los consumidores”.

Mediante Resolución No. 12294 de 17 de mayo de 1996, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, declara infundada la observación presentada por la sociedad WEST CHEMICAL PRODUCTS, INC. y concede el registro de marca PREPOTEN para distinguir productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza a favor de WALTER GUSTAVO DÍAZ DÍAZ.

La sociedad WEST CHEMICAL PRODUCTS, INC. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la resolución antes mencionada. Mediante Resolución No. 010107 de 21 de abril de 1997, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, confirmó lo resuelto en la Resolución No. 12294 y concedió el recurso de apelación interpuesto por WEST CHEMICAL PRODUCTS, INC. Posteriormente, mediante Resolución No. 28125 del 31 de octubre de 2000, el Superintendente de Industria y Comercio confirmó la Resolución No. 12294, y declaró agotada la vía gubernativa. 2.2.

Fundamentos de la demanda La sociedad WEST CHEMICAL PRODUCTS, INC. -demandante en el presente proceso-, a través de apoderado, solicita al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, que declare nulas las Resoluciones No. 12294, 010107, y 28125. 11/09/2003 20.40 puesto que la expresión PREPOTEN “ carece de distintividad ya que su núcleo o parte sobresaliente presenta identidad susceptible de inducir al público a error con la marca “PREPODYNE” En efecto, no podemos desconocer que la raíz PREPO, asume el papel más importante dentro del conjunto marcario PREPOTEN, de tal manera que el público consumidor recordará la marca por la expresión más sobresaliente, la cual sin duda es la que más queda grabada en la mente del público consumidor”.

En este sentido, añade que “la expresión PREPO, además de constituirse en las primeras sílabas de la marca PREPODYNE, se constituye también en su núcleo principal lo cual hace que ellas [las expresiones PREPOTEN y PREPODYNE] presenten semejanzas tales que el público se verá inducido a error, ya que la composición morfológica, gráfica y fonética de ambas marcas es muy similar.

Es también necesario tener en cuenta que, visualmente, al estar las dos marcas conformadas por sílabas PREPO como elemento principal, la percepción inicial resulta idéntica al consumidor medio lo cual lo induce de manera necesaria a error ”. Aduce la actora que “La confusión se acentúa si tenemos en cuenta que las dos marcas además de ser casi idénticas, se destinan a distinguir los mismos productos, es decir, los de la clase quinta (5) de la Clasificación Internacional, lo cual sin lugar a dudas incrementa las posibilidades de confusión ”.

La actora fundamenta jurídicamente su demanda en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y en los artículos 82 y 85 del Código Contencioso Administrativo de la República de Colombia. 2.3. Contestación a la demanda Asimismo, pretende que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio anular el registro correspondiente a la marca PREPOTEN concedida a favor de WALTER GUSTAVO DÍAZ DÍAZ para distinguir los productos de la Clase 5 solicitada.

Señala la demandante que los actos administrativos pretendidos violan el ordenamiento jurídico andino en materia de propiedad industrial, en la medida en que no fueron aplicados al presente caso. Sobre el particular, señala que la norma no aplicada es el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, a través de su Oficina Jurídica, solicita no tener en cuenta las pretensiones y condenas requeridas por la demandante en su contra por cuanto carecen de apoyo jurídico y, por consiguiente, de sustento de derecho para que prosperen.

Sostiene la demandada que “( ) de conformidad con las atribuciones legales otorgadas a la Oficina Nacional Competente y la Decisión 344 antes referida, el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de GACETA OFICIAL Industria y Comercio expidió legal y válidamente la resolución Nº 12294 del 17 de mayo de 1996 declarando infundadas las observaciones presentadas por la parte demandante y concediendo el registro de la marca ”PREPOTEN” para distinguir los productos comprendidos en la clase 5 de la nomenclatura vigente, solicitada por el señor WALTER DIAZ”.

Añade la demandada que “Efectuado el examen comparativo de las marcas “PREPOTEN”’, clase 5 (solicitada), frente a “PREPODYNE”, para distinguir los productos de la clase 5, se concluye en forma evidente que no son semejantes entre sí, no existiendo confundibilidad entre las mismas y por lo tanto, de coexistir en el mercado no conllevarían a error al público consumidor, pues no existe la posibilidad de confusión directa e indirecta entre los mismos”.

Adicionalmente manifiesta la demandada que “( ) resulta importante destacar lo que ha sostenido el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, en la sentencia del 1 de junio de 1998 dentro del proceso 5404, consejero ponente Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, en el cual se expresa en uno de sus apartes: ( ) ‘La Sala, siguiendo reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha considerado que en las marcas farmacéuticas especialmente, se utilizan elementos o palabras de uso común o generalizado que no deban entrar en comparación, lo que supone una excepción al principio de que la comparación ha de realizarse atendiendo a una simple visión de los signos enfrentados, donde la estructura prevalezca sobre los componentes parciales’ ( )”.

Por tal motivo, sostiene la demandada que hay “( ) inexistencia de confundibilidad entre los signos en debate En consecuencia, la marca “PREPOTEN” para distinguir los productos comprendidos en la clase 5 es registrable conforme a lo dispuesto en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena como se expuso válida y acertadamente por la Oficina Nacional Competente como fundamento de los actos administrativos acusados”.

Finalmente, concluye la demandada que “Los actos administrativos acusados no son nulos, se ajustan a pleno derecho y a las disposiciones legales vigentes de ese entonces y aplicables sobre marcas y no violenta normas de 11/09/2003 21.40 carácter superior como lo aduce la parte demandante”.

CONSIDERANDO

Que este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto aquéllas resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; Que la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que de acuerdo con la solicitud remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, se procederá a la interpretación prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Asimismo, de conformidad con el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 del Estatuto, se interpretarán de oficio los artículos 81 y 82 a) y h) de la mencionada Decisión 344.

El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcriben a continuación: DECISIÓN 344 Artículo 81 “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

Artículo 82 “No podrán registrarse como marcas los signos que: GACETA OFICIAL a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior; (…) h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;

( )” Artículo 83 “Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

(…)” Con vista de los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, considera este Tribunal que corresponde desarrollar lo referente a: I. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE UNA MARCA El artículo 81, segundo párrafo de la Decisión 344 define a la marca como: “Todo signo perceptible capaz de distinguir los bienes o servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes y servicios idénticos o similares de otra”.

Este artículo señala los requisitos que debe cumplir un signo para ser registrado como marca, disponiendo que: “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica”. Este Tribunal ha señalado en varias oportunidades la importancia del cumplimiento de estos requisitos como paso 11/09/2003 22.40 previo al registro de una marca, así como el hecho de no estar incurso en alguna o algunas de las causales de irregistrabilidad contempladas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

Con relación a estos tres requisitos, el Tribunal en reiterada jurisprudencia ha señalado: La perceptibilidad es la capacidad del signo para ser aprehendido o captado por alguno de los sentidos. La marca, al ser un bien inmaterial, debe necesariamente materializarse para ser apreciada por el consumidor; sólo si es tangible para el consumidor, podrá éste compararla y diferenciarla, de lo contrario, si es imperceptible para los sentidos, no podrá ser susceptible de registro.

La distintividad, es considerada por la doctrina, y por la jurisprudencia de este Tribunal como la función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca, es la razón de ser de la marca, es la característica que permite diferenciar o distinguir en el mercado los productos o servicios comercializados por una persona de los idénticos o similares de otra, para así impedir se origine una confusión. Jorge Otamendi sostiene respecto al carácter distintivo de la marca: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca.

La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene este poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”. (Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas. 4ta. Edición. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2002. p. 27). La susceptibilidad de representación gráfica, permite constituir una imagen o una idea del signo, en sus características y formas, a fin de posibilitar su registro.

Consiste en descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc. de manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos. Marco Matías Alemán dice que: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, GACETA OFICIAL siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados” (Alemán, Marco Matías.

Marcas. Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios. Top Management: Bogotá. p. 77). II. PROHIBICIONES PARA EL REGISTRO DE MARCAS El artículo 82 de la Decisión 344 establece prohibiciones absolutas, para que un signo pueda ser registrado como marca. En este sentido, si se configurara alguno de los supuestos taxativamente señalados en el referido artículo, el signo objeto de registro sería ineficaz como marca.

En el presente caso, de acuerdo con lo establecido en el literal a) del artículo 82 de la Decisión 344, el Juez Consultante deberá examinar si el signo en controversia cumple los requisitos del artículo 81 antes citado, y que no se encuentre inmerso en la causal de irregistrabilidad contemplada en el literal h) del artículo 82 de la referida Decisión, la misma que prohíbe el registro de signos que puedan engañar a los medios comerciales o, al público consumidor.

III. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS ENGAÑOSOS El literal h) del artículo 82 de la Decisión 344 prohíbe el registro como marca de signos que puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o las cualidades, o la aptitud para el empleo de los productos o servicios.

La prohibición recogida en la mencionada norma es de alcance general, y se concreta ante la posibilidad de que el signo induzca a engaño a los intermediarios comerciales o a los consumidores, sin que sea necesario que dicho engaño se produzca efectivamente. En reiterados fallos este Órgano Jurisdiccional ha sostenido que “el engaño se produce cuando un signo provoca en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo u otras informaciones que induzcan al público a error.

La prohibición de registrar signos engañosos, tal como se ha pro- 11/09/2003 23.40 nunciado este Tribunal se dirige a precautelar el interés general o público, es decir, del consumidor” (Sentencias dictadas en el Proceso N° 35IP-98, G.O.A.C. N° 422 de 30 de marzo de 1999, marca: GLEN SIMON; y en el Proceso N° 38-IP-99, G.O.A.C. N° 419 de 17 de marzo de 1999, marca: LEO).

IV. IRREGISTRABILIDAD POR IDENTIDAD O SIMILITUD DE SIGNOS. DE LA COMPARACIÓN ENTRE MARCAS. DEL RIESGO DE CONFUSIÓN. DE LA CONFUSIÓN DIRECTA E INDIRECTA. DE LAS REGLAS DE COMPARACIÓN. DE LOS PREFIJOS DE USOS COMUN. DE LA CONEXIÓN COMPETITIVA. El artículo 83 de la Decisión 344 prohibe el registro de los signos que afecten derechos de terceros.

El literal a) del artículo 83 prohibe el registro de signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para el registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, de forma que puedan inducir al público consumidor a error. Como se ha manifestado en otras sentencias de este Tribunal “ la función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante de los de igual o semejante naturaleza, que pertenezcan al competidor; por ello es fundamental que el signo en proceso de registro, no genere confusión respecto de los bienes o servicios distinguidos por otro solicitado previamente o por una marca que se encuentre inscrita, puesto que éstos gozan de la protección legal que les otorga el derecho de prioridad o el registro, respectivamente”.

(Proceso Nº 101-IP-2002. G.O.A.C. No. 877 de 19 de diciembre de 2002. Marca: COLA REAL + GRÁFICA). En este sentido, la confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien por otro, a la que pueden ser inducidos los consumidores por no existir la capacidad suficiente para ser distintivo. A fin de evitar esta situación de confusión, la prohibición contenida en el literal a) del artículo 83 no exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición. Sobre el particular, este Tribunal ha señalado los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de GACETA OFICIAL confusión entre varias denominaciones y los productos o servicios que cada una de ellas ampara, identificando los siguientes: “ que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos”.

(Proceso Nº 68-IP-2002. G.O.A.C. No. 876 de 18 de diciembre de 2002. Marca: AGUILA DORADA). De esta manera, la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa y la indirecta. La primera se caracteriza en que el vínculo de identidad o semejanza conduce al comprador a adquirir un producto determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos.

La segunda, la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. Por tanto, de existir semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca ya registrada o anteriormente solicitada para registro, existirá el riesgo de que el consumidor relacione y confunda aquel signo con esta marca.

En el caso subiudice, corresponde establecer si existe o no semejanza entre el signo que se pretende registrar y las marcas previamente registradas, cuya comparación habrá de hacerse cotejando sus elementos fonético, gráfico y conceptual. Sin embargo, dicha comparación deberá ser conducida por la impresión unitaria que el signo habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor medio a que está destinado.

Por ello, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. Este Tribunal ha determinado que la similitud visual se presenta por el parecido de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la palabra o 11/09/2003 24.40 palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar el grado de confusión. Y habrá lugar a presumir la semejanza entre los signos si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden, vista la impresión general que, tanto desde el punto de vista ortográfico como fonético, produce el citado orden de distribución. En cuanto a la similitud fonética, el Tribunal ha señalado que la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica y de la coincidencia en las raíces o terminaciones, pero que, a fin de determinar la existencia real de una posible confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, puesto que las marcas denominativas se forman por un conjunto de letras que, al ser pronunciadas, emiten sonidos que se perciben por los consumidores de modo distinto, según su estructura gráfica y fonética.

En cuanto a la similitud conceptual, este Órgano Jurisdiccional ha indicado que la misma se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. En definitiva, el Tribunal estima que la confusión puede manifestarse cuando, al percibir la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien encuentra cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante.

De igual modo, a objeto de verificar la existencia del riesgo de confusión, el examinador deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro. Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Debe tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

GACETA OFICIAL Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, Breuer Moreno (Ibid. Loc. Cit.) ha manifestado adicionalmente: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas. Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.

En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo. La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.

Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”.

Finalmente, como ha señalado este Tribunal en anterior oportunidad, el consultante, en la 11/09/2003 25.40 comparación que efectúe de los signos “ deberá considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca cubre únicamente, por virtud de la regla de la especialidad, los productos identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases del nomenclátor, la pertenencia de dos productos a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes”.

(Proceso Nº 68-IP-2002. G.O.A.C. No. 876 de 18 de diciembre de 2002. Marca: AGUILA DORADA). Por lo tanto, el consultante deberá tener en cuenta, de conformidad con el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, “ que también se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto un producto semejante al amparado por la marca en referencia, sea que dichos productos pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas”.

(Proceso Nº 68-IP-2002. Ibid. Loc. Cit.). Asimismo, es preciso señalar que en el presente caso se encuentran en conflicto dos marcas que poseen el prefijo PREPO, elemento que el juez consultante deberá tener en cuenta al momento de resolver, a fin de determinar si el mismo es de uso común en el ámbito de la marca farmacéutica. Sobre este punto, el juez consultante deberá observar lo manifestado por este Órgano Jurisdiccional en otros procesos análogos: “En el caso de los signos denominativos cuya composición incluya prefijos, raíces, desinencias o sufijos que hayan pasado al uso común, el Tribunal tiene establecido que estas locuciones carecen de aptitud distintiva por haberse hecho genéricas y, en consecuencia, inapropiables; que, en efecto, nadie puede acaparar una raíz genérica, por lo que se deberá tolerar que otras marcas la incluyan, exigiendo siempre —la Autoridad encargada del examen de registrabilidad— que las desinencias u otros componentes del conjunto marcario lo distingan suficientemente, a fin de evitar cualquier riesgo de confusión; y que no cabría que una persona, propietaria de una marca contentiva de un prefijo de uso GACETA OFICIAL 11/09/2003 26.40 común, fundamente en este único hecho sus observaciones al registro de otro signo como marca. cen a la misma clase, el consultante deberá analizar si se trata de un caso de conexión competitiva.

Sobre este particular, la doctrina (OTAMENDI, Jorge: “Derecho de Marcas”, Buenos Aires, Editorial Abeledo Perrot, pp. 183 y ss.) ha señalado lo siguiente: ‘Existe una tendencia generalizada a incluir en las marcas radicales o terminaciones, y hasta dibujos, que de alguna manera evoquen características del producto que van a distinguir. También es común que distintos fabricantes elijan una misma radical o una misma terminación porque simplemente hace más atractiva su marca.

Aquéllas por ser evocativas, y éstas cuando su uso es generalizado, hacen de dichas partículas elementos de uso común. Sobre el particular este Tribunal ha manifestado en reiterada jurisprudencia, el alcance de la conexión competitiva y las reglas para su verificación, (Entre otros: PROCESO 66-IP-2002, G.O.A.C. No. 876 del 18 de diciembre de 2002 Marca: S.O.S., PROCESO 68-IP-2002.

G.O.A.C. No. 876 de 18 de diciembre de 2002. Marca: AGUILA DORADA) a saber: No hay reglas establecidas respecto de la cantidad de marcas registradas que deben incluir una partícula, para que ésta sea considerada de uso común. Aunque así se la ha calificado por estar incluida en seis registros de distintos titulares. Digo de distintos titulares porque si esas marcas pertenecen a uno o a unos pocos, no habría ese uso generalizado se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente ’.

Por ello, el Tribunal ha decidido que la distintividad, en las marcas que contienen prefijos de uso común, deberá fundamentarse en las desinencias o sufijos que los acompañen” (Proceso 77-IP-2001. G.O.A.C. N° 779 de 2 de abril de 2002. Marca: CHOCOVITOS). En el presente caso, el consultante deberá analizar la composición del signo PREPOTEN para establecer, tomando en cuenta la naturaleza del prefijo PREPO, si la segunda parte de la denominación TEN atribuye al conjunto distintividad suficiente.

En el caso de autos, y a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, el consultante habrá de tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en la Clasificación Internacional de Niza. En el presente caso, a pesar de que los productos en cuestión pertene- “La confusión puede darse en un mismo género de productos: El caso tal vez más común se da cuando genéricamente los mismos productos están incluidos en distintas clases.

Se da cuando los productos pueden venderse en los mismos negocios, lo cual permite con fundamento que una denominación idéntica que puede venderse en un mismo negocio, aunque estén destinados a diferentes propósitos, produce el riesgo de confundir al consumidor sobre su origen o procedencia ” (Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas, Editorial Abeledo Perrot, Buenos Aires-Argentina, 199, pp. 192-201)”.

Este Tribunal con relación al tema de la conexión competitiva ha señalado: “La doctrina ha planteado o elaborado algunas pautas o criterios que pueden conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos (Jorge Otamendi, Carlos Fernández-Novoa y Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas).

Ellos se sintetizan: a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor Esta regla tiene especial interés cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase. En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro corresponde a quien alega. b) Canales de comercialización. Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para GACETA OFICIAL que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.

En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Mismos medios de publicidad. Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.

Si los mismos productos se difunden por la publicidad general (radio, televisión o prensa) presumiblemente se presentaría una conexión competitiva o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc, la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre los productos.

Una relación entre los productos vendidos puede crear una conexión competitiva. No es lo mismo vender en un lugar helados y muebles, que vender al mismo tiempo cocinas y refrigeradoras, entre las cuales existe una vinculación. e) Uso conjunto o complementario de productos. Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (puertas y ventanas) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.

La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. 11/09/2003 27.40 f) Partes y accesorios. La confusión en este caso se produciría si entre el producto principal y el accesorio hay una cierta identidad con el producto final (motores y válvulas, pero no en caso de tornillos y carburadores). g) Mismo género de los productos.

Pese a que los productos pueden estar en diferentes clases y cumplir diferentes funciones o finalidades, si tienen características generales, existe la posibilidad de la similitud (medias de deporte y medias de vestir). h) Misma finalidad. Productos pertenecientes a diferentes clases pero que tienen similar naturaleza, uso o idénticas finalidades, pueden inducir a error o confusión. i) Intercambiabilidad de los productos.

Si es posible que un producto pueda ser sustituido por otro, es decir si son intercambiables en cuanto a su finalidad, la conexión competitiva es palpable.” (Proceso 08-IP-1995. G.O.A.C. N° 231 de 17 de octubre de 1996. Marca: LISTER). Los criterios mencionados, deberán aplicarse simultáneamente y no en forma aislada, por el consultante. V. DE LA MARCA FARMACEUTICA Cuando se habla de marcas farmacéuticas es preciso tener en cuenta el carácter más riguroso que adquieren los criterios para el análisis que permita establecer la posibilidad de riesgo de confusión, puesto que se trata de un caso especial donde se encuentra en juego la salud humana.

En este sentido, este órgano jurisdiccional ha manifestado que “el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún GACETA OFICIAL considerando que en muchos establecimientos, aún medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno”.

(Proceso Nº 30-IP2000. G.O.A.C. Nº 578 de 27 de junio del 2000. Marca: AMOXIFARMA). Sin embargo, en el caso de marcas farmacéuticas, por lo general se utilizan ciertos sufijos o prefijos cuyo significado es indispensable para determinar su aplicación, por lo que no es posible otorgar su exclusividad a un solo usuario, ello privaría injustamente el uso común de un término utilizado en el ámbito de los productos farmacéuticos.

Sobre el particular, este órgano jurisdiccional ha manifestado que “En ciertos tipos de marcas y concretamente en las marcas que cubren productos farmacéuticos, se utilizan determinados prefijos o sufijos que aluden en forma indirecta a sus principios activos o hacen relación al objeto o fin del producto; por ejemplo se utiliza el prefijo “derma”, que se refiere a aspectos de la piel u “ofta” en lo relativo a la vista.

Esos prefijos o sufijos se han convertido en expresiones de uso común, sin que puedan ser apropiados con el carácter de exclusivo por persona alguna, tal como sucede en las denominaciones genéricas o descriptivas. No se trata de todos modos de nombres con los cuales se designa usualmente al producto dentro del comercio, sino de una terminología repetitiva que es el común denominador para formar con esos prefijos o sufijos un signo”.

(Proceso Nº 68-IP-2001, G.O.A.C. Nº 765 del 27 de febrero de 2002. Marca: AMOXIGA). Añade este Tribunal que “Lo importante y esencial en el uso de prefijos comunes, es que el segundo vocablo o denominación tenga un elemento distintivo que lo diferencie del anterior” (Proceso Nº 68-IP-2001, ya citado). De la misma forma, al tratar el tema de productos farmacéuticos que buscan proteger marcas en conflicto, este Tribunal ha señalado que “resulta de gran importancia determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada aplicación, que pueden causar daños irreparables a la salud del consumidor.

Por lo tanto, lo recomendable en estos casos es aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso, que busque prevenir eventuales confusiones en el público consumidor dada la naturaleza de los productos con ellas identi- 11/09/2003 28.40 ficados”. (Proceso Nº 48-IP-2000, G.O.A.C. Nº 594 de 21 de agosto del 2000.

Marca: BROMTUSSIN). En tal sentido, este Tribunal considera que son dos las hipótesis aplicables para el caso de confusión de marcas farmacéuticas: a) que existen factores que contribuyen a evitar la confusión entre marcas farmacéuticas, tales como, la intervención de médicos a través del récipe que orienta la compra del producto; y, b) la expedición de productos sin receta médica.

Sin embargo, “en ninguna de estas situaciones, puede descartarse en forma absoluta la posibilidad de algún tipo de error. Por lo tanto, conforme a lo anteriormente expuesto, este Tribunal considera acertada la posición doctrinaria de establecer el mayor grado de rigurosidad al momento de confrontar marcas farmacéuticas”. (Proceso Nº 50-IP-2001.

G.O.A.C. Nº 739 de 4 de diciembre de 2001. Marca: ALLEGRA). Por tal motivo, en el caso particular de productos farmacéuticos, es posible la utilización de prefijos o sufijos comunes propios del lenguaje técnico aplicado a este campo, sin embargo, el registrador deberá ser cuidadoso de evitar el acceso al registro de aquellos signos que puedan crear error o confusión al consumidor.

Para tal efecto, el registrador deberá tener en cuenta el medio de circulación del producto farmacéutico. Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: Primero: Un signo para ser registrado como marca debe reunir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Además es necesario que la marca no esté comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. Segundo: De acuerdo con el literal h) del artículo 82 de la misma Decisión, no son registrables los signos que puedan engañar a los medios comer- GACETA OFICIAL ciales o a los consumidores, respecto de la procedencia, la naturaleza o el modo de fabricación de los productos, puesto que ello atentaría contra la buena fe del consumidor y constituiría una práctica desleal frente a la libre competencia que debe prevalecer en el mercado de bienes y de servicios.

Tercero: Cuarto: Quinto: Sexto: No son registrables los signos que en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, y que estén destinadas a amparar productos idénticos o semejantes, de modo que puedan inducir a los consumidores a error. La determinación del riesgo de confusión entre los signos confrontados en el presente caso, derivará de la realización del correspondiente examen comparativo, en el que se deberán considerar los criterios aportados por la doctrina y la jurisprudencia, los que han sido desarrollados en esta interpretación prejudicial.

En la comparación entre los productos identificados por los signos en conflicto, deberá considerarse la conexión competitiva que exista entre ellos, aunque pertenezcan a la misma clase. Cuando existan signos en los cuales los prefijos o sufijos se hayan convertido en comunes, para efectos de la fijación de la confundibilidad, aquellos no se tomarán en consideración dentro del análisis global y sucesivo de los signos. La comparación procederá con los elementos restantes de los signos confrontados, proveyéndose que de existir diferencias que eliminen las semejanzas y que procuren una distintividad propia en cada signo la coexis- 11/09/2003 29.40 tencia no estará impedida, siempre considerando los productos o servicios que cada signo proteja.

Séptimo: En las marcas farmacéuticas que cubren productos de esa naturaleza, se deberá considerar el riesgo que la salud humana corre por la venta o dispendio de un producto semejante o similar a otro ya registrado. El cotejo marcario, en todo caso, procederá dentro de un criterio más riguroso o con mayor detenimiento del que normalmente pueda hacerse con otro tipo de marcas.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente sentencia realizada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario. Deberá así mismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el inciso tercero del artículo 128 del vigente Estatuto.

Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO GACETA OFICIAL 11/09/2003 30.40 PROCESO 65-IP-2003 Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Interpretación, de oficio, del artículo 84 de la misma Decisión. Actor: ABBOTT LABORATORIES. Marca: “GENFAR” (mixta). Proceso interno N° 5213. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Quito a los seis días del mes de agosto del año dos mil tres. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero de Estado, doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. base en la solicitud prioritaria para la marca figurativa “A” (etiqueta), y concede el registro para la denominación “GENFAR” (mixta) como marca, solicitado por la sociedad LABORATORIOS GENFAR S.A. para amparar productos de la Clase Internacional 5. - Nº 30225, de 27 de noviembre de 1997, mediante la cual, al resolver el recurso de reposición planteado, la aludida Dependencia confirmó la Resolución anterior; y, VISTOS: Que la solicitud recibida por este Tribunal el 20 de junio del año 2003 se ajustó suficientemente a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad Andina y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por medio de auto de 16 de julio del año 2003. 1.

ANTECEDENTES: - Nº 1006, de 15 de mayo de 1998, por la cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto y se ratifica lo decidido en la Resolución inicial Nº 008937. 1.3 Hechos relevantes Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos: 1.1 Partes a) Los hechos Actúa como demandante la firma ABBOTT LABORATORIES, siendo demandado el Superintendente de Industria y Comercio de la República de Colombia.

Se constituye en tercero interesado a la firma LABORATORIOS GENFAR S.A. 1.2 Actos demandados La interpretación se plantea en razón de que la firma ABBOTT LABORATORIES demanda ante la jurisdicción consultante, la declaratoria de nulidad de las siguientes Resoluciones expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia: - El 15 de mayo de 1987, la firma LABORATORIOS GENFAR S.A. presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, solicitud para obtener el registro de la denominación “GENFAR” (etiqueta) como marca, para amparar productos de la clase Nº 5 de la Clasificación Internacional de Niza.1 - El extracto de la solicitud fue publicado el 10 de marzo de 1989, en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 341. 1 - Nº 008937, de 8 de abril de 1997, mediante la cual la mencionada Superintendencia declaró infundada la observación presentada por la sociedad ABBOTT LABORATORIES, con Clase 5.- Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebes; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; funguicidas, herbicidas.

GACETA OFICIAL - El 26 de abril de 1989, fue presentada observación por parte de la firma ABBOTT LABORATORIES, con fundamento en la solicitud prioritaria presentada respecto de la denominación “A” (etiqueta) como marca, destinada a amparar productos también de la Clase Internacional 5. - El 8 de abril de 1997, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, emitió la Resolución Nº 008937, por medio de la cual declaró infundada la observación formulada, y concedió el registro de la denominación solicitada. - La sociedad ABBOTT LABORATORIES interpuso recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación contra la resolución emitida. 11/09/2003 31.40 marcas fueron solicitadas en la Clase 5 que ampara productos farmacéuticos, lo cual causa que la confusión por parte del público consumidor pueda tener fatales consecuencias.” Entre sus fundamentos de derecho, la actora manifiesta la violación del artículo 81 al considerar que “la Administración ignoró ampliamente la similitud gráfica entre sus marcas y el signo ‘GENFAR’, al acoger la teoría de que en las marcas mixtas generalmente predomina el elemento denominativo y que, por lo tanto, teniendo en cuenta que la marca de la actora era solamente figurativa no podría haber confusión entre ellas.” - El 27 de noviembre de 1997 fue resuelto el recurso de reposición propuesto, por medio de Resolución Nº 30225 que confirmó la Nº 008937, en todas sus partes.

Al referir la violación del artículo 83 de la Decisión 344 manifiesta que las marcas en conflicto son confundiblemente semejantes, pues su signo “A” (etiqueta) “…fue tomado por LABORATORIOS GENFAR S.A., quien le agregó un elemento denominativo, imitando el tipo de letra de su marca, por lo que, en su opinión, carece de distintividad”. - El 15 de mayo de 1998, la misma Dependencia expidió la Resolución Nº 1006 por la cual, al resolver el recurso de apelación, confirmó también la resolución impugnada, en todas sus partes.

Sostiene que “la marca figurativa tiene como función dar una identidad visual de la empresa que la utiliza, lo que permite que el consumidor reconozca el origen de los productos con tan solo una mirada sin tener que leer las palabras.” b) Escrito de demanda Expresa que “el perjuicio que el registro de esta marca causa a mi mandante es incalculable, pero no es el único, existe también el perjuicio al público consumidor, quien se ve afectado al encontrar estas etiquetas tan similares en el mercado y puede confundirse respecto del origen de los productos farmacéuticos.” Manifiesta la actora, que la sociedad Laboratorios GENFAR S.A. presentó solicitud de registro como marca para la denominación “GENFAR” (mixta), destinada a amparar productos de la Clase Internacional Nº 5, a la cual la sociedad ABBOTT LABORATORIES formuló oposición argumentando la existencia de un registro prioritario para la denominación figurativa “A” (etiqueta), signado con el número 200.080 (hoy, certificado Nº 45.957), consistente en “una columna vertical gruesa que se inicia en la parte inferior derecha de la etiqueta, curvándose hacia la izquierda a una altura mayor de la mitad de la etiqueta y disminuyendo su grosor hasta quedar cortada por la línea vertical izquierda de la propia etiqueta”, solicitada para amparar productos también de la Clase Internacional 5.

Fundamenta la igualdad entre la marca GENFAR y la solicitada con anticipación por su mandante; señala la similitud entre los productos a ser protegidos, destacando que “…las Finalmente asevera que la marca “A” (etiqueta) es una marca notoriamente conocida en diferentes países, precisando sus registros obtenidos en Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Estados Unidos, Uruguay y Venezuela.

Recalca, por otra parte, que “Abbott Laboratories no sólo era el propietario en Colombia de estas dos etiquetas sino que Genfar utilizó estas dos marcas de mi mandante notoriamente conocidas en el mundo farmacéutico, ya que usó los logotipos corporativos de mi mandante, y los combinó para crear su etiqueta que pretendía registrar”. GACETA OFICIAL c) Contestaciones a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda, solicita que no sean tomadas en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por la demandante en contra de la Nación, por cuanto carecen de apoyo jurídico y por consiguiente, de sustento legal para que prosperen.

Aduce que en sus actuaciones se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria; señala que “de los documentos obrantes en el expediente Nº 92-248.494, contentivo de la actuación administrativa, en lo relativo a la solicitud de registro de la marca “GENFAR” (mixta), presentada por la Sociedad Abbott Laboratorios, se concluye en forma clara y precisa que la Superintendencia de Industria y Comercio como Oficina Nacional Competente se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa.”. 11/09/2003 32.40 En apoyo de sus argumentos cita jurisprudencia sentada por este Tribunal en los procesos 22-IP-92, 7-IP-95, 14-IP-97 y 14-IP-98.

La sociedad LABORATORIOS GENERICOS FARMACEUTICOS S.A., GENFAR S.A., constituida en tercero interesado en las resueltas de esta controversia, por medio de apoderado contesta la demanda, señalando que la Administración no incurrió en violación alguna de las normas establecidas en la Decisión 344 aludidas por la parte actora. Expresa que la sociedad demandante señaló como violado el artículo 81 de la Decisión 344, respecto de lo cual argumenta que “el concepto de distintividad que es esencial en un signo, al igual que su perceptibilidad y representación gráfica se encuentra plenamente establecido en la marca GENFAR (mixta).

Ella esta representada en gráfico, es captada por los adquirientes de los productos y tiene su propia distintividad, es decir, no crea confusión con los productos a los cuales se refiere la sociedad actora.”. Al referir la violación del artículo 81 de la Decisión 344, aducida por parte de la actora, argumenta que “es de manifestar que no tiene vocación de prosperar habida cuenta que la marca “GENFAR” (mixta) es novedosa, suficientemente distintiva y susceptible de representación gráfica como lo prevé el artículo 81 de la misma Decisión y por lo tanto, es registrable conforme a las normas comunitarias.”.

Afirma que “de acuerdo con los conceptos fundamentales marcarios de la doctrina y la jurisprudencia, sin mayor esfuerzo se concluye que la marca GENFAR (mixta) clase 5ª cumple plenamente con los requisitos esenciales establecidos en el artículo 81 de la Decisión 344, de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, especialmente con la Distintividad.”.

Respecto a la violación del artículo 83 de la aludida Decisión, expresa, en lo fundamental, que luego de realizado el examen sucesivo y comparativo de las marcas en conflicto, “se concluye en forma evidente que éstas marcas registradas no son semejantes entre sí y no conllevan a la dificultad y confusión al público consumidor y pueden coexistir en el mercado.” En relación con la comparación de las marcas señala, que “para comparar una marca mixta, la de GENFAR y una marca gráfica, la de ABBOTT LABORATORIES, se ha establecido por los Tribunales, que el elemento denominativo prevalece sobre el elemento gráfico ya que la denominación del producto es la manera como se lo solicita en el mercado, siendo este elemento la forma más fácil de determinarlo sin ninguna equivocación para el adquirente.” Manifiesta finalmente, que “a la anterior conclusión se llega teniendo en cuenta que para comparar las marcas mixtas, se debe determinar en primer término, cuál es el elemento predominante de las mismas, y dada la fuerza expresiva de las palabras el elemento nominativo predomina frente al figurativo, a menos que excepcionalmente el elemento gráfico por su tamaño, combinación de colores y colocación sea definitivo.” Manifiesta que “la sola circunstancia de que en los términos de comparación de las marcas, la una está caracterizada por dos componentes, la de GENFAR y la otra por uno solo, demuestra intelectual, conceptual y óptimamente que hay diferencias y entre marcas disímiles no puede darse el fenómeno de la confusión marcaria, máxime cuando los elementos gráficos son opuestos o contrarios, como la propia actora los admite.” GACETA OFICIAL Al referirse a la notoriedad de la marca de propiedad de la parte demandante considera que “este hecho debe ser probado por la demandante, ya que la notoriedad alegada por ésta, debió haberse probado en el momento procesal oportuno de la presentación de la observación acompañando las probanzas indicadas en el artículo 84 de la Decisión 344, de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

La prueba cuya práctica hecha de menos la actora, la denegó la División de Signos Distintivos por inconducente como lo expreso la Resolución impugnada, pues fue pedida para la venta de los productos de ABBOTT LABORATORIES y no para la notoriedad de la marca figurativa.”. Sostiene que “La circunstancia de que la marca figurativa se encuentra registrada en varios países, no es prueba suficiente para que una marca se califique como notoria.

Un signo puede estar registrado en diferentes naciones pero no implica tal hecho que la marca sea notoria. Como también puede darse el caso que una marca se encuentra registrada en pocos países y goza de tal difusión entre el público especializado del producto, por factores externos como la propaganda, el mercadeo, etc., que se puede calificar de notoria.” Argumenta la inexistencia de confusión entre las marcas pues “se trata de dos signos de naturaleza distinta: la una figurativa y la otra mixta, integrados por elementos diferentes.” Concluye manifestando, que “El mercado y su principal componente son los consumidores medios de los productos y son los finales determinantes sobre la adquisición de las marcas.

No se ha dado ninguna confusión entre signos, como lo dice en su petición la actora ni se ha comprobado ninguna desviación de clientela por tal motivo. En este caso concreto el factor confusión no ha incidido en el consumidor, ya que la marca concedida como un todo, es lo que lo inclina a escoger en el mercado los productos a adquirir.”. En apoyo de los argumentos expresados, refiere jurisprudencia de este Tribunal sentada en los procesos 1-IP-87, 4-IP-88 y 5-IP-94.

Con vista de lo antes expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, CONSIDERANDO: 11/09/2003 33.40

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL La consulta ha sido estructurada, según así se manifiesta, con base en las disposiciones del artículo 61 de la Decisión 184 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Sin embargo de esa equivocación, ocurrida por razones de la desactualización en que se ha incurrido por parte del solicitante, este Organismo ha podido comprobar que, en términos generales, el pedido sobre interpretación prejudicial recibido se ajusta a las exigencias del artículo 125 del Estatuto en vigencia (Decisión 500), pues en efecto se identifica a la Instancia Nacional Consultante, se hace una relación de las normas cuya interpretación se pide, se refiere la causa interna que la origina, se presenta un informe sucinto de los hechos considerados relevantes para la interpretación y, se señala lugar y dirección concretos para la recepción de la respuesta a la consulta.

Este Tribunal, por otra parte, es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional competente, como lo es en este caso la jurisdicción nacional consultan-te, conforme lo establecen los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Organismo.

2. CONSIDERACIONES PREVIAS El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, ha solicitado, por medio de oficio Nº 0939, de 7 de abril del 2003, la interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, razón por la cual este Tribunal Comunitario procede a atender el requerimiento formulado, considerando conveniente realizar la interpretación prejudicial, de oficio, del artículo 84 de la misma Decisión, al amparo de la facultad establecida por el artículo 34 de su Tratado Constitutivo. 3.

NORMAS A SER INTERPRETADAS En consecuencia de lo expresado anteriormente, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, sufi- GACETA OFICIAL cientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

(…) “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;” “Artículo 84.- Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: “a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada;

“b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; 11/09/2003 34.40 a) Perceptibilidad Siendo la marca un elemento inmaterial, para que pueda ser percibido o captado por uno de los sentidos (vista, olfato, audición, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo perceptible o identificable por aquéllos.

La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la aprehende y asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos. b) Distintividad El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de distinguir unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

“c) La antigüedad de la marca y su uso constante; Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con las características esenciales o primordiales de aquéllos. “d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.” c) Susceptibilidad de representación gráfica

4. CONCEPTO DE MARCA Y SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos. La marca se define como todo signo perceptible, capaz de distinguir los bienes o los servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra.

El artículo 81 determina los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, los cuales son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede GACETA OFICIAL 11/09/2003 35.40 darse como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior. o característico y un elemento accesorio o secundario, según predominen a primera vista los signos gráficos o los acústicos.

5. CLASES DE MARCAS Comparación de marcas La doctrina reconoce algunas clases de marcas, como las DENOMINATIVAS, las GRÁFICAS y las MIXTAS, en correspondencia a la estructura del signo. Sobre la determinación de los elementos más característicos y de mayor ingerencia para el cotejo o comparación de las marcas mixtas ha declarado este Tribunal: ”Señala la doctrina que, cuando se trata de comparar marcas mixtas, lo primero que debe hacerse es determinar en cada marca cuál de los dos elementos -el denominativo o el gráfico- resulta predominante o determinante dada su fuerza propia de expresión o de comunicación, que es lo que le permite a la marca llegar a su destinatario, o sea al público.

La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. a) La marca denominativa, llamada también nominal o verbal, utiliza un signo acústico o fonético y está formada por una o varias letras, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no poseer significado conceptual.

Dentro de éstas subsisten dos grupos que tienen connotación conceptual: las marcas sugestivas que hacen referencia a la naturaleza, cualidades o funciones del producto designado por la marca, y las marcas arbitrarias en las que no existe relación entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del correspondiente producto. Las marcas caprichosas o de fantasía no tienen ninguna connotación conceptual, es decir, son signos que nacen del acuñamiento o conjunción de palabras con el propósito de emplearlas como marcas. b) La marca gráfica, es definida como un signo visual porque se dirige a la vista con el fin de evocar una figura que se caracterice por su estructura o forma externa.

Esta clase de marca se encuentra subdividida en puramente gráfica, que es la que evoca en la mente del consumidor sólo la imagen del signo utilizado en calidad de marca; la figurativa, que es la marca que evoca en el consumidor un concepto concreto y; un tercer grupo, que es el que genera en el consumidor un concepto al que se llega a través de un proceso de generalización. c) La marca mixta, en cambio, está compuesta por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

“Identificada la dimensión de cada una de las marcas mixtas que se comparan, puede resultar que en una predomine el factor gráfico y en la otra el factor denominativo, o viceversa, y en tales casos la conclusión lógica será la que no exista confusión”. 2 Realizada la comparación entre las marcas mixta y gráfica, se concluye que si en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

6. PROHIBICIONES PARA EL REGISTRO MARCARIO La identidad y la semejanza La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca, los 2 En este tipo de marca, indica la doctrina, siempre habrá de encontrarse un elemento principal Proceso 4-IP-88, sentencia de 9 de diciembre de 1988, G.O. Nº 39 de 24 de enero de 1989, marca: “DEVICE (etiqueta)”.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 83 objeto de la interpretación prejudicial solicitada. Este Tribunal al respecto ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”. 3 Ha enfatizado además en sus pronunciamientos el Organismo, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el análisis entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto; podría presumirse, incluso, la presencia de la confusión. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible. 11/09/2003 36.40 Similitud ideológica, que se da entre signos que evocan las mismas o similares ideas.

Al respecto señala el profesor OTAMENDI, que aquella es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea la que impide al consumidor distinguir una de otra” (Derecho de Marcas, Pág. 152). En consecuencia, pueden ser considerados confundibles, signos que aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, como ya se ha expresado, la misma o similar idea;

Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor o menor grado a que la confusión sea más palpable u obvia; Similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen una fonética similar.

La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión. Todo lo expuesto se encuentra ligado con las siguientes reglas para realizar el cotejo marcario: El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes alejándose de un criterio arbitrario, han de determinarla con base en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

“Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Resulta en todo caso necesario considerar las siguientes características propias de la situación de semejanza: “Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas” 4. 3 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. “Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. “Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. 4 BREUER MORENO, Pedro C. Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Editorial Robis, Buenos Aires, pág. 351 y ss.

GACETA OFICIAL Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas. “Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.

“En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo. “La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

“En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.

Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ´disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. 11/09/2003 37.40

7. PRUEBA DE LA NOTORIEDAD Y CRITERIOS PARA SU DETERMINACION Este Tribunal ha sostenido que se considera como marca notoria a “aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque ha sido ampliamente difundida entre dicho grupo”. 6 Si bien el artículo 83 de la Decisión 344 establece en su literal d), que se prohíbe la inscripción de una denominación que constituya la reproducción o la imitación de un signo notoriamente conocido, fijando de este modo, una amplia protección para los signos distintivos que posean la característica de notoriedad; y por otra parte, en su literal e) otorga protección para la marca notoria, independientemente de la clase de los servicios, o de los productos distinguidos para aquélla, la notoriedad, no obstante, es un hecho que debe ser probado, conforme lo establece el artículo 84 de la misma Decisión. El referido artículo determina la forma de concluir si una marca es notoriamente conocida, dotándole al examinador de varios criterios para producir un juicio adecuado acerca de esa particularidad.

Al respecto este Tribunal ha dejado sentado: “Para evaluar la prueba de la notoriedad de una marca el examinador deberá tener en cuenta si se cumplen uno o más de los siguientes criterios: 1. La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los cuales fue acordada; 2. La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca; 3.

La antigüedad de la marca y su uso constante 4. El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca. “La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. 5 5 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. La calificación de marca notoria no puede ser atribuida por la simple afirmación ni del 6 Proceso 07-IP-96, G.O. Nº 299 de 17 de octubre de 1997. marca: “ELEGANTE TRIGUEÑA CON TURBANTE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 11/09/2003 38.40 titular ni de los consumidores, sino que debe serlo por resolución en la etapa administrativa o judicial cuando en el trámite del proceso se aporten las pruebas necesarias suficientes para que el juzgador con pleno convencimiento pueda calificar a una marca de notoria.” 7 las que protegen ese tipo de productos, aplicó un criterio benévolo en el cotejo, por cuanto consideró que el consumidor es el más interesado, y por tanto cuidadoso, en el examen de lo que compra, aunque no se trate de productos comercializados bajo receta médica.

La Autoridad Nacional Competente o el Juez, en su caso, deberá establecer, con base en las probanzas aportadas por quien pide el reconocimiento de la calidad de marca notoria y, por ende, la protección especial que de él se deriva, si dicha marca tiene o no los atributos de la notoriedad, para lo cual el ordenamiento comunitario establece, en forma no taxativa, los criterios del artículo 84 citado.

Esa jurisprudencia inicial fue posteriormente modificada en el sentido de hacerla descansar en el grado de atención que prestaría el consumidor, pasando entonces a ser el factor determinante, las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales.

Se concluyó por tanto que el criterio aplicable en el cotejo debía ser más riguroso.” 8

8. MARCAS FARMACEUTICAS El cotejo entre marcas farmacéuticas presenta aspectos especiales a los que el Tribunal se ha referido ya en varios procesos. En el 13-IP-97, por ejemplo, ha dicho: “En las marcas farmacéuticas especialmente, se utilizan elementos o palabras de uso común o generalizado que no deben entrar en la comparación, lo que supone una excepción al principio anteriormente señalado, que el examen comparativo ha de realizarse atendiendo a una simple visión de los signos enfrentados, donde la estructura prevalezca sobre los componentes parciales.

Si las denominaciones enfrentadas tienen algún elemento genérico común a las mismas “este elemento no debe ser tenido en cuenta en el momento de realizarse la comparación” (Jesús Gómez Montero, “Revista General de Derecho”, Valencia-España, Octubre-Noviembre 1993, Pág. 10389).” Ha expuesto así mismo este Organo Comunitario con oportunidad del fallo dictado en el Proceso 48-IP-2000: “En cuanto al examen de las marcas farmacéuticas, el Tribunal observa que inicialmente el examinador, funcionario o juez, al analizar 7 Proceso 60-IP-2001, sentencia del 16 de noviembre del 2001.

G.O. Nº 750, de 15 de enero del año 2002. Marca “FINESS”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA En definitiva, los criterios para el análisis de la posibilidad de riesgo de confusión entre dos signos, adquieren un carácter más riguroso respecto de las marcas farmacéuticas, por tratarse de un ámbito extremadamente sensible, en el que se encuentra en juego la salud de las personas.

Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 1. Un signo puede ser registrado como marca, si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y posibilidad de ser representado gráficamente, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si la denominación cuyo registro se solicita no se encuentra comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión. 2.

En la comparación que incluya a una marca mixta, hay que tener presente cual es el 8 Proceso 48-IP-2000, sentencia de 28 de julio del 2000, G.O. Nº 594 de 21 de agosto del 2000, marca: “BROMTUSSIN”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL elemento que prevalece o predomina sobre el otro, es decir, encontrar la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor.

Por regla general, en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, que es la expresión de la palabra como medio idóneo para requerir el producto o el servicio deseados; exigiéndose que en tales casos, no se presente confusión al ser realizado el cotejo marcario, como condición que posibilita la coexistencia de los signos en el mercado. 3.

El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente, sujetándose a las reglas de comparación de signos y considerando que aquel puede presentarse por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales. 4. La marca notoria se caracteriza por sus atributos específicos, así como por la difusión y reconocimiento logrados en el círculo de consumidores del producto o del servicio que protege, dentro del cual el signo ha alcanzado un grado especial de aceptación. La notoriedad, no obstante, debe necesariamente ser probada por quien la alega, ante las autoridades que conozcan de un procedimiento relacionado con el registro de una determinada marca, las cuales aplicarán para fines del reconocimiento de esa calidad, los criterios aludidos en esta interpretación prejudicial. 5.

Con relación a los productos farmacéuticos, es de gran importancia el determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada utilización, en los que un error en su identificación puede causar daños irreparables a la salud del consumidor. Por tanto, lo recomendable en estos casos es aplicar, al 11/09/2003 39.40 momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso que busque prevenir eventuales confusiones en el público consumidor, dada la naturaleza delicada de los productos por ellas identificados.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia dentro del expediente interno Nº 5213, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, reformado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.

Deberá tomar en cuenta, también, lo previsto en el último inciso del artículo 128 del mencionado Instrumento. Notifíquese esta sentencia al mencionado Consejo de Estado, mediante copia sellada y certificada de esta sentencia. Remítase además copia de la misma a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO GACETA OFICIAL 11/09/2003 40.40 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú