PROCESO Nº 66-IP-2003 Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 83 literales a), d) y e) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Primera Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, de la República del Ecuador; y la interpretación de oficio de los artículos 84, 93 y 94 literal b) de la Decisión 344.

Proceso Interno Nº 3980-WM. Actor: SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. Marca: DOÑA PETRONA (etiqueta a colores). TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los seis días del mes de julio del año dos mil tres. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literales a), d) y e) y, 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena contenida en el Oficio Nº 487-T.C.A.-D.Q-1S-3980-ML, remitido por la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador, Distrito de Quito, con motivo del Proceso Interno N° 3980-WM, oficio que fue recibido el 27 de junio de 2003.

Que la mencionada solicitud cumple con todos los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 16 de julio de 2003. Como hechos relevantes para la interpretación, se deducen: 1.

Las partes La demandante es la sociedad SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. La demandada es el Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca del Ecuador, y el Procurador General del Estado. La Sociedad ECUATORIANA DE ALIMENTOS S.A., interviene como tercero interesado en el presente proceso. 2. Determinación de los hechos relevantes 2.1.

Hechos El 7 de junio de 1994, la sociedad ECUATORIANA DE ALIMENTOS S.A. solicita el registro de la marca DOÑA PETRONA (etiqueta a colores) a la Dirección Nacional de Propiedad Industrial de la República del Ecuador, para identificar los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza (Clase 30: Café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo).

El 28 de junio de 1994 la compañía SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. solicita el registro de la marca DELLA CASA BUITONI (etiqueta a colores) a la Dirección Nacional de Propiedad Industrial de la República del Ecuador, para identificar productos de la Clase 30. Con fecha 13 de diciembre de 1994, la sociedad PRODUCTOS DE CONSUMO, PROCONSUMO C.A., mediante apoderado, presenta la primera observación al registro, aduciendo ser propietaria de la marca de fábrica DOÑA PETRA para los productos de la clase 30.

El 23 de diciembre de 1994, la compañía SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. – demandante en el presente proceso - presentó observación a la solicitud aduciendo que existe “similitud visual entre las etiquetas” de DOÑA PETRONA (etiqueta a colores) y las marcas DISEÑO (a colores) y DELLA CASA BUITONI (etiqueta a colores) de su propiedad; pudiéndose producir confusión en el público consumidor.

Con fecha 27 de diciembre de 1994, la sociedad SUMESA, mediante apoderado, presenta la tercera observación al registro de la marca de fábrica en cuestión, aduciendo que su representada tiene solicitadas en el Ecuador las marcas de fábrica SUMESA Y EMPAQUE EN DESPLEGADO FIDEOS ROSCA, y SUMESA Y EMPAQUE EN DESPLEGADO CABELLINI para productos comprendidos en la clase 30.

La Dirección Nacional de Propiedad Industrial de la República del Ecuador, mediante Resolución Administrativa N° 0958071 de 19 de febrero de 1997, declara infundada las observaciones en contra del signo DOÑA PETRONA (etiqueta a colores). Sobre la primera observación, señala que las partes llegaron a un acuerdo transaccional; con respecto a la segunda “( ) una vez efectuada la comparación entre las etiquetas en controversia podemos determinar que no existe similitud visual, capaz de producir confusión en el público, como en los medios comerciales sobre la procedencia del fabricante del producto ”.

Y, sobre la tercera observación, señala que las diferencias entre las marcas son substanciales. 2.2. Fundamentos de la demanda La Compañía SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. –demandante en el presente proceso-, a través de apoderado, solicita al Tribunal de lo Contencioso Administrativo que revoque la mencionada Resolución Nº 0958071 de 19 de febrero de 1997 expedida por el Director Nacional de Propiedad Industrial.

Argumenta la demandante que en el presente caso existe confusión gráfica entre la marca DOÑA PETRONA (etiqueta a colores) y las marcas de su propiedad DISEÑO (a colores) y DELLA CASA BUITONI (etiqueta) la que “( ) llamada también visual, se produce por a) similitud de dibujos, b) combinación de colores, elementos estos (sic) o componentes que son semejantes, por no decir iguales, entre la denominación DOÑA PETRONA (etiqueta a colores) y las marcas de propiedad de mi representada, como se desprende del siguiente análisis y reproducción de cada uno de los componentes anotados ”.

La demandante señala como similitud la disposición de las palabras que contienen las etiquetas: en la parte superior izquierda figuran las marcas, debajo de éstas en letras de color distinto la palabra que identifica el tipo de fideo; en la parte derecha hay una circunferencia cuyos bordes en la parte media inferior tienen dibujos distintos; en el espacio interno de la circunferencia un diseño distinto; en la parte superior de la circunferencia y dentro del diseño de una cinta se leen frases que evocan el origen de la marca; y debajo de esta palabra, el año. Sostiene la demandante que la marca DELLA CASA BUITONI (etiqueta a colores) es “Notoriamente conocida y aceptada por el público consumidor de la Subregión”.

La actora fundamenta jurídicamente su demanda en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y el artículo 38 numeral 2 de la Ley de Modernización del Estado. 2.3 Contestación a la demanda 2.3.1 Del Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca del Ecuador. El señor Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca del Ecuador contesta la demanda manifestando que ésta es “( ) infundada, injurídica (sic), y maliciosa..” Añade además que “De acuerdo con el Art. 29 del Tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena [procede] solicitar al Tribunal la interpretación prejudicial de los Arts. 81 y 95 de la Decisión 344 ”; señalando que “La Resolución impugnada guarda conformidad con el régimen común sobre Propiedad Industrial..”, razón por la que “( )niego pura, simple, llana y absolutamente los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda por no estar apegados (sic) a la ley ni a la realidad”.

Y solicita se rechace la demanda en su totalidad. 2.3.2 Del Procurador General del Estado El Director de Patrocinio del Estado en calidad de delegado del Señor Procurador General del Estado se adhiere a la contestación de la demanda presentada por el señor Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca del Ecuador. 2.3.3 De ECUATORIANA DE ALIMENTOS S.A. La sociedad ECUATORIANA DE ALIMENTOS S.A., tercero interesado en el presente proceso, niega los fundamentos de hecho y derecho de la demanda propuesta por la compañía SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. Señala el tercero interesado: “( ) que la marca DOÑA PETRONA (etiqueta a colores) sea idéntica o se asemeje a las marcas de la compañía actora; que la solicitud de la marca DALLA (sic) CASA BUITONI (etiqueta) solicitada en el Ecuador el 28 de junio de 1994 bajo trámite Nro. 45598 tenga prioridad de registro sobre la marca DOÑA PETRONA (etiqueta a colores) solicitada en el Ecuador con antelación el 7 de junio de 1994, bajo trámite Nro. 48046”.

La sociedad ECUATORIANA DE ALIMENTOS S.A. fundamenta su participación en el literal b) del artículo 94 de la Decisión 344.

CONSIDERANDO

Que este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto aquéllas resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; Que la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que de acuerdo con la solicitud remitida por la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador, se procederá a la interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literal a), d), y e), y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Asimismo, de conformidad con el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 del Estatuto, considero que corresponde de oficio la interpretación de los artículos 84, 93 y 94 literal b), por estar referidos al caso concreto.

El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcriben a continuación: DECISIÓN 344 Artículo 81 “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

Artículo 83 “Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicite el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

(…)” Artículo 83 “Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: ( ) b) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

( )” Artículo 84 “Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrá en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca”.

Artículo 93 “Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones al registro de la marca solicitado. A los efectos del presente artículo, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar observaciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros”.

Artículo 94 “La oficina nacional competente no tramitará las observaciones que estén comprendidas en alguno de los siguientes casos: ( ) c) Que se fundamente en una solicitud de fecha posterior a la petición de registro de marca a la cual se observa; ( )” Artículo 95 “Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos de estimarlo conveniente.

Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada”. Con vista de los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, considera este Tribunal que corresponde desarrollar lo referente a: I. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE UNA MARCA El artículo 81, segundo párrafo de la Decisión 344 define a la marca como: “Todo signo perceptible capaz de distinguir los bienes o servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes y servicios idénticos o similares de otra”.

Este artículo señala los requisitos que debe cumplir un signo para ser registrado como marca, disponiendo que: “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica”. Este Tribunal ha reiterado la importancia del cumplimiento de estos requisitos como paso previo al registro de una marca, así como el hecho de no estar incurso en alguna o algunas de las causales de irregistrabilidad contempladas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

Con relación a estos tres requisitos, el Tribunal en reiterada jurisprudencia ha señalado: La perceptibilidad es la capacidad del signo para ser aprehendido o captado por alguno de los sentidos. La marca, al ser un bien inmaterial, debe necesariamente materializarse para ser apreciada por el consumidor; sólo si es tangible para el consumidor, podrá éste compararla y diferenciarla, de lo contrario, si es imperceptible para los sentidos, no podrá ser susceptible de registro.

La distintividad, es considerada por la doctrina y por la jurisprudencia de este Tribunal como la función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca, es la razón de ser de la marca, es la característica que permite diferenciar o distinguir en el mercado los productos o servicios comercializados por una persona de los idénticos o similares de otra, para así impedir se origine una confusión. Jorge Otamendi sostiene respecto al carácter distintivo de la marca: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca.

La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene este poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”. (Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas. 4ta. Edición. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2002. p. 27). La susceptibilidad de representación gráfica, permite constituir una imagen o una idea del signo, en sus características y formas, a fin de posibilitar su registro.

Consiste en descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc. de manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos. Marco Matías Alemán dice que: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados” (Alemán, Marco Matías.

Marcas. Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios. Top Management: Bogotá. p. 77). II. DE LA MARCA MIXTA O COMPUESTA En cuanto a las marcas mixtas, este Tribunal ha señalado que las mismas se componen de elementos denominativos y gráficos, por lo que para realizar su examen, se necesita de un verdadero esfuerzo por parte de la autoridad a fin de determinar la procedencia del registro de la marca mixta.

Sobre el particular señala la doctrina que: “Las marcas mixtas o complejas son las que reúnen elementos denominativos junto con elementos gráficos o figurativos, cual es el caso de las denominaciones escritas según una grafía peculiar (marcas mixtas propiamente dichas) y el de las marcas que incluyen elementos fonéticos y gráficos formando un conjunto (marcas complejas), pudiendo llegar a comprender el total de la presentación exterior de un producto (conjunto de etiquetas de un licor embotellado, de un queso, etc.)”.

(AGUILAR, Mariano, et.al: Nueva Enciclopedia Jurídica, Tomo XV, Editorial F. SEIX, Barcelona-España, 1981, p. 887). En autos se observa que el signo DOÑA PETRONA (etiqueta a colores) se encuentra constituido por dos elementos, como son la parte denominativa y la parte gráfica, es decir, se trata de un signo mixto. En tal sentido, en el presente caso, la judicatura consultante deberá concentrarse en distinguir entre las partes que conforman el signo en controversia, apreciando los elementos gráficos, fonéticos, visuales, la idea que evoca, etc.

III. IRREGISTRABILIDAD POR IDENTIDAD O SIMILITUD DE SIGNOS. DE LA COMPARACIÓN ENTRE MARCAS GRAFICAS. DEL RIESGO DE CONFUSIÓN. DE LA CONFUSIÓN DIRECTA E INDIRECTA. El artículo 83 de la Decisión 344 prohibe el registro de los signos que afecten derechos de terceros. El literal a) del artículo 83 prohibe el registro de signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para el registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, de forma que puedan inducir al público consumidor a error.

Como se ha manifestado en reiterada jurisprudencia de este Tribunal “ la función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante de los de igual o semejante naturaleza, que pertenezcan al competidor; por ello es fundamental que el signo en proceso de registro, no genere confusión respecto de los bienes o servicios distinguidos por otro solicitado previamente o por una marca que se encuentre inscrita, puesto que éstos gozan de la protección legal que les otorga el derecho de prioridad o el registro, respectivamente”.

(Proceso Nº 101-IP-2002. G.O.A.C. No. 877 de 19 de diciembre de 2002. Marca: COLA REAL+ GRÁFICA). En este sentido, la confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien por otro, a la que pueden ser inducidos los consumidores por no existir la capacidad suficiente para ser distintivo. A fin de evitar esta situación de confusión, la prohibición contenida en el literal a) del artículo 83 no exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición. Sobre el particular, este Tribunal ha señalado los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varias denominaciones y los productos o servicios que cada una de ellas ampara, identificando los siguientes: “ que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos”.

(Proceso Nº 68-IP-2002. G.O.A.C. No. 876 de 18 de diciembre de 2002. Marca: AGUILA DORADA). De esta manera, la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa y la indirecta. La primera se caracteriza en que el vínculo de identidad o semejanza conduce al comprador a adquirir un producto determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos.

La segunda, la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. Por tanto, de existir semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca ya registrada, existirá el riesgo de que el consumidor relacione y confunda aquel signo con esta marca.

En el presente caso, corresponde establecer si existe o no semejanza entre el signo que se pretende registrar y las marcas previamente registradas, cuya comparación habrá de hacerse cotejando sus elementos fonético, gráfico y conceptual. Sin embargo, dicha comparación deberá ser conducida por la impresión unitaria que el signo habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor medio a que está destinado.

Por ello, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. Este Tribunal ha determinado que la similitud visual se presenta por el parecido de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar el grado de confusión. Y habrá lugar a presumir la semejanza entre los signos si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden, vista la impresión general que, tanto desde el punto de vista ortográfico como fonético, produce el citado orden de distribución. En cuanto a la similitud fonética, el Tribunal ha señalado que la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica y de la coincidencia en las raíces o terminaciones, pero que, a fin de determinar la existencia real de una posible confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, puesto que las marcas denominativas se forman por un conjunto de letras que, al ser pronunciadas, emiten sonidos que se perciben por los consumidores de modo distinto, según su estructura gráfica y fonética.

En cuanto a la similitud conceptual, este Órgano Jurisdiccional ha indicado que la misma se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. En definitiva, el Tribunal estima que la confusión puede manifestarse cuando, al percibir la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien encuentra cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante.

En el presente caso, es preciso señalar que el juez consultante ha omitido alcanzar a este Tribunal, copias de las etiquetas de las marcas en disputa, elemento que éste Órgano Jurisdiccional considera necesario para la realización del cotejo marcario, al tratarse de marcas mixtas. El juez consultante al momento de resolver deberá tener en cuenta cual de los dos elementos, si el denominativo o el figurativo, es preponderante.

Sobre este punto señala la doctrina que “La regla general, en estos casos, predica que la comparación habrá de referirse al elemento denominativo, al considerarlo preponderante con respecto al elemento figurativo. Esta afirmación se fundamenta en que el consumidor al solicitar o comprar los productos pide su denominación respectiva. La regla general sufre excepción cuando el elemento figurativo goza de gran notoriedad o aparece en un plano preponderante, de tal suerte que el elemento figurativo pasa a un segundo plano, o el conjunto de una y otra marca resulta confundible.

Dentro de esta generalidad se puede citar un caso específico, cual es el referido a marcas mixtas compuestas por una denominación inserta en una etiqueta; estas marcas son muy utilizadas en el sector bebidas. En ocasiones, algunos empresarios copian o imitan la etiqueta de una marca anterior, agregándole una denominación completamente diferente.

Esta acción induciría a los consumidores a error y no podría aceptarse”. (Thaimy Marquez, Consultora de la OMPI. Manual para el examen de marcas en las oficinas de propiedad industrial de los países andinos. Caracas. Parte C. p. 12-13) De igual modo, a objeto de verificar la existencia del riesgo de confusión, el examinador deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro.

Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: 1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Debe tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4.

Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa. Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, Breuer Moreno (Ibid. Loc. Cit.) ha manifestado adicionalmente: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.

La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.

Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos".

Finalmente, como ha señalado este Tribunal en anterior oportunidad, el consultante, en la comparación que efectúe de los signos “ deberá considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca cubre únicamente, por virtud de la regla de la especialidad, los productos identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases del nomenclátor, la pertenencia de dos productos a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes”.

(Proceso Nº 68-IP-2002. G.O.A.C. No. 876 de 18 de diciembre de 2002. Marca: AGUILA DORADA). El consultante deberá tener en cuenta, de conformidad con el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, “ que también se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto un producto semejante al amparado por la marca en referencia, sea que dichos productos pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas”.

(Proceso Nº 68-IP- 2002. Ibid. Loc. Cit.). IV. DE LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA Y SU PRUEBA Una marca es notoriamente conocida, cuando el uso intenso en el comercio o en la publicidad que de ella se hace, se ha traducido en su amplia difusión y conocimiento entre los consumidores. Sobre el particular, es necesario señalar que “( ) para que una marca pueda ser considerada notoria, es suficiente que la misma sea conocida en el círculo de consumidores generalmente interesados en la adquisición de productos o servicios idénticos o relacionados a aquellos que distingue la marca notoria.

La marca es notoria cuando es conocida por un determinado sector del público, en particular, los círculos asociados con la fabricación, uso, comercialización, etc., del producto o servicio que distinga la marca ”. (Marquez, Thaimy. Ibid, ob cit. Parte C pag. 15-16) Este Tribunal ha señalado que la notoriedad de la marca se produce generalmente debido al uso intenso de la misma, así: “La difusión de la marca en los diferentes mercados, la intensidad del uso que de ella se hiciere, y el prestigio adquirido, influyen decisivamente para que ésta adquiera el carácter de notoria, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica, debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al status de notoria”.

(Proceso Nº 40-IP-2003. Sentencia del 18 de junio de 2003. Marca: FINO mixta) Carlos Fernández-Novoa, en referencia a la marca notoria señala que es “aquella que goza de difusión o –lo que es lo mismo- es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca. La difusión entre el sector correspondiente de los consumidores es el presupuesto de la notoriedad de la marca” (FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos: “FUNDAMENTOS DE DERECHO DE MARCAS”, editorial Montecorvo S.A., Madrid, p. 32).

La notoriedad de la marca no se presume, ésta debe ser probada. Este Tribunal ha señalado: “La calificación de una marca como notoria, tiene como antecedentes o proviene de la existencia de ciertos hechos o circunstancias que si bien son conocidos por un grupo de personas —usuarios o consumidores de la marca— podría decirse que para la gran mayoría o generalidad de las personas, aquellos pasan desapercibidos, ignorando en cierta forma la existencia material y legal de la marca.

Esta limitación del conocimiento generalizado de los hechos por los que una marca se convierte en notoria, no permite que doctrinariamente pueda confundirse con el hecho notorio que no requiere de prueba, según el aforismo ‘notoria non egent probatione’. En la concepción proteccionista de la marca notoria, ésta tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surja de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status.

Varios son los hechos o antecedentes que determinan que una marca sea notoria: calidad de productos o servicios, conocimiento por parte de los usuarios o consumidores, publicidad, intensidad de uso, que deben ser conocidos por el juez o administrador para calificar a la marca de notoria, y que para llegar a esa convicción deben ser probados y demostrados dentro del proceso judicial o administrativo.

Aun en el supuesto de que una marca haya sido declarada administrativa o judicialmente como notoria, tiene que ser presentada a juicio tal resolución o sentencia, constituyéndose éstas en una prueba con una carga de gran contenido procedimental”. (Proceso 08-IP-95. G.O.A.C. Nº. 231 de 17 de octubre 1996. Marca: “LISTER”). En el presente caso, el juez consultante deberá determinar si el signo de la marca DELLA CASA BUITONI (etiqueta a colores) es notoriamente conocido bajo las consideraciones antes señaladas, y si corresponde a éste la protección invocada frente al signo DOÑA PETRONA (etiqueta a colores) ya registrada.

V. DE LAS OBSERVACIONES DE REGISTRO DE MARCA SOLICITADO Y DEL EXAMEN DE REGISTRABILIDAD Para la obtención de registro marcario es preciso que la solicitud siga el procedimiento de registo señalado en la sección segunda del Capítulo V de la Descición 344. Al tratar el tema de las observaciones, el artículo 94 establece taxativamente los casos en los que no se tramitará las observaciones, así tenemos: cuando la observación fuera presentada extemporaneamente, cuando se fundamente en una solicitud de fecha posterior a la petición del registro de la marca a la cual se observa; que se fundamente en convenios o tratados no vigentes en el país miembro en el cual se tramita la solicitud de registro de marca; y cuando no se haya pagado las tasas para el trámite correspondiente.

El artículo 95 de la Decisión 344 dispone que pasados los 30 días hábiles que el peticionario tiene a partir de la notificación para hacer valer sus alegatos, la Oficina Nacional Competente decidirá sobre las observaciones y procederá a realizar el respectivo examen de registrabilidad para conceder o negar el registro de una marca, lo cual se comunicará al peticionario por medio de resolución debidamente motivada.

Según lo dispone el artículo 96 de la misma Decisión, en el caso en que no se hubiesen presentado observaciones al registro de una marca, la Oficina Nacional Competente igualmente realizará el correspondiente examen de registrabilidad ya sea para conceder o para negar el registro de una marca y procederá de igual forma tal y como lo indica el artículo 95, es decir, comunicará su decisión al peticionario por medio de resolución debidamente motivada, que exprese los fundamentos que la sustenta.

La Oficina Nacional Competente en ningún caso se encuentra eximida de realizar el examen de registrabilidad correspondiente, las causales de irregistrabilidad que deben tomarse en cuenta al realizar el examen de fondo, son las señaladas taxativamente en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: Primero: Un signo para ser registrado como marca debe reunir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Además es necesario que la marca no esté comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. Segundo: No son registrables los signos que en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, y que estén destinadas a amparar productos idénticos o semejantes, de modo que puedan inducir a los consumidores a error.

Tercero: La determinación del riesgo de confusión entre los signos confrontados en el presente caso, derivará de la realización del correspondiente examen comparativo, en el que se deberán considerar los criterios aportados por la doctrina y la jurisprudencia. Cuarto: La marca notoriamente conocida es la que adquiere esa calidad por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable.

Será la difusión de la marca en los diferentes mercados o la intensidad del uso que de ella se hiciere, o bien el prestigio adquirido, lo que determinará su carácter de notoria. La calidad de marca notoriamente conocida no se presume deben ser probadas las circunstancias que le dan ese estatus. Quinto: La Desición 344 establece el procedimiento que debe seguir una solicitud de registro de marca para acceder al registro, así mismo contempla la posibilidad de presentar observaciones siempre y cuando éstas no se encuentren incursas en alguna de las causales del articulo 94.

Admitida la observación, la oficina nacional competente notificará al peticionario, para que dentro de los treinta días hábiles contados desde la notificación, si lo estima conveniente, haga valer sus alegatos. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente sentencia realizada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario.

Deberá así mismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el inciso tercero del artículo 128 del vigente Estatuto. Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO