PROCESO 123-IP-2003 — Andean Community

PROCESO Nº 123-IP-2003 Interpretación prejudicial, de oficio, de las normas previstas en los artículos 81, 82, literal a, y 83, literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud del Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Parte actora: sociedad THE B.V.D. LICENSING CORPORATION. Caso: marca “BB2”. Expediente Interno N° 7878. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, diez de diciembre del año dos mil tres. VISTOS La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos “136, literal a), de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (sic)”, y “134 y 135, literal a), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por órgano de su Consejera Ponente, Dra. Olga Inés Navarrete Barrero, y recibida en este Tribunal en fecha 28 de octubre de 2003; y, El informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del tenor siguiente: 1.

Demanda 1.1. Cuestión de hecho De la demanda se desprende que “El veintiséis (26) de abril de dos mil (2000) la sociedad MANUFACTURAS BARBADOS LTDA., presentó solicitud de registro para la marca BB2, en la clase veinticinco (25) internacional, para distinguir ‘Vestidos, Calzados, Sombrería (sic) y Ropa interior’”; que “publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial número cuatrocientos noventa y siete (497), del 7 de noviembre de dos mil (2000)”, la sociedad THE B.V.D. LICENSING CORPORATION “El día veintiuno de diciembre de 2000 … presentó observaciones a la anterior solicitud”, por ser titular en Colombia “de la marca B.V.D. + GRAFICA … para distinguir productos comprendidos en la clase veinticinco (25) internacional” (Clase 25: “Vestidos, calzados, sombrerería”).

El consultante informa que “Mediante Resolución No. 12.433 de 20 de abril de 2001, la División de Signos Distintivos declaró fundada la observación presentada por la sociedad THE B.V.D. LICENSING CORPORATION y negó el registro de la marca BB2 en la clase 25 Internacional”; que “La sociedad MANUFACTURAS BARBADOS LTDA, presentó recurso de reposición y subsidiario apelación (sic) en contra de la resolución 12433 de 20 de abril de 2001”; que “Mediante Resolución No. 24572 de 30 de julio de 2001, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición confirmando la resolución impugnada”; y que “Mediante Resolución No. 35618 de 30 de octubre de 2001, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación interpuesto, revocando la decisión contenida en la Resolución No. 12433 de 20 de abril de 2001”. 1.2.

Cuestión de derecho Según el consultante, el actor denuncia la violación del artículo 136, literal a, “de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (sic)”, por cuanto “para configurar una causal de irregistrabilidad, se puede concluir que la misma no solamente operara (sic) en aquellos casos de identidad entre los signos, en cuyo caso la confusión sería presumible sin (sic) también entrotándose (sic) de signos semejantes”, ya que “Bajo el supuesto de signos semejantes, como en el presente evento, debe determinarse, para configurar la presente causal de irregistrabilidad, si es o no susceptible de inducir a error al público consumidor. de las marcas BB2 y B.V.D. se puede concluir que las mismas presentan similitudes desde el punto de vista ortográfico y fonético.

Desde el punto de vista ortográfico existe una coincidencia de letras y segmentos que forman la denominación, ambas están compuestas de tres elementos; desde el punto de vista fonético, la pronunciación que se hace de ellas es bastante similar y cubren los mismos productos en el mercado, hecho que indudablemente lleva a confusión al público consumidor … En conclusión, la raíz en ambas marcas es la misma; es decir, la letra B. Existe también una semejanza en la percepción sonora, tanto de la primera letra como de la segunda, ya que a pesar de tratarse en un caso de letra B y en el otro de letra V, la pronunciación es la misma, presentándose por lo tanto una percepción auditiva similar entre las dos expresiones”.

En cuanto a la presunta violación del artículo 136, literal a, de la Decisión 486, de la demanda se desprende que “tratándose de marcas que presentan enormes similitudes a partir de la visión de conjunto que despiertan en la mente de los consumidores y que identifican los mismos productos, es claro que el consumidor al momento de adquirir los productos que se identifiquen con las mismas no efectuará un análisis detallado de los elementos diferenciadores de las marcas sino que mantendrá una imagen general induciéndolo a error”; que el criterio de tener en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas no fue adoptado por la Administración, ya que en “la comparación de las marcas BB2 y B.V.D. es fácilmente perceptible que la misma no solo NO tuvo en cuenta este criterio de confundibilidad sino que lo aplicó de manera contraria, es decir, teniendo en cuenta las diferencias existentes entre las mismas más que sus similitudes”; y que “la marca otorgada identifica los mismos productos de la marca B.V.D. + GRAFICA, razón por la cual la confundibilidad que hemos demostrado se presenta entre estos signos, adquiere una mayor relevancia y entidad”.

Además, el actor denuncia la violación “de los artículos 134 y 135 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”, ya que “La marca BB2 NO es suficientemente distintiva, toda vez que … la misma es confundiblemente similar a la marca B.V.D. + GRAFICA, registrada previamente por la sociedad THE B.V.D. LICENSING CORPORATION …”; que “… dadas las similitudes existentes entre la marca B.V.D. + GRAFICA y la marca BB2, esta última es una imitación de la primera, la cual fue previamente registrada por mi representada y se encuentra en la actualidad debidamente posicionada en el mercado”; que “la única diferencia entre dichas marcas es el número dos al final de la marca BB2 y la letra D al final de la marcas (sic) B.V.D. No obstante … estas dos últimas letras o número que conforman cada signo tienen una pronunciación casi idéntica por empezar las mismas con la letra ‘D’, por lo tanto la pronunciación de las marcas es bastante similar, pudiéndose presentar confusión dentro del público consumidor”; y que “la marca BB2 carece de distintividad y novedad, y por ende no cumple su función diferenciadora, capaz de distinguir en el mercado los productos que ella identifica de los productos que distingue la marca B.V.D. + GRAFICA de mi representada”. 2.

Contestación a la demanda 2.1. El apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio sostiene que “no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (sic)”; que “de conformidad con las atribuciones legales otorgadas a la Superintendencia de Industria y Comercio, especialmente las concedidas por el decreto ley 2153 y la Decisión 344 antes referida (sic), el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió legal y válidamente la resolución 35618 del 30 de abril de 2001”; que “Es claro e inequívoco que la Decisión 486 como ordenamiento legal vigente en materia de Propiedad Industrial es aplicable válida y legalmente con respecto al asunto que nos ocupa, constituyéndose en el régimen legal que debía adoptarse por la Oficina Nacional Competente en materia de marcas”; que “ La expresión ‘BB2’ para distinguir productos comprendidos en la clase 25 a contrario de lo que afirma el accionante tiene la suficiente fuerza distintiva, por cuanto al efectuar el examen conjuntual de los signos comparados es claro que no presentan similitudes gráficas, ortográficas y fonéticas que conlleven al público consumidor a error”; que “la combinación particular de las letras individualmente consideradas, representan un conjunto distintivo, lo que permite concluir que no existen semejanzas entre los conjuntos comparados al estar cada uno compuesto por la combinación arbitraria y singular de letras y números que hacen una forma pronunciable disímil, que garantiza su identificación por parte del público consumidor”; y que “En consecuencia, la marca ‘BB2’ para distinguir los productos comprendidos en la clase 25 es registrable conforme a lo dispuesto en la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (sic) …”. 2.2.

El apoderado de la sociedad CONFECCIONES TEXTILES EL ÁGUILA LTDA. alega, en su escrito de contestación, que “tanto en la demanda como en el auto que la admitió, se señaló como tercero interesado a la sociedad MANUFACTURAS BARBADOS Ltda. … a pesar de que desde el 1 de marzo de 2002 se había puesto en conocimiento de la Oficina de Marcas que el signo aquí demandado había sido traspaso (sic) de esta sociedad a CONFECCIONES TEXTILES EL ÁGUILA LTDA.”.

En cuanto a la presunta violación de las normas comunitarias invocadas por el demandante, señala el tercero interesado que, a su juicio, “la marca registrada a favor de mi poderdante no es idéntica ni similar (i) a otro signo previamente solicitado, ni (ii) es idéntica ni similar a otro signo registrado con anterioridad”; que se afirma en la demanda “que se debe estudiar la impresión de conjunto despertada por las marcas, pero el demandante se limita a analizar las marcas exclusivamente en sus elementos nominativos”; que se debe notar que “de los tres elementos que conforman las marcas tan sólo comparten el primero, es decir la letra B. De manera pues que las semejanzas existentes entre las marcas enfrentadas tan sólo se presentan en el 33% de sus composiciones fonéticas y ortográficas, eso sí, sin tener en cuenta el aspecto gráfico que las distancia aún más”; que “al estudiar las marcas enfrentadas en sus conjuntos nos encontramos con que la registrada a favor de mi poderdante contiene tres elementos de los cuales dos son letras B.B. seguidas por un número 2, lo cual resulta completamente diferente a las tres letras del signo B.V.D. de propiedad del demandante”; que “no existen coincidencias de letras y segmentos de las marcas enfrentadas, y que la única letra que comparten es la primera, lo cual no es suficiente para determinar su confundibilidad en el mercado”; que “las semejanzas existentes entre las marcas en conflicto, las cuales aún desentendiéndonos por completo de las diferencias, resultan completamente irrelevantes e insuficientes para determinar que BB2 y B.V.D. sean confundibles”; que “aunque … los signos enfrentados distingan los mismos productos o productos similares, en atención a que las marcas en sí no son confundibles, no es posible encuadrar el signo de mi poderdante dentro de la norma”; y que “considerando que la marca acusada no es confundiblemente semejante con la que sirvió de fundamento para la oposición ni con alguna otra, el signo concedido por la Administración mediante la Resolución demanda SÍ ES DISTINTIVO”.

CONSIDERANDO

Que las normas cuya interpretación se solicita son las disposiciones consagradas en los artículos “136, literal a), de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (sic)”, y “134 y 135, literal a), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”; Que, a tenor del artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal (codificado mediante la Decisión 472), las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, según el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo dispuesto en los artículos 4, 121 y 2 de su Estatuto (codificado mediante la Decisión 500), este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, de conformidad con lo previsto en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en la providencia que obra al folio 160 del expediente, la presente solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite; y, Que, sin embargo, una vez examinada la aplicabilidad de las normas sometidas a consulta, así como los elementos documentales remitidos junto con la solicitud, el Tribunal encuentra pertinente dar aplicación a la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y, en consecuencia, interpretar de oficio, en lugar de los solicitados, los artículos 81, 82, literal a, y 83, literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por ser éstas últimas las disposiciones sustanciales principalmente aplicables en el caso de autos, así como la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Los textos de las normas a interpretar son del tenor siguiente: Decisión 344 “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

“Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior; ( )”. “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

( ). Decisión 486 DISPOSICIONES TRANSITORIAS “PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.

I. De la aplicación del ordenamiento comunitario en el tiempo En principio, y con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica y de confianza legítima, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas disciplinadas en ella se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente al tiempo de su constitución. Y si bien la nueva norma comunitaria no es aplicable, salvo previsión expresa, a las situaciones jurídicas nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata a los efectos futuros de la situación nacida bajo el imperio de la norma anterior.

En el ámbito de la Decisión 486, su Disposición Transitoria Primera se apoya en la irretroactividad de la norma sustancial, pues dispone que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento, salvo en lo que respecta a los plazos de vigencia de dichos derechos, para lo cual se observará la nueva Decisión. Además, la Disposición en referencia contempla la aplicabilidad inmediata, de la norma sustancial posterior, a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues dispone que, en cambio, se aplicará la Decisión 486 al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas de tal derecho.

A la vez, si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.

En el caso de autos, de la solicitud de interpretación prejudicial, así como de sus anexos, se desprende que la solicitud de registro como marca del signo “BB2” fue introducida en fecha 26 de abril de 2000, es decir, bajo la vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 142, de 29 de octubre de 1993, aplicable desde el 1º de enero de 1994, de conformidad con su Disposición Transitoria Segunda), mientras que la observación formulada por la sociedad THE B.V.D. LICENSING CORPORATION (el 21 de diciembre de 2000), así como la concesión del registro del signo (el 30 de octubre de 2001), ocurrieron bajo la vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (publicada en la G.O.A.C. Nº 600, de 19 de septiembre de 2000, aplicable desde el 1º de diciembre de 2000, de conformidad con su artículo 274).

Ahora bien, si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso.

La instancia consultante establecerá, a la luz de las consideraciones que anteceden, la norma aplicable en el caso de autos. II. De la definición de marca y de los requisitos para su registro El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena contiene una definición del concepto de marca. Sobre la base de esta definición legal, el Tribunal ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio correspondiente.

La marca protege el interés de su titular, otorgándole un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos y servicios, así como el interés general de los consumidores o usuarios a quienes se halla destinada, garantizando a éstos, sin riesgo de confusión o error, el origen y la calidad del producto o servicio que el signo distingue.

En definitiva, la marca procura garantizar la transparencia en el mercado. El artículo 81 en referencia somete además el registro de un signo como marca al cumplimiento de los siguientes requisitos: En primer lugar, el signo debe ser perceptible, es decir, susceptible de ser aprehendido por el consumidor o el usuario a través de los sentidos, a fin de ser captado, retenido y asimilado por éste.

La percepción se realiza, por lo general, a través del sentido de la vista. Por ello, se consideran signos perceptibles, entre otros, los que consisten en letras, palabras, formas, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto. En segundo lugar, el signo debe ser suficientemente distintivo, es decir, apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares.

Esta aptitud distintiva constituye presupuesto indispensable para que la marca cumpla sus funciones principales de indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio. La distintividad, además, debe ser suficiente, es decir, de tal magnitud que no haya razón para temer que el signo induzca a error o confusión en el mercado.

Y en tercer lugar, el signo debe ser susceptible de representación gráfica, es decir, apto para ser expresado en imágenes o por escrito, lo que confirma que, en principio, ha de ser visualmente perceptible. Por ello, las formas representativas en que consisten los signos pueden estar constituidas por letras, palabras, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto.

Este requisito guarda correspondencia con el previsto en el artículo 88, literal d, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos. Por tanto, el artículo 81 prohíbe el registro de un signo como marca si éste no cumple los requisitos acumulativos que la citada disposición prevé en forma expresa; además, el artículo 82, literal a, impide el otorgamiento de dicho registro a toda denominación que no pueda ser considerada como marca por no cumplir con los citados requisitos.

III. De las marcas denominativas y mixtas En lo que concierne a la estructura del signo utilizado, y a propósito del caso en estudio, el Tribunal estima necesario hacer referencia a las marcas denominativas y mixtas. Las primeras, llamadas también nominales o verbales, utilizan un signo acústico o fonético y están formadas por letras, palabras o cifras, por separado o en conjunto, que, integradas en un todo pronunciable, pueden hallarse provistas o no de significado conceptual.

A la vez, en este tipo de marcas se distinguen las sugestivas —provistas de una connotación conceptual relativa a la evocación de las cualidades o funciones del producto designado por la marca— y las arbitrarias, desprovistas de conexión entre su significado y la naturaleza, cualidades o funciones del producto a identificar. Y las segundas, las marcas mixtas, se hallan compuestas por dos elementos que forman parte del conjunto de la marca: una denominación, semejante a la clase de marcas arriba descrita, y un gráfico, definido como un signo visual que evoca una figura con una forma externa característica.

En relación con la comparación entre dos signos, caso que uno de ellos o ambos pertenezcan a la clase de signos mixtos, la jurisprudencia de este Tribunal ha puesto de relieve lo siguiente: “el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación de la gráfica, que en un momento dado pueden ser definitivos” (Sentencia dictada en el expediente Nº 04-IP-88, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 39, del 29 de enero de 1989, caso “DAIMLER”).

A propósito de la prioridad del elemento en referencia, la doctrina ha señalado que procede determinar la “situación y el relieve del componente gráfico en el conjunto de la marca mixta; y sobre todo, la notoriedad del componente gráfico común a las marcas comparadas. En cambio, si el elemento gráfico no evoca concepto alguno, el denominativo desplazaría en principio al gráfico, siendo en ese caso, y en definitiva, aquel elemento el predominante, y en el cual debe centrarse el análisis comparativo” (FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos: “Fundamentos de Derecho de Marcas”;

Madrid, Editorial Montecorvo S.A., 1984, p. 240). IV. De la comparación entre marcas. Del riesgo de confusión. De la confusión directa e indirecta. De la identidad y semejanza. De las reglas de comparación. Los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 consagran otras prohibiciones para el registro de un signo como marca. Según la prevista en el artículo 83, literal a, no podrá registrarse el signo que, en relación con derechos de terceros, sea idéntico o se asemeje de forma que pueda inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para el mismo producto o servicio, o para un producto o servicio respecto del cual el uso de la marca pueda inducir al público a error.

Del texto del artículo en referencia se desprende que la prohibición no exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición. Para establecer la existencia del riesgo de confusión del signo pendiente de registro respecto de una marca ya registrada, o ya solicitada para registro, será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos que se le ofrecen, un origen empresarial común. En consecuencia, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.

En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos fonético, gráfico y conceptual, teniendo en cuenta los que fueren distintivos y dominantes. Sin embargo, dicha comparación deberá ser conducida por la impresión unitaria que el signo habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o del usuario medio a que está destinado.

Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. En este contexto, el Tribunal ha establecido que la similitud visual u ortográfica se presenta por el parecido de las letras, palabras o cifras, entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la o de las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar el grado de confusión. En cuanto a la similitud fonética o auditiva, el Tribunal ha señalado que la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica y de la coincidencia en las raíces o terminaciones, pero que, a fin de determinar la existencia de la confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues las marcas denominativas se forman por un conjunto de letras que, al ser pronunciadas, emiten sonidos que se perciben por los consumidores de modo distinto, según su estructura gráfica y fonética.

Y en cuanto a la similitud conceptual o ideológica, ha indicado que la misma se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. En definitiva, el Tribunal ha estimado que la confusión puede manifestarse cuando, al solo apercibimiento de la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien reconoce cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante.

Además, a objeto de verificar la existencia del riesgo de confusión, el examinador deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro: “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”; Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

V. De las marcas débiles Todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades, inapropiables en exclusiva.

Según la doctrina, “la presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias u otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro” (BERTONE, Luis Eduardo; y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo: “Derecho de Marcas”, Tomo II, pp. 78 y 79).

Otamendi, por su parte, destaca que el titular de una marca débil, al contener ésta “una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo.

Y, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles, y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente” (OTAMENDI, Jorge: “Derecho de Marcas”; LexisNexis, Abeledo-Perrot, pp. 191 y 192). VI. De la cooperación entre los Tribunales de los Estados Miembros y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina De las disposiciones previstas en los artículos 32 y 34 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se desprende que es de la competencia de este órgano jurisdiccional supranacional la interpretación, por vía prejudicial, del ordenamiento jurídico de la Comunidad, mientras que la aplicación de dicho ordenamiento, en las causas sometidas válidamente al conocimiento de los Tribunales de los Estados Miembros, así como la interpretación y aplicación del respectivo ordenamiento jurídico nacional, corresponden a los Tribunales competentes de cada uno de dichos Estados.

La competencia de este órgano jurisdiccional, en el ámbito de la consulta prejudicial, se funda en la necesidad de garantizar la uniformidad en la interpretación y aplicación de la norma comunitaria en el ámbito de cada uno de los Estados Miembros. Por ello, de admitir la consulta que formule el Tribunal Nacional, este Tribunal de Justicia deberá pronunciarse a su respecto mediante la expedición de una providencia en que se limitará a precisar el contenido y alcance de la norma comunitaria, no de la norma nacional, relativa al caso concreto.

De este modo, el órgano jurisdiccional comunitario contribuye con el órgano jurisdiccional nacional en la configuración de la sentencia que éste habrá de dictar, en la causa sometida a su conocimiento, con el objeto de asegurar en ella la aplicación uniforme del ordenamiento jurídico de la Comunidad. Dictada la providencia interpretativa y transmitida al órgano jurisdiccional consultante, éste deberá acogerla en la sentencia que pronuncie, toda vez que se trata de una obligación prevista en un tratado integrante del ordenamiento jurídico fundamental de la Comunidad Andina, cual es el Tratado de Creación de su Tribunal de Justicia. Y puesto que los órganos jurisdiccionales nacionales constituyen parte orgánica y funcional de los Estados Miembros, el incumplimiento de la obligación citada constituiría una infracción del ordenamiento comunitario imputable al respectivo Estado Miembro.

Sobre la base de las consideraciones que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE 1º Si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso. 2° Un signo será registrable como marca si cumple los requisitos previstos en el artículo 81 de la Decisión 344, y si no incurre en las prohibiciones fijadas en los artículos 82 y 83 eiusdem. 3° De solicitarse el registro de un signo como marca, caso que haya de compararse con una marca mixta previamente registrada, el elemento predominante en el conjunto marcario será el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto, lo que no obsta para que, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo. 4° Para establecer si existe riesgo de confusión entre las marcas en conflicto, será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre ambas, tanto entre sí como entre los productos distinguidos por ellas, y considerar la situación del consumidor medio, la cual variará en función de tales productos.

No bastará con la existencia de cualquier semejanza entre los signos en cuestión, ya que es legalmente necesario que la similitud pueda inducir a confusión o error en el mercado. 5º En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos visual, fonético y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada signo en disputa habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o usuario medio, destinatario de los productos correspondientes.

A tenor de la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que pronuncie y, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 128, tercer inciso, del Estatuto del Tribunal, deberá remitir dicha sentencia a este órgano jurisdiccional.

Notifíquese la presente interpretación mediante copia certificada y sellada, y remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE (E) Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO