Año XXI - Número 1034 Lima, 12 de febrero de 2004 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 112-IP-2003.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 literal h) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador, e interpretación de oficio de los artículos 96 y 102 de la misma Decisión. Marca: PLOP. Actor: CONFITES ECUATORIANOS C.A. CONFITECA.

Proceso interno Nº 6001-LYM Proceso 123-IP-2003.- Interpretación Prejudicial, de oficio, de las normas previstas en los artículos 81, 82, literal a), y 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud del Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Parte actora: sociedad THE B.V.D. LICENSING CORPORATION. Caso: marca “BB2”. Expediente Interno N° 7878 Proceso 124-IP-2003.- Interpretación Prejudicial de los artículos 1, 4 y 16 de la Decisión 344, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Interpretación de oficio del artículo 2 de la misma Decisión. Caso patente: 2-[DIHIDRO] PIRAZOLIL-3OXIMETILEN-ANILIDAS, un producto para su obtención y el uso de los mismos.

Actor: BASF AKTIENGESELLSCHAFT. Proceso interno Nº 6480 Proceso 130-IP-2003.- Interpretación Prejudicial de las normas previstas en los artículos 81 y 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación de oficio de los artículos 83, literales d) y e), y 84 eiusdem.

Parte actora: SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. Caso: denominación “PURA VIDA”. Expediente Interno N° 6632 11 19 27 PROCESO 112-IP-2003 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal h) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador, e interpretación de oficio de los artículos 96 y 102 de la misma Decisión. Marca: PLOP. Actor: CONFITES ECUATORIANOS C.A. CONFITECA.

Proceso interno Nº 6001-LYM. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diez días del mes de diciembre del año 2003. VISTOS La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador, a través de su Presidente Subrogante Doctor Ernesto Muñoz Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL Borrero, recibida en este Tribunal en fecha 2 de octubre de 2003, relativa a los artículos 81, 82 literal h), 83 literal a) y 113 de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, con motivo del proceso interno de única instancia Nº 6001-LYM.

El auto de diecinueve de noviembre del presente año, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y, 12/02/2004 2.40 Clasificación y la Dirección Nacional de Propiedad Industrial le concedió el registro de la marca PLOP bajo el Nº 294-97 de fecha 12 de marzo de 1997, sin que se hubiera presentado observación alguna.

El demandante, el 8 de julio de 1999, interpone demanda de nulidad, tramitada en vía verbal sumaria, ante el Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo, Sala Segunda, con la pretensión de que se declare nulo el registro de la marca PLOP Nº 294-97. 3. Fundamentos jurídicos de la demanda Los hechos relevantes señalados por el consultante y complementados con los documentos agregados a su solicitud, que se detallan a continuación: 1.

Partes en el proceso interno Demandante es CONFITES ECUATORIANOS C.A. CONFITECA y son demandados el Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca, el Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, el Director Nacional de Propiedad Industrial y el Procurador General del Estado. Interviene como tercera interesada la sociedad INDUSTRIA DE ALIMENTOS DOS EN UNO LTDA. 2.

Hechos Los señalados por el consultante en el referido oficio Nº 310 de 30 de mayo de 2003, complementados con los documentos incluidos en anexos, que demuestran: Que, a solicitud de la sociedad CONFITES ECUATORIANOS C.A. CONFITECA, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial en fecha 30 de mayo de 1991, registró la marca PLOP Nº 713-91 para proteger todos los productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza (Café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas –condimentos–; especias; hielo); posteriormente la INDUSTRIA DE ALIMENTOS DOS EN UNO LTDA., en fecha 10 de julio del 1995, presentó solicitud de registro del signo PLOP en la misma clase 30 de dicha El demandante sostiene que “La Dirección Nacional de Propiedad Industrial, al momento de realizar el examen de registrabilidad, no tuvo presente que la solicitud de registro de la marca PLOP solicitada (sic) por INDUSTRIA DE ALIMENTOS DOS EN UNO LTDA., para la clase internacional Nº 30 no era susceptible de registro por carecer de fuerza distintiva y novedad, al existir una marca idéntica previamente registrada para la misma clase internacional… ”, violando los artículos 81, 82 literal h), 83 literal a) y 113, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Asimismo señala que “Las dos marcas, mismas que son idénticas, protegen productos de la misma clase internacional Nº 30; por tanto productos que además de ser iguales se expenden en los mismos lugares… no es factible permitir el registro de una marca idéntica y para la misma clase… es atentatorio contra el derecho de exclusividad de uso de esa marca conferido por el Art. 102 de la Decisión 344…” y que por lo tanto la Dirección Nacional de Propiedad Industrial debió rechazar de oficio la solicitud de registro presentada por la sociedad INDUSTRIA DE ALIMENTOS DOS EN UNO LTDA. 4.

Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda El Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca, y El Director Nacional de Propiedad Industrial, no comparecen. El Director Nacional de Patrocinio, encargado, Delegado del Procurador General del Estado, contesta la demanda señalando que de acuerdo al artículo 12 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado del Ecuador, corresponde al personero legal del IEPI, presentarse directamente a juicio GACETA OFICIAL en defensa de los intereses de las atribuciones y deberes del Procurador.

El Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) al contestar la demanda niega los fundamentos de hecho y de derecho de la misma y “se ratifica en el registro Nº 294-97, materia de impugnación, pues guarda conformidad con la legislación andina…”. Por su parte la tercera interesada señala que “solicitó la marca PLOP en la clase internacional 30 (sic) sin que Confiteca hubiere presentado demanda de observación… además indica que es titular de dicha marca en varios países, por lo que ésta sería notoria. alega que la decisión del Director Nacional de Propiedad Industrial es apegada a derecho y solicita que se rechace la acción”.

Asimismo, argumenta que “ tiene prioridad para el registro, porque es propietaria de la marca ‘PLOP’ en Chile desde 1977 y de conformidad con la Convención de Buenos Aires de 1910, por el sólo hecho de haber estado registrada en Chile, la marca se considera también en Ecuador”. 12/02/2004 3.40 ta las normas aplicables al caso objeto de la presente consulta, corresponde interpretar los artículos 81, 82 literal h) y 83 literal a) de la Decisión 344 y de acuerdo a lo facultado en el artículo 34 del Tratado de Creación y 126 del Estatuto, de oficio se interpretarán los artículos 96 y 102 de la misma Decisión y no así el artículo 113 por no ser aplicable al caso de autos.

Los textos de los citados artículos son: Decisión 344 “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

“Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

CONSIDERANDO

(…) Que las normas contenidas en los artículos 81, 82 literal h), 83 literal a) y 113 de la Decisión 344, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal; Que este Tribunal es competente para interpretar en vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es en este caso el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal (codificado mediante la Decisión 472), en correspondencia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto (codificado mediante la Decisión 500);

Que, conforme ha sido expresamente requerido por el Tribunal Consultante y, teniendo en cuen- h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate; ( )”. “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error: ( )”.

GACETA OFICIAL “Artículo 96.- Vencido el plazo establecido en el artículo 93 sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada”. “Artículo 102.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente”.

I. LA MARCA Y LOS REQUISITOS PARA SU REGISTRO En base al concepto de marca que contiene el artículo 81 de la Decisión 344 el Tribunal, en reiterada jurisprudencia, ha definido la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por una o más letras, números, palabras, dibujos, colores y otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.

La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos o servicios, como el interés general de los consumidores o usuarios de dichos productos o servicios, garantizándoles el origen y la calidad de éstos, evitando el riesgo de confusión o error, tornando así transparente el mercado.

De la anterior definición, se desprenden los siguientes requisitos para el registro de un signo como marca: La perceptibilidad Es la cualidad que tiene un signo de expresarse y materializarse para ser aprehendido por los consumidores o usuarios a través de los sentidos y asimilado por la inteligencia. Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captada y apreciada, es necesario 12/02/2004 4.40 que lo abstracto pase a ser una impresión material identificable, soportado en una o más letras, números, palabras, dibujos u otros elementos individual o conjuntamente estructurados a fin de que, al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios del producto o servicio que pretende amparar y, de esta manera, pueda ser seleccionada con facilidad.

En atención a que la percepción se realiza generalmente por el sentido de la vista, se consideran signos perceptibles aquéllos referidos a una o varias palabras, o a uno o varios dibujos o imágenes, individual o conjuntamente estructurados. La distintividad Es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione.

Es considerada como característica primigenia y esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión. Sobre el carácter distintivo de la marca, el tratadista Jorge Otamendi sostiene que: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca.

La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene ese poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”. (Otamendi, Jorge. “Derecho de Marcas”. LexisNexis. Abeledo Perrot, Cuarta Edición, Buenos Aires, 2001, p. 27).

Sobre este aspecto el Tribunal ha manifestado en reiteradas ocasiones que: “El signo distintivo es aquel individual y singular frente a los demás y que no es confundible con otros de la misma especie en el mercado de servicios y de productos. El signo que no tenga estas características, carecería del objeto o función esencial de la marca, cual es el de distinguir unos productos de otros”.

(Proceso 19-IP-2000, publicado en la GACETA OFICIAL G.O.A.C. Nº 585 de 20 de julio de 2000, marca: LOS ALPES). La susceptibilidad de representación gráfica 12/02/2004 5.40 cumple con los requisitos del artículo 81, y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83, de la referida Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Es la aptitud que tiene un signo de ser descrito o reproducido en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes escritos, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor. Este requisito guarda correspondencia con lo dispuesto en el artículo 88 literal d) de la Decisión 344, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos.

II. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS ENGAÑOSOS Sobre el tema, Marco Matías Alemán sostiene: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”.

(Alemán, Marco Matías, “Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios”, Top Manangement, Bogotá, p. 77). El Tribunal ha señalado: “Se trata de una prohibición de carácter general que se configura con la posibilidad de que el signo induzca a engaño, sin necesidad de que éste se produzca efectivamente. La citada prohibición se desarrolla a través de una enumeración no exhaustiva de supuestos que tiene en común el motivo que impide su registro, cual es que el signo engañoso no cumple las funciones propias del signo distintivo, toda vez que, en lugar de indicar el origen empresarial del producto o servicio a que se refiere y su nivel de calidad, induce a engaño en torno a estas circunstancias a los medios comerciales o al público consumidor o usuario, y, de este modo enturbia el mercado”.

(Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891 de 29 de enero de 2003, marca CHIP’S). Sobre esta característica el Tribunal ha indicado que “tiene que ver directamente con la necesidad de que el signo cuyo registro se solicita pueda ser dado a conocer a través de la publicación prevista en el artículo 92 de la Decisión 344. Está constituida por la descripción que permite la publicación y el archivo de la denominación solicitada”.

(Proceso 2-IP-2003, publicado en G.O.A.C. Nº 912 del 25 de marzo de 2003, marca: MISS SUCRE). De lo expuesto se concluye que un signo es registrable como marca cuando cumple plena y acumulativamente con los tres requisitos característicos contenidos en el artículo 81 interpretado y siempre que no se encuentre comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 82 y 83 de la misma Decisión 344, resultando que, si bien los requisitos establecidos por el referido artículo 81 son necesarios, no son suficientes, toda vez que el signo no debe estar incurso en las prohibiciones previstas por los artículos precedentemente indicados.

En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si la marca PLOP La Decisión 344, en su artículo 82 literal h) hace referencia a la posibilidad de que los signos induzcan por si mismos a engaño al público o a los medios comerciales, sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios.

Esta prohibición, según lo manifiesta Marco Matías Alemán, “obedece al interés del legislador en evitar que los consumidores sean engañados, tanto sobre las bondades de la empresa productora o prestante del servicio, como sobre las bondades atribuidas a los mismos, lo cual como queda claro tienden a la protección de un lado de la transparencia que debe acompañar a la actividad comercial y de otro lado a la protección general de los consumidores”.

(Alemán, Marco Matías, ob. cit. p. 85) Por su parte el Tribunal ha sostenido al respecto: “el engaño se produce cuando un signo provoca en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo y otras informaciones que induzcan al público a error.

La prohibición de registrar signos GACETA OFICIAL engañosos, tal como se ha pronunciado este Tribunal se dirige a precautelar el interés general o público, es decir, del consumidor… el carácter engañoso es relativo. Esto quiere decir que no hay signos engañosos en si mismos. Podrán serlo según los productos o servicios que vayan a distinguir.”.

(Proceso 38-IP-99, publicado en la G.O.A.C. Nº 419 de 17 de marzo de 1999, marca: LEO). Asimismo, el Tribunal ha manifestado que: “Por las razones que anteceden, incurre en la prohibición de registro el signo capaz de infundir en el consumidor la creencia de que está adquiriendo un producto provisto de cualidades o características que, en realidad, no posee.” (Proceso 109-IP-2003, aprobada el 26 de noviembre de 2003, marca: POPCORN CHICKEN).

III. IRREGISTRABILIDAD POR IDENTIDAD O SIMILITUD DE SIGNOS y RIESGO DE CONFUSIÓN Las prohibiciones contenidas en el artículo 83 de la Decisión 344 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros al prohibir que se registren como marcas los signos que sean idénticos o semejantes a otro ya registrado o ya solicitado para registro, perteneciente a diferente persona.

Conforme a lo previsto en el literal a) del referido artículo 83 de la Decisión 344, no son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

En consecuencia, no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad. La doctrina y la jurisprudencia afirman que la función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos y distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra persona así como para diferenciar y distinguir productos o servicios de diferente calidad, que pertenezcan a la misma persona. 12/02/2004 6.40 Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distinga en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común, al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado.

Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que: “ la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos que se le ofrecen, un origen empresarial común”.

(Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 914 de 1 de abril de 2003, marca: CHILIS y diseño). Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. (Proceso 82-IP2002, ya citado). El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexis- GACETA OFICIAL tiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad.

En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso 82-IP-2002, ya citado). Es importante señalar que la comparación de los signos deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. El Tribunal ha enfatizado acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta riesgo de confusión, toda vez que la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las marcas no solo sean idénticas sino que tengan por objeto los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto; podría presumirse, incluso, la presencia de la confusión. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, con la mayor precisión posible.

Asimismo, el Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión corresponde a una decisión unilateral del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quien con cierta discrecionalidad pero alejándose de toda arbitrariedad ha de determinarla, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza.

IV. TRÁMITE DE REGISTRO Y OBSERVACIONES El artículo 96 de la Decisión 344 dispone que, vencidos los 30 días otorgados por el artículo 93 de la misma Decisión para la presentación de observaciones, sin que éstas se hayan presentado, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad, de donde resulta que el mismo es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no se hu- 12/02/2004 7.40 bieran presentado observaciones y, en consecuencia, la oficina nacional competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro.

Al respecto el Tribunal ha señalado: “ en el caso en que no se hubiesen presentado observaciones al registro de una marca, la Oficina Nacional Competente igualmente realizará el correspondiente examen de registrabilidad ya sea para conceder o negar el registro de una marca y procederá de igual forma que lo indica el artículo anterior, es decir, comunicará su decisión al peticionario por medio de resolución debidamente motivada, es decir, que exprese los fundamentos que la sustenta.

La Oficina Nacional Competente en ningún caso se encuentra eximida de realizar el examen de registrabilidad correspondiente ”. (Proceso 61-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 856 de 24 de octubre de 2002, marca: LIMPLUS). Asimismo el Tribunal ha manifestado que: “La existencia de observaciones compromete más aún al funcionario respecto de la realización del examen de fondo, pero, la inexistencia de las mismas no lo libera de la obligación de practicarlo; esto, porque el objetivo de la norma es el de que dicho examen se convierta en etapa obligatoria dentro del proceso de concesión o de denegación de los registros marcarios”.

(Proceso 16-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 916 de 2 de abril de 2003, marca: CONSTRUIR Y DISEÑO). El examen de fondo sobre la registrabilidad del signo tiene carácter obligatorio y, en el caso de autos, las normas que corresponde tomar en cuenta son las que contienen las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

La resolución con la que se notifica al peticionario, sobre si se concede o deniega el registro solicitado, debe ser debidamente motivada, es decir, que exprese las razones de hecho y de derecho que inclinaron a la oficina nacional competente a pronunciarse en uno u otro sentido, sobre la base de las normas jurídicas aplicables y de las situaciones de hecho constitutivas del acto, a efectos de permitirse el ejercicio del derecho de defensa.

En consecuencia, a la luz de la doctrina y la jurisprudencia citada, el Juez Consultante debe- GACETA OFICIAL rá considerar el sentido y alcance que resulta de la presente interpretación de la norma contenida en el artículo 96 de la Decisión 344 en lo que fuere aplicable al caso concreto. V. USO EXCLUSIVO DE LA MARCA En la doctrina y en los diferentes ordenamientos jurídicos se conocen básicamente dos sistemas para la protección de un signo: el sistema declarativo, que protege a la marca por su uso; y, el sistema atributivo que confiere derecho de uso exclusivo sólo a raíz de la inscripción del signo en el respectivo registro.

El Ordenamiento Comunitario Andino, conforme lo dispone el artículo 102 de la Decisión 344 de la Comisión, ha optado por el sistema atributivo, en el cual el derecho nace exclusivamente del registro del signo. El Tribunal reitera que el registro del signo ante la oficina nacional competente es el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo de la marca, y que este derecho le confiere la posibilidad de ejercer acciones positivas sobre ella, así como de obrar contra cualquier tercero que, sin su consentimiento, realice cualquier acto de aprovechamiento de la marca, que se encuentre prohibido por la Decisión 344.

Al respecto, el Tribunal ha sostenido que “De ese derecho exclusivo se deriva el ius prohibendi que faculta al titular a actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento use la marca, comercie con ella, importe o exporte productos utilizándola o la use en otros productos pudiendo inducir al público a error o confusión. Asimismo, el titular tendrá el derecho de oponerse, de presentar observaciones al registro de otra marca solicitada, tanto en el país de registro como en los demás países miembros, cuando quiera que con ellos se afecte su interés legítimo”.

(Proceso 09-IP-98, publicado en G.O.A.C. N° 481 del 13 de septiembre de 1999, marca: DERMALEX). Sobre el tema el tratadista Otamendi sostiene: “La marca registrada constituye una propiedad para su titular y que esa propiedad tiene su manifestación primera y principal en la exclusividad. El propietario de una marca tiene pues la facultad y el derecho de defender esa exclusividad contra todo aquel que pretenda violarla Esta exclusividad consiste en poder impedir cual- 12/02/2004 8.40 quier uso de una marca idéntica o similar que pueda causar confusión en el público consumidor, y en poder impedir usos de marcas que de cualquier manera puedan dañar la marca registrada.

Hay usos que pueden causar confusión y hay otros que sin causarla igualmente pueden dañar esa marca” (Otamendi, Jorge. ob. cit. p. 231) cuyo concepto debe ser interpretado dentro de los límites previstos por los artículos 105 y 106 de la Decisión 344. VI. PRIMACÍA DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO La primacía del Ordenamiento Jurídico Comunitario, conjuntamente con los principios de aplicación inmediata y efecto directo que caracterizan al Derecho Comunitario, implica que las normas comunitarias cualquiera sea su fuente o rango, por su especialidad, se imponen y prevalecen sobre las normas internas de los Estados Miembros y consecuentemente a los Tratados que éstos hayan suscrito y que tengan relación con el ámbito del proceso de integración andina.

Su fundamento radica en el hecho de que los países miembros al suscribir el Acuerdo de Cartagena, constitutivo de la Comunidad Andina han transferido una parte de sus competencias a este organismo supranacional con la consiguiente limitación de las competencias estatales en ese ámbito, de donde emerge una soberanía compartida que conlleva la primacía del ordenamiento jurídico comunitario sobre las normas del ordenamiento jurídico interno, al que se integran, y su consiguiente cumplimiento obligatorio conforme a lo previsto por los artículos 2, 3 y 4 del Tratado de Creación del Tribunal, sin importar la jerarquía de éstas y de la fecha de su vigencia, sea anterior o posterior a la norma comunitaria.

Al respecto el tratadista Luis Ignacio Sánchez Rodríguez, dice: “Entre los principios rectores del Derecho comunitario la primacía de este sobre los ordenamientos nacionales ocupa un lugar dominante, en consecuencia los conflictos entre las normas comunitarias y las normas nacionales deben resolverse mediante la aplicación del principio de la primacía de la norma comunitaria”.

(Sánchez Rodríguez, Luis Ignacio. Tratado de Derecho Comunitario Europeo I, dirigido por E. García Enterría, J.D. Gonzáles Campos, S. Muñoz Machado, Editorial Civitas S.A., Madrid-España, 1986). GACETA OFICIAL El Tribunal ha establecido que “La preeminencia que se deriva de la aplicación directa conlleva la virtud que tiene el ordenamiento comunitario de ser imperativo y de primar sobre una norma de derecho interno, de manera que allí donde se trate de aplicar normas legales en actos jurídicos contemplados en el derecho de integración deberá acudirse al ordenamiento jurídico comunitario, con prevalencia sobre el derecho interno”.

(Proceso 47-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 955 del 24 de julio de 2003, marca: MECÁNICA POPULAR). Igualmente este Tribunal ha señalado “En el caso de los tratados internacionales suscritos por los países miembros para la regulación de determinadas actividades jurídico-económicas, como la protección a la propiedad industrial, puede afirmarse que en la medida en que la comunidad supranacional asume la competencia ratione materiae para regular este aspecto de la vida económica, el derecho comunitario se vincula al tratado internacional de tal manera que éste le pueda servir de fuente para desarrollar su actividad reguladora, sin que pueda decirse, sin embargo, que el derecho comunitario se subordina a aquél. Por el contrario, toda vez que el tratado internacional pasa a formar parte del ordenamiento jurídico aplicable en todos y cada uno de los Países Miembros, conservando el derecho comunitario —por aplicación de sus características ‘existenciales’ de obligatoriedad, efecto directo y preeminencia— la específica de aplicabilidad preferente sobre el ordenamiento interno del país respectivo.

El profesor Luis Ignacio Sánchez Rodríguez, (‘Los Tratados Constitutivos y el Derecho Derivado’, en ‘Tratado de Derecho Comunitario Europeo’, Tomo I, Ed. Civitas, Madrid, 1986) al analizar la naturaleza de los tratados constitutivos y el derecho derivado en la Comunidad Europea, concluye: ‘El derecho comunitario, en primer término, es autónomo a un mismo tiempo del derecho internacional general y del derecho interno de los Estados Miembros’.

(Sentencia dictada en el expediente N° 1-IP-96, ya citada)” (Proceso 34-AI-2001, publicado en la G.O.A.C. Nº 839 de 25 de septiembre de 2002). 12/02/2004 9.40 con los artículos 121 y 126 de su Estatuto, es atribución privativa de este órgano comunitario supranacional, la interpretación, por vía prejudicial, de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina que se encuentra contenido en el artículo primero del Tratado de Creación. La interpretación prejudicial es la expresión de la coordinación y cooperación entre las jurisdicciones comunitaria y nacional en la interpretación y aplicación del derecho comunitario, en cuya virtud los Tribunales de cada uno de los Países Miembros actúan como jueces comunitarios al aplicar el Derecho Comunitario, con base a la interpretación del contenido, sentido y alcance de la norma comunitaria que le corresponde realizar, en forma privativa, al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, con el objeto de lograr su aplicación uniforme en los Países Miembros.

El Tribunal en el caso de la interpretación prejudicial no entra a analizar el contenido del derecho interno de los Países Miembros ni valora los hechos, sino únicamente se pronuncia sobre la inteligencia de la norma comunitaria y de cómo ésta debe ser entendida en el caso concreto. La interpretación prejudicial emitida por el Tribunal es de carácter obligatorio para el Juez Nacional, la misma resuelve la cuestión referente al contenido, sentido y alcance de la norma comunitaria a aplicarse, correspondiendo al Juez Nacional la responsabilidad de dictar la sentencia que corresponda.

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE VII. DE LA COOPERACIÓN ENTRE LOS TRIBUNALES DE LOS ESTADOS MIEMBROS Y EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PRIMERO: Un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, de conformidad con los criterios sentados en la presente interpretación prejudicial y no estar incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 32 y 34 del Tratado de Creación del Tribunal, concordantes SEGUNDO: No será registrable como marca el signo que por si mismo pueda inducir a engaño, GACETA OFICIAL 12/02/2004 10.40 a los medios comerciales o al público consumidor o usuario, en torno a la procedencia, naturaleza, modo de fabricación, características, cualidades o aptitud para el empleo del producto o servicio de que se trate.

El Ordenamiento Comunitario Andino, conforme lo dispone el artículo 102 de la Decisión 344 de la Comisión, ha optado por el sistema atributivo, en el cual el derecho nace exclusivamente del registro del signo.

TERCERO: No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que, no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

SÉPTIMO: La primacía del Ordenamiento Jurídico Comunitario implica que las normas comunitarias, cualquiera sea su fuente o jerarquía, por su especialidad, se imponen y prevalecen sobre las normas internas de los Estados Miembros y consecuentemente sobre los Tratados que éstos hayan suscrito y que tengan relación con el ámbito del proceso de integración andina.

CUARTO: Consistiendo el riesgo de confusión en la dificultad del consumidor o usuario medio de distinguir en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común, corresponde determinar este riesgo de confusión a la Administración o, en su caso, al Juzgador, no exentos de discrecionalidad pero necesariamente alejados de toda arbitrariedad, de modo que su decisión ha de ser adoptada en base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia, recogidos en la presente interpretación prejudicial.

QUINTO: Aún cuando no se hubiesen presentado observaciones al registro solicitado, la Oficina Nacional Competente obligatoriamente realizará el correspondiente examen de registrabilidad para conceder o negar el registro de una marca, debiendo comunicar su decisión al peticionario por medio de resolución debidamente motivada a efectos de permitirle el ejercicio del derecho de defensa.

SEXTO: En la doctrina y en los diferentes ordenamientos jurídicos se conocen, básicamente, dos sistemas para la protección de un signo: el sistema declarativo, que protege a la marca por su uso; y, el sistema atributivo que confiere derecho de uso exclusivo sólo a raíz de la inscripción del signo en el respectivo registro. La Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 6001-LYM, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, inciso tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la sentencia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE (E) Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO GACETA OFICIAL 12/02/2004 11.40 PROCESO Nº 123-IP-2003 Interpretación prejudicial, de oficio, de las normas previstas en los artículos 81, 82, literal a, y 83, literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud del Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Parte actora: sociedad THE B.V.D. LICENSING CORPORATION. Caso: marca “BB2”. Expediente Interno N° 7878. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, diez de diciembre del año dos mil tres. VISTOS La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos “136, literal a), de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (sic)”, y “134 y 135, literal a), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por órgano de su Consejera Ponente, Dra. Olga Inés Navarrete Barrero, y recibida en este Tribunal en fecha 28 de octubre de 2003; y, El informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del tenor siguiente: 1.

Demanda 1.1. Cuestión de hecho De la demanda se desprende que “El veintiséis (26) de abril de dos mil (2000) la sociedad MANUFACTURAS BARBADOS LTDA., presentó solicitud de registro para la marca BB2, en la clase veinticinco (25) internacional, para distinguir ‘Vestidos, Calzados, Sombrería (sic) y Ropa interior’”; que “publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial número cuatrocientos noventa y siete (497), del 7 de noviembre de dos mil (2000)”, la sociedad THE B.V.D. LICENSING CORPORATION “El día veintiuno de diciembre de 2000 … presentó observaciones a la anterior solicitud”, por ser titular en Colombia “de la marca B.V.D. + GRAFICA … para distinguir productos comprendidos en la clase veinticinco (25) internacional” (Clase 25: “Vestidos, calzados, sombrerería”).

El consultante informa que “Mediante Resolución No. 12.433 de 20 de abril de 2001, la División de Signos Distintivos declaró fundada la observación presentada por la sociedad THE B.V.D. LICENSING CORPORATION y negó el registro de la marca BB2 en la clase 25 Internacional”; que “La sociedad MANUFACTURAS BARBADOS LTDA, presentó recurso de reposición y subsidiario apelación (sic) en contra de la resolución 12433 de 20 de abril de 2001”; que “Mediante Resolución No. 24572 de 30 de julio de 2001, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición confirmando la resolución impugnada”; y que “Mediante Resolución No. 35618 de 30 de octubre de 2001, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación interpuesto, revocando la decisión contenida en la Resolución No. 12433 de 20 de abril de 2001”. 1.2.

Cuestión de derecho Según el consultante, el actor denuncia la violación del artículo 136, literal a, “de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (sic)”, por cuanto “para configurar una causal de irregistrabilidad, se puede concluir que la misma no solamente operara (sic) en aquellos casos de identidad entre los signos, en cuyo caso la confusión sería presumible sin (sic) también entrotándose (sic) de signos semejantes”, ya que “Bajo el supuesto de signos semejantes, como en el presente evento, debe determinarse, para configurar la presente causal de irregistrabilidad, si es o no susceptible de inducir a error al público consumidor. de las marcas BB2 y B.V.D. se puede concluir que las mismas presentan similitudes desde el punto de vista ortográfico y fonético.

Desde el punto de vista ortográfico existe una coincidencia de letras y segmentos que forman la denominación, ambas están compuestas de tres elementos; desde el GACETA OFICIAL punto de vista fonético, la pronunciación que se hace de ellas es bastante similar y cubren los mismos productos en el mercado, hecho que indudablemente lleva a confusión al público consumidor … En conclusión, la raíz en ambas marcas es la misma; es decir, la letra B. Existe también una semejanza en la percepción sonora, tanto de la primera letra como de la segunda, ya que a pesar de tratarse en un caso de letra B y en el otro de letra V, la pronunciación es la misma, presentándose por lo tanto una percepción auditiva similar entre las dos expresiones”.

En cuanto a la presunta violación del artículo 136, literal a, de la Decisión 486, de la demanda se desprende que “tratándose de marcas que presentan enormes similitudes a partir de la visión de conjunto que despiertan en la mente de los consumidores y que identifican los mismos productos, es claro que el consumidor al momento de adquirir los productos que se identifiquen con las mismas no efectuará un análisis detallado de los elementos diferenciadores de las marcas sino que mantendrá una imagen general induciéndolo a error”; que el criterio de tener en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas no fue adoptado por la Administración, ya que en “la comparación de las marcas BB2 y B.V.D. es fácilmente perceptible que la misma no solo NO tuvo en cuenta este criterio de confundibilidad sino que lo aplicó de manera contraria, es decir, teniendo en cuenta las diferencias existentes entre las mismas más que sus similitudes”; y que “la marca otorgada identifica los mismos productos de la marca B.V.D. + GRAFICA, razón por la cual la confundibilidad que hemos demostrado se presenta entre estos signos, adquiere una mayor relevancia y entidad”.

Además, el actor denuncia la violación “de los artículos 134 y 135 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”, ya que “La marca BB2 NO es suficientemente distintiva, toda vez que … la misma es confundiblemente similar a la marca B.V.D. + GRAFICA, registrada previamente por la sociedad THE B.V.D. LICENSING CORPORATION …”; que “… dadas las similitudes existentes entre la marca B.V.D. + GRAFICA y la marca BB2, esta última es una imitación de la primera, la cual fue previamente registrada por mi representada y se encuentra en la actualidad debidamente posicionada en el mercado”; que “la única diferencia entre dichas marcas es el número dos al final de 12/02/2004 12.40 la marca BB2 y la letra D al final de la marcas (sic) B.V.D. No obstante … estas dos últimas letras o número que conforman cada signo tienen una pronunciación casi idéntica por empezar las mismas con la letra ‘D’, por lo tanto la pronunciación de las marcas es bastante similar, pudiéndose presentar confusión dentro del público consumidor”; y que “la marca BB2 carece de distintividad y novedad, y por ende no cumple su función diferenciadora, capaz de distinguir en el mercado los productos que ella identifica de los productos que distingue la marca B.V.D. + GRAFICA de mi representada”. 2.

Contestación a la demanda 2.1. El apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio sostiene que “no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (sic)”; que “de conformidad con las atribuciones legales otorgadas a la Superintendencia de Industria y Comercio, especialmente las concedidas por el decreto ley 2153 y la Decisión 344 antes referida (sic), el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió legal y válidamente la resolución 35618 del 30 de abril de 2001”; que “Es claro e inequívoco que la Decisión 486 como ordenamiento legal vigente en materia de Propiedad Industrial es aplicable válida y legalmente con respecto al asunto que nos ocupa, constituyéndose en el régimen legal que debía adoptarse por la Oficina Nacional Competente en materia de marcas”; que “ La expresión ‘BB2’ para distinguir productos comprendidos en la clase 25 a contrario de lo que afirma el accionante tiene la suficiente fuerza distintiva, por cuanto al efectuar el examen conjuntual de los signos comparados es claro que no presentan similitudes gráficas, ortográficas y fonéticas que conlleven al público consumidor a error”; que “la combinación particular de las letras individualmente consideradas, representan un conjunto distintivo, lo que permite concluir que no existen semejanzas entre los conjuntos comparados al estar cada uno compuesto por la combinación arbitraria y singular de letras y números que hacen una forma pronunciable disímil, que garantiza su identificación por parte del público consumidor”; y que “En consecuencia, la marca ‘BB2’ para distinguir los productos comprendidos en la clase 25 es registrable conforme a lo dispuesto en la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (sic) …”.

GACETA OFICIAL 2.2. El apoderado de la sociedad CONFECCIONES TEXTILES EL ÁGUILA LTDA. alega, en su escrito de contestación, que “tanto en la demanda como en el auto que la admitió, se señaló como tercero interesado a la sociedad MANUFACTURAS BARBADOS Ltda. … a pesar de que desde el 1 de marzo de 2002 se había puesto en conocimiento de la Oficina de Marcas que el signo aquí demandado había sido traspaso (sic) de esta sociedad a CONFECCIONES TEXTILES EL ÁGUILA LTDA.”.

En cuanto a la presunta violación de las normas comunitarias invocadas por el demandante, señala el tercero interesado que, a su juicio, “la marca registrada a favor de mi poderdante no es idéntica ni similar (i) a otro signo previamente solicitado, ni (ii) es idéntica ni similar a otro signo registrado con anterioridad”; que se afirma en la demanda “que se debe estudiar la impresión de conjunto despertada por las marcas, pero el demandante se limita a analizar las marcas exclusivamente en sus elementos nominativos”; que se debe notar que “de los tres elementos que conforman las marcas tan sólo comparten el primero, es decir la letra B. De manera pues que las semejanzas existentes entre las marcas enfrentadas tan sólo se presentan en el 33% de sus composiciones fonéticas y ortográficas, eso sí, sin tener en cuenta el aspecto gráfico que las distancia aún más”; que “al estudiar las marcas enfrentadas en sus conjuntos nos encontramos con que la registrada a favor de mi poderdante contiene tres elementos de los cuales dos son letras B.B. seguidas por un número 2, lo cual resulta completamente diferente a las tres letras del signo B.V.D. de propiedad del demandante”; que “no existen coincidencias de letras y segmentos de las marcas enfrentadas, y que la única letra que comparten es la primera, lo cual no es suficiente para determinar su confundibilidad en el mercado”; que “las semejanzas existentes entre las marcas en conflicto, las cuales aún desentendiéndonos por completo de las diferencias, resultan completamente irrelevantes e insuficientes para determinar que BB2 y B.V.D. sean confundibles”; que “aunque … los signos enfrentados distingan los mismos productos o productos similares, en atención a que las marcas en sí no son confundibles, no es posible encuadrar el signo de mi poderdante dentro de la norma”; y que “considerando que la marca acusada no es confundiblemente semejante con la que sirvió de fundamento para la oposición ni con alguna otra, el signo concedido por la Administración mediante la Resolución demanda SÍ ES DISTINTIVO”. 12/02/2004 13.40

CONSIDERANDO

Que las normas cuya interpretación se solicita son las disposiciones consagradas en los artículos “136, literal a), de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (sic)”, y “134 y 135, literal a), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”; Que, a tenor del artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal (codificado mediante la Decisión 472), las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, según el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo dispuesto en los artículos 4, 121 y 2 de su Estatuto (codificado mediante la Decisión 500), este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, de conformidad con lo previsto en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en la providencia que obra al folio 160 del expediente, la presente solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite; y, Que, sin embargo, una vez examinada la aplicabilidad de las normas sometidas a consulta, así como los elementos documentales remitidos junto con la solicitud, el Tribunal encuentra pertinente dar aplicación a la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y, en consecuencia, interpretar de oficio, en lugar de los solicitados, los artículos 81, 82, literal a, y 83, literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por ser éstas últimas las disposiciones sustanciales principalmente aplicables en el caso de autos, así como la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Los textos de las normas a interpretar son del tenor siguiente: Decisión 344 “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. GACETA OFICIAL Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

“Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior; ( )”. “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

( ). Decisión 486 DISPOSICIONES TRANSITORIAS “PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”. 12/02/2004 14.40 I. De la aplicación del ordenamiento comunitario en el tiempo En principio, y con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica y de confianza legítima, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas disciplinadas en ella se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente al tiempo de su constitución. Y si bien la nueva norma comunitaria no es aplicable, salvo previsión expresa, a las situaciones jurídicas nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata a los efectos futuros de la situación nacida bajo el imperio de la norma anterior.

En el ámbito de la Decisión 486, su Disposición Transitoria Primera se apoya en la irretroactividad de la norma sustancial, pues dispone que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento, salvo en lo que respecta a los plazos de vigencia de dichos derechos, para lo cual se observará la nueva Decisión. Además, la Disposición en referencia contempla la aplicabilidad inmediata, de la norma sustancial posterior, a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues dispone que, en cambio, se aplicará la Decisión 486 al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas de tal derecho.

A la vez, si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.

En el caso de autos, de la solicitud de interpretación prejudicial, así como de sus anexos, se desprende que la solicitud de registro como marca del signo “BB2” fue introducida en fecha 26 de abril de 2000, es decir, bajo la vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 142, de 29 de octubre de 1993, aplicable desde el 1º de enero de 1994, de conformidad con su Disposición Transitoria Segunda), mientras que la observación formulada por la sociedad THE B.V.D. LICENSING GACETA OFICIAL CORPORATION (el 21 de diciembre de 2000), así como la concesión del registro del signo (el 30 de octubre de 2001), ocurrieron bajo la vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (publicada en la G.O.A.C. Nº 600, de 19 de septiembre de 2000, aplicable desde el 1º de diciembre de 2000, de conformidad con su artículo 274).

Ahora bien, si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso.

La instancia consultante establecerá, a la luz de las consideraciones que anteceden, la norma aplicable en el caso de autos. II. De la definición de marca y de los requisitos para su registro El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena contiene una definición del concepto de marca. Sobre la base de esta definición legal, el Tribunal ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio correspondiente.

La marca protege el interés de su titular, otorgándole un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos y servicios, así como el interés general de los consumidores o usuarios a quienes se halla destinada, garantizando a éstos, sin riesgo de confusión o error, el origen y la calidad del producto o servicio que el signo distingue.

En definitiva, la marca procura garantizar la transparencia en el mercado. El artículo 81 en referencia somete además el registro de un signo como marca al cumplimiento de los siguientes requisitos: 12/02/2004 15.40 En primer lugar, el signo debe ser perceptible, es decir, susceptible de ser aprehendido por el consumidor o el usuario a través de los sentidos, a fin de ser captado, retenido y asimilado por éste.

La percepción se realiza, por lo general, a través del sentido de la vista. Por ello, se consideran signos perceptibles, entre otros, los que consisten en letras, palabras, formas, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto. En segundo lugar, el signo debe ser suficientemente distintivo, es decir, apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares.

Esta aptitud distintiva constituye presupuesto indispensable para que la marca cumpla sus funciones principales de indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio. La distintividad, además, debe ser suficiente, es decir, de tal magnitud que no haya razón para temer que el signo induzca a error o confusión en el mercado.

Y en tercer lugar, el signo debe ser susceptible de representación gráfica, es decir, apto para ser expresado en imágenes o por escrito, lo que confirma que, en principio, ha de ser visualmente perceptible. Por ello, las formas representativas en que consisten los signos pueden estar constituidas por letras, palabras, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto.

Este requisito guarda correspondencia con el previsto en el artículo 88, literal d, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos. Por tanto, el artículo 81 prohíbe el registro de un signo como marca si éste no cumple los requisitos acumulativos que la citada disposición prevé en forma expresa; además, el artículo 82, literal a, impide el otorgamiento de dicho registro a toda denominación que no pueda ser considerada como marca por no cumplir con los citados requisitos.

III. De las marcas denominativas y mixtas En lo que concierne a la estructura del signo utilizado, y a propósito del caso en estudio, el Tribunal estima necesario hacer referencia a las marcas denominativas y mixtas. Las primeras, llamadas también nominales o verbales, utilizan un signo acústico o fonético y GACETA OFICIAL están formadas por letras, palabras o cifras, por separado o en conjunto, que, integradas en un todo pronunciable, pueden hallarse provistas o no de significado conceptual.

A la vez, en este tipo de marcas se distinguen las sugestivas —provistas de una connotación conceptual relativa a la evocación de las cualidades o funciones del producto designado por la marca— y las arbitrarias, desprovistas de conexión entre su significado y la naturaleza, cualidades o funciones del producto a identificar. Y las segundas, las marcas mixtas, se hallan compuestas por dos elementos que forman parte del conjunto de la marca: una denominación, semejante a la clase de marcas arriba descrita, y un gráfico, definido como un signo visual que evoca una figura con una forma externa característica.

En relación con la comparación entre dos signos, caso que uno de ellos o ambos pertenezcan a la clase de signos mixtos, la jurisprudencia de este Tribunal ha puesto de relieve lo siguiente: “el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación de la gráfica, que en un momento dado pueden ser definitivos” (Sentencia dictada en el expediente Nº 04-IP88, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 39, del 29 de enero de 1989, caso “DAIMLER”).

A propósito de la prioridad del elemento en referencia, la doctrina ha señalado que procede determinar la “situación y el relieve del componente gráfico en el conjunto de la marca mixta; y sobre todo, la notoriedad del componente gráfico común a las marcas comparadas. En cambio, si el elemento gráfico no evoca concepto alguno, el denominativo desplazaría en principio al gráfico, siendo en ese caso, y en definitiva, aquel elemento el predominante, y en el cual debe centrarse el análisis comparativo” (FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos: “Fundamentos de Derecho de Marcas”;

Madrid, Editorial Montecorvo S.A., 1984, p. 240). 12/02/2004 16.40 IV. De la comparación entre marcas. Del riesgo de confusión. De la confusión directa e indirecta. De la identidad y semejanza. De las reglas de comparación. Los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 consagran otras prohibiciones para el registro de un signo como marca. Según la prevista en el artículo 83, literal a, no podrá registrarse el signo que, en relación con derechos de terceros, sea idéntico o se asemeje de forma que pueda inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para el mismo producto o servicio, o para un producto o servicio respecto del cual el uso de la marca pueda inducir al público a error.

Del texto del artículo en referencia se desprende que la prohibición no exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición. Para establecer la existencia del riesgo de confusión del signo pendiente de registro respecto de una marca ya registrada, o ya solicitada para registro, será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos que se le ofrecen, un origen empresarial común. En consecuencia, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza GACETA OFICIAL entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.

En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos fonético, gráfico y conceptual, teniendo en cuenta los que fueren distintivos y dominantes. Sin embargo, dicha comparación deberá ser conducida por la impresión unitaria que el signo habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o del usuario medio a que está destinado.

Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. En este contexto, el Tribunal ha establecido que la similitud visual u ortográfica se presenta por el parecido de las letras, palabras o cifras, entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la o de las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar el grado de confusión. En cuanto a la similitud fonética o auditiva, el Tribunal ha señalado que la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica y de la coincidencia en las raíces o terminaciones, pero que, a fin de determinar la existencia de la confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues las marcas denominativas se forman por un conjunto de letras que, al ser pronunciadas, emiten sonidos que se perciben por los consumidores de modo distinto, según su estructura gráfica y fonética.

Y en cuanto a la similitud conceptual o ideológica, ha indicado que la misma se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. En definitiva, el Tribunal ha estimado que la confusión puede manifestarse cuando, al solo apercibimiento de la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien reconoce cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su simi- 12/02/2004 17.40 litud, que provienen del mismo productor o fabricante.

Además, a objeto de verificar la existencia del riesgo de confusión, el examinador deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro: “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”; Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

V. De las marcas débiles Todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades, inapropiables en exclusiva.

Según la doctrina, “la presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias u otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro” (BERTONE, Luis Eduardo; y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo: “Derecho de Marcas”, Tomo II, pp. 78 y 79).

Otamendi, por su parte, destaca que el titular de una marca débil, al contener ésta “una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique GACETA OFICIAL 12/02/2004 18.40 en el cotejo.

Y, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles, y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente” (OTAMENDI, Jorge: “Derecho de Marcas”; LexisNexis, Abeledo-Perrot, pp. 191 y 192). infracción del ordenamiento comunitario imputable al respectivo Estado Miembro.

VI. De la cooperación entre los Tribunales de los Estados Miembros y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina CONCLUYE De las disposiciones previstas en los artículos 32 y 34 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se desprende que es de la competencia de este órgano jurisdiccional supranacional la interpretación, por vía prejudicial, del ordenamiento jurídico de la Comunidad, mientras que la aplicación de dicho ordenamiento, en las causas sometidas válidamente al conocimiento de los Tribunales de los Estados Miembros, así como la interpretación y aplicación del respectivo ordenamiento jurídico nacional, corresponden a los Tribunales competentes de cada uno de dichos Estados.

La competencia de este órgano jurisdiccional, en el ámbito de la consulta prejudicial, se funda en la necesidad de garantizar la uniformidad en la interpretación y aplicación de la norma comunitaria en el ámbito de cada uno de los Estados Miembros. Por ello, de admitir la consulta que formule el Tribunal Nacional, este Tribunal de Justicia deberá pronunciarse a su respecto mediante la expedición de una providencia en que se limitará a precisar el contenido y alcance de la norma comunitaria, no de la norma nacional, relativa al caso concreto.

De este modo, el órgano jurisdiccional comunitario contribuye con el órgano jurisdiccional nacional en la configuración de la sentencia que éste habrá de dictar, en la causa sometida a su conocimiento, con el objeto de asegurar en ella la aplicación uniforme del ordenamiento jurídico de la Comunidad. Dictada la providencia interpretativa y transmitida al órgano jurisdiccional consultante, éste deberá acogerla en la sentencia que pronuncie, toda vez que se trata de una obligación prevista en un tratado integrante del ordenamiento jurídico fundamental de la Comunidad Andina, cual es el Tratado de Creación de su Tribunal de Justicia. Y puesto que los órganos jurisdiccionales nacionales constituyen parte orgánica y funcional de los Estados Miembros, el incumplimiento de la obligación citada constituiría una Sobre la base de las consideraciones que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA 1º Si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso. 2° Un signo será registrable como marca si cumple los requisitos previstos en el artículo 81 de la Decisión 344, y si no incurre en las prohibiciones fijadas en los artículos 82 y 83 eiusdem. 3° De solicitarse el registro de un signo como marca, caso que haya de compararse con una marca mixta previamente registrada, el elemento predominante en el conjunto marcario será el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto, lo que no obsta para que, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo. 4° Para establecer si existe riesgo de confusión entre las marcas en conflicto, será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre ambas, tanto entre sí como entre los productos distinguidos por ellas, y considerar la situación del consumidor medio, la cual variará en función de tales productos.

No bastará con la existencia de cualquier semejanza entre los signos en cuestión, ya que es legalmente necesario que la similitud pueda inducir a confusión o error en el mercado. 5º En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos visual, fonético y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada signo en disputa habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o usuario medio, destinatario de los productos correspondientes.

Por tanto, la valoración deberá hacerse GACETA OFICIAL 12/02/2004 19.40 sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. Notifíquese la presente interpretación mediante copia certificada y sellada, y remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE (E) 6º El titular de una marca provista de un elemento de carácter genérico, o de uso común, o evocativo de una cualidad del producto, o que se ha tornado banal por el crecido número de registros marcarios que lo contienen, no puede impedir su inclusión en signos de terceros, por ser inapropiable en exclusiva, ni puede fundamentar en ese único hecho el riesgo de confusión entre los signos en disputa.

A tenor de la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que pronuncie y, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 128, tercer inciso, del Estatuto del Tribunal, deberá remitir dicha sentencia a este órgano jurisdiccional.

Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO PROCESO 124-IP-2003 Interpretación prejudicial de los artículos 1, 4 y 16 de la Decisión 344, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Interpretación de oficio del artículo 2 de la misma Decisión. Caso patente: 2-[DIHIDRO] PIRAZOLIL-3-OXIMETILENANILIDAS, un producto para su obtención y el uso de los mismos. Actor: BASF AKTIENGESELLSCHAFT. Proceso interno Nº 6480. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diez días del mes de diciembre del año dos mil tres.

VISTOS La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través de su consejera Ponente Doctora Olga Inés Navarrete Barrero, recibida en este Tribunal en fecha 20 de octubre de 2003, relativa a los artículos 1, 4 y 16 de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, con motivo del proceso interno Nº 6480.

El auto de veintiséis de noviembre del presente año, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante y complementados con los documentos agregados a su solicitud, que se detallan a continuación: GACETA OFICIAL 1.

Partes en el proceso interno Es demandante la sociedad BASF AKTIENGESELLSCHAFT, y es demandada la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. 2. Hechos De los señalados por el consultante en la solicitud 124-IP-2003 de fecha 20 de agosto de 2003, y complementada con los documentos incluidos en anexos, se desprende que: La sociedad BASF AKTIENGESELLSCHAFT, por medio de su apoderado el 29 de diciembre de 1995, solicitó a la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, el otorgamiento de la patente de invención denominada: “2-[DIHIDRO] PIRAZOLIL-3OXIMETILEN-ANILIDAS, UN PROCEDIMIENTO PARA SU OBTENCIÓN Y EL USO DE LAS MISMAS”, cuyo extracto fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 465 de 3 de septiembre de 1998.

Mediante auto Nº 1791 de 2 de junio de 1999, la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia requirió a la solicitante que, en el plazo máximo de tres meses, hiciera valer los argumentos o aclaraciones que considere pertinentes respecto al concepto técnico Nº 624 que obra de folios 150 y 151 del expediente interno. En dicho concepto técnico el examinador, al realizar el examen de fondo, indicó que la anterioridad WO 93/15046 de 5 de agosto de 1993, afecta la novedad de las reivindicaciones 1 a 5 de la solicitud de patente referida, en razón de que los compuestos de la solicitud en estudio al igual que los divulgados de la anterioridad citada, comprenden una estructura molecular general igual.

Manifiesta así mismo que la gran mayoría de los sustituyentes restantes se encuentran en la anterioridad citada lo cual da como resultado compuestos iguales que también muestran propiedades pesticidas. Expresó que “lo mismo sucede con respecto a los procesos de obtención que presentan una serie de reacciones iguales para llegar al compuesto de formula I. Además la anterioridad 12/02/2004 20.40 también muestra la utilización como funguicida (sic) de los compuestos de fórmula I y los métodos de aplicación ”.

Por escrito presentado con fecha 1 de septiembre de 1999, la solicitante dio cumplimiento al referido auto Nº 1791, a través del cual se hicieron aclaraciones referentes a la novedad y nivel inventivo, y manifestó que “teniendo en cuenta que los compuestos de la reivindicación 1 son nuevos y poseen nivel inventivo, entonces el proceso para su preparación también debe ser considerado nuevo y con nivel inventivo ”.

A través de la Resolución Nº 25949, notificada el 30 de noviembre de 1999, la Administración negó el privilegio de la patente de invención a la creación denominada “2-[DIHIDRO] PIRAZOLIL3-OXIMETILEN-ANILIDAS, UN PROCEDIMIENTO PARA SU OBTENCIÓN Y EL USO DE LAS MISMAS”. Por escrito presentado el 24 de diciembre de 1999, signado con el número 9506253100000004, la solicitante interpuso recurso de reposición contra la Resolución Nº 25949.

Mediante Resolución Nº 04987 notificada el 14 de marzo del 2000, se confirmó la decisión contenida en la Resolución Nº 25949 por medio de la cual se negó la patente de invención referida. 3. Fundamentos jurídicos de la demanda La sociedad BASF AKTIENGESELLSCHAFT, señala como violados los artículos 1, 4 y 16 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, por indebida aplicación de los mismos, en razón de que la patente solicitada reúne las características para ser concedida en los términos del artículo 1 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, porque goza de nivel inventivo, y el producto de que ella trata es original y no puede ser considerado como derivado de una patente ya existente.

Manifiesta la demandante que la “solicitud de patente presentada por su representada si tiene nivel inventivo y por ende la aplicación que ha realizado la Superintendencia de Industria y Comercio de los artículos 1, 4, y 16 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, resulta contraria a la ley por indebida aplicación de la misma”.

GACETA OFICIAL Indica la actora que existe una “superior eficacia de los compuestos 3-pirazoliloximetilo, presentes en la solicitud de patente “2-[DIHIDRO] PIRAZOLIL-3-OXIMETILEN-ANILIDAS, UN PROCEDIMIENTO PARA SU OBTENCIÓN Y EL USO DE LAS MISMAS”, comparados con los compuestos 4-pirazoliloximetilo y que dicho desarrollo no está comprendido dentro del estado de la técnica, y por ello la solicitud de patente de mí representada tiene vocación de patentabilidad, especialmente analizado el elemento de nivel inventivo”.

Adicionalmente señala que “el requisito denominado “nivel inventivo” adicionado al requisito de la novedad, surge al considerar que una invención implica una actividad inventiva, si aquella no resulta del estado de la técnica de una manera evidente para un experto en la materia. En este caso particular, la invención solicitada por mi representada BASF AKTIENGESELLSCHAFT, representa unos compuestos que poseen una cadena lateral muy específica, que lleva en todos los casos una unidad de 3-pirazoliloximetilo, por lo tanto los compuestos de la solicitud presentada, son nuevos e implican una actividad inventiva que en ningún momento resultaría evidente u obvia para un experto en la materia”.

En cuanto a la presunta violación de los artículos 2 y 16 de la Decisión 344 de la Comisión, expresa que “la patente “2-[DIHIDRO] PIRAZOLIL3-OXIMETILEN-ANILIDAS, UN PROCEDIMIENTO PARA SU OBTENCIÓN Y EL USO DE LAS MISMAS” no es un nuevo uso de la patente WO 93/15046, porque es una invención nueva, no obvia que tiene aplicación industrial y que contiene una cadena lateral específica que lleva en todos los casos una unidad de 3-pirazoliloximetilo que no se describe en la WO 93/15046 de 5 de agosto de 1993, la cual lleva una cadena lateral de 4-pirazoliloximetilo.

Se trata entonces de una patente con un uso original y propio de la misma y es por lo anteriormente mencionado que la solicitud presentada cuenta con propiedades originales y auténticas que la hacen novedosa e inventiva, y que en ningún momento se esta (sic) haciendo un segundo uso, derivado de una patente ya otorgada, ya que como se ha podido demostrar, esta solicitud cuenta con un nuevo componente, que es la cadena lateral de 3-pirazoliloximetilo, que la (sic) hace que los compuestos en la presente solicitud sean auténticos, novedosos y con altura inventiva”. 12/02/2004 21.40 4.

Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio al contestar la demanda manifiesta que: En referencia a la alegada violación de los artículos 1, 4 y 16 de la Decisión 344 de la Comisión expresa que “procedió a efectuar el examen de fondo sobre la patentabilidad de la solicitud que nos ocupa, y para el efecto rindió el informe correspondiente No. 624 de 20 de mayo de 1999 en el cual concluyó que los compuestos de la solicitud en estudio, al igual que los divulgados en la anterioridad WO 93/15046 del 5 de agosto de 1993 comprende una estructura molecular general que contiene un arilo sustituido donde uno de los sustituyentes corresponde a un grupo carbonato, el aril se une a un radical metoxilo que a su vez se une a un pirazol también sustituido, que presente además una Nsustitución, de la misma forma la gran mayoría de los sustituyentes restantes se encuentran en la anterioridad lo cual da como resultado compuestos iguales que también muestran propiedades pesticidas.

Lo mismo sucede con respecto a los procesos de obtención que presentan una serie de reacciones iguales para llegar al compuesto de fórmula I. Además la anterioridad también muestra la utilización como fungicida de los compuestos de fórmula y los métodos de aplicación”. La demandada manifiesta además que “Con respecto a que el nivel inventivo esta (sic) dado por la superioridad de los compuestos, lo cual según el interesado se probó en los Estados Unidos, para el presente caso es claro que las tablas aportadas para demostrar la superior eficacia de los compuestos de la solicitud en estudio no son lo suficientemente representativas puesto que para un técnico en la materia es conocido el hecho de que se requiere una serie de datos o sea una muestra representativa de los ensayos que proporcionen datos estadísticamente significativos, no como el caso de las tablas aportadas que solo se muestra un resultado por compuesto de tal forma que es imposible afirmar la superioridad de la eficacia de los compuestos”.

Asimismo sobre la alegada violación de los artículos 1 y 4 indica la demandada que, contrario a lo alegado por la parte demandante en referencia a la eficacia de los compuestos, “en primer GACETA OFICIAL lugar no es el objeto de la patente sino el compuesto como tal cuyas propiedades son inherentes al mismo lo que realmente se patenta, es el compuesto y no sus propiedades, efectos o aplicaciones.

En segundo lugar la superioridad de la eficacia de los compuestos no ha sido suficientemente demostrada como ya se explicó ” 12/02/2004 22.40 sión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitados expresamente por el consultante. Asimismo, de conformidad con lo facultado en los artículos 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 de su Estatuto, de oficio se interpretará el artículo 2 de la mencionada Decisión 344, por ser aplicable al caso concreto.

Los textos de las normas a interpretarse son: Finalmente, la parte demandada manifiesta que, frente a la afirmación de la demandante de que se vulneró su derecho a la defensa por no habérsele dado traslado del examen de fondo y su respectivo informe técnico, “los conceptos técnicos no son actos administrativos propiamente dichos sino meros actos administrativos que se reducen al cumplimiento de determinada actividad sin ocuparse de sus efectos, no existe obligatoriedad de notificarlos y someterlos a los recursos de la vía gubernativa.

En consecuencia, las resoluciones no. (sic) 25949 del 30 de noviembre de 1999 y no. (sic) 04987 del 14 de marzo del 2000 proferidas por el Superintendente de Industria y Comercio, no son nulos, se ajustan a pleno derecho y a las disposiciones legales vigentes de ese entonces sobre marcas.”

CONSIDERANDO

Que las normas contenidas en los artículos 1, 4 y 16 de la Decisión 344, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal; Que este Tribunal es competente para interpretar en vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal (codificado mediante la Decisión 472), en correspondencia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, (codificado mediante la Decisión 500);

Que, teniendo en cuenta las normas aplicables al caso objeto de la presente consulta, corresponde interpretar los artículos 1, 4 y 16 de la Deci- “Artículo 1.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial”.

“Artículo 2.- Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará, dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido se publique”.

“Artículo 4.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”. “Artículo 16.- Los productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la técnica, de conformidad con el artículo 2 de la presente Decisión, no serán objeto de nueva patente, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial”.

I. Las patentes de invención de productos y de procedimientos Si bien el legislador andino no ha dado una definición de patente, con apoyo en criterios doc- GACETA OFICIAL trinales en la materia se puede afirmar que “La patente es la concesión que otorga el Estado a un inventor o a su causahabiente para explotar exclusivamente una invención industrial durante un plazo determinado, al cabo del cual pasa a ser de dominio público”.

(Metke Méndez, Ricardo. Lecciones de Propiedad Industrial (II). Editor Raisbeck, Lara, Rodríguez & Rueda (Baker & McKenzie). Bogotá, 2002, p. 22). Del indicado concepto, así como del artículo 1 de la Decisión 344, se destaca que la patente se concede para una invención, la cual, a su vez, ha sido definida por la doctrina como “la solución de un problema técnico aplicable a la industria, y que proporciona la posibilidad de obtener un cierto resultado útil” (Baylos Corroza, Hermenegildo.

Tratado de Derecho Industrial. Segunda edición. Editorial Civitas, 1993, p. 695). En consecuencia, la invención presupone un problema específico que es resuelto por la técnica. El Tribunal, por su parte, ha manifestado que “el concepto de ‘invención’ a efectos de ser objeto de una concesión de patentes, comprende todos aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquen un avance tecnológico —y por tanto no se deriven de manera evidente del ‘estado de la técnica’—, y además sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria”.

(Proceso 21IP-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 631 de 10 de enero de 2001, caso “DERIVADOS DE BILIS HUMANA”). Adicionalmente, se tiene que las invenciones susceptibles de patentamiento, pueden ser de productos o de procedimientos. La invención de productos “comprende todas las variedades de entidades estructurales hechas por el ser humano. … puede referirse principalmente a cosas, substancias y medios de trabajo (en particular aparatos y dispositivos) ” (FernándezNovoa, Carlos.

La modernización del Derecho español de patentes. Editorial Montecorvo S.A., Madrid, p. 64). La invención de procedimientos consiste en que “su objeto verse sobre un modo de obrar constituido por una serie de operaciones o actuaciones para obtener un resultado. ‘Es decir, se trata de una sucesión de operaciones o actuaciones a realizar con determinadas materias o energías’ (Horacio Rangel Ortíz, Usurpación de Patentes, Universidad Panamerica- 12/02/2004 23.40 na, México DF, 1994, pág. 85)” (Metke Méndez, Ricardo.

Ob.cit., p. 32). II. Requisitos de patentabilidad: novedad y nivel inventivo El artículo 1 de la Decisión 344 establece los requisitos que debe cumplir toda invención, sea de productos o de procedimientos, para que pueda ser objeto de patente, que son: novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial. Dichos requisitos permiten determinar las condiciones esenciales que debe reunir toda invención para que sea patentada, siempre que además no se encuentre impedida por otras disposiciones de la norma comunitaria en mención. La novedad y el estado de la técnica Entre los requisitos indispensables para que una invención pueda ser considerada como objeto de protección por medio de patente, en primer lugar, está su novedad, que significa, conforme al artículo 2 de la Decisión 344, que “una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica”, es decir como sostiene el tratadista José Manuel Otero Lastres, “ no estar contenida, no estar incluida, o no formar parte del estado de la técnica”.

(Otero Lastres, José Manuel. Los Requisitos de Patentabilidad en la Decisión 486, Revista Jurídica del Perú Nº 31, febrero 2002). Es de hacer notar que la novedad se la formula desde el punto de vista negativo en relación al “estado de la técnica”; cabe indicar que este concepto comprende el conjunto de conocimientos tecnológicos que hayan sido accesibles al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Por lo que se considera que toda invención deja de ser nueva si ha sido accesible al público por cualquier medio, sin que tenga relevancia el lugar en el que se ha producido, ni el número de personas a las que ha alcanzado dicha accesibilidad. Al comprender comúnmente toda invención varios componentes, la novedad en cada uno de ellos no es un requisito indispensable ya que pueden ser conocidos individualmente en el estado de la técnica, por lo que se exige que sea su combinación la que dé lugar a un producto o a un procedimiento desconocido anteriormente.

GACETA OFICIAL 12/02/2004 24.40 Al respecto el Tribunal dice, “La novedad no es un requisito que deban cumplir todos y cada uno de los componentes que conforman la invención, pudiendo incluso ser conocidos individualmente la totalidad de tales elementos, si combinados entre ellos dan lugar a un objeto o a un procedimiento desconocido anteriormente.

En efecto ninguna invención aparece de la nada; por el contrario, toda innovación requiere aplicar conocimientos y objetos previamente creados o descubiertos por la humanidad, los cuales constituirán la ‘materia prima’ para desarrollar un nuevo producto o procedimiento” (Proceso 21IP-2000, ya citado). ser observadas para determinar la novedad de una invención, que son: Así mismo, el Tribunal ha señalado que la novedad de una invención “es lo que no está comprendido en el estado de la técnica (divulgación cualificada) o lo que no haya sido divulgado o hecho accesible al público en cualquier lugar (divulgación simple y novedad absoluta).

La divulgación puede ser oral o escrita, puede resultar del uso o explotación, o producirse por cualquier otro medio. Esta divulgación debe ser detallada y, en todo caso, suficiente para que una persona del oficio pueda utilizar esa información para ejecutar o explotar la invención. Por otra parte, cuando un invento está en uso o explotación es porque ya fue patentado o porque es del dominio público.

En estos casos el invento objetivamente perdió su novedad”. (Proceso 06-IP-89, publicado en la G.O.A.C. Nº 50 de 17 de noviembre de 1989, marca: INTERPLAST). c) Determinar cuál es el contenido del estado de la técnica (anterioridades) en la fecha de prioridad. La fecha a partir de la cual la Oficina Nacional Competente deberá realizar el estudio de la novedad, o de lo no comprendido en el estado de la técnica, “no sólo se refiere a la que constare en la solicitud, sino también a la de la prioridad reconocida por el artículo 12 de la Decisión 344.

La Oficina Nacional Competente tiene la obligación de determinar en primera instancia la fecha a partir de la cual se podrá realizar el análisis comparativo de la invención con el estado de la técnica existente en el resto del mundo para esa fecha. Todo lo que haya sido accesible al público en los términos del artículo 2º constituirá el estado de la técnica que podrá destruir o no la novedad de la invención cuya patente se solicita”.

(Proceso 12-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 428 de 16 de abril de 1999, caso: COMPOSICIONES DETERGENTES COMPACTAS CON ALTA ACTIVIDAD CELULASA). Finalmente, cabe reiterar lo señalado en la jurisprudencia antes citada, sobre ciertas reglas a “a) Concretar cuál es la regla técnica aplicable a la patente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindicaciones, que en últimas determinarán este aspecto. b) Precisar la fecha con base en la cual deba efectuarse la comparación entre la invención y el estado de la técnica, la cual puede consistir en la fecha de la solicitud o la de la prioridad reconocida. d) Finalmente deberá compararse la invención con la regla técnica”.

El nivel inventivo y el estado de la técnica Como segundo requisito adicional al de la novedad se exige que la invención tenga nivel inventivo, esto es, que implique un salto cualitativo en relación con la técnica existente. Este requerimiento, desarrollado por el artículo 4 de la Decisión 344, presupone que la invención, además de no ser obvia para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica, debe ser siempre el resultado de una actividad creativa del hombre, lo que no impide que se alcance la regla técnica propuesta utilizando procedimientos o métodos comunes o ya conocidos en el área técnica correspondiente, aunque tampoco debe constituir el resultado de derivaciones evidentes o elementales de lo ya existente para un experto medio en esa materia técnica.

“El experto medio deberá poseer experiencia y contar con un saber general en la materia y con una serie de conocimientos en el campo específico de la invención” (Proceso 43-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 870 de 9 de diciembre de 2002, caso: FORMULACIONES DE PEPTIDOS HIDROSOLUBLES DE LIBERACIÓN RETARDADA). Evidentemente, el estado de la técnica al alcance del experto medio no es el mismo comprendido por “todo lo que haya sido accesible al público” que se examina para establecer la novedad de un invento.

En efecto, “con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar GACETA OFICIAL al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica En este punto conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el ‘estado de la técnica’, en el primero, se coteja la invención con las ‘anterioridades’ existentes dentro de aquella, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención” (Proceso 12-IP-98, ya citado).

Por lo tanto, a efectos de examinar el nivel inventivo de una invención, la Oficina Nacional Competente se fijará en el estado de la técnica existente y en lo que ello representa para una persona del oficio normalmente versada en la materia; esto es que, a la luz de los identificados conocimientos existentes en el área técnica correspondiente, se verá si para un experto medio en esa materia técnica —sin que llegue a ser una persona altamente especializada— pueda derivarse de manera obvia la regla técnica propuesta.

III. NO PATENTABILIDAD DE LOS SEGUNDOS USOS La Comisión del Acuerdo de Cartagena estableció por medio del artículo 16 de la Decisión 344, una condición insoslayable para el otorgamiento de patentes en la Subregión que, de ser aplicable, complementa los requisitos fijados en los primeros artículos de la citada Decisión, sin que, empero, deba ser entendida como un requisito adicional a los taxativamente establecidos por el artículo 1 de la Decisión 344.

Dicha norma, en efecto, excluye de manera expresa la posibilidad de patentamiento de los productos o procedimientos que gocen ya de la protección que confiere la patente, aún “por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial”. El pretender obtener los beneficios que otorga la patente para un segundo uso de inven- 12/02/2004 25.40 ciones previamente patentadas, con el argumento de que es un uso distinto al originalmente reconocido por la patente inicial, no implica que se satisfaga el requisito esencial de novedad.

Al existir una patente previa del invento original, éste ya se encuentra en el estado de la técnica. En referencia a este concepto, el Órgano Jurisdiccional Comunitario precisó en forma reiterada lo siguiente: “ con la aludida norma la Comunidad Andina ha decidido, por consenso de sus Miembros, la no concesión de nueva patente para lo ya patentado y, siempre que se trate de una invención, puesto que se parte del entendido, como ya se ha dicho, de que aquello que no tiene tal carácter, no está regulado ni previsto por la Decisión 344.

La prohibición o exclusión consagrada en el artículo 16 en comento, contiene como presupuestos básicos a juicio del Organismo, primeramente, la determinación de que los productos o los procedimientos para los cuales se requiere la nueva protección de una patente, se encuentran ya amparados por igual derecho y, en consecuencia, se han ubicado en el estado de la técnica por haberse hecho accesibles al público.

Al Tribunal le resulta claro, que sólo aquello que es nuevo puede ser protegido por una patente, principio incorporado al derecho comunitario seguramente con el objeto de incentivar la investigación; por lo que conceder protección del Estado a productos o procedimientos carentes de novedad, resultaría atentatorio tanto al propósito señalado como a la misma función social asignada al Derecho de Propiedad Industrial.

En segundo término, el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial, debe ser necesariamente entendido como la consagración en el artículo 16 de la Decisión 344, del principio de que no podrá reclamarse patente para usos distintos del invento o de la invención comprendidos y protegidos ya por la patente inicial o primigenia; regla prohibitiva para el otorgamiento de patentes de invención, que este Tribunal considera como parte de los requisitos establecidos por la referida GACETA OFICIAL Decisión”.

(Proceso 89-AI-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 722, de 12 de octubre del 2001, reiterado en el Proceso 01-AI-2001, G.O.A.C. Nº 818, de 23 de julio de 2002, y Proceso 34-AI-2001, G.O.A.C. Nº 839 de 25 de septiembre de 2002). Cabe destacar, de la redacción del artículo 16 de la Decisión 344, que la razón esencial para no otorgar una nueva patente a un producto o procedimiento al que se atribuya un uso distinto al originalmente comprendido en la patente inicial, radica en el hecho de que dicho producto o procedimiento se encuentre ya comprendido en el estado de la técnica.

Ello llevó a este Órgano Jurisdiccional a señalar que: “… además de que el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial, no se constituye en posibilidad jurídica para la concesión de una nueva patente, esa determinación del derecho comunitario conlleva, adicionalmente, la prohibición a los Países Miembros, para el otorgamiento de derechos de patente para productos o procedimientos comprendidos ya en el estado de la técnica y que, por tal circunstancia, han perdido la virtud de la novedad, que se constituye en uno de los fundamentos básicos para la concesión de patentes en el Régimen Común sobre Propiedad Industrial determinado por la Decisión 344”.

(Proceso 01-AI-2001; ya citado). IV. DE LA COOPERACIÓN ENTRE LOS TRIBUNALES DE LOS ESTADOS MIEMBROS Y EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Conforme a lo dispuesto en los artículos 32 y 34 del Tratado de Creación del Tribunal, concordantes con los artículos 121 y 126 de su Estatuto, es atribución privativa de este órgano comunitario supranacional, la interpretación, por vía prejudicial, de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, el mismo que se encuentra contenido en el artículo primero del Tratado de Creación. La interpretación prejudicial es la expresión de la coordinación y cooperación entre las jurisdicciones comunitaria y nacional en la interpretación y aplicación del derecho comunitario, en cuya virtud los Tribunales de cada uno de los Países Miembros actúan como jueces comuni- 12/02/2004 26.40 tarios al aplicar el Derecho Comunitario, con base a la interpretación del contenido, sentido y alcance de la norma comunitaria que le corresponde realizar, en forma privativa, al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, con el objeto de lograr su aplicación uniforme en los Países Miembros.

El Tribunal en el caso de la interpretación prejudicial no entra a analizar el contenido del derecho interno de los Países Miembros ni valora los hechos, sino únicamente se pronuncia sobre la inteligencia de la norma comunitaria y de cómo ésta debe ser entendida en el caso concreto. La interpretación prejudicial emitida por el Tribunal es de carácter obligatorio para el Juez Nacional, la misma resuelve la cuestión referente al contenido, sentido y alcance de la norma comunitaria a aplicarse, correspondiendo al Juez Nacional la responsabilidad de dictar la sentencia que corresponda.

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE PRIMERO: Para que una invención de productos o de procedimientos sea objeto de protección a través de una patente deberá, necesariamente, cumplir con los requisitos de novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial.

SEGUNDO: Toda invención deja de ser nueva si ha sido accesible al público por cualquier medio, sin importar el lugar en el que se ha producido ni el numero de personas a las que ha alcanzado dicha accesibilidad. La novedad de la que debe gozar una invención no es un requisito que comprometa a todos y cada uno de los elementos que la conforman, puesto que éstos pueden ser conocidos individualmente, debiendo ser su combinación lo que necesariamente dé lugar a un producto o a un procedimiento nuevo y desconocido con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida.

La fecha a partir de la cual la Oficina Nacional Competente deberá realizar el estudio de la novedad, es decir, lo no comprendido en el estado GACETA OFICIAL 12/02/2004 27.40 de la técnica, puede ser la que constare en la solicitud, o aquélla de la prioridad reconocida.

TERCERO: La invención debe ser el resultado de una actividad creativa del hombre que constituya un avance tecnológico, pudiéndose alcanzar la regla técnica propuesta a través de procedimientos o métodos comunes o ya conocidos en el área técnica correspondiente. Sin embargo, la invención no tendrá nivel inventivo si resulta obvia para un experto medio, el cual deberá hallarse provisto de experiencia, saber general en la materia y conocimientos específicos en el campo de la invención.

CUARTO: El simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial, no se constituye en posibilidad jurídica para la concesión de una nueva patente, de lo cual se desprende que se excluyen de patentamiento los productos o procedimientos ya comprendidos en el estado de la técnica y que, por tal circunstancia, han perdido la virtud de la novedad, requisito básico para el otorgamiento de una patente, de conformidad con las disposiciones del Régimen Común sobre Propiedad Industrial fijadas en la Decisión 344.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 6480, de con- formidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, inciso tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE (E) Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO PROCESO Nº 130-IP-2003 Interpretación prejudicial de las normas previstas en los artículos 81 y 83, literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación de oficio de los artículos 83, literales d) y e), y 84 eiusdem.

Parte actora: SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. Caso: denominación “PURA VIDA”. Expediente Interno N° 6632. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, diez de diciembre del año dos mil tres. VISTOS La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81 y 83, literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por órgano de su Consejero Ponente, Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, y recibida en este Tribunal en fecha 12 de noviembre de 2003; y, GACETA OFICIAL El informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del tenor siguiente: 1.

Demanda 1.1. Cuestión de hecho El consultante informa que “el 11 de marzo de 1999 la sociedad SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., domiciliada en Vevey, Canton (sic) de Vaud, Suiza, solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca nominativa ‘PURA VIDA’ para distinguir productos comprendidos en la clase 32 del Decreto 755 de 1972 o Clasificación Internacional de Niza” (a saber: “Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas”); que “Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 480, la sociedad GLORIA S.A., mediante apoderado, presentó demanda de observaciones, con base en su marca denominada ‘PURA VIDA’ (MIXTA) Clase 29, vigente hasta el 23 de septiembre de 2009” (Clase 29: “Carne, pescado, aves y caza; extracto de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; gelatinas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles”); que “una vez agotada la etapa de alegatos, la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución núm. 25340 de 30 de noviembre de 1999, por medio de la cual declaró fundada la observación presentada por la Sociedad GLORIA S.A. y negó el registro de marca ‘PURA VIDA’ Clase 32 ”; y que “contra la citada Resolución dicha sociedad interpuso recurso de reposición y, en subsidio el de apelación; siendo resuelto el primero de ellos a través de la Resolución núm. 03230 de 24 de febrero de 2000 que confirmó la Resolución impugnada y el segundo lo fue a través de la Resolución No. 09411 de 28 de abril de 2000 que confirmó la citada Resolución”. 1.2.

Cuestión de derecho Según el consultante, el actor denuncia la violación del artículo 81 de la Decisión 344 “por cuanto para que un signo pueda ser registrable se requiere que cumpla con los requisitos de perceptibilidad, distintividad y representación gráfica (sic); y el signo ‘PURA VIDA’ cuenta con 12/02/2004 28.40 elementos adicionales a la marca ya registrada, que le dan características propias, con lo cual se da el requisito de distintividad que exige este artículo, para que un signo pueda ser registrado como marca”.

Asimismo, el actor alega, a juicio del consultante, que “se violó el literal a) del artículo 83, ibidem, debido a que la marca solicitada pretende amparar productos diferentes a los protegidos por la marca base de la observación, por lo que no existe posibilidad de crearle confusión al consumidor”; que “los productos que se distinguirán con la marca solicitada se comercializan en diferentes lugares de los mercados en los que se comercializan los de la marca base de la observación, ya que los primeros son vendidos a temperatura ambiente y los productos de la sociedad observadora se encuentran en las neveras por ser rápidamente perecederos”; y que “la etiqueta de la marca base de observación es completamente evocativa de los productos que se distinguen con ella, otorgándole suficiente distinción desde el punto de vista gráfico, visual y conceptual, frente a la marca solicitada, lo que le permite al consumidor diferenciarlas fácilmente”.

En su demanda, el actor denuncia que fueron ignoradas “las obvias diferencias gráficas, visuales y conceptuales que se presentan entre la marca de mi mandante y la marca base de la observación”; que “la marca solicitada PURA VIDA, pretende amparar productos específicos de la Clase 32, consistentes en ‘agua natural sin gas, agua natural con gas, agua gasificada, agua tratada, agua de manantial, agua mineral, agua aromatizada, bebidas con sabor a fruta, zumos de fruta, néctares, gaseosas, sodas y bebidas sin alcohol, jarabes y preparaciones para hacer jarabes, preparaciones para hacer bebidas’, mientras que, la marca base de la observación, se encuentra registrada en la Clase 29, para distinguir única y exclusivamente ‘Leche, yoghurt (sic), productos lácteos y relacionados’ ”; y que “los productos de mi representada se comercializan en un mercado diferente y están dirigidos a un consumidor distinto al consumidor de los productos de la marca fundamento de rechazo.

Por tanto, en ningún momento se creará riesgo de confusión alguno”. 2. Contestación a la demanda 2.1. Según el apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio, “Efectuado el exa- GACETA OFICIAL men sucesivo y comparativo de la marca ‘PURA VIDA’ (mixta) (solicitada) para productos de la clase 32 frente a la marca ‘PURA VIDA’ para distinguir todos los productos de la clase 29 registrada a favor de la sociedad Gloria S.A., se concluye en forma evidente que son semejantes entre sí, existiendo confundibilidad entre éstas y por lo tanto, de coexistir en el mercado conllevarían a error al público consumidor, existiendo la posibilidad de confusión directa e indirecta entre los mismos, habida cuenta que estos (sic) creerían que el producto tendría el mismo origen, ello por cuanto los canales de comercialización son los mismos … Si se aprecian las marcas ‘PURA VIDA’ (MIXTA) (sic) clase 32 y ‘PURA VIDA’ CLASE 29 en una visión de conjunto, en la totalidad de los elementos que las integran, la unidad fonética y gráfica de los nombres y no las partes unas de otras, se tiene que poseen mayor significación o peso comparativo las semejanzas existentes que las diferencias entre las mismas que inducen al consumidor a error.

En consecuencia, la marca ‘PURA VIDA’ (mixta) para la clase 32 es irregistrable conforme a lo dispuesto en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena como se expuso acertadamente por la Oficina Nacional Competente como fundamento del acto administrativo ahora acusado, la que evidentemente no cumple con los requisitos exigidos en el artículo 81 de la misma Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena pues no es suficientemente distintiva”. 2.2.

El apoderado de la sociedad GLORIA S.A. contesta la demanda, a título de tercero interesado, argumentando que “… al cotejar las expresiones de ambas marcas, y ante la identidad fonética, es obvio que el elemento nominativo de ellas es el que predomina. Por ende, se debe efectuar la comparación utilizando los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina entre dos (2) marcas nominativas”; que “En el aspecto fonético encontramos que la similitud entre ambas marcas radica en que el elemento distintivo de la marca base de la demanda no tiene ninguna variable en cuanto a las consonantes y ninguno frente a sus vocales lo cual conlleva a la identidad absoluta entre una y otra”; que “ambas marcas son similares, tanto en su aspecto fonético como en su aspecto gramatical por lo tanto, confundibles frente al público consumidor”; que “Teniendo en cuenta que ambas marcas pretenden identificar prácticamente los mismos pro- 12/02/2004 29.40 ductos, es decir, bebidas, (unas lácteas y otras no), no cabe duda que el público consumidor será inducido a error acerca de la procedencia de los productos distinguidos bajo la expresión PURA VIDA ”; que lo que se pretende con esta expresión “es confundir y engañar a los consumidores de dichos productos, los cuales creerán que los mismos tienen el mismo origen comercial de los productos identificados por la marca PURA VIDA (MIXTA), de mi poderdante GLORIA S.A.”; y que “la expresión PURA VIDA que pretende registrar la accionante al tener el mismo contenido conceptual, evoca en la mente del consumidor lo mismo que la marca PURA VIDA (MIXTA), de nuestra representada”.

En cuanto a la relación entre los productos amparados por cada uno de los signos en conflicto, sostiene que “los canales de comercialización de los productos que pretende distinguir la marca de la demandante son los mismos utilizados para comercializar los productos distinguidos con la marca previamente registrada de mi poderdante … unos y otros, son comercializadas en supermercados, tiendas de cadena, y en cualquier caso, son comercializados en secciones específicas de los supermercados”; que “utilizan los mismos medios de publicidad debido a que se encuentran dentro del ámbito de los alimentos”; que “es evidente que existe una estrecha relación o íntima vinculación entre los productos que pretende identificar la accionante frente a los productos que comercializa mi poderdante con su marca”; que “ muchos de ellos como la leche larga vida distinguida con la marca PURA VIDA (MIXTA) de mi poderdante, no requiere ningún tipo de refrigeración, por lo que es muy común que en los expendios se coloque lado a lado con los zumos de frutas, aguas y gaseosas”; que “los productos ofrecidos por mi poderdante, frente a los productos que pretende registrar la accionante, corresponden al mismo género (alimentos), entre éstos productos tales como, el yoghurt (sic), en algunas ocasiones podría haber un uso complementario ó en su defecto un conjunto de los mismos, pues estos (sic) generalmente tienen sabor a frutas, convirtiéndose en una ‘bebida con sabor a fruta’ igual o similar a lo que pretende distinguir la actora con su marca PURA VIDA”; que “fácilmente se podría concluir que unos son principales y otros accesorios, tales como, ‘yoghurt (sic)’ y ‘bebidas con sabor a fruta’”; que “pese a que los productos pertenecen a diferentes clases, al estar éstas estrechamente relacionados GACETA OFICIAL (sic), como es el caso de las bebidas lácteas y no lácteas, se generan amplias similitudes”; y que “Es plenamente válido afirmar que puede presentarse intercambiabilidad de los productos ofrecidos por la demandante y los de mi poderdante, al tener éstos la misma finalidad”.

Por último, señala el tercero interesado que “La notoriedad de la marca cuya titularidad detenta mi poderdante radica en el hecho de que es ampliamente conocida por parte del público consumidor, en la República del Perú, ya que GLORIA S.A. produce y comercializa en dicho país los productos que distingue bajo su marca, hace varios años”; que “al ser la marca PURA VIDA (MIXTA) de mi poderdante GLORIA S.A. notoriamente conocida, goza de la especial protección legal que se encuentra consagrada en nuestro régimen legal comunitario, en el Artículo 83 literales d) y e) de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena (sic)”; y que “las marcas al ser notorias prevalecen sobre cualquier otra aún por encima de la especialidad de clase en la cual esté comprendida la expresión previamente registrada”.

CONSIDERANDO

Que las normas cuya interpretación se solicita son las disposiciones consagradas en los artículos 81 y 83, literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; Que, a tenor del artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal (codificado mediante la Decisión 472), las normas citadas forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, de conformidad con lo señalado en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo dispuesto en los artículos 4, 121 y 2 de su Estatuto (codificado mediante la Decisión 500), este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, de conformidad con lo previsto en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en la providencia que obra al folio 154 del expediente, la presente solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite; y, Que, por tanto, corresponde a este Tribunal realizar la interpretación de las disposiciones 12/02/2004 30.40 previstas en los artículos 81 y 83, literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y además, con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 de su Tratado de Creación, el Tribunal encuentra pertinente interpretar de oficio las normas contenidas en los artículos 83, literales d) y e), y 84 eiusdem, cuyos textos son del tenor siguiente: “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

(…) d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida. GACETA OFICIAL e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

( )”. “Artículo 84.- Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca”.

I. De la definición de marca y de los requisitos para su registro El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena contiene una definición del concepto de marca. Sobre la base de esta definición legal, el Tribunal ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio correspondiente.

La marca protege el interés de su titular, otorgándole un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos y servicios, así como el interés general de los consumidores o usuarios a quienes se halla destinada, garantizando a éstos, sin riesgo de confusión o error, el origen y la calidad del producto o servicio que el signo distingue.

En definitiva, la marca procura garantizar la transparencia en el mercado. 12/02/2004 31.40 El artículo 81 en referencia somete además el registro de un signo como marca al cumplimiento de los siguientes requisitos: En primer lugar, el signo debe ser perceptible, es decir, susceptible de ser aprehendido por el consumidor o el usuario a través de los sentidos, a fin de ser captado, retenido y asimilado por éste.

La percepción se realiza, por lo general, a través del sentido de la vista. Por ello, se consideran signos perceptibles, entre otros, los que consisten en letras, palabras, formas, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto. En segundo lugar, el signo debe ser suficientemente distintivo, es decir, apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares.

Esta aptitud distintiva constituye presupuesto indispensable para que la marca cumpla sus funciones principales de indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio. La distintividad, además, debe ser suficiente, es decir, de tal magnitud que no haya razón para temer que el signo induzca a error o confusión en el mercado.

Y en tercer lugar, el signo debe ser susceptible de representación gráfica, es decir, apto para ser expresado en imágenes o por escrito, lo que confirma que, en principio, ha de ser visualmente perceptible. Por ello, las formas representativas en que consisten los signos pueden estar constituidas por letras, palabras, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto.

Este requisito guarda correspondencia con el previsto en el artículo 88, literal d, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos. Por tanto, el artículo 81 prohíbe el registro de un signo como marca si éste no cumple los requisitos acumulativos que la citada disposición prevé en forma expresa.

II. De las marcas denominativas y mixtas En lo que concierne a la estructura del signo utilizado, y a propósito del caso en estudio, el Tribunal estima necesario hacer referencia a las marcas denominativas y mixtas. Las primeras, llamadas también nominales o verbales, utilizan un signo acústico o fonético y GACETA OFICIAL están formadas por una o varias letras que, integradas en un todo pronunciable, pueden hallarse provistas o no de significado conceptual.

A la vez, en este tipo de marcas se distinguen las sugestivas —provistas de una connotación conceptual relativa a la evocación de las cualidades o funciones del producto designado por la marca— y las arbitrarias, desprovistas de conexión entre su significado y la naturaleza, cualidades o funciones del producto a identificar. Y las segundas, las marcas mixtas, se hallan compuestas por dos elementos que forman parte del conjunto de la marca: una denominación, semejante a la clase de marcas arriba descrita, y un gráfico, definido como un signo visual que evoca una figura con una forma externa característica.

En relación con la comparación entre dos signos, caso que uno de ellos o ambos pertenezcan a la clase de signos mixtos, la jurisprudencia de este Tribunal ha puesto de relieve lo siguiente: “el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación de la gráfica, que en un momento dado pueden ser definitivos” (Sentencia dictada en el expediente Nº 04-IP88, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 39, del 29 de enero de 1989, caso “DAIMLER”).

A propósito de la prioridad del elemento en referencia, la doctrina ha señalado que procede determinar la “situación y el relieve del componente gráfico en el conjunto de la marca mixta; y sobre todo, la notoriedad del componente gráfico común a las marcas comparadas. En cambio, si el elemento gráfico no evoca concepto alguno, el denominativo desplazaría en principio al gráfico, siendo en ese caso, y en definitiva, aquel elemento el predominante, y en el cual debe centrarse el análisis comparativo” (FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos: “Fundamentos de Derecho de Marcas”;

Madrid, Editorial Montecorvo S.A., 1984, p. 240). 12/02/2004 32.40 III. De la comparación entre signos. Del riesgo de confusión. De la confusión directa e indirecta. De la identidad y semejanza. De las reglas de comparación. De la conexión competitiva. Los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 consagran otras prohibiciones para el registro de un signo como marca.

Según la prevista en el artículo 83, literal a, no podrá registrarse el signo que, en relación con derechos de terceros, sea idéntico o se asemeje de forma que pueda inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para el mismo producto o servicio, o para un producto o servicio respecto del cual el uso de la marca pueda inducir al público a error.

Del texto del artículo en referencia se desprende que la prohibición no exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición. Para establecer la existencia del riesgo de confusión del signo pendiente de registro respecto de una marca ya registrada, o ya solicitada para registro, será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos que se le ofrecen, un origen empresarial común. En consecuencia, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por GACETA OFICIAL ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.

En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos visual, fonético y conceptual, teniendo en cuenta los que fueren distintivos y dominantes. Sin embargo, dicha comparación deberá ser conducida por la impresión unitaria que el signo habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o del usuario medio a que está destinado.

Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. En este contexto, el Tribunal ha establecido que la similitud visual u ortográfica se presenta por el parecido de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la o de las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar el grado de confusión. En cuanto a la similitud fonética o auditiva, el Tribunal ha señalado que la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica y de la coincidencia en las raíces o terminaciones, pero que, a fin de determinar la existencia de la confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues las marcas denominativas se forman por un conjunto de letras que, al ser pronunciadas, emiten sonidos que se perciben por los consumidores de modo distinto, según su estructura gráfica y fonética.

Y en cuanto a la similitud conceptual o ideológica, ha indicado que la misma se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. En definitiva, el Tribunal ha estimado que la confusión puede manifestarse cuando, al solo apercibimiento de la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien reconoce cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su simi- 12/02/2004 33.40 litud, que provienen del mismo productor o fabricante.

Además, a objeto de verificar la existencia del riesgo de confusión, el examinador deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro: “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”; Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

En este contexto, el consultante, en la comparación que efectúe del signo denominativo “PURA VIDA”, solicitado para distinguir “agua natural sin gas, agua natural con gas, agua gasificada, agua tratada, agua de manantial, agua mineral, agua aromatizada, bebidas con sabor a fruta, zumos de fruta, néctares, gaseosas, sodas y bebidas sin alcohol, jarabes y preparaciones para hacer jarabes, preparaciones para hacer bebidas”, productos comprendidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, y la marca “PURA VIDA (mixta)”, registrada para productos de la clase 29, deberá considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca cubre únicamente, por virtud de la regla de la especialidad, los productos o servicios identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases del nomenclátor, la pertenencia de dos productos o servicios a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes.

Por lo tanto, el solicitante deberá tener en cuenta, a la luz de la norma prevista en el artículo 83, literal a, de la Decisión 344, que también se encuentra prohibido el registro del signo cuyo GACETA OFICIAL uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto un producto semejante al amparado por la marca en referencia, sea que los productos pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas.

En este supuesto, y a fin de verificar si existe semejanza entre los productos en comparación, caso que no se encuentren amparados por marcas notorias, el consultante habrá de tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de aquéllos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor; además, podrá hacer uso de los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre los productos identificados en la solicitud de registro del signo como marca y los amparados por la marca ya registrada.

A objeto de precisar que se trata de productos semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables al caso, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito.

En primer lugar, el hecho de que los productos posean finalidades idénticas o afines podría constituir un indicio de conexión competitiva entre ellos, pues tal circunstancia podría dar lugar a que se les hallase en el mismo mercado. En segundo lugar, es pertinente la mención de criterios como los de intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, y complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro (FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos; ob.cit., pp. 242 ss).

En tercer lugar, la conexión competitiva podría configurarse en el ámbito de los canales de comercialización, por virtud de la identidad o similitud en los medios de difusión o publicidad de los productos en cuestión. En efecto, si se difunden a través de los medios generales de publicidad (radio, televisión o prensa), cabe presumir que la conexión entre ellos será mayor, 12/02/2004 34.40 mientras que si la difusión se realiza a través de revistas especializadas, comunicación directa, boletines o mensajes telefónicos, es de presumir que la conexión será menor.

Por último, también deberá tomarse en cuenta la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de diferenciar, identificar y seleccionar el producto. A juicio del Tribunal, “el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado ‘consumidor medio’ o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes ” (Sentencia dictada en el expediente N° 09-IP-94, del 24 de marzo de 1995, Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo IV, p. 97, caso “DIDA”).

Las consideraciones que anteceden, especialmente las relativas al punto de la conexión competitiva entre productos o servicios, guardan correspondencia con la orientación jurisprudencial de este Tribunal, el cual, ya en sentencia de fecha 30 de agosto de 1996 (dictada en el expediente Nº 08-IP-95, publicada en la G.O.A.C. Nº 231, del 17 de octubre de 1996, caso “LISTER”; y reiterada en las sentencias correspondientes a los expedientes N° 30-IP-2000, del 1º de septiembre de 2000, caso “AMERICAN BRANDS (mixta)”; 60-IP-2000, del 24 de enero de 2001, caso “MAXVALL”; 03-IP-2001, del 9 de mayo de 2001, caso “DIPLOMATICO”; 05-IP-2001, del 27 de marzo de 2001, caso “ACERO DIAMANTE + gráfica”; 50-IP-2001, del 31 de octubre de 2001, caso “ALLEGRA”; y 67-IP-2001, del 12 de diciembre de 2001, caso “ECOGEL”), con motivo del examen de disposiciones previstas en las Decisiones 85 y 313 de la Comisión —predecesoras de la 344, objeto de la presente interpretación— dejó establecido que: “El principio de la especialidad de la marca evita, en consecuencia, que con un solo signo se pretenda monopolizar todos los productos.

Por efecto de esta regla, se pueden proteger marcas idénticas o similares para productos diferentes. Según la Decisión 85 La limitación del registro en cuanto a la similitud de los productos está dada por la ‘clase del nomenclator’ a la que pertenece el producto (artículo 68). Pese a este fin de la norma, el artículo 58, literal f) y el artículo 68 de la Decisión 85, han encasillado la ‘especialidad’ sólo en referencia a la ‘clase’ del nomenclator, GACETA OFICIAL sin dejar la puerta abierta a que se examine la similitud de los productos Este principio o concepto ha tenido otro alcance al tenor de las disposiciones del artículo 82 (rectius 83) de la Decisión 344, pues el literal a) no hace relación a una clase del nomenclator sino a los productos o servicios identificados y enumerados en la solicitud, con lo cual se ‘evidencia que en una misma clase de la nomenclatura internacional, podrían coexistir dos marcas utilizadas en la identificación de productos o servicios disímiles siempre que no se induzca a error’; y en base de esa misma disposición comunitaria con ‘una marca registrada para identificar determinados productos o servicios de una clase, se pueda lograr impedir el registro de otra idéntica o semejante utilizada para distinguir productos o servicios agrupados en otra, siempre que con ellos se pueda inducir al público a error’ ” (ALEMÁN, Marco Matías: “Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios”;

Bogotá, Top Management, p. 90). IV. De las marcas débiles Todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades, inapropiables en exclusiva.

Según la doctrina, “la presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias u otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro” (BERTONE, Luis Eduardo; y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo: “Derecho de Marcas”, Tomo II, pp. 78 y 79).

Otamendi, por su parte, destaca que el titular de una marca débil, al contener ésta “una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo.

Y, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles, y 12/02/2004 35.40 que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente” (OTAMENDI, Jorge: “Derecho de Marcas”; Lexis Nexis, Abeledo-Perrot, pp. 191 y 192). V. De la marca notoria y de su prueba Este Tribunal ha calificado de notoria la marca provista de la cualidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes al grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o servicios de que se trate, por encontrarse ampliamente difundida entre dicho grupo (Sentencia dictada en el expediente N° 07-IP-96, del 29 de agosto de 1997, publicada en la G.O.A.C. N° 299, del 17 de octubre de 1997, caso “REMAVENCA”).

Ahora bien, a tenor de la disposición prevista en el artículo 83, literal d, de la Decisión 344, el reconocimiento de la marca notoria como signo distintivo de bienes o servicios determinados presupone su conocimiento en el país en que se ha solicitado su registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados, es decir, por la mayor parte del sector de consumidores o usuarios a que están destinados los bienes o servicios en referencia. De conformidad con el artículo 83, literal e, de la Decisión 344, la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende —caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro— con independencia de la clase a que pertenezca el producto de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla.

Por ello, el Tribunal reitera que “la protección de la marca notoria no se encuentra limitada por los principios de ‘especialidad’ y de ‘territorialidad’ generalmente aplicables con relación a las marcas comunes” (Sentencia dictada en el expediente N° 17-IP-2001, del 27 de abril de 2001, publicada en la G.O.A.C. N° 674, del 31 de mayo de 2001, caso “HARINA GALLO DE ORO”; criterio tomado a su vez de la sentencia dictada en el expediente N° 36-IP-99, del 8 de octubre de 1999, publicada en la G.O.A.C. N° 504, del 9 de noviembre de 1999, caso “FRISKIES”).

GACETA OFICIAL Así, la protección de la marca notoria se configura aún en el caso de que no exista similitud entre el producto o servicio a que se refiere y el correspondiente al signo cuyo registro ha sido solicitado, toda vez que dicha protección no se dirige a evitar el riesgo de confusión sino, como se indicó, a prevenir que otra marca aproveche o perjudique indebidamente el carácter distintivo o el prestigio de aquélla.

En cuanto a la prueba de la notoriedad de la marca, el Tribunal se ha pronunciado en los términos siguientes: “En la concepción proteccionista de la marca notoria, ésta tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surja de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status” (Sentencia dictada en el expediente N° 08-IP-95, del 30 de agosto de 1996, publicada en la G.O.A.C. N° 231, del 17 de octubre de 1996, caso “LISTER”).

En efecto, la notoriedad de la marca constituye una cuestión de hecho que ha de ser probada sobre la base, entre otros, de los criterios previstos en el artículo 84 de la Decisión 344, a saber, la extensión de su conocimiento, la intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca, su antigüedad y uso constante, y el análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue.

La previsión normativa de los citados indicadores de notoriedad de la marca hace inaplicable a su respecto la máxima notoria non egent probatione. Y es que, a diferencia del hecho notorio, la notoriedad de la marca no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que es necesaria la demostración suficiente de su existencia, a través de la prueba, entre otros, de aquellos indicadores.

VI. De la cooperación entre los Tribunales de los Estados Miembros y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina De las disposiciones previstas en los artículos 32 y 34 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se desprende 12/02/2004 36.40 que es de la competencia de este órgano jurisdiccional supranacional la interpretación, por vía prejudicial, del ordenamiento jurídico de la Comunidad, mientras que la aplicación de dicho ordenamiento, en las causas sometidas válidamente al conocimiento de los Tribunales de los Estados Miembros, así como la interpretación y aplicación del respectivo ordenamiento jurídico nacional, corresponden a los Tribunales competentes de cada uno de dichos Estados.

La competencia de este órgano jurisdiccional, en el ámbito de la consulta prejudicial, se funda en la necesidad de garantizar la uniformidad en la interpretación y aplicación de la norma comunitaria en el ámbito de cada uno de los Estados Miembros. Por ello, de admitir la consulta que formule el Tribunal Nacional, este Tribunal de Justicia deberá pronunciarse a su respecto mediante la expedición de una providencia en que se limitará a precisar el contenido y alcance de la norma comunitaria, no de la norma nacional, relativa al caso concreto.

De este modo, el órgano jurisdiccional comunitario contribuye con el órgano jurisdiccional nacional en la configuración de la sentencia que éste habrá de dictar, en la causa sometida a su conocimiento, con el objeto de asegurar en ella la aplicación uniforme del ordenamiento jurídico de la Comunidad. Dictada la providencia interpretativa y transmitida al órgano jurisdiccional consultante, éste deberá acogerla en la sentencia que pronuncie, toda vez que se trata de una obligación prevista en un tratado integrante del ordenamiento jurídico fundamental de la Comunidad Andina, cual es el Tratado de Creación de su Tribunal de Justicia. Y puesto que los órganos jurisdiccionales nacionales constituyen parte orgánica y funcional de los Estados Miembros, el incumplimiento de la obligación citada constituiría una infracción del ordenamiento comunitario imputable al respectivo Estado Miembro.

Sobre la base de las consideraciones que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE 1° Un signo será registrable como marca si cumple los requisitos previstos en el artículo 81 de la Decisión 344, y si no incurre en las prohibiciones fijadas en los artículos 82 y 83 eiusdem. GACETA OFICIAL 2º De solicitarse el registro de un signo como marca, caso que haya de compararse con una marca mixta previamente registrada, el elemento predominante en el conjunto marcario será el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto, lo que no obsta para que, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo. 3º En el ámbito de los signos denominativos, el evocativo sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, obligándolo a hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto.

A diferencia del descriptivo, el evocativo cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable. 4º Para establecer si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado para registro y la marca previamente registrada, será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos distinguidos por ellos, y considerar la situación del consumidor o usuario medio, la cual variará en función de tales productos.

No bastará con la existencia de cualquier semejanza entre los signos en cuestión, ya que es legalmente necesario que la similitud pueda inducir a confusión o error en el mercado. 5º En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos visual, fonético y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada signo en disputa habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor medio, destinatario de los productos correspondientes.

Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. 6º A objeto de verificar la semejanza entre los productos en comparación, caso que no se encuentren amparados por marcas notorias, el consultante tomará en cuenta la identificación de tales productos en las solicitudes correspon- 12/02/2004 37.40 dientes y su ubicación en el nomenclátor; además, podrá acudir a los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre los productos identificados en la solicitud de registro del signo como marca y los amparados por la marca ya registrada.

Para precisar si se trata de productos semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito. 7º El titular de una marca provista de un elemento de carácter genérico, o de uso común, o evocativo de una cualidad del producto, o que se ha tornado banal por el crecido número de registros marcarios que lo contienen, no puede impedir su inclusión en signos de terceros, por ser inapropiable en exclusiva, ni puede fundamentar en ese único hecho el riesgo de confusión entre los signos en disputa. 8º La protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida, en relación con el producto o servicio que constituya su objeto, se extiende —caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo que constituya su reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial— con independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicio de que se trate, de su conexión competitiva con otros productos y del territorio en que aquélla haya sido registrada, pues se busca prevenir su aprovechamiento indebido, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a su fuerza distintiva o a su reputación. La notoriedad de la marca no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que, por tratarse de una cuestión de hecho, es necesaria la demostración suficiente de su existencia, a través de la prueba, entre otros, de los indicadores previstos en el artículo 84 de la Decisión 344.

A tenor de la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que pronuncie y, de confor- GACETA OFICIAL midad con la disposición prevista en el artículo 128, tercer inciso, del Estatuto del Tribunal, deberá remitir dicha sentencia a este órgano jurisdiccional.

Notifíquese la presente interpretación mediante copia certificada y sellada, y remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE (E) Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO 12/02/2004 38.40 Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO GACETA OFICIAL 12/02/2004 39.40 GACETA OFICIAL 12/02/2004 40.40 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú