PROCESO 124-IP-2003 Interpretación prejudicial de los artículos 1, 4 y 16 de la Decisión 344, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Interpretación de oficio del artículo 2 de la misma Decisión. Caso patente: 2-[DIHIDRO] PIRAZOLIL-3-OXIMETILEN- ANILIDAS, un producto para su obtención y el uso de los mismos.

Actor: BASF AKTIENGESELLSCHAFT. Proceso interno Nº 6480. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diez días del mes de diciembre del año dos mil tres. VISTOS La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través de su consejera Ponente Doctora Olga Inés Navarrete Barrero, recibida en este Tribunal en fecha 20 de octubre de 2003, relativa a los artículos 1, 4 y 16 de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, con motivo del proceso interno Nº 6480.

El auto de veintiséis de noviembre del presente año, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante y complementados con los documentos agregados a su solicitud, que se detallan a continuación: 1.

Partes en el proceso interno Es demandante la sociedad BASF AKTIENGESELLSCHAFT, y es demandada la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. 2. Hechos De los señalados por el consultante en la solicitud 124-IP-2003 de fecha 20 de agosto de 2003, y complementada con los documentos incluidos en anexos, se desprende que: La sociedad BASF AKTIENGESELLSCHAFT, por medio de su apoderado el 29 de diciembre de 1995, solicitó a la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, el otorgamiento de la patente de invención denominada: “2-[DIHIDRO] PIRAZOLIL-3-OXIMETILEN-ANILIDAS, UN PROCEDIMIENTO PARA SU OBTENCIÓN Y EL USO DE LAS MISMAS”, cuyo extracto fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 465 de 3 de septiembre de 1998.

Mediante auto Nº 1791 de 2 de junio de 1999, la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia requirió a la solicitante que, en el plazo máximo de tres meses, hiciera valer los argumentos o aclaraciones que considere pertinentes respecto al concepto técnico Nº 624 que obra de folios 150 y 151 del expediente interno. En dicho concepto técnico el examinador, al realizar el examen de fondo, indicó que la anterioridad WO 93/15046 de 5 de agosto de 1993, afecta la novedad de las reivindicaciones 1 a 5 de la solicitud de patente referida, en razón de que los compuestos de la solicitud en estudio al igual que los divulgados de la anterioridad citada, comprenden una estructura molecular general igual.

Manifiesta así mismo que la gran mayoría de los sustituyentes restantes se encuentran en la anterioridad citada lo cual da como resultado compuestos iguales que también muestran propiedades pesticidas. Expresó que “lo mismo sucede con respecto a los procesos de obtención que presentan una serie de reacciones iguales para llegar al compuesto de formula I. Además la anterioridad también muestra la utilización como funguicida (sic) de los compuestos de fórmula I y los métodos de aplicación ”.

Por escrito presentado con fecha 1 de septiembre de 1999, la solicitante dio cumplimiento al referido auto Nº 1791, a través del cual se hicieron aclaraciones referentes a la novedad y nivel inventivo, y manifestó que “teniendo en cuenta que los compuestos de la reivindicación 1 son nuevos y poseen nivel inventivo, entonces el proceso para su preparación también debe ser considerado nuevo y con nivel inventivo ”.

A través de la Resolución Nº 25949, notificada el 30 de noviembre de 1999, la Administración negó el privilegio de la patente de invención a la creación denominada “2-[DIHIDRO] PIRAZOLIL-3-OXIMETILEN-ANILIDAS, UN PROCEDIMIENTO PARA SU OBTENCIÓN Y EL USO DE LAS MISMAS”. Por escrito presentado el 24 de diciembre de 1999, signado con el número 9506253100000004, la solicitante interpuso recurso de reposición contra la Resolución Nº 25949.

Mediante Resolución Nº 04987 notificada el 14 de marzo del 2000, se confirmó la decisión contenida en la Resolución Nº 25949 por medio de la cual se negó la patente de invención referida. 3. Fundamentos jurídicos de la demanda La sociedad BASF AKTIENGESELLSCHAFT, señala como violados los artículos 1, 4 y 16 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, por indebida aplicación de los mismos, en razón de que la patente solicitada reúne las características para ser concedida en los términos del artículo 1 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, porque goza de nivel inventivo, y el producto de que ella trata es original y no puede ser considerado como derivado de una patente ya existente.

Manifiesta la demandante que la “solicitud de patente presentada por su representada si tiene nivel inventivo y por ende la aplicación que ha realizado la Superintendencia de Industria y Comercio de los artículos 1, 4, y 16 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, resulta contraria a la ley por indebida aplicación de la misma”.

Indica la actora que existe una “superior eficacia de los compuestos 3- pirazoliloximetilo, presentes en la solicitud de patente “2-[DIHIDRO] PIRAZOLIL-3-OXIMETILEN-ANILIDAS, UN PROCEDIMIENTO PARA SU OBTENCIÓN Y EL USO DE LAS MISMAS”, comparados con los compuestos 4-pirazoliloximetilo y que dicho desarrollo no está comprendido dentro del estado de la técnica, y por ello la solicitud de patente de mí representada tiene vocación de patentabilidad, especialmente analizado el elemento de nivel inventivo”.

Adicionalmente señala que “el requisito denominado “nivel inventivo” adicionado al requisito de la novedad, surge al considerar que una invención implica una actividad inventiva, si aquella no resulta del estado de la técnica de una manera evidente para un experto en la materia. En este caso particular, la invención solicitada por mi representada BASF AKTIENGESELLSCHAFT, representa unos compuestos que poseen una cadena lateral muy específica, que lleva en todos los casos una unidad de 3- pirazoliloximetilo, por lo tanto los compuestos de la solicitud presentada, son nuevos e implican una actividad inventiva que en ningún momento resultaría evidente u obvia para un experto en la materia”.

En cuanto a la presunta violación de los artículos 2 y 16 de la Decisión 344 de la Comisión, expresa que “la patente “2-[DIHIDRO] PIRAZOLIL-3- OXIMETILEN-ANILIDAS, UN PROCEDIMIENTO PARA SU OBTENCIÓN Y EL USO DE LAS MISMAS” no es un nuevo uso de la patente WO 93/15046, porque es una invención nueva, no obvia que tiene aplicación industrial y que contiene una cadena lateral específica que lleva en todos los casos una unidad de 3- pirazoliloximetilo que no se describe en la WO 93/15046 de 5 de agosto de 1993, la cual lleva una cadena lateral de 4-pirazoliloximetilo.

Se trata entonces de una patente con un uso original y propio de la misma y es por lo anteriormente mencionado que la solicitud presentada cuenta con propiedades originales y auténticas que la hacen novedosa e inventiva, y que en ningún momento se esta (sic) haciendo un segundo uso, derivado de una patente ya otorgada, ya que como se ha podido demostrar, esta solicitud cuenta con un nuevo componente, que es la cadena lateral de 3- pirazoliloximetilo, que la (sic) hace que los compuestos en la presente solicitud sean auténticos, novedosos y con altura inventiva”. 4.

Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio al contestar la demanda manifiesta que: En referencia a la alegada violación de los artículos 1, 4 y 16 de la Decisión 344 de la Comisión expresa que “procedió a efectuar el examen de fondo sobre la patentabilidad de la solicitud que nos ocupa, y para el efecto rindió el informe correspondiente No. 624 de 20 de mayo de 1999 en el cual concluyó que los compuestos de la solicitud en estudio, al igual que los divulgados en la anterioridad WO 93/15046 del 5 de agosto de 1993 comprende una estructura molecular general que contiene un arilo sustituido donde uno de los sustituyentes corresponde a un grupo carbonato, el aril se une a un radical metoxilo que a su vez se une a un pirazol también sustituido, que presente además una N-sustitución, de la misma forma la gran mayoría de los sustituyentes restantes se encuentran en la anterioridad lo cual da como resultado compuestos iguales que también muestran propiedades pesticidas.

Lo mismo sucede con respecto a los procesos de obtención que presentan una serie de reacciones iguales para llegar al compuesto de fórmula I. Además la anterioridad también muestra la utilización como fungicida de los compuestos de fórmula y los métodos de aplicación”. La demandada manifiesta además que “Con respecto a que el nivel inventivo esta (sic) dado por la superioridad de los compuestos, lo cual según el interesado se probó en los Estados Unidos, para el presente caso es claro que las tablas aportadas para demostrar la superior eficacia de los compuestos de la solicitud en estudio no son lo suficientemente representativas puesto que para un técnico en la materia es conocido el hecho de que se requiere una serie de datos o sea una muestra representativa de los ensayos que proporcionen datos estadísticamente significativos, no como el caso de las tablas aportadas que solo se muestra un resultado por compuesto de tal forma que es imposible afirmar la superioridad de la eficacia de los compuestos”.

Asimismo sobre la alegada violación de los artículos 1 y 4 indica la demandada que, contrario a lo alegado por la parte demandante en referencia a la eficacia de los compuestos, “en primer lugar no es el objeto de la patente sino el compuesto como tal cuyas propiedades son inherentes al mismo lo que realmente se patenta, es el compuesto y no sus propiedades, efectos o aplicaciones.

En segundo lugar la superioridad de la eficacia de los compuestos no ha sido suficientemente demostrada como ya se explicó ” Finalmente, la parte demandada manifiesta que, frente a la afirmación de la demandante de que se vulneró su derecho a la defensa por no habérsele dado traslado del examen de fondo y su respectivo informe técnico, “los conceptos técnicos no son actos administrativos propiamente dichos sino meros actos administrativos que se reducen al cumplimiento de determinada actividad sin ocuparse de sus efectos, no existe obligatoriedad de notificarlos y someterlos a los recursos de la vía gubernativa.

En consecuencia, las resoluciones no. (sic) 25949 del 30 de noviembre de 1999 y no. (sic) 04987 del 14 de marzo del 2000 proferidas por el Superintendente de Industria y Comercio, no son nulos, se ajustan a pleno derecho y a las disposiciones legales vigentes de ese entonces sobre marcas.”

CONSIDERANDO

Que las normas contenidas en los artículos 1, 4 y 16 de la Decisión 344, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal; Que este Tribunal es competente para interpretar en vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal (codificado mediante la Decisión 472), en correspondencia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, (codificado mediante la Decisión 500);

Que, teniendo en cuenta las normas aplicables al caso objeto de la presente consulta, corresponde interpretar los artículos 1, 4 y 16 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitados expresamente por el consultante. Asimismo, de conformidad con lo facultado en los artículos 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 de su Estatuto, de oficio se interpretará el artículo 2 de la mencionada Decisión 344, por ser aplicable al caso concreto.

Los textos de las normas a interpretarse son: “Artículo 1.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial”. “Artículo 2.- Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará, dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido se publique”.

“Artículo 4.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”. “Artículo 16.- Los productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la técnica, de conformidad con el artículo 2 de la presente Decisión, no serán objeto de nueva patente, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial”.

I. Las patentes de invención de productos y de procedimientos Si bien el legislador andino no ha dado una definición de patente, con apoyo en criterios doctrinales en la materia se puede afirmar que “La patente es la concesión que otorga el Estado a un inventor o a su causahabiente para explotar exclusivamente una invención industrial durante un plazo determinado, al cabo del cual pasa a ser de dominio público”.

(Metke Méndez, Ricardo. Lecciones de Propiedad Industrial (II). Editor Raisbeck, Lara, Rodríguez & Rueda (Baker & McKenzie). Bogotá, 2002, p. 22). Del indicado concepto, así como del artículo 1 de la Decisión 344, se destaca que la patente se concede para una invención, la cual, a su vez, ha sido definida por la doctrina como “la solución de un problema técnico aplicable a la industria, y que proporciona la posibilidad de obtener un cierto resultado útil” (Baylos Corroza, Hermenegildo.

Tratado de Derecho Industrial. Segunda edición. Editorial Civitas, 1993, p. 695). En consecuencia, la invención presupone un problema específico que es resuelto por la técnica. El Tribunal, por su parte, ha manifestado que “el concepto de ‘invención’ a efectos de ser objeto de una concesión de patentes, comprende todos aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquen un avance tecnológico —y por tanto no se deriven de manera evidente del ‘estado de la técnica’—, y además sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria”.

(Proceso 21-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 631 de 10 de enero de 2001, caso “DERIVADOS DE BILIS HUMANA”). Adicionalmente, se tiene que las invenciones susceptibles de patentamiento, pueden ser de productos o de procedimientos. La invención de productos “comprende todas las variedades de entidades estructurales hechas por el ser humano. … puede referirse principalmente a cosas, substancias y medios de trabajo (en particular aparatos y dispositivos) ” (Fernández-Novoa, Carlos.

La modernización del Derecho español de patentes. Editorial Montecorvo S.A., Madrid, p. 64). La invención de procedimientos consiste en que “su objeto verse sobre un modo de obrar constituido por una serie de operaciones o actuaciones para obtener un resultado. ‘Es decir, se trata de una sucesión de operaciones o actuaciones a realizar con determinadas materias o energías’ (Horacio Rangel Ortíz, Usurpación de Patentes, Universidad Panamericana, México DF, 1994, pág. 85)” (Metke Méndez, Ricardo.

Ob.cit., p. 32). II. Requisitos de patentabilidad: novedad y nivel inventivo El artículo 1 de la Decisión 344 establece los requisitos que debe cumplir toda invención, sea de productos o de procedimientos, para que pueda ser objeto de patente, que son: novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial. Dichos requisitos permiten determinar las condiciones esenciales que debe reunir toda invención para que sea patentada, siempre que además no se encuentre impedida por otras disposiciones de la norma comunitaria en mención. La novedad y el estado de la técnica Entre los requisitos indispensables para que una invención pueda ser considerada como objeto de protección por medio de patente, en primer lugar, está su novedad, que significa, conforme al artículo 2 de la Decisión 344, que “una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica”, es decir como sostiene el tratadista José Manuel Otero Lastres, “ no estar contenida, no estar incluida, o no formar parte del estado de la técnica”.

(Otero Lastres, José Manuel. Los Requisitos de Patentabilidad en la Decisión 486, Revista Jurídica del Perú Nº 31, febrero 2002). Es de hacer notar que la novedad se la formula desde el punto de vista negativo en relación al “estado de la técnica”; cabe indicar que este concepto comprende el conjunto de conocimientos tecnológicos que hayan sido accesibles al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Por lo que se considera que toda invención deja de ser nueva si ha sido accesible al público por cualquier medio, sin que tenga relevancia el lugar en el que se ha producido, ni el número de personas a las que ha alcanzado dicha accesibilidad. Al comprender comúnmente toda invención varios componentes, la novedad en cada uno de ellos no es un requisito indispensable ya que pueden ser conocidos individualmente en el estado de la técnica, por lo que se exige que sea su combinación la que dé lugar a un producto o a un procedimiento desconocido anteriormente.

Al respecto el Tribunal dice, “La novedad no es un requisito que deban cumplir todos y cada uno de los componentes que conforman la invención, pudiendo incluso ser conocidos individualmente la totalidad de tales elementos, si combinados entre ellos dan lugar a un objeto o a un procedimiento desconocido anteriormente. En efecto ninguna invención aparece de la nada; por el contrario, toda innovación requiere aplicar conocimientos y objetos previamente creados o descubiertos por la humanidad, los cuales constituirán la ‘materia prima’ para desarrollar un nuevo producto o procedimiento” (Proceso 21-IP-2000, ya citado).

Así mismo, el Tribunal ha señalado que la novedad de una invención “es lo que no está comprendido en el estado de la técnica (divulgación cualificada) o lo que no haya sido divulgado o hecho accesible al público en cualquier lugar (divulgación simple y novedad absoluta). La divulgación puede ser oral o escrita, puede resultar del uso o explotación, o producirse por cualquier otro medio.

Esta divulgación debe ser detallada y, en todo caso, suficiente para que una persona del oficio pueda utilizar esa información para ejecutar o explotar la invención. Por otra parte, cuando un invento está en uso o explotación es porque ya fue patentado o porque es del dominio público. En estos casos el invento objetivamente perdió su novedad”.

(Proceso 06-IP-89, publicado en la G.O.A.C. Nº 50 de 17 de noviembre de 1989, marca: INTERPLAST). La fecha a partir de la cual la Oficina Nacional Competente deberá realizar el estudio de la novedad, o de lo no comprendido en el estado de la técnica, “no sólo se refiere a la que constare en la solicitud, sino también a la de la prioridad reconocida por el artículo 12 de la Decisión 344.

La Oficina Nacional Competente tiene la obligación de determinar en primera instancia la fecha a partir de la cual se podrá realizar el análisis comparativo de la invención con el estado de la técnica existente en el resto del mundo para esa fecha. Todo lo que haya sido accesible al público en los términos del artículo 2º constituirá el estado de la técnica que podrá destruir o no la novedad de la invención cuya patente se solicita”.

(Proceso 12-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 428 de 16 de abril de 1999, caso: COMPOSICIONES DETERGENTES COMPACTAS CON ALTA ACTIVIDAD CELULASA). Finalmente, cabe reiterar lo señalado en la jurisprudencia antes citada, sobre ciertas reglas a ser observadas para determinar la novedad de una invención, que son: “a) Concretar cuál es la regla técnica aplicable a la patente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindicaciones, que en últimas determinarán este aspecto. b) Precisar la fecha con base en la cual deba efectuarse la comparación entre la invención y el estado de la técnica, la cual puede consistir en la fecha de la solicitud o la de la prioridad reconocida. c) Determinar cuál es el contenido del estado de la técnica (anterioridades) en la fecha de prioridad. d) Finalmente deberá compararse la invención con la regla técnica”.

El nivel inventivo y el estado de la técnica Como segundo requisito adicional al de la novedad se exige que la invención tenga nivel inventivo, esto es, que implique un salto cualitativo en relación con la técnica existente. Este requerimiento, desarrollado por el artículo 4 de la Decisión 344, presupone que la invención, además de no ser obvia para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica, debe ser siempre el resultado de una actividad creativa del hombre, lo que no impide que se alcance la regla técnica propuesta utilizando procedimientos o métodos comunes o ya conocidos en el área técnica correspondiente, aunque tampoco debe constituir el resultado de derivaciones evidentes o elementales de lo ya existente para un experto medio en esa materia técnica.

“El experto medio deberá poseer experiencia y contar con un saber general en la materia y con una serie de conocimientos en el campo específico de la invención” (Proceso 43-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 870 de 9 de diciembre de 2002, caso: FORMULACIONES DE PEPTIDOS HIDROSOLUBLES DE LIBERACIÓN RETARDADA). Evidentemente, el estado de la técnica al alcance del experto medio no es el mismo comprendido por “todo lo que haya sido accesible al público” que se examina para establecer la novedad de un invento.

En efecto, “con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica En este punto conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el ‘estado de la técnica’, en el primero, se coteja la invención con las ‘anterioridades’ existentes dentro de aquella, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención” (Proceso 12-IP-98, ya citado).

Por lo tanto, a efectos de examinar el nivel inventivo de una invención, la Oficina Nacional Competente se fijará en el estado de la técnica existente y en lo que ello representa para una persona del oficio normalmente versada en la materia; esto es que, a la luz de los identificados conocimientos existentes en el área técnica correspondiente, se verá si para un experto medio en esa materia técnica —sin que llegue a ser una persona altamente especializada— pueda derivarse de manera obvia la regla técnica propuesta.

III. NO PATENTABILIDAD DE LOS SEGUNDOS USOS La Comisión del Acuerdo de Cartagena estableció por medio del artículo 16 de la Decisión 344, una condición insoslayable para el otorgamiento de patentes en la Subregión que, de ser aplicable, complementa los requisitos fijados en los primeros artículos de la citada Decisión, sin que, empero, deba ser entendida como un requisito adicional a los taxativamente establecidos por el artículo 1 de la Decisión 344.

Dicha norma, en efecto, excluye de manera expresa la posibilidad de patentamiento de los productos o procedimientos que gocen ya de la protección que confiere la patente, aún “por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial”. El pretender obtener los beneficios que otorga la patente para un segundo uso de invenciones previamente patentadas, con el argumento de que es un uso distinto al originalmente reconocido por la patente inicial, no implica que se satisfaga el requisito esencial de novedad.

Al existir una patente previa del invento original, éste ya se encuentra en el estado de la técnica. En referencia a este concepto, el Órgano Jurisdiccional Comunitario precisó en forma reiterada lo siguiente: “ con la aludida norma la Comunidad Andina ha decidido, por consenso de sus Miembros, la no concesión de nueva patente para lo ya patentado y, siempre que se trate de una invención, puesto que se parte del entendido, como ya se ha dicho, de que aquello que no tiene tal carácter, no está regulado ni previsto por la Decisión 344.

La prohibición o exclusión consagrada en el artículo 16 en comento, contiene como presupuestos básicos a juicio del Organismo, primeramente, la determinación de que los productos o los procedimientos para los cuales se requiere la nueva protección de una patente, se encuentran ya amparados por igual derecho y, en consecuencia, se han ubicado en el estado de la técnica por haberse hecho accesibles al público.

Al Tribunal le resulta claro, que sólo aquello que es nuevo puede ser protegido por una patente, principio incorporado al derecho comunitario seguramente con el objeto de incentivar la investigación; por lo que conceder protección del Estado a productos o procedimientos carentes de novedad, resultaría atentatorio tanto al propósito señalado como a la misma función social asignada al Derecho de Propiedad Industrial.

En segundo término, el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial, debe ser necesariamente entendido como la consagración en el artículo 16 de la Decisión 344, del principio de que no podrá reclamarse patente para usos distintos del invento o de la invención comprendidos y protegidos ya por la patente inicial o primigenia; regla prohibitiva para el otorgamiento de patentes de invención, que este Tribunal considera como parte de los requisitos establecidos por la referida Decisión”.

(Proceso 89-AI-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 722, de 12 de octubre del 2001, reiterado en el Proceso 01-AI-2001, G.O.A.C. Nº 818, de 23 de julio de 2002, y Proceso 34-AI-2001, G.O.A.C. Nº 839 de 25 de septiembre de 2002). Cabe destacar, de la redacción del artículo 16 de la Decisión 344, que la razón esencial para no otorgar una nueva patente a un producto o procedimiento al que se atribuya un uso distinto al originalmente comprendido en la patente inicial, radica en el hecho de que dicho producto o procedimiento se encuentre ya comprendido en el estado de la técnica.

Ello llevó a este Órgano Jurisdiccional a señalar que: “… además de que el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial, no se constituye en posibilidad jurídica para la concesión de una nueva patente, esa determinación del derecho comunitario conlleva, adicionalmente, la prohibición a los Países Miembros, para el otorgamiento de derechos de patente para productos o procedimientos comprendidos ya en el estado de la técnica y que, por tal circunstancia, han perdido la virtud de la novedad, que se constituye en uno de los fundamentos básicos para la concesión de patentes en el Régimen Común sobre Propiedad Industrial determinado por la Decisión 344”.

(Proceso 01-AI-2001; ya citado). IV. DE LA COOPERACIÓN ENTRE LOS TRIBUNALES DE LOS ESTADOS MIEMBROS Y EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Conforme a lo dispuesto en los artículos 32 y 34 del Tratado de Creación del Tribunal, concordantes con los artículos 121 y 126 de su Estatuto, es atribución privativa de este órgano comunitario supranacional, la interpretación, por vía prejudicial, de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, el mismo que se encuentra contenido en el artículo primero del Tratado de Creación. La interpretación prejudicial es la expresión de la coordinación y cooperación entre las jurisdicciones comunitaria y nacional en la interpretación y aplicación del derecho comunitario, en cuya virtud los Tribunales de cada uno de los Países Miembros actúan como jueces comunitarios al aplicar el Derecho Comunitario, con base a la interpretación del contenido, sentido y alcance de la norma comunitaria que le corresponde realizar, en forma privativa, al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, con el objeto de lograr su aplicación uniforme en los Países Miembros.

El Tribunal en el caso de la interpretación prejudicial no entra a analizar el contenido del derecho interno de los Países Miembros ni valora los hechos, sino únicamente se pronuncia sobre la inteligencia de la norma comunitaria y de cómo ésta debe ser entendida en el caso concreto. La interpretación prejudicial emitida por el Tribunal es de carácter obligatorio para el Juez Nacional, la misma resuelve la cuestión referente al contenido, sentido y alcance de la norma comunitaria a aplicarse, correspondiendo al Juez Nacional la responsabilidad de dictar la sentencia que corresponda.

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE PRIMERO: Para que una invención de productos o de procedimientos sea objeto de protección a través de una patente deberá, necesariamente, cumplir con los requisitos de novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial.

SEGUNDO: Toda invención deja de ser nueva si ha sido accesible al público por cualquier medio, sin importar el lugar en el que se ha producido ni el numero de personas a las que ha alcanzado dicha accesibilidad. La novedad de la que debe gozar una invención no es un requisito que comprometa a todos y cada uno de los elementos que la conforman, puesto que éstos pueden ser conocidos individualmente, debiendo ser su combinación lo que necesariamente dé lugar a un producto o a un procedimiento nuevo y desconocido con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida.

La fecha a partir de la cual la Oficina Nacional Competente deberá realizar el estudio de la novedad, es decir, lo no comprendido en el estado de la técnica, puede ser la que constare en la solicitud, o aquélla de la prioridad reconocida.

TERCERO: La invención debe ser el resultado de una actividad creativa del hombre que constituya un avance tecnológico, pudiéndose alcanzar la regla técnica propuesta a través de procedimientos o métodos comunes o ya conocidos en el área técnica correspondiente. Sin embargo, la invención no tendrá nivel inventivo si resulta obvia para un experto medio, el cual deberá hallarse provisto de experiencia, saber general en la materia y conocimientos específicos en el campo de la invención.

CUARTO: El simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial, no se constituye en posibilidad jurídica para la concesión de una nueva patente, de lo cual se desprende que se excluyen de patentamiento los productos o procedimientos ya comprendidos en el estado de la técnica y que, por tal circunstancia, han perdido la virtud de la novedad, requisito básico para el otorgamiento de una patente, de conformidad con las disposiciones del Régimen Común sobre Propiedad Industrial fijadas en la Decisión 344.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 6480, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, inciso tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE (E) Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO