PROCESO Nº 136-IP-2003 Interpretación Prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador; e interpretación de oficio de los artículos 81, 83 literales d) y e), 84, 95 y 102 de la misma Decisión. Proceso Interno N° 5021-576-98-ED. Actor: Licorería Zacapaneca S.A. Marca: ZACAPA CENTENARIO Y LOGOTIPO.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los dieciocho días del mes de febrero del año dos mil cuatro. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, contenida en el Oficio Nº 1042-TCA-DQ-1S, remitido por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, con motivo del Proceso Interno N° 5021-576-98-ED, oficio que fue recibido el 24 de noviembre de 2003.

Que la mencionada solicitud cumple con todos los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 4 de febrero de 2004. Como hechos relevantes para la interpretación, se deducen: 1.

Las partes La actora es la sociedad Licorería Zacapaneca S.A. Los demandados son: el Director Nacional de Patrocinio del Estado, Delegado del Procurador General del Estado; el Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca. Actúa como tercero interesado la sociedad FERNANDO TERRY S.A. 2. Determinación de los hechos relevantes 2.1.

Hechos El 11 de febrero de 1994, la sociedad LICORERÍA ZACAPANECA S.A., solicitó el registro de la marca ZACAPA CENTENARIO Y LOGOTIPO, para proteger productos de la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza (Clase 33: bebidas alcohólicas (excepto cervezas). Publicada la solicitud de registro de marca, la sociedad FERNANDO TERRY S.A., el 8 de agosto de 1994, presentó observaciones contra dicha solicitud, fundamentándola en el registro de su marca TERRY CENTENARIO, inscrita bajo el N° 160 de 22 de mayo de 1963, para proteger productos también de la Clase 33.

Mediante Resolución N° 0961991 de 28 de noviembre de 1997, el Director Nacional de Propiedad Industrial, rechazó el registro de la marca ZACAPA CENTENARIO Y LOGOTIPO. Contra la referida Resolución N° 0961991, la sociedad LICORERÍA ZACAPANECA S.A., interpuso recurso de apelación o jerárquico. Mediante Resolución Nº 003 de 9 de marzo de 1998, el Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca, confirmó la citada Resolución Nº 0961991 y en consecuencia negó el registro de la marca ZACAPA CENTENARIO Y LOGOTIPO. 2.2.

Fundamentos de la demanda La sociedad LICORERÍA ZACAPANECA S.A. -demandante en el presente caso-, mediante apoderado, solicita al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito de Quito, que “ ordene al Ministro a que acepte el Recurso y por tanto se revoque la Resolución del Director Nacional de Propiedad Industrial, y se ordene la inscripción como marca de producto del signo distintivo ZACAPA CENTENARIO Y LOGOTIPO”.

La sociedad actora fundamenta su pretensión en el Estatuto Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva; en la Ley de Modernización y su Reglamento; en los artículos 81 y 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; en la Ley de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa y demás disposiciones vigentes aplicables al caso.

La demandante sostiene en síntesis que “Mediante este recurso se pide que se deje sin efecto el Oficio N° 0003 (sic), de 9 de marzo de 1998, emanado del Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca, quién simplemente se limita a ratificar la providencia N° 0961991 del 28 de noviembre de 1997 emitida por el Director Nacional de Propiedad Industrial y Pesca, quien denegó el registro de la marca ZACAPA CENTENARIO Y LOGOTIPO –negrillas puestas por la demandante-”.

La actora señala que “En el caso particular de la Resolución que se impugna, se determina que entre las marcas en conflicto existe similitud tanto fonético, auditivo y gráfico (sic) capaz de producir confusión en el público consumidor”. Asimismo, la actora señala que “( ) a) La marca ZACAPA CENTENARIO Y LOGOTIPO se encuentra en uso en el mercado mundial y especialmente en Guatemala desde hace muchísimo tiempo atrás, convirtiéndose de esta forma en una de las marcas de bebidas alcohólicas más famosas en el mundo, siendo de esta forma la marca ZACAPA CENTENARIO una marca notoria y plenamente identificable ( ) b) El término CENTENARIO ha venido siendo utilizado por la compañía LICORERA ZACAPANECA S.A. en honor y conmemoración al primer centenario de la fundación de la ciudad de ZACAPA, lugar de origen del Ron Zacapa, producto que es elaborado y embotellado en el Departamento de Zacapa, Guatemala ( ) c) el término CENTENARIO, individualmente considerado no es susceptible de apropiación, toda vez que puede describir una característica o cualidad del producto, y sobre el cual no se puede otorgar derechos de exclusividad ni de registro ( ) d) Téngase en cuenta que muchos productos comprendidos en la clase internacional N° 33 contienen en su denominación el término CENTENARIO ( ) e) El Director Nacional de Propiedad Industrial basa su ilegal resolución únicamente en el hecho de que las marcas en conflicto comparten el término CENTENARIO, pero equivocadamente no toma en cuenta la denominación solicitada en su conjunto, esto es ZACAPA CENTENARIO Y LOGOTIPO -negrillas puestas por la actora- ( ) g) La marca ZACAPA CENTENARIO Y LOGOTIPO solicitada por mi representada no engaña al público consumidor respecto del origen, procedencia, naturaleza, fabricación, características y cualidades del producto, por el simple hecho de que la marca de propiedad del actor no se encuentra en uso en el territorio ecuatoriano”. 2.3.

Contestación a la demanda 2.3.1. De la sociedad FERNANDO A. TERRY S.A. La sociedad FERNANDO A. TERRY S.A., a través de apoderado, contesta la demanda señalando “Que la marca ZACAPA CENTENARIO, que alega como de su propiedad el actor no es conocida en los medios comerciales y mucho menos por el público consumidor, razón por la que es imposible creer que ésta sea una marca que se encuentre en uso en el mercado mundial, como dice el demandante.

Asimismo, la empresa actora alega la fama y notoriedad de su marca a nivel mundial, pero, a pesar de sus afirmaciones, no ha demostrado tener registros ni uso anterior de su marca en ningún país del mundo, peor del Pacto Andino, lo cual hace dudar de sus afirmaciones ”. Sostiene la demandada que “El solicitante de “ZACAPA CENTENARIO” -negrillas puestas por la demandada- pretende utilizar una parte distintiva de la denominación de mi representada y con ella comercializar productos iguales, lo cual contraviene los artículos 83, inciso a) de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena y el artículo 196 literal a) de la Ley de Propiedad Intelectual, los mismos que son clarísimos en el sentido de prohibir aquellos registros que atenten contra derechos marcarios adquiridos por terceros, y mi representado debe ser beneficiado con la aplicación de ambas disposiciones”.

La demandada manifiesta que “ cabe recalcar que en algunos países del mundo, entre ellos varios de Latinoamérica, el uso del producto marca TERRY CENTENARIO se ha hecho tan común entre el público consumidor de esa clase de productos, que es usual hablar de ‘CENTENARIO’ cuando se refieren al prestigioso y famoso ron ‘TERRY CENTENARIO’”. La sociedad FERNANDO A. TERRY S.A. fundamenta su contestación a la demanda, entre otros, en los artículos 83 inciso a) y 102 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena. 2.3.2 Del Director Nacional de Patrocinio del Estado, Delegado del Procurador General del Estado El Director Nacional de Patrocinio del Estado, Delegado del Procurador General del Estado, contesta la demanda señalando que “Sin perjuicio de la intervención del Director de Asesoría Jurídica del Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca, delegado para el efecto, y con el fin de vigilar las actuaciones judiciales en este proceso, señalo el casillero judicial N° 1200 asignado a la Procuraduría General del Estado”.

CONSIDERANDO

Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que en el presente caso, se solicita la interpretación del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena; y se interpretarán de oficio los artículos 81, 83 literales d) y e), 84, 95 y 102 de la misma Decisión. El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: DECISIÓN 344 Artículo 81 “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona” Artículo 83 “Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

(…) d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicite el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

(…)”. Articulo 84 “Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca”.

Artículo 95 “Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos de estimarlo conveniente. Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada”.

Artículo 102 “El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente”. En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas: I. DEFINICIÓN DE MARCA Y LOS REQUISITOS PARA QUE UN SIGNO PUEDA SER REGISTRADO COMO MARCA El segundo párrafo del articulo 81 de la Decisión 344 define la marca como: “todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

Asimismo, el primer párrafo del citado artículo 81 señala que “Podrán registrarse como marca los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica”. El Tribunal ha reiterado la importancia del cumplimiento de estos requisitos como paso previo al registro de una marca, además de no estar incurso el signo, en alguna o algunas de las causales de irregistrabilidad que contemplan los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

Respecto a los citados requisitos, el Tribunal en reiteradas interpretaciones ha señalado: La perceptibilidad es la capacidad del signo para ser aprehendido o captado por alguno de los sentidos. La marca, al ser un bien inmaterial, debe necesariamente materializarse para ser apreciada por el consumidor; y así podrá éste compararla y diferenciarla, de lo contrario, si es imperceptible para los sentidos, no podrá ser susceptible de registro.

La distintividad, es considerada por la doctrina y por la jurisprudencia de este Tribunal como la función primigenia que debe reunir todo signo para acceder a ser registrado como marca, es la razón de ser de la marca, y es la característica que permite distinguir en el mercado los productos o servicios comercializados por una persona de los idénticos o similares comercializados por otra, para así impedir que se origine confusión en las transacciones mercantiles.

Jorge Otamendi sostiene respecto al carácter distintivo de la marca: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca. La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene este poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”.

(Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas. 4ta. Edición. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2002. p. 27). La susceptibilidad de representación gráfica, permite constituir una imagen o una idea del signo, en sus características y formas, a fin de posibilitar su registro. Consiste en descripciones realizadas a través de palabras, números, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc. de manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

Marco Matías Alemán dice que: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados” (Matías Alemán, Marco. Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios.

Top Management: Bogotá. p. 77). II. CLASES DE SIGNOS: DENOMINATIVOS, GRÁFICOS Y MIXTOS Con relación al signo controvertido y para los alcances del presente caso, este Tribunal considera necesario hacer referencia a los signos denominativos, gráficos y mixtos. Los signos denominativos o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas y están formados por una o varias letras o números que, integrados en un todo pronunciable, pueden hallarse provistos o no de significado conceptual.

A la vez, en este tipo de signos se distinguen los sugestivos —provistos de una connotación conceptual relativa a la evocación de las cualidades o funciones del producto designado por el signo— y los arbitrarios, desprovistos de conexión entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto a identificar. En este campo de los signos denominativos se encuentran también las denominaciones caprichosas o de fantasía, las que naciendo de una conjunción de palabras o de números, no tienen connotación conceptual alguna, por lo que causan en el consumidor o en el usuario un doble esfuerzo de percepción: captar la nueva palabra y enlazarla con el producto o servicio designado.

Por otro lado, los signos gráficos, son considerados como un signo visual, toda vez que se dirige a la vista a fin de evocar una figura que se caracteriza por su forma externa. Esta clase de signos se encuentra subdivididos en puramente gráficos, que son los que evocan en la mente del consumidor sólo la imagen del signo utilizado en calidad de marca; la figurativa, que es el signo que evoca en el consumidor un concepto concreto y; un tercer grupo, que es el que genera en el consumidor un concepto al que se llega a través de un proceso de generalización. Por su parte, los signos mixtos, se hallan compuestos por dos elementos que forman parte del conjunto del signo: uno denominativo y uno gráfico, definido como un signo visual que evoca expresiones acústicas o fonéticas y una figura con una forma externa característica.

Con relación a la marca mixta, este Tribunal ha interpretado que: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como del gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA VIDEO 2000).

Al respecto, Fernández Novoa señala que “en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión mas caracterizada de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”.

Asimismo, a propósito de la prioridad del elemento en referencia, el citado autor agrega que “Si esta es, ( ) una marca mixta, habrá que determinar asimismo si su dimensión característica estriba en el elemento denominativo o bien en el elemento gráfico; y seguidamente podrá ya procederse a comparar -con arreglo a los principios generales- la dimensión característica de cada una de las marcas mixtas confrontadas”.

(Fernández Novoa, Carlos. Fundamentos del Derecho de Marcas, Editorial Montecorvo S.A. Madrid, 1984, p. 240 y 241.) III. SIGNOS DÉBILES Para la doctrina podrá calificarse como débil al signo o marca que se conforme por palabras de uso común, que no pueden impedir que otros escojan signos similares. No se puede tener derecho de exclusión sobre una locución genérica o sobre radicales o prefijos y desinencias o sufijos de uso común. Sobre el particular, Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas, señalan que “Es también la jurisprudencia alemana la que más ha elaborado este concepto, de contornos poco nítidos por cuanto se vincula tanto con el carácter fuerte o débilmente distintivo del signo marcario como con su disponibilidad.

En efecto, se trata de dos cosas distintas: en un caso, un vocablo o elemento marcario cualquiera es "débil" por cuanto es fuertemente evocativo del producto; se trata de una cualidad intrínseca del signo marcario que lo debilita para oponerse a otros signos que también se aproximan bastante al signo genérico, de utilización libre (Freizeichen).

En el otro, el signo puede ser distintivo en sí, es decir no guardar relación alguna con el producto a designar, pero haberse tornado banal por el crecido número de registros marcarios que lo contienen; no se trata de una cualidad intrínseca del signo, sino de su posición relativa en ese universo de signos que constituye el Registro ( )" (Bertone, Luis Eduardo y Cabanellas de las Cuevas, Guillermo.

Derecho de Marcas, Editorial Heliasta S.R.L., Tomo II, Argentina, 1989, págs. 78 y 79). Sobre el mismo tema, Otamendi señala que: “El titular de una marca que contenga una partícula de uso común, no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente, un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario ( ) ( ) se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente." (Otamendi, Jorge.

Ob. Cit., págs. 190 y 191). En casos anteriores, este Tribunal ha señalado que, el titular de la marca no puede obtener el monopolio de una expresión de uso común, por lo que otros empresarios podrán también utilizarla, siempre que se incluyan elementos que formen un conjunto marcario con distintividad, que podrá ser registrado al cumplir con los requisitos legales y no incurrir en prohibición alguna.

IV. IRREGISTRABILIDAD POR IDENTIDAD O SIMILITUD DE SIGNOS. DE LA COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS. DEL RIESGO DE CONFUSIÓN. DE LAS REGLAS DE COMPARACIÓN. Uno de los objetivos del artículo 83 de la Decisión 344 es prohibir el registro de aquellos signos que afecten derechos de terceros de conformidad con la normativa comunitaria sobre propiedad industrial.

En este sentido, el literal a) del artículo 83 establece como prohibición para ser registrados, aquellos signos que sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la misma, pueda inducir a los consumidores a error.

Como se ha manifestado en reiteradas interpretaciones prejudiciales realizadas por este Tribunal “ la función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante de los de igual o semejante naturaleza, que pertenezcan al competidor; por ello es fundamental que el signo en proceso de registro, no genere confusión respecto de los bienes o servicios distinguidos por otro solicitado previamente o por una marca que se encuentre inscrita, puesto que éstos gozan de la protección legal que les otorga el derecho de prioridad o el registro, respectivamente”.

(Proceso Nº 101-IP-2002. G.O.A.C. No. 877 de 19 de diciembre de 2002 Marca: COLA REAL+ GRÁFICA). En este sentido, la confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que pueden ser inducidos los consumidores por no existir la capacidad suficiente para ser distintivo. A fin de evitar esta situación de confusión, la prohibición contenida en el literal a) del artículo 83 no exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición. Sobre el particular, este Tribunal ha señalado los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varias denominaciones y los productos o servicios que cada una de ellas ampara, identificando los siguientes: “ que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos”.

(Proceso Nº 68-IP-2002. G.O.A.C. No. 876 de 18 de diciembre de 2002. Marca: AGUILA DORADA). De esta manera, la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa y la indirecta. La primera se caracteriza en que el vínculo de identidad o semejanza conduce al comprador a adquirir un producto determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos.

La segunda, la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. Por tanto, de existir semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca ya registrada, existirá el riesgo de que el consumidor relacione y confunda aquel signo con esta marca.

En el presente caso, corresponde establecer si existe o no semejanza entre el signo ZACAPA CENTENARIO y LOGOTIPO que se pretende registrar y la marca TERRY CENTENARIO previamente registrada, cuya comparación habrá de hacerse cotejando sus elementos fonético, gráfico y conceptual. Sin embargo, dicha comparación deberá ser conducida por la impresión unitaria que el signo habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor medio a que está destinado.

Por ello, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. Este Tribunal ha determinado que la similitud visual se presenta por el parecido de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar el grado de confusión. Y habrá lugar a presumir la semejanza entre los signos si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden, vista la impresión general que, tanto desde el punto de vista ortográfico como fonético, produce el citado orden de distribución. En cuanto a la similitud fonética, el Tribunal ha señalado que la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica y de la coincidencia en las raíces o terminaciones, pero que, a fin de determinar la existencia real de una posible confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, puesto que las marcas denominativas se forman por un conjunto de letras que, al ser pronunciadas, emiten sonidos que se perciben por los consumidores de modo distinto, según su estructura gráfica y fonética.

En cuanto a la similitud conceptual, este Órgano Jurisdiccional ha indicado que la misma se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. En definitiva, el Tribunal estima que la confusión puede manifestarse cuando, al percibir la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien encuentra cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante.

De igual modo, a objeto de verificar la existencia del riesgo de confusión, el examinador deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro. Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Debe tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, Breuer Moreno (Ibid. Loc. Cit) ha manifestado adicionalmente: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas. “Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.

“En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo. “La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

“En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.

Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. “La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos" Finalmente, como ha señalado este Tribunal en anterior oportunidad, el consultante, en la comparación que efectúe de los signos “ deberá considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca cubre únicamente, por virtud de la regla de la especialidad, los productos identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases del nomenclátor, la pertenencia de dos productos a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes”.

(Proceso Nº 68-IP-2002. G.O.A.C. No. 876 de 18 de diciembre de 2002. Marca: AGUILA DORADA). Por lo tanto, el consultante deberá tener en cuenta, de conformidad con el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, “ que también se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto un producto semejante al amparado por la marca en referencia, sea que dichos productos pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas”.

(Proceso Nº 68-IP-2002. Ibid. Loc. Cit.). V. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR REPRODUCCIÓN, IMITACIÓN, TRADUCCIÓN, TRANSCRIPCIÓN, O SIMILITUD CON UNA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA Y PRUEBA DE LA MARCA NOTORIA Este Tribunal de Justicia ha calificado como notoria, a la marca provista de la cualidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes al grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o servicios de que se trate, por encontrarse ampliamente difundida entre dicho grupo.

(Proceso N° 07-IP-96. G.O.A.C. N° 299, de 17 de octubre de 1997. Marca: REMAVENCA). Jorge Otamendi al respecto señala que “La notoriedad es un grado superior al que llegan pocas marcas. Es una aspiración que los titulares marcarios siempre tienen. El lograr ese status implica un nivel de aceptación por parte del público que sólo es consecuencia del éxito que ha tenido el producto o servicio que las marcas distinguen” (Otamendi, Jorge.

Ob. Cit., p. 341). De conformidad con lo dispuesto en el artículo 83, literal d) de la Decisión 344, el reconocimiento de la marca notoria como signo distintivo de bienes o servicios determinados presupone su conocimiento en el país en que se ha solicitado su registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados, es decir, en el presente caso, por la mayor parte del sector de consumidores a que están destinados los bienes o servicios en referencia. Señala la norma comunitaria que la prohibición que contempla, será aplicable independientemente de la clase a la que pertenezcan los productos o servicios, tanto en los casos en que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en los casos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

De acuerdo con lo establecido por el artículo 83, literal e) de la Decisión 344, la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende —en caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro—, con independencia de la clase a que pertenezca el producto de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, ya que lo que se busca es prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla.

Es así que el Tribunal en reiterada jurisprudencia ha señalado que “la protección de la marca notoria no se encuentra limitada por los principios de ‘especialidad’ y de ‘territorialidad’ generalmente aplicables con relación a las marcas comunes” (Proceso N° 17-IP-2001. G.O.A.C. N° 674, de 31 de mayo de 2001. Marca: HARINA GALLO DE ORO; criterio tomado a su vez del Proceso N° 36-IP-99.

G.O.A.C. N° 504, de 9 de noviembre de 1999. Marca: FRISKIES). Con relación a la prueba de la notoriedad de la marca, este Órgano Jurisdiccional ha pronunciado que: “En la concepción proteccionista de la marca notoria, ésta tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surja de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status”.

(Proceso N° 08-IP-95. G.O.A.C. N° 231, de 17 de octubre de 1996. Marca: LISTER). La notoriedad de la marca constituye un hecho que ha de ser probado teniendo como fuente, entre otros, los criterios previstos en el artículo 84 de la Decisión 344, a saber, la extensión de su conocimiento, la intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca, su antigüedad y uso constante, y el análisis de producción y mercadeo de los productos o servicios que la marca distingue.

VI. DEL PROCEDIMIENTO DE OBSERVACIONES AL REGISTRO DE LA MARCA SOLICITADA La Decisión 344 establece quiénes son los interesados legítimos y quiénes pueden presentar observaciones a las solicitudes de registro que se publiquen conforme al procedimiento establecido en los artículos 93 y 95. Los terceros que según la norma comunitaria tengan legítimo interés con respecto de las pretensiones de la solicitud presentada, luego de realizada la publicación pueden oponerse a ella a través de la formulación de observaciones, las mismas que podrán presentarse dentro de 30 días hábiles contados a partir de la fecha de la publicación. Durante el procedimiento para el registro de un signo como marca, cualquier persona provista de interés legítimo podrá, en la oportunidad prevista en el artículo 93 de la Decisión 344, presentar observaciones al registro de la marca solicitado, sobre la base de una marca registrada o de una solicitud ya presentada en cualquiera de los Países Miembros.

Admitidas las observaciones, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, si lo estima conveniente, formule alegatos dentro de los treinta días hábiles contados a partir de su notificación. El funcionario administrativo competente deberá realizar el examen de fondo sobre la registrabilidad del signo, con independencia de que se hayan formulado o no observaciones.

En caso de haberse formulado éstas, el funcionario decidirá sobre el particular a través de un acto administrativo debidamente motivado, con fundamento en lo alegado y probado en autos. El examen de registrabilidad es un requisito ineludible que debe cumplirse con anterioridad a la concesión del registro de marca; es obligación de la Oficina Nacional Competente y se realizará siempre, existan o no observaciones al registro; este estudio, como se mencionó anteriormente, será minucioso y deberá observar los criterios establecidos tanto en la doctrina como en la jurisprudencia. Al respecto, el Tribunal ha manifestado que: “( ) en el caso en que no se hubiesen presentado observaciones al registro de una marca, la Oficina Nacional Competente igualmente realizará el correspondiente examen de registrabilidad ya sea para conceder o para negar el registro de una marca ( )”.

Asimismo señaló que “La Oficina Nacional Competente en ningún caso se encuentra eximida de realizar el examen de registrabilidad correspondiente ( )”. (Ver el Proceso 81-IP- 2003, G.O.A.C. N 996 del 10 de octubre de 2003, marca: SOUND BLASTER). VII. DERECHO AL USO EXCLUSIVO DE UNA MARCA El derecho de exclusividad, se obtiene cuando el signo accede al registro marcario.

La norma comunitaria establece que para adquirir el derecho exclusivo sobre una marca es necesario inscribirla. El sistema marcario garantiza a través del registro la finalidad que debe cumplir una marca y esta es la distintividad, al poderse individualizar de otras que se encuentran en el mercado, protege que el consumidor no caiga en el riesgo de confundirse, y protege la creación del titular de la marca.

El profesor Fernández Novoa señala sobre el particular: “ la exclusividad del derecho subjetivo del titular es un presupuesto inexcusable para que la marca pueda desempeñar eficazmente su función primaria: indicar ante los consumidores el origen empresarial de los correspondientes productos o servicios.” (FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos. El Sistema Comunitario de Marcas, Editorial Montecorvo S.A. Madrid: 1995. p. 195).

El registro de una marca indica que se ha seguido un procedimiento riguroso, que va desde la solicitud y examen de forma, publicidad, derecho a presentar oposición y finalmente el examen de registrabilidad, lo cual asegura que la marca registrada no vulnere derecho alguno. De esta manera cualquier persona, sea un consumidor u otro titular conoce que el sistema para la concesión de una marca es transparente y en beneficio de la libre competencia. Al registrarse una marca se generan dos facultades para su titular: el uso exclusivo y la posibilidad de impedir a otros el uso de la misma.

VIII. COLABORACION ENTRE LOS TRIBUNALES DE LOS ESTADOS MIEMBROS Y EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PARA LA APLICACION UNIFORME DEL DERECHO COMUNITARIO ANDINO. Para efectos de arrojar claridad acerca de las relaciones de colaboración entre el Tribunal Comunitario Andino y el Juez Nacional en el proceso de aplicación del Ordenamiento Comunitario, se hace necesario advertir que de las disposiciones previstas en los artículos 32 y 34 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se desprende que es de la competencia del órgano jurisdiccional supranacional la interpretación, por vía prejudicial, del ordenamiento jurídico de la Comunidad, mientras que la aplicación de dicho ordenamiento, en las causas sometidas válidamente al conocimiento de los Tribunales de los Estados Miembros, al igual que la interpretación y aplicación del respectivo ordenamiento jurídico nacional, así como el examen y valoración de los hechos controvertidos en aquellas causas, corresponde a los Tribunales competentes de cada uno de dichos Estados.

La competencia de este órgano jurisdiccional, en el ámbito de la consulta prejudicial, se funda en la necesidad de garantizar la uniformidad en la interpretación y aplicación de la norma comunitaria en el ámbito de cada uno de los Estados Miembros. Por ello, de admitir la consulta que formule el Tribunal Nacional, este Tribunal de Justicia deberá pronunciarse al respecto mediante la expedición de una providencia en que se limitará a precisar el contenido y alcance de la norma comunitaria, no de la norma nacional, relativa al caso concreto.

De este modo, el órgano jurisdiccional comunitario contribuye con el órgano jurisdiccional nacional en la configuración de la sentencia que éste habrá de dictar, en la causa sometida a su conocimiento, con el objeto de asegurar en ella la aplicación uniforme del ordenamiento jurídico de la Comunidad. Emitida la interpretación y transmitida al órgano jurisdiccional consultante, éste deberá acogerla en la sentencia que pronuncie, toda vez que se trata de una obligación prevista en un tratado integrante del ordenamiento jurídico fundamental de la Comunidad Andina, cual es el Tratado de Creación de su Tribunal de Justicia. Y puesto que los órganos jurisdiccionales nacionales constituyen parte orgánica y funcional de los Estados Miembros, el incumplimiento de la obligación citada constituiría una infracción del ordenamiento comunitario imputable al respectivo Estado Miembro.

Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: Primero: Un signo podrá ser registrado como marca, cuando reúna los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Además, el signo no deberá estar comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

Segundo: Los signos denominativos utilizan expresiones acústicas o fonéticas y están formados por letras o números que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Los signos gráficos, son aquellos que se consideran como un signo visual, a fin de evocar una figura que se caracteriza por su forma externa.

Los signos mixtos se componen por un elemento denominativo y un elemento gráfico, siendo por lo general el elemento denominativo el que prevalece sobre el gráfico, aunque es necesario fijar la dimensión característica determinada por la impresión general que suscita el signo en el consumidor ya que el elemento gráfico puede ser el predominante.

Tercero: Puede calificarse como signo o marca débil, el que se conforma por palabras de uso común que es aquel que se encuentra integrado por uno o más vocablos o indicaciones de los que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país en que se ha solicitado el registro del signo como marca, para identificar los productos o servicios de que se trate.

El empleo de dichas palabras de uso común no puede impedir que otros utilicen signos similares. Cuarto: No son registrables los signos que en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, y que estén destinadas a amparar productos idénticos o semejantes, de modo que puedan inducir a los consumidores a error.

Quinto: La determinación del riesgo de confusión entre los signos confrontados en el presente caso, derivará de la realización del correspondiente examen comparativo, en el que se deberán considerar los criterios aportados por la doctrina y la jurisprudencia y que han sido desarrollados en esta interpretación prejudicial. Sexto: La protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende —en caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro— con independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicio de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir su aprovechamiento indebido, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla.

La notoriedad de la marca no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que, por tratarse de una cuestión de hecho, es necesaria la demostración suficiente de su existencia, a través de la prueba, entre otros, de los indicadores previstos en el artículo 84 de la Decisión 344. Séptimo: Durante el procedimiento para el registro de un signo como marca, cualquier persona provista de interés legítimo podrá, en la oportunidad prevista en el artículo 93 de la Decisión 344, presentar observaciones al registro de la marca solicitado, sobre la base de una marca registrada o de una solicitud ya presentada en cualquiera de los Países Miembros.

Admitidas las observaciones, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, si lo estima conveniente, formule alegatos dentro de los treinta días hábiles contados a partir de su notificación. El funcionario administrativo competente deberá realizar el examen de fondo sobre la registrabilidad del signo, con independencia de que se hayan formulado o no observaciones.

En caso de haberse formulado éstas, el funcionario decidirá sobre el particular a través de un acto administrativo debidamente motivado, con fundamento en lo alegado y probado en autos. Octavo: El derecho de exclusividad sobre un signo se adquiere con su registro, generándose dos facultades para su titular: uso exclusivo y la posibilidad de impedir a otros el uso del mismo.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario. Deberá así mismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el inciso tercero del artículo 128 del vigente Estatuto.

Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Walter Kaune Arteaga PRESIDENTE Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i.