PROCESO 1-IP-2004 — Andean Community

PROCESO Nº 01-IP-2004 Interpretación prejudicial de la norma prevista en el artículo 83, literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación de oficio de los artículos 81, 82, literal e, y 96 eiusdem.

Parte actora: sociedad ESCADA AKTIENGESELLSCHAFT. Caso: denominación “SPORT SPIRIT”. Expediente Interno N° 7284 (2001-00246). TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, diez de marzo del año dos mil cuatro. VISTOS La solicitud de interpretación prejudicial de la disposición prevista en el artículo 83, literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por órgano de su Consejero Ponente, Dr. Manuel S. Urueta Ayola, y recibida en este Tribunal en fecha 16 de enero de 2004; y, El informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del tenor siguiente: 1.

Demanda 1.1. Cuestión de hecho El consultante informa que “El 3 de julio de 1996 la sociedad ESCADA AKTIENGESELLSCHAFT presentó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, solicitud de registro de la marca ‘SPORT SPIRIT’ (nominativa) para distinguir ‘perfumes, aguas de colonia y cosméticos’, productos pertenecientes a la Clase 3 de la Clasificación Internacional”; que “La mencionada solicitud fué (sic) publicada el 24 de septiembre de 1996 en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 436, sin que dentro del término legal, se presentara oposición alguna en contra de su registro”; que “El 30 de junio del 2000 mediante la Resolución núm. 14572, la División de Signos Distintivos de la mencionada Superintendencia, resolvió negar el registro solicitado por la actora por considerar que el signo solicitado ‘SPORT SPIRIT’, es confundiblemente semejante con la marca registrada ‘TEEN SPIRIT’ (denominativa) de la sociedad COLGATE PALMOLIVE COMPANY”; y que “El 15 de septiembre de 2000, la actora presentó los recursos de reposición y en subsidio de apelación en contra de la anterior resolución Los recursos fueron resueltos en el sentido de confirmar la resolución recurrida mediante las resoluciones núms. 26334 del 20 de octubre de 2000 y 1510 del 30 de enero de 2001, respectivamente”. 1.2.

Cuestión de derecho El consultante señala que, según la accionante, “las marcas en comento no son confundibles fonética, lingüística ó gráficamente; que además, no guardan un mismo significado conceptual, y el término ‘SPIRIT’ es comúnmente usado para designar perfumes, coexistiendo dentro de varios de los registros de marcas de perfume”; y que “las marcas en conflicto son suficientemente diferentes puesto que la impresión visual inicial, o primer impacto que generan en los consumidores no produce confusión, ni induce de manera alguna a error, con lo cual se evidencia la inaplicabilidad en el presente caso de la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 83, literal a), de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena y, por ende, la ilegalidad de los actos acusados”.

Del texto de la demanda se desprende que la actora denuncia la “Aplicación indebida del Artículo 83 Literal a) de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena”. A su juicio, “La marca no se encuentra incursa en la citada causal de irregistrabilidad …”. Alega al efecto que “… en este caso es evidente que gráfica, ortográficamente y fonéticamente las dos marcas coinciden en la expresión SPIRIT, a la cual se agregan elementos particulares que hacen que cada expresión conserve su fuerza distintiva respecto de la otra …”; que “… dentro de una marca hay elementos más distintivos que otros y que permiten su diferenciación, mientras que otros términos pueden ser débiles pues consisten en expresiones o términos de uso común …”; que “Los elementos protagónicos dentro de las marcas enfrentadas son SPORT y TEEN (que por su parte no presentan similitud alguna) ya que la expresión SPIRIT es de uso común para distinguir productos de la clase tercera y en particular los perfumes”; que “coexisten varias marcas registradas en la misma clase tercera, que incluyen la expresión SPIRIT y que pertenecen a diferentes titulares, sin que por ello se genere confusión en el público consumidor”; que “… dado que la expresión SPIRIT se trata de un vocablo de uso común para distinguir perfumes de la clase tercera, no debe la comparación recaer sobre dicho elemento ya que su uso no puede ser impedido por quien registre una marca que la contenga para distinguir perfumes comprendidos en la clase 3, por tratarse precisamente de una expresión que denota características del producto y por lo tanto marcariamente débil”; que “La expresión SPIRIT referida a los perfumes, se refiere a la esencia, al alo o al vapor generado por el perfume”; que “El cotejo debe pues centrarse sobre los elementos adicionales de ambas marcas en nuestro caso las expresiones SPORT y TEEN.

Entre dichas expresiones no existe similitud alguna y por lo tanto la conclusión necesaria es que no pueden confundirse pues no presentan elementos comunes …”; y que “… no se pude (sic) pretender que nadie más utilice la expresión SPIRIT, para distinguir productos de la clase 3 internacional, ni mucho menos que nadie la utilice para conformar expresiones de fantasía que se constituyan en verdaderas marcas, como es el caso de la marca SPORT SPIRIT”.

Asimismo, la actora argumenta que “El funcionario que realiza el análisis comparativo entre dos marcas ha de tener en cuenta, entre otras circunstancias, qué tipo de público es el que consume el producto o los productos amparados por las marcas”; que “el consumidor de perfumes, aguas de colonia y cosméticos es un individuo que en términos generales tiene su gusto definido y sabe con precisión cuál es la marca de su preferencia. se trata de un público que se detiene a escoger con cuidado el producto deseado, entre otras, porque se trata de productos costosos y exquisitos”; que “el consumidor de productos de perfumería y cosméticos sabe lo que quiere comprar, escoge con cuidado y por tanto, difícilmente se puede confundir en cuanto a las marcas que encuentra en el mercado”; que “… El criterio del Tribunal Andino sostiene que se ha de tener en cuenta la unidad fonética de los signos y su estructura general, así que pongo de manifiesto que la marca SPORT SPIRIT no puede ser fraccionada en sus partes para efectos de su comparación con la marca solicitada”; y que “… el verdadero significado de la expresión TEEN SPIRIT en español es ‘esencia adolescente’, y el significado de la marca SPORT SPIRIT es ‘esencia deportiva’.

Es así que la primera evoca la rebeldía y frescura propia del adolescente, mientras que la segunda, evoca la idea de agilidad y energía propias del deporte”. Por último, manifiesta la demandante que “no cabe duda de que si la sociedad COLGATE PALMOLIVE COMPANY, hubiese considerado que la marca solicitada lesionaba de alguna manera sus intereses hubiera presentado oportunamente observaciones contra la misma o por lo menos habría advertido a la Oficina de Marcas de la existencia de su registro”. 2.

Contestación a la demanda 2.1. Según el consultante, el apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio señala en su escrito de contestación de demanda que “… con la expedición los (sic) actos administrativos acusados no incurrió en violación alguna de las normas invocadas por la parte actora en sustento de sus pretensiones anulatorias; que los mismos, se profirieron de conformidad con las atribuciones legales otorgadas por el Decreto 2153 de 1992 y la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, es decir, con plena competencia para estudiar y resolver sobre las solicitudes marcarias; y, que la actuación administrativa por ella adelantada se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizándose el debido proceso y el derecho de defensa”; y que “… en concordancia con lo previsto en las disposiciones legales vigentes, en especial, el artículo 81 de la Decisión 344, en el cual se establecen tres requisitos que debe reunir un signo para poder ser registrado como marca, a saber: la perceptibilidad, la suficiente distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica; las sentencias prejudiciales del Tribunal Andino de Justicia en los procesos 14-IP-98, 15-IP-96, 1-IP-87 y, en el resultado del examen sucesivo y comparativo que efectuó entre las marcas ‘TEEN SPIRIT’ y ‘SPORT SPIRIT’, del cual concluyó que en forma evidente son semejantes entre sí, existiendo confundibilidad entre las mismas en los aspectos gráficos y fonéticos, por lo tanto, de coexistir en el mercado conllevarían a error al público consumidor, existiendo la posibilidad de confusión directa e indirecta entre los mismos, puesto que estos creerían que el producto tendría el mismo origen empresarial”. 2.2.

Por otro lado, el consultante informa, a la luz del escrito de contestación a la demanda presentado por el apoderado de la sociedad COLGATE PALMOLIVE COMPANY, que dicho apoderado “… manifestó oponerse a las pretensiones de la sociedad demandante, por considerar que los actos expedidos por la Superintendencia demandada se ajustan a la normatividad vigente”; que, según la sociedad demandada, “los actos acusados fueron expedidos en concordancia con el artículo 83, literal a) de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, lo manifestado por el Tribunal Andino de Justicia en Interpretaciones Prejudiciales de los procesos núms. 1-IP-87, 13-IP-97, 20-IP-95, y en que el examen de confundibilidad efectuado entre las marcas ‘TEEN SPIRIT’ y ‘SPORT SPIRIT’, se tuvieron en cuenta las generalidades en los conceptos sobre el riesgo de confusión, los tipos de confusión (visual, fonética e ideológica), y las reglas que, para efectos de determinarla, se han fijado por la doctrina y la jurisprudencia del que, contrario a lo manifestado por la actora, resultó evidente similitud de orden visual, fonético y ortográfico entre las marcas en conflicto”; y que “el hecho de que no se hubiese manifestado oposición a la solicitud de registro de la marca ‘SPORT SPIRIT’, no puede entenderse como una aceptación tácita para que las marcas en estudio puedan coexistir en el mercado, por cuanto no existe norma alguna que lo consagre”.

Finalmente, del escrito de contestación a la demanda presentado por el apoderado de la sociedad COLGATE PALMOLIVE COMPANY se desprende que “Las marcas en conflicto TEEN SPIRIT y SPORT SPIRIT están compuestas por igual número de palabras (dos); una de las cuales es idéntica (SPIRIT), la cual a su vez se constituye en la parte esencial de ambos conjuntos dada su fuerza distintiva”; que la afirmación del demandante sobre que el término SPIRIT es de uso común “no puede ser aceptada por cuanto el hecho de que la Superintendencia de Industria y Comercio conceda algunos registros de marca con ese término, no puede derivar en que se trata de un término de uso común, bien pudo haber sido por una equivocación …”; que “los términos SPORT y TEEN, independientemente considerados no gozan de la fuerza distintiva necesaria, ya que ambos términos son descriptivos de las características de los productos de la clase 3ª”; que “el término distintivo protagónico en las marcas en conflicto es SPIRIT, el cual es idéntico en ambos conjuntos, y por consiguiente generaría confusión en el público consumidor”; y que “nuestra jurisprudencia andina ha sido clara y enfática en afirmar que el consumidor que debe considerarse para analizar el riesgo de confusión es el consumidor medio”.

CONSIDERANDO

Que la norma cuya interpretación se solicita es la disposición consagrada en el artículo 83, literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; Que, de conformidad con la disposición contenida en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal (codificado mediante la Decisión 472), la norma cuya interpretación se solicita forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo dispuesto en los artículos 4, 121 y 2 de su Estatuto (codificado mediante la Decisión 500), este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, de conformidad con la disposición indicada en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en la providencia que obra al folio 107 del expediente, la presente solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite; y, Que, por tanto, corresponde a este Tribunal realizar la interpretación de la disposición contemplada en el artículo 83, literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; asimismo, el Tribunal, con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 de su Tratado de Creación, estima pertinente interpretar de oficio las disposiciones previstas en los artículos 81, 82, literal e, y 96 eiusdem, cuyos textos son del tenor siguiente: “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. “Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate;

( )”. “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

( )”. “Artículo 96.- Vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada”. I. De la definición de marca y de los requisitos para su registro El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena contiene una definición del concepto de marca.

Sobre la base de esta definición legal, el Tribunal ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio correspondiente.

La marca protege el interés de su titular, otorgándole un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos y servicios, así como el interés general de los consumidores o usuarios a quienes se halla destinada, garantizando a éstos, sin riesgo de confusión o error, el origen y la calidad del producto o servicio que el signo distingue.

En definitiva, la marca procura garantizar la transparencia en el mercado. El artículo 81 en referencia somete además el registro de un signo como marca al cumplimiento de los siguientes requisitos: En primer lugar, el signo debe ser perceptible, es decir, susceptible de ser aprehendido por el consumidor o el usuario a través de los sentidos, a fin de ser captado, retenido y asimilado por éste.

La percepción se realiza, por lo general, a través del sentido de la vista. Por ello, se consideran signos perceptibles, entre otros, los que consisten en letras, palabras, formas, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto. En segundo lugar, el signo debe ser suficientemente distintivo, es decir, apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares.

Esta aptitud distintiva constituye presupuesto indispensable para que la marca cumpla sus funciones principales de indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio. La distintividad, además, debe ser suficiente, es decir, de tal magnitud que no haya razón para temer que el signo induzca a error o confusión en el mercado.

Y en tercer lugar, el signo debe ser susceptible de representación gráfica, es decir, apto para ser expresado en imágenes o por escrito, lo que confirma que, en principio, ha de ser visualmente perceptible. Por ello, las formas representativas en que consisten los signos pueden estar constituidas por letras, palabras, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto.

Este requisito guarda correspondencia con el previsto en el artículo 88, literal d, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos. Por tanto, el artículo 81 prohíbe el registro de un signo como marca si éste no cumple los requisitos acumulativos que la citada disposición prevé en forma expresa.

II. De los signos compuestos El Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico La otra posibilidad, es que de las palabras contenidas en la solicitud posterior, la una forme parte de una marca ya registrada ” (Sentencia dictada en el expediente N° 13-IP-2001, del 2 de mayo de 2001, publicada en la G.O.A.C. N° 677, del 13 de junio del mismo año, caso “BOLIN BOLA”).

En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre el riesgo de confusión de dicho signo con una marca previamente registrada, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de aquel signo y no de esta marca. En efecto, no habrá riesgo de confusión “cuando los vocablos añadidos a los coincidentes están dotados de la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial evitando de este modo que el consumidor pueda caer en error” (Sentencia del expediente Nº 13-IP-2001, ya citada).

Por tanto, “De existir un nuevo vocablo en el segundo signo que pueda claramente lograr que las semejanzas entre los otros términos queden diluidas, el signo sería suficientemente distintivo para ser registrado” (Sentencia dictada en el expediente N° 21-IP-98, de 3 de septiembre de 1998, publicada en la G.O.A.C. N° 398, del 22 de diciembre del mismo año, caso “SUPER SAC MANIJAS (mixta)”).

III. De los signos en idioma extranjero En el caso del signo integrado por una o más palabras en idioma extranjero, es de presumir que el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, por lo que cabe considerarlas como de fantasía y, en consecuencia, procede el registro como marca de la denominación. En cambio, la denominación no será registrable si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero que la integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y si se trata de vocablos genéricos o descriptivos.

El Tribunal se ha pronunciado al respecto en los términos siguientes: “ cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local … Al tenor de lo establecido en el art. 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma.

Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta Subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros …” (Criterio vertido en la sentencia dictada en el expediente N° 69-IP-2001, publicada en la G.O.A.C. N° 759, del 6 de febrero de 2002, caso “OLYMPUS”, y ratificado en las sentencias dictadas en los expedientes Nos. 16-IP-98, 03-IP-95, 04-IP-97, 03-IP-2002 y 15-IP-2002).

IV. De los signos comunes o usuales En el marco del artículo 82, literal e, de la Decisión 344, se entiende por signo común o usual aquel que se encuentra integrado exclusivamente por uno o más vocablos o indicaciones de los que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país en que se ha solicitado el registro del signo como marca, para identificar los productos o servicios de que se trate.

En este caso, el signo no será suficientemente distintivo y no podrá otorgarse a su titular el derecho al uso exclusivo de los vocablos comunes o usuales que lo integren. La prohibición alcanza tanto a los signos denominativos como a los gráficos: en efecto, cuando la disposición alude a la indicación que se utiliza en el lenguaje corriente, cabe interpretar que se refiere al signo denominativo; y cuando trata de la indicación común en el uso comercial, cabe considerar que la prohibición se refiere también al signo gráfico.

La circunstancia de que, al igual que en el caso de los signos descriptivos, la prohibición de registro haya de configurarse cuando el signo se encuentre compuesto únicamente por vocablos que hayan devenido en habituales, hace que, si un vocablo distintivo forma parte de dicho signo, éste pueda ser registrado como marca, sin perjuicio de la imposibilidad para el solicitante de reivindicar el uso exclusivo del vocablo habitual.

En la doctrina, Marco Matías Alemán entiende por denominación vulgar o de uso común “aquella que si bien en sus inicios no era el nombre original del producto, ha quedado por virtud de su uso, y con el paso del tiempo, consagrada como apelativo obligado de los productos o servicios identificados” (ALEMÁN, Marco Matías: “Marcas: Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios”;

Editorial Top Management International, Bogotá, p. 84). Por su parte, Otamendi enseña que: “El otorgar una marca a estos signos sería sacar algo que está en el dominio público, algo que pertenece a todos. No debe confundirse lo dicho con el supuesto del uso común de elementos o partículas de marcas, que por la cantidad de marcas que las contienen, devienen de uso común. Estos, tal como lo ha sostenido la jurisprudencia, son registrables individualmente, si no son confundibles con marcas anteriores” (OTAMENDI, Jorge: “Derecho de Marcas”;

Editorial LexisNexis Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2002, p. 77). V. De las marcas débiles Todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades, inapropiables en exclusiva.

Según la doctrina, “la presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias u otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro” (BERTONE, Luis Eduardo; y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo: “Derecho de Marcas”, Tomo II, pp. 78 y 79).

Otamendi, por su parte, destaca que el titular de una marca débil, al contener ésta “una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo.

Y, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles, y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente” (OTAMENDI, Jorge, op.cit., pp. 191 y 192). VI. De la comparación entre signos. Del riesgo de confusión. De la confusión directa e indirecta. De la identidad y semejanza.

De las reglas de comparación. Los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 consagran otras prohibiciones para el registro de un signo como marca. Según la prevista en el artículo 83, literal a, no podrá registrarse el signo que, en relación con derechos de terceros, sea idéntico o se asemeje de forma que pueda inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para el mismo producto o servicio, o para un producto o servicio respecto del cual el uso de la marca pueda inducir al público a error.

Del texto del artículo en referencia se desprende que la prohibición no exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición. Para establecer la existencia del riesgo de confusión del signo pendiente de registro respecto de una marca ya registrada, o ya solicitada para registro, será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos que se le ofrecen, un origen empresarial común. En consecuencia, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.

En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos visual, fonético y conceptual, teniendo en cuenta los que fueren distintivos y dominantes. Sin embargo, dicha comparación deberá ser conducida por la impresión unitaria que el signo habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o del usuario medio a que está destinado.

Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. En este contexto, el Tribunal ha establecido que la similitud visual u ortográfica se presenta por el parecido de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la o de las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar el grado de confusión. En cuanto a la similitud fonética o auditiva, el Tribunal ha señalado que la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica y de la coincidencia en las raíces o terminaciones, pero que, a fin de determinar la existencia de la confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues las marcas denominativas se forman por un conjunto de letras que, al ser pronunciadas, emiten sonidos que se perciben por los consumidores de modo distinto, según su estructura gráfica y fonética.

Y en cuanto a la similitud conceptual o ideológica, ha indicado que la misma se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. En definitiva, el Tribunal ha estimado que la confusión puede manifestarse cuando, al solo apercibimiento de la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien reconoce cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante.

Además, a objeto de verificar la existencia del riesgo de confusión, el examinador deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro: “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”; Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

VII. Del examen de registrabilidad de un signo como marca El Capítulo V, Sección II, de la Decisión 344, disciplina un procedimiento previo, según el cual, una vez admitida la solicitud de registro, la oficina nacional competente deberá proceder a su publicación. Dentro de los treinta días hábiles siguientes, cualquier persona, provista de interés legítimo, podrá presentar observaciones al registro solicitado.

Se ha considerado que tiene interés legítimo para presentar observaciones, tanto el titular de una marca registrada, ante el intento de registrar un signo idéntico o similar, como quien formuló primero la solicitud de registro. Vencido el plazo indicado, y en caso de no haberse presentado observaciones, de conformidad con la disposición del artículo 96 eiusdem, la oficina nacional competente, a la vista de las pruebas de que disponga, procederá a realizar el examen de registrabilidad y, en consecuencia, a otorgar o denegar el registro del signo como marca.

El examen de fondo sobre la registrabilidad del signo tiene carácter obligatorio y deberá tomar en cuenta las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la Decisión en referencia. Por ello, el registro será denegado, sin necesidad de observaciones, cuando la marca solicitada sea confundible con otra ya registrada.

Por último, se exige que el acto por el cual se concede o deniega el registro solicitado se encuentre debidamente motivado, esto es, que exprese las razones de hecho y de derecho que inclinaron a la oficina nacional competente a pronunciarse en uno u otro sentido, sobre la base de las normas jurídicas aplicables y de las situaciones de hecho constitutivas del acto.

El Tribunal ha reiterado a este propósito que: “La motivación se contrae en definitiva a explicar el por qué de la Resolución o Decisión, erigiéndose por ello en un elemento sustancial del mismo —y hasta en una formalidad esencial de impretermitible expresión en el propio acto si una norma expresa así lo impone— y cuya insuficiencia, error o falsedad puede conducir a la nulidad del acto” (Sentencia dictada en el expediente Nº 04- AN-97, del 17 de agosto de 1998, publicada en la G.O.A.C. Nº 373, del 21 de septiembre de 1998, caso CONTRACHAPADOS).

Sobre la base de las consideraciones que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE 1º Un signo será registrable como marca si cumple los requisitos previstos en el artículo 81 de la Decisión 344, y si no incurre en las prohibiciones fijadas en los artículos 82 y 83 eiusdem. 2º De solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre el riesgo de confusión de dicho signo con una marca previamente registrada, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de aquel signo y no de esta marca. 3º En el caso del signo integrado por una o más palabras en idioma extranjero, si el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, corresponde considerarlas como de fantasía, por lo que procede su registro.

En cambio, si se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común, y si su significado se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, la denominación no sería registrable. 4º No será registrable el signo que se encuentre integrado exclusivamente por uno o más vocablos o indicaciones de los que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país en que se ha solicitado el registro del signo como marca, para identificar los productos o servicios de que se trate.

En este caso, el signo, denominativo o gráfico, no será suficientemente distintivo y no podrá otorgarse a su titular el derecho al uso exclusivo de los vocablos o indicaciones usuales o comunes que lo integren. 5º El titular de una marca provista de un elemento de carácter genérico, o de uso común, o evocativo de una cualidad del producto, o que se ha tornado banal por el crecido número de registros marcarios que lo contienen, no puede impedir su inclusión en signos de terceros, por ser inapropiable en exclusiva, ni puede fundamentar en ese único hecho el riesgo de confusión entre los signos en disputa. 6º Para establecer si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado para registro y la marca previamente registrada, será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos distinguidos por ellos, y considerar la situación del consumidor o usuario medio, la cual variará en función de tales productos.

No bastará con la existencia de cualquier semejanza entre los signos en cuestión, ya que es legalmente necesario que la similitud pueda inducir a confusión o error en el mercado. 7º En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos visual, fonético y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada signo en disputa habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor medio, destinatario de los productos correspondientes.

También tendrá legítimo interés para presentar observaciones, el titular de una marca registrada o de una solicitud ya presentada en cualquiera de los Países Miembros. Vencido el plazo, la oficina nacional competente deberá realizar el examen de fondo sobre la registrabilidad del signo, con independencia de que se hayan formulado o no observaciones, debiendo en todo caso decidir a través de un acto administrativo debidamente motivado, con fundamento en lo alegado y probado en autos.

A tenor de la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que pronuncie y, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 128, tercer inciso, del Estatuto del Tribunal, deberá remitir dicha sentencia a este órgano jurisdiccional.

Notifíquese la presente interpretación mediante copia certificada y sellada, y remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Walter Kaune Arteaga PRESIDENTE Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i.