Año XXI - Número 1057 Lima, 21 de abril de 2004 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Interpretación Prejudicial de la norma prevista en el artículo 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación de oficio de los artículos 81, 82, literal e), y 96 eiusdem.

Parte actora: sociedad ESCADA AKTIENGESELLSCHAFT. Caso: denominación “SPORT SPIRIT”. Expediente Interno N° 7284 (2001-00246) Proceso 139-IP-2003.- Solicitud de Interpretación Prejudicial de los artículos 1, 4 literal a), 8, 11 literales a), b), c), 52, 54 y 55 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo Nº 3, con sede en Cuenca, República del Ecuador, e interpretación de oficio de los artículos 22 literal a) y 57 de la misma Decisión. Actor: Fabián Mensías Pavón Proceso 6-IP-2004.Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 literales a) y d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena e interpretación de oficio del artículo 113 de la misma Decisión, con fundamento en la solicitud proveniente del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Expedientes Internos Acumulados Nos. 5824 y 6489. Actor: “PAPELES NACIONALES S.A. y COLOMBIANA KIMBERLY COLPAPEL S.A.”, Marca: “FAMILIA 2 EN 1”. (Mixta) Proceso 7-IP-2004.Interpretación Prejudicial de los artículos 2, 4, 5, 54, 55 y 56 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la petición proveniente del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil.

Expediente Interno Nº 489-02-2. Actor: FABRICA DE ENVASES FADESA. Modelo de utilidad: “ENVASE OVAL RODONADO” Pág. Proceso 1-IP-2004.- 1 10 20 26 PROCESO Nº 01-IP-2004 Interpretación prejudicial de la norma prevista en el artículo 83, literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación de oficio de los artículos 81, 82, literal e, y 96 eiusdem.

Parte actora: sociedad ESCADA AKTIENGESELLSCHAFT. Caso: denominación “SPORT SPIRIT”. Expediente Interno N° 7284 (2001-00246). TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, diez de marzo del año dos mil cuatro. VISTOS La solicitud de interpretación prejudicial de la disposición prevista en el artículo 83, literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL Contencioso Administrativo, Sección Primera, por órgano de su Consejero Ponente, Dr. Manuel S. Urueta Ayola, y recibida en este Tribunal en fecha 16 de enero de 2004; y, El informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del tenor siguiente: 1.

Demanda 1.1. Cuestión de hecho El consultante informa que “El 3 de julio de 1996 la sociedad ESCADA AKTIENGESELLSCHAFT presentó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, solicitud de registro de la marca ‘SPORT SPIRIT’ (nominativa) para distinguir ‘perfumes, aguas de colonia y cosméticos’, productos pertenecientes a la Clase 3 de la Clasificación Internacional”; que “La mencionada solicitud fué (sic) publicada el 24 de septiembre de 1996 en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 436, sin que dentro del término legal, se presentara oposición alguna en contra de su registro”; que “El 30 de junio del 2000 mediante la Resolución núm. 14572, la División de Signos Distintivos de la mencionada Superintendencia, resolvió negar el registro solicitado por la actora por considerar que el signo solicitado ‘SPORT SPIRIT’, es confundiblemente semejante con la marca registrada ‘TEEN SPIRIT’ (denominativa) de la sociedad COLGATE PALMOLIVE COMPANY”; y que “El 15 de septiembre de 2000, la actora presentó los recursos de reposición y en subsidio de apelación en contra de la anterior resolución Los recursos fueron resueltos en el sentido de confirmar la resolución recurrida mediante las resoluciones núms. 26334 del 20 de octubre de 2000 y 1510 del 30 de enero de 2001, respectivamente”. 1.2.

Cuestión de derecho El consultante señala que, según la accionante, “las marcas en comento no son confundibles fonética, lingüística ó gráficamente; que además, no guardan un mismo significado conceptual, y el término ‘SPIRIT’ es comúnmente usado para designar perfumes, coexistiendo dentro de varios de los registros de marcas de perfume”; y que “las marcas en conflicto son suficientemente diferentes puesto que la impresión visual ini- 21/04/2004 2.36 cial, o primer impacto que generan en los consumidores no produce confusión, ni induce de manera alguna a error, con lo cual se evidencia la inaplicabilidad en el presente caso de la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 83, literal a), de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena y, por ende, la ilegalidad de los actos acusados”.

Del texto de la demanda se desprende que la actora denuncia la “Aplicación indebida del Artículo 83 Literal a) de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena”. A su juicio, “La marca no se encuentra incursa en la citada causal de irregistrabilidad …”. Alega al efecto que “… en este caso es evidente que gráfica, ortográficamente y fonéticamente las dos marcas coinciden en la expresión SPIRIT, a la cual se agregan elementos particulares que hacen que cada expresión conserve su fuerza distintiva respecto de la otra …”; que “… dentro de una marca hay elementos más distintivos que otros y que permiten su diferenciación, mientras que otros términos pueden ser débiles pues consisten en expresiones o términos de uso común …”; que “Los elementos protagónicos dentro de las marcas enfrentadas son SPORT y TEEN (que por su parte no presentan similitud alguna) ya que la expresión SPIRIT es de uso común para distinguir productos de la clase tercera y en particular los perfumes”; que “coexisten varias marcas registradas en la misma clase tercera, que incluyen la expresión SPIRIT y que pertenecen a diferentes titulares, sin que por ello se genere confusión en el público consumidor”; que “… dado que la expresión SPIRIT se trata de un vocablo de uso común para distinguir perfumes de la clase tercera, no debe la comparación recaer sobre dicho elemento ya que su uso no puede ser impedido por quien registre una marca que la contenga para distinguir perfumes comprendidos en la clase 3, por tratarse precisamente de una expresión que denota características del producto y por lo tanto marcariamente débil”; que “La expresión SPIRIT referida a los perfumes, se refiere a la esencia, al alo o al vapor generado por el perfume”; que “El cotejo debe pues centrarse sobre los elementos adicionales de ambas marcas en nuestro caso las expresiones SPORT y TEEN.

Entre dichas expresiones no existe similitud alguna y por lo tanto la conclusión necesaria es que no pueden confundirse pues no presentan elementos comunes …”; y que “… no se pude (sic) pretender que nadie más utilice la expresión SPIRIT, para distinguir productos de la cla- GACETA OFICIAL se 3 internacional, ni mucho menos que nadie la utilice para conformar expresiones de fantasía que se constituyan en verdaderas marcas, como es el caso de la marca SPORT SPIRIT”.

Asimismo, la actora argumenta que “El funcionario que realiza el análisis comparativo entre dos marcas ha de tener en cuenta, entre otras circunstancias, qué tipo de público es el que consume el producto o los productos amparados por las marcas”; que “el consumidor de perfumes, aguas de colonia y cosméticos es un individuo que en términos generales tiene su gusto definido y sabe con precisión cuál es la marca de su preferencia. se trata de un público que se detiene a escoger con cuidado el producto deseado, entre otras, porque se trata de productos costosos y exquisitos”; que “el consumidor de productos de perfumería y cosméticos sabe lo que quiere comprar, escoge con cuidado y por tanto, difícilmente se puede confundir en cuanto a las marcas que encuentra en el mercado”; que “… El criterio del Tribunal Andino sostiene que se ha de tener en cuenta la unidad fonética de los signos y su estructura general, así que pongo de manifiesto que la marca SPORT SPIRIT no puede ser fraccionada en sus partes para efectos de su comparación con la marca solicitada”; y que “… el verdadero significado de la expresión TEEN SPIRIT en español es ‘esencia adolescente’, y el significado de la marca SPORT SPIRIT es ‘esencia deportiva’.

Es así que la primera evoca la rebeldía y frescura propia del adolescente, mientras que la segunda, evoca la idea de agilidad y energía propias del deporte”. Por último, manifiesta la demandante que “no cabe duda de que si la sociedad COLGATE PALMOLIVE COMPANY, hubiese considerado que la marca solicitada lesionaba de alguna manera sus intereses hubiera presentado oportunamente observaciones contra la misma o por lo menos habría advertido a la Oficina de Marcas de la existencia de su registro”. 2.

Contestación a la demanda 2.1. Según el consultante, el apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio señala en su escrito de contestación de demanda que “… con la expedición los (sic) actos administrativos acusados no incurrió en violación alguna de las normas invocadas por la parte actora en sustento de sus pretensiones anulatorias; que los mismos, se profirieron de conformidad con las atribuciones legales otorgadas por el Decre- 21/04/2004 3.36 to 2153 de 1992 y la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, es decir, con plena competencia para estudiar y resolver sobre las solicitudes marcarias; y, que la actuación administrativa por ella adelantada se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizándose el debido proceso y el derecho de defensa”; y que “… en concordancia con lo previsto en las disposiciones legales vigentes, en especial, el artículo 81 de la Decisión 344, en el cual se establecen tres requisitos que debe reunir un signo para poder ser registrado como marca, a saber: la perceptibilidad, la suficiente distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica; las sentencias prejudiciales del Tribunal Andino de Justicia en los procesos 14-IP-98, 15-IP-96, 1-IP-87 y, en el resultado del examen sucesivo y comparativo que efectuó entre las marcas ‘TEEN SPIRIT’ y ‘SPORT SPIRIT’, del cual concluyó que en forma evidente son semejantes entre sí, existiendo confundibilidad entre las mismas en los aspectos gráficos y fonéticos, por lo tanto, de coexistir en el mercado conllevarían a error al público consumidor, existiendo la posibilidad de confusión directa e indirecta entre los mismos, puesto que estos creerían que el producto tendría el mismo origen empresarial”. 2.2.

Por otro lado, el consultante informa, a la luz del escrito de contestación a la demanda presentado por el apoderado de la sociedad COLGATE PALMOLIVE COMPANY, que dicho apoderado “… manifestó oponerse a las pretensiones de la sociedad demandante, por considerar que los actos expedidos por la Superintendencia demandada se ajustan a la normatividad vigente”; que, según la sociedad demandada, “los actos acusados fueron expedidos en concordancia con el artículo 83, literal a) de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, lo manifestado por el Tribunal Andino de Justicia en Interpretaciones Prejudiciales de los procesos núms. 1-IP-87, 13-IP-97, 20-IP-95, y en que el examen de confundibilidad efectuado entre las marcas ‘TEEN SPIRIT’ y ‘SPORT SPIRIT’, se tuvieron en cuenta las generalidades en los conceptos sobre el riesgo de confusión, los tipos de confusión (visual, fonética e ideológica), y las reglas que, para efectos de determinarla, se han fijado por la doctrina y la jurisprudencia del que, contrario a lo manifestado por la actora, resultó evidente similitud de orden visual, fonético y ortográfico entre las marcas en conflicto”; y que “el hecho de que no se hubiese manifestado oposi- GACETA OFICIAL ción a la solicitud de registro de la marca ‘SPORT SPIRIT’, no puede entenderse como una aceptación tácita para que las marcas en estudio puedan coexistir en el mercado, por cuanto no existe norma alguna que lo consagre”.

Finalmente, del escrito de contestación a la demanda presentado por el apoderado de la sociedad COLGATE PALMOLIVE COMPANY se desprende que “Las marcas en conflicto TEEN SPIRIT y SPORT SPIRIT están compuestas por igual número de palabras (dos); una de las cuales es idéntica (SPIRIT), la cual a su vez se constituye en la parte esencial de ambos conjuntos dada su fuerza distintiva”; que la afirmación del demandante sobre que el término SPIRIT es de uso común “no puede ser aceptada por cuanto el hecho de que la Superintendencia de Industria y Comercio conceda algunos registros de marca con ese término, no puede derivar en que se trata de un término de uso común, bien pudo haber sido por una equivocación …”; que “los términos SPORT y TEEN, independientemente considerados no gozan de la fuerza distintiva necesaria, ya que ambos términos son descriptivos de las características de los productos de la clase 3ª”; que “el término distintivo protagónico en las marcas en conflicto es SPIRIT, el cual es idéntico en ambos conjuntos, y por consiguiente generaría confusión en el público consumidor”; y que “nuestra jurisprudencia andina ha sido clara y enfática en afirmar que el consumidor que debe considerarse para analizar el riesgo de confusión es el consumidor medio”. 21/04/2004 4.36 normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, de conformidad con la disposición indicada en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en la providencia que obra al folio 107 del expediente, la presente solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite; y, Que, por tanto, corresponde a este Tribunal realizar la interpretación de la disposición contemplada en el artículo 83, literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; asimismo, el Tribunal, con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 de su Tratado de Creación, estima pertinente interpretar de oficio las disposiciones previstas en los artículos 81, 82, literal e, y 96 eiusdem, cuyos textos son del tenor siguiente: “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. “Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

CONSIDERANDO

( ) Que la norma cuya interpretación se solicita es la disposición consagrada en el artículo 83, literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate;

Que, de conformidad con la disposición contenida en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal (codificado mediante la Decisión 472), la norma cuya interpretación se solicita forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo dispuesto en los artículos 4, 121 y 2 de su Estatuto (codificado mediante la Decisión 500), este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las ( )”.

“Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para pro- GACETA OFICIAL ductos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

( )”. “Artículo 96.- Vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada”. I. De la definición de marca y de los requisitos para su registro El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena contiene una definición del concepto de marca.

Sobre la base de esta definición legal, el Tribunal ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio correspondiente.

La marca protege el interés de su titular, otorgándole un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos y servicios, así como el interés general de los consumidores o usuarios a quienes se halla destinada, garantizando a éstos, sin riesgo de confusión o error, el origen y la calidad del producto o servicio que el signo distingue.

En definitiva, la marca procura garantizar la transparencia en el mercado. El artículo 81 en referencia somete además el registro de un signo como marca al cumplimiento de los siguientes requisitos: En primer lugar, el signo debe ser perceptible, es decir, susceptible de ser aprehendido por el consumidor o el usuario a través de los sentidos, a fin de ser captado, retenido y asimilado por éste.

La percepción se realiza, por lo general, a través del sentido de la vista. Por ello, se consideran signos perceptibles, entre otros, los que 21/04/2004 5.36 consisten en letras, palabras, formas, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto. En segundo lugar, el signo debe ser suficientemente distintivo, es decir, apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares.

Esta aptitud distintiva constituye presupuesto indispensable para que la marca cumpla sus funciones principales de indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio. La distintividad, además, debe ser suficiente, es decir, de tal magnitud que no haya razón para temer que el signo induzca a error o confusión en el mercado.

Y en tercer lugar, el signo debe ser susceptible de representación gráfica, es decir, apto para ser expresado en imágenes o por escrito, lo que confirma que, en principio, ha de ser visualmente perceptible. Por ello, las formas representativas en que consisten los signos pueden estar constituidas por letras, palabras, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto.

Este requisito guarda correspondencia con el previsto en el artículo 88, literal d, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos. Por tanto, el artículo 81 prohíbe el registro de un signo como marca si éste no cumple los requisitos acumulativos que la citada disposición prevé en forma expresa.

II. De los signos compuestos El Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico La otra posibilidad, es que de las palabras contenidas en la solicitud posterior, la una forme parte de una marca ya registrada ” (Sentencia dictada en el expediente N° 13-IP2001, del 2 de mayo de 2001, publicada en la G.O.A.C. N° 677, del 13 de junio del mismo año, caso “BOLIN BOLA”).

En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre el riesgo de confusión de dicho signo con una marca previamente registra- GACETA OFICIAL da, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de aquel signo y no de esta marca. En efecto, no habrá riesgo de confusión “cuando los vocablos añadidos a los coincidentes están dotados de la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial evitando de este modo que el consumidor pueda caer en error” (Sentencia del expediente Nº 13-IP2001, ya citada).

Por tanto, “De existir un nuevo vocablo en el segundo signo que pueda claramente lograr que las semejanzas entre los otros términos queden diluidas, el signo sería suficientemente distintivo para ser registrado” (Sentencia dictada en el expediente N° 21-IP-98, de 3 de septiembre de 1998, publicada en la G.O.A.C. N° 398, del 22 de diciembre del mismo año, caso “SUPER SAC MANIJAS (mixta)”).

III. De los signos en idioma extranjero En el caso del signo integrado por una o más palabras en idioma extranjero, es de presumir que el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, por lo que cabe considerarlas como de fantasía y, en consecuencia, procede el registro como marca de la denominación. En cambio, la denominación no será registrable si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero que la integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y si se trata de vocablos genéricos o descriptivos.

El Tribunal se ha pronunciado al respecto en los términos siguientes: “ cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local … Al tenor de lo establecido en el art. 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma.

Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta Subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un 21/04/2004 6.36 órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros …” (Criterio vertido en la sentencia dictada en el expediente N° 69-IP-2001, publicada en la G.O.A.C. N° 759, del 6 de febrero de 2002, caso “OLYMPUS”, y ratificado en las sentencias dictadas en los expedientes Nos. 16-IP-98, 03-IP-95, 04-IP-97, 03-IP-2002 y 15IP-2002).

IV. De los signos comunes o usuales En el marco del artículo 82, literal e, de la Decisión 344, se entiende por signo común o usual aquel que se encuentra integrado exclusivamente por uno o más vocablos o indicaciones de los que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país en que se ha solicitado el registro del signo como marca, para identificar los productos o servicios de que se trate.

En este caso, el signo no será suficientemente distintivo y no podrá otorgarse a su titular el derecho al uso exclusivo de los vocablos comunes o usuales que lo integren. La prohibición alcanza tanto a los signos denominativos como a los gráficos: en efecto, cuando la disposición alude a la indicación que se utiliza en el lenguaje corriente, cabe interpretar que se refiere al signo denominativo; y cuando trata de la indicación común en el uso comercial, cabe considerar que la prohibición se refiere también al signo gráfico.

La circunstancia de que, al igual que en el caso de los signos descriptivos, la prohibición de registro haya de configurarse cuando el signo se encuentre compuesto únicamente por vocablos que hayan devenido en habituales, hace que, si un vocablo distintivo forma parte de dicho signo, éste pueda ser registrado como marca, sin perjuicio de la imposibilidad para el solicitante de reivindicar el uso exclusivo del vocablo habitual.

En la doctrina, Marco Matías Alemán entiende por denominación vulgar o de uso común “aquella que si bien en sus inicios no era el nombre original del producto, ha quedado por virtud de su uso, y con el paso del tiempo, consagrada como apelativo obligado de los productos o servicios identificados” (ALEMÁN, Marco Matías: “Marcas: Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios”;

Editorial Top Management International, Bogotá, p. 84). Por su parte, Otamendi enseña que: “El otorgar una marca a estos signos sería sacar algo que está GACETA OFICIAL en el dominio público, algo que pertenece a todos. No debe confundirse lo dicho con el supuesto del uso común de elementos o partículas de marcas, que por la cantidad de marcas que las contienen, devienen de uso común. Estos, tal como lo ha sostenido la jurisprudencia, son registrables individualmente, si no son confundibles con marcas anteriores” (OTAMENDI, Jorge: “Derecho de Marcas”;

Editorial LexisNexis Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2002, p. 77). V. De las marcas débiles Todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades, inapropiables en exclusiva.

Según la doctrina, “la presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias u otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro” (BERTONE, Luis Eduardo; y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo: “Derecho de Marcas”, Tomo II, pp. 78 y 79).

Otamendi, por su parte, destaca que el titular de una marca débil, al contener ésta “una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo.

Y, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles, y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente” (OTAMENDI, Jorge, op.cit., pp. 191 y 192). VI. De la comparación entre signos. Del riesgo de confusión. De la confusión directa e indirecta. De la identidad y semejanza.

De las reglas de comparación. Los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 consagran otras prohibiciones para el registro de un signo como marca. Según la prevista en el ar- 21/04/2004 7.36 tículo 83, literal a, no podrá registrarse el signo que, en relación con derechos de terceros, sea idéntico o se asemeje de forma que pueda inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para el mismo producto o servicio, o para un producto o servicio respecto del cual el uso de la marca pueda inducir al público a error.

Del texto del artículo en referencia se desprende que la prohibición no exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición. Para establecer la existencia del riesgo de confusión del signo pendiente de registro respecto de una marca ya registrada, o ya solicitada para registro, será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos que se le ofrecen, un origen empresarial común. En consecuencia, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.

En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos visual, fonético y conceptual, teniendo en cuenta los que fueren distintivos y dominantes. Sin GACETA OFICIAL embargo, dicha comparación deberá ser conducida por la impresión unitaria que el signo habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o del usuario medio a que está destinado.

Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. En este contexto, el Tribunal ha establecido que la similitud visual u ortográfica se presenta por el parecido de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la o de las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar el grado de confusión. En cuanto a la similitud fonética o auditiva, el Tribunal ha señalado que la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica y de la coincidencia en las raíces o terminaciones, pero que, a fin de determinar la existencia de la confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues las marcas denominativas se forman por un conjunto de letras que, al ser pronunciadas, emiten sonidos que se perciben por los consumidores de modo distinto, según su estructura gráfica y fonética.

Y en cuanto a la similitud conceptual o ideológica, ha indicado que la misma se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. En definitiva, el Tribunal ha estimado que la confusión puede manifestarse cuando, al solo apercibimiento de la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien reconoce cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante.

Además, a objeto de verificar la existencia del riesgo de confusión, el examinador deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro: “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”; Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: 21/04/2004 8.36 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

VII. Del examen de registrabilidad de un signo como marca El Capítulo V, Sección II, de la Decisión 344, disciplina un procedimiento previo, según el cual, una vez admitida la solicitud de registro, la oficina nacional competente deberá proceder a su publicación. Dentro de los treinta días hábiles siguientes, cualquier persona, provista de interés legítimo, podrá presentar observaciones al registro solicitado.

Se ha considerado que tiene interés legítimo para presentar observaciones, tanto el titular de una marca registrada, ante el intento de registrar un signo idéntico o similar, como quien formuló primero la solicitud de registro. Vencido el plazo indicado, y en caso de no haberse presentado observaciones, de conformidad con la disposición del artículo 96 eiusdem, la oficina nacional competente, a la vista de las pruebas de que disponga, procederá a realizar el examen de registrabilidad y, en consecuencia, a otorgar o denegar el registro del signo como marca.

El examen de fondo sobre la registrabilidad del signo tiene carácter obligatorio y deberá tomar en cuenta las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la Decisión en referencia. Por ello, el registro será denegado, sin necesidad de observaciones, cuando la marca solicitada sea confundible con otra ya registrada.

Por último, se exige que el acto por el cual se concede o deniega el registro solicitado se encuentre debidamente motivado, esto es, que exprese las razones de hecho y de derecho que inclinaron a la oficina nacional competente a pronunciarse en uno u otro sentido, sobre la base de las normas jurídicas aplicables y de las GACETA OFICIAL situaciones de hecho constitutivas del acto.

El Tribunal ha reiterado a este propósito que: “La motivación se contrae en definitiva a explicar el por qué de la Resolución o Decisión, erigiéndose por ello en un elemento sustancial del mismo —y hasta en una formalidad esencial de impretermitible expresión en el propio acto si una norma expresa así lo impone— y cuya insuficiencia, error o falsedad puede conducir a la nulidad del acto” (Sentencia dictada en el expediente Nº 04-AN-97, del 17 de agosto de 1998, publicada en la G.O.A.C. Nº 373, del 21 de septiembre de 1998, caso CONTRACHAPADOS).

Sobre la base de las consideraciones que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE 1º Un signo será registrable como marca si cumple los requisitos previstos en el artículo 81 de la Decisión 344, y si no incurre en las prohibiciones fijadas en los artículos 82 y 83 eiusdem. 2º De solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre el riesgo de confusión de dicho signo con una marca previamente registrada, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de aquel signo y no de esta marca. 3º En el caso del signo integrado por una o más palabras en idioma extranjero, si el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, corresponde considerarlas como de fantasía, por lo que procede su registro.

En cambio, si se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común, y si su significado se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, la denominación no sería registrable. 4º No será registrable el signo que se encuentre integrado exclusivamente por uno o más vocablos o indicaciones de los que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país en que se ha solicitado el registro del signo como marca, para identificar los productos o servicios de que se trate.

En este caso, el signo, denominativo o gráfico, no será suficientemente distintivo y no podrá otorgarse a su titular el derecho al uso exclusivo de los vocablos o indicaciones usuales o comunes que lo integren. 21/04/2004 9.36 5º El titular de una marca provista de un elemento de carácter genérico, o de uso común, o evocativo de una cualidad del producto, o que se ha tornado banal por el crecido número de registros marcarios que lo contienen, no puede impedir su inclusión en signos de terceros, por ser inapropiable en exclusiva, ni puede fundamentar en ese único hecho el riesgo de confusión entre los signos en disputa. 6º Para establecer si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado para registro y la marca previamente registrada, será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos distinguidos por ellos, y considerar la situación del consumidor o usuario medio, la cual variará en función de tales productos.

No bastará con la existencia de cualquier semejanza entre los signos en cuestión, ya que es legalmente necesario que la similitud pueda inducir a confusión o error en el mercado. 7º En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos visual, fonético y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada signo en disputa habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor medio, destinatario de los productos correspondientes.

Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. 8º Durante el procedimiento para el registro de un signo como marca, cualquier persona provista de interés legítimo podrá, dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación de la solicitud de registro del signo, presentar observaciones al registro de la marca solicitado.

También tendrá legítimo interés para presentar observaciones, el titular de una marca registrada o de una solicitud ya presentada en cualquiera de los Países Miembros. Vencido el plazo, la oficina nacional competente deberá realizar el examen de fondo sobre la registrabilidad del signo, con independencia de que se hayan formulado o no observaciones, debiendo en todo caso decidir a través de un acto administrativo debida- GACETA OFICIAL 21/04/2004 10.36 mente motivado, con fundamento en lo alegado y probado en autos.

Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO A tenor de la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que pronuncie y, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 128, tercer inciso, del Estatuto del Tribunal, deberá remitir dicha sentencia a este órgano jurisdiccional.

Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Notifíquese la presente interpretación mediante copia certificada y sellada, y remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. Walter Kaune Arteaga PRESIDENTE PROCESO 139-IP-2003 Solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 1, 4 literal a), 8, 11 literales a), b), c), 52, 54, 55 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo Nº 3, con sede en Cuenca, República del Ecuador, e interpretación de oficio de los artículos 22 literal a) y 57 de la misma Decisión. Actor: Fabián Mensías Pavón. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los diez y siete días del mes de marzo del dos mil cuatro, en la solicitud de interpretación prejudicial formulada por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo Nº 3, de la República del Ecuador, a través de su Ministro Juez Presidente doctor Alejandro Peralta Pesantez, expediente interno Nº 039-2002. 1.

ANTECEDENTES: V I S T O S: 1.2 Objeto y fundamento de la demanda: Que la consulta se tramita en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con observancia de lo dispuesto en el artículo 125 del Estatuto, razón por la cual fue admitida a trámite mediante auto de 4 de febrero del 2004. Fabián Mensías Pavón, el demandante, dice que publicó en 1995 la obra PSICOLOGÍA JURÍDICA, y que en 1997 realizó una segunda edición, pero una tercera edición que preparaba se vio refrenada por encontrarse en el comercio una publicación con el mismo título que reproducía al 1.1 Las partes: Actor: Fabián Mensías Pavón. Demandados: María Inés Sempértegui Universidad Técnica Particular de Loja.

GACETA OFICIAL menos las tres cuartas partes de la segunda edición de su obra; dicha reproducción no autorizada se publica en 1999 apareciendo como autora la doctora María Inés Sempértegui y como titular la Universidad Técnica Particular de Loja. La publicación no autorizada, agrega, no hace uso del derecho de cita conforme a los usos honrados y en muchos de los pasajes de la obra se reproduce el texto de la obra original sin hacer mención a fuente alguna, llegando incluso a hacer copias literales de ejemplos de la publicación de 1997; además se producen ligeros cambios en la distribución del texto y en el uso de ciertas palabras.

Indica que la publicación ilícita se ha realizado por dos ocasiones una en septiembre de 1999 y otra en diciembre del mismo año, en un número aproximado de veinte mil ejemplares. Luego de analizar página por página su obra frente a la que supuestamente la reproduce, con el fin de demostrar sus afirmaciones, plantea que su demanda se fundamenta en “muchísimas normas de protección del derecho de autor”, entre las que destaca la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, especialmente en sus artículos 1, 4 literal a), 8, 11, 13, 52, 54, 55 y 57 y demanda que se condene a los acusados al pago de los valores indemnizatorios que detalla. 21/04/2004 11.36 que la demanda debe ser rechazada con condena en costas para el demandante.

El segundo de los demandados opone similares excepciones agregando que la de cosa juzgada se da “por existir un fallo judicial penal previo firme y ejecutoriado que (sic) expresamente se ha declarado la inexistencia de la infracción alegada por el actor”.

2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. El Tribunal es competente para interpretar las normas objeto de la consulta porque ellas hacen parte del ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena y porque así lo dispone el artículo 32 del Tratado de su creación.

3. NORMAS OBJETO DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL. El Tribunal interpretará las normas indicadas en la consulta, esto es, los artículos 1, 4 literal a), 8, 11 literales a), b), c), 52, 54 y 55 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. También lo hará, de oficio, por considerarlo importante para la resolución del caso, con los artículos 22 literal a) y 57 de la misma Decisión. Se copian a continuación las aludidas normas andinas: Decisión 351 1.3.

Contestación a la demanda:

ARTICULO 1 Concurren a contestar la demanda la doctora María Inés Sempértegui y el Rector Canciller de la Universidad Técnica Particular de Loja en representación de ésta. La primera niega los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda, alega improcedencia de la acción, falta de derecho del actor, ilegitimidad de personería activa y pasiva y opone la excepción de cosa juzgada.

Aduce que su obra reproduce el pensamiento de diferentes autores pero que en ningún momento se ha apropiado de las ideas de los autores consultados; que la obra tuvo un tiraje de 2000 ejemplares con fines “únicamente educativos” y que en ningún momento existió afán de lucro pues era entregada a los estudiantes al matricularse y no se comercializaba en ninguna librería. Termina señalando que “sobre estos hechos ya existen resoluciones tanto en el ámbito civil como penal”, por lo “Las disposiciones de la presente Decisión tienen por finalidad reconocer una adecuada y efectiva protección a los autores y demás titulares de derechos, sobre las obras del ingenio, en el campo literario, artístico o científico, cualquiera que sea el género o forma de expresión y sin importar el mérito literario o artístico ni su destino. Asimismo, se protegen los Derechos Conexos a que hace referencia el Capítulo X de la presente Decisión”.

ARTICULO 4 “La protección reconocida por la presente Decisión recae sobre todas las obras literarias, artísticas y científicas que puedan reproducirse o divulgarse por cualquier forma o GACETA OFICIAL medio conocido o por conocer, y que incluye, entre otras, las siguientes: 21/04/2004 12.36 a) Las obras expresadas por escrito, es decir, los libros, folletos y cualquier tipo de obra expresada mediante letras, signos o marcas convencionales…” interpretación, producción fonográfica o emisión de radiodifusión o prestar su apoyo para su utilización, si el usuario no cuenta con la autorización expresa previa del titular del derecho o de su representante.

En caso de incumplimiento será solidariamente responsable”.

ARTICULO 8 ARTICULO 55 “Se presume autor, salvo prueba en contrario, la persona cuyo nombre, seudónimo u otro signo que la identifique, aparezca indicado en la obra”. “Los procedimientos que se sigan ante las autoridades nacionales competentes, observarán el debido y adecuado proceso, según los principios de economía procesal, celeridad, igualdad de las partes ante la ley, eficacia e imparcialidad.

Asimismo, permitirán que las partes conozcan de todas las actuaciones procesales, salvo disposición especial en contrario”.

ARTICULO 11 “El autor tiene el derecho inalienable, inembargable, imprescriptible e irrenunciable de: a) Conservar la obra inédita o divulgarla; b) Reivindicar la paternidad de la obra en cualquier momento; y c) Oponerse a toda deformación, mutilación o modificación que atente contra el decoro de la obra o la reputación del autor”.

ARTICULO 22 “Sin perjuicio de lo dispuesto en el Capítulo V y en el artículo anterior, será lícito realizar, sin la autorización del autor y sin el pago de remuneración alguna, los siguientes actos: a) Citar en una obra, otras obras publicadas, siempre que se indique la fuente y el nombre del autor, a condición que tales citas se hagan conforme a los usos honrados y en la medida justificada por el fin que se persiga;

ARTICULO 52 “La protección que se otorga a las obras literarias y artísticas, interpretaciones y demás producciones salvaguardadas por el Derecho de Autor y los Derechos Conexos, en los términos de la presente Decisión, no estará subordinada a ningún tipo de formalidad. En consecuencia, la omisión del registro no impide el goce o el ejercicio de los derechos reconocidos en la presente Decisión”.

ARTICULO 54 “Ninguna autoridad ni persona natural o jurídica, podrá autorizar la utilización de una obra, ARTICULO 57 “La autoridad nacional competente, podrá asimismo ordenar lo siguiente: a) El pago al titular del derecho infringido de una reparación o indemnización adecuada en compensación por los daños y perjuicios sufridos con motivo de la violación de su derecho; b) Que el infractor asuma el pago de las costas del proceso en que haya incurrido el titular del derecho infringido; c) El retiro definitivo de los canales comerciales, de los ejemplares que constituyan infracción del derecho; d) Las sanciones penales equivalentes a aquellas que se aplican a delitos de similar magnitud”. 4.

CONSIDERACIONES. Para efectos de realizar la interpretación de las normas anteriormente señaladas, el Tribunal considera importante abarcar con ella el tratamiento de los siguientes aspectos: Alcance y objeto de la protección que brinda el Derecho de Autor en la Legislación Comunitaria Andina; el concepto de autor; derechos de que es titular; la Protección del Derecho de Autor sin necesidad de formalidad alguna; registro voluntario y obligatorio; utilización de la obra sin autorización GACETA OFICIAL 21/04/2004 13.36 de su titular.

Consecuencias; procedimientos ante la Autoridad Nacional Competente y medidas que puede tomar ésta por la violación del derecho del titular de la obra. ( ) “expresión personal, original y novedosa de la inteligencia, resultado de la actividad del espíritu, que tenga individualidad, que represente o signifique algo y sea una creación integral”. 2 4.1.

Naturaleza, alcance y objeto de la protección que brinda el Derecho de Autor en la Legislación Comunitaria Andina. El derecho de autor protege todas las manifestaciones originales que sean fruto del ingenio humano, cuando ellas son o pueden ser accesibles a la percepción sensorial y pueden ser objeto de reproducción por cualquier medio apto a tal finalidad.

Es un derecho que se ejerce sobre un bien inmaterial y que está regulado y es objeto de protección por los diferentes ordenamientos jurídicos estatales y aún, comunitarios, como es lo que acontece en el ordenamiento comunitario andino en donde tal derecho se regula por la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. En palabras de CHARRIA GARCÍA tal derecho se ejerce “con facultades absolutas para quien tenga la titularidad y referido a todo el mundo; a diferencia de los derechos reales que se ejercen sobre las cosas y de los personales que sólo permiten al acreedor hacer valer su derecho frente al deudor”. 1 La doctrina menciona así mismo, algunas características de la “obra” como objeto del Derecho de Autor, entre las que se destaca: “1.

Que el resultado de la obra debe ser el resultado del talento creativo del hombre, en el dominio literario artístico o científico. 2. Que esa protección es reconocida con independencia del género de la obra, su forma de expresión mérito o destino. 3. Que ese producto del ingenio humano, por su forma de expresión, exige características de originalidad”. 3 En similar sentido, BAYLOS CORROZA enfatiza sobre el elemento o característica de originalidad como supuesto necesario para que pueda hablarse de obra y de derecho de autor al exponer que: Al referirse al objeto de la protección que brinda el derecho de autor es importante mencionar lo que se entiende por “obra” en la legislación andina, la cual a voces del artículo 3 de la Decisión 351, la define como “toda creación intelectual original de naturaleza artística, científica o literaria, susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma.” También doctrinariamente se han elaborado algunas nociones de lo que es obra intelectual, entre otras, las que consideran que es: “una creación de la inteligencia, con notas de originalidad y significación.” “Toda expresión personal de la inteligencia que tenga individualidad, que desarrolle y exprese, en forma integral, un conjunto de ideas y sentimientos que sean aptos de ser hechos públicos y reproducidos.” “la originalidad no quiere decir otra cosa sino que la obra pertenezca efectivamente al autor; que sea obra suya y no copia de la obra de otro.

Porque en la propiedad intelectual la creación no se contempla como aportación del autor al acervo de las creaciones anteriormente existentes, de modo que venga a incrementarlo mejorándolo, lo que explicaría el valor que en la obra habría de representar ser nueva”. 4 La normativa sobre derechos de autor tiene como objeto de protección a la obra intelectual.

La existencia de la obra es el presupuesto de la existencia del derecho y el sujeto que se beneficia de esta tutela legal es el autor de la creación intelectual. 2 3 1 CHARRIA GARCIA, Fernando. “DERECHOS DE AUTOR EN COLOMBIA”. Ediciones Instituto Departamental de Bellas Artes. Cali. 2001. Página 21. 4 EMERY, Miguel Ángel. “PROPIEDAD INTELECTUAL”.

Editorial Astrea. Argentina. 2003. Pág. 11. ANTEQUERA Parilli, Ricardo. “EL NUEVO REGIMEN DEL DERECHO DE AUTOR EN VENEZUELA” Autoralex. Venezuela. 1994. Pág.

32. BAYLOS CORROZA Hermenegildo. Tratado de Derecho Industrial. Editorial Civitas. 2ª edición. 1993. GACETA OFICIAL El artículo 4 de la Decisión 351 determina que son objeto de protección las obras literarias, artísticas y científicas, susceptibles de ser divulgadas o reproducidas a través del empleo de diferentes medios y hace una enumeración ejemplificativa de las obras protegidas, mencionando en el literal a) las obras expresadas por escrito, pero omitiendo dar el concepto de ellas.

Sin embargo, se puede decir que éstas son creaciones que se materializan a través del empleo de signos gráficos que permiten su lectura y comprensión; el documento escrito se denomina libro según la UNESCO, “si se trata de una publicación unitaria y no periódica de más de 49 páginas, excluidas las cubiertas”. 5 La obra protegida debe ser original con características propias que la hagan diferente; cabe mencionar, que las ideas son universales y pueden divulgarse sin restricción alguna; la doctrina señala que “Una simple idea, cualquiera sea su valor, no está protegida, lo cual permite decir que la ley tiene en consideración la forma del derecho de autor y no el fondo” 6; esto significa que se protege la individualidad, originalidad y estilo propio del autor para manifestar sus ideas.

Sobre el tema se agrega que: “Con reconocer al autor el derecho de propiedad, no se le declara propietario de las ideas en si mismas, sino de la forma enteramente original e individual que les ha dado, cosa suya y de que debe disponer, en atención a la propiedad que sobre ella tiene y al servicio que, poniéndola en circulación presta.” 7 4.2.

El concepto de autor. Los Derechos de que es titular. 21/04/2004 14.36 La normativa andina sobre derechos de autor también contempla una presunción de autoría y en este sentido el artículo 8 señala que “Se presume autor, salvo prueba en contrario, la persona cuyo nombre, seudónimo, u otro signo que la identifica, aparezca indicado en la obra”.

El autor es la persona natural o física que ha generado la obra a través de su esfuerzo y trabajo creativo, obteniendo como resultado una obra individual y original de la que será titular. La doctrina hace el siguiente aporte. “El libro es una obra del hombre, un producto de su trabajo, una forma exterior de su pensamiento, y sobre esa obra, sobre ese producto, sobre esa forma sencilla, nadie más que su autor tiene dominio”. 8 El autor es titular de dos clases de derechos: “morales” y “patrimoniales” o “pecuniarios”.

El derecho moral es imprescriptible, además de inalienable, inembargable e irrenunciable, según lo contempla el artículo 11 de la Decisión 351 y cabe indicar que el goce de este derecho faculta al autor para: a) Conservar la obra inédita o divulgarla; El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española indica que es inédito lo “escrito y no publicado”; únicamente el autor tiene la potestad de mantener la obra inédita o darla a conocer al público en el momento que lo estime conveniente.

La doctrina considera que: “En cuanto desaparece el deseo de mantener la obra inédita, surgen los derechos patrimoniales, pues mientras la obra se mantenga inédita ésta forma parte de la personalidad del autor.” El artículo 3 de la Decisión 351 establece que es “autor” la “Persona física que realiza la creación intelectual”. La definición legal no hace referencia a las personas jurídicas o morales por lo que éstas no podrán ser consideradas autores.

El Glosario de la OMPI señala que: “autor es la persona que crea una obra”. 5 6 7 PACHÓN Muñoz, Manuel. “MANUAL DE DERECHOS DE AUTOR”. Editorial Temis. Colombia. 1998. Pág. 19 Ibíd. Pág. 12. MASCAREÑAS, Carlos. “NUEVA ENCICLOPEDIA JURÍDICA” Tomo III. Editado por Francisco Seix. Barcelona. 1951. Pág. 137. Y que: “…las ventajas económicas para el autor, sólo aparecen una vez que se haya resuelto terminar con el inédito.” 9 8 9 Ibid.

Pág. 137. PACHON Muñoz Manuel. “MANUAL DE DERECHOS DE AUTOR”. Editorial Temis. Colombia. 1998. Pág.

57. GACETA OFICIAL 21/04/2004 15.36 b) Reivindicar la paternidad de la obra en cualquier momento; El autor es el gestor de la creación intelectual, por lo cual tiene el derecho de que cuando la obra se de a conocer al público, a través de cualquier medio, ésta contenga su nombre, derecho que se conoce como de “paternidad de la obra”. Para LEDESMA, “La paternidad es pues una potestad jurídica inherente a la personalidad del autor, que le atribuye el poder de hacerse reconocer en todo momento como tal y hacer figurar sobre la obra su propio nombre, en su condición de creador que no nace, precisamente, de la inscripción de la misma en el Registro respectivo, sino cuando el autor la materializa como suya ”. 10 En tanto que para MANUEL PACHÓN, “La facultad de reivindicar la obra, busca impedir que otra persona quiera pasar por autor de la obra, y le permite al verdadero autor obtener que se reemplace el nombre del falso autor por el suyo propio.” 11 c) Oponerse a toda deformación, mutilación o modificación que atente contra el decoro de la obra o la reputación del autor.

“El derecho a la intangibilidad –dice Ledesma– consiste en impedir que se altere, se modifique, se deteriore, se mutile o se destruya la obra, a fin de evitar grave e injusto perjuicio a los intereses morales del autor, independientemente de los derechos patrimoniales. A través del citado derecho se logra respetar la integridad de la obra ” 12.

La modificación es una alteración de la obra en vías de publicación o ya publicada, y subsiste aunque aquel hubiere enajenado el derecho patrimonial.” 13 Los derechos patrimoniales se refieren al beneficio o prestación económica que se obtendrá por la publicación y difusión de la obra; tienen la particularidad de ser transferibles, renunciables y temporales.

La vigencia de los derechos patrimoniales según la Decisión 351 (artículo 18) es la del tiempo de vida del autor, más 50 años después de su muerte, lo cual significa que tienen un tiempo determinado y limitado para ser ejercidos y existen, como se dijo, desde el momento en que la obra ha dejado de ser inédita. 4.3. La protección del derecho de autor sin necesidad de formalidad alguna; registro voluntario y obligatorio.

Los derechos de autor abarcan el conjunto de potestades que a éste se le concede sobre su obra intelectual; la tutela de sus derechos nace conjuntamente con la creación expresada con originalidad y puesta en conocimiento del público. Es decir, que la ley protege la obra desde que existe y deja de ser inédita. Al respecto se precisa que: “La protección legal nace en principio, de la creación, sean cuales fueren el mérito y el destino de la obra creada.

Si hay creación en el dominio literario, científico o didáctico, hay obra intelectual.” 14 En cambio, se destaca la facultad que posee y que mantiene el autor para introducirle modificaciones a su creación, la cual subsiste incluso después de haber cedido sus derechos patrimoniales. Dice a este respecto PACHÓN que: El Convenio de Berna en su artículo 15 señala que para que se reconozca al autor como tal y para que goce de los derechos que le confiere la ley es suficiente con que su nombre aparezca en la obra “de la forma usual”.

“El autor tiene la facultad de modificar la obra, así haya cedido los derechos patrimoniales sobre la misma. El registro de los Derechos de Autor en la ley comunitaria andina es un instrumento que cumple únicamente fines declarativos y de naturaleza probatoria, según se desprende de los artículos 52 y 53 de la Decisión 351; el artículo 52 en 10 11 12 LEDESMA, Guillermo.

“DERECHO PENAL INTELECTUAL” Editorial Universidad. Primera Edición. 1992. Argentina. Pág. 113. PACHÓN Muñoz Manuel. Ob. Cit. Pág. 54. LEDESMA, Guillermo. Ob. Cit. Pág. 118. 13 14 PACHÓN Muñoz Manuel. Ob. Cit Pág. 57. LEDESMA, Guillermo. “DERECHO PENAL INTELECTUAL” Editorial Universidad. Primera Edición 1992. Argentina. Pág.

78. GACETA OFICIAL su parte final señala que “la omisión del registro no impide el goce o el ejercicio de los derechos reconocidos en la presente Decisión.” La protección que se otorga a los derechos de autor no está sujeta al cumplimiento de la formalidad del registro, es decir, que se tutelan los intereses del autor de manera incondicional; el registro no representa un elemento constitutivo de derechos y con registro o sin él, el autor de la obra está facultado para ejercer los derechos que le otorga la Ley.

Sobre el tema el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado lo siguiente: “Se trata de un registro facultativo y no necesario que, por lo mismo, en manera alguna puede hacerse obligatorio, menos como condición para el ejercicio de los derechos reconocidos al autor o para su protección por parte de la autoridad pública. Es claro, por lo demás, que en las normas interpretadas se deja a criterio del autor registrar o no su creación. Empero, si opta por no hacerlo, ello no puede constituirse en impedimento para el ejercicio de los derechos que de tal condición, la de autor, derivan; tampoco para que las autoridades se eximan de protegérselos en los términos de la ley y, menos aún, que condicionen o subordinen la protección y garantía a cualesquiera formalidades, y entre ellas, especialmente, a la del registro.

En resumen, la ley andina acoge el criterio que hoy impera en casi todos los ordenamientos jurídicos en el sentido de que la protección de los derechos autorales se realiza sin necesidad de que el autor cumpla con formalidad o requisito alguno, como el del registro por ejemplo. De esta manera, siendo el registro meramente declarativo, tal como se define por el artículo 53 interpretado, su utilización o no por el autor constituye una opción de éste que, por supuesto, no puede ser desconocida por la administración ni aún con el pretexto de brindarle una mayor o más efectiva protección de sus derechos.” 15 15 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia del 6 de septiembre del 2000. Proceso Nº 64-IP-2000. Caso: “CAVELIER”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 602 de 21 de septiembre del 2000. 21/04/2004 16.36 4.4. Utilización de la obra sin autorización de su titular. Consecuencias. El titular de la obra intelectual está facultado por la ley para ejercer ciertos derechos sobre la creación intelectual, y solamente él puede autorizar la utilización de la obra, en caso contrario, sin autorización de éste, se estará frente a un ilícito, que acarreará la posibilidad de iniciar las acciones legales pertinentes en cada caso según lo establezca la legislación interna del país. Sólo el titular de la obra esta facultado para explotarla o permitir su explotación: La Decisión 351 en su artículo 54 establece que ninguna persona natural o jurídica puede autorizar la utilización de una obra, interpretación, producción fonográfica o emisión de radiodifusión o prestar su apoyo para su utilización, sin la autorización del titular de la obra, la cual, por cierto, debe darse en forma previa y expresa.

Al respecto, la Jurisprudencia del Tribunal Andino expresa: “Igualmente, es solidariamente responsable la autoridad judicial o administrativa que estando en conocimiento de la violación de los referidos derechos, tolere o haga caso omiso de ésta, debiendo entenderse tal hecho una prestación de apoyo para su utilización, toda vez que “apoyo” es amparo, respaldo, asistencia, cooperación y colaboración, razón por la cual debe considerarse que la prestación de apoyo no sólo incluye actos positivos o de acción, sino también actos negativos o de omisión. En tal sentido, todo proceder o comportamiento dirigido a secundar, respaldar, proteger o permitir usos no autorizados de obras amparadas por el derecho de autor, y en este caso, de programas de ordenador, aun cuando se trate de conductas omisivas, encuadran dentro del supuesto de hecho contenido en el artículo 54 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”. 16 Dentro del presente caso, en el proceso interno el demandante expresa que la publicación no 16 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia de 25 de septiembre de 1998. Proceso Nº 24-IP-1998. Caso: “PROMOTORA CEDEL. S.A.” Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 394, de 15 de diciembre de 1998. GACETA OFICIAL autorizada, no utiliza el derecho de cita conforme a los usos honrados y que en muchos de los pasajes de la obra se reproduce el texto de la obra original sin hacer mención a la fuente, al paso que la demandada manifiesta que en su obra “he respetado la idea de los diferentes autores y en ningún momento me he apropiado de las ideas de los autores consultados y peormente (sic) de las ideas del actor en el presente juicio”.

Para zanjar la discusión planteada se hace necesario abordar el tratamiento de dos temas vinculados con el Derecho de Autor, cuales son, el del plagio y el del derecho de cita. Respecto del concepto de plagio debe tenerse en cuenta que si bien es cierto que la Decisión 351 no lo define, sí contiene disposiciones que tienden a impedir que éste se produzca y que genere efectos nocivos sobre los derechos del autor de la obra; razón por la cual es menester, de inicio, fijar el concepto y para ello nada mejor que acudir al Diccionario de la Real Academia de la Lengua, en el cual se lee que plagio es la “acción y efecto de plagiar”, en tanto que, plagiar es “copiar en lo substancial obras ajenas, dándolas como propias”.

Definición ésta de donde se colige que por plagio hay que entender, en su acepción más simplista, todo aquello que supone copiar obras ajenas en lo sustancial, presentándolas como propias. Se trata de una acción material de muy poco o ningún contenido intelectual, carente de originalidad. 21/04/2004 17.36 Para BAYLOS CORROZA “El encuadramiento legal de la acción del plagiario dependerá de las circunstancias que concurran en la copia.

Si la copia es literal, de la totalidad de la obra, o de partes, porciones, fragmentos de ella, pero, como decimos, literal o servil, entonces el plagio cometido, habrá de considerarse como una infracción del derecho de reproducción (…). Si, en cambio la copia se ha realizado valiéndose de alteraciones o modificaciones formales, se tratará de la infracción del derecho de transformación…”. 17 Con relación al derecho de cita, la doctrina contenida en “La Guía del Convenio de Berna” aporta los siguientes criterios, al comentar el artículo 10 de dicho instrumento: “Etimológicamente, citar es repetir textualmente lo que otro ha dicho o ha escrito.

En materia de propiedad literaria y artística, citar es insertar en una obra uno o varios pasajes de una obra ajena. En otras palabras, la cita consiste en reproducir extractos de una obra, bien sea para ilustrar una opinión o defender una tesis, o bien para una reseña o una crítica de esa obra. El empleo de la cita no se limita a la esfera puramente literaria ” “El Convenio impone tres condiciones para la licitud de las citas.

En primer lugar, es necesario que la obra de la que se toma el extracto haya sido lícitamente hecha accesible al público con anterioridad ” El plagio se integra con dos elementos, la reproducción o la copia, unidos en todo caso a la atribución de la condición de autor de lo reproducido o copiado e implica dos clases de infracciones a los derechos del autor: de una parte, la violación del derecho moral; y, de otra, la violación del derecho de explotación. Lo primero porque el plagiario se atribuye sobre la obra una paternidad que no le corresponde; que le pertenece exclusivamente al autor de la obra copiada.

Y lo segundo, porque se afecta económicamente al autor, generándole perjuicios de orden patrimonial en diversos sentidos. En cualquier hipótesis de plagio se observa la existencia de una ofensa a la paternidad intelectual del autor, que cuando va unida a la copia ilícita constituye también una ofensa al derecho de reproducción de la obra, llamada ésta copia servil, o de transformación de la misma, conocida como copia maquillada.

“En segundo lugar, es necesario que la cita se haga conforme a los usos honrados ” “ revela la intención de referirse precisamente a lo que es normalmente admisible, a lo que corrientemente se acepta, a lo que no se opone al sentido común. Esto debe ser apreciado de manera objetiva.” “En tercer lugar, la cita deberá hacerse en la medida justificada por el fin que se persiga.” “ no puede ser inculpado ni demandado el redactor de una obra de literatura o de historia que ilustra sus explicaciones con unas cuantas citas, de conformidad con los usos generalmente admitidos.” 17 BAYLOS CORROZA, Hermenegildo.

Disquisiciones sobre el plagio. República de las Letras. Nº 20. Enero, 1988 GACETA OFICIAL “ las citas y las utilizaciones para ilustrar la enseñanza están sujetas a la obligación de respetar esa prerrogativa indicando la procedencia de la obra citada o utilizada, así como el nombre de autor, naturalmente, siempre que este nombre aparezca en la fuente.” 18 Se ha concebido el derecho de cita como una de las formas de limitación al Derecho de Autor, con la finalidad evidente de mantener el equilibrio entre el derecho a la información y a la cultura que tiene el común de las personas, frente a los derechos de explotación que tienen los autores respecto de sus obras, entendiéndose por “cita” la inclusión de un fragmento relativamente breve de otra obra escrita, sonora o audiovisual, así como de las obras artísticas aisladas, para apoyar o hacer más inteligibles las opiniones de quien escribe o para referirse a las opiniones de otro autor de manera fidedigna.

En la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena se siguen en esta materia las principales líneas consagradas por las legislaciones nacionales e internacionales vigentes y es así como en los artículos 21 y 22 se establecen los requisitos generales a los que deben estar sujetos los límites al Derecho de Autor que se vayan a imponer en el derecho interno por los Países Miembros, determinando que dichos límites no deben atentar “contra la normal explotación de las obras o no causen perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular o titulares de los derechos”, considerando lícito realizar, sin la autorización del autor y sin el pago de remuneración alguna, entre otros, el acto de “citar en una obra, otras obras publicadas, siempre que se indique la fuente y el nombre del autor, a condición que tales citas se hagan conforme a los usos honrados y en la medida justificada por el fin que se persiga”.

Cabe destacar que al igual que en el Convenio de Berna se requiere en la Decisión 351 “que tales citas se hagan conforme a los usos honrados”, pero a diferencia de lo que sucede en aquél, en ésta, en el artículo 3º, se definen los “usos honrados” como: “Los que no interfieren con la explotación de la obra ni causan un perjuicio irrazonable a los intereses legítimos del autor”. 18 OMPI.

Guía del Convenio de Berna. Publicado por la OMPI. 1978. Págs. 65 y SS. 21/04/2004 18.36 Así mismo, la Decisión comentada establece, también, como condición para la licitud de la cita el que ella se realice “en la medida justificada por el fin que persiga”, para precisar lo cual debe tomarse en cuenta que los fines que justifican las citas no son solamente los informativos o culturales, sino también los científicos, didácticos, analíticos, críticos, polémicos y pedagógicos.

La cita de conformidad con lo anterior no debe asumir las proporciones de una reproducción de las partes principales de la obra ajena, ni debe igualar en extensión e importancia al texto original. O, dicho en otros términos, la cita para que sea lícita debe realizarse transcribiendo los pasajes necesarios, siempre que éstos no sean tantos y seguidos que razonadamente puedan considerarse como una reproducción simulada y sustancial, que redunde en perjuicio del autor de la obra de donde se toman.

En este sentido son acertadas las palabras de CHARRIA GARCIA cuando afirma que “Nunca las citas podrán ser tantas que la obra que se construye sea principalmente de esas citas, pues en estos casos los autores de las citas podrán solicitar retribución…” 19 4.5. Procedimientos ante la Autoridad Nacional Competente y medidas que puede tomar ésta por la violación del derecho del titular de la obra.

La Decisión 351, en su artículo 57, establece las medidas que podrá ordenar la autoridad nacional competente de los Países Miembros de la Comunidad Andina cuando haya tenido lugar la infracción de derechos conferidos por la ley. Los procedimientos, se sujetarán a las normas del derecho nacional, en aplicación del principio de ‘complementariedad’ entre el derecho comunitario y el derecho nacional, ya que la norma comunitaria se hace efectiva a través de la legislación interna del País Miembro de que se trate.

Todo proceso llevado a cabo por la autoridad nacional deberá además observar los principios del debido proceso. Ante la infracción comprobada de los derechos de autor, la autoridad nacional competente podrá ordenar: 19 CHARRIA GARCIA, Fernando. Ob. Cit. Página

48. GACETA OFICIAL a) El pago al titular del derecho infringido de una reparación o indemnización adecuada en compensación por los daños y perjuicios sufridos con motivo de la violación de su derecho; b) Que el infractor asuma el pago de las costas del proceso en que haya incurrido el titular del derecho infringido; c) El retiro definitivo de los canales comerciales, de los ejemplares que constituyan infracción del derecho; d) Las sanciones penales equivalentes a aquellas que se aplican a delitos de similar magnitud”.

Con fundamento en las consideraciones anteriores, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: Primero: La normativa sobre derechos de autor tiene como objeto de protección a la obra intelectual, la existencia de la obra es el presupuesto de la existencia del derecho y el sujeto que se beneficia de esta tutela legal es el autor de la creación intelectual.

La obra protegida debe ser original, con características propias que la hagan diferente; lo que se protege es la individualidad, originalidad y estilo propio del autor para manifestar sus ideas. Segundo: El autor es la persona natural o física que ha generado la obra a través de su esfuerzo y trabajo creativo, obteniendo como resultado una obra individual y original de la que será titular.

La normativa sobre derechos de autor también contempla una presunción de autoría y se presume autor, salvo prueba en contrario, la persona cuyo nombre, seudónimo, u otro signo que la identifica, aparezca indicado en la obra. Tercero: La ley andina acoge el criterio que hoy impera en casi todos los ordenamientos jurídicos en el sentido de que la protección de los derechos autorales se realiza sin necesidad de que el autor cumpla con formalidad o requisito alguno, como el del registro por ejemplo.

Siendo el registro meramente declarativo, tal como se define por la Decisión 351, su utilización o no por el autor constituye una opción de éste que 21/04/2004 19.36 no puede ser desconocida por la administración ni aún con el pretexto de brindarle una más efectiva protección de sus derechos. Cuarto: Sólo el titular de la obra esta facultado para explotarla o permitir su explotación, la Decisión 351 en su artículo 54 establece que ninguna persona natural o jurídica puede autorizar la utilización de una obra, interpretación, producción fonográfica o emisión de radiodifusión o prestar su apoyo para su utilización, sin la autorización del titular de la obra, la cual debe darse en forma previa y expresa.

Quinto: Para la licitud de las citas es necesario que la obra de la que se toma el extracto haya sido lícitamente hecha accesible al público con anterioridad, que la cita se haga conforme a los usos honrados, que ella se haga en la medida justificada por el fin que se persiga y que se indique la fuente y el nombre del autor. Sexto: La Decisión 351, en su artículo 57, establece las medidas que podrá ordenar la autoridad nacional competente de los países miembros de la Comunidad Andina cuando haya tenido lugar la infracción de derechos conferidos por la ley.

El Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo Nº 3, con sede en Cuenca, República del Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación al dictar la sentencia dentro del proceso interno Nº 39-2002, de conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Notifíquese. Remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación oficial.

Walter Kaune Arteaga PRESIDENTE Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO GACETA OFICIAL 21/04/2004 20.36 Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO (a.i.) copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. PROCESO 06-IP-2004 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales a) y d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena e interpretación de oficio del artículo 113 de la misma Decisión, con fundamento en la solicitud proveniente del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Expedientes Internos Acumulados Nos. 5824 y 6489. Actor: “PAPELES NACIONALES S.A. y COLOMBIANA KIMBERLY COLPAPEL S.A.”, Marca: “FAMILIA 2 EN 1”. (Mixta) EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los diez y siete días del mes de marzo del año dos mil cuatro; en la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por medio del Consejero Ponente, doctor Rafael Osteau de Lafont Pianeta.

VISTOS: Que la solicitud de interpretación prejudicial, se ajusta a las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto, por lo que su admisión a trámite ha sido considerada procedente. Tomando en consideración: 1.

ANTECEDENTES: 1.1 Las partes: Demandantes: PAPELES NACIONALES S.A. Y COLOMBIANA KIMBERLY COLPAPEL S.A. Demandada: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Tercero interesado: PRODUCTOS FAMILIA S.A. 1.2. El objeto de la demanda: Se pretende la nulidad de la Resolución Nº 16953 de 26 de junio de 1997, proferida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la referida Superintendencia, mediante la cual se concedió registro a la marca mixta “FAMILIA 2 en 1” para distinguir productos de la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza a favor de la firma PRODUCTOS FAMILIA S.A. 1.3.

Hechos y fundamentos de las demandas: Las demandas acumuladas se fundamentan en los mismos hechos y exponen similares argumentos jurídicos para tratar de obtener la nulidad total del registro mencionado o en subsidio, la nulidad parcial en cuanto a la expresión “2 en 1”. Exponen los demandantes que el 26 de junio de 1997 se concedió registro a la marca mixta “FAMILIA 2 en 1”, acompañada de la expresión “DOBLE ROLLO” que iría como explicativa.

Aducen que la concesión de la referida marca, especialmente en lo que toca con la expresión “2 en 1”, es violatoria de los artículos 81 y 82, literales a) y d) de la Decisión 344, toda vez que constituye un signo explicativo que da a conocer al público consumidor las características propias del producto, como que dos rollos normales de papel higiénico están contenidos en uno. Manifiestan que dicho signo es insuficientemente distintivo y que es usado por otras compañías que compiten en el mercado.

Agregan que la marca impugnada es descriptiva en cuanto informa sobre la cantidad del producto así como sobre sus características en general. GACETA OFICIAL Estiman que al conceder el registro de la marca en cuestión, la Superintendencia permitió ilegalmente, que un particular monopolizara la expresión “2 en 1”, término común y descriptivo, en detrimento de derechos legítimos de los demás competidores.

Finalmente afirman que la Superintendencia, ante solicitudes posteriores de la misma empresa beneficiaria del registro, ha aceptado que es erróneo conceder registro a la expresión “2 en 1”, para que pueda ser utilizada sin limitación alguna. 21/04/2004 21.36 literales a) y d) de la Decisión 344 de la Comisión, y de oficio, por considerarla pertinente para la resolución del caso, el Tribunal interpretará la disposición relativa al tipo y la caducidad de las acciones respecto de los actos que conceden el registro de una marca, contenida en el artículo 113 de la misma Decisión. El texto de las normas a ser interpretadas se transcribe a continuación: Decisión 344 1.4.

Contestación a la demanda: Artículo 81 La Superintendencia de Industria y Comercio contesta la demanda defendiendo la legalidad del acto acusado y al efecto sostiene que con su expedición no se violó ninguna de las normas invocadas como infringidas por el demandante ya que se profirió de conformidad con las atribuciones legales y plenamente ajustado al trámite administrativo previsto en materia marcaria.

Propone como excepción de fondo la de caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho puesto que la resolución objeto de la misma fue notificada el 12 de agosto de 1997, de donde resulta que ella se promovió transcurridos más de los cuatro meses que establece la ley colombiana para dicho propósito. “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. 1.5.

Actuación del tercero interesado: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior”. Comparece al juicio la firma PRODUCTOS FAMILIA S.A. para manifestar su conformidad con el acto administrativo demandado. Expresa, además, que la expresión impugnada no describe dos propiedades diferentes en un solo producto sino que evoca mayor cantidad de un solo producto.

2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL: El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, según lo dispone el artículo 28 de su Tratado. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

Artículo 82 “No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) “d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse”.

Artículo 113 “La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad del registro de una marca, previa audiencia de las partes interesadas, cuando: 3. NORMAS A SER INTERPRETADAS: Se interpretarán los artículos solicitados por el juez consultante, esto es, los artículos 81 y 82, a) El registro se haya concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones de la presente Decisión;

GACETA OFICIAL b) El registro se hubiere otorgado con base en datos o documentos previamente declarados como falsos o inexactos por la autoridad nacional competente, contenidos en la solicitud y que sean esenciales; 21/04/2004 22.36 no aprovechen indebidamente el prestigio y fama de la marca. El Tribunal ha señalado que: “El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena contiene una definición del concepto de marca.

Sobre la base de esta definición legal, el Tribunal ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o calidad del producto o servicio correspondiente”. 1 c) El registro se haya obtenido de mala fe.

Se consideran casos de mala fe, entre otros, los siguientes: 1 Cuando un representante, distribuidor o usuario del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de esa marca u otra confundible con aquella, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera. 2 Cuando la solicitud del registro hubiere sido presentada o el registro hubiere sido obtenido por quien desarrolla como actividad habitual el registro de marcas para su comercialización. Las acciones de nulidad que se deriven del presente artículo, podrán solicitarse en cualquier momento.” 4.

ASPECTOS A SER TRATADOS EN LA PROVIDENCIA: El Tribunal se referirá con respecto a las normas transcritas, de manera principal a los siguientes temas: requisitos para el registro de marca; irregistrabilidad de signos que no cumplan los requisitos exigidos; la marca débil; irregistrabilidad de signos descriptivos; tipo y caducidad de las acciones judiciales contra actos concesorios de registros marcarios. 4.1.

Requisitos para el registro de marcas: Los requisitos para que un signo pueda ser registrado como marca según el artículo 81 de la Decisión 344 son: que sea perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica; si el signo no cumple con estos tres requisitos no es posible que se conceda su registro. El Derecho Comunitario a través de su normativa, establece protección para el consumidor, a quien no se le quiere ver inducido a error o a engaño y para el titular del signo a fin de que otros La marca debe cumplir con los requisitos que se explican a continuación: La perceptibilidad es la característica que hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos, que constituyen el único medio para que el sujeto perciba los estímulos externos; por lo que en tal virtud, la perceptibilidad encierra la idea de que un signo pueda ser aprehendido o captado por medio de alguno de los sentidos y asimilado por la inteligencia. La distintividad se refiere a la capacidad del signo para distinguir unos productos o servicios de otros, esta característica es esencial y requiere que el signo sea individual o singular, diferenciándose de cualquier otro.

El signo que pretenda ser registrado no debe ser confundible con otros ya empleados o solicitados previamente para distinguir productos o servicios de la misma clase o de otras respecto de los cuales pueda originar confusión; el signo carente de distintividad es incapaz de diferenciar unos productos o servicios de otros similares de diferentes origen empresarial, e incumple una de las funciones esenciales de la marca. 1 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia de 24 de abril del 2002. Proceso Nº 03-IP2002. Marca “TOWER”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 791 de 9 de mayo del 2002. GACETA OFICIAL A este respecto, Alemán manifiesta que: ( ) “la marca es el signo de que se vale el industrial o comerciante para que el público escoja a través de la diferenciación, sus productos o servicios y aplique a estos –los signos- los valores empresariales por él desarrollados ” 2 La susceptibilidad de representación gráfica se refiere a la posibilidad que tiene el signo para ser expresado por escrito, esta característica está relacionada con la perceptibilidad.

El signo se materializa por medio de letras, palabras, figuras, dibujos o cifras, de tal modo que el consumidor a través de los sentidos lo perciba, lo conozca y lo solicite; además el que la marca se pueda representar gráficamente posibilita su publicación y conservación en archivos por las oficinas competentes de registro. 4.2. Irregistrabilidad de signos que no cumplan con los requisitos exigidos por el artículo 81.

Irregistrabilidad de signos descriptivos. El signo que aspira a obtener su registro marcario debe cumplir con todos los requisitos establecidos por la norma comunitaria en su artículo 81, además de no estar incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad por ella previstas. En cuanto a las prohibiciones para el registro de marcas, la jurisprudencia del Tribunal Andino ha manifestado que éstas pueden ser bien de carácter absoluto, ora de carácter relativo.

Al primer grupo pertenecen las contenidas en el artículo 82 de la Decisión 344 y tienen que ver con la imposibilidad del signo para funcionar como marca por la falta de cumplimiento cabal de los tres requisitos básicos contenidos en el artículo 81; en tanto que las prohibiciones de carácter relativo son las contenidas en el artículo 83 y se relacionan con los derechos de terceros que se pudieran ver afectados por la concesión del registro.

El artículo 82, literal a) de la Decisión 344, establece perentoriamente la prohibición de registrar signos que no satisfagan plenamente los 2 ALEMÁN, Marco Matías “MARCAS, Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios” de Top Management International. Pág. 76. 21/04/2004 23.36 tres requisitos a que se hizo mención en el aparte anterior.

En efecto, cuando dispone que son irregistrables los signos que “no puedan constituir marca conforme al artículo anterior” no hace otra cosa que establecer una ineptitud total y absoluta respecto de los signos que carezcan de distintividad o de perceptibilidad o no sean susceptibles de ser representados gráficamente para fungir válidamente como marca.

Así mismo, el referido artículo 82, proscribe el registro como marca de las denominaciones descriptivas, que son aquellas que informan a los consumidores sobre las características, calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, y otras propiedades de los productos o del servicio, que se quiere distinguir con la marca.

Esta clase de signos es irregistrable cuando comunican al consumidor de manera directa sus características esenciales. A efectos de saber si un signo marcario es descriptivo, la doctrina sugiere que se formule la siguiente pregunta ¿cómo es el producto o servicio?; y si la marca ofrece respuesta a este cuestionamiento estaremos frente a una denominación descriptiva.

Empero, la cuestión debatida en el caso presente radica en saber si la inclusión en la expresión denominativa compuesta que forma parte de la marca mixta “FAMILIA 2 en 1”, de un término que pudiera considerarse como descriptivo y por tanto, de uso común, da lugar a la irregistrabilidad del signo. A este respecto cabe destacar que el Tribunal ha considerado que: “ una expresión puede ser aceptada como marca siempre que no tenga “una estrecha relación con los bienes o servicios que pretenden designar.

De todas maneras cabe advertir que en la medida en que estos signos puedan servir de calificativos para distintos productos pertenecientes a diversas clases, se verá disminuida su capacidad distintiva y correrán el riesgo de convertirse en signos débiles que - por ser factibles de utilizarse en diversos productos - afectan la capacidad de sus titulares para oponerse a otros signos que se asimilan a aquellos”.

“La naturaleza de signo descriptivo no es condición sine qua non para descalificar per se un signo descriptivo; para que exista la causal de irregistrabilidad a que hacen refe- GACETA OFICIAL 21/04/2004 24.36 rencia las normas citadas, se requiere que el signo por registrar se refiera exactamente a la cualidad común y genérica de un producto.” 3 Posición que también es compartida por la doctrina, la cual sobre el particular ha elaborado concepciones como la de Otamendi, quien afirma que “El titular de una marca que contenga una partícula de uso común, no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente, un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario”.

( ) “se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente.” 4. Ahora bien, se estima del caso hacer referencia, igualmente, al tema de la inclusión en la marca de palabras o frases explicativas o publicitarias, con relación a las cuales, como lo ha dicho el Tribunal y ahora lo reitera, “ corresponde a la Oficina Nacional Competente verificar, en el examen de registrabilidad, bajo el control judicial correspondiente, que la frase publicitaria no desemboque en el vicio de descriptividad del producto a que ella se refiere, pues cada Oficina está en condiciones de establecer, en presencia del producto anunciado, si frente a las circunstancias de hecho se da o no el elemento descriptivo que inhabilitaría a la frase publicitaria para registrarse como marca, o si por el contrario hay presencia de elementos de originalidad y de valor evocativo que hagan posible registrarla. 5 “Recuérdese que las frases publicitarias incluidas en una marca mixta no constituyen el elemento esencial y diferenciador, por lo que la exclusividad del derecho no se extiende a aquéllas.

Por tanto, tales frases publicitarias pueden ser autorizadas, dentro de los parámetros señalados, para ser incluidos como un elemento más de la marca mixta. (subraya el Tribunal) 6 4.3. Tipo y caducidad de las acciones judiciales contra actos concesorios de registros marcarios: La nulidad del registro de marca está contemplada por el artículo 113 de la Decisión 344 y procede únicamente en uno de los siguientes casos: cuando se ha concedido el registro con violación a la ley, es decir en contravención de las disposiciones de esa Decisión; cuando se base en documentos o datos declarados previamente falsos por la autoridad nacional competente contenidos en la solicitud y que sean esenciales o cuando el registro se haya obtenido de mala fe.

La acción de nulidad se caracteriza por ser imprescriptible es decir que puede ser presentada en cualquier tiempo y no está sujeta a plazo alguno; puede ser decretada de oficio o a petición de parte; el trámite deberá realizarse de acuerdo a lo establecido por la legislación interna posteriormente a la audiencia de las partes interesadas.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina a este respecto ha señalado que: “en el señalado artículo 113 de la Decisión 344 se prevé la nulidad del registro marcario “DE OFICIO O A PETICIÓN DE PARTE INTERESADA”. En el caso de anulación de oficio, la anulación puede ser decretada por la propia autoridad competente -administrativa o judicial, siempre que le corresponda el ejercicio de funciones jurisdiccionales sobre la materia- observando el procedimiento establecido en la legislación interna.

La participación de dicha autoridad en estos casos permite la protección del interés público. En el En todo caso, la posición del Tribunal al respecto puede sintetizarse en el extracto de la sentencia proferida dentro del proceso 30-IP-96, que a continuación se transcribe: 3 4 5 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 18 de septiembre de 1995.

Proceso Nº 12-IP-95 Marca “VERDADERO ARRANCAGRASA”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 199 de 26 DE ENERO DE 1996. OTAMENDI Jorge, “DERECHO DE MARCAS” Abeledo Perrot. Cuarta Edición. Buenos Aires 2002. Págs. 191 y 192 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Ibidem. 6 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Sentencia de 12 de septiembre de 1997.

Proceso Nº 30-IP-96. Marca: “KRAFT LA AUTENTICA MAYONESA”. En G.O.A.C. Nº 299 del 17 de octubre de 1997. GACETA OFICIAL caso de nulidad a petición de parte, es necesario que quien lo solicite tenga y demuestre la calidad de “parte interesada”, es decir, debe existir un interés jurídicamente protegido. Por lo tanto, la legitimación se da por interés, que será amparado por la autoridad respectiva en función del interés colectivo, preeminente.

Es así como el particular que pretenda accionar frente a un acto administrativo de concesión de registro, supuestamente inválido, previamente deberá acreditar un interés tal que la procedencia de su intervención como parte procesal le produzca un beneficio a su favor.” 7 21/04/2004 25.36 que ver con la imposibilidad del signo para funcionar como marca; las prohibiciones de carácter relativo son las contenidas en el artículo 83 y se relacionan con los derechos de terceros, que se pudieran ver afectados por la concesión del registro de nuevos signos como marca.

CUARTO: No son registrables las denominaciones descriptivas cuando comunican al consumidor de manera directa sus características esenciales, ya que la principal función de la marca es la de distinguir productos y servicios pero no describir sus propiedades.

QUINTO: El titular de la marca que esté formada por un vocablo de utilización libre para distinguir un determinado producto o servicio, no podrá impedir, alegando exclusividad, que otros hagan uso de éste y soliciten su registro, incorporándolo dentro de un conjunto marcario, para el mismo o para otro producto o servicio.

SEXTO: La nulidad del registro de marca procede únicamente en uno de los casos mencionados por el artículo 113 de la Decisión 344. La acción de nulidad se caracteriza por ser imprescriptible, puede ser decretada de oficio o a petición de parte y el trámite deberá realizarse de acuerdo a lo establecido por la legislación interna posteriormente a la audiencia de las partes interesadas.

Con fundamento en las consideraciones anteriores, El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E:

PRIMERO: Para que un signo pueda acceder al registro marcario se requiere que sea perceptible, susceptible de representación gráfica y suficientemente distintivo en relación con otras marcas ya registradas o solicitadas anteriormente para registro. Además se debe observar que el signo no esté incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad previstas en la Decisión 344.

SEGUNDO: La principal función de toda marca es la distintividad que sirve como medio de protección al empresario y al público consumidor. Cuando una marca no es distintiva se produce confusión en perjuicio de los empresarios y de los consumidores a quienes se les induce a error.

TERCERO: Las prohibiciones al registro de marcas, pueden ser de carácter absoluto o relativo; al primer grupo, pertenecen las contenidas en el artículo 82 de la Decisión 344 y tienen El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación al dictar sentencia en los expedientes internos acumulados Nº 5824 y 6489, según lo dispone el artículo 35 del Tratado de Creación de este Tribunal.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 9 de marzo de 1999. Proceso Nº 04-IP1999. Marca: “GOSSY”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 462 del 23 de julio de 1999. Notifíquese esta sentencia al mencionado Tribunal Nacional, mediante copia sellada y certificada y remítase copia a la Secretaría General de 7 GACETA OFICIAL 21/04/2004 26.36 la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial.

Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga PRESIDENTE Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO (a.i.) Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO PROCESO 07-IP-2004 Interpretación prejudicial de los artículos 2, 4, 5, 54, 55 y 56 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la petición proveniente del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil.

Expediente Interno Nº 489-02-2. Actor: FABRICA DE ENVASES FADESA. Modelo de utilidad: “ENVASE OVAL RODONADO”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los diez y siete días del mes de marzo del año dos mil cuatro; en la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Guayaquil, de la República del Ecuador.

VISTOS: La solicitud de Interpretación Prejudicial admitida a trámite mediante auto de 18 de febrero del año en curso. 1.

ANTECEDENTES: El Tribunal, ante la ausencia de un informe sucinto sobre las circunstancias del litigio, con fundamento en la documentación allegada, estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la solicitud, lo siguiente: 1.1. Las partes: Comparecen en el proceso interno, como demandante, Fábrica de Envases FADESA S.A. y como demandados, el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual.

Actúa como tercero interesado la Empresa Envases del Litoral S.A. 1.2. Objeto y fundamento de la demanda: La resolución administrativa impugnada es la dictada por el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del IEPI, dentro del trámite 01-294 RA, el 30 de julio del 2002, en la cual se acepta, revocándola, el recurso de apelación interpuesto por ENVASES DEL LITORAL.

S.A. contra la Resolución Nº 01239 dictada por el Director Nacional de Propiedad Industrial, mediante la que se otorga registro al modelo de utilidad denominado “envase oval rodonado de 8, 15 y 16 onzas” a favor de la FABRICA DE ENVASES FADESA. El 4 de mayo del 2000, FADESA S.A., presentó la solicitud de registro de modelo de utilidad denominado ENVASE OVAL RODONADO DE 8, 15 y 16 onzas; luego de la publicación de la solicitud descrita, la compañía ENVASES DEL LITORAL S.A., presentó observaciones a la patentabilidad del modelo de utilidad, estableciendo que el envase oval rodonado de 8, 15 y 16 onzas carecía de novedad y que sus características técnicas eran conocidas con anterioridad a la presentación de la solicitud.

GACETA OFICIAL Dentro del expediente en el que se tramitó dicha oposición se solicitaron y realizaron diversos peritajes. El realizado por el Ingeniero Rodrigo Lucio Paredes concluyó que el modelo de utilidad cumplía con los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial; posteriormente el IEPI realizó el examen de fondo del modelo de utilidad solicitado, llegando a la conclusión de que se cumplía con todos los requisitos técnicos y legales.

La oposición presentada por ENVASES DEL LITORAL S.A. fue rechazada, se aprobó la solicitud de registro del modelo de utilidad y se ordenó otorgar el título correspondiente mediante Resolución Nº 01-239 dictada el 28 de septiembre del 2001. ENVASES DEL LITORAL S.A. presentó un recurso de apelación contra ella, el cual le fue concedido, según afirma, en perjuicio de los derechos subjetivos de la FÁBRICA DE ENVASES FADESA S.A. 21/04/2004 27.36 los argumentos presentados por las partes, señala que “la novedad reside en que no existe en el mercado mundial ningún fabricante que ofrezca máquinas rodonadoras para envases de forma oval, razón por la cual FADESA S.A., para lograr su fabricación, tuvo que realizar una serie de estudios y ensayos, que se iniciaron con el rediseño del troquel, al cual se le reinstalaron los elementos conformadores de los nervios”, agrega que al ser sometidos al proceso de cocción dentro de una cámara al vacío sus envases no se deforman, “demostrando que no basta reducir el espesor de la hojalata para abaratar el envase, y que la introducción de los nervios y rodones añade ventajas funcionales al modelo”.

Concluye que el modelo de utilidad solicitado por FADESA S.A. reúne los requisitos legales para su patentamiento pues no se ha demostrado ni su falta de novedad, o de nivel inventivo o de aplicabilidad industrial. 1.3. Contestación a la demanda. El demandante expone que los únicos envases ovales rodonados fabricados en el mundo además de los elaborados por FADESA S.A., fueron los producidos por ENVASES DEL LITORAL S.A., elaborados con posterioridad a la presentación de su solicitud de registro del modelo de utilidad; indica que este hecho ha sido probado cuando en la audiencia pública de alegatos del 5 de febrero del 2002, los técnicos de ENVASES DEL LITORAL S.A., reconocieron que no habían elaborado antes envases ovales con rodones.

Argumenta que la aceptación del recurso presentado por el opositor, concluyó falsamente que al otorgarse la patente del modelo de utilidad a FADESA S.A. se podría causar una situación de monopolio en el mercado; indica que no se puede confundir el monopolio, con el derecho legítimo de tener un derecho exclusivo sobre la producción y venta de un tipo innovador de envases.

Manifiesta que el IEPI aceptó el recurso de apelación presentado por la empresa ENVASES DEL LITORAL S.A. ENLIT, y revocó la Resolución Nº 01-239 pero que el Vocal - Presidente del Comité de Propiedad Intelectual, Industria y Obtenciones Vegetales del IEPI, emitió voto salvado, separándose de la opinión de la mayoría de vocales, indicando que debió rechazarse el recurso de apelación interpuesto por ENVASES DEL LITORAL S.A. y elaborando un resumen de El Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Industrial contesta la demanda y propone las siguientes excepciones: - La negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda. - Legitimidad del Acto Administrativo impugnado por provenir de autoridad competente y haber sido expedido observando las formalidades legales. - Improcedencia de la demanda por carecer de fundamento legal las pretensiones de la parte actora.

El tercero interesado presenta las siguientes excepciones: - La negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho contenidos en el Recurso Contencioso Administrativos de Plena Jurisdicción que motiva el presente juicio. - La falta de legítimo contradictor, por haberse presentado la demanda en contra del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, en la persona de su presidente y omite demandar a los señores integrantes del Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, de quienes provienen el acto impugnado.

GACETA OFICIAL - La improcedencia de la acción por no cumplir con requisitos de fondo y forma determinados por la legislación interna. Agrega que FADESA S.A. ha solicitado el registro del modelo de utilidad denominado ENVASE OVAL RODONADO DE 8, 15 Y 26 ONZAS, modelo éste que se refiere a envases cuyas características técnicas y específicas dimensiones son universales; señala que el diseño del envase solicitado como modelo de utilidad no constituye un invento o idea patentable ya que las informaciones técnicas y la literatura difundida por grandes empresas fabricantes de maquinarias y herramientas a nivel mundial permite la aplicación del rodonado en todo tipo, tamaño y forma de envases, y constituye una clara imitación de los modelos que desde hace años se vienen fabricando en la industria de envases de hojalata.

2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL: El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, según lo dispone el artículo 28 de su Tratado. 3.

NORMAS A SER INTERPRETADAS: Entre las deficiencias de que adolece la consulta se anota la referente a la no indicación de las normas que a juicio del juez deben ser objeto del pronunciamiento de interpretación prejudicial del Tribunal. No obstante ello, analizando los documentos remitidos y tomando en consideración las fechas correspondientes al trámite administrativo de la solicitud de registro de patente, en ejercicio de la facultad de este Tribunal para determinar las normas del ordenamiento jurídico pertinentes al caso, corresponde interpretar los artículos 2, 4, 5, 54, 55 y 56 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 21/04/2004 28.36 El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso de la prioridad reconocida.

Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará, dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido se publique.” Artículo 4 “Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”.

Artículo 5 “Se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto puede ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, entendiéndose por industria la referida a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios”. Artículo 54 A continuación se inserta el texto de las normas que serán objeto de esta interpretación: “Se concederá patente de modelo de utilidad, a toda nueva forma, configuración o disposición de elementos de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto, que lo incorpora o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía.” DECISIÓN 344 Artículo 55 Artículo 2 “Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

“No pueden ser objeto de una patente de modelo de utilidad, los procedimientos y materias excluidas de la protección por la patente de invención. GACETA OFICIAL 21/04/2004 29.36 Asimismo, no se considerarán modelos de utilidad: las esculturas, las obras de arquitectura, pintura, grabado, estampado o cualquier otro objeto de carácter puramente estético”. comunitaria, pertinente al caso concreto, de este modo se colabora con el juez nacional en la configuración de la sentencia que este debe emitir en la causa sometida a su conocimiento.

Artículo 56 El Juez Nacional de un País Miembro de la Comunidad Andina, de oficio o a petición de parte, puede solicitar a este alto organismo la interpretación de las normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, en los casos en que el ordenamiento comunitario deba ser aplicado en un proceso interno. “Son aplicables a los modelos de utilidad las disposiciones sobre patentes de invención contenidas en la presente Decisión en lo que fuere pertinente”. 4.

ASPECTOS A SER TRATADOS EN LA PROVIDENCIA: La ponencia se referirá de modo principal a los siguientes puntos: de la interpretación prejudicial y de la colaboración entre los Jueces Nacionales y el Juez Comunitario; definición de modelo de utilidad; de la aplicación de las normas sobre patentes a los modelos de utilidad; de los requisitos de la patentabilidad. 4.1.

De la interpretación prejudicial y de la colaboración entre los Jueces Nacionales y el Juez Comunitario: Dadas las deficiencias que se han advertido en la formulación de la consulta, estima el Tribunal conveniente plantear, de inicio, algunas consideraciones relativas a este tópico, así como con el fin de aclarar lo referente a las relaciones de colaboración entre el Tribunal Comunitario Andino y el Juez Nacional en el proceso de aplicación del Ordenamiento Comunitario.

Sobre ello, conviene expresar que de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 32 y 34 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es, de la competencia del órgano jurisdiccional supranacional, realizar la interpretación prejudicial del ordenamiento jurídico de la Comunidad; y es de exclusiva potestad del juez nacional competente, el aplicar dicho ordenamiento en las causas internas, así como realizar el examen y valoración de los hechos relevantes.

La interpretación por la vía prejudicial de la norma comunitaria, aspira a garantizar la uniformidad en la aplicación de la norma comunitaria, en cada uno de los Estados Miembros. El Tribunal Comunitario al admitir la consulta que formule el Tribunal Nacional, deberá pronunciarse mediante la expedición de una providencia en que se precisará el contenido y alcance de la norma La solicitud de interpretación prejudicial puede ser planteada en cualquier momento, siempre que sea anterior al pronunciamiento de la sentencia definitiva, al realizar la consulta de la norma comunitaria, se suspende el proceso interno hasta cuando el Tribunal Andino emita su providencia, que es un presupuesto procesal ineludible para el pronunciamiento de la sentencia definitiva.

La consulta debe provenir de un juez o tribunal nacional competente y contendrá un informe sucinto de los hechos relevantes acontecidos en el proceso interno, con el fin de que el Tribunal alcance la suficiente comprensión acerca del caso planteado; la solicitud debe incluir la relación de las normas del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina cuya interpretación se requiere; la identificación de la causa que origine la solicitud; y el lugar en el que el consultante recibirá respuesta a su planteamiento.

Es de competencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el determinar las normas del ordenamiento comunitario que se van a interpretar, de tal modo que el Tribunal analizará la pertinencia de las normas requeridas, pudiendo suprimir las que no se ajusten a la realidad de la cuestión tratada y añadiendo de oficio otras normas necesarias dentro del caso tratado.

El Juez consultante al ser notificado con la interpretación prejudicial deberá continuar la tramitación del proceso interno y, en su sentencia, esta obligado a adoptar el pronunciamiento del Tribunal Comunitario, según lo determina el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal y posteriormente deberá remitir al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la sentencia dictada en el caso que ha sido objeto de interpretación prejudicial, de acuerdo a lo señalado en el artículo 128, tercer párrafo, del Estatuto del Tribunal.

GACETA OFICIAL 4.2. Definición de modelo de utilidad: Según las diversas concepciones que la doctrina, la ley y la jurisprudencia han expresado sobre esta materia, se puede definir al modelo de utilidad como una invención menor o creación industrial de menor exigencia inventiva. En ese orden de ideas, vale la pena señalar que existen distintas concepciones legales sobre el modelo de utilidad en el mundo que van desde las que lo consideran como una especie inventiva hasta las que lo conciben con el carácter de invención menor por presentar una actividad inventiva en grado inferior a la requerida para las patentes de invención. Algunas de ellas estiman que la diferencia entre los modelos de utilidad y las patentes de invención estriba en la ausencia de originalidad, limitando las exigencias comparativas a la mera novedad o novedad relativa; y otras, en fin, que parecen no reconocerle el carácter de invención, aunque en ellas se le mire como una creación de nivel inferior a las tutelables por medio de una patente de invención. 1 También hay diferencias conceptuales en cuanto al objeto sobre el cual recae la protección del modelo de utilidad, ya que la mayoría de las legislaciones tienden a referirse a cosas o formas espacialmente definidas y no a substancias; tampoco a procedimientos.

Estas concepciones del modelo de utilidad constituyen un conjunto de reglas técnicas que pueden trazar, de acuerdo con la doctrina, fronteras horizontales y verticales, con base en las cuales discriminan entre pequeñas y mayores invenciones, atendiendo a diversas consideraciones, entre ellas, la actividad inventiva presente. 21/04/2004 30.36 que el modelo de utilidad permite una mejora o un diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que lo incorpora o que le proporciona alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía. Igualmente, la menor condición inventiva se observa cuando el legislador ha concebido el modelo de utilidad para proteger invenciones relativas a objetos o instrumentos, herramientas o mecanismos que no son merecedoras de la tutela otorgada por el sistema de patentes de invención. De allí se puede determinar que el modelo de utilidad es una figura cercana a las patentes de invención, porque sirve para proteger pequeños inventos, que constituyen aportaciones técnicas (mejoras sustanciales) que tienen por objeto obtener ventajas útiles sobre lo ya conocido.

En cuanto a la delimitación vertical, el artículo 54 citado, establece que “Se concederá patente de modelo de utilidad, a toda nueva forma, configuración o disposición de elementos de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo ”, con lo cual se verifica en relación con formas espacialmente definidas.

En conclusión, el modelo de utilidad constituye una categoría de la propiedad industrial, semejante a la patente de invención, cuya exigencia inventiva, valor científico y avance tecnológico es menor, debido a que más bien se trata de un perfeccionamiento técnico que se traduce en una mejora de tipo práctico o en una ventaja en su empleo o fabricación y/o un efecto beneficioso en cuanto a la aptitud del objeto para satisfacer una necesidad humana.

La doctrina expresa acerca del tema: “Podemos definir al modelo de utilidad como toda forma nueva obtenida o introducida en herramientas, instrumentos de trabajo, utensilios, dispositivos de objetos conocidos que se presten a un trabajo práctico, cuando importen una mejor utilización en la función a que estén destinados, sin que la nueva forma o el cambio de forma implique adquisición de un nuevo conocimiento científico.” 2 Se ha dicho que cuando el objeto del modelo de utilidad se identifica con las invenciones menores estamos frente a una delimitación horizontal, pero si se refiere a formas espacialmente definidas se trata de una delimitación vertical.

En el ordenamiento andino la conceptualización del modelo de utilidad sigue ambas delimitaciones: la horizontal (como una invención menor), cuando el artículo 54 de la Decisión 344 dice 1 Ver al respecto notas y clasificación de los distintos conceptos legales en VAREA SANZ, Mario. “EL MODELO DE UTILIDAD: RÉGIMEN JURÍDICO”, Ed. Arazandi.

Pamplona-España, 1996 pp. 99-102. El reconocimiento legal a la patentabilidad del modelo de utilidad en la legislación comunitaria 2 ZUCCHERINO Daniel R. “PATENTES DE INVENCIÓN” Editorial AD-HOC. S.R.L. 1998. Buenos Aires. Pág.

66. GACETA OFICIAL 21/04/2004 31.36 andina, se da por primera vez en la Decisión 311, que entró en vigor el 12 de diciembre de 1991 y esta figura se ha mantenido en las posteriores Decisiones dictadas dentro del Régimen de Propiedad Industrial. 4.3. De la aplicación de las normas sobre patentes a los modelos de utilidad Y de las creaciones susceptibles de protección por medio de patente de modelo de utilidad: En términos generales se puede definir al modelo de utilidad como una invención pequeña o menor, que proporcionan una utilidad o una ventaja de carácter técnico aplicado sobre algo ya conocido, por lo que se le considera, de menor exigencia inventiva, con respecto de la patente de invención. De acuerdo con el artículo 54 de la Decisión 344, como ya se dijo, una invención es registrable como modelo de utilidad siempre que se trate de una invención de forma que mejore las prestaciones anteriormente conocidas de objetos preexistentes.

En esta norma se regulan todos aquellos requisitos o características que debe reunir la creación, como son: novedad, forma definida y utilidad. El modelo de utilidad se refiere a invenciones, que ofrecen solución a un problema técnico, y al igual que sucede en el caso de las patentes de invención, el registro le otorga a su titular un derecho de uso exclusivo sobre el modelo de invención, que le significará beneficios de carácter económico y su diferencia radica en que su exigencia inventiva, y avance tecnológico es menor, debido a que se trata de una ventaja en su empleo o fabricación. En pronunciamientos del Tribunal se ha precisado que sus características fundamentales son: a) “Se trata de una invención: Aunque el modelo de utilidad es una invención menor, sigue siendo una invención; por lo que de ella puede desprenderse la novedad y la actividad inventiva del autor de la ventaja, beneficio, mejora, utilidad o efecto técnico nuevo que se traduce en un artefacto, instrumento, herramienta o mecanismo que se agrega al objeto ya existente. b) “Tiene forma definida de un objeto: Se trata de una cosa especialmente delimitada, no de un procedimiento o una sustancia. c) “Mejora o perfecciona un bien proporcionándole una ventaja o beneficio que antes no tenía: Esa forma adicional debe reportar una ventaja práctica o utilidad nueva que se manifestará en el empleo o en la manufactura del objeto cuya protección se pretende.” 3 3 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia de 24 de agosto del 2001. Proceso Nº 43IP-2001. Patente de Modelo de Utilidad: “TANQUE COMPUESTO”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 716 de 18 de septiembre del 2001. La novedad del modelo de utilidad se expresa en el artículo 54 cuando dice que: “se concederá patente de modelo de utilidad a toda nueva forma ” (el subrayado es del Tribunal).

Este requisito es común tanto al modelo de utilidad como a las invenciones, con la salvedad de que se valora con criterios menos rígidos la actividad inventiva del autor, en cuanto a que es un aporte técnico más modesto que el de una invención. Algunos autores expresan que junto a la novedad hay otros requisitos positivos que van de la mano con ella como es la originalidad, el estado de la técnica, el acceso y/o divulgación que destruyen o arruinan la novedad del invento para el que se reclama la exclusiva. 4 La forma definida, como ya se ha expresado, es un requisito básico y fundamental de los modelos de utilidad.

Se trata de una forma, claramente reivindicable que manifiesta características diferenciables de cualquier otra y que puede ser “una configuración o disposición de los elementos de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo ”. Los términos configuración o disposición, de acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española, son sinónimos.

Disposición es la acción y efecto de disponer, por lo que disponer significa colocar, poner las cosas en orden y situación conveniente; en tanto que configuración es la 4 VAREA SANZ, Mario. “EL MODELO DE UTILIDAD: RÉGIMEN JURÍDICO”, Ed. Arazandi. Pamplona-España, 1996 pp. 344 y 345. GACETA OFICIAL disposición de las partes que componen una cosa y le dan una peculiar figura. 5 En consecuencia, la forma consiste en dar un nuevo orden a las cosas o distribución distinta de los elementos que componen la cosa u objeto, o arreglo de componentes que se agregan de manera que le dan una característica distinta al mismo, una peculiaridad en su figura.

A su turno, el Artículo 55 de la Decisión 344 establece prohibición de patentabilidad como modelo de utilidad de los procedimientos y materias excluidas de la protección de la patente de invención, tanto como de las esculturas, las obras de arquitectura, pintura, grabado, estampado o cualquier otro objeto de carácter puramente estético, porque no cumplen con uno de los requisitos del modelo de utilidad, que es su aporte utilitario o práctico que sirva para cubrir alguna necesidad o para hacer un trabajo más fácil.

La Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en su artículo 56 señala que a los modelos de utilidad, son aplicables las disposiciones sobre la patentabilidad, en cuanto fuese pertinente, por lo que para otorgar una patente de modelo de utilidad se deben tomar en consideración los requisitos esenciales aplicables para las patentes de invención, y estos son: que las invenciones sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial 21/04/2004 32.36 los inventos debe ser absoluta, o universal, lo cual es aplicable en cuanto a los modelos de utilidad, esto es, que comprende el estado de la técnica a nivel mundial.

La condición de la novedad, requiere que la invención no esté comprendida en el estado de la técnica; es decir que la innovación y los conocimientos técnicos que de ella se desprenden no hayan sido accesibles al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, de la prioridad reconocida. Un invento que ya fue patentado y que está siendo explotado es del dominio público y objetivamente ha perdido novedad.

No está comprendido en el estado de la técnica, el conocimiento que no ha sido divulgado de manera oral o escrita, la difusión de que se habla, debe ser minuciosa, detallada y suficiente para que una persona entendida en la materia pueda utilizar esa información para explotar la invención. La doctrina manifiesta que: “Un invento es novedoso cuando la relación causa efecto entre el medio empleado y el resultado obtenido no era conocido.” 6 Guillermo Cabanellas indica que las características del concepto de novedad son las siguientes: 4.4.

De los requisitos de la patentabilidad: a) “Objetividad. La novedad de la tecnología a ser patentada no se determina en relación con personas determinadas ni con el pretendido inventor, sino en relación con el estado objetivo de la técnica en un momento determinado.” En efecto, por la remisión expresa anteriormente referida, a los modelos de utilidad para que puedan se patentados se les exige el cumplimiento de los mismos requisitos contemplados para las patentes de invención y, entre ellos, particularmente los establecidos en los artículos 2, 4 y 5 de la Decisión 344, atrás enunciados.

A ello se referirá el Tribunal en los puntos siguientes: 4.4.1. De la novedad de la invención: b) “Irreversibilidad de la pérdida de novedad.” “ una vez que una tecnología pierde su carácter novedoso, por haber pasado a integrar el estado de la técnica, esa pérdida de novedad se hace irreversible.” El artículo 2 de la Decisión 344 dice: “Una invención es nueva cuando no se encuentra comprendida en el estado de la técnica”; en el ordenamiento andino, la novedad que se predica de c) “Carácter Universal de la Novedad” “ la novedad de la invención se determina en relación con los conocimientos existentes en el país o en el extranjero.” 5 Definiciones dadas en el Diccionario de la Lengua Española.

Vigésima Primera Edición. Madrid – España. 1992. Pp. 379 y 539. 6 ZUCCHERINO, Daniel R. “MARCAS Y PATENTES EN EL GATT. Régimen Legal” Editado por Abeledo Perrot. 1997. Pág. 150. GACETA OFICIAL 21/04/2004 33.36 “ no puede pretenderse una patente respecto de una tecnología ya conocida en el extranjero, aunque fuera novedosa en el país.” La doctrina sugiere al examinador observar los siguientes pasos lógicos para determinar la novedad de la invención y que al decir de Cabanellas, citando a Gómez Segade, se resumen de la siguiente manera: Decisión 344.

La novedad absoluta, como criterio para determinar la patentabilidad de una invención, se ha venido abriendo camino en el ámbito internacional. Así en el Reino Unido a partir de 1977 (Patents Act inglesa). En la República Federal Alemana se empezó a exigir la novedad absoluta a partir de la Ley de 16 de diciembre de 1980. En la actualidad, en los Estados Miembros de las Comunidades Europeas se ha impuesto la exigencia de la novedad absoluta como una de las consecuencias de las patentes europeas, según Tratado de Munich de 5 de Octubre de 1963.

(Bercovitz, Alberto, “protección de la Tecnología”, en Revista del Derecho Industrial Nº 35, Depalma 1990, pág. 321).” 9 “En primer lugar, ha de concretarse cual es la regla técnica para la que se solicita la patente, lo que vendrá determinado por el contenido de las reivindicaciones; en segundo lugar, ha de precisarse la fecha en que ha de efectuarse la comparación entre la invención y el estado de la técnica, es decir la fecha de prioridad; en tercer lugar, se ha de determinar cuál es el contenido del estado de la técnica en la fecha de prioridad; y finalmente, se procederá a la comparación entre la invención y la regla técnica.” 8 La novedad por tanto, debe estar presente en las patentes de invención así como en los modelos de utilidad.

Con respecto a las primeras, la creación es algo que no ha existido antes, y representa una solución a un problema técnico; en cambio, en el caso del los modelos de utilidad, la novedad se da por la innovación realizada sobre un producto ya conocido, al que se le añade una ventaja que aumente su eficiencia, mejorando su aplicación industrial; dicha mejora no debe estar comprendida dentro del estado de la técnica.

El Tribunal ha reiterado que es factor esencial para la concesión de una patente la novedad que resulta del hecho de que la invención por patentarse no se encuentre comprendida en el estado de la técnica, acogiendo el criterio de novedad absoluta, al que se hará referencia a continuación: Debe precisarse, sin embargo, que con respecto a “lo ya conocido”, en relación con los modelos de utilidad ciertas legislaciones como la Española y la Argentina, le dan un tratamiento territorial a la novedad aplicable a esta figura al considerar que basta con que el modelo de utilidad no sea conocido dentro de las fronteras del país, bajo el justificativo de que así se estaría promocionando la investigación de la industria nacional, lo cual ha sido arduamente criticado por autores españoles entre quienes está José Antonio Gómez Segade quien manifiesta que: “ el elevado número de modelos de utilidad solicitados, puede que en parte tenga su origen en conductas poco edificantes de quienes se limitan a copiar servilmente modelos extranjeros para solicitar su registro en España”; y va más allá con los efectos que esto puede tener en el futuro, de cara a la Comunidad Europea, al decir que “incluso podría llegar a d) “Carácter público de la novedad.” “ la invención patentada pasará a ser conocida a partir de su publicación implícita en su patentamiento, y posteriormente entrará en el dominio público al expirar la patente.” 7 “El concepto de novedad absoluta respecto de una invención implica que para que un invento sea nuevo y no se encuentre en el estado de la técnica, no puede haber sido conocido ni dentro del territorio en el que se solicita la patente, ni en ningún otro país. Es lo que se conoce como el alcance universal de la novedad, pues no basta que un invento sea nuevo y no esté en el estado de la técnica de un territorio dado, sino que tampoco lo esté en el resto del mundo, salvo el año de prioridad a que se refiere el artículo 12 de la 7 8 CABANELLAS, Guillermo.

“DERECHO DE LAS PATENTES DE INVENCIÓN”. Tomo 1 Editorial Heliasta. Buenos Aires 2001. Págs. 702 a 704. Ibid Págs. 714 y 715. 9 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 30 de octubre de 1996. Proceso Nº 1AI-1996. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 234 de 21 de abril de 1997. GACETA OFICIAL suponer una medida de efecto equivalente a las restricciones a la libre circulación de los productos”. 10 Por lo anterior, en el ordenamiento andino, como lo ha dicho el Tribunal y ahora lo reitera, “no cabe la noción de “novedad relativa” aplicable a los modelos de utilidad, en primer lugar, porque no hay norma expresa de la cual se desprenda tal entendido y, en segundo lugar, porque ello afectaría la armonización de las políticas aplicables, haciendo surgir el cuestionamiento de si dicha relatividad debe aplicarse en el interior de cada País Miembro o en toda la Comunidad, generándose eventualmente como consecuencia, un problema en la libre circulación de productos entre los Países Miembros” 11. 4.4.2.

Del nivel inventivo: El artículo 4 de la Decisión 344, señala que la invención goza de nivel inventivo al no derivar de manera evidente del estado de la técnica para una persona entendida o versada en la materia. El requisito del nivel inventivo, le ofrece al examinador un elemento que le permitirá establecer si a la invención se hubiese podido llegar con conocimientos ya existentes dentro del estado de la técnica.

Varios autores, dicen que el nivel inventivo en los modelos de utilidad debe situarse por debajo de lo evidente, pero que estará necesariamente por encima de la obviedad. Sin embargo dicha delimitación resulta una compleja tarea cuando se trata de identificar la actividad inventiva de los modelos de utilidad. 12 Ante ello, es preciso definir lo que se entiende por “obvio” y por “evidente”.

Lo obvio es aquello que salta a la vista de manera clara y directa; lo 10 11 12 GOMEZ SEGADE, José Antonio. “LA LEY DE PATENTES Y MODELOS DE UTILIDAD”. Ed. CIVITAS. MadridEspaña, 1988. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia del 24 Agosto 2001. En el Proceso Nº 43-IP2001. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 716 del 18 Septiembre 2001.

VAREA SANZ, Mario. “EL MODELO DE UTILIDAD: RÉGIMEN JURÍDICO”, pp. 393. Ver también para mayor amplitud: OTERO LASTRES en “EL MODELO DE UTILIDAD” pp 167. LACRUZ BERDEJO en “BIENES INMATERIALES” pp. 79 y GOMEZ SEGADE “MODELO DE UTILIDAD” pp. 4315. 21/04/2004 34.36 que se encuentra o pone delante de los ojos o que no tiene dificultad. Mientras que lo evidente es algo tan cierto y claro que nadie puede dudar racionalmente de ello; se presenta de manera tan perceptible y manifiesta que muestra certeza y claridad 13.

Como se podrá ver, la diferencia radica en lo “tan”, de forma que algo que resulte obvio no es necesariamente evidente; empero lo que es evidente, es también obvio. Otros autores hacen la distinción entre lo evidente que se utiliza para denegar las patentes de invención y lo “muy” evidente para el caso del análisis de concesión de las patentes de modelos de utilidad; lo cual no hace más que afirmar la exigencia de un nivel inventivo menor para éstas.

En conclusión, para el Tribunal, los modelos de utilidad son inventos que deben implicar una actividad creadora que provoque cierta dificultad de deducción para el experto en la materia. Por lo mínimo, se requerirá de un cierto progreso en la regla técnica que se pretende proteger como modelo de utilidad y no de una variación o modalidad insignificante en relación con lo ya conocido. 4.4.3.

De la susceptibilidad de aplicación industrial: Para que un invento menor pueda ser protegido a través de una patente de modelo de utilidad, debe ser susceptible de aplicación industrial, es decir, que pueda ser utilizado en cualquier actividad productiva o en los servicios, como lo establece el artículo 5 de la Decisión 344. La susceptibilidad de aplicación industrial es un requisito fundamental que deben cumplir los modelos de utilidad, ya que sólo la práctica de dicha condición comprobará si efectivamente se ha insertado una mejora, o un beneficio de funcionamiento en un invento que antes no lo tenía; esto implica la necesidad de que las oficinas nacionales competentes cuenten con técnicos en la materia, que intervengan para que así lo determinen.

Mario Varea Sanz manifiesta al pronunciarse sobre la aplicabilidad industrial del modelo de 13 Diccionario de la Lengua Española. Vigésima Primera Edición. Madrid – España. 1992. Definiciones de evidente, evidencia y obvio. Pp. 655 y 1036. GACETA OFICIAL utilidad lo siguiente: “ en el caso de las patentes de invención únicamente se exige la posibilidad, mientras que en los modelos de utilidad no es una exigencia de potencial satisfacción, ya que no parece haber otra manera de comprobar la ventaja protegida que no sea empleando o elaborando el objeto sobre el que recae la invención”.

En consecuencia la manera de verificar la aplicabilidad industrial del modelo de utilidad es probando el objeto al cual ha sido incorporada una nueva forma, para ver si esa nueva forma en verdad le aporta un beneficio adicional al original, lo cual implica la necesidad de que las oficinas nacionales competentes cuenten con el concurso de técnicos en la materia, que intervengan para que así lo determinen, como también para que conceptúen sobre el nivel inventivo del mismo, de forma que no resulte obvio el contenido del modelo de utilidad, ni que se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica, tal como lo señala el artículo 4 de la Decisión 344.

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO: De acuerdo con la legislación comunitaria, la patente de modelo de utilidad se concede a toda nueva forma, configuración o disposición de elementos especialmente definidos, que se introduce en algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u objeto distinto al objeto preexistente o a alguna parte del mismo, aportándole una utilidad, un efecto técnico, una ventaja o beneficio adicional que antes no tenía, permitiendo un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto al cual ha sido incorporado una nueva forma.

SEGUNDO: Son aplicables al modelo de utilidad los requisitos de patentabilidad exigidos para las patentes de invención como son la novedad, el nivel inventivo y la susceptibilidad de aplicación industrial. 21/04/2004 35.36 TERCERO: La exigencia de la novedad para los modelos de utilidad ha de aplicarse con la misma intensidad que para las patentes de invención. La novedad de una invención existe cuando ella no está comprendida en el estado de la técnica, entendiéndose por tal todo conocimiento que haya sido accesible al público a través de cualquier medio, en tiempo anterior a la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida.

CUARTO: El examen de fondo de la solicitud de patente de modelo de utilidad realizado por la Oficina Nacional Competente es de gran trascendencia, porque en él debe constar el informe o los informes pertinentes que revelen si dicha innovación está o no comprendida en el estado de la técnica y si cumple con los requisitos de patentabilidad.

El Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil de la República del Ecuador deberá adoptar la presente interpretación prejudicial, cuando dicte sentencia dentro del proceso Nº 489-02-2, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, e igualmente deberá dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128 del Estatuto del Tribunal.

Notifíquese. Remítase copia de la misma a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Walter Kaune Arteaga PRESIDENTE Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO GACETA OFICIAL Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO (a.i.) TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel 21/04/2004 36.36 copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú