PROCESO 15-IP-2004 Interpretación Prejudicial de los artículos 1, 2 y 4 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, efectuada por el Tribunal a partir de solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación de oficio de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486.
Actor: JOHNSON & JOHNSON INC. Patente: “ARTICULOS SANITARIOS ABSORBENTES CON BARRERAS LATERALES CONTRA LA FILTRACION Y METODO PARA SU FABRICACION”. Expediente interno 8287. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los veinticuatro días del mes de marzo del año dos mil cuatro. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero Ponente, doctor Camilo Arciniegas Andrade.
VISTOS: Que la solicitud recibida por este Tribunal el 1 de marzo del año 2004 se ajustó suficientemente a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad Andina y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por medio de auto de 17 de marzo del año 2004. 1.
ANTECEDENTES 1.1 Partes Actúa como demandante la sociedad JOHNSON & JOHNSON INC., siendo demandada la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia. 1.2 Actos demandados La interpretación se plantea en razón de que la firma JOHNSON & JOHNSON INC., solicita que se declare la nulidad de las siguientes Resoluciones expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia: - Nº 37240, de 19 de noviembre del 2001, mediante la cual ha sido negada la concesión del privilegio de patente para la invención denominada “Artículos Sanitarios Absorbentes con Barreras Laterales contra la Filtración y Método para su Fabricación”, correspondiente a la solicitud número 97-020629, formulada por la sociedad JOHNSON & JOHNSON INC.; y, - Nº 07905, de 14 de marzo del 2002, por la cual, al ser resuelto el recurso de reconsideración planteado, la Superintendente de Industria y Comercio ha confirmado la decisión contenida en la Resolución anterior.
Solicita adicionalmente la actora, que como restablecimiento del derecho se ordene a la División de Nuevas Creaciones de la aludida Dependencia, que conceda la patente solicitada. 1.3 Hechos relevantes Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos - El 19 de abril de 1997, esto es, en vigencia de la Decisión 344, la firma JOHNSON & JOHNSON INC., por intermedio de Apoderada, presentó ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, solicitud para el otorgamiento de patente para el invento denominado “Artículos Sanitarios Absorbentes con Barreras Laterales contra la Filtración y Método para su Fabricación”. - El 7 de junio del 2001, mediante oficio Nº 1756, la aludida Superintendencia requirió a la actora para que en el término de tres (3) meses hiciera valer los argumentos que considerara pertinentes en relación con el concepto de fondo sobre patentabilidad del invento, emitido por el examinador técnico 202016, en su concepto 685; término que venció el 7 de septiembre de 2001.
En el citado concepto se indicó, que realizada la búsqueda de anterioridades se encontró que los documentos Nº EP 0604764 de 06-07-1994 y WO 95/8972, publicados el 04- 11-1992 afectaban la novedad y el nivel inventivo del objeto materia de la solicitud y que, por lo tanto, el invento reivindicado no cumplía con los requisitos de los artículos 14, 16 y 18 de la Decisión 486 (sic). - El 24 de agosto del mismo año, la firma JOHNSON & JOHNSON INC. dio respuesta al requerimiento de la Superintendencia, exponiendo argumentos de tipo técnico. - El 19 de noviembre también del 2001, la Superintendencia de Industria y Comercio emitió la resolución Nº 37240, por medio de la cual negó la concesión del privilegio de patente para la invención solicitada, argumentando que ésta carecía de novedad y de nivel inventivo. - La firma JOHNSON & JOHNSON INC. interpuso recurso de reposición contra la resolución emitida. - El 14 de marzo del año 2002, la mencionada Superintendencia, al resolver el recurso de reposición, expidió la Resolución Nº 07905 por medio de la cual confirmó la Resolución Nº 37240. b) Escrito de demanda La sociedad JOHNSON & JOHNSON INC., con domicilio en Montreal, Québec, Canadá, por medio de apoderada afirma que solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, el otorgamiento de patente para el invento titulado “Artículos Sanitarios Absorbentes con Barreras Laterales contra la Filtración y Método para su Fabricación”, la que “…mediante oficio 1756 notificado por fijación en lista el 7 de junio del 2001, …. requirió a la actora para que en el término de tres (3) meses, hiciera valer los argumentos que considerara pertinentes en relación con el concepto de fondo sobre patentabilidad del invento, emitido por el examinador técnico 202016, en su concepto 685, requerimiento que vencía el 7 de septiembre de 2001.
En el citado concepto se indicó que realizada la búsqueda de anterioridades se encontró que los documentos Nº EP 0604764 de 06-07-1994 y WO 95/8972, publicado el 04-11-1992 afectaban la novedad y el nivel inventivo de la actora y por lo tanto, el objeto reivindicado no cumplía con los requisitos de los artículos 14, 16 y 18 de la Decisión 486”.
Sostiene que el 24 de agosto del 2001, al contestar el requerimiento, expuso claramente los argumentos de tipo técnico que desvirtuaban la opinión del examinador, sin embargo de lo cual, mediante Resolución 37240 de 19 de noviembre de 2001, la Superintendencia negó el privilegio de patente solicitado, argumentando que el invento reivindicado carecía de novedad y de nivel inventivo.
Expresa que respecto de dicha actuación interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación, los que fueron resueltos confirmando la resolución denegatoria de la patente. Sustenta la violación del artículo 14 de la Decisión 486, al expresar que “si un determinado elemento, proceso, operación, mecanismo, condición o circunstancia de la nueva creación ya hace parte del estado de la técnica, no quiere decir que la invención deba ser rechazada por carecer del requisito de novedad”.
Reclama, además, la violación del artículo 16 de la misma Decisión, al afirmar que “la jurisprudencia y la doctrina señalan que en el ámbito de las patentes de invención es casi imposible que los inventores no partan, de una forma u otra, de los conocimientos y de la técnica existente para mejorarla, enriquecerla, modificarla, complementarla o adaptarla a través de medios ya conocidos, pero que por un proceso creativo o inventivo novedoso dan como resultado productos que tienen características y propiedades novedosas e inexistentes en el estado de la técnica.” Alega que la norma establecida en el referido artículo 16 no fue aplicada correctamente “…pues se exige que la totalidad de los elementos de la invención y no sólo algunos de ellos se encuentren comprendidos dentro del estado de la técnica para que pueda hablarse de pérdida de novedad.” Sostiene, adicionalmente, la violación del artículo 18 de la Decisión 486, relacionado con el nivel inventivo, cuando manifiesta que “el artículo sanitario y su método de fabricación que pretende protegerse, tienen altura inventiva porque junto con sus características técnicas novedosas, no es obvia ni se deriva de manera evidente del estado de la técnica.
Tanto es así que a la fecha de presentación de la solicitud extranjera base de la prioridad, no existían artículos absorbentes que tuvieran exactamente los mismos componentes, propiedades y efectos tales como sus lengüetas capaces de ofrecer protección contra el escurrimiento lateral, aun cuando dichas lengüetas sean retiradas de su lugar”.
Finalmente y en lo sustancial, mantiene el criterio de que “…por tratarse de objetos que se encuentran dentro del mismo campo tecnológico es evidente que tendrán que apoyarse en conocimientos comúnmente utilizados en dicho campo.” c) Contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, por su parte, en su contestación a la demanda solicita no tener en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por la actora “…por cuanto carecen de apoyo jurídico y, por consiguiente, de sustento de derecho para que prosperen”.
Considera que en su actuación “…la Administración se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria (sic), garantizando el debido proceso y el derecho de defensa.” Expresa que la solicitud de patente fue negada por falta de novedad y nivel inventivo, ya que al realizarse el “…estudio técnico comparativo entre el objeto de la solicitud y los documentos EP 0604764 de 6 de julio de 1994 (D1) y WO 95/08972 (D2), se encontró que el objeto reivindicado ya era conocido antes de la fecha de la prioridad de la actora.” Sostiene que no es válida la argumentación de la parte actora sobre la violación del artículo 16 de la Decisión 486, al haber sido negada la patente solicitada, manifestando que como se demostró en la actuación administrativa debatida y se señaló en los actos administrativos acusados, esa determinación fue adoptada, “…dada la carencia de la altura inventiva de la solicitud de patente (sic) invención presentada por Johson (sic) & Johnson, Inc.” Concluye manifestando que “…las resoluciones acusadas no son nulas, se ajustan a pleno derecho a las disposiciones legales vigentes aplicables sobre marcas y no violentan normas de carácter superior como lo aduce la parte demandante.” Con vista de lo antes expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, CONSIDERANDO
1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL La consulta ha sido estructurada con base en lo dispuesto por el artículo 125 de la Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores de la antes mencionada Comunidad, pues en efecto, se identifica a la Instancia Nacional Consultante, se hace una relación de las normas cuya interpretación se pide, se refiere la causa interna que la origina, se presenta un informe sucinto de los hechos considerados relevantes para la interpretación y, se señala lugar y dirección concretos para la recepción de la respuesta a la consulta.
Este Tribunal, por otra parte, es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico de esa Comunidad, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional competente, como lo es en este caso la jurisdicción nacional consultante, conforme lo establecen los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Organismo.
2. CONSIDERACIONES PREVIAS El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, ha solicitado, por medio del oficio Nº 0234, fechado el 12 de febrero del 2004, la interpretación prejudicial de los artículos 14, 16 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. No obstante, este Tribunal considera improcedente la interpretación planteada respecto a los aludidos artículos, por cuanto la solicitud para el otorgamiento de la patente involucrada, fue presentada el 19 de abril de 1997, fecha en la cual se encontraba en plena vigencia la Decisión 344.
Cabe aclarar, que los actos cumplidos con posterioridad a esa fecha, como son, el trámite dado a la solicitud, la expedición de la Resolución Nº 37240, de 19 de noviembre de 2001, por la cual se negó el registro de la patente y, la Resolución Nº 07905, de 14 de marzo del 2002, que resuelve el recurso de reposición y que es confirmatoria de la anterior, han sido realizados en vigencia ya de la Decisión 486.
Con base en las consideraciones expuestas, este Organo Comunitario procederá en esta intervención, a interpretar las normas de la Decisión 344, concordantes con aquéllas solicitadas de la Decisión 486, esto es, los artículos 1, 2 y 4 de la primera. 3. NORMAS A SER INTERPRETADAS En consecuencia con lo expresado anteriormente, los textos de las normas a ser interpretadas son los que seguidamente se determinan, considerando conveniente el Tribunal, interpretar además, de oficio, la disposición transitoria primera de la Decisión 486, todo al amparo de lo previsto por el artículo 34 del Tratado de su Creación: DECISION 344 CAPITULO I DE LAS PATENTES DE INVENCION SECCION I DE LOS REQUISITOS DE PATENTABILIDAD “Artículo 1.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial”.
“Artículo 2.- Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. “El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso de la prioridad reconocida.
“Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará, dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido se publique”.
(…) “Artículo 4.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”. DECISION 486 (…) “Disposición Transitoria Primera: “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento, salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. “En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. “Para el caso de los procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubieren cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.
4. LA INVENCION La doctrina y la jurisprudencia han estructurado algunos conceptos en torno a lo que debe ser considerado como invención, entre los cuales puede relievarse aquel según el cual, “la invención es una idea que consiste en una regla para el obrar humano en la que se indica la solución para un problema técnico”. [1] Este Tribunal ha expresado que “el concepto de invención, a efectos de ser objeto de una concesión de patentes, comprende todos aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquen un avance tecnológico –y por tanto no se deriven de manera evidente del ‘estado de la técnica’- y, además, sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria” [2]
5. REQUISITOS DE PATENTABILIDAD Los requisitos que deben ser cumplidos para la obtención de una patente de invención se encuentran fijados por los artículos 1, 2, 3, 4 y 5 de la Decisión 344. Según lo dispuesto por el artículo 1 de esa Decisión, para que un invento sea considerado patentable debe ser novedoso, tener nivel inventivo y ser susceptible de aplicación industrial.
Novedad de la Invención. Aunque los tres requisitos determinados por el aludido artículo 1 deben concurrir de consuno para conferirle a la invención el carácter de patentable, el énfasis recae en la novedad; condición acerca de la cual el profesor Daniel Zuccherino manifiesta, que un invento es novedoso, “cuando la relación de causa efecto, entre el medio empleado y el resultado obtenido no era conocido”.
Según lo establecido en el artículo 2 de la misma Decisión, el requisito de novedad exige que la invención no esté comprendida en el estado de la técnica, debiendo destacarse que el estado de la técnica es el conjunto de conocimientos tecnológicos accesibles al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.
Este concepto está estrechamente relacionado con la divulgación de la patente y principalmente con su novedad, puesto que es ésta la que fundamentalmente se constituye en base del estudio de las características o condiciones innovadoras del invento. En aplicación de lo expresado, el Tribunal ha sostenido que la invención, de producto o de procedimiento, deja de ser nueva si la misma se ha encontrado al acceso del público por cualquier medio, con independencia del lugar en que la posibilidad de acceso se haya producido, del número de personas a que haya alcanzado y del conocimiento efectivo que éstas hayan obtenido, salvo los supuestos de excepción previstos en el artículo 3 de la Decisión en referencia. En este marco, se ha llegado a establecer las siguientes reglas, como determinantes de la existencia o no de novedad en un invento: “a) Concretar cual es la regla técnica aplicable a la solicitud de la patente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindicaciones, que en últimas determinarán este aspecto.
“b) Precisar la fecha con base en la cual deba efectuarse la comparación entre la invención y el Estado de la Técnica, la cual puede consistir en la fecha de la solicitud o la de la prioridad reconocida. “c) Determinar cual es el contenido del Estado de la Técnica (anterioridades) en la fecha de prioridad. “d) Finalmente deberá compararse la invención con la regla técnica.” [3] Nivel Inventivo.
El artículo 4 de la Decisión 344, al referirse al nivel inventivo manifiesta, que éste se considera que existe “ si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.”. Según el tratadista Gómez Segade, el inventor debe acreditar los méritos que le tornen al invento susceptible de ser amparado por una patente; en tal sentido, sólo si la invención fruto de su investigación y desarrollo creativo constituye “un salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica” -actividad intelectual mínima que le permitirá que su invención no sea evidente (no obvia)- le posibilitará alcanzar tal propósito.
Es decir que con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotarle al examinador técnico, de un elemento que le permita concluir que a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos existentes en ese momento dentro del estado de la técnica, con lo cual la invención se constituye en un “paso” más allá de lo existente.
En consecuencia, el nivel inventivo se configura en consideración de dos elementos: a) el estado de la técnica y, b) la persona experta en la técnica en cuestión. “El estado de la técnica es el conjunto de elementos técnicos que se han hecho públicos antes de la fecha de presentación de la patente, “El experto en la técnica es una figura ficticia a la que se recurre con el propósito de obtener un parámetro objetivo que permita distinguir la actividad verdaderamente inventiva de la que no lo es.
Se tratará de una persona normalmente versada en el ámbito tecnológico a que se refiere el pretendido invento. Su nivel de conocimientos es más elevado en comparación con el nivel de conocimientos del público en general, pero no excede lo que puede esperarse de una persona debidamente calificada. Se busca la figura de un técnico de conocimientos medios, pero no especializados” [4].
El mismo autor antes citado ha dicho: “Se reconoce que hay invento cuando se utilizan medios ya conocidos, pero combinados por primera vez en forma tal, que de su combinación deriva un resultado distinto del dado por cada uno de los medios, o por otras combinaciones conocidas También existe la posibilidad de que el resultado sea conocido, pero se llegue a él a través de nuevos medios.
El titular de una patente no tiene el derecho de evitar que un tercero obtenga el mismo resultado por medios distintos” [5].
6. TRANSITO EN LA NORMATIVA COMUNITARIA Conforme ha sido ya expuesto en la presente interpretación, este Organo Jurisdiccional ha determinado la improcedencia de la interpretación de los artículos 14, 16 y 18 de la Decisión 486, al haber constatado que la solicitud dirigida a la obtención de la respectiva patente, ha sido presentada en vigencia de la Decisión 344.
Lo manifestado resulta no sólo de la aplicación de los principios generales del derecho sobre tránsito legislativo sino, además, de las previsiones de la Disposición Transitoria Primera del Régimen Común de Propiedad Industrial establecido por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, subrogatoria de la 344, de lo que es posible determinar que, en materia de derecho sustancial, el aplicable en el período de transición está constituido por las disposiciones vigentes en la fecha de la presentación de la respectiva solicitud.
Con base en los antecedentes expuestos: EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1. Toda invención, para recibir la protección de una patente, debe cumplir los requisitos expresadamente determinados por el artículo 1 de la Decisión 344; esto es, ser novedosa, tener nivel inventivo y ser susceptible de aplicación industrial. 2.
La novedad de la invención a la que alude el artículo 2 de la misma Decisión, exige que el invento no esté comprendido en el “estado de la técnica”, situación o status constituido por el conjunto de conocimientos existentes y de dominio público, accesibles por descripción escrita u oral, o por cualquier otro medio que divulgue el invento antes de la fecha de presentación de la solicitud o, en su caso, como determina la norma, de la prioridad reconocida. 3.
El artículo 4 de la Decisión 344 señala claramente lo que debe ser considerado como “nivel inventivo” por parte de una persona del oficio normalmente versada en la materia, en el entendido de que la invención debe constituirse en un paso más allá de la técnica existente y con arreglo al principio de la “no obviedad”, según el cual la invención no debe derivar, de manera evidente, del estado de la técnica en un momento dado. 4.
De acuerdo con lo determinado por la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, en materia de Propiedad Industrial, las normas del ordenamiento jurídico comunitario que se encontraren vigentes en la fecha de presentación de la solicitud, son las aplicables en el período de transición de la normatividad andina. El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia dentro del expediente interno Nº 8287, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, codificado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.
Deberá tomar en cuenta, también, lo previsto en el último inciso del artículo 128 del mencionado Instrumento. Notifíquese esta sentencia al mencionado Consejo de Estado mediante copia sellada y certificada de esta sentencia. Remítase además copia de la misma a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE E. Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. ----------------------- [1] OTERO LASTRES, José Manuel.
Seminario sobre patentes en la Comunidad Andina. “La invención y las excepciones a la patentabilidad en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena (sic)”. Mayo de 2001. CORPIC. Pág. 45 cuando cita a BERCOVITZ. “Los requisitos positivos de patentabilidad en el derecho alemán”. Madrid 1969, pp. 73 y siguientes. [2] Proceso 21-IP-2000, sentencia de 21 de octubre de 2000.
G.O.A.C. N° 631, de 10 de enero de 2001, caso: “DERIVADOS DE BILIS HUMANA”. [3] Proceso 12-IP-98. Sentencia de 20 de mayo de 1998. G.O.A.C. Nº 428 de 16 de abril de 1999. Patente: "Composiciones detergentes compactas con alta actividad celulosa". TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [4] Zuccherino Daniel. “Marcas y Patentes en el Gatt”.
Ed. Abeledo Perrot. Pág.: 153. [5] Zuccherino Daniel. “Marcas y Patentes en el Gatt”. Ed. Abeledo Perrot. Pág.: 150. 1997.