Año XXI - Número 1060 Lima, 28 de abril de 2004 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Proceso 149-IP-2003.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 literal a), y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera de la República de Colombia.

Proceso Interno N° 1101032400020020184 01. Actor: ELLIPSE S.A. Marca: O.H.M. YANBAL Proceso 9-IP-2004.- Proceso 15-IP-2004.- Pág. 1 Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 83 literal a) y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Actor: SOCIEDAD RHONE-POULENC AGRO. Marca: “RAFT” (nominativa). Proceso interno N° 7334 Interpretación Prejudicial de los artículos 1, 2 y 4 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, efectuada por el Tribunal a partir de solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación de oficio de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486.

Actor: JOHNSON & JOHNSON INC. Patente: “ARTICULOS SANITARIOS ABSORBENTES CON BARRERAS LATERALES CONTRA LA FILTRACION Y METODO PARA SU FABRICACION”. Expediente interno 8287 PROCESO Nº 149-IP-2003 Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 literal a), y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera de la República de Colombia.

Proceso Interno N° 1101032400020020184 01. Actor: ELLIPSE S.A. Marca: O.H.M. YANBAL. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los veinticuatro días del mes de marzo del año dos mil cuatro. nistrativo, Sección Primera de la República de Colombia, con motivo del Proceso Interno N° 11001032400020020184 01, oficio que fue recibido el 15 de diciembre de 2003.

VISTOS: Que la mencionada solicitud cumple con todos los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 13 de febrero de 2004. La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81, 82, 83 literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, contenida en el Oficio Nº 2759, remitido por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Admi- Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 28/04/2004 2.24 Como hechos relevantes para la interpretación, se deducen: dad Industrial la sentencia que se dicte en el proceso de la referencia”. 1.

Las partes La demandante manifiesta que “El signo O.H.M. YANBAL registrada (sic) en la clase 3 Internacional de Niza, se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contemplada en la norma arriba transcrita –se refiere al artículo 83 a) de la Decisión 344–, por cuanto es confundible con las siguientes marcas propiedad de mi representada, la sociedad Ellipse S.A., previamente registradas para distinguir los mismos productos de la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza: ( ) HOM;

( ) NEW BY HOM; ( ) EQUS BY HOM; (…) HOM & Etiqueta”. La actora es la sociedad ELLIPSE S.A. Los demandados son: la Superintendencia de Industria y Comercio; y como tercero interesado interviene la Sociedad JAFER LIMITED. 2. Determinación de los hechos relevantes 2.1. Hechos El 14 de octubre de 1999, la sociedad JAFER LIMITED, solicitó el registro de la marca O.H.M YANBAL, para proteger productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza (Clase 3: preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos).

La demandante fundamenta jurídicamente su demanda en los artículos: 81, 82 a) y 83 a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y menciona que dichas normas tienen correspondencia con los artículos 134, 135 a) y 136 a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 2.3. Contestación a la demanda Mediante Resolución 8535 de 27 de abril de 2000, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, concedió el registro del signo O.H.M. YANBAL a la sociedad JAFER LIMITED. 2.2.

Fundamentos de la demanda La sociedad ELLIPSE S.A. -demandante en el presente caso-, mediante apoderado, solicita al Consejo de Estado que “ en sentencia que cause ejecutoria y haga tránsito a cosa juzgada, se declare lo siguiente: 2.2.1. Que es nula la Resolución 8535 de fecha abril 27 de 2000, mediante la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca O.H.M. YANBAL en la clase 3 Internacional de Niza a nombre de la sociedad Jafer Limited. 2.2.2.

Que como consecuencia de la declaración de nulidad de la Resolución 8535 antes mencionada, se ordene la cancelación del certificado de registro 227.114 para la marca O.H.M. YANBAL en la clase 3 Internacional de Niza. 2.2.3. Que se ordene a la División de Signos Distintivos publicar en la Gaceta de la Propie- Contesta la demanda la Superintendencia de Industria y Comercio.

Interviene como tercero interesado la sociedad JAFER LIMITED. 2.3.1 De la Superintendencia de Industria y Comercio La Superintendencia de Industria y Comercio contesta la demanda en los siguientes términos: “ no tener en cuenta las pretensiones y condenas solicitadas por el accionante en contra de la Nación Superintendencia de Industria y Comercio (sic) por cuanto carecen de apoyo jurídico y por consiguiente, de sustento legal para que prosperen”.

La demandada sostiene que “Con la expedición de la resolución 8535 del 27 de abril de 2000 expedida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (hoy) Decisión 486”. Manifiesta la demandada que “Es claro e inequívoco que la Decisión 344 como ordenamiento legal vigente en materia de Propiedad Industrial es aplicable válida y legalmente con respecto al GACETA OFICIAL asunto que nos ocupa, constituyéndose en el régimen legal que debía adoptarse por la Oficina Nacional Competente en materia de marcas”.

La Superintendencia de Industria y Comercio señala que “La expresión ‘O.H.M. YANBAL’ clase 3 a contrario de lo que afirma el accionante tiene la suficiente fuerza distintiva, por cuanto al efectuar el examen conjuntual de los signos comparados es claro que no presentan similitudes gráficas, ortográficas y fonéticas que conlleven al público consumidor a error”. 2.3.2 De la Sociedad JAFER LIMITED como tercero interesado La sociedad JAFER LIMITED, mediante apoderado, solicita “ se rechacen todas las pretensiones del actor por las razones que expondré más adelante ( ) De acuerdo con lo establecido por el accionante, la confusión aludida se da entre la expresión HOM que hace parte de sus marcas previamente registradas, y la expresión O.H.M. que hace parte de la marca O.H.M. YANBAL, registrada con posterioridad por mi poderdante JAFER LIMITED, para identificar productos de la misma clase 3 de la clasificación internacional”.

Sostiene el tercero interesado que “JAFER LIMITED no formó y registró su marca O.H.M. YANBAL, bajo la idea de que esta fuera solicitada o conocida por el consumidor como O.H.M., si el registro lo hizo junto con la expresión YANBAL es porque quiere que el público la reconozca toda como una unidad, como O.H.M. YANBAL, la cual, vista como un todo, como una unidad, resulta ser lo suficientemente distintiva desde el punto de vista conceptual, fonético y gramatical con las marcas fundamento de la oposición, descartando cualquier posibilidad de confusión directa entre los productos identificados con las marcas de Ellipse S.A., al contrario de lo afirmado por su apoderado en el punto 4.1. d (i) de su escrito”.

La sociedad JAFER LIMITED manifiesta que “La utilización frecuente la raíz HOM, proveniente de la palabra HOMBRE, en marcas que distinguen productos de la clase 3 de la clasificación internacional, se debe a la intención de los participantes de este mercado a evocar que sus productos están destinados al cuidado de la salud y belleza masculina ( ) El uso de la raíz HOM/HOMME en diferentes marcas registradas 28/04/2004 3.24 de terceros que participan del mercado de los productos de la clase 3 de la Clasificación Internacional para evocar o sugerir una cualidad o destino determinado, lleva a que la expresión HOM deba ser considerada como un signo débil ”.

El tercero interesado señala que “ la Superintendencia de Industria y Comercio no violó las cuales (sic) de irregistrabilidad contenidas en los artículos 81 y 83 litarla a) (sic) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena ”.

CONSIDERANDO

Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que en el presente caso, se solicita la interpretación de los artículos 81, 82, y 83 literal a) de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena; correspondiendo interpretar, en lo que respecta al artículo 82, lo establecido en literal a). El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: DECISIÓN 344 Artículo 81 “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona” GACETA OFICIAL Artículo 82 “No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;

( )” Artículo 83 “Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

(…) En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas: I. DEFINICIÓN DE MARCA Y LOS REQUISITOS PARA QUE UN SIGNO PUEDA SER REGISTRADO COMO MARCA El articulo 81 de la Decisión 344 precisa el concepto de marca y determina los requisitos para que un signo pueda ser considerado como tal, señalando que “Podrán registrarse como marca los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Este Tribunal ha reiterado en sus interpretaciones prejudiciales la necesidad del cumplimiento de estos requisitos como paso previo al registro de una marca, además de la importancia de no estar incurso el signo, en alguna o algunas de las causales de irregistrabilidad que contemplan los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. 28/04/2004 4.24 Respecto a los citados requisitos, el Tribunal en reiteradas interpretaciones ha señalado: La perceptibilidad es la capacidad del signo para ser aprehendido o captado por alguno de los sentidos.

La marca, al ser un bien inmaterial, debe necesariamente materializarse para ser apreciada por el consumidor; y así podrá éste compararla y diferenciarla, de lo contrario, si es imperceptible para los sentidos, no podrá ser susceptible de registro. La distintividad, es considerada por la doctrina y por la jurisprudencia de este Tribunal como la función primigenia que debe reunir todo signo para acceder a ser registrado como marca, es la razón de ser de la marca, y es la característica que permite distinguir en el mercado los productos o servicios comercializados por una persona de los idénticos o similares comercializados por otra, para así impedir que se origine confusión en las transacciones mercantiles.

Jorge Otamendi sostiene respecto al carácter distintivo de la marca: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca. La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene este poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”.

(Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas. 4ta. Edición. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2002. p. 27). La susceptibilidad de representación gráfica, permite constituir una imagen o una idea del signo, en sus características y formas, a fin de posibilitar su registro. Consiste en descripciones realizadas a través de palabras, números, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc., de manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

Marco Matías Alemán señala que: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados” (Matías Alemán, Marco. Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios.

Top Management: Bogotá. p. 77). GACETA OFICIAL II. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS IDENTICOS O SEMEJANTES Y RIESGO DE CONFUSION. REGLAS DE COMPARACION. CONEXIÓN COMPETITIVA. Uno de los objetivos del artículo 83 de la Decisión 344 es prohibir el registro de aquellos signos que afecten derechos de terceros de conformidad con la normativa comunitaria sobre propiedad industrial.

En este sentido, el literal a) del artículo 83 establece como prohibición para ser registrados, aquellos signos que sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la misma, pueda inducir a los consumidores a error.

Como se ha manifestado en reiteradas interpretaciones prejudiciales realizadas por este Tribunal “ la función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante de los de igual o semejante naturaleza, que pertenezcan al competidor; por ello es fundamental que el signo en proceso de registro, no genere confusión respecto de los bienes o servicios distinguidos por otro solicitado previamente o por una marca que se encuentre inscrita, puesto que éstos gozan de la protección legal que les otorga el derecho de prioridad o el registro, respectivamente”.

(Proceso Nº 101-IP-2002. G.O.A.C. No. 877 de 19 de diciembre de 2002 Marca: COLA REAL+ GRÁFICA). La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de transparencia para poder elegir un bien de otro, a la que pueden ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo. A fin de evitar esta situación de confusión, la prohibición contenida en el literal a) del artículo 83 no exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de ese riesgo para que se configure aquella prohibición. Sobre el particular, este Tribunal ha señalado los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varias denominaciones y los productos o servicios que cada una de ellas ampara, identificando los siguientes: “ que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distingui- 28/04/2004 5.24 dos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos”.

(Proceso Nº 68-IP-2002. G.O.A.C. No. 876 de 18 de diciembre de 2002. Marca: AGUILA DORADA). La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa y la indirecta. La primera se caracteriza en que el vínculo de identidad o semejanza conduce al comprador a adquirir un producto determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos.

La segunda, la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. Asi tenemos que, de existir semejanza entre el signo registrado O.H.M. YANBAL y las marcas HOM, NEW BY HOM, EQUS BY HOM Y HOM & Etiqueta, anteriormente registradas, existirá el riesgo de que el consumidor relacione y confunda aquel signo con estas marcas.

En el presente caso, corresponde establecer si existe o no semejanza entre el signo que se pretende registrar y las marcas previamente registradas, cuya comparación habrá de hacerse cotejando sus elementos fonético, gráfico y conceptual. Sin embargo, dicha comparación deberá ser conducida por la impresión unitaria que el signo habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor medio a que está destinado.

Por ello, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. Este Tribunal ha determinado que la similitud visual se presenta por el parecido de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar el grado de confusión. Y habrá lugar a presumir la semejanza entre los signos si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden, vista GACETA OFICIAL la impresión general que, tanto desde el punto de vista ortográfico como fonético, produce el citado orden de distribución. En cuanto a la similitud fonética, el Tribunal ha señalado que la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica y de la coincidencia en las raíces o terminaciones, pero que, a fin de determinar la existencia real de una posible confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, puesto que las marcas denominativas se forman por un conjunto de letras que, al ser pronunciadas, emiten sonidos que se perciben por los consumidores de modo distinto, según su estructura gráfica y fonética.

En cuanto a la similitud conceptual, este Órgano Jurisdiccional ha indicado que la misma se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. En definitiva, el Tribunal estima que la confusión puede manifestarse cuando, al percibir la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien encuentra cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante.

De igual modo, a objeto de verificar la existencia del riesgo de confusión, el examinador deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro. Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Debe tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, Breuer Moreno (Ibid. Loc. Cit) ha manifestado adicionalmente: 28/04/2004 6.24 “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas. “Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.

“En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo. “La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

“En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.

Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. “La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos” Finalmente, como ha señalado este Tribunal en anteriores oportunidades, el consultante, en la comparación que efectúe de los signos “ deberá considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca cubre únicamente, por virtud de la regla de la especialidad, los productos identificados GACETA OFICIAL en la solicitud y ubicados en una de las clases del nomenclátor, la pertenencia de dos productos a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes”.

(Proceso Nº 68-IP-2002. G.O.A.C. No. 876 de 18 de diciembre de 2002. Marca: AGUILA DORADA). Por lo tanto, el consultante deberá tener en cuenta, de conformidad con el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, “ que también se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto un producto semejante al amparado por la marca en referencia, sea que dichos productos pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas”.

(Proceso Nº 68-IP-2002. Ibid. Loc. Cit.). En este supuesto, y a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, el consultante habrá de tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en la Clasificación Internacional de Niza.

En el presente caso, al pertenecer los signos en cuestión a diferentes clases, el consultante deberá analizar si se trata de un caso de conexión competitiva. Sobre el particular este Tribunal ha manifestado en reiterada jurisprudencia, el alcance de la conexión competitiva y las reglas para su verificación, (Entre otros: PROCESO Nº 66-IP-2002, G.O.A.C. No. 876 del 18 de diciembre de 2002 Marca: S.O.S., PROCESO Nº 68-IP-2002.

G.O.A.C. No. 876 de 18 de diciembre de 2002. Marca: AGUILA DORADA) a saber: “La confusión puede darse en un mismo género de productos: El caso tal vez más común se da cuando genéricamente los mismos productos están incluidos en distintas clases. Se da cuando los productos pueden venderse en los mismos negocios, lo cual permite con fundamento que una denominación idéntica que puede venderse en un mismo negocio, aunque estén destinados a diferentes propósitos, produce el riesgo de confundir al consumidor sobre su origen o procedencia ” (Otamendi, Jorge.

Derecho de Marcas, Editorial Abeledo Perrot, Buenos Aires-Argentina, 199, pp. 192-201)”. 28/04/2004 7.24 Este Tribunal con relación al tema de la conexión competitiva ha señalado: “La doctrina ha planteado o elaborado algunas pautas o criterios que pueden conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos (Jorge Otamendi, Carlos Fernández-Novoa y Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas).

Ellos se sintetizan: a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor. Esta regla tiene especial interés cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase. En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro corresponde a quien alega. b) Canales de comercialización. Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.

En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Mismos medios de publicidad. Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.

Si los mismos productos se difunden por la publicidad general (radio, televisión o prensa) presumiblemente se presentaría una conexión competitiva o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc, la conexión competitiva sería menor.

GACETA OFICIAL d) Relación o vinculación entre los productos. Una relación entre los productos vendidos puede crear una conexión competitiva. No es lo mismo vender en un lugar helados y muebles, que vender al mismo tiempo cocinas y refrigeradoras, entre las cuales existe una vinculación. e) Uso conjunto o complementario de productos. Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (puertas y ventanas) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.

La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. 28/04/2004 8.24 Los criterios mencionados, deberán aplicarse simultáneamente y NO EN FORMA AISLADA por el consultante.

III. SIGNOS DÉBILES La doctrina ha señalado que podrá calificarse como débil al signo o marca que se conforme por palabras de uso común, y que no pueden impedir que otros escojan signos cercanos a este, también de libre uso, ya que no se puede tener derecho de exclusión sobre una locución genérica o sobre radicales o prefijos y desinencias o sufijos de uso común. Sobre el particular, Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas, señalan que: “Es también la jurisprudencia alemana la que más ha elaborado este concepto, de contornos poco nítidos por cuanto se vincula tanto con el carácter fuerte o débilmente distintivo del signo marcario como con su disponibilidad. f) Partes y accesorios.

La confusión en este caso se produciría si entre el producto principal y el accesorio hay una cierta identidad con el producto final (motores y válvulas, pero no en caso de tornillos y carburadores). g) Mismo género de los productos. Pese a que los productos pueden estar en diferentes clases y cumplir diferentes funciones o finalidades, si tienen características generales, existe la posibilidad de la similitud (medias de deporte y medias de vestir). h) Misma finalidad.

Productos pertenecientes a diferentes clases pero que tienen similar naturaleza, uso o idénticas finalidades, pueden inducir a error o confusión. i) Intercambiabilidad de los productos. Si es posible que un producto pueda ser sustituido por otro, es decir si son intercambiables en cuanto a su finalidad, la conexión competitiva es palpable.” (Proceso 08-IP-1995.

G.O.A.C. N° 231 de 17 de octubre de 1996. Marca: LISTER.). En efecto, se trata de dos cosas distintas: en un caso, un vocablo o elemento marcario cualquiera es “débil” por cuanto es fuertemente evocativo del producto; se trata de una cualidad intrínseca del signo marcario que lo debilita para oponerse a otros signos que también se aproximan bastante al signo genérico, de utilización libre (Freizeichen).

En el otro, el signo puede ser distintivo en sí, es decir no guardar relación alguna con el producto a designar, pero haberse tornado banal por el crecido número de registros marcarios que lo contienen; no se trata de una cualidad intrínseca del signo, sino de su posición relativa en ese universo de signos que constituye el Registro ( )” (Bertone, Luis Eduardo y Cabanellas de las Cuevas, Guillermo.

Derecho de Marcas, Editorial Heliasta S.R.L., Tomo II, Argentina, 1989, págs. 78 y 79). Sobre el mismo tema, Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca que contenga una partícula de uso común, no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente, un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario ( ) GACETA OFICIAL ( ) se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente.” (Otamendi, Jorge.

Ob. Cit., págs. 190 y 191). Este Organo Jurisdiccional ha señalado en casos anteriores, que el titular de la marca débil no puede obtener el monopolio de una expresión de uso común, por lo que ésta podrá ser usada también por otros empresarios, siempre que se introduzcan elementos que le otorguen distintividad al conjunto marcario, obteniendo el registro al cumplir con los requisitos legales sin incurrir en prohibición alguna.

Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: Primero: Segundo: Tercero: Un signo podrá ser registrado como marca, cuando reúna los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Además, el signo no deberá estar comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. No son registrables los signos que en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, y que estén destinadas a amparar productos idénticos o semejantes, de modo que puedan inducir a los consumidores a error.

La determinación del riesgo de confusión entre los signos confrontados en el presente caso, derivará de la realización del correspondiente examen comparativo, en el que se deberán considerar los criterios aportados por la doctrina y la jurisprudencia, los que han sido desarrollados en esta interpretación prejudicial. 28/04/2004 9.24 Cuarto: Además de los criterios referidos a la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los criterios relacionados con la conexión competitiva entre los productos.

En el presente caso, al referirse los signos en cuestión a productos de la misma clase, el consultante deberá analizar si se trata en efecto de un caso de conexión competitiva Quinto: Puede calificarse como signo o marca débil, el que se conforma por palabras de uso común, que no pueden impedir que otros escojan signos similares también de libre uso.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario. Deberá así mismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el inciso tercero del artículo 128 del vigente Estatuto.

Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE (E) Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. GACETA OFICIAL 28/04/2004 10.24 PROCESO 9-IP-2004 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literal a) y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Actor: SOCIEDAD RHONE-POULENC AGRO. Marca: “RAFT” (nominativa). Proceso interno N° 7334. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Quito a los veinticuatro días del mes de marzo del año dos mil cuatro. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero, doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

VISTOS: Que la solicitud recibida por este Tribunal el 26 de febrero del año 2004, se ajustó suficientemente a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad Andina, no obstante haberse apoyado en el artículo 61 del anterior Estatuto (Decisión 184) y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por medio de auto de 17 de marzo del año 2004. 1.

ANTECEDENTES: 1.1 Partes Actúa como demandante la sociedad RHONEPOULENC AGRO, siendo demandada la Nación colombiana, representada por la Superintendencia de Industria y Comercio. 1.2 Actos demandados La interpretación se plantea en razón de que la sociedad RHONE-POULENC AGRO, solicita se declare la nulidad de las siguientes Resoluciones: - Nº 11067, de 29 de mayo del 2000, mediante la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, negó el registro como marca para la denominación “RAFT” (nominativa), solicitado por la sociedad RHONE-POULENC AGRO para amparar productos de la Clase Internacional 5, con base en el registro existente respecto de la marca “TAFT” (nominativa), de propiedad de la sociedad HANS SCHWARZKOPF GmbH & Co.

Kg., certificado 36253 y, que distingue productos también de la clase 5; - Nº 20246, de 25 de agosto del 2000, por medio de la cual la misma Funcionaria resolvió el recurso de reposición interpuesto, confirmando la Resolución anterior; y, - Nº 01447, de 30 de enero del 2001, emitida por el Superintendente Delegado de la Propiedad Industrial de la aludida Superintendencia, quien al resolver el recurso de apelación planteado, confirmó también lo decidido en la Resolución inicial Nº 11067, declarando así agotada la vía gubernativa.

Solicita adicionalmente la actora, que a título de restablecimiento del derecho se ordene el registro de la marca RAFT (nominativa) y, que se publique la sentencia que sea emitida, en la Gaceta de Propiedad Industrial. 1.3 Hechos relevantes Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos - El 2 de junio de 1995, la sociedad RHONEPOULENC AGRO presentó en la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, solicitud para obtener registro como marca, respecto de la denominación “RAFT” (nominativa), destinada a distinguir “herbicidas”, productos com- GACETA OFICIAL prendidos en la clase Nº 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 1 - El extracto de esa solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 420, de 15 de julio de 1995. - Dentro del respectivo término no fueron presentadas observaciones al registro solicitado. - El 29 de mayo del 2000, la mencionada Dependencia emitió la Resolución Nº 11067, por medio de la cual negó el registro como marca para la denominación “RAFT” (nominativa), con base, como ha sido ya dicho, en la marca “TAFT” (nominativa), de propiedad de la sociedad HANS SCHWARZKOPF GmbH & Co.

Kg., registrada para distinguir productos también de la clase 5. - Fueron interpuestos recursos de reposición y de apelación. - El 25 de agosto, también del 2000, fue resuelto el primero de ellos, por medio de Resolución Nº 20246 que confirmó la Resolución inicial en todas sus partes. - El 30 de enero del 2001, la misma Dependencia expidió la Resolución Nº 11067 por la cual, al resolver el recurso de apelación, confirmó igualmente la resolución impugnada en todas sus partes, quedando así agotada la vía gubernativa. b) Escrito de demanda La sociedad RHONE-POULENC AGRO, con domicilio en Lyon, República de Francia, por medio de apoderado afirma que solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la denominación “RAFT” (nominativa), como marca destinada a amparar “herbicidas”, productos comprendidos en la clase internacional Nº 5, respecto de la cual no fue presentada observación alguna.

No obstante, dicha Superintendencia negó el registro, mediante Resolución Nº 11067, de 29 de mayo del 2000, argumentando que en1 Clase 5.- Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebes; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; funguicidas, herbicidas. 28/04/2004 11.24 tre la denominación solicitada para registro y la marca TAFT (nominativa), registrada bajo el certificado 36253, “…existe semejanza de orden ortográfico y fonético, a tal punto que, de coexistir en el mercado, inducirían a error al consumidor medio…”.

Sostiene la violación del artículo 81 de la Decisión 344, al expresar que no se tomó en cuenta que la marca “RAFT” (nominativa) cumple los requisitos exigidos en ese artículo, manifestando, además, que la marca solicitada “…es diferente de la marca ‘TAFT’ registrada para distinguir productos farmacéuticos, higiénicos y veterinarios de la Clase 5ª Internacional, y que sí goza de la capacidad distintiva suficiente para los productos ‘herbicidas’ de la Clase 5ª”.

Acusa la violación del artículo 83 literal a) de la misma Decisión, “por cuanto los productos que pretende distinguir la marca ‘RAFT’ están limitados a herbicidas, que no son productos farmacéuticos, ni higiénicos, ni veterinarios, y por lo tanto no son confundibles con éstos.” Argumenta que “los medios de promoción y distribución de los productos farmacéuticos, higiénicos y veterinarios no son los mismos para aquellos que sirven para destruir maleza.

Es sabido que en Colombia la venta de productos farmacéuticos está bajo control especial del Estado, lo mismo que los medios de promoción y publicidad de tales productos. Por esto, no es presumible que se dé el riesgo de confusión para el usuario entre productos farmacéuticos y los productos para la destrucción de hierbas malas.” Manifiesta que los productos que protegen las marcas en conflicto son diferentes y que, por lo tanto, no son los mismos, ni similares.

En cuanto a la violación del artículo 96 de la Decisión 344, señala que “cuando la Superintendencia de Industria y Comercio practicó el examen de registrabilidad sólo lo hizo parcialmente”. Expresa que en el examen efectuado a las marcas en conflicto “…se afirmó que la marca ‘TAFT’ amparaba todos los productos de la Clase 5ª Internacional, lo cual no es cierto, pues la citada marca no ampara productos herbicidas”; aseverando, finalmente, que los actos administrativos en cuestión violaron el artículo 96 al no aplicarlo en debida forma.

GACETA OFICIAL c) Contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda, solicita que no sean tomadas en cuenta las pretensiones y condenas solicitadas por la accionante en contra de la Nación, por cuanto carecen de apoyo jurídico y, por consiguiente, de sustento legal para que prosperen. Sostiene la legalidad de los actos realizados por esa Dependencia y, manifiesta que en sus actuaciones no ha incurrido en violación de las normas contenidas por la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, concluyendo que la Superintendencia “…se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa.”.

Respecto de la violación argumentada del artículo 81 de la Decisión 344, alude jurisprudencia de este Tribunal sentada en los procesos 1-IP-87, 2-IP-95, 22-IP-96 y 14-IP-98. En cuanto a la violación del artículo 83 literal a) de la misma Decisión, planteada por la actora, relativo a la irregistrabilidad, manifiesta que “efectuado el examen sucesivo y comparativo de la marca ‘RAFT’ (solicitada) para distinguir ‘herbicidas’, producto comprendido en la clase 5, frente a la marca ‘TAFT’, se concluye en forma evidente que son semejantes entre sí, existiendo confundibilidad entre las mismas en los aspectos gráficos, ortográficos y fonéticos y por lo tanto, de coexistir en el mercado conllevarían a error al público consumidor, existiendo la posibilidad de confusión directa e indirecta entre los mismos, habida cuenta que éstos creerían que el productos tendría el mismo origen.”.

Finalmente, afirma que “…los actos administrativos no son nulos, se ajustan a pleno derecho a las disposiciones legales vigentes aplícales sobre marcas y no violenta normas de carácter superior como lo aduce la parte demandante”. Con vista de lo antes expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 28/04/2004 12.24 Decisión 184 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

No obstante esta imprecisión, este Tribunal considera que puede proceder a atender el requerimiento formulado, por considerar que los cambios introducidos por la Decisión 500 no alteran los requisitos estatutarios exigidos por el anterior artículo 61, los cuales, en esencia, se mantienen en el actual artículo 125 de la Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad Andina.

En la solicitud formulada, se identifica a la Instancia Nacional Consultante, se hace una relación de las normas cuya interpretación se pide, se refiere la causa interna que la origina y, se señala lugar y dirección concretos para la recepción de la respuesta a la consulta. En cuanto al informe de los hechos considerados relevantes para la interpretación, es preciso anotar que la Instancia solicitante, se ha limitado a referir los fundamentos sostenidos por la parte demandante, soslayando aquellos expuestos por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia en su contestación a la demanda; omisión ésta que sin embargo, ha sido susceptible de ser subsanada por medio de la consideración del respectivo escrito, el que forma parte del expediente recibido por el Organismo.

Este Tribunal, por otra parte, es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional competente como lo es en este caso la jurisdicción nacional consultante, conforme lo establecen los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Organismo.

2. CONSIDERACIONES PREVIAS El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, ha solicitado, por medio de oficio Nº 0238, de 13 de febrero del 2004, la interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literal a) y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, razón por la cual este Tribunal Comunitario procede a atender el requerimiento en los términos precisamente formulados.

CONSIDERANDO: 3. NORMAS A SER INTERPRETADAS

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL La interpretación prejudicial ha sido estructurada con base en lo dispuesto por el artículo 61 de la En consecuencia con lo expresado anteriormente, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: GACETA OFICIAL 28/04/2004 13.24 DECISION 344 a) Perceptibilidad “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Siendo la marca un elemento inmaterial, para que pueda ser captado por uno de los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable por aquéllos. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

“Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;” (…) “Artículo 96.- Vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca.

Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada”.

4. CONCEPTO DE MARCA Y LOS REQUISITOS PARA SU REGISTRO La marca es definida como todo signo perceptible, capaz de distinguir los bienes o los servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra. El artículo 81 determina los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, los cuales son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica.

La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos. b) Distintividad El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. c) Susceptibilidad de representación gráfica Consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser expresado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior.

GACETA OFICIAL

5. PROHIBICIONES PARA EL REGISTRO MARCARIO La identidad y la semejanza La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca, los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 83 objeto de la interpretación prejudicial solicitada. Este Tribunal al respecto ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”. 2 Ha enfatizado además en sus pronunciamientos el Organismo, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el análisis entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto; podría presumirse, incluso, la presencia de la confusión. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes alejándose de un criterio arbitrario, han de determinarla con base 2 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000; G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000; marca: “CAMPO VERDE”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 28/04/2004 14.24 en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad. Resulta en todo caso necesario considerar las siguientes características propias de la situación de semejanza: Similitud ideológica, que se da entre signos que evocan las mismas o similares ideas.

Al respecto señala el profesor OTAMENDI, que aquella es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra”. 3 En consecuencia, pueden ser considerados confundibles, signos que aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, como ya se ha expresado, la misma o similar idea;

Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes, pueden producir en mayor o menor grado, que la confusión sea más palpable u obvia; Similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen una fonética similar.

La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión.

6. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO MARCARIO Este Tribunal ha acogido en su jurisprudencia, las siguientes reglas originadas en la doctrina para la realización del cotejo de marcas: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 3 OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 1989.

Pág. 153. GACETA OFICIAL 28/04/2004 15.24 “Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas. Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario.

“Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. “Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas” 4. Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

“Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. “En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.

“La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

“La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. 5

7. SIGNOS EN IDIOMA EXTRANJERO En cuanto a los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero, es de presumir que el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, por lo que cabe considerarlas como signos de fantasía y, en consecuencia, procede registrarlos como marca. No serán sin embargo registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero que los integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso y, tampoco, si se trata de vocablos genéricos o descriptivos.

El Tribunal se ha manifestado anteriormente, respecto a este tema, en los términos siguientes: “( ) cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local (…) Al tenor de lo establecido en el art. 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma.

Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de “En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada.

El efecto de este sistema recae 5 4 BREUER MORENO, Pedro C. Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss. Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000; G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000; marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL esta Subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros (…)”.

Criterio vertido en la sentencia dictada en el expediente N° 69-IP-2001, publicada en la G.O.A.C. N° 759, del 6 de febrero de 2002, caso “OLYMPUS”, y ratificado en las sentencias pronunciadas en los expedientes 03-IP2002 y 15-IP-2002. Es importante que la autoridad nacional competente realice un detenido examen del signo en controversia, a fin de determinar si éste es descriptivo o evocativo y si por lo tanto es registrable o no; al analizar la marca “RAFT”, el juez consultante deberá determinar si esa denominación no ha sido utilizada en el medio como signo marcario y es suficientemente distintiva respecto de la denominación que conforma la marca comparada, sin que consecuentemente genere riesgo de confusión que afecte a la ya registrada. 28/04/2004 16.24 El Tribunal ha considerado que deben ser aplicados los criterios referidos anteriormente y que pueden conducir a establecer cuándo se da la similitud o la conexión competitiva entre los productos.

Debe resaltarse que lo trascrito, se encuentra íntimamente ligado al grado de atención del consumidor, tomando en cuenta “a quién” se atribuye la posibilidad de confusión. De esta forma, al momento de determinar la existencia de confundibilidad entre las marcas cotejadas se puede conocer “quién” será el consumidor y “cuál” su conducta frente a las marcas.

Esto a su vez relacionado con el grado de atención que presta la persona cuando realiza su elección, el que dependerá del tipo de consumidor y, concretamente, del profesional o experto, del consumidor elitista y experimentado o, del consumidor medio.

9. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD Y DEBIDA MOTIVACION

8. CONEXION COMPETITIVA DE PRODUCTOS En sentencias dictadas por este Tribunal, al referirse a la conexión competitiva que puede presentarse entre productos, se ha señalado: “El riesgo de confusión que, por la naturaleza o uso de los productos o servicios identificados por marcas idénticas o que presenten alguna similitud, puede desprenderse, según el caso, de las siguientes circunstancias: “a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclator Le corresponde a la Oficina Nacional Competente realizar el examen de registrabilidad, que comprende el análisis de todas las exigencias que la Decisión 344 impone para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo de los requisitos fijados por el artículo 81 ya analizados y, tomando en consideración las prohibiciones determinadas por los artículos 82 y 83 de la Decisión en estudio.

Respecto del examen en referencia, ha señalado este Tribunal: “La disposición del artículo 96 impone la obligación a la oficina nacional competente de realizar el examen de registrabilidad de una solicitud marcaria, examen que debe proceder tanto en los casos en que se han presentado observaciones como en aquellos en los que ellas no existan.

La inexistencia de observaciones, por lo tanto, no exime al administrador, de la exigencia de proceder al examen de registrabilidad, y con este fundamento a otorgar o denegar el registro de la marca, resolución debidamente motivada que será comunicada al interesado”. 7 b) Canales de comercialización c) Medios de publicidad idénticos o similares d) Relación o vinculación entre productos e) Uso conjunto o complementario de productos f) Partes y accesorios g) Mismo género de los productos h) Misma finalidad i) Intercambiabilidad de los productos”. 6 6 Proceso 41-IP-2001, de 10 octubre del 2001, marca “MATERNA”.

Ver también: Proceso 08-IP-95, de 30 de agosto de 1996, marca “LISTER”, G.O.A.C. No. 231, de 17 de octubre de 1996, JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 7 Proceso 22-IP-96, sentencia de 12 de marzo de 1997. G.O. Nº 265 de 16 de mayo de 1997. Marca: “EXPOMUJER”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL La facultad conferida a la Oficina Nacional Competente para llevar a cabo el referido examen, constituye una obligación que precede al otorgamiento del registro marcario.

La existencia de observaciones compromete más aún al funcionario respecto de la realización del examen de fondo, pero, la inexistencia de las mismas no lo libera de la obligación de practicarlo; esto, porque el objetivo de la norma es el de que dicho examen se convierta en etapa obligatoria dentro del proceso de concesión o de denegación de los registros marcarios.

Debida motivación La Decisión 344 exige en sus artículos 95 y 96, que los pronunciamientos de las autoridades nacionales respecto de las solicitudes de registro de marcas sean debidamente motivados y, además, que se expresen en ellos los fundamentos en los que se basan para emitirlos. Acerca de los actos administrativos referentes a la concesión o denegación de registros marcarios este Tribunal ha manifestado: “ requieren de motivación para su validez; pero si, además, la obligación de motivar viene impuesta legalmente -en el presente caso por la misma norma comunitaria, de prevalente aplicación- debe entonces formar parte de aquél, y, además, como lo ha expresado la jurisprudencia de este Tribunal Andino, podría quedar afectada de nulidad absoluta la resolución que los contenga si por inmotivación lesiona el derecho de defensa de los administrados”. 8 Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 1.

Un signo puede ser registrado como marca, si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y posibilidad de ser representado gráficamente, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del 8 Proceso 35-IP-98, sentencia de 30 de octubre de 1998. G.O. Nº. 422, de 30 de marzo de 1999. Marca: “GLEN SIMON”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 28/04/2004 17.24 Acuerdo de Cartagena.

Esa aptitud se confirmará, por cierto, si la denominación cuyo registro se solicita no se encuentra comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión. 2. No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 83, literal a), sean idénticos o similares a otros ya registrados por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. 3.

Para la determinación de la confundibilidad entre dos signos, se debe apreciar de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias, con el objeto de evitar la posibilidad de error en que pueda incurrir el consumidor al apreciar las marcas en cotejo. 4. El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente, sujetándose a las reglas de comparación de signos y considerando que aquél puede presentarse por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales. 5.

Cuando un signo sea integrado por una o más palabras en idioma extranjero, si el significado de ellas no forma parte del conocimiento común, corresponde considerarlas como de fantasía, por lo que procede su registro. Sin embargo, si se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común y, si su significado se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, la denominación no podría ser registrada. 6.

Para llegar a determinar la similitud entre dos marcas, se ha de considerar también los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos amparados por las mismas. Deberá tenerse en cuenta en ese contexto, en principio, que al no existir conexión entre los productos o servicios que protegen, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca que se solicite. 7.

La Oficina Nacional Competente debe necesariamente llevar a cabo el examen de regis- GACETA OFICIAL 28/04/2004 18.24 trabilidad, el que comprenderá el análisis de todas las exigencias de la Decisión 344. Dicho examen debe realizarse aún en aquellos casos en que no hayan sido presentadas observaciones a la solicitud de registro. Notifíquese esta interpretación prejudicial al mencionado Tribunal, mediante copia sellada y certificada de la misma.

Remítase además copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. El pronunciamiento que, independientemente de su contenido, favorable o desfavorable, resuelva sobre las observaciones y determine la concesión o la denegación del registro de un signo, deberá plasmarse en resolución debidamente motivada, la que deberá ser notificada al peticionario.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia dentro del expediente interno Nº 7334, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, codificado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.

Deberá tomar en cuenta, también, lo previsto en el último inciso del artículo 128 del mencionado Instrumento. Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE E. Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. PROCESO 15-IP-2004 Interpretación Prejudicial de los artículos 1, 2 y 4 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, efectuada por el Tribunal a partir de solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación de oficio de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486.

Actor: JOHNSON & JOHNSON INC. Patente: “ARTICULOS SANITARIOS ABSORBENTES CON BARRERAS LATERALES CONTRA LA FILTRACION Y METODO PARA SU FABRICACION”. Expediente interno 8287. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los veinticuatro días del mes de marzo del año dos mil cuatro. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero Ponente, doctor Camilo Arciniegas Andrade.

VISTOS: Que la solicitud recibida por este Tribunal el 1 de marzo del año 2004 se ajustó suficientemente a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad Andina y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por medio de auto de 17 de marzo del año 2004.

GACETA OFICIAL 1.

ANTECEDENTES 1.1 Partes Actúa como demandante la sociedad JOHNSON & JOHNSON INC., siendo demandada la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia. 1.2 Actos demandados La interpretación se plantea en razón de que la firma JOHNSON & JOHNSON INC., solicita que se declare la nulidad de las siguientes Resoluciones expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia: - Nº 37240, de 19 de noviembre del 2001, mediante la cual ha sido negada la concesión del privilegio de patente para la invención denominada “Artículos Sanitarios Absorbentes con Barreras Laterales contra la Filtración y Método para su Fabricación”, correspondiente a la solicitud número 97-020629, formulada por la sociedad JOHNSON & JOHNSON INC.; y, - Nº 07905, de 14 de marzo del 2002, por la cual, al ser resuelto el recurso de reconsideración planteado, la Superintendente de Industria y Comercio ha confirmado la decisión contenida en la Resolución anterior.

Solicita adicionalmente la actora, que como restablecimiento del derecho se ordene a la División de Nuevas Creaciones de la aludida Dependencia, que conceda la patente solicitada. 1.3 Hechos relevantes Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos - El 19 de abril de 1997, esto es, en vigencia de la Decisión 344, la firma JOHNSON & JOHNSON INC., por intermedio de Apoderada, presentó ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, solicitud para el otorgamiento de patente para el invento denominado “Artículos Sanitarios Absorbentes con Barreras Laterales contra la Filtración y Método para su Fabricación”. 28/04/2004 19.24 - El 7 de junio del 2001, mediante oficio Nº 1756, la aludida Superintendencia requirió a la actora para que en el término de tres (3) meses hiciera valer los argumentos que considerara pertinentes en relación con el concepto de fondo sobre patentabilidad del invento, emitido por el examinador técnico 202016, en su concepto 685; término que venció el 7 de septiembre de 2001.

En el citado concepto se indicó, que realizada la búsqueda de anterioridades se encontró que los documentos Nº EP 0604764 de 06-07-1994 y WO 95/8972, publicados el 04-11-1992 afectaban la novedad y el nivel inventivo del objeto materia de la solicitud y que, por lo tanto, el invento reivindicado no cumplía con los requisitos de los artículos 14, 16 y 18 de la Decisión 486 (sic). - El 24 de agosto del mismo año, la firma JOHNSON & JOHNSON INC. dio respuesta al requerimiento de la Superintendencia, exponiendo argumentos de tipo técnico. - El 19 de noviembre también del 2001, la Superintendencia de Industria y Comercio emitió la resolución Nº 37240, por medio de la cual negó la concesión del privilegio de patente para la invención solicitada, argumentando que ésta carecía de novedad y de nivel inventivo. - La firma JOHNSON & JOHNSON INC. interpuso recurso de reposición contra la resolución emitida. - El 14 de marzo del año 2002, la mencionada Superintendencia, al resolver el recurso de reposición, expidió la Resolución Nº 07905 por medio de la cual confirmó la Resolución Nº 37240. b) Escrito de demanda La sociedad JOHNSON & JOHNSON INC., con domicilio en Montreal, Québec, Canadá, por medio de apoderada afirma que solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, el otorgamiento de patente para el invento titulado “Artículos Sanitarios Absorbentes con Barreras Laterales contra la Filtración y Método para su Fabricación”, la que “…mediante oficio 1756 notificado por fijación en lista el 7 de junio del 2001, …. requirió a la actora para que en el término de tres (3) meses, hiciera valer los argumentos que considerara pertinentes en relación con el concepto de fondo sobre patentabilidad GACETA OFICIAL del invento, emitido por el examinador técnico 202016, en su concepto 685, requerimiento que vencía el 7 de septiembre de 2001.

En el citado concepto se indicó que realizada la búsqueda de anterioridades se encontró que los documentos Nº EP 0604764 de 06-07-1994 y WO 95/ 8972, publicado el 04-11-1992 afectaban la novedad y el nivel inventivo de la actora y por lo tanto, el objeto reivindicado no cumplía con los requisitos de los artículos 14, 16 y 18 de la Decisión 486”.

Sostiene que el 24 de agosto del 2001, al contestar el requerimiento, expuso claramente los argumentos de tipo técnico que desvirtuaban la opinión del examinador, sin embargo de lo cual, mediante Resolución 37240 de 19 de noviembre de 2001, la Superintendencia negó el privilegio de patente solicitado, argumentando que el invento reivindicado carecía de novedad y de nivel inventivo.

Expresa que respecto de dicha actuación interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación, los que fueron resueltos confirmando la resolución denegatoria de la patente. Sustenta la violación del artículo 14 de la Decisión 486, al expresar que “si un determinado elemento, proceso, operación, mecanismo, condición o circunstancia de la nueva creación ya hace parte del estado de la técnica, no quiere decir que la invención deba ser rechazada por carecer del requisito de novedad”.

Reclama, además, la violación del artículo 16 de la misma Decisión, al afirmar que “la jurisprudencia y la doctrina señalan que en el ámbito de las patentes de invención es casi imposible que los inventores no partan, de una forma u otra, de los conocimientos y de la técnica existente para mejorarla, enriquecerla, modificarla, complementarla o adaptarla a través de medios ya conocidos, pero que por un proceso creativo o inventivo novedoso dan como resultado productos que tienen características y propiedades novedosas e inexistentes en el estado de la técnica.” Alega que la norma establecida en el referido artículo 16 no fue aplicada correctamente “…pues se exige que la totalidad de los elementos de la invención y no sólo algunos de ellos se encuentren comprendidos dentro del estado de la técnica para que pueda hablarse de pérdida de novedad.” 28/04/2004 20.24 Sostiene, adicionalmente, la violación del artículo 18 de la Decisión 486, relacionado con el nivel inventivo, cuando manifiesta que “el artículo sanitario y su método de fabricación que pretende protegerse, tienen altura inventiva porque junto con sus características técnicas novedosas, no es obvia ni se deriva de manera evidente del estado de la técnica.

Tanto es así que a la fecha de presentación de la solicitud extranjera base de la prioridad, no existían artículos absorbentes que tuvieran exactamente los mismos componentes, propiedades y efectos tales como sus lengüetas capaces de ofrecer protección contra el escurrimiento lateral, aun cuando dichas lengüetas sean retiradas de su lugar”.

Finalmente y en lo sustancial, mantiene el criterio de que “…por tratarse de objetos que se encuentran dentro del mismo campo tecnológico es evidente que tendrán que apoyarse en conocimientos comúnmente utilizados en dicho campo.” c) Contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, por su parte, en su contestación a la demanda solicita no tener en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por la actora “…por cuanto carecen de apoyo jurídico y, por consiguiente, de sustento de derecho para que prosperen”.

Considera que en su actuación “…la Administración se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria (sic), garantizando el debido proceso y el derecho de defensa.” Expresa que la solicitud de patente fue negada por falta de novedad y nivel inventivo, ya que al realizarse el “…estudio técnico comparativo entre el objeto de la solicitud y los documentos EP 0604764 de 6 de julio de 1994 (D1) y WO 95/ 08972 (D2), se encontró que el objeto reivindicado ya era conocido antes de la fecha de la prioridad de la actora.” Sostiene que no es válida la argumentación de la parte actora sobre la violación del artículo 16 de la Decisión 486, al haber sido negada la patente solicitada, manifestando que como se demostró en la actuación administrativa debatida y se señaló en los actos administrativos acusados, esa determinación fue adoptada, “…dada la carencia de la altura inventiva de la solicitud de patente (sic) invención presentada por Johson (sic) & Johnson, Inc.” GACETA OFICIAL Concluye manifestando que “…las resoluciones acusadas no son nulas, se ajustan a pleno derecho a las disposiciones legales vigentes aplicables sobre marcas y no violentan normas de carácter superior como lo aduce la parte demandante.” 28/04/2004 21.24 07905, de 14 de marzo del 2002, que resuelve el recurso de reposición y que es confirmatoria de la anterior, han sido realizados en vigencia ya de la Decisión 486.

CONSIDERANDO

Con base en las consideraciones expuestas, este Organo Comunitario procederá en esta intervención, a interpretar las normas de la Decisión 344, concordantes con aquéllas solicitadas de la Decisión 486, esto es, los artículos 1, 2 y 4 de la primera.

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL 3. NORMAS A SER INTERPRETADAS La consulta ha sido estructurada con base en lo dispuesto por el artículo 125 de la Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores de la antes mencionada Comunidad, pues en efecto, se identifica a la Instancia Nacional Consultante, se hace una relación de las normas cuya interpretación se pide, se refiere la causa interna que la origina, se presenta un informe sucinto de los hechos considerados relevantes para la interpretación y, se señala lugar y dirección concretos para la recepción de la respuesta a la consulta.

En consecuencia con lo expresado anteriormente, los textos de las normas a ser interpretadas son los que seguidamente se determinan, considerando conveniente el Tribunal, interpretar además, de oficio, la disposición transitoria primera de la Decisión 486, todo al amparo de lo previsto por el artículo 34 del Tratado de su Creación: Con vista de lo antes expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Este Tribunal, por otra parte, es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico de esa Comunidad, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional competente, como lo es en este caso la jurisdicción nacional consultante, conforme lo establecen los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Organismo.

2. CONSIDERACIONES PREVIAS El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, ha solicitado, por medio del oficio Nº 0234, fechado el 12 de febrero del 2004, la interpretación prejudicial de los artículos 14, 16 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. No obstante, este Tribunal considera improcedente la interpretación planteada respecto a los aludidos artículos, por cuanto la solicitud para el otorgamiento de la patente involucrada, fue presentada el 19 de abril de 1997, fecha en la cual se encontraba en plena vigencia la Decisión 344.

Cabe aclarar, que los actos cumplidos con posterioridad a esa fecha, como son, el trámite dado a la solicitud, la expedición de la Resolución Nº 37240, de 19 de noviembre de 2001, por la cual se negó el registro de la patente y, la Resolución Nº DECISION 344 CAPITULO I DE LAS PATENTES DE INVENCION SECCION I DE LOS REQUISITOS DE PATENTABILIDAD “Artículo 1.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial”.

“Artículo 2.- Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. “El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso de la prioridad reconocida.

“Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará, dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presen- GACETA OFICIAL tación o de prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido se publique”.

(…) “Artículo 4.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”. DECISION 486 (…) “Disposición Transitoria Primera: “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento, salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. “En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. “Para el caso de los procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubieren cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.

4. LA INVENCION La doctrina y la jurisprudencia han estructurado algunos conceptos en torno a lo que debe ser considerado como invención, entre los cuales puede relievarse aquel según el cual, “la invención es una idea que consiste en una regla para el obrar humano en la que se indica la solución para un problema técnico”. 1 1 OTERO LASTRES, José Manuel.

Seminario sobre patentes en la Comunidad Andina. “La invención y las excepciones a la patentabilidad en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena (sic)”. Mayo de 2001. CORPIC. Pág. 45 cuando cita a BERCOVITZ. “Los requisitos positivos de patentabilidad en el derecho alemán”. Madrid 1969, pp. 73 y siguientes. 28/04/2004 22.24 Este Tribunal ha expresado que “el concepto de invención, a efectos de ser objeto de una concesión de patentes, comprende todos aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquen un avance tecnológico –y por tanto no se deriven de manera evidente del ‘estado de la técnica’- y, además, sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria” 2

5. REQUISITOS DE PATENTABILIDAD Los requisitos que deben ser cumplidos para la obtención de una patente de invención se encuentran fijados por los artículos 1, 2, 3, 4 y 5 de la Decisión 344. Según lo dispuesto por el artículo 1 de esa Decisión, para que un invento sea considerado patentable debe ser novedoso, tener nivel inventivo y ser susceptible de aplicación industrial.

Novedad de la Invención. Aunque los tres requisitos determinados por el aludido artículo 1 deben concurrir de consuno para conferirle a la invención el carácter de patentable, el énfasis recae en la novedad; condición acerca de la cual el profesor Daniel Zuccherino manifiesta, que un invento es novedoso, “cuando la relación de causa efecto, entre el medio empleado y el resultado obtenido no era conocido”.

Según lo establecido en el artículo 2 de la misma Decisión, el requisito de novedad exige que la invención no esté comprendida en el estado de la técnica, debiendo destacarse que el estado de la técnica es el conjunto de conocimientos tecnológicos accesibles al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Este concepto está estrechamente relacionado con la divulgación de la patente y principalmente con su novedad, puesto que es ésta la que fundamentalmente se constituye en base del estudio de las características o condiciones innovadoras del invento. 2 Proceso 21-IP-2000, sentencia de 21 de octubre de 2000. G.O.A.C. N° 631, de 10 de enero de 2001, caso: “DERIVADOS DE BILIS HUMANA”.

GACETA OFICIAL 28/04/2004 23.24 En aplicación de lo expresado, el Tribunal ha sostenido que la invención, de producto o de procedimiento, deja de ser nueva si la misma se ha encontrado al acceso del público por cualquier medio, con independencia del lugar en que la posibilidad de acceso se haya producido, del número de personas a que haya alcanzado y del conocimiento efectivo que éstas hayan obtenido, salvo los supuestos de excepción previstos en el artículo 3 de la Decisión en referencia. mitirá que su invención no sea evidente (no obvia)- le posibilitará alcanzar tal propósito.

Es decir que con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotarle al examinador técnico, de un elemento que le permita concluir que a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos existentes en ese momento dentro del estado de la técnica, con lo cual la invención se constituye en un “paso” más allá de lo existente.

En este marco, se ha llegado a establecer las siguientes reglas, como determinantes de la existencia o no de novedad en un invento: En consecuencia, el nivel inventivo se configura en consideración de dos elementos: “a) Concretar cual es la regla técnica aplicable a la solicitud de la patente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindicaciones, que en últimas determinarán este aspecto. b) la persona experta en la técnica en cuestión. a) el estado de la técnica y, “El estado de la técnica es el conjunto de elementos técnicos que se han hecho públicos antes de la fecha de presentación de la patente, “b) Precisar la fecha con base en la cual deba efectuarse la comparación entre la invención y el Estado de la Técnica, la cual puede consistir en la fecha de la solicitud o la de la prioridad reconocida.

“El experto en la técnica es una figura ficticia a la que se recurre con el propósito de obtener un parámetro objetivo que permita distinguir la actividad verdaderamente inventiva de la que no lo es. Se tratará de una persona normalmente versada en el ámbito tecnológico a que se refiere el pretendido invento. Su nivel de conocimientos es más elevado en comparación con el nivel de conocimientos del público en general, pero no excede lo que puede esperarse de una persona debidamente calificada.

Se busca la figura de un técnico de conocimientos medios, pero no especializados” 4. “c) Determinar cual es el contenido del Estado de la Técnica (anterioridades) en la fecha de prioridad. “d) Finalmente deberá compararse la invención con la regla técnica.” 3 Nivel Inventivo. El artículo 4 de la Decisión 344, al referirse al nivel inventivo manifiesta, que éste se considera que existe “si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.”.

El mismo autor antes citado ha dicho: “Se reconoce que hay invento cuando se utilizan medios ya conocidos, pero combinados por primera vez en forma tal, que de su combinación deriva un resultado distinto del dado por cada uno de los medios, o por otras combinaciones conocidas También existe la posibilidad de que el resultado sea conocido, pero se llegue a él a través de nuevos medios.

El titular de una patente no tiene el derecho de evitar que un tercero obtenga el mismo resultado por medios distintos” 5. Según el tratadista Gómez Segade, el inventor debe acreditar los méritos que le tornen al invento susceptible de ser amparado por una patente; en tal sentido, sólo si la invención fruto de su investigación y desarrollo creativo constituye “un salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica” -actividad intelectual mínima que le per3 Proceso 12-IP-98.

Sentencia de 20 de mayo de 1998. G.O.A.C. Nº 428 de 16 de abril de 1999. Patente: “Composiciones detergentes compactas con alta actividad celulosa”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 4 5 Zuccherino Daniel. “Marcas y Patentes en el Gatt”. Ed. Abeledo Perrot. Pág.: 153. Zuccherino Daniel. “Marcas y Patentes en el Gatt”. Ed. Abeledo Perrot.

Pág.: 150. 1997. GACETA OFICIAL

6. TRANSITO EN LA NORMATIVA COMUNITARIA Conforme ha sido ya expuesto en la presente interpretación, este Organo Jurisdiccional ha determinado la improcedencia de la interpretación de los artículos 14, 16 y 18 de la Decisión 486, al haber constatado que la solicitud dirigida a la obtención de la respectiva patente, ha sido presentada en vigencia de la Decisión 344.

Lo manifestado resulta no sólo de la aplicación de los principios generales del derecho sobre tránsito legislativo sino, además, de las previsiones de la Disposición Transitoria Primera del Régimen Común de Propiedad Industrial establecido por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, subrogatoria de la 344, de lo que es posible determinar que, en materia de derecho sustancial, el aplicable en el período de transición está constituido por las disposiciones vigentes en la fecha de la presentación de la respectiva solicitud.

Con base en los antecedentes expuestos: EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1. Toda invención, para recibir la protección de una patente, debe cumplir los requisitos expresadamente determinados por el artículo 1 de la Decisión 344; esto es, ser novedosa, tener nivel inventivo y ser susceptible de aplicación industrial. 2.

La novedad de la invención a la que alude el artículo 2 de la misma Decisión, exige que el invento no esté comprendido en el “estado de la técnica”, situación o status constituido por el conjunto de conocimientos existentes y de dominio público, accesibles por descripción escrita u oral, o por cualquier otro medio que divulgue el invento antes de la fecha de presentación de la solicitud o, en su caso, como determina la norma, de la prioridad reconocida. 3.

El artículo 4 de la Decisión 344 señala claramente lo que debe ser considerado como “nivel inventivo” por parte de una persona del oficio normalmente versada en la materia, 28/04/2004 24.24 en el entendido de que la invención debe constituirse en un paso más allá de la técnica existente y con arreglo al principio de la “no obviedad”, según el cual la invención no debe derivar, de manera evidente, del estado de la técnica en un momento dado. 4.

De acuerdo con lo determinado por la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, en materia de Propiedad Industrial, las normas del ordenamiento jurídico comunitario que se encontraren vigentes en la fecha de presentación de la solicitud, son las aplicables en el período de transición de la normatividad andina. El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia dentro del expediente interno Nº 8287, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, codificado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.

Deberá tomar en cuenta, también, lo previsto en el último inciso del artículo 128 del mencionado Instrumento. Notifíquese esta sentencia al mencionado Consejo de Estado mediante copia sellada y certificada de esta sentencia. Remítase además copia de la misma a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE E. Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú