PROCESO 13-IP-2004 — Andean Community

PROCESO Nº 13-IP-2004 Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 1 y 4 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Parte actora: sociedad RHONE-POULENC RORER S.A. Caso: solicitud de patente “TRIHIDRATO DE (2R.3S)-3-TERT- BUTOXICARBONILAMINO-2-HIDROXI-3-FENILPROPIONATO DE 4-ACETOXI-2- BEZOILOXI-5B, 20-EPOXI-1, 7B, 10B-TRIHIDROXI-9-OXO-TAX-11-EN-13–ILO”.

Expediente Interno N° (7025) 2001-0150. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, treinta y uno de marzo del año dos mil cuatro. VISTOS La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 1 y 4 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por órgano de su Consejero Ponente, Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, y recibida en este Tribunal en fecha 1º de marzo de 2004; y, El informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del tenor siguiente: 1.

Demanda 1.1. Cuestión de hecho El consultante informa que “el 7 de julio de 1995 la sociedad RHONE- POULENC RORER S.A., domiciliada en Francia, solicitó ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, el otorgamiento de la patente para la invención titulada ‘PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN DEL TRIHIDRATO DE (2R.3S) -3-TERT- BUTOXICARBONILAMINO-2- HIDROXI-3-FENILPROPIONATO DE 4-ACETOXI-2-BEZOILOXI-5B, 20-EPOXI-1, 7B, 10B- TRIHIDROXI-9-OXO-TAX-11-EN-13 –ILO’”; que “mediante auto núm. 1056 notificado el 10 de agosto de 1995, la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio requirió al solicitante con el fin de que adjuntara copia debidamente legalizada de la primera solicitud de patente presentada en el extranjero para el mismo invento, con su traducción oficial.

Dicho requerimiento fue atendido el día 20 de septiembre de 1995”. De la demanda se desprende que “Mediante Auto número 739 del 18 de Abril de 1996, se ordena enviar extracto de publicación a la gaceta de la Propiedad Industrial. La solicitud se publicó en la gaceta para la Propiedad Industrial No. 441 del 9 de enero de 1997…”. El consultante señala además que “mediante auto núm. 358 notificado el 15 de febrero de 2000, la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio requirió al solicitante con el fin de que diera respuesta al Concepto Técnico No. 108, haciendo valer los argumentos y aclaraciones pertinentes respecto a dicho concepto, los cuales debían efectuarse para decidir sobre la patentabilidad de la solicitud.

Dicho requerimiento fue atendido el día 29 de marzo de 2000”; que “la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución núm. 13887 de 30 de junio de 2000, por medio de la cual se niega la patente solicitada a la sociedad RHONE-POULENC RORER S.A., con fundamento en su falta de nivel inventivo”; y que “contra la citada Resolución dicha sociedad interpuso recurso de reposición; siendo resuelto éste a través de la Resolución núm. 28339 de 31 de octubre de 2000, expedida por el Superintendente de Industria y Comercio, que confirmó la Resolución impugnada”. 1.2.

Cuestión de derecho El consultante afirma que, según la accionante, “se violaron los artículos 1 y 4 de la Decisión 344 … por cuanto la patente de invención solicitada es nueva, tiene nivel inventivo y es susceptible de aplicación industrial, toda vez que dicha invención no resulta obvia para una persona versada en la materia y tampoco se deriva de manera evidente del estado de la técnica”; que “Sustenta el nivel inventivo de su solicitud en que éste consiste en un procedimiento novedoso al cual se llegó después de largas experimentaciones, que si bien incluye el proceso de cristalización, implica además un proceso muy específico de obtención de un trihidrato a partir de un compuesto anhidro que se cristaliza a partir de una mezcla hidroalcohólica con unas condiciones muy específicas tanto del solvente como de temperatura, presión y humedad, de tal manera que su solicitud no solo (sic) no es el resultado evidente de un proceso general de cristalización, sino que es claro que para llegar a ella era necesaria una actividad inventiva que en ningún momento resultaría evidente u obvia para un experto en esta materia”; y que la actora “menciona el alcance que al concepto de nivel inventivo le ha otorgado el Tribunal Andino de Justicia en proceso 105-IP-2000, sentencia de 21 de marzo de 2001, en EL (sic) cual se señala que en el área de los inventos químicos y biotecnológicos sucede con frecuencia que aplicando procedimientos conocidos pueden obtenerse resultados inesperados para una persona normalmente versada en la materia, por ello, el juicio del nivel inventivo no puede ser elaborado con criterios generales, sino que dependerá de las especiales circunstancias de cada caso”.

Del texto de la demanda se desprende que “si bien la Superintendencia de Industria y Comercio confunde los conceptos de novedad y nivel inventivo, es claro que … considera que la invención que se solicita patentar no puede ser objeto de este privilegio por carecer exclusivamente de nivel inventivo, razón por la cual el juicio de legalidad se concentrará en demostrar el nivel inventivo de la invención en cuestión”, que “el Despacho reconoce expresamente que el procedimiento mencionado por mi representada en su invención NO corresponde a la anterioridad invocada para negar la patente, lo que hace a esta última novedosa.

En otras palabras, el Despacho concluye que la invención que se solicita patentar si bien es nueva no tiene el nivel inventivo necesario para hacerse acreedora del privilegio de la patente de invención solicitado”; que “si bien la invención menciona el proceso de cristalización, el proceso que se lleva a cabo en la solicitud es un proceso muy específico que pretende obtener un compuesto muy específico para lo cual utiliza unas condiciones muy específicas que, de ninguna manera, se pueden concluir de un proceso general de cristalización, de tal manera que la existencia de dicho proceso NO puede restarle nivel inventivo a la especial fórmula propuesta por mi representada para la producción del resultado final”; que “De haberse tenido en cuenta lo anterior, es decir, si la Administración hubiera tomado en consideración las notorias diferencias entre lo que consideró la Administración como anterioridad y el proceso de la invención, ese Despacho habría concluido que el objeto de reivindicación es el especial procedimiento de preparación del TRIHIDRATO DE (12R.3S) -3-TERT- BUTOXICARBONILAMINO-2-HIDROXI-3-FENILPROPIONATO DE 4- ACETOXI-2-BEZOILOXI-5B, 20-EPOXI-1, 7B, 10B-TRIHIDROXI-9-OXO-TAX-11-EN-13 –ILO y no el método(s) de cristalización como tal”.

La actora argumenta también que “De las anteriores citas podemos concluir claramente que la Administración se equivocó al negar la patente solicitada, toda vez que con la misma lo que se pretendía era reivindicar el procedimiento, complejo y exacto de producción del TRIHIDRATO DE (2R.3S) -3-TERT- BUTOXICARBONILAMINO-2-HIDROXI-3-FENILPROPIONATO DE 4-ACETOXI-2- BEZOILOXI-5B, 20-EPOXI-1, 7B, 10B-TRIHIDROXI-9-OXO-TAX-11-EN-13 –ILO y no un método de cristalización en sí mismo considerado, de tal manera que a pesar de que en el procedimiento en cuestión se mencionara el método de cristalización este solo hecho no le permitía considerar que la invención, considerada en un todo, carecía de nivel inventivo”; que “si bien cualquier persona podría efectuar ensayos en cualquier área del conocimiento, no toda persona encontrará el resultado obtenido por mi representada, pues la misma sabía cuál era el resultado que buscaba y adicionalmente tenía los conocimientos técnicos necesarios para proponer nuevas soluciones que como en el caso presente gozan de nivel inventivo suficiente para obtener una patente de invención”; que “Si bien es cierto que la Superintendencia de Industria y Comercio no está obligada a otorgar una solicitud de patente por el hecho de que la misma ya haya sido otorgada en otros países, no lo es menos, que el hecho de que se produzca el otorgamiento de una patente en otros países, los cuales además hacen parte del Pacto Andino y por ende comparten la misma legislación nacional, es indicativo de que el invento goza de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial”; que “mi representada es actualmente titular de las patentes No. 001486 en Perú y No. 95/1092 en Venezuela, las cuales le fueron otorgadas para el mismo invento reivindicado en Colombia y denegado por la Administración”; y que “solicitamos … tomar este hecho como un indicio a favor del nivel inventivo de la invención reivindicada por mi representada y por ende de la patentabilidad de la misma”. 2.

Contestación a la demanda El apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio alega, en su escrito de contestación de demanda, que “el examen de fondo de la solicitud en debate permitió demostrar que el objeto de la misma no reúne los requisitos legales previos establecidos para conceder una patente de invención”; que “existía un claro e inequívoco impedimento legal para que la oficina nacional competente procediera al otorgamiento de la patente de invención solicitada por la sociedad Rhone Poulenc Rorer S.A. al no reunir el requisito de altura inventiva como aparece plenamente demostrado en los actos administrativos acusados”; que “dado que la solicitud de patente de invención en debate no cumple con el requisito de altura inventiva habida cuenta que el procedimiento reivindicado se deriva evidentemente de la publicación HISCOX- HOPKINS, Titulada ‘Gran Enciclopedia Práctica de recetas Industriales y Fórmulas Domésticas’ Ediciones G. S.A. de C.V., segunda Edición, 1990. página 42, que sirve como referencia del estado de la técnica más cercano al objeto reivindicado”; que “para cualquier persona normalmente conocedora de la materia era obvio purificar un cristal trihidrato por medio de una recristalización (eventualmente obtener el cristal trihidrato a partir del anhidrato) el objeto de la solicitud en debate no tiene nivel inventivo en razón a que lo único que tendría que hacer es seguir el procedimiento mencionado en la anterioridad solo (sic) que con un compuesto no mencionado”; que “resulta evidente que con base en la previa existencia de los documentos que vienen a divulgar el procedimiento reivindicado como se demostró plenamente dentro de la actuación administrativa, se hace posible que una persona normalmente versada en la materia obtenga el objeto reivindicado careciendo en consecuencia de nivel inventivo y no constituyéndose en patentable” De igual modo, se reitera en la contestación a la demanda que “puesto que en esta solicitud se parte del cristal de trihidratado de taxotero para obtener cristal de trihidratado de taxotero lo que realmente se está haciendo es una recristalización, la cual tiene el fin de purificar los cristales y sigue el mismo esquema de las recristalizaciones conocidas, tal como se aclaró en los conceptos técnicos anteriores”; que “Esta recristalización no tiene nivel inventivo porque los pasos de disolución del compuesto y posterior separación y secado de los cristales, son las operaciones básicas de toda cristalización, según se ejemplificó mediante la anterioridad HISCOX-HOPKINS.

Y es sabido por cualquier persona medianamente conocedora de la materia que los requisitos para que haya cristalización son que haya supersaturación, es decir que la concentración de la solución sea mayor que la solubilidad; que haya nucleación, es decir que se formen los agregados moleculares que luego llegan a ser cristales maduros y que haya crecimiento de los cristales”; que “De otro lado, el nivel inventivo se juzga también con base en las ventajas técnicas que ofrece el objeto de la solicitud.

Y en esta solicitud las ventajas que se buscaban eran tener un trihidrato de taxotero no higroscópico, que fuera estable (es decir que no cambie de forma cristalina durante el tiempo de almacenamiento), pero en este caso no se presenta ninguna diferencia entre el trihidratado de taxotero antes de la recristalización y el trihidratado de taxotero después de la recristalización”.

Asimismo, del escrito de contestación se infiere que “Lo que se consideró nuevo es el compuesto que se va a recristalizar; pero como los pasos para su recristalización son los mismos que se han venido utilizando en la técnica para recristalizar otros compuestos, es claro que en esto no hay nivel inventivo. Así, algunos factores concretos mencionados de esta recristalización, como la humedad relativa ambiental de 80 %, la presión reducida de 4 a 7 K Pa y la temperatura de secado 40 °C, son condiciones estándar, es decir que son las que se utilizan generalmente en los laboratorios en los cuales con el fin de secar un material, se coloca dicho material en una estufa de vacío a una presión reducida de 4 a 7 K Pa y una temperatura de secado 40 °C, bajo la humedad relativa ambiental de 80 %”; que “Con referencia a la disolución en una mezcla etanol-agua se aclara que aunque el compuesto a cristalizar no sea soluble en agua pero en cambio lo sea en una mezcla etanol-agua, de la misma manera este procedimiento está anticipado por el procedimiento convencional conocido para cristalizar sólidos; es por esto que para describir un compuesto cristalino se acostumbra mencionar el solvente en el cual se obtuvieron los cristales.

En la anterioridad se mencionaba que la cristalización es la purificación de una sustancia para lo cual se disuelve en un solvente hasta tener una solución saturada; es obvio que se consideran los solventes en los que es soluble el compuesto que se quiere cristalizar, como lo es en este caso la mezcla etanol-agua, que es menos polar que el agua pura”; que “De la misma manera, la disolución en presencia de ácido ascórbico ya se mencionaba en la anterioridad”.

Finalmente, indica el representante de la parte demandada que “ … lo el (sic) solicitante denomina como un procedimiento complejo y exacto de producción del trihidrato no es propiamente un procedimiento el cual es una serie de etapas perfectamente definidas, sino lo que se reivindica aquí es una operación unitaria conocida que es la cristalización”; que “la obtención de cristales trihidrato a partir de la saturación de una solución hidroalcohólica y posterior secado a 40 °C a una presión reducida de 4 a 7 KPa y una Humedad Relativa ambiental de 80 %, no es un resultado inesperado, sino todo lo contrario, porque lo que comunmente (sic) se obtiene son cristales, a partir de esta operación”; y que “las resoluciones acusadas por (sic) la Superintendencia de Industria y Comercio, no son nulas, se ajustan a pleno derecho a las disposiciones legales vigentes aplicables sobre marcas (sic) y no violenta normas de carácter superior como lo aduce la parte demandante”.

CONSIDERANDO

Que las normas cuya interpretación se solicita son las disposiciones consagradas en los artículos 1 y 4 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; Que, a tenor del artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal (codificado mediante la Decisión 472), las normas citadas forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, de conformidad con lo señalado en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo dispuesto en los artículos 4, 121 y 2 de su Estatuto (codificado mediante la Decisión 500), este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en la providencia que obra a folios 136 y 137 del expediente, la presente solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite; y, Que, por tanto, corresponde a este Tribunal realizar la interpretación de las disposiciones previstas en los artículos 1 y 4 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuyos textos son los siguientes: “Artículo 1.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial”.

“Artículo 4.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”. I. De la invención. De los requisitos de patentabilidad en general.

En el ámbito de la doctrina, la invención ha sido considerada como “la solución de un problema técnico aplicable a la industria, y que proporciona la posibilidad de obtener un cierto resultado útil” (BAYLOS CORROZA, Hermenegildo: Tratado de Derecho Industrial, segunda edición, Editorial Civitas, 1993, p. 695). También ha sido definida la invención como una regla para el obrar humano que contiene la solución a un problema técnico hasta entonces no resuelto o resuelto de manera insatisfactoria (OTERO LASTRES, José Manuel: Seminario sobre patentes en la Comunidad Andina: “La invención y las excepciones a la patentabilidad en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena”.

Quito, 9 de mayo de 2001, CORPIC). La invención puede recaer sobre una entidad física (producto, dispositivo, máquina, sustancia, composición) o sobre una actividad (procedimiento, método, utilización). En el caso de la invención de producto, el objeto inventivo se halla constituido por un cuerpo cierto, destinado a llenar una necesidad industrial que el estado de la técnica no ha podido satisfacer.

En cambio, en el caso de la invención de procedimiento, el objeto inventivo se halla constituido por “una serie o sucesión de operaciones que inciden sobre una materia (sólida, líquida o gaseosa) que se encamina a la obtención de una cosa o de un resultado” (OTERO LASTRES, José Manuel: op. cit.). Por su parte, el Tribunal ha dicho que “el concepto de invención, a efectos de ser objeto de una concesión de patentes, comprende todos aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquen un avance tecnológico —y por tanto no se deriven de manera evidente del ‘estado de la técnica’—, y además sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria” (Sentencia dictada en el Proceso N° 21-IP-2000, del 21 de octubre de 2000, publicada en la G.O.A.C. N° 631, del 10 de enero de 2001, caso “DERIVADOS DE BILIS HUMANA”).

A propósito de las invenciones, el ordenamiento comunitario ha optado por precisar, en los artículos 1 a 5 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, los requisitos de patentabilidad, y por delimitar, en términos negativos, en los artículos 6 y 7 eiusdem, el concepto de patente. En efecto, en lo que concierne a las invenciones, de producto o de procedimiento, el artículo 1 de la citada Decisión de la Comisión ha establecido que su patentabilidad se halla sometida a los siguientes requisitos: novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial.

La invención, de producto o de procedimiento, carecerá de novedad si, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, se ha encontrado al acceso del público por cualquier medio, con independencia del lugar en que el acceso haya sido posible o se haya producido, del número de personas a que haya alcanzado y del conocimiento efectivo que éstas hayan obtenido, salvo que la divulgación se haya llevado a cabo en los términos excepcionales previstos en el artículo 3 de la Decisión 344.

Tampoco será novedosa la invención si el contenido de la solicitud de patente en trámite, de fecha de presentación o de prioridad anterior a la de prioridad de la solicitud que se examina, ha sido publicado. Cuando la invención se encuentre integrada por una serie de elementos, cada uno de los cuales pudiera ser conocido en el estado de la técnica, no se exigirá la novedad en cada uno de ellos sino en su combinación, caso de ser ésta la que dé lugar a la modificación esencial en que ha de consistir aquélla.

Según el criterio de las Cámaras de Recursos de la Oficina Europea de Patentes (OEP), la falta de novedad de una invención se configurará si su objeto deriva clara, precisa y directamente del estado de la técnica, y si en éste son conocidas todas las características de aquélla. En lo que concierne a la interpretación del estado de la técnica, las Cámaras han desarrollado algunos principios: “(i) Reglas generales de interpretación;

(ii) Combinaciones en un documento anterior; (iii) Apreciación de características implícitas; (iv) Apreciación de características intrínsecas; (v) Apreciación de lo equivalente; (vi) Apreciación de dibujos; (vii) Apreciación de ejemplos; (viii) Apreciación de usos anteriores; (ix) Grandes reivindicaciones; (x) Divulgación defectuosa; (xi) Divulgación fortuita;

(xii) Posibilidad de puesta en práctica”. En cuanto al principio relativo a las “combinaciones en un documento anterior”, las Cámaras han precisado que “cuando un documento comprendido en el estado de la técnica hace referencia a una ‘manera habitual’ de preparar un producto, estará permitido consultar documentos de referencia tales como manuales, enciclopedias o diccionarios, a fin de determinar lo que el experto en la materia hubiese comprendido a la fecha de presentación de la solicitud de patente, o de la prioridad reconocida” (Office européen des brevets, La Jurisprudence des chambres de recours, CD interactivo “Special Edition - Espace Legal”, DG 3 (Recours), 4ª edición, 2001).

La norma comunitaria también exige que la invención sea susceptible de aplicación industrial, es decir, que su objeto pueda ser producido o utilizado en cualquier actividad productiva o en los servicios. II. Del nivel inventivo De conformidad con el artículo 4 de la Decisión 344, una invención tendrá nivel inventivo si no resulta obvia para un experto medio, y si no deriva de manera evidente del estado de la técnica.

El experto medio deberá poseer experiencia y estar provisto de un saber general en la materia técnica correspondiente, así como de una serie de conocimientos en el campo específico de la invención. Según las Cámaras de Recursos ya citadas, los manuales y obras básicas deben formar parte de los conocimientos generales del experto medio. Por tanto, la publicación de una información en tales obras es prueba, en principio, del conocimiento previo de aquélla y de los conocimientos generales del experto (Office européen des brevets, op.cit.).

A objeto de establecer si el requisito de nivel inventivo se encuentra cumplido, será necesario determinar si, a juicio del experto medio, los conocimientos integrantes del estado de la técnica pueden conducir a la invención, es decir, si, con tales conocimientos, él habría alcanzado la solución reivindicada para el problema técnico de que se trate.

Sin embargo, no podrá exigírsele que tenga en cuenta la totalidad de los documentos o de las solicitudes de patentes anteriores que no hayan sido publicadas, o que se publiquen con posterioridad a su examen. La doctrina ha señalado que, si bien dichas solicitudes se asimilan al estado de la técnica para enjuiciar la novedad, esta asimilación no debe llevarse a cabo para apreciar el nivel inventivo (FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos;

GÓMEZ SEGADE, José Antonio: “La modernización del Derecho Español de patentes”. Editorial Montecorvo S.A., Madrid, p. 87). El Tribunal ha manifestado sobre el particular que “uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el ‘estado de la técnica’, en el primero, se coteja la invención con las anterioridades existentes dentro de aquélla, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención” (Sentencia dictada en el expediente N° 12-IP-98, publicada en la G.O.A.C. N° 428, del 16 de abril de 1999).

Para analizar la existencia de nivel inventivo, las Cámaras de Recursos han adoptado el método llamado “acercamiento problema-solución” (problem and solution approach), consistente, en lo esencial, en: “a) identificar ‘el estado de la técnica más próximo a la invención reivindicada’; b) evaluar los resultados (o efectos) técnicos obtenidos por la invención reivindicada en relación con el ‘estado de la técnica más próximo’; c) examinar si, de conformidad con el estado de la técnica más próximo, el experto en la materia habría o no propuesto las características técnicas que distinguen la invención reivindicada y que permiten alcanzar los resultados por ella obtenidos” (Office européen des brevets, op.cit.).

A partir de la decisión adoptada en el caso T-506/95, las Cámaras han establecido que el estado de la técnica más próximo es aquel que resulte más apropiado para alcanzar el objetivo logrado por la invención, y no únicamente aquel que contenga parecidos estructurales a la solución dada por la invención. A su juicio, el estado de la técnica puesto en consideración para apreciar el nivel inventivo es normalmente un documento del estado de la técnica que divulga un objeto concebido en el mismo campo, o que está dirigido a alcanzar el mismo objetivo de la invención reivindicada y que presenta, en lo esencial, características técnicas similares, o que remite poco a modificaciones de estructura.

Cuando se trata de escoger el estado de la técnica más próximo, el hecho de que el problema técnico a ser resuelto sea idéntico es, de igual modo, un criterio a ser tomado en consideración. Las Cámaras han precisado que, una vez fijado el estado de la técnica más próximo a la invención reivindicada, conviene examinar si el experto en la materia, sobre la base de toda la información disponible acerca del contexto técnico de aquélla, habría tenido suficientes razones para escoger ese estado de la técnica como punto de partida (Office européen des brevets, op.cit.).

Por otra parte, a su juicio, el hecho de que un problema técnico haya sido ya resuelto no impide que, a través de otros medios no evidentes, se intente resolverlo de nuevo. A la vez, si el objeto de la invención reproduce, en lo sustancial, la función, los medios y el resultado de otro que forma parte del estado de la técnica, aquél no tendrá nivel inventivo.

Tampoco lo tendrá, dicen las Cámaras, una nueva combinación que busque obtener un efecto conocido, sobre la base de procedimientos y/o materiales y/o propiedades conocidos también, ya que, en ausencia de todo efecto inesperado, no bastará la simple sustitución de un elemento por otro cuyas propiedades sean conocidas como productoras de aquel efecto (Office européen des brevets, op.cit.).

En definitiva, “Tal y como lo establece Gómez Segade (obra citada) el inventor debe reunir los méritos que le permitan atribuirse una patente, sólo si la invención fruto de su investigación y desarrollo creativo constituye ‘un salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica’, actividad intelectual mínima que le permitirá que su invención no sea evidente (no obvia) del estado de la técnica.

Es decir, que con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica” (Sentencia dictada en el expediente N° 12-IP-98, ya citada).

Sobre la base de las consideraciones que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE 1º La invención, de producto o de procedimiento, constituye una obra creadora que provee solución a un problema técnico, y que, al ser aplicada en el ámbito de la industria, procura la obtención de un resultado útil. La invención de producto se materializa en un cuerpo cierto destinado a dar satisfacción a una necesidad industrial que el estado de la técnica no ha podido cubrir, mientras que la invención de procedimiento consiste en una serie de operaciones que inciden sobre una materia y se encaminan a la obtención de un objeto o de un resultado.

En todo caso, la invención deberá constituir un avance técnico significativo en el desarrollo de la industria. 2º La invención, de producto o de procedimiento, carecerá de novedad si, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, se ha encontrado al acceso del público por cualquier medio, con independencia del lugar en que el acceso haya sido posible o se haya producido, del número de personas a que haya alcanzado y del conocimiento efectivo que éstas hayan obtenido, salvo que la divulgación se haya llevado a cabo en los términos excepcionales previstos en el artículo 3 de la Decisión 344.

La norma comunitaria también exige que la invención sea susceptible de aplicación industrial, es decir, que su objeto pueda ser producido o utilizado en la actividad productiva o de servicios. 3° La invención tendrá nivel inventivo si no resulta obvia para un experto medio, y si no deriva de manera evidente del estado de la técnica. El experto medio deberá hallarse provisto de experiencia, de un saber general en la materia técnica de que se trate, y de una serie de conocimientos en el campo específico de la invención. A los efectos de establecer si el requisito del nivel inventivo se encuentra cumplido, será necesario determinar si, con los conocimientos integrantes del estado de la técnica, el experto medio habría alcanzado la solución reivindicada para el problema técnico de que se trate.

No tendrá nivel inventivo el objeto de la invención que reproduzca, en lo sustancial, la función, los medios y el resultado de otro que forme parte del estado de la técnica. Tampoco lo tendrá la combinación que busque obtener un efecto conocido, sobre la base de materiales, propiedades o procedimientos también conocidos, toda vez que no bastará la sustitución de un elemento por otro cuyas propiedades sean conocidas como productoras de aquel efecto.

A tenor de la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que pronuncie y, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 128, tercer inciso, del Estatuto del Tribunal, deberá remitir dicha sentencia a este órgano jurisdiccional.

Notifíquese la presente interpretación mediante copia certificada y sellada, y remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Walter Kaune Arteaga PRESIDENTE Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i.