Año XXI - Número 1061 Lima, 29 de abril de 2004 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Proceso 24-AI-2002.- Pág. Acción de Incumplimiento instaurada por la Secretaría General de la Comunidad Andina contra la República del Perú Interpretación Prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 107 y 110 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador.

Parte actora: sociedad C.A. CIGARRERA BIGOTT SUCS. Caso: “Recurso contencioso administrativo de anulación, objetivo o por exceso de poder, ejercido contra la Resolución N° 0936405, del 24 de marzo de 1994”. Expediente Interno: Nº 1435-ML. Proceso 140-IP-2003.- Interpretación Prejudicial de oficio de los artículos 1, 2, 4, 12, 51 y 53 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en la solicitud presentada por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil de la República del Ecuador.

Patente: Máquina de bucle para arrollar una cinta en forma de espiral. Actor: PLASTIGAMA S.A. Proceso Interno Nº 526-02-1 Proceso 17-IP-2004.- Proceso 13-IP-2004.- Interpretación Prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 1 y 4 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Parte actora: sociedad RHONEPOULENC RORER S.A. Caso: solicitud de patente “TRIHIDRATO DE (2R. 3S)-3-TERT- BUTOXICARBONILAMINO-2-HIDROXI-3-FENIL-PROPIONATO DE 4-ACETOXI-2-BEZOILOXI-5B, 20-EPOXI-1, 7B, 10B-TRIHIDROXI-9-OXOTAX-11-EN-13–ILO”. Expediente Interno N° (7025) 2001-0150 PROCEDIMIENTO SUMARIO 24-AI-2002 Acción de Incumplimiento instaurada por la Secretaría General de la Comunidad Andina contra la República del Perú EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- en San Francisco de Quito, a los diecisiete días del mes de marzo de dos mil cuatro.

VISTOS: La sentencia de 27 de octubre de 1999 recaída en el Proceso 4-AI-98, mediante la cual este Tribunal declara “ el incumplimiento por la Repú- blica del Perú de los artículos 4° del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena (sic) (codificado por la Decisión 472 de la Comisión), 71 y 72 del Acuerdo de Cartagena, de la Decisión 328 de la Comisión, y de las Resoluciones 431 y 432 de la Secretaría General”.

El Facsímil N° 034-2004-MINCETUR/VMCE de 19 de enero de 2004, mediante el cual la Repú- Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL blica del Perú manifiesta que “ no existiendo ninguna norma peruana vigente que imponga requisitos distintos a los normados a nivel andino, y siendo que ello constituye prueba plena del acatamiento de la sentencia emitida en el Proceso 4-AI-1998, solicitamos formalmente el levantamiento de la sanción impuesta mediante auto de fecha 28 de agosto de 2002, toda vez que la situación de incumplimiento que motivara las mismas ha cesado”.

El auto de 4 de febrero de 2004 dictado por este Tribunal, mediante el cual en aplicación del artículo 120 del Estatuto del Tribunal, se solicita la opinión de los demás Países Miembros y de la Secretaría General, respecto de la solicitud del Gobierno del Perú. El Facsímil N° 085-2004-MINCETUR/VMCE/DNINCI de 12 de febrero de 2004, enviado por la República del Perú, mediante el cual presenta copias de una Solicitud de Permiso Fitosanitario de Importación y de un Permiso Fitosanitario de Importación expedido este último por el SENASA del Perú a favor de la empresa Agrícola Ganadera Reysahiwal Agr.

S.A, para que importe banano proveniente de la República del Ecuador. El escrito SG-C/0.5/324/2004 de 13 de febrero de 2004, mediante el cual la Secretaría General de la Comunidad Andina manifiesta que “ esta Secretaría General considera que el Gobierno de (sic) Perú viene demostrando que se encuentra dando cumplimiento Sentencia (sic) recaída en el proceso 4-AI-98 por lo que correspondería proceder a levantar las sanciones autorizadas dentro del proceso (sic) Sumario 24-AI-02”.

El Oficio N° 06650 de 18 de febrero de 2004, a través del cual el Gobierno de la República del Ecuador, señala que: “- Hasta la presente fecha, la República del Ecuador no ha podido realizar exportaciones de banano a la República del Perú. - Solicito muy comedidamente que se conceda un plazo adicional para verificar lo aseverado por el Perú”.

El Fax N° 49 de 19 de febrero de 2004, enviado por la República de Bolivia, mediante el cual, absolviendo la opinión requerida por este Tribunal manifiestan que “ este Despacho estará a la espera del pronunciamiento de ese Tribunal y acatará lo que pueda disponerse en derecho”. 29/04/2004 2.32 El Facsímil Nº 23-204-MINCETUR/DM de 27 de febrero de 2004, enviado por la República del Perú. El escrito enviado por el Director de Patrocinio de la Procuradoría General del Estado de la República del Ecuador, recibido en este Tribunal el 9 de marzo de 2004, mediante el cual sostiene que “ el Consejo de Comercio Exterior e Inversiones –COMEXI- ha señalado que el permiso fitosanitario de importación expedido por el SENASA el 11 de febrero de 2004 para la importación de banano (PLATANO, fruta fresca) a favor de Agrícola Ganadera Reysahiwal AGR.

S.A. incluye la siguiente declaración adicional: “Producto procedente de AREAS LIBRES de: Bactrocera spp” ( ) debe indicarse que esta plaga no existe en el Ecuador, conforme consta en el Inventario Subregional de Plagas establecido mediante Resolución N° 419 de la Junta del Acuerdo de Cartagena y sus modificaciones posteriores”. El Facsímil N° 123-2004-MINCETUR/VMCE/DNINCI de 10 de marzo de 2004, enviado por la República del Perú, a través del cual dice: “Sobre el particular, el Gobierno del Perú manifiesta su más profunda preocupación respecto de la afirmación vertida por el Procurador General del Ecuador, toda vez que de conformidad con la base de datos de la Aduana del Perú, no existe a la fecha solicitud alguna para exportar banano ecuatoriano al Perú. Asimismo de acuerdo con la información proporcionada por el Servicio Nacional de Sanidad Agraria SENASA, la única empresa que solicitó la expedición del permiso fitosanitario de importación de banano ecuatoriano fue la empresa Agrícola Ganadera Reysahiwal AGR S.A., la misma que obtuvo el citado permiso de importación el 11 de febrero de 2004, dentro del plazo establecido para tal efecto en la Resolución 431, dando cumplimiento a la normativa andina vigente sobre la materia.

Adicionalmente es necesario informar a ese Tribunal que el Gobierno del Perú mediante Facsímil N° 077-2004-MINCETUR/VMCE, del 17 de febrero de 2004, informó al Subsecretario de Comercio Exterior e Integración del Ecuador acerca de la expedición del Permiso Fitosanitario a que se refiere el párrafo precedente y en consecuencia dio a conocer el pleno cumplimiento de la sentencia emitida dentro del Proceso 4-AI-98”.

GACETA OFICIAL El Facsímil N° 124-2004-MINCETUR/VMCE de 11 de marzo de 2004, enviado por la República del Perú, mediante el cual señala: “1. La única normativa andina en materia fitosanitaria aplicable a la importación de banano a nivel intrasubregional es la Resolución 431 de la Junta del Acuerdo de Cartagena, Norma Andina sobre Requisitos Fitosanitarios de Aplicación al Comercio de Productos Agrícolas.

Como podrán comprobar de manera clara y transparente, los Requisitos Fitosanitarios para la importación del fruto fresco del banano para consumo, requiere del otorgamiento del Permiso Fitosanitario. Dicho documento tiene por finalidad señalar los requisitos que el país exportador debe satisfacer para proceder a efectuar la exportación, requisitos que deben estar en plena concordancia con lo establecido en el Anexo de las Resolución 431 de la Junta del Acuerdo de Cartagena ”.

CONSIDERANDO

Que de acuerdo con lo manifestado por la República del Perú, efectivamente, no existe ninguna norma interna vigente en dicho País Miembro que imponga requisitos distintos en materia fitosanitaria a los establecidos en la normativa comunitaria andina. Que mediante auto de 28 de agosto de 2002, el Tribunal ordenó la imposición de un gravamen adicional del diez por ciento (10%) a las importaciones de hasta cinco (5) productos que sean originarios del Perú. Que en el segundo considerando del citado auto el Tribunal manifestó: “ que este Tribunal analizó las situaciones devenientes de la expedición de la Resolución Jefatural N° 201-2001AG-SENASA de 1° de octubre del 2001 y, acogió la opinión oficializada por la Secretaría General de la Comunidad Andina, en el sentido que con esa Resolución han sido impuestos ‘ nuevos requisitos para la expedición de permisos sanitarios de importación de banano’ y que, además, mediante aquella y otras actuaciones gubernamentales, el Perú ha venido manteniendo vigente en el tiempo ‘ una conducta reiterada que ha resultado en la imposición de restricciones al comercio subregional’ ”.

Que si bien el Gobierno del Perú no mencionó expresamente en el citado Facsímil de 19 de 29/04/2004 3.32 enero de 2004, que la Resolución Jefatural N° 201-2001-AG-SENASA de 1 de octubre del 2001, no se encuentra vigente desde el 6 de octubre de 2002, ello se desprende del texto de la copia de la mencionada norma que consta a fojas 096 y 097 del Expediente.

Que el Gobierno del Perú mediante el mencionado Facsímil N° 085-2004-MINCETUR/VMCE/ DNINCI de 12 de febrero de 2004, adjunta copia de la Solicitud de Permiso Fitosanitario de Importación, presentada por la empresa Agrícola Ganadera Reysahiwal Agr. S.A. el 2 de febrero de 2004, y copia del Permiso Fitosanitario de Importación expedido por el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) a favor de la empresa Agrícola Ganadera Reysahiwal Agr.

S.A. de 11 de febrero de 2004; que no obstante haber consignado en el citado facsímil como fecha de emisión del Permiso Fitosanitario de Importación, 11 de febrero de 2002, se observa que la fecha de emisión es de 11 de febrero del año 2004. Que mediante las copias antes señaladas, el Gobierno del Perú prueba fehacientemente que de conformidad con la Resolución 431 de la Junta del Acuerdo de Cartagena, no existe conducta de su parte que restrinja la importación de banano proveniente de la República del Ecuador.

Que la referencia del Gobierno del Ecuador en el citado escrito recibido por este Tribunal el 9 de marzo de 2004, en el sentido que en el Permiso Fitosanitario de Importación expedido por el SENASA se consigna una declaración adicional: “Producto procedente de AREAS LIBRES de: Bactrocera spp” ( ); no aporta prueba alguna para declarar que la República del Perú continúa incumpliendo la sentencia dictada dentro del Proceso 4-AI-98, sino que por el contrario abona la tesis que ésta ha cumplido debidamente con ella, toda vez que dicha declaración adicional no contraviene la Resolución 431 de la Junta del Acuerdo de Cartagena, pues en su Anexo 1 se hace una referencia expresa a que la importación de banano debe provenir de áreas libres de la mencionada plaga, como es el caso.

DECIDE: Levantar las sanciones que fueron autorizadas mediante auto de 28 de agosto de 2002 y archivar el presente proceso.

NOTIFIQUESE este auto al Gobierno de la República del Perú.

COMUNÍQUESELO a los de- GACETA OFICIAL 29/04/2004 4.32 más Países Miembros, a la Comisión y a la Secretaría General de la Comunidad Andina. Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga PRESIDENTE Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- El auto que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. PROCESO Nº 17-IP-2004 Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 107 y 110 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador.

Parte actora: sociedad C.A. CIGARRERA BIGOTT SUCS. Caso: “Recurso contencioso administrativo de anulación, objetivo o por exceso de poder, ejercido contra la Resolución N° 0936405, del 24 de marzo de 1994”. Expediente Interno: Nº 1435-ML. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, veinticuatro de marzo del año dos mil cuatro.

VISTOS La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 107 y 110 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, por órgano de su Presidente, Dr. Eloy Torres Guzmán, y recibida en este Tribunal en fecha 1º de marzo de 2004; y, El informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del tenor siguiente: 1.

Demanda 1.1. Cuestión de hecho De la demanda se desprende que la sociedad C.A. CIGARRERA BIGOTT SUCS. “sea en for- ma directa o por medio de sus subsidiarias y/o empresas relacionadas, es propietaria de la marca de fábrica denominada BELMONT, la cual se halla registrada en los principales países de América, siendo su país de origen Venezuela, donde se halla registrada desde marzo 18 de 1963, habiéndose registrado originalmente a nombre de C.A. CIGARRERA BIGOTT SUCS., quien la ha cedido en favor de INVERSIONES PLURIMARCAS S.A.”; que “En Ecuador, el producto ha sido lanzado al mercado, en ejercicio de los derechos que le confiere a mis mandantes la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, en sus artículos 107 y 110; y en ejercicio del libre comercio de productos en el Pacto Andino, de acuerdo al compromiso ecuatoriano de fomento y respeto del libre comercio”; que las marcas de su propiedad “están destinadas a proteger principalmente cigarrillos, los cuales se incluyen en la clase internacional # 34, de la Clasificación acordada en Niza y que se halla vigente en el Ecuador de acuerdo al Art. 101 de la Decisión 344”; que “la marca BELMONT, de propiedad de mi mandante, ES LA MARCA MAS FAMOSA DE VENEZUELA, PAIS MIEMBRO DEL PACTO ANDINO, en lo que se refiere a cigarrillos.

Teniendo fama también en otros países como GACETA OFICIAL Chile, Colombia, Perú, Bolivia, Argentina, y por supuesto, Brasil, donde tiene niveles de venta superlativos, y ahora Ecuador, donde se ha lanzado el producto en forma reciente y con gran éxito comercial”. Asimismo, menciona el demandante que “hace algunos años, cuando mi mandante estaba representada en Ecuador por otros abogados, al igual que la empresa Philip Morris, Inc., el Dr. Alejandro Ponce Martínez, asume la defensa, y en representación de los intereses de Philip Morris, Inc, convenció a dichos abogados de que firmen un acuerdo transaccional, aceptando que el registro ecuatoriano de la marca más famosa de Venezuela sea declarado nulo en el Ecuador.

Los anteriores abogados de Bigott, jamás recibieron instrucciones directas de mi mandante en el sentido de firmar un acuerdo transaccional en ese sentido. En todo caso, si bien ese acuerdo transaccional se firmó por los entonces apoderados de C.A. Cigarrera Bigott Sucs., jamás se plasmó la idea de ejecutar esa sentencia. De hecho, el beneficiario de la misma, es decir, Phillip (sic) Morris, Inc., jamás la ejecutó, jamás realizó ningún acto tendiente a demostrar su interés en que dicha sentencia sea ejecutada mediante su marginación e inscripción en la Dirección Nacional de Propiedad Industrial”; que “Tan claro y evidente es ésto (sic), que dicha empresa, que también posee un registro para la marca BELMONT, (el cual es ahora objeto de un litigio por haberse obtenido su renovación por medios ilegales), vendió, cedió y transfirió su marca a terceras personas, quienes en SEIS AÑOS o más, jamás se preocuparon tampoco de ejecutar esa sentencia”; que “Sin embargo, cuando mi mandante, en uso del derecho que posee en torno al registro # 2015 de 1976, y especialmente facultado por las normas de los artículos 107 y 110 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, decide comercializar sus productos en el Ecuador, en forma sorpresiva y sospechosa se despierta el interés de Philip Morris, Inc. de ejecutar esa sentencia, CUANDO YA HABIA VENDIDO LA MARCA BELMONT y no tenía ningún interés directo sobre la misma, y cuando jamás había puesto atención al mercado local para la venta de ese producto”; que “sin tener ningún derecho, ni propiedad sobre la marca, utiliza los servicios del Dr. Roque Albuja Izurieta, quien con fecha 23 de marzo de 1994, presenta un pedido para que la referida sentencia sea inscrita”; que “El Director de Propiedad Industrial, en 29/04/2004 5.32 forma intempestiva y apresurada, la misma fecha en que presentamos nuestra protesta, es decir, el 25 de marzo de 1994, emite su providencia 936405 mediante la cual dispone la marginación de la ilegal y controvertida sentencia”; y que presentado un recurso de impugnación de la referida providencia, “el cual ingresó a la Dirección de Propiedad Industrial con fecha 31 de marzo de 1994, el cual jamás fue considerado, NI SIQUIERA SE LE CORRIÓ TRASLADO A LA CONTRAPARTE, nada, el funcionario imbuído (sic), simplemente procedió a marginar la sentencia, acto que lo hizo el 8 de abril de 1994”. 1.2.

Cuestión de derecho El apoderado de la sociedad C.A. CIGARRERA BIGOTT SUCS. fundamenta su demanda en “… la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa en la Ley de Marcas de Fabrica (sic), en la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena (sic), en lo que fuere aplicable, y en general en cuanta disposición legal o reglamentaria sea pertinente y aplicable al caso”.

Y, según el consultante, el actor “solicita se declare la nulidad de la providencia y se condene al pago de costas, daños y perjuicios al Director”. En un escrito posterior, el representante de BUSTAMANTE & BUSTAMANTE CIA. LTDA., “la cual a su vez es mandataria de C.A. CIGARRERA BIGOTT SUCESORES”, de fecha 30 de octubre de 2003, agrega que “entre los antecedentes para llegar a la petición antedicha, conforme consta de la demanda, se manifesto (sic) que cuando mi mandante, en uso del derecho que posee en torno al registro # 2015 de 1976, y especialmente facultado por las normas de los artículos 107 y 110 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, decide comercializar sus productos en el Ecuador, en forma sorpresiva y sospechosa se despierta el interés de Philip Morris, Inc de ejecutar esa sentencia, cuando ya había vendido la marca Belmont y no tenía ningún interés directo sobre la misma …”. 2.

Contestación a la demanda 2.1. Afirma el consultante que el Director Nacional de Propiedad Industrial ha opuesto, en su escrito de contestación, las siguientes excepciones: “a) Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho constantes en la GACETA OFICIAL demanda; b) Falta de derecho del actor; c) Legalidad y validez de la providencia impugnada, en la cual se dispone la marginación de la marca BELMONT #2015 de 1976; y d) Se ratifica en el total contenido de la providencia de resolución No. 936405”. 2.2.

Por su parte, el Jefe de Control y Revisión de Juicios de la Procuraduría General del Estado, y delegado del Procurador General del Estado, ha propuesto, según el consultante, las siguientes excepciones: “Primera.- Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda; Segunda.- Nulidad procesal por omisión de las solemnidades sustanciales establecidas en los numerales 3 y 4 del art. 355 del Código de Procedimiento Civil, pues debió citarse al titular del Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca;

Tercera.Improcedencia de la demanda; Cuarta.- Falta de derecho del actor por carecer de fundamento legal sus pretensiones; Quinta.- Alega expresamente la legitimidad del acto administrativa (sic); Sexta.- Alega caducidad del derecho del actor y prescripción de la acción, de conformidad con el art. 65 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa;

Séptima.- Incompetencia del Tribunal, de conformidad con el literal b) del art. 6 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, pues la reclamación de daños y perjuicios es de naturaleza civil; y Octava.- Subsidiariamente alega plus petitio”. 2.3. Informa también el consultante que el Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca ha formulado los siguientes alegatos: “1.- La demanda debe hacerse extensiva al mandatario de Phillip (sic) Morris Inc., a cuyo favor derivan derechos de la resolución impugnada; 2.- Prescripción de la acción por no haber sido interpuesta dentro del término contemplado en el art. 65 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa; 3.- Legalidad y validez de la resolución impugnada; 4.- Negativa pura, simple, llana y absolutamente de los fundamentos de hecho y de derecho de la demande (sic); y, 5.

Interpretación prejudicial previa de los arts. 107 y 110 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”. 2.4. Finalmente, según el consultante, el “mandatario especial de Phillip (sic) Morris Products Inc., actual propietaria de la marca de fábrica BELMONT alega expresamente la caducidad de la demanda, ya que la resolución impugnada se 29/04/2004 6.32 expidió el 24 de marzo de 1994 y se notificó el 25 del mismo mes y año, en tanto que el recurso contencioso administrativo se planteó el 28 de noviembre de 1994, cuando habían transcurrido en exceso los tres meses que señala la ley para plantearla y opone las siguientes excepciones: 1.- Falta de legítimo contradictor, puesto que la demanda se debió plantear contra el Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca; 2.- Improcedencia del recurso objetivo o de anulación, en contra de un acto administrativo particular; 3.- Caducidad del derecho para interponer recurso subjetivo o de plena jurisdicción; 4.- Legalidad del acto administrativo impugnado; 5.- Falta de derecho de la actora para pedir que se tome nota de una sentencia ejecutoriada; 6.- Inexistencia jurídica del concepto de ‘sentencia prescrita’; 7.- Imposibilidad jurídica y moral del funcionario administrativo de oponerse a tomar nota de una sentencia judicial; 8.- Negativa total de los fundamentos de hecho y de derecho del recurso interpuesto; 9.- El Director Nacional de Propiedad Industrial, no goza de la facultad de negarse a marginar una sentencia.- Ninguna autoridad pública puede negarse a cumplir una sentencia”.

En un escrito de fecha 12 de noviembre de 2003, el apoderado de la sociedad PHILIP MORRIS PRODUCTS INC., solicitó al Tribunal consultante que ampliara “su providencia de 11 de noviembre de 2003 disponiendo que la consulta al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina debería versar única y exclusivamente sobre si los efectos de sentencias ejecutoriadas dictadas en 1987 pueden ser alterados unilateralmente pro (sic) alguna de las partes entre las cuales se siguió el proceso”. 3.

Resolución N° 0936405, del 24 de marzo de 1994 La parte dispositiva de la Resolución N° 0936405, emanada del Director Nacional de Propiedad Industrial, del Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca de la República del Ecuador, establece lo siguiente: “PRIMERO.- Tómese en cuenta la sentencia emitida por el señor Juez Octavo de lo Civil de Pichincha, en el (sic) que aprueba el acuerdo transaccional suscrito por el Dr. Guillermo Guerrero Villagómez, apoderado de la COMPAÑÍA ANONIMA CIGARRERA BIGOTT SUCESORES, y Dr. Alejandro Ponce Martínez, apoderado de la compañía anónima PHILIPS (sic) MORRIS INCORPORATED;

SE- GACETA OFICIAL GUNDO.- Téngase en cuenta el allanamiento realizado por la COMPAÑÍA ANONIMA CIGARRERA BIGOTT SUCESORES, a la demanda de nulidad de registro de la marca de fábrica BELMONT No. 2015 del 12 de julio de 1976 allanamiento que fué (sic) aprobado mediante sentencia de 19 de agosto de 1987;

TERCERO: Margínese ésta (sic) declaratoria en el libro protocolo correspondiente de la inscripción original …”.

CONSIDERANDO

Que las normas cuya interpretación se solicita son las disposiciones consagradas en los artículos 107 y 110 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; Que, de conformidad con la disposición contenida en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal (codificado mediante la Decisión 472), las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, de conformidad con la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo dispuesto en los artículos 4, 121 y 2 de su Estatuto (codificado mediante la Decisión 500), este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, de conformidad con la disposición indicada en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en la providencia que obra a folios 33 y 34 del expediente, la presente solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite; y, Que, en consecuencia, el Tribunal se limitará a interpretar las disposiciones invocadas por la instancia consultante.

Los textos de las normas a interpretar son del tenor siguiente: “Artículo 107.- Cuando en la Subregión existan registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir los mismos productos o servicios, se prohibe la comercialización de las mercancías o servicios identificados con esa marca en el territorio del respectivo País Miembro, salvo que los titulares de dichas marcas suscriban acuerdos que permitan dicha comercialización. 29/04/2004 7.32 En caso de llegarse a tales acuerdos, las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión del público respecto del origen de las mercancías o servicios de que se trate, incluyendo lo relativo a la identificación del origen de los productos o servicios en cuestión con caracteres destacados y proporcionales a los mismos para la debida información al público consumidor.

Esos acuerdos deberán inscribirse en las oficinas nacionales competentes y respetar las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia. En cualquier caso, no se prohibirá la importación de un producto o servicio que se encuentre en la situación descrita en el primer párrafo de este artículo, cuando la marca no esté siendo utilizada en el territorio del país importador, según lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 110, salvo que el titular de dicha marca demuestre ante la oficina nacional competente, que la no utilización de la marca obedece a causas justificadas”.

“Artículo 110.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

También se considerará usada una marca, cuando distinga productos destinados exclusivamente a la exportación desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca”.

I. De la comercialización, en la Subregión, de mercancías o servicios idénticos, distinguidos por marcas idénticas o similares, a nombre de titulares diferentes El artículo 107 de la Decisión 344 disciplina el supuesto de la concurrencia, en la Subregión, GACETA OFICIAL de una pluralidad de registros que, relativos a una marca idéntica o semejante, hayan sido otorgados a titulares diferentes, para distinguir productos o servicios idénticos.

En este caso, en principio, la norma prohíbe la comercialización y, por tanto, la importación a un País Miembro, de productos distinguidos con una marca idéntica o semejante, registrada en el territorio de otro País Miembro. La prohibición se apoya principalmente en la necesidad de prevenir el riesgo de confusión de los consumidores acerca del origen empresarial de los productos de que se trate.

El Tribunal ha manifestado que la prohibición citada “impone una excepción a la regla general de la libre circulación de mercancías y servicios … ”, y que dicha prohibición “se limita al ámbito territorial del respectivo país en el que se haya otorgado registro a la misma marca con diferentes titulares en la subregión. Prohibición que se concibe como un reconocimiento al derecho de propiedad intelectual” (Sentencia dictada en el expediente N° 11-IP-96, del 29 de agosto de 1997, publicada en la G.O.A.C. N° 299, del 17 de octubre del mismo año, caso “BELMONT”).

Sin embargo, de conformidad con la norma bajo examen, la prohibición dejará de surtir efecto en dos hipótesis: en primer lugar, en los casos en los cuales los titulares de las marcas, idénticas o semejantes, celebren acuerdos que permitan la comercialización de los productos idénticos, siempre que se cumplan, en tales acuerdos, los requisitos y condiciones previstas en la norma citada, a objeto de prevenir el riesgo de confusión en los consumidores y de tutelar la competencia leal en el mercado; y en segundo lugar, en caso de que la marca idéntica o semejante no esté siendo utilizada en el territorio del país importador, salvo que su titular demuestre, ante la oficina nacional competente, que la falta de uso obedece a causas justificadas.

El artículo 107, segundo párrafo, fija los requisitos y condiciones de los acuerdos para la comercialización de los productos idénticos: que las partes incluyan en el acuerdo la identificación del origen de los productos de que se trate, con caracteres destacados y proporcionales, y adopten en él las previsiones necesarias para evitar la confusión de los consumidores acerca del citado origen; que los acuerdos que se suscriban sean inscritos en las oficinas nacionales competentes; y que se respete en ellos las nor- 29/04/2004 8.32 mas sobre prácticas comerciales y de promoción de la competencia. A propósito de estos acuerdos de coexistencia marcaria, el Tribunal ha advertido que, en todo caso, su ejecución estará supeditada a la tutela preferente del interés general sobre el particular (Sentencia dictada en el expediente N° 50-IP2001, del 31 de octubre de 2001, publicada en la G.O.A.C. Nº 739, del 3 de diciembre del mismo año, caso “ALLEGRA”).

Y el referido artículo 107, tercer párrafo, dispone que la importación del producto idéntico será válida si una marca, idéntica o semejante, asignada a otro titular y registrada en el territorio del País Miembro importador, no está siendo utilizada en el territorio del indicado País Miembro. En efecto, la falta de uso de la marca hace presumir que los productos distinguidos por ella no se encuentran a disposición de los consumidores en el mercado, o no se hallan destinados a la exportación, en los términos del artículo 110 de la Decisión en referencia. Sin embargo, la disposición prevé que, si el titular de dicha marca demuestra, ante la oficina nacional competente, que su falta de uso obedece a causas justificadas, la importación del producto idéntico quedará prohibida.

En este marco, el Tribunal ha establecido que “ … para acreditar el uso de la marca como fundamento legal de la prohibición de importar, es necesario comprobar al mismo tiempo su uso dentro del mercado interno …” (Sentencia dictada en el expediente N° 11-IP-96, ya citada). Sobre este particular, el Tribunal ha precisado también que es de la competencia de la oficina nacional “determinar la existencia o no de motivos justificativos del no uso de la marca, los cuales deberán basarse en el caso fortuito o en la fuerza mayor; ajena esta última, naturalmente a la voluntad y previsión del titular del registro marcario” (Sentencia dictada en el expediente N° 17-IP-95, de 9 de noviembre de 1995, publicada en la G.O.A.C. Nº 199 de 26 de enero de 1996, caso “PURO”).

En términos generales, este Tribunal ha destacado además que “… al titular del registro de una marca le corresponde la obligación de uso de la misma en los términos señalados por los artículos 107, 108 y 110 de la Decisión 344. En el primero de ellos, precisamente, como requisito indispensable para poder ejercer la oposición GACETA OFICIAL a importaciones de los mismos productos con marcas idénticas o similares; siendo de destacar que la prueba de uso de la marca deberá acreditarse por el titular local del registro, en cada caso, como requisito previo para la validez de las actuaciones administrativas relacionadas con la prohibición de importaciones de marcas idénticas o similares” (Sentencia dictada en el expediente N° 28-IP-99, de 20 de agosto de 1999, publicada en la G.O.A.C. No. 481, del 13 de septiembre del mismo año).

II. Del uso de la marca De conformidad con el artículo 110 de la Decisión 344, se presume que una marca se encuentra en uso cuando los productos distinguidos por ella han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles, bajo la marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponda, según la naturaleza de los productos y las modalidades de su comercialización, en el mercado del territorio donde el signo haya sido registrado.

A tenor de la disposición citada, la presunción de uso se configura también cuando la marca distinga productos que se hallen destinados exclusivamente a la exportación, desde cualquiera de los Países Miembros. La exigencia del uso de la marca, a objeto de prevenir la cancelación de su registro, se funda en la necesidad de asegurar el cumplimiento de su función principal, cual es la de identificar y distinguir en el mercado los bienes o servicios que constituyan su objeto.

A juicio del Tribunal, en la determinación del uso de la marca deberán tenerse en cuenta factores como la forma, la intensidad, la temporalidad y la persona a través de la cual se lleve a cabo el uso. En relación con la forma, el Tribunal ha precisado que “… no es suficiente el mero uso de la marca sino que ha de mirarse la relación de éste con el propietario de la misma y con los productos (bienes y servicios) que él ofrezca, directamente o por quien tenga la capacidad para hacerlo.

El uso de la marca deberá ser real y efectivo, de manera que no basta con la mera intención de usarla o con la publicidad de la misma, sino que el uso debe manifestarse externa y públicamente, para que sea real y no simplemente formal o simbólico. Si bien en algunos sistemas, actos como el de la sola publicidad del producto tienen la virtualidad de 29/04/2004 9.32 considerarse como manifestaciones del uso de la marca, en el régimen andino se considera que dada la finalidad identificadora de la marca con respecto a productos que se lanzan al mercado, el uso de la marca deberá materializarse mediante la prueba de la venta o de disposición de los bienes o servicios a título oneroso, como verdaderos actos de comercio” (Sentencia dictada en el expediente N° 17-IP-95, ya citada).

Por otra parte, el Tribunal ha afirmado que “… las disposiciones del Régimen Común sobre Propiedad Industrial no establecen condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen de bienes comercializados a manera de uso de la marca; coinciden la doctrina y la jurisprudencia más generalizadas en señalar como pautas en esta materia, las de que el uso debe ser serio, de buena fe, normal e inequívoco.

El elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Así, si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese número de operaciones tenga nivel comercial.

En cambio no podría decirse que exista comercialización real de un producto como el maíz, por el hecho de que en un año sólo se hayan colocado en el mercado tres bultos del grano con la denominación de la marca que pretende probar su uso” (Sentencia dictada en el expediente N° 17-IP-95, ya citada). Finalmente, el artículo 110, tercer párrafo, prevé la validez del uso de la marca si, respecto de la forma en que fue registrada, ella difiere únicamente en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo.

La variación de tales detalles o elementos no motivará la cancelación del registro de la marca por falta de uso, ni disminuirá la protección que le corresponda. Por tanto, a contrario, si el signo a través del cual se comercializan los correspondientes productos o servicios es utilizado bajo una forma que difiera de la marca registrada en grado tal que altere su capacidad distintiva, podrá configurarse la falta de uso de ésta y promoverse su cancelación. GACETA OFICIAL Sobre la base de las consideraciones que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE 1º El artículo 107 de la Decisión 344 disciplina el supuesto de la concurrencia, en la Subregión, de una pluralidad de registros que, relativos a una marca idéntica o semejante, hayan sido otorgados a titulares diferentes, para distinguir productos o servicios idénticos.

En este caso, en principio, la norma prohíbe la comercialización y, por tanto, la importación a un País Miembro, de productos distinguidos con una marca idéntica o semejante, registrada en el territorio de otro País Miembro. La prohibición se apoya principalmente en la necesidad de prevenir el riesgo de confusión de los consumidores acerca del origen empresarial de los productos de que se trate. 2º La prohibición de comercialización o importación dejará de surtir efecto en dos hipótesis: en primer lugar, en los casos en los cuales los titulares de las marcas, idénticas o semejantes, celebren acuerdos que permitan la comercialización de los productos idénticos, siempre que se cumplan, en tales acuerdos, los requisitos y condiciones previstas en la norma citada, a objeto de prevenir el riesgo de confusión en los consumidores y de tutelar la competencia leal en el mercado; y en segundo lugar, en caso de que la marca idéntica o semejante no esté siendo utilizada en el territorio del país importador, salvo que su titular demuestre, ante la oficina nacional competente, que la falta de uso obedece a causas justificadas, las cuales deberán basarse en el caso fortuito o en la fuerza mayor, ajena esta última, naturalmente, a la voluntad y previsión del titular del registro marcario.

Los requisitos y condiciones de los acuerdos para la comercialización de los productos idénticos son: que las partes incluyan en el acuerdo la identificación del origen de los productos de que se trate, con caracteres destacados y proporcionales, y adopten en él las previsiones necesarias para evitar la confusión de los consumidores acerca del citado origen; que los acuerdos que se suscriban sean inscritos en las oficinas nacionales competentes; y que se respete en ellos las normas sobre prácticas comerciales y de promoción de la competencia. La ejecución de estos acuerdos de coexistencia 29/04/2004 10.32 marcaria estará supeditada a la tutela preferente del interés general sobre el particular.

La falta de uso de la marca hace presumir que los productos distinguidos por ella no se encuentran a disposición de los consumidores en el mercado, o no se hallan destinados a la exportación, en los términos del artículo 110 de la Decisión 344; aunque, para acreditar el uso de la marca como fundamento legal de la prohibición de importar, es necesario comprobar al mismo tiempo su uso dentro del mercado interno. 3º De conformidad con el artículo 110 eiusdem, se presume que una marca se encuentra en uso cuando los productos distinguidos por ella han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles, bajo la marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponda, según la naturaleza de los productos y las modalidades de su comercialización, en el mercado del territorio donde el signo haya sido registrado.

Asimismo, la presunción de uso se configura también cuando la marca distinga productos que se hallen destinados exclusivamente a la exportación, desde cualquiera de los Países Miembros. La exigencia del uso de la marca, a fin de prevenir la cancelación de su registro, se funda en la necesidad de asegurar el cumplimiento de su función principal, cual es la de identificar y distinguir en el mercado los bienes o servicios que constituyan su objeto 4º En la determinación del uso de la marca deberán tenerse en cuenta factores como la forma, la intensidad, la temporalidad y la persona a través de la cual se lleve a cabo el uso.

No existen condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen de bienes comercializados a manera de uso de la marca, sino que ello ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Sin embargo, conforme a los criterios sentados por la doctrina y la jurisprudencia, recogidos en la presente sentencia, se han señalado como pautas las de que el uso debe ser serio, de buena fe, normal e inequívoco. 5º También será valido el uso de la marca si, respecto de la forma en que fue registrada, ella difiere únicamente en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo.

La variación de tales detalles o elementos no moti- GACETA OFICIAL 29/04/2004 11.32 vará la cancelación del registro de la marca por falta de uso, ni disminuirá la protección que le corresponda. Por tanto, a contrario, si el signo a través del cual se comercializan los correspondientes productos o servicios es utilizado bajo una forma que difiera de la marca registrada en grado tal que altere su capacidad distintiva, podrá configurarse la falta de uso de ésta y promoverse su cancelación. copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

De conformidad con la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que pronuncie y, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 128, tercer inciso, del Estatuto del Tribunal, deberá remitir dicha sentencia a este órgano jurisdiccional.

Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Notifíquese la presente interpretación mediante copia certificada y sellada, y remítase también Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE (E) Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. PROCESO 140-IP-2003 Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 1, 2, 4, 12, 51 y 53 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en la solicitud presentada por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil de la República del Ecuador.

Patente: Máquina de bucle para arrollar una cinta en forma de espiral. Actor: PLASTIGAMA S.A. Proceso Interno Nº 526-02-1. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los treinta y un día del mes de marzo del año 2004. El auto de trece de febrero del presente año, mediante el cual éste Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial.

VISTOS La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil, República del Ecuador, a través de la Secretaria Relatora Abogada Miriam Flores Apolinario, recibida en este Tribunal en fecha 11 de diciembre de 2003, sin especificar ningún artículo del Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino en particular, con motivo del proceso interno de única instancia Nº 526-02-1.

Los hechos relevantes señalados por el consultante y complementados con los documentos agregados a su solicitud, que se detallan a continuación: 1. Partes en el proceso interno Demandante es la compañía PLASTIGAMA S.A. y, son demandados el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI) y la compañía RIB LOC AUSTRALIA PTY LTD. GACETA OFICIAL 2.

Hechos La empresa RIB LOC AUSTRALIA PTY LTDA., el 2 de octubre de 1991, solicitó en Australia patente de invención de una MAQUINA DE BUCLE PARA ARROLLAR UNA CINTA EN FORMA DE ESPIRAL; posteriormente en fecha 30 de septiembre de 1992, la misma empresa, en virtud del derecho de prioridad solicita la reivindicación de la precitada solicitud australiana bajo el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT por sus siglas en ingles), no obstante que la República del Ecuador accedió al mismo recién el 7 de mayo de 2001.

El 31 de marzo de 1993 la compañía RIB LOC AUSTRALIA PTY LTDA. presentó, a la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), solicitud de patente de invención que se tramitó bajo el Nº SP 93-921, referida a una MAQUINA DE BUCLE PARA ARROLLAR UNA CINTA EN FORMA DE ESPIRAL, misma que fue concedida el 11 de agosto de 1994 mediante resolución Nº PI 94-802, que: “… acredita la concesión por Veinte (sic) años, contados desde la fecha de presentación de la solicitud, del registro de la PATENTE DE INVENCIÓN…”.

En fecha 14 de junio de 2001 la empresa PLASTIGAMA S.A. interpone Recurso Extraordinario de Revisión ante el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del IEPI, mediante el cual solicita la nulidad de la resolución Nº PI 94-802; el mencionado Comité mediante resolución sin número, en fecha 9 de septiembre de 2002, decide: “Inhibirse de conocer y resolver el recurso extraordinario de revisión interpuesto por PLASTIGAMA S.A. para anular el Título PI-94-802, por el cual se otorgó a favor de RIB LOC AUSTRALIA PTY LTD. el registro de la patente de invención denominada MÁQUINA DE BUCLE PARA ARROLLAR UNA CINTA EN FORMA DE ESPIRAL …”.

El 18 de diciembre del 2002 la empresa PLASTIGAMA S.A. presenta demanda contra el IEPI y la compañía RIB LOC AUSTRALIA PTY LTD., según consta en el auto de fecha 18 de diciembre de 2002 del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil, solicitando que: “la patente de invención Nº 94802 … sea declarada nula por contravenir las normas legales constantes en la Ley de Pro- 29/04/2004 12.32 piedad Intelectual y Decisiones 344 y 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (sic) …”. 3.

Fundamentos jurídicos de la demanda La actora, en relación a la prioridad y a la falta de novedad de la patente PI-94-802, sostiene que: “El derecho de prioridad permite dentro del año siguiente a la primera solicitud de patente solicitar la protección de la misma invención en uno o más países distintos del original En marzo 31 de 1993, es decir cerca de un año y medio después de la primera solicitud de patente presentada por RIB LOC AUSTRALIA PTY LDA. en Australia, dicha empresa solicita en Ecuador, la protección del aparato denominado MAQUINA DE BUCLE PARA ARROLLAR UNA CINTA EN FORMA DE ESPIRAL, cuando su derecho para reivindicar prioridad había prescrito, y la referida invención se encontraba ya de por sí, en el estado de la técnica, habiendo perdido su novedad …”.

En relación al artículo 2 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena referido a la novedad de una solicitud de patente en trámite aduce que: “… una solicitud previa enervará, desde la fecha de su presentación, la novedad de una solicitud posterior, siempre que la primera llegue a publicarse, así sea con posterioridad a la fecha de presentación de la segunda solicitud. y así sucede, la solicitud anterior (australiana) destruye inmediatamente la novedad de la posterior (ecuatoriana).”, en este sentido señala también que: “… la solicitud de patente de invención australiana, publicada quince días después de la solicitud de patente para el mismo invento en Ecuador, debía considerarse como dentro del estado de la técnica a fin de determinar la novedad de la solicitud ecuatoriana, pese a que no se había publicado, puesto que el criterio para determinar la novedad de una invención es universal, no territorial”.

Asevera que: “la patente ecuatoriana PI 94-802, posee 23 reivindicaciones, mientras que las solicitudes australiana y estadounidense, solamente poseen 14 y 11 respectivamente. … puesto que todas las solicitudes reivindican lo mismo; … y de acuerdo al artículo 51 de la Decisión 486 (Art. 34 de la entonces vigente Decisión 344), las reivindicaciones de cada patente, deberán interpretarse con base en la memoria y las gráficas, las que, al ser idénticas, prueban la identidad de las invenciones en las tres patentes referidas (Australia, Estados Unidos, Ecua- GACETA OFICIAL dor) … por lo que la ulterior patente ecuatoriana, no es distinta ni substancialmente diferente de las primeras, quedando demostrada su falta de novedad, y por ende, su nulidad absoluta”.

Asimismo en relación a la falta de nivel inventivo de la patente en cuestión la actora, con base al artículo 4 de la Decisión 344, señala que: “… En el presente caso… la máquina patentada bajo el Nº 94-802, … constituye … una mejora sobre la tecnología existente por varios años y así está reconocido inclusive en la memoria descriptiva de la referida patente, pues expresamente menciona los problemas de que adolecían las máquinas para arrollar cintas para formar tubos antes del ‘salto tecnológico’ dado por esta invención, que pretendía resolver estos problemas … en efecto … se trata de un aparato con cierto mérito inventivo … que utiliza una nueva configuración de elementos que permite un mejor funcionamiento y proporciona una ventaja que las máquinas conocidas anteriormente no tenían, siendo claramente un modelo de utilidad, la figura bajo la cual podía y debía protegerse esta invención … lo que concuerda con la definición … dada por la Decisión 344 vigente en esa época (sic) y en concordancia con el artículo 81 de la ahora vigente Decisión 486”. 4.

Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda El Presidente del IEPI, al amparo del Art. 3 y 349 de la Ley de Propiedad Intelectual, en su calidad de representante legal de dicho Instituto comparece al juicio “negando los fundamentos de hecho y derecho contenidos en la demanda, alegando la legitimidad del Acto Administrativo impugnado por provenir de autoridad competente y haber sido expedido observando las formalidades previstas en la Ley de la Materia… e … impugnando la prueba que llegare a presentar el actor en todo cuanto tuviere de ilegal e improcedente”.

Por su parte la empresa RIB LOC AUSTRALIA PTY LTDA., comparece y, en la audiencia de conciliación llevada a cabo el 9 de julio de 2003, ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil, niega los fundamentos de hecho y de derecho señalando que: “NOVEDAD.- … Para analizar la novedad de un invento hay que remitirse a lo que ha sido divulgado o accesible al público, antes de la fecha de presentación de la solicitud cuestionada… el 29/04/2004 13.32 análisis de la novedad del invento debe retrotraerse al momento de la presentación de la solicitud o de la prioridad que se hubiese indicado y no al momento del examen, como lo refiere el actor, así lo ha referido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso 06-IP-94 … en el inciso final del Art. 2 decisión 344 (sic) … la condición sinecuanon (sic) para que pierda la novedad la solicitud de patente que estuviese examinando es que el contenido de la solicitud del trámite (en este caso la Australiana) se halla (sic) publicado … ya que no toda solicitud será publicada por varias eventualidades como retiro de la patente, desistimiento etc, … dicho contenido no entraría al estado de la técnica. … En el expediente administrativo no consta ninguna prueba de divulgación anterior mediante publicación u otro medio.

La solicitud Australiana y del PCT que supuestamente se habían presentado con anterioridad no habían sido publicadas y que por lo tanto su contenido no había sido puesto en el dominio público, por lo que no podían ser consoderadas detro (sic) del estado de la técnica. Sobre el mismo tema, deben desecharse las afirmaciones antojadizas y contradictorias del actor, en el sentido de que el contenido de la solicitud Australiana (sic) ‘se llegó a publicar justo en el momento que la autoridad ecuatoriana debía realizar el examen de patentabilidad de la inversión (sic)’ fue publicada quince días después de la solicitud de patente para el mismo invento … DOBLE PATENTAMIENTO: Como principio la solicitud e (sic) una solicitud de patente no implica los conocimientos técnicos allí descritos o las reivindicaciones.

ACTIVIDAD INVENTIVA; … pese a la existencia de todas las patentes mencionadas por el actor, el mandante solicitó una patente PCT en 1992 que también prosperó en Estados Unidos que se registró bajo el número 5, 468, 322 de 1995 y en la oficina europea de patentes (designado alemania (sic), España, Francia y Reino Unido) bajo el número EP 0 606 337 B1 de 1996.”; concluye su intervención, en la audiencia, señalando que la patente de invención se encuentra en pleno uso en la República del Ecuador.

CONSIDERANDO

Que las normas contenidas en los artículos 1, 2, 4, 12, 51 y 53 de la Decisión 313, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal; GACETA OFICIAL Que este Tribunal es competente para interpretar en vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es en este caso el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal (codificado mediante la Decisión 472), en correspondencia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, (codificado mediante la Decisión 500);

Que, conforme al análisis exhaustivo del expediente y las normas citadas por las partes, no obstante que el Tribunal consultante no especifica las normas cuya interpretación requiere, con base a lo dispuesto en el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 de su Estatuto, de oficio se interpretarán los artículos 1, 2, 4, 12, 51 y 53 de la Decisión 313, cuyos textos son: Decisión 313 “Artículo 1.- Los Países Miembros otorgarán patentes de invención a las creaciones susceptibles de aplicación industrial, que sean novedosas y tengan nivel inventivo.” “Artículo 2.- Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. También se considerará, dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido se publique.” “Artículo 4.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona 29/04/2004 14.32 del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.” “Artículo 12.- La primera solicitud de una patente de invención válidamente presentada en un País Miembro o, en otro país que conceda un trato recíproco a solicitudes provenientes de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena, conferirá al solicitante o a su causahabiente el derecho de prioridad por el término de un año, contado a partir de la fecha de esa solicitud, para solicitar una patente sobre la misma invención en cualquiera de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena.” “Artículo 51.- La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte, la nulidad de la patente, previa audiencia de las partes interesadas, si la patente fue concedida en contravención a la presente Decisión. Si las disposiciones a que hace referencia el párrafo anterior fueren parcialmente aplicables a una patente, la nulidad será declarada sólo respecto de la reivindicación o reivindicaciones objetadas.

El procedimiento para llevar a cabo esta acción se sujetará a las disposiciones internas de cada País Miembro.” “Artículo 53.- Se concederá patente de modelo de utilidad, a toda nueva forma, configuración o disposición de elementos de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto; o, de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que lo incorpora o, que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía.” I. Observancia de los requisitos para formular la solicitud de interpretación prejudicial.

En la Interpretación Prejudicial 141-IP-2003, marca: SUPER CHOO, aprobada el 4 de febrero de 2004, este Tribunal ha manifestado: GACETA OFICIAL “I. De la interpretación prejudicial I.I. De la interpretación prejudicial del ordenamiento comunitario De las disposiciones previstas en los artículos 32 y 34 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se desprende que es de la competencia de este órgano jurisdiccional supranacional la interpretación, por vía prejudicial, del ordenamiento jurídico de la Comunidad, mientras que la aplicación de dicho ordenamiento, en las causas sometidas válidamente al conocimiento de los Tribunales de los Estados Miembros, al igual que la interpretación y aplicación del respectivo ordenamiento jurídico nacional, así como el examen y valoración de los hechos controvertidos en aquellas causas, corresponden a los Tribunales competentes de cada uno de dichos Estados.

La competencia de este órgano jurisdiccional, en el ámbito de la consulta prejudicial, se funda en la necesidad de garantizar la uniformidad en la interpretación y aplicación de la norma comunitaria en el ámbito de cada uno de los Estados Miembros. Por ello, de admitir la consulta que formule el Tribunal Nacional, este Tribunal de Justicia deberá pronunciarse a su respecto mediante la expedición de una providencia en que se limitará a precisar el contenido y alcance de la norma comunitaria, no de la norma nacional, relativa al caso concreto.

De este modo, el órgano jurisdiccional comunitario contribuye con el órgano jurisdiccional nacional en la configuración de la sentencia que éste habrá de dictar, en la causa sometida a su conocimiento, con el objeto de asegurar en ella la aplicación uniforme del ordenamiento jurídico de la Comunidad. Dictada la providencia interpretativa y transmitida al órgano jurisdiccional consultante, éste deberá acogerla en la sentencia que pronuncie, toda vez que se trata de una obligación prevista en un tratado integrante del ordenamiento jurídico fundamental de la Comunidad Andina, cual es el Tratado de Creación de su Tribunal de Justicia. Y puesto que los órganos jurisdiccionales nacionales constituyen parte orgánica y funcional de los Estados Miembros, el incumplimiento de la obligación citada constituiría una infracción del ordenamiento comunitario imputable al respectivo Estado Miembro.

Por otra parte, la interpretación prejudicial no es ni puede asimilarse a una prueba, tampoco es 29/04/2004 15.32 la simple absolución de un cuestionario, ni está llamada a constituirse en un informe de expertos o en una opinión jurídica de tipo doctrinal (Sentencia del 17 de marzo de 1995, dictada en el expediente 10-IP-94, caso “Nombres de publicaciones periódicas, programa de radio y televisión y estaciones de radiodifusión”, publicada en la G.O.A.C. Nº 177, del 20 de abril de 1995; y reiterada en sentencia del 10 de abril de 2002, dictada en el expediente 01-IP-2002, caso “JOHANN MARIA FARINA”, publicada en la G.O.A.C. N° 786, del 25 de abril de 2002).

Se trata de una providencia declarativa a la que precede un procedimiento incidental de carácter no contencioso. I.II. De la consulta facultativa y de la consulta obligatoria Cualquier juez de un País Miembro puede, de oficio o a petición de parte, solicitar de este Tribunal de Justicia la interpretación de los principios y normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina —contenidas en el Acuerdo de Cartagena, sus Protocolos e Instrumentos adicionales; en el Tratado de Creación del Tribunal y sus Protocolos Modificatorios; en las Decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y de la Comisión; en las Resoluciones de la Secretaría General de la Comunidad; y en los Convenios de Complementación Industrial y otros que adopten los Países Miembros en el marco del proceso de integración andina—, en todos aquellos casos en que el citado ordenamiento deba ser aplicado o sea controvertido por las partes en un proceso interno. Los órganos judiciales nacionales cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso en derecho interno —o si sólo fueran procedentes recursos que no permitan revisar la norma sustantiva comunitaria (sentencia del 3 de diciembre de 1987, emitida en el expediente 01IP-87, caso “Aktiebolaget VOLVO”; publicada en la G.O.A.C. Nº 28, del 15 de febrero de 1988; así como en el Tomo I de la Jurisprudencia del Tribunal, p. 103)—, están obligados, en todos los procesos en que deba aplicarse o se controvierta una norma comunitaria, a solicitar la interpretación prejudicial, incluso cuando ya exista un pronunciamiento anterior del Tribunal sobre la cuestión debatida (Sentencia del 24 de noviembre de 1989, emitida en el expediente 07-IP-89, caso patente de invención solicitada por CIBA- GACETA OFICIAL GEIGY A.G., publicada en la G.O.A.C. Nº 53, del 18 de diciembre de 1989) o sobre casos similares o análogos (Caso “Aktiebolaget VOLVO”, ya citado).

A propósito de los recursos que no permiten la revisión de la norma sustantiva comunitaria, el Tribunal se manifestó en los términos siguientes: “Resulta claro entonces el alcance de esta norma en el sentido de que si los recursos que existan, según el derecho interno, no permiten revisar la aplicación que se haga de la norma comunitaria, tales recursos no deben ser tenidos en cuenta para determinar si la solicitud de interpretación es obligatoria o tan sólo facultativa.

En otros términos, únicamente la existencia de un recurso en el derecho interno que permita revisar la interpretación de la norma aplicable convierte en facultativa la solicitud de interpretación prejudicial la que, en principio, resulta obligatoria” (Sentencia del 25 de septiembre de 1990, dictada en el expediente 03-IP-90, caso “NIKE INTERNATIONAL”, publicada en la G.O.A.C. Nº 70, del 15 de octubre de 1990).

En cuanto a la obligatoriedad de la solicitud de interpretación prejudicial, este Órgano Jurisdiccional reitera que “La interpretación que realiza el Tribunal es para cada caso concreto por lo que la ‘teoría del acto claro’ no tiene aplicación dentro del sistema interpretativo andino” (Sentencia del 7 de agosto de 1995, dictada en el expediente 04-IP-94, caso “EDEN FOR MAN (etiqueta)”, publicada en la G.O.A.C. Nº 189, del 15 de septiembre de 1995).

En los casos en que la consulta de interpretación prejudicial es obligatoria —jueces nacionales de única o de última instancia—, el planteamiento de la solicitud lleva consigo la suspensión del proceso interno hasta el pronunciamiento del Tribunal comunitario, el cual se constituye en un presupuesto procesal de la sentencia (Sentencia del 18 de junio de 1999, dictada en el expediente 06-IP-99, caso “HOLLYWOOD LIGHTS”, publicada en la G.O.A.C. Nº 468, del 12 de agosto de 1999) que debe tener presente el juez nacional antes de emitir su fallo (Caso “Nombres de publicaciones periódicas, programa de radio y televisión y estaciones de radiodifusión”, ya citado), y cuya inobservancia puede derivar en acciones de incumplimiento y vicios procesales (Sentencia del 29 de agosto de 1997, dictada en el expediente 11-IP-96, caso “BELMONT”, publicada en la G.O.A.C. Nº 299, del 17 de octubre de 1997). 29/04/2004 16.32 I.III.

De la oportunidad de la solicitud de interpretación prejudicial La solicitud puede formularse en cualquier tiempo, antes del pronunciamiento de la sentencia definitiva (Caso “Aktiebolaget VOLVO”, ya citado), aunque, a los efectos de lograr una comprensión in toto de la cuestión debatida y una decisión útil del Tribunal de Justicia, conviene que aquélla se lleve a cabo después de haberse oído a las partes, de modo que el juez nacional tenga los elementos de juicio necesarios para resumir, en dicha solicitud, el marco fáctico y jurídico del litigio.” I.IV.

De los requisitos de la solicitud de interpretación prejudicial La solicitud del juez nacional debe motivarse de manera sucinta pero completa, a objeto de que el Tribunal alcance una comprensión de conjunto del tema sometido a consulta. Por ello, en cumplimiento del artículo 125 del Estatuto del Tribunal – Decisión 500 – que señala las condiciones y requisitos para formular la consulta, dicha solicitud debe incluir un informe sucinto de los hechos que el consultante considere relevantes, la relación de las normas del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina cuya interpretación se requiere, las alegaciones formuladas en torno a su aplicación y, señalar el lugar y dirección donde el Tribunal nacional recibirá la respuesta a su consulta.

Además, la solicitud deberá ir acompañada de una copia de los documentos necesarios que sustenten el informe sucinto de los hechos y de las disposiciones aplicables, todo ello con el objeto de hacer útil al juez nacional la interpretación prejudicial que emane del Tribunal comunitario. De otro modo, la citada interpretación podría alcanzar tal grado de generalidad y abstracción que resultaría inútil, en consecuencia, tanto para decidir el caso concreto como para asegurar la aplicación uniforme del derecho comunitario (Sentencia de 3 de septiembre de 1999, dictada en el expediente 30-IP-99, caso “DENIM”, publicada en la G.O.A.C. Nº 497 de 18 de octubre de 1999).

I.V. De la competencia del Tribunal comunitario Requerida la interpretación prejudicial, pasa a ser de la exclusiva competencia del Tribunal de GACETA OFICIAL Justicia de la Comunidad Andina la determinación de las normas pertinentes a interpretar. En consecuencia, el Tribunal podrá establecer si interpreta la totalidad de las normas consultadas, o si, según su pertinencia para el caso concreto, suprime la interpretación de unas o agrega la de otras.

Además, podrá absolver las consultas en el orden de prelación que estime conducente (Sentencia del 11 de octubre de 1994, dictada en el expediente 01-IP-94, caso “MC POLLO SU POLLO RICO”, publicada en la G.O.A.C. Nº 164, del 2 de noviembre de 1994).” II. Aplicación del Ordenamiento Jurídico Comunitario en el tiempo Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, de acuerdo con el principio de irretroactividad, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos.

En consecuencia, las situaciones jurídicas concretas normadas en el ordenamiento jurídico andino se encuentran sometidas a la norma vigente en el tiempo de su constitución. Y si bien la norma comunitaria nueva no es aplicable a las situaciones jurídicas originadas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata tanto en algunos de los efectos futuros de la situación jurídica nacida bajo el imperio de la norma anterior, como en materia procedimental.

Con relación a este tema el profesor Marcial Rubio Correa dice: “Aplicación inmediata de una norma, es aquella que se hace a los hechos, relaciones y situaciones que ocurren mientras tiene vigencia, es decir, entre el momento en que entra en vigor y aquel en que es derogada o modificada; aplicación ultra activa de una norma, es aquella que se hace a los hechos, relaciones y situaciones que ocurren luego que ha sido derogada o modificada de manera expresa o tácita, es decir, luego que termina su aplicación inmediata; aplicación retroactiva de una norma, es aquella que se hace para regir hechos, situaciones o relaciones que tuvieron lugar antes del momento en que entra en vigencia, es decir, antes de su aplicación inmediata; y aplicación diferida de una norma es aquella que se hace cuando la norma expresamente ha señalado que deberá aplicarse en un momento futuro, que empieza a contarse después del momento en que entre en vigencia” (RUBIO, Marcial.

Título Preliminar. Para Leer el Código Civil, vol. III. Pontificia Universidad Católica del Perú. Fondo Editorial. Lima: 1988. p. 57 y ss.). 29/04/2004 17.32 Este Tribunal ha señalado que “El régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado, desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85) y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta), 344 (Disposición Transitoria Primera), y 486 (Disposición Transitoria Primera), en la irretroactividad de la norma sustancial, pues ha dispuesto siempre que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, subsistirá por el tiempo en que fue concedido.

Sin embargo, las disposiciones en referencia han contemplado, además, la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues han dispuesto que, en cambio, se aplicará la nueva Decisión comunitaria al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas de tal derecho”.

Asimismo apoyándose en la doctrina, el Tribunal ha manifestado que “ ‘La prohibición de retroactividad de las leyes representa una manifestación básica y específica de la seguridad jurídica’ (Pérez Luño, Antonio-Enrique: Seguridad Jurídica. En ‘El derecho y la justicia’. Editorial Trotta S.A. Madrid. 2000. pp. 204 y 206). Por ello, ‘En general y siempre que no operen otros principios especiales relativos a la aplicación de las normas jurídicas, el efecto que produce un acto derogatorio es que la norma derogada deberá ser aplicada en aquellos casos aún no resueltos que surgieron con anterioridad a la derogación, pero no a la resolución de nuevos casos … el efecto normal de la derogación consiste en la limitación temporal de la aplicabilidad de las normas jurídicas, de forma que las normas derogadas seguirán siendo aplicables a las relaciones jurídicas que surgieron cuando la norma estaba en vigor…’ (Aguiló Reglá, Josep: ‘Derogación’. ob.cit., p. 486)”.

(Proceso 74-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 995 de 9 de octubre de 2003, marca: A+gráfica). En consecuencia, la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de patente, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria de la misma; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la patentabilidad del invento, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al GACETA OFICIAL momento de haber sido solicitada la concesión de la patente.

En cambio la parte procesal de la nueva normativa se aplicará a partir de su entrada en vigencia, tanto a los procedimientos por iniciarse como a los que están en curso. En este último caso, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida. En el caso de autos, de los documentos remitidos junto con la solicitud de interpretación prejudicial, se desprende que la concesión de la patente de invención de una MAQUINA DE BUCLE PARA ARROLLAR UNA CINTA EN FORMA DE ESPIRAL a favor de la empresa RIB LOC AUSTRALIA PTY LTDA. fue solicitada en fecha 31 de marzo de 1993, en vigencia de la Decisión 313.

Con base a las consideraciones anteriores, corresponde a la autoridad nacional competente establecer la norma aplicable al caso concreto. III. La patente de invención El legislador andino no ha dado una definición de patente, empero, con apoyo en criterios doctrinales en la materia se puede afirmar que “La patente es la concesión que otorga el Estado a un inventor o a su causahabiente para explotar exclusivamente una invención industrial durante un plazo determinado, al cabo del cual pasa a ser de dominio público”.

(Metke Méndez, Ricardo. Lecciones de Propiedad Industrial (II). Editor Raisbeck, Lara, Rodríguez & Rueda (Baker & McKenzie). Bogotá, 2002, p. 22). De dicha definición, así como del artículo 1 de la Decisión 313, se desprende que la patente se concede para una invención, la cual, a su vez, ha sido definida por la doctrina como “la solución de un problema técnico aplicable a la industria, y que proporciona la posibilidad de obtener un cierto resultado útil” (Baylos Corroza, Hermenegildo.

Tratado de Derecho Industrial. Segunda edición. Editorial Civitas, 1993, p. 695). En consecuencia, la invención presupone un problema específico que es resuelto por la técnica. 29/04/2004 18.32 “comprende todas las variedades de entidades estructurales hechas por el ser humano. … puede referirse principalmente a cosas, substancias y medios de trabajo (en particular aparatos y dispositivos) ” (Fernández-Novoa, Carlos.

La modernización del Derecho español de patentes. Editorial Montecorvo S.A., Madrid, p. 64). La invención de procedimientos consiste en que “su objeto verse sobre un modo de obrar constituido por una serie de operaciones o actuaciones para obtener un resultado. ‘Es decir, se trata de una sucesión de operaciones o actuaciones a realizar con determinadas materias o energías’ (Horacio Rangel Ortíz, Usurpación de Patentes, Universidad Panamericana, México DF, 1994, pág. 85)” (Metke Méndez, Ricardo.

Ob.cit., p. 32). El Tribunal, por su parte, ha manifestado que “el concepto de ‘invención’ a efectos de ser objeto de una concesión de patentes, comprende todos aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquen un avance tecnológico —y por tanto no se deriven de manera evidente del ‘estado de la técnica’—, y además sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria”.

(Proceso 21IP-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 631 de 10 de enero de 2001, caso “DERIVADOS DE BILIS HUMANA”). IV. Requisitos de patentabilidad: novedad y nivel inventivo El artículo 1 de la Decisión 313 establece los requisitos esenciales que debe reunir toda invención, los cuales son: novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial.

Dichos requisitos permiten determinar las condiciones esenciales que debe reunir toda invención para que sea patentada, siempre que además no se encuentre impedida por otras disposiciones de la norma comunitaria en mención, que prescriben los casos que no son considerados una invención y aquello que no es patentable. La novedad y el estado de la técnica A diferencia de lo previsto por la Decisión 313, que en su artículo primero se refiere a creaciones, desde la entrada en vigencia de la Decisión 344 aquel término ha sido sustituido por el de invenciones y estas pueden ser de productos o de procedimientos.

La invención de productos Entre los requisitos indispensables para que una invención pueda ser considerada como objeto de protección por medio de patente, en primer lugar, está su novedad, que significa, conforme al artículo 2 de la Decisión 313, que GACETA OFICIAL “una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica”, es decir, como sostiene el tratadista José Manuel Otero Lastres, “ no estar contenida, no estar incluida, o no formar parte del estado de la técnica”.

(Otero Lastres, José Manuel. Los Requisitos de Patentabilidad en la Decisión 486, Revista Jurídica del Perú Nº 31, febrero 2002). Es de hacer notar que la novedad se la formula desde el punto de vista negativo en relación al “estado de la técnica”; cuyo concepto comprende el conjunto de conocimientos tecnológicos que hayan sido accesibles al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Por lo que se considera que toda invención deja de ser nueva si ha sido accesible al público por cualquier medio, sin que tenga relevancia el lugar en el que se ha producido, ni el número de personas a las que ha alcanzado dicha accesibilidad. Al comprender generalmente toda invención varios componentes, la novedad en cada uno de ellos no es un requisito indispensable ya que si bien estos pueden encontrarse individualmente en el estado de la técnica, sin embargo, su combinación podría dar lugar a un producto o a un procedimiento desconocido anteriormente.

Al respecto el Tribunal dice, “La novedad no es un requisito que deban cumplir todos y cada uno de los componentes que conforman la invención, pudiendo incluso ser conocidos individualmente la totalidad de tales elementos, si combinados entre ellos dan lugar a un objeto o a un procedimiento desconocido anteriormente. En efecto ninguna invención aparece de la nada; por el contrario, toda innovación requiere aplicar conocimientos y objetos previamente creados o descubiertos por la humanidad, los cuales constituirán la ‘materia prima’ para desarrollar un nuevo producto o procedimiento” (Proceso 21IP-2000, ya citado).

Así mismo, el Tribunal ha señalado que la novedad de una invención “es lo que no está comprendido en el estado de la técnica (divulgación cualificada) o lo que no haya sido divulgado o hecho accesible al público en cualquier lugar (divulgación simple y novedad absoluta). La divulgación puede ser oral o escrita, puede resultar del uso o explotación, o producirse por cualquier otro medio.

Esta divulgación debe ser de- 29/04/2004 19.32 tallada y, en todo caso, suficiente para que una persona del oficio pueda utilizar esa información para ejecutar o explotar la invención. Por otra parte, cuando un invento está en uso o explotación es porque ya fue patentado o porque es del dominio público. En estos casos el invento objetivamente perdió su novedad”.

(Proceso 06-IP-89, publicado en la G.O.A.C. Nº 50 de 17 de noviembre de 1989, marca: INTERPLAST). La fecha a partir de la cual la Oficina Nacional Competente deberá realizar el estudio de la novedad, es decir, de lo no comprendido en el estado de la técnica, “no sólo se refiere a la que constare en la solicitud, sino también a la de la prioridad reconocida por el artículo 12… de la Decisión 313.

La Oficina Nacional Competente tiene la obligación de determinar en primera instancia la fecha a partir de la cual se podrá realizar el análisis comparativo de la invención con el estado de la técnica existente en el resto del mundo para esa fecha. Todo lo que haya sido accesible al público en los términos del artículo 2º constituirá el estado de la técnica que podrá destruir o no la novedad de la invención cuya patente se solicita”.

(Proceso 12-IP98, publicado en la G.O.A.C. Nº 428 de 16 de abril de 1999, caso: COMPOSICIONES DETERGENTES COMPACTAS CON ALTA ACTIVIDAD CELULASA). Finalmente, cabe reiterar lo señalado en la jurisprudencia antes citada, sobre ciertas reglas a ser observadas para determinar la novedad de una invención, que son: “a) Concretar cuál es la regla técnica aplicable a la patente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindicaciones, que en últimas determinarán este aspecto. b) Precisar la fecha con base en la cual deba efectuarse la comparación entre la invención y el estado de la técnica, la cual puede consistir en la fecha de la solicitud o la de la prioridad reconocida. c) Determinar cuál es el contenido del estado de la técnica (anterioridades) en la fecha de prioridad. d) Finalmente deberá compararse la invención con la regla técnica”.

GACETA OFICIAL El nivel inventivo y el estado de la técnica Como segundo requisito adicional al de la novedad se exige que la invención tenga nivel inventivo, esto es, que implique un salto cualitativo en relación con la técnica existente. Este requerimiento, desarrollado por el artículo 4 de la Decisión 313, presupone que la invención, además de no ser obvia para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica, debe ser siempre el resultado de una actividad creativa del hombre, lo que sin embargo no impide que se alcance la regla técnica propuesta utilizando procedimientos o métodos comunes o ya conocidos en el área técnica correspondiente, aunque tampoco debe constituir el resultado de derivaciones evidentes o elementales de lo ya existente para un experto medio en esa materia técnica.

“El experto medio deberá poseer experiencia y contar con un saber general en la materia y con una serie de conocimientos en el campo específico de la invención” (Proceso 43-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 870 de 9 de diciembre de 2002, caso: FORMULACIONES DE PEPTIDOS HIDROSOLUBLES DE LIBERACIÓN RETARDADA). Es de hacer notar que, el estado de la técnica al alcance del experto medio no es el mismo comprendido por “todo lo que haya sido accesible al público” que se examina para establecer la novedad de un invento.

En efecto, “con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica En este punto conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el ‘estado de la técnica’, en el primero, se coteja la invención con las ‘anterioridades’ existentes dentro de aquella, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención” (Proceso 12-IP-98, ya citado). 29/04/2004 20.32 Por lo tanto, a efectos de examinar el nivel inventivo de una invención, la Oficina Nacional Competente se fijará en el estado de la técnica existente y en lo que ello representa para una persona del oficio normalmente versada en la materia; esto es que, a la luz de los identificados conocimientos existentes en el área técnica correspondiente, se verá si para un experto medio en esa materia técnica —sin que llegue a ser una persona altamente especializada— pueda derivarse de manera obvia la regla técnica propuesta.

V. Derecho de prioridad De conformidad con el artículo 12 de la Decisión 313, el solicitante (o su causahabiente) que hubiere solicitado por primera vez una patente de invención en un País Miembro de la Comunidad Andina o, en virtud del principio de reciprocidad, en otro País que conceda un trato equivalente a las solicitudes de los nacionales de los Estados partes del Acuerdo de Cartagena, gozará del derecho de invocar prioridad en cualquier otro de los Países Miembros, por el término de un año contado a partir de la fecha en que hubiere presentado la primera solicitud.

Cabe señalar que el derecho de prioridad previsto en la Decisión 313 no releva el estudio que debe ser realizado para evaluar la novedad y el nivel inventivo de la invención cuya patente se solicita, a la luz del estado de la técnica existente a la fecha que, por la prioridad reconocida, se considere como la de presentación de la solicitud.

Una vez presentadas dos solicitudes sobre la misma invención en países distintos por un mismo titular, puede éste “invocar el derecho a que la segunda solicitud en el tiempo, se juzgue, en cuanto a la viabilidad de concesión del registro, no por la fecha de presentación en el segundo país, sino por la fecha de la primera solicitud, por lo cual, los hechos ocurridos en el período entre la presentación de la solicitud en el extranjero y en el país donde se invoca la prioridad no afectan la registrabilidad y las solicitudes presentadas por terceros en ese intervalo no pueden dar lugar al nacimiento de un derecho válido” (Pachón, Manuel.

La Propiedad Industrial en el Acuerdo de Cartagena. Editorial Temis, Bogotá, 1975, p. 19). GACETA OFICIAL La solicitud de patente presentada ante la Oficina Nacional Competente que pretenda el reconocimiento del derecho de prioridad no deberá perseguir reivindicar prioridades sobre materia no comprendida en tal solicitud, es decir, que no debe tener mayor alcance que el reivindicado en la solicitud extranjera, si el alcance fuera mayor, la prioridad será parcial y limitada a lo divulgado en la solicitud extranjera (G. Alvarez Alicia. Derecho de Patentes.

Editorial Ciudad Argentina, Buenos Aires – Argentina, 1999, p. 89). En el presente caso, de los documentos que obran en el expediente se desprende que la sociedad RIB LOC AUSTRALIA PTY LTDA., en fecha 2 de octubre de 1991, presentó solicitud de patente de invención en Australia de una máquina de BUCLE PARA ARROLLAR UNA CINTA EN FORMA DE ESPIRAL y, posteriormente en fecha 31 de marzo de 1993, la misma sociedad, presenta ante la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual, actualmente IEPI, solicitud de patente de invención de la indicada máquina; en consecuencia corresponde al Juez Nacional determinar la existencia de un derecho válido, considerando el plazo requerido para invocar el derecho de prioridad y la fecha de presentación de la primera solicitud.

VI. Nulidad de la patente La nulidad es un modo de extinción del derecho concedido por la patente mediante la cual quien aparecía como “legitimado” para ejercitar el derecho exclusivo pierde esa facultad al invalidarse el título. “ Supone la verificación patológica del título concedido, cuya presencia afecta de forma definitiva a la validez de la misma, convirtiéndose desde el primer momento en un elemento obstativo de la regular inscripción aunque el mismo se detecte con posterioridad incluso a la caducidad del derecho concedido; no siendo posible la sanación del defecto por el transcurso del tiempo.” (VAREA SANZ, Mario.

“El Modelo de Utilidad: Régimen Jurídico”, pp. 621.) La concesión de una patente de invención por la autoridad nacional competente, presume su validez, otorgándole al titular de la misma el derecho de explotación por un lapso de tiempo determinado contado a partir de la fecha de pre- 29/04/2004 21.32 sentación de la solicitud y, en su caso, el derecho de prioridad.

Al respecto el primer párrafo del artículo 51 de la Decisión 313, se refiere a la situación en la cual la patente de invención es concedida contraviniendo lo establecido en la normativa que prescribe dicha decisión, por ejemplo cuando no se cumplen los requisitos de patentabilidad exigidos en el artículo 1 o cuando se reconoce el derecho de prioridad fuera del año previsto por el artículo 12, en estos casos la autoridad nacional competente puede decretar, de oficio o a petición de parte, la nulidad de la patente.

En cuanto a lo que debe entenderse por “autoridad nacional competente” para declarar la nulidad de la patente en cuestión, el Tribunal ha establecido que “ ha de ser la autoridad administrativa o judicial establecida por la legislación interna de cada País Miembro y dotada de competencia para pronunciar la nulidad en cuestión…” (Sentencia dictada en el Proceso N° 38IP-2002, ya citada).

La nulidad puede ser total, en cuyo caso se declara la nulidad de la patente de invención o, parcial cuando algunas reivindicaciones cumplen a cabalidad con la normativa exigida para su patentamiento y otras no lo hacen, en tal caso las primeras son declaras patentables a diferencia de las segundas, a las cuales se les niega tal calidad. Los efectos de la nulidad, sea de la patente o de alguna o algunas de las reivindicaciones impugnadas tienen carácter retroactivo y en tal virtud las deja sin valor ni validez alguna desde la fecha de la presentación de la solicitud de la patente.

VII. Modelos de utilidad El Tribunal en el proceso 43-IP-2001, respecto a este tema dijo: “4.1. Patentes de los modelos de utilidad en la legislación comunitaria andina: El primer antecedente del reconocimiento legal a la patentabilidad del modelo de utilidad está en Alemania dentro de la Ley de 1 de junio de 1891 que crea un mecanismo para la protección a invenciones menores; es decir a aquellas creaciones industriales que no superaban el riguroso examen de patentabilidad, concretamente en lo que se refiere al nivel de altura inventiva, pero GACETA OFICIAL que para efectos prácticos esas mejoras sí justificaban, para sus autores, algún tipo de tutela. 1 La legislación comunitaria andina recoge por primera vez esta figura en la Decisión 311 que entró en vigor en los cinco Países Miembros del Acuerdo de Cartagena el 12 de diciembre de 1991.

Posteriormente esta Decisión fue sustituida por la Decisión 313, luego por la Decisión 344 y ahora por la Decisión 486, todas contentivas del Régimen de Propiedad Industrial. El tema se encuentra regulado en capítulo aparte denominado ‘modelos de utilidad’, a continuación de las normas que rigen las patentes de invención y antes de las que se refieren a los diseños industriales; por lo que cabe señalar, que en todas las Decisiones citadas, desde el principio, nuestro derecho comunitario quiso distinguirlos de aquéllas y de éstos, con los que suele en ocasiones confundírseles.

Esta ubicación nos da la idea de una graduación respecto de la consideración inventiva que el modelo de utilidad tiene frente a las patentes de invención (“inventos mayores”); es decir, que es menor (‘inventos pequeños’) y a los diseños industriales que no exigen nivel inventivo puesto que no son inventos, sino combinaciones de formas y colores que se incorporan a un producto industrial para darle una apariencia especial y que sirven de tipo o patrón de fabricación del mismo sin que cambie su destino o finalidad; su valor es estético y no proporciona una utilidad o una ventaja al producto como sí lo hace el modelo de utilidad.

La importancia de que el modelo de utilidad esté regulado por una norma comunitaria radica en la homogeneidad que brinda para coordinar en el interior de la Comunidad los diversos mecanismos de protección de las invenciones menores, sobre todo por el interés económico que hay detrás de los mecanismos de protección de las invenciones, ya que el modelo de utilidad permite acceder a la protección exclusiva, (pero de 1 Ver al respecto: VAREA SANZ, Mario.

“El Modelo de Utilidad: Régimen Jurídico”, Ed. Arazandi. PamplonaEspaña, 1996 pp. 41, 41; y, BAYLOS CORROZA, Hermenegildo. “Tratado de Derecho Industrial: Propiedad Industrial, Propiedad Intelectual, Derecho de la Competencia Económica y Disciplina de la Competencia Desleal”. Ed. Civitas, segunda edición. Madrid-España. 1993. pp 791. 29/04/2004 22.32 una manera más rápida y menos costosa) 2, tanto a quienes desarrollan creaciones que reflejan una menor actividad inventiva como a aquellos cuya actividad inventiva está limitada por diversos factores tales como: infraestructura, cortos ciclos de actualidad de sus productos, etc.; promoviendo así la investigación y el desarrollo. 4.1.1.

Concepto de modelo de utilidad: En términos generales y recogiendo las concepciones doctrinarias, legales y jurisprudenciales expresadas en esta materia, se puede definir al modelo de utilidad como una invención menor o creación industrial de menor exigencia inventiva. Se ha dicho que cuando el objeto del modelo de utilidad se identifica con las invenciones menores estamos frente a una delimitación horizontal, pero si se refiere a formas espacialmente definidas se trata de una delimitación vertical.

En el ordenamiento andino la conceptualización del modelo de utilidad sigue ambas delimitaciones, una delimitación horizontal, como una invención menor, cuando el artículo 54 de la Decisión 344 [anteriormente el artículo 53 de la Decisión 313] dice que el modelo de utilidad permite una mejora o un diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que lo incorpora o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía. Igualmente, la menor condición inventiva se observa cuando el legislador ha concebido el modelo de utilidad para proteger invenciones relativas a objetos o instrumentos, herramientas o mecanismos que no son merecedoras de la tutela otorgada por el sistema de patentes de invención. De allí se puede determinar que el modelo de utilidad es una figura cercana a las patentes de invención, porque sirve para proteger pequeños inventos, que constituyen aportaciones técnicas (mejoras sustanciales) que tienen por objeto obtener ventajas útiles sobre lo ya conocido.

En cuanto a la delimitación vertical, el artículo 54 [anteriormente el artículo 53 de la Decisión 313] citado, establece que ‘Se concederá patente de modelo de utilidad, a toda nueva forma, 2 En ciertos países se dice que es menos costosa y más rápida la obtención de la patente de modelo de utilidad que la de una invención, mientras que en el ordenamiento jurídico andino el trámite es igual al establecido para las patentes de invención. GACETA OFICIAL 29/04/2004 23.32 configuración o disposición de elementos de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo ’, con lo cual se verifica en relación con formas espacialmente definidas. a aplicarse, correspondiendo al Juez Nacional la responsabilidad de dictar la sentencia que corresponda.

En conclusión, el modelo de utilidad constituye una categoría de la propiedad industrial, semejante a la patente de invención, cuya exigencia inventiva, valor científico y avance tecnológico es menor, debido a que más bien se trata de un perfeccionamiento técnico que se traduce en una mejora de tipo práctico o en una ventaja en su empleo o fabricación y/o un efecto beneficioso en cuanto a la aptitud del objeto para satisfacer una necesidad humana.” EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA VIII.

De la cooperación entre los tribunales de los Estados Miembros y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Conforme a lo dispuesto en los artículos 32 y 34 del Tratado de Creación del Tribunal, concordantes con los artículos 121 y 126 de su Estatuto, es atribución privativa de este órgano comunitario supranacional, la interpretación, por vía prejudicial, de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina que se encuentra contenido en el artículo primero del Tratado de Creación. La interpretación prejudicial es la expresión de la coordinación y cooperación entre las jurisdicciones comunitaria y nacional en la interpretación y aplicación del derecho comunitario, en cuya virtud los Tribunales de cada uno de los Países Miembros actúan como jueces comunitarios al aplicar el Derecho Comunitario, con base a la interpretación del contenido, sentido y alcance de la norma comunitaria que le corresponde realizar, en forma privativa, al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, con el objeto de lograr su aplicación uniforme en los Países Miembros.

El Tribunal en el caso de la interpretación prejudicial no entra a analizar el contenido del derecho interno de los Países Miembros ni valora los hechos, sino únicamente se pronuncia sobre la inteligencia de la norma comunitaria y de cómo ésta debe ser entendida en el caso concreto. La interpretación prejudicial emitida por el Tribunal es de carácter obligatorio para el Juez Nacional, la misma resuelve la cuestión referente al contenido, sentido y alcance de la norma comunitaria En virtud de lo anteriormente expuesto, CONCLUYE PRIMERO: De acuerdo con el principio de irretroactividad, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no tiene efectos retroactivos.

La norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de la patente, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo. Sin embargo, si bien la norma comunitaria nueva no es aplicable a las situaciones jurídicas originadas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata tanto en algunos de los efectos futuros de la situación jurídica concreta nacida bajo el imperio de la norma anterior, como en materia procedimental.

La norma comunitaria en materia procesal se aplicará a partir de su entrada en vigencia a los trámites en curso o por iniciarse. De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a los trámites procesales pendientes, y no, salvo previsión expresa, a los ya cumplidos.

SEGUNDO: Toda invención deja de ser nueva y por lo tanto impatentable si se encuentra en el estado de la técnica, es decir, si ha sido accesible al público por cualquier medio, sin importar el lugar en el que se ha producido ni el numero de personas a las que ha alcanzado dicha accesibilidad. Sin embargo, no todos los componentes del invento deben ser necesariamente novedo-sos, siendo suficiente que de la combinación de todos ellos pueda surgir un producto o un procedimiento desconocido anteriormente.

Se considera también dentro del estado de la técnica el contenido de la solicitud de patente en trámite siempre que se publique. La fecha a partir de la cual la Oficina Nacional Competente deberá realizar el estudio de la no- GACETA OFICIAL 29/04/2004 24.32 vedad, es decir, de lo no comprendido en el estado de la técnica, es la que constare en la solicitud de patente, o en su caso aquélla de la prioridad reconocida. de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, inciso tercero, del Estatuto del Tribunal.

TERCERO: La invención debe ser el resultado de una actividad creativa del hombre que constituya un avance de la técnica existente. Sin embargo, la invención no tendrá nivel inventivo si resulta obvia para un experto medio, el cual deberá hallarse provisto de experiencia, saber general en la materia y conocimientos específicos en el campo de la invención.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la sentencia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Walter Kaune Arteaga PRESIDENTE Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO CUARTO: Conforme a lo previsto por el artículo 12 de la Decisión 313, el Derecho de Prioridad consagrado en dicha norma, es de sólo un año contado a partir de la fecha de la presentación de la primera solicitud.

QUINTO: La nulidad de la patente de invención, decretada por la autoridad nacional competente previa audiencia de partes, puede ser total o parcial dependiendo de cuáles reivindicaciones cumplen o no con lo establecido en la Decisión 313; en cuanto a los efectos de la nulidad estos se retrotraen hasta la fecha de presentación de la solicitud.

El Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil de la República del Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 526-02-1, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. PROCESO Nº 13-IP-2004 Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 1 y 4 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Parte actora: sociedad RHONE-POULENC RORER S.A. Caso: solicitud de patente “TRIHIDRATO DE (2R.3S)-3-TERTBUTOXICARBONILAMINO-2-HIDROXI-3-FENILPROPIONATO DE 4-ACETOXI-2BEZOILOXI-5B, 20-EPOXI-1, 7B, 10B-TRIHIDROXI-9-OXO-TAX-11-EN-13–ILO”. Expediente Interno N° (7025) 2001-0150. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, treinta y uno de marzo del año dos mil cuatro.

VISTOS La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 1 y 4 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo GACETA OFICIAL Contencioso Administrativo, Sección Primera, por órgano de su Consejero Ponente, Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, y recibida en este Tribunal en fecha 1º de marzo de 2004; y, 29/04/2004 25.32 El informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del tenor siguiente: de la cual se niega la patente solicitada a la sociedad RHONE-POULENC RORER S.A., con fundamento en su falta de nivel inventivo”; y que “contra la citada Resolución dicha sociedad interpuso recurso de reposición; siendo resuelto éste a través de la Resolución núm. 28339 de 31 de octubre de 2000, expedida por el Superintendente de Industria y Comercio, que confirmó la Resolución impugnada”. 1.

Demanda 1.2. Cuestión de derecho 1.1. Cuestión de hecho El consultante afirma que, según la accionante, “se violaron los artículos 1 y 4 de la Decisión 344 … por cuanto la patente de invención solicitada es nueva, tiene nivel inventivo y es susceptible de aplicación industrial, toda vez que dicha invención no resulta obvia para una persona versada en la materia y tampoco se deriva de manera evidente del estado de la técnica”; que “Sustenta el nivel inventivo de su solicitud en que éste consiste en un procedimiento novedoso al cual se llegó después de largas experimentaciones, que si bien incluye el proceso de cristalización, implica además un proceso muy específico de obtención de un trihidrato a partir de un compuesto anhidro que se cristaliza a partir de una mezcla hidroalcohólica con unas condiciones muy específicas tanto del solvente como de temperatura, presión y humedad, de tal manera que su solicitud no solo (sic) no es el resultado evidente de un proceso general de cristalización, sino que es claro que para llegar a ella era necesaria una actividad inventiva que en ningún momento resultaría evidente u obvia para un experto en esta materia”; y que la actora “menciona el alcance que al concepto de nivel inventivo le ha otorgado el Tribunal Andino de Justicia en proceso 105-IP-2000, sentencia de 21 de marzo de 2001, en EL (sic) cual se señala que en el área de los inventos químicos y biotecnológicos sucede con frecuencia que aplicando procedimientos conocidos pueden obtenerse resultados inesperados para una persona normalmente versada en la materia, por ello, el juicio del nivel inventivo no puede ser elaborado con criterios generales, sino que dependerá de las especiales circunstancias de cada caso”.

El consultante informa que “el 7 de julio de 1995 la sociedad RHONE-POULENC RORER S.A., domiciliada en Francia, solicitó ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, el otorgamiento de la patente para la invención titulada ‘PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN DEL TRIHIDRATO DE (2R.3S) -3-TERT- BUTOXICARBONILAMINO2-HIDROXI-3-FENILPROPIONATO DE 4-ACETOXI2-BEZOILOXI-5B, 20-EPOXI-1, 7B, 10B-TRIHIDROXI-9-OXO-TAX-11-EN-13 –ILO’”; que “mediante auto núm. 1056 notificado el 10 de agosto de 1995, la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio requirió al solicitante con el fin de que adjuntara copia debidamente legalizada de la primera solicitud de patente presentada en el extranjero para el mismo invento, con su traducción oficial.

Dicho requerimiento fue atendido el día 20 de septiembre de 1995”. De la demanda se desprende que “Mediante Auto número 739 del 18 de Abril de 1996, se ordena enviar extracto de publicación a la gaceta de la Propiedad Industrial. La solicitud se publicó en la gaceta para la Propiedad Industrial No. 441 del 9 de enero de 1997…”. El consultante señala además que “mediante auto núm. 358 notificado el 15 de febrero de 2000, la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio requirió al solicitante con el fin de que diera respuesta al Concepto Técnico No. 108, haciendo valer los argumentos y aclaraciones pertinentes respecto a dicho concepto, los cuales debían efectuarse para decidir sobre la patentabilidad de la solicitud.

Dicho requerimiento fue atendido el día 29 de marzo de 2000”; que “la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución núm. 13887 de 30 de junio de 2000, por medio Del texto de la demanda se desprende que “si bien la Superintendencia de Industria y Comercio confunde los conceptos de novedad y nivel inventivo, es claro que … considera que la invención que se solicita patentar no puede ser objeto de este privilegio por carecer ex- GACETA OFICIAL clusivamente de nivel inventivo, razón por la cual el juicio de legalidad se concentrará en demostrar el nivel inventivo de la invención en cuestión”, que “el Despacho reconoce expresamente que el procedimiento mencionado por mi representada en su invención NO corresponde a la anterioridad invocada para negar la patente, lo que hace a esta última novedosa.

En otras palabras, el Despacho concluye que la invención que se solicita patentar si bien es nueva no tiene el nivel inventivo necesario para hacerse acreedora del privilegio de la patente de invención solicitado”; que “si bien la invención menciona el proceso de cristalización, el proceso que se lleva a cabo en la solicitud es un proceso muy específico que pretende obtener un compuesto muy específico para lo cual utiliza unas condiciones muy específicas que, de ninguna manera, se pueden concluir de un proceso general de cristalización, de tal manera que la existencia de dicho proceso NO puede restarle nivel inventivo a la especial fórmula propuesta por mi representada para la producción del resultado final”; que “De haberse tenido en cuenta lo anterior, es decir, si la Administración hubiera tomado en consideración las notorias diferencias entre lo que consideró la Administración como anterioridad y el proceso de la invención, ese Despacho habría concluido que el objeto de reivindicación es el especial procedimiento de preparación del TRIHIDRATO DE (12R.3S) -3TERT- BUTOXICARBONILAMINO-2-HIDROXI-3FENILPROPIONATO DE 4-ACETOXI-2-BEZOILOXI5B, 20-EPOXI-1, 7B, 10B-TRIHIDROXI-9-OXOTAX-11-EN-13 –ILO y no el método(s) de cristalización como tal”.

La actora argumenta también que “De las anteriores citas podemos concluir claramente que la Administración se equivocó al negar la patente solicitada, toda vez que con la misma lo que se pretendía era reivindicar el procedimiento, complejo y exacto de producción del TRIHIDRATO DE (2R.3S) -3-TERT- BUTOXICARBONILAMINO2-HIDROXI-3-FENILPROPIONATO DE 4-ACETOXI-2-BEZOILOXI-5B, 20-EPOXI-1, 7B, 10BTRIHIDROXI-9-OXO-TAX-11-EN-13 –ILO y no un método de cristalización en sí mismo considerado, de tal manera que a pesar de que en el procedimiento en cuestión se mencionara el método de cristalización este solo hecho no le permitía considerar que la invención, considerada en un todo, carecía de nivel inventivo”; que “si bien cualquier persona podría efectuar ensayos en cualquier área del conocimiento, no toda 29/04/2004 26.32 persona encontrará el resultado obtenido por mi representada, pues la misma sabía cuál era el resultado que buscaba y adicionalmente tenía los conocimientos técnicos necesarios para proponer nuevas soluciones que como en el caso presente gozan de nivel inventivo suficiente para obtener una patente de invención”; que “Si bien es cierto que la Superintendencia de Industria y Comercio no está obligada a otorgar una solicitud de patente por el hecho de que la misma ya haya sido otorgada en otros países, no lo es menos, que el hecho de que se produzca el otorgamiento de una patente en otros países, los cuales además hacen parte del Pacto Andino y por ende comparten la misma legislación nacional, es indicativo de que el invento goza de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial”; que “mi representada es actualmente titular de las patentes No. 001486 en Perú y No. 95/1092 en Venezuela, las cuales le fueron otorgadas para el mismo invento reivindicado en Colombia y denegado por la Administración”; y que “solicitamos … tomar este hecho como un indicio a favor del nivel inventivo de la invención reivindicada por mi representada y por ende de la patentabilidad de la misma”. 2.

Contestación a la demanda El apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio alega, en su escrito de contestación de demanda, que “el examen de fondo de la solicitud en debate permitió demostrar que el objeto de la misma no reúne los requisitos legales previos establecidos para conceder una patente de invención”; que “existía un claro e inequívoco impedimento legal para que la oficina nacional competente procediera al otorgamiento de la patente de invención solicitada por la sociedad Rhone Poulenc Rorer S.A. al no reunir el requisito de altura inventiva como aparece plenamente demostrado en los actos administrativos acusados”; que “dado que la solicitud de patente de invención en debate no cumple con el requisito de altura inventiva habida cuenta que el procedimiento reivindicado se deriva evidentemente de la publicación HISCOX-HOPKINS, Titulada ‘Gran Enciclopedia Práctica de recetas Industriales y Fórmulas Domésticas’ Ediciones G. S.A. de C.V., segunda Edición, 1990. página 42, que sirve como referencia del estado de la técnica más cercano al objeto reivindicado”; que “para cualquier persona normalmente conocedora de la materia era obvio purificar un cristal trihidrato por medio de una recristalización (even- GACETA OFICIAL tualmente obtener el cristal trihidrato a partir del anhidrato) el objeto de la solicitud en debate no tiene nivel inventivo en razón a que lo único que tendría que hacer es seguir el procedimiento mencionado en la anterioridad solo (sic) que con un compuesto no mencionado”; que “resulta evidente que con base en la previa existencia de los documentos que vienen a divulgar el procedimiento reivindicado como se demostró plenamente dentro de la actuación administrativa, se hace posible que una persona normalmente versada en la materia obtenga el objeto reivindicado careciendo en consecuencia de nivel inventivo y no constituyéndose en patentable” De igual modo, se reitera en la contestación a la demanda que “puesto que en esta solicitud se parte del cristal de trihidratado de taxotero para obtener cristal de trihidratado de taxotero lo que realmente se está haciendo es una recristalización, la cual tiene el fin de purificar los cristales y sigue el mismo esquema de las recristalizaciones conocidas, tal como se aclaró en los conceptos técnicos anteriores”; que “Esta recristalización no tiene nivel inventivo porque los pasos de disolución del compuesto y posterior separación y secado de los cristales, son las operaciones básicas de toda cristalización, según se ejemplificó mediante la anterioridad HISCOX-HOPKINS.

Y es sabido por cualquier persona medianamente conocedora de la materia que los requisitos para que haya cristalización son que haya supersaturación, es decir que la concentración de la solución sea mayor que la solubilidad; que haya nucleación, es decir que se formen los agregados moleculares que luego llegan a ser cristales maduros y que haya crecimiento de los cristales”; que “De otro lado, el nivel inventivo se juzga también con base en las ventajas técnicas que ofrece el objeto de la solicitud.

Y en esta solicitud las ventajas que se buscaban eran tener un trihidrato de taxotero no higroscópico, que fuera estable (es decir que no cambie de forma cristalina durante el tiempo de almacenamiento), pero en este caso no se presenta ninguna diferencia entre el trihidratado de taxotero antes de la recristalización y el trihidratado de taxotero después de la recristalización”.

Asimismo, del escrito de contestación se infiere que “Lo que se consideró nuevo es el compuesto que se va a recristalizar; pero como los pasos para su recristalización son los mismos que se han venido utilizando en la técnica 29/04/2004 27.32 para recristalizar otros compuestos, es claro que en esto no hay nivel inventivo. Así, algunos factores concretos mencionados de esta recristalización, como la humedad relativa ambiental de 80 %, la presión reducida de 4 a 7 K Pa y la temperatura de secado 40 °C, son condiciones estándar, es decir que son las que se utilizan generalmente en los laboratorios en los cuales con el fin de secar un material, se coloca dicho material en una estufa de vacío a una presión reducida de 4 a 7 K Pa y una temperatura de secado 40 °C, bajo la humedad relativa ambiental de 80 %”; que “Con referencia a la disolución en una mezcla etanol-agua se aclara que aunque el compuesto a cristalizar no sea soluble en agua pero en cambio lo sea en una mezcla etanol-agua, de la misma manera este procedimiento está anticipado por el procedimiento convencional conocido para cristalizar sólidos; es por esto que para describir un compuesto cristalino se acostumbra mencionar el solvente en el cual se obtuvieron los cristales.

En la anterioridad se mencionaba que la cristalización es la purificación de una sustancia para lo cual se disuelve en un solvente hasta tener una solución saturada; es obvio que se consideran los solventes en los que es soluble el compuesto que se quiere cristalizar, como lo es en este caso la mezcla etanol-agua, que es menos polar que el agua pura”; que “De la misma manera, la disolución en presencia de ácido ascórbico ya se mencionaba en la anterioridad”.

Finalmente, indica el representante de la parte demandada que “ … lo el (sic) solicitante denomina como un procedimiento complejo y exacto de producción del trihidrato no es propiamente un procedimiento el cual es una serie de etapas perfectamente definidas, sino lo que se reivindica aquí es una operación unitaria conocida que es la cristalización”; que “la obtención de cristales trihidrato a partir de la saturación de una solución hidroalcohólica y posterior secado a 40 °C a una presión reducida de 4 a 7 KPa y una Humedad Relativa ambiental de 80 %, no es un resultado inesperado, sino todo lo contrario, porque lo que comunmente (sic) se obtiene son cristales, a partir de esta operación”; y que “las resoluciones acusadas por (sic) la Superintendencia de Industria y Comercio, no son nulas, se ajustan a pleno derecho a las disposiciones legales vigentes aplicables sobre marcas (sic) y no violenta normas de carácter superior como lo aduce la parte demandante”.

GACETA OFICIAL

CONSIDERANDO

Que las normas cuya interpretación se solicita son las disposiciones consagradas en los artículos 1 y 4 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; Que, a tenor del artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal (codificado mediante la Decisión 472), las normas citadas forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, de conformidad con lo señalado en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo dispuesto en los artículos 4, 121 y 2 de su Estatuto (codificado mediante la Decisión 500), este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en la providencia que obra a folios 136 y 137 del expediente, la presente solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite; y, Que, por tanto, corresponde a este Tribunal realizar la interpretación de las disposiciones previstas en los artículos 1 y 4 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuyos textos son los siguientes: “Artículo 1.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial”.

“Artículo 4.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”. I. De la invención. De los requisitos de patentabilidad en general. En el ámbito de la doctrina, la invención ha sido considerada como “la solución de un problema técnico aplicable a la industria, y que proporciona la posibilidad de obtener un cierto resultado 29/04/2004 28.32 útil” (BAYLOS CORROZA, Hermenegildo: Tratado de Derecho Industrial, segunda edición, Editorial Civitas, 1993, p. 695).

También ha sido definida la invención como una regla para el obrar humano que contiene la solución a un problema técnico hasta entonces no resuelto o resuelto de manera insatisfactoria (OTERO LASTRES, José Manuel: Seminario sobre patentes en la Comunidad Andina: “La invención y las excepciones a la patentabilidad en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena”.

Quito, 9 de mayo de 2001, CORPIC). La invención puede recaer sobre una entidad física (producto, dispositivo, máquina, sustancia, composición) o sobre una actividad (procedimiento, método, utilización). En el caso de la invención de producto, el objeto inventivo se halla constituido por un cuerpo cierto, destinado a llenar una necesidad industrial que el estado de la técnica no ha podido satisfacer.

En cambio, en el caso de la invención de procedimiento, el objeto inventivo se halla constituido por “una serie o sucesión de operaciones que inciden sobre una materia (sólida, líquida o gaseosa) que se encamina a la obtención de una cosa o de un resultado” (OTERO LASTRES, José Manuel: op. cit.). Por su parte, el Tribunal ha dicho que “el concepto de invención, a efectos de ser objeto de una concesión de patentes, comprende todos aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquen un avance tecnológico —y por tanto no se deriven de manera evidente del ‘estado de la técnica’—, y además sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria” (Sentencia dictada en el Proceso N° 21-IP-2000, del 21 de octubre de 2000, publicada en la G.O.A.C. N° 631, del 10 de enero de 2001, caso “DERIVADOS DE BILIS HUMANA”).

A propósito de las invenciones, el ordenamiento comunitario ha optado por precisar, en los artículos 1 a 5 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, los requisitos de patentabilidad, y por delimitar, en términos negativos, en los artículos 6 y 7 eiusdem, el concepto de patente. En efecto, en lo que concierne a las invenciones, de producto o de procedimiento, el artículo 1 de la citada Decisión de la Comisión ha establecido que su patentabilidad GACETA OFICIAL se halla sometida a los siguientes requisitos: novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial.

La invención, de producto o de procedimiento, carecerá de novedad si, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, se ha encontrado al acceso del público por cualquier medio, con independencia del lugar en que el acceso haya sido posible o se haya producido, del número de personas a que haya alcanzado y del conocimiento efectivo que éstas hayan obtenido, salvo que la divulgación se haya llevado a cabo en los términos excepcionales previstos en el artículo 3 de la Decisión 344.

Tampoco será novedosa la invención si el contenido de la solicitud de patente en trámite, de fecha de presentación o de prioridad anterior a la de prioridad de la solicitud que se examina, ha sido publicado. Cuando la invención se encuentre integrada por una serie de elementos, cada uno de los cuales pudiera ser conocido en el estado de la técnica, no se exigirá la novedad en cada uno de ellos sino en su combinación, caso de ser ésta la que dé lugar a la modificación esencial en que ha de consistir aquélla.

Según el criterio de las Cámaras de Recursos de la Oficina Europea de Patentes (OEP), la falta de novedad de una invención se configurará si su objeto deriva clara, precisa y directamente del estado de la técnica, y si en éste son conocidas todas las características de aquélla. En lo que concierne a la interpretación del estado de la técnica, las Cámaras han desarrollado algunos principios: “(i) Reglas generales de interpretación;

(ii) Combinaciones en un documento anterior; (iii) Apreciación de características implícitas; (iv) Apreciación de características intrínsecas; (v) Apreciación de lo equivalente; (vi) Apreciación de dibujos; (vii) Apreciación de ejemplos; (viii) Apreciación de usos anteriores; (ix) Grandes reivindicaciones; (x) Divulgación defectuosa; (xi) Divulgación fortuita;

(xii) Posibilidad de puesta en práctica”. En cuanto al principio relativo a las “combinaciones en un documento anterior”, las Cámaras han precisado que “cuando un documento comprendido en el estado de la técnica hace referencia a una ‘manera habitual’ de preparar un producto, estará permitido consultar documentos de referencia tales como manuales, enciclopedias o diccionarios, a fin de determinar lo que el experto en la materia hubie- 29/04/2004 29.32 se comprendido a la fecha de presentación de la solicitud de patente, o de la prioridad reconocida” (Office européen des brevets, La Jurisprudence des chambres de recours, CD interactivo “Special Edition - Espace Legal”, DG 3 (Recours), 4ª edición, 2001).

La norma comunitaria también exige que la invención sea susceptible de aplicación industrial, es decir, que su objeto pueda ser producido o utilizado en cualquier actividad productiva o en los servicios. II. Del nivel inventivo De conformidad con el artículo 4 de la Decisión 344, una invención tendrá nivel inventivo si no resulta obvia para un experto medio, y si no deriva de manera evidente del estado de la técnica.

El experto medio deberá poseer experiencia y estar provisto de un saber general en la materia técnica correspondiente, así como de una serie de conocimientos en el campo específico de la invención. Según las Cámaras de Recursos ya citadas, los manuales y obras básicas deben formar parte de los conocimientos generales del experto medio. Por tanto, la publicación de una información en tales obras es prueba, en principio, del conocimiento previo de aquélla y de los conocimientos generales del experto (Office européen des brevets, op.cit.).

A objeto de establecer si el requisito de nivel inventivo se encuentra cumplido, será necesario determinar si, a juicio del experto medio, los conocimientos integrantes del estado de la técnica pueden conducir a la invención, es decir, si, con tales conocimientos, él habría alcanzado la solución reivindicada para el problema técnico de que se trate.

Sin embargo, no podrá exigírsele que tenga en cuenta la totalidad de los documentos o de las solicitudes de patentes anteriores que no hayan sido publicadas, o que se publiquen con posterioridad a su examen. La doctrina ha señalado que, si bien dichas solicitudes se asimilan al estado de la técnica para enjuiciar la novedad, esta asimilación no debe llevarse a cabo para apreciar el nivel inventivo (FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos;

GÓMEZ SEGADE, José Antonio: “La modernización del Derecho Español de patentes”. Editorial Montecorvo S.A., Madrid, p. 87). El Tribunal ha manifestado sobre el particular que “uno GACETA OFICIAL es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el ‘estado de la técnica’, en el primero, se coteja la invención con las anterioridades existentes dentro de aquélla, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención” (Sentencia dictada en el expediente N° 12-IP-98, publicada en la G.O.A.C. N° 428, del 16 de abril de 1999).

Para analizar la existencia de nivel inventivo, las Cámaras de Recursos han adoptado el método llamado “acercamiento problema-solución” (problem and solution approach), consistente, en lo esencial, en: “a) identificar ‘el estado de la técnica más próximo a la invención reivindicada’; b) evaluar los resultados (o efectos) técnicos obtenidos por la invención reivindicada en relación con el ‘estado de la técnica más próximo’; c) examinar si, de conformidad con el estado de la técnica más próximo, el experto en la materia habría o no propuesto las características técnicas que distinguen la invención reivindicada y que permiten alcanzar los resultados por ella obtenidos” (Office européen des brevets, op.cit.).

A partir de la decisión adoptada en el caso T506/95, las Cámaras han establecido que el estado de la técnica más próximo es aquel que resulte más apropiado para alcanzar el objetivo logrado por la invención, y no únicamente aquel que contenga parecidos estructurales a la solución dada por la invención. A su juicio, el estado de la técnica puesto en consideración para apreciar el nivel inventivo es normalmente un documento del estado de la técnica que divulga un objeto concebido en el mismo campo, o que está dirigido a alcanzar el mismo objetivo de la invención reivindicada y que presenta, en lo esencial, características técnicas similares, o que remite poco a modificaciones de estructura.

Cuando se trata de escoger el estado de la técnica más próximo, el hecho de que el problema técnico a ser resuelto sea idéntico es, de igual modo, un criterio a ser tomado en consideración. 29/04/2004 30.32 Las Cámaras han precisado que, una vez fijado el estado de la técnica más próximo a la invención reivindicada, conviene examinar si el experto en la materia, sobre la base de toda la información disponible acerca del contexto técnico de aquélla, habría tenido suficientes razones para escoger ese estado de la técnica como punto de partida (Office européen des brevets, op.cit.).

Por otra parte, a su juicio, el hecho de que un problema técnico haya sido ya resuelto no impide que, a través de otros medios no evidentes, se intente resolverlo de nuevo. A la vez, si el objeto de la invención reproduce, en lo sustancial, la función, los medios y el resultado de otro que forma parte del estado de la técnica, aquél no tendrá nivel inventivo.

Tampoco lo tendrá, dicen las Cámaras, una nueva combinación que busque obtener un efecto conocido, sobre la base de procedimientos y/o materiales y/o propiedades conocidos también, ya que, en ausencia de todo efecto inesperado, no bastará la simple sustitución de un elemento por otro cuyas propiedades sean conocidas como productoras de aquel efecto (Office européen des brevets, op.cit.).

En definitiva, “Tal y como lo establece Gómez Segade (obra citada) el inventor debe reunir los méritos que le permitan atribuirse una patente, sólo si la invención fruto de su investigación y desarrollo creativo constituye ‘un salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica’, actividad intelectual mínima que le permitirá que su invención no sea evidente (no obvia) del estado de la técnica.

Es decir, que con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica” (Sentencia dictada en el expediente N° 12-IP-98, ya citada).

Sobre la base de las consideraciones que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE 1º La invención, de producto o de procedimiento, constituye una obra creadora que provee solución a un problema técnico, y que, al ser aplicada en el ámbito de la industria, procura la GACETA OFICIAL obtención de un resultado útil.

La invención de producto se materializa en un cuerpo cierto destinado a dar satisfacción a una necesidad industrial que el estado de la técnica no ha podido cubrir, mientras que la invención de procedimiento consiste en una serie de operaciones que inciden sobre una materia y se encaminan a la obtención de un objeto o de un resultado. En todo caso, la invención deberá constituir un avance técnico significativo en el desarrollo de la industria. 2º La invención, de producto o de procedimiento, carecerá de novedad si, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, se ha encontrado al acceso del público por cualquier medio, con independencia del lugar en que el acceso haya sido posible o se haya producido, del número de personas a que haya alcanzado y del conocimiento efectivo que éstas hayan obtenido, salvo que la divulgación se haya llevado a cabo en los términos excepcionales previstos en el artículo 3 de la Decisión 344.

Tampoco será novedosa la invención si el contenido de la solicitud de patente en trámite, de fecha de presentación o de prioridad anterior a la de prioridad de la solicitud que se examina, ha sido publicado. Cuando la invención se encuentre integrada por una serie de elementos, cada uno de los cuales pudiera ser conocido en el estado de la técnica, no se exigirá la novedad en cada uno de ellos sino en su combinación, caso de ser ésta la que dé lugar a la modificación esencial en que ha de consistir aquélla.

La norma comunitaria también exige que la invención sea susceptible de aplicación industrial, es decir, que su objeto pueda ser producido o utilizado en la actividad productiva o de servicios. 3° La invención tendrá nivel inventivo si no resulta obvia para un experto medio, y si no deriva de manera evidente del estado de la técnica. El experto medio deberá hallarse provisto de experiencia, de un saber general en la materia técnica de que se trate, y de una serie de conocimientos en el campo específico de la invención. A los efectos de establecer si el requisito del nivel inventivo se encuentra cumplido, será necesario determinar si, con los conocimientos integrantes del estado de la técnica, el experto 29/04/2004 31.32 medio habría alcanzado la solución reivindicada para el problema técnico de que se trate.

No tendrá nivel inventivo el objeto de la invención que reproduzca, en lo sustancial, la función, los medios y el resultado de otro que forme parte del estado de la técnica. Tampoco lo tendrá la combinación que busque obtener un efecto conocido, sobre la base de materiales, propiedades o procedimientos también conocidos, toda vez que no bastará la sustitución de un elemento por otro cuyas propiedades sean conocidas como productoras de aquel efecto.

A tenor de la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que pronuncie y, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 128, tercer inciso, del Estatuto del Tribunal, deberá remitir dicha sentencia a este órgano jurisdiccional.

Notifíquese la presente interpretación mediante copia certificada y sellada, y remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Walter Kaune Arteaga PRESIDENTE Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. GACETA OFICIAL 29/04/2004 32.32 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú