PROCESO 26-IP-2004 — Andean Community

PROCESO Nº 26-IP-2004 Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81 y 83, literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador. Parte actora: sociedad KRAFT FOODS INC. Caso: denominación “KISS COOL”.

Expediente Interno: Nº 5896-ML. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, cinco de mayo del año dos mil cuatro. VISTOS La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81 y 83, literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, por órgano de su Presidente, Dr. Eloy Torres Guzmán, y recibida en este Tribunal en fecha 1° de abril de 2004; y, El informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del tenor siguiente: 1.

De la Resolución impugnada De la Resolución N° 0967266, del 20 de enero de 1999, emanada del Director Nacional de Propiedad Industrial (E) del Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca de la República del Ecuador, se desprende que el apoderado de KRAFT FOODS INC. “presenta la solicitud e inscripción al registro de la marca de fábrica denominada KISS-COOL para la clase internacional No 30”; que “Con fecha 13 de octubre de 1997 … CONFITES ECUATORIANOS C.A. presenta observación al registro de la marca de fábrica en referencia ya que es propietaria de la marca de fábrica COOL para proteger los productos de la clase internacional No. 30”; que “realizado el correspondiente cotejo marcario y comparando la denominación solicitada KISS-COOL y la marca de propiedad del observante COOL se concluye que no son semejantes ni confundibles a simple vista”; que “revisados los archivos de esta Dirección, se ha podido constatar que esta Unidad Administrativa mediante resolución No. 0966975 de 6 de enero de 1999 concedió el registro de la marca de fábrica KISS BOL solicitada por el Sr. Miguel García, para proteger los productos de la clase internacional No. 30”; que “la marca solicitada KISS COOL desde el punto de vista gráfico- visual y fonético-auditivo es muy similar a la marca concedida KISS BOL, y entre ambas marcas existen semejanzas susceptibles de causar confusión y error en el público consumidor, respecto del origen empresarial de los productos, ya que ambas marcas están destinadas a proteger productos de la clase internacional No. 30, es decir productos de la misma naturaleza que se comercializan bajo los mismos canales de distribución”; que “la marca solicitada KISS COOL, carece de fuerza distintiva a fin de diferenciarse de la marca KISS BOL, en consecuencia la presente solicitud no cumple con el requisito de novedad exigido por el Art. 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”; y que “en virtud de que la marca solicitada no reúne los requisitos del Art. 81 y contraviene el Art. 83 literal a) de la Decisión 344 se deniega el registro de la marca KISS COOL y se rechaza la observación”. 2.

Demanda 2.1. Cuestión de hecho De la demanda se desprende que la compañía KRAFT FOODS INC. “solicitó el registro de la marca ‘KISS COOL’ trámite N° 68149/95 para distinguir los productos comprendidos en la Clase Internacional N° 30”; y que “El Director Nacional de Propiedad Industrial aceptó las observaciones presentadas (sic) y denegó el registro de la marca solicitada” (Clase 30: “café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagres, salsas (condimentos); especias, hielo”). 2.2.

Cuestión de derecho El apoderado de la compañía KRAFT FOODS INC. alega que “La denominación ‘KISS COOL’ no tiene semejanza capaz de producir confusión en el público consumidor, respecto de la marca ‘KISS BOL’, ya que las denominaciones en conflicto contienen elementos suficientemente distintivos que vuelven a las marcas antedichas absolutamente capaces de diferenciar la procedencia u origen empresarial de los productos por ellas protegidos”; que “No puede olvidarse que para el análisis de marcas en conflicto deberá tenerse en cuenta la visión en conjunto, la totalidad de sus elementos integrantes, la unidad fonética y gráfica de los nombres, su estructura en general y no las partes aisladas las unas de las otras, ni los elementos distinguibles en los nombres.

Debe evitarse, entonces, la disección o fraccionamiento de los nombres que se comparan, o el pretender examinarlos en sus detalles, ya que el consumidor medio no procede de tal forma”; que “no existe riesgo de confusión. En primer lugar, las denominaciones se pronuncian de diferente manera, ya que la palabra ‘cool’, parte integrante de la marca solicitada por mi representada suena ‘cul’, es decir, que la pronunciación en conjunto de las denominaciones en conflicto es ‘KISS-CUL’ y ‘KISS BOL’ ”.

Agrega el demandante que “Si la semejanza que argumenta el Director Nacional de Propiedad Industrial, se encuentra en la palabra ‘KISS’, nuevamente se debe tener en cuenta que debe ser objeto de análisis el conjunto de la denominación y no sus partes integrantes separadas en forma arbitraria”; que “… si entre ‘KISS COOL’ y ‘KISS BOL’ existe diferenciación sustancial en lo atinente a su evocación fonética, no puede perderse de vista tampoco la diferenciación conceptual entre los signos, pues ‘KISS COOL’ tiene un sentido propio que servirá al consumidor promedio de referente válido para su identificación, a diferencia de la marca ‘KISS BOL’ que está compuesta por una palabra en inglés ‘KISS’ y un vocablo de fantasía sin concepto propio en ningún idioma.

Auditivamente, el término ‘BOL’ puede asociarse a la palabra inglesa ‘BALL’ que significa ‘bola’ o ‘pelota’ a diferencia de ‘cool’ que significa ‘frío’ o ‘fresco’ ”; y que “No existe por lo tanto carencia de fuerza distintiva en la marca solicitada ya que ‘KISS COOL’ es tan distintiva como lo es ‘KISS BOL’. El principio de la novedad de la marca que argumenta el señor Director Nacional de Propiedad Industrial en la Resolución que se impugna es un principio válido, pero los tratadistas se han cuidado de matizar este aspecto cuando se enseña que el principio de la ‘novedad’ de la marca no es absoluto sino que es relativo pues ‘para que exista novedad basta que el signo, aunque sea conocido no haya sido empleado para distinguir el producto o servicio en que se desea utilizar ’ (Manuel Pachón, La Propiedad Industrial en el Acuerdo de Cartagena, Bogotá, Temis, 1975, p. 82), y en el caso que nos ocupa es de evidencia absoluta que no existe un signo marcario preexistente que se denomine ‘KISS COOL’ ”. 3.

Contestación a la demanda 3.1. Afirma el consultante que “La Procuraduría General del Estado comparece para vigilar las actuaciones judiciales”, y que el “Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, IEPI, comparece oponiendo las siguientes excepciones: a) Niega los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda, b) Se ratifica en la Resolución No. 0967266 porque guarda conformidad con la legislación andina y nacional”. 3.2.

Por su parte, el “Director General Legal y Tutela Administrativa del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual -IEPI-”, manifiesta lo siguiente: “1.- Niego los fundamentos de hecho y derecho contenidos en la demanda objeto de la presente causa. 2.- Legitimidad del acto administrativo impugnado por provenir de autoridad competente, estar ajustado a derecho y debidamente motivado. 3.- Falta de derecho del actor para propender (sic) la demanda por carecer de fundamento sus pretensiones. 4.- Que se tenga como prueba a favor del IEPI, el expediente administrativo No 68149 que remito y contiene los fundamentos técnicos y legales. 5.- Impugno la prueba que llegare a presentar el actor en todo cuanto tuviere de ilegal, impertinente, indebidamente pedida y actuada”.

CONSIDERANDO

Que las normas cuya interpretación se solicita son las disposiciones consagradas en los artículos 81 y 83, literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; Que, de conformidad con la disposición contenida en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal (codificado mediante la Decisión 472), las normas cuya interpretación se pide forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, de conformidad con la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo dispuesto en los artículos 4, 121 y 2 de su Estatuto (codificado mediante la Decisión 500), este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, de conformidad con la disposición indicada en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en la providencia que obra a folios 10 y 11 del expediente, la presente solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite; y, Que, en consecuencia, el Tribunal interpretará las disposiciones invocadas por la instancia consultante, cuyos textos son del tenor siguiente: “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

( )”. I. De la definición de marca y de los requisitos para su registro El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena contiene una definición del concepto de marca. Sobre la base de esta definición legal, el Tribunal ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio correspondiente.

La marca protege el interés de su titular, otorgándole un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos y servicios, así como el interés general de los consumidores o usuarios a quienes se halla destinada, garantizando a éstos, sin riesgo de confusión o error, el origen y la calidad del producto o servicio que el signo distingue.

En definitiva, la marca procura garantizar la transparencia en el mercado. El citado artículo 81 somete además el registro de un signo como marca al cumplimiento de los siguientes requisitos: perceptibilidad, suficiente distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. Se trata de exigencias distintas a las requeridas por el artículo 56 del antiguo “Reglamento para la aplicación de las normas sobre Propiedad Industrial”, contenido en la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, vigente entre el 5 de junio de 1974 y el 11 de diciembre de 1991, instrumento en el cual se establecían como requisitos: la novedad, la visibilidad y la suficiente distintividad.

De conformidad con la Decisión 344 en referencia, norma vigente para la fecha de la solicitud del registro en cuestión, el signo debe ser perceptible, es decir, susceptible de ser aprehendido por el consumidor o el usuario a través de los sentidos, a fin de ser captado, retenido y asimilado por éste. La percepción se realiza, por lo general, a través del sentido de la vista.

Por ello, se consideran signos perceptibles, entre otros, los que consisten en letras, palabras, formas, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto. En segundo lugar, el signo debe ser suficientemente distintivo, es decir, apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares.

Esta aptitud distintiva constituye presupuesto indispensable para que la marca cumpla sus funciones principales de indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio. La distintividad, además, debe ser suficiente, es decir, de tal magnitud que no haya razón para temer que el signo induzca a error o confusión en el mercado.

Y en tercer lugar, el signo debe ser susceptible de representación gráfica, es decir, apto para ser expresado en imágenes o por escrito, lo que confirma que, en principio, ha de ser visualmente perceptible. Por ello, las formas representativas en que consisten los signos pueden estar constituidas por letras, palabras, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto.

Este requisito guarda correspondencia con el previsto en el artículo 88, literal d, de la Decisión que se examina, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos. Por tanto, el artículo 81 prohíbe el registro de un signo como marca si éste no cumple los requisitos acumulativos que la citada disposición prevé en forma expresa.

II. De los signos en idioma extranjero. En el caso del signo integrado por una o más palabras en idioma extranjero, es de presumir que el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, por lo que cabe considerarlas como de fantasía y, en consecuencia, procede el registro como marca de la denominación. A contrario, la denominación no será registrable si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero que la integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y si se trata de vocablos genéricos o descriptivos.

El Tribunal se ha pronunciado al respecto en los términos siguientes: “ cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local … Al tenor de lo establecido en el art. 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma.

Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta Subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros …” (Criterio vertido en la sentencia dictada en el expediente N° 69-IP-2001, publicada en la G.O.A.C. N° 759, del 6 de febrero de 2002, caso “OLYMPUS”, y ratificado en las sentencias dictadas en los expedientes Nos. 16-IP-98, 03-IP-95, 04-IP-97, 03-IP-2002 y 15-IP-2002).

III. De las marcas débiles Todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades, inapropiables en exclusiva.

Según la doctrina, “la presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias u otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro” (BERTONE, Luis Eduardo; y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo: “Derecho de Marcas”, Tomo II, pp. 78 y 79).

Otamendi, por su parte, destaca que el titular de una marca débil, al contener ésta “una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo.

Y, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles, y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente” (OTAMENDI, Jorge: “Derecho de Marcas”, cuarta edición. Editorial LEXISNEXIS Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 2002. pp. 191 y 192). IV. De la comparación entre signos. Del riesgo de confusión. De la confusión directa e indirecta.

De la identidad y semejanza. De las reglas de comparación. Los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 consagran otras prohibiciones para el registro de un signo como marca. Según la prevista en el artículo 83, literal a, no podrá registrarse el signo que, en relación con derechos de terceros, sea idéntico o se asemeje de forma que pueda inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para el mismo producto o servicio, o para un producto o servicio respecto del cual el uso de la marca pueda inducir al público a error.

Del texto del artículo en referencia se desprende que la prohibición no exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición. Para establecer la existencia del riesgo de confusión del signo pendiente de registro respecto de una marca ya registrada, o ya solicitada para registro, será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos que se le ofrecen, un origen empresarial común. En consecuencia, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.

En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos visual, fonético y conceptual, teniendo en cuenta los que fueren distintivos y dominantes. Sin embargo, dicha comparación deberá ser conducida por la impresión unitaria que el signo habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o del usuario medio a que está destinado.

Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. En este contexto, el Tribunal ha establecido que la similitud visual u ortográfica se presenta por el parecido de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la o de las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar el grado de confusión. En cuanto a la similitud fonética o auditiva, el Tribunal ha señalado que la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica y de la coincidencia en las raíces o terminaciones, pero que, a fin de determinar la existencia de la confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues las marcas denominativas se forman por un conjunto de letras que, al ser pronunciadas, emiten sonidos que se perciben por los consumidores de modo distinto, según su estructura gráfica y fonética.

Y en cuanto a la similitud conceptual o ideológica, ha indicado que la misma se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. En definitiva, el Tribunal ha estimado que la confusión puede manifestarse cuando, al solo apercibimiento de la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien reconoce cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante.

Además, a objeto de verificar la existencia del riesgo de confusión, el examinador deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro: “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”; Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

Sobre la base de las consideraciones que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE 1º Un signo será registrable como marca si cumple los requisitos previstos en el artículo 81 de la Decisión 344, y si no incurre en las prohibiciones fijadas en los artículos 82 y 83 eiusdem. 2º En el caso del signo integrado por una o más palabras en idioma extranjero, si el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, corresponde considerarlas como de fantasía, por lo que procede su registro.

En cambio, si se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común, y si su significado se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, la denominación no sería registrable. 3º El titular de una marca provista de un elemento de carácter genérico, o de uso común, o evocativo de una cualidad del producto, o que se ha tornado banal por el crecido número de registros marcarios que lo contienen, no puede impedir su inclusión en signos de terceros, por ser inapropiable en exclusiva, ni puede fundamentar en ese único hecho el riesgo de confusión entre los signos en disputa. 4º Para establecer si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado para registro y la marca previamente registrada, será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos distinguidos por ellos, y considerar la situación del consumidor o usuario medio, la cual variará en función de tales productos.

No bastará con la existencia de cualquier semejanza entre los signos en cuestión, ya que es legalmente necesario que la similitud pueda inducir a confusión o error en el mercado. 5º En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos visual, fonético y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada signo en disputa habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor medio, destinatario de los productos correspondientes.

Notifíquese la presente interpretación mediante copia certificada y sellada, y remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE (E) Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i.