Año XXI - Número 1075 Lima, 2 de junio de 2004 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Proceso 23-IP-2004.- Proceso 25-IP-2004.- Proceso 26-IP-2004.- Solicitud de Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 83, literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia.

Sala de lo Contencioso Administrativo, Expediente Interno Nº 7268. Actor: CONAVI BANCO COMERCIAL Y DE AHORROS S.A. Marca Figurativa: “Figura de una hormiga” Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 literal d) y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, realizada con base en solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Interpretación, de oficio, de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Actor: C.I. FLORIMEX COLOMBIA LTDA. Marca: “FLORCONTROL” (nominativa). Proceso interno N° 7801 Interpretación Prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81 y 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador.

Parte actora: sociedad KRAFT FOODS INC. Caso: denominación “KISS COOL”. Expediente Interno: Nº 5896-ML Pág. 1 7 16 PROCESO 23-IP-2004 Solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81, 83, literal a), d), y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia.

Sala de lo Contencioso Administrativo, Expediente Interno Nº 7268. Actor: CONAVI BANCO COMERCIAL Y DE AHORROS S. A. Marca Figurativa: “Figura de una hormiga”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los cinco días del mes de mayo del año dos mil cuatro; en la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través de su magistrado ponente Doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

VISTOS: Que la solicitud de interpretación prejudicial, se ajusta a las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto, por lo que su admisión a trámite ha sido considerada procedente. 1. Antecedentes. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: 1.1.

Las partes. Demandante: CONAVI BANCO COMERCIAL Y DE AHORRO S.A. Demandada: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Tercero interesado: COOPERATIVA FINANCIERA SIBATÉ - COOPSIBATÉ 1.2. El objeto de la demanda: Pretende la accionante que mediante sentencia se declare nula la Resolución Nº 21270 de 26 de septiembre de 1996 proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se concedió a la empresa demandada, el registro de la marca figurativa “figura de una hormiga”, en clase internacional Nº 36 y se declaró infundada la oposición formulada por la ahora demandante.

Pide, además que se declare la nulidad de la Resolución Nº 09381 de 29 de mayo de 1998, proferida por la División de Signos Distintivos de la misma Superintendencia, por la cual confirma la Resolución atrás citada; y, también, que se declare nula la Resolución Nº 00216 del 16 de enero de 2001, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, confirmatoria de las dos anteriores. 1.3.

Fundamentos de la demanda. 02/06/2004 2.24 fundada por cuanto ella se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho a la defensa. Reitera que entre la marca cuyo registro se impugna y las previamente registradas por la demandante no existen semejanzas que puedan inducir al público a error o a confusión, agregando que “si bien es cierto que las marcas confrontadas representan las figuras de insectos (abeja y hormiga) éstas no son semejantes entre si desde el punto de vista gráfico y conceptual”.

No hay constancia en el expediente remitido por el Consejo de Estado de que el TERCERO INTERESADO, haya comparecido en esta actuación. 2. Competencia del Tribunal. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. 3.

Normas del ordenamiento jurídico comunitario a ser interpretadas. Se realizará la interpretación prejudicial de los artículos 81, y 83, literales a), d) y e) de la Decisión 344 solicitados por el alto Tribunal consultante. El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: Decisión 344 Manifiesta la demandante que entre las marcas de su propiedad: “CABEZA DE UNA ABEJA” (figurativa en clase 36) y “CONAVI” (mixta en clase 36), ambas notoriamente conocidas y que sirvieron de base para la oposición al registro, y la que finalmente ordenó registrar en forma ilegal la Superintendencia, existen semejanzas que generan riesgo de confusión. Luego de hacer un análisis de dichas semejanzas concluye que la marca registrada lo fue con violación de los artículos 81 y 83, literales a), d) y e), razón ésta que impone la nulidad impetrada.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. 1.4. Contestación de la demanda. Artículo 83 La SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO argumenta que la demanda es in- “Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con de- Artículo 81 Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

GACETA OFICIAL rechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público, a error”. 02/06/2004 3.24 4.1.

Requisitos para el registro de marcas: Los requisitos para que un signo pueda ser registrado como marca, según el artículo 81 de la Decisión 344 son: que sea perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica. A más de cumplir los mencionados requisitos es necesario que el signo no incurra en las prohibiciones señaladas por los artículos 82 y 83 del mismo cuerpo legal. 4.1.1.

La Distintividad. ( ) “d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la trascripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquéllos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

La distintividad es la condición primordial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca; posibilita la diferenciación de unos productos o servicios de otros similares que se ofertan en el mercado y que tienen un diferente origen empresarial; a través de esta cualidad de la marca, el consumidor puede fácilmente realizar la elección de los bienes que desea adquirir.

Jorge Otamendi sobre la distintividad expresa que: “El distinguir un producto o un servicio con una marca en forma exclusiva hace la esencia del sistema marcario. Por lo tanto, una ley que no defienda en forma efectiva esta exclusividad protegiéndola contra quienes pretenden violarla, no servirá a los fines para los que fue creada.” 1 Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida”; 4.1.2.

La Perceptibilidad. “e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicite el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida.” 4. Aspectos a ser tratados en la providencia: El Tribunal se referirá, de manera principal a los siguientes temas: los requisitos para el registro de marcas; irregistrabilidad de signos por confundibilidad e inducción a error al público; reglas para la comparación entre signos. Comparación de signos figurativos entre si y entre éstos y los signos mixtos; y, notoriedad de las marcas.

Partiendo de lo que expresa Otero Lastres, en el sentido de que “ todo bien inmaterial y, por consiguiente, también la marca está integrado por dos elementos: la entidad inmaterial en cuanto tal (el llamado corpus mysticum) y el medio, instrumento o soporte en el que se plasma el bien inmaterial y por virtud del cual se hace perceptible (el llamado corpus mechanicum) ” 2, puede decirse que la perceptibilidad de la marca implica que un signo sea captado o aprehendido por quien lo observe y permite que el consumidor pueda identificar los productos y servicios amparados con la marca y solicitarlos en el mercado. 1 2 OTAMENDI Jorge.

“DERECHO DE MARCAS” Editorial Lexis Nexis. Abeledo Perrot. Buenos Aires 2002. Pág. 230. OTERO Lastres José. “REVISTA JURÍDICA DEL PERÚ” Año XLVII – No. 11. Abril – Junio. 1997. Pág. 202. GACETA OFICIAL Fernández Novoa sobre este aspecto explica que: “ para que los demás perciban el signo, es preciso que éste adquiera forma sensible: que se materialice en un envase o en el propio producto, o bien en las correspondientes expresiones publicitarias.” 3 02/06/2004 4.24 ello, la Norma Comunitaria ha determinado que la sola posibilidad de confusión es suficiente para negar la posibilidad del registro.

La Jurisprudencia del Tribunal ha manifestado lo siguiente: “ es necesario establecer que en términos generales la confusión se origina en la semejanza entre los signos distintivos y la mayor o menor similitud de los productos que estas marcas protejan, factores que llevan a los consumidores a error o confusión en cuanto al origen de los productos vendidos con la marca similar, sin tomar en cuenta que estos productos pueden provenir de empresas diferentes”. 5 4.1.3.

Susceptibilidad de representación gráfica. El signo registrado como marca debe tener la posibilidad de ser representado materialmente, ya sea a través de figuras, palabras, signos mixtos, colores o cualquier mecanismo que lo exprese. “ se le otorga a la administración la facultad de determinar cuando un signo tiene por fin provocar un riesgo de confusión, aprovechando del conocimiento o prestigio de otra marca, para beneficiarse de la venta de productos similares, pero que obedecen a una línea nueva que quizás no cumpla con las mismas exigencias de calidad y cualidad de un producto reconocido en el mercado, disfrazándose una actitud defraudatoria que al ser detectada debe causar la denegación del registro en aras de la protección general de los consumidores.” 6 La representación gráfica o descripción material del signo, permite que el creador de la marca la lleve del campo subjetivo a la realidad. 4.2.

Irregistrabilidad de signos por confundibilidad e inducción a error al público. La prohibición de que signos confundibles puedan ser registrados como marcas, busca construir un mercado de productos y servicios que se desarrolle con transparencia, para que el consumidor no sea objeto de engaños que le lleven a incurrir en error al realizar la elección de los productos que desea adquirir, además a través de dicha restricción, se brinda protección al derecho exclusivo de que goza el titular de la marca, a fin evitar la presencia de signos que generen confusión en el comercio.

Sobre el tema la doctrina señala lo siguiente: “El criterio fundamental al prohibir el registro de una marca en que sus signos y los productos o servicios que distingue sean idénticos o semejantes a la marca anterior con la que se compara es evitar la confusión en el mercado” 4 La falta de distintividad de un signo, en relación con una marca ya existente en el mercado, puede provocar error entre los consumidores, por 3 4 FERNÁNDEZ Novoa Carlos.

“FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo. S.A. 1984. Pág. 21 y SS. BAYLOS Corroza Hermenegildo. “TRATADO DE DERECHO INDUSTRIAL” Editorial Civitas. Madrid 1993. Pág. 829 4.3. Reglas para la comparación entre signos figurativos entre si y entre éstos y los signos mixtos. El cotejo de marcas figurativas, requiere de un examen más elaborado, ya que en este caso, debe ofrecerse protección tanto al aspecto gráfico, como al aspecto ideológico.

En el análisis deberá efectuarse una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe. 5 6 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia del 11 de marzo de 1998. Proceso Nº 14IP-96. Marca: “PROMOFERIAS”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 363 del 11 de agosto de 1998. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 17 de octubre del 2001. Proceso Nº 65IP-2001, Marca: “SUSSEX”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 729 de 15 de noviembre del 2001.

GACETA OFICIAL Para determinar la existencia de confundibilidad en esta clase de marcas la Jurisprudencia del Tribunal Andino, ha expresado que entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa: el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer; por lo que, a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. 02/06/2004 5.24 El profesor Fernández Novoa sugiere el empleo de los siguientes criterios extraídos de la Jurisprudencia española, para la comparación de esta clase de marcas: “Que basta el simple cotejo visual de las figuras o representaciones gráficas que constituyen cada uno de los registros enfrentados por iniciativa del Registro para apreciar una diferencia tal en sus elementos y en sus conjuntos, como para alejar la menor sospecha racional de que puedan inducir a confusión o error en el mercado” Al comparar marcas figurativas, se deben aplicar las mismas reglas que se utilizan en el cotejo de los otros tipos de marcas, por ello, el juzgador debe observar los criterios sugeridos por Breuer Moreno y acogidos por la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, los cuales se enuncian a continuación: “Al analizar las marcas gráficas hay que tener en cuenta el impacto visual que las marcas producen en la mente de los consumidores.

Estas marcas son fácilmente reconocidas por todos los consumidores (incluidos los analfabetos y los niños) porque las mismas no necesitan ser traducidas en términos lingüísticos: las marcas gráficas hablan un lenguaje universal. De este modo, la cuestión decisiva consiste en determinar si las marcas comparadas producen o no en la mente del consumidor la misma impresión visual.

“1ª La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas; 2ª Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea; 3ª Deben tenerse en cuenta más las semejanzas que las diferencias que existan entre las marcas. 4ª Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

(Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis. Buenos Aires. Págs. 351 y ss.)” La primera regla, impide que al momento del cotejo se fraccione a la marca en los elementos que la conforman, porque la imagen que retiene el público, es la de la primera impresión que tuvo sobre las marcas, después de una visión general o de conjunto.

El cotejo debe ser sucesivo, en razón de que el consumidor observa a las marcas en forma individualizada o por separado, captando una después de otra. La similitud entre dos marcas no depende de los elementos diferentes que aparezcan en ellas, sino de sus elementos comunes o de la semejante disposición de esos elementos. La confusión puede producirse no solamente por la similitud entre las marcas, sino que puede haber mayor riesgo de error, cuando esas marcas se refieren a productos o servicios idénticos o similares.

De acuerdo con esta pauta cabe afirmar que aunque sea posible mostrar un cierto número de diferencias entre las marcas gráficas confrontadas, éstas han de considerarse semejantes cuando suscitan una idéntica o parecida impresión visual en la mente de los consumidores.” 7 Dentro del tema Bertone expresa lo que sigue: “De ningún modo los derechos del titular de una marca gráfica se extienden a las infinitas variaciones de representación que esa figura pueda tener.

Sin embargo, no es necesario que los dibujos sean exactamente iguales para que el titular de la marca registrada pueda hacer valer su exclusividad, y basta que exista imitación con posibilidad de confusión” 8 La marca mixta, está compuesta por un elemento denominativo, es decir, una o varias letras que forman un todo pronunciable y un ele7 8 FERNÁNDEZ Novoa Carlos.

“FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS” Editorial Montecorvo, S.A. Madrid. 1984. Pág. 225 y SS. BERTONE Luis Eduardo. “DERECHO DE MARCAS”, Tomo II. Editorial Heliasta S.R.L. Buenos Aires 1989. Pág.

65. GACETA OFICIAL mento gráfico que puede componerse de una o varias imágenes o dibujos; presenta un componente principal y uno accesorio; y la combinación de sus elementos percibidos en conjunto, asocian una idea en el consumidor. Al examinar una marca mixta, se deben analizar sus elementos, para determinar cual de ellos predomina, si lo denominativo o lo gráfico, y de este análisis resultará un elemento principal y uno accesorio. 02/06/2004 6.24 mente con el prestigio y fama conseguidos con el esfuerzo de otra persona.

En numerosos fallos el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha expresado que para que una marca sea considerada notoria, debe cumplir con alguno de los factores que se detallan a continuación, las cuales deben ser probadas por quien alega la notoriedad: “Manejar un amplio despliegue publicitario que hace que la marca sea conocida en un alto porcentaje de la población en general.

La doctrina ha manifestado que el elemento predominante de la marca mixta es por lo general el elemento denominativo, ya que la palabra causa mayor impacto en la mente del consumidor y además que la única forma de solicitar el producto es a través de la denominación que lo distingue. Sin embargo, no se descarta el hecho de que el elemento gráfico sea el que cause mayor impacto en la mente del consumidor, por sus características o fuerza expresiva.

Al comparar una marca mixta con una figurativa, es importante determinar cual es el elemento dominante en la marca mixta, si el denominativo o el gráfico; si la denominación causa mayor impacto, es en la palabra o palabras donde se centra su fuerza distintiva y no podrá generarse confusión con una marca figurativa, ya que el distintivo de la primera estará en el conjunto pronunciable y el de la otra en la imagen y el concepto que expresa la marca figurativa. 4.4.

La marca notoria: La marca notoria es aquella que goza de gran difusión, que le permite ser conocida por los consumidores de la clase de productos o servicios que ésta distinga; la marca que ostenta la condición de notoria goza de una especial protección que es más amplia que la otorgada a la marca común, ya que no se limita por los principios de especialidad y territorialidad.

La marca para convertirse en notoria debe reunir condiciones como: calidad del producto, difusión de la marca, imagen en el mercado, comercialización del producto, entre otros; cabe mencionar que la carga de la prueba le corresponde al titular de la marca. La normativa comunitaria protege a la marca notoria legalmente registrada, frente a signos que sean confundibles con ésta, pues de obtener su registro, sus titulares se beneficiarían injusta- Gozar de un uso intensivo y aceptación, lo que produce que la marca sea difundida entre un gran número de consumidores, según sea el carácter más o menos masivo del producto.

Poseer trascendencia en la rama comercial o industrial en la que se encuentra. Su sola mención debe provocar en el público una asociación directa con el producto o servicio que identifica.” 9. El artículo 83, literal d) de la Decisión 344, expresa la prohibición de registrar el signo que constituya la imitación, traducción, reproducción o trascripción total o parcial de un signo notoriamente conocido, esta restricción al registro será aplicable con independencia de la clase a que pertenezcan los productos o servicios identificados con la marca, de esta forma se trata de prevenir la dilución de la fuerza distintiva de la marca, y se evita que terceros aprovechen indebidamente el prestigio de que goza una marca notoria.

En desarrollo de las consideraciones que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E: 1. Los requisitos para que un signo pueda ser registrado como marca, según el artículo 81 9 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 13 de marzo del 2003. Proceso Nº 9-IP2002. Marca “UBS UNION BANK OF SWITZERLAND”.

Publica en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 777 de 27 de marzo del 2003. GACETA OFICIAL 02/06/2004 7.24 de la Decisión 344, determinan que debe ser perceptible, distintivo y susceptible de representación gráfica, además de que no esté incurso en las prohibiciones señaladas por los artículos 82 y 83 del mismo cuerpo legal. 2. La confusión marcaria atenta contra el mercado libremente competitivo de bienes y de servicios, al afectar la transparencia que debe existir en la oferta y demanda de ellos, por lo tanto son irregistrables los signos que por su semejanza o identidad con otros ya registrados propicien tal confusión. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 7268, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 3. La protección de las marcas figurativas y el examen para su registro, debe referirse no sólo a su aspecto gráfico propiamente dicho, sino al concepto que la figura pueda producir en la mente de los consumidores.

Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE (e) 4. A las marcas gráficas les son aplicables las mismas reglas de comparabilidad de cualquier otro tipo de marcas, para determinar su grado de confusión e irregistrabilidad. Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO 5. No son registrables como marcas los signos figurativos que por su composición gráfica o por la idea o concepto que transmiten, sean iguales o similares a marcas ya registradas o previamente solicitadas. 6.

La marca que ostenta, debidamente probada, la calidad de notoria, goza de especial protección y no se limita por los principios de especialidad y territorialidad que rigen en el caso de las marcas comunes. Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. PROCESO 25-IP-2004 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal d) y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, realizada con base en solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Interpretación, de oficio, de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Actor: C.I. FLORIMEX COLOMBIA LTDA. Marca: “FLORCONTROL” (nominativa). Proceso interno N° 7801. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Quito, a los cinco días del mes de mayo del año dos mil cuatro. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la Repu- blica de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero, doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

VISTOS: GACETA OFICIAL Que la solicitud recibida por este Tribunal el 1 de abril del año 2004, se ajustó suficientemente a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad Andina y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por medio de auto de 21 de abril del año 2004. 02/06/2004 8.24 marca para la denominación FLORCONTROL (nominativa) y, se disponga la publicación de la sentencia que resuelva el asunto, en la Gaceta de la Propiedad Industrial. 1.3 Hechos relevantes 1.

ANTECEDENTES: Del expediente remitido por el Consejo de Estado de Colombia, han podido ser destacados los siguientes aspectos: 1.1 Partes a) Los hechos Actúa como demandante la sociedad C.I. FLORIMEX COLOMBIA LTDA., siendo demandada la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. - El 8 de junio del 2000, la sociedad FLORIMEX COLOMBIA LTDA. presentó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, solicitud para obtener registro como marca, para la denominación “FLORCONTROL” (nominativa), destinada a amparar servicios de la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza. 1 1.2 Actos demandados La interpretación se plantea en razón de que la sociedad C.I. FLORIMEX COLOMBIA LTDA., mediante apoderado solicita que se declare la nulidad de las siguientes Resoluciones expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia: - Nº 07643, de 28 de febrero del 2001, mediante la cual la mencionada Superintendencia, de oficio y sin que medien observaciones a la respectiva solicitud, negó el registro como marca para la denominación “FLORCONTROL” (nominativa), requerida por la sociedad FLORIMEX COLOMBIA LTDA. para amparar servicios de la Clase Internacional 42. - Nº 19998, de 13 de junio también del 2001, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la mencionada Superintendencia, resolvió el recurso de reposición interpuesto, confirmando la Resolución anterior; y, - Nº 28639, de 30 de agosto del mismo año, a través de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la aludida Dependencia, al resolver el respectivo recurso de apelación, confirmó igualmente lo decidido en la Resolución inicial Nº 07643, declarando así agotada la vía gubernativa. - El extracto de esa solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 494, no habiendo sido formuladas observaciones a la misma. - El 28 de febrero del 2001, la aludida Superintendencia emitió la Resolución Nº 07643, por medio de la cual negó el registro como marca para la referida denominación. - La sociedad C.I. FLORIMEX COLOMBIA LTDA. interpuso recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación en contra de la resolución emitida. - El 13 de junio, también del año 2001, fue resuelto el recurso de reposición, por medio de Resolución Nº 19998 que confirmó la Resolución Nº 07643 y, habilitó el recurso de apelación. - El 30 de agosto del mismo año, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la mencionada Dependencia, expidió la Resolución Nº 28639 por la cual, al resolver el recurso de apelación, confirmó también la resolución inicial. 1 Solicita adicionalmente la actora, que como restablecimiento del derecho de C.I. FLORIMEX COLOMBIA LTDA., se ordene a la mencionada Superintendencia, que otorgue el registro como Clase 42.- Restauración (alimentación); alojamiento temporal; cuidados médicos, de higiene y de belleza; servicios veterinarios y de agricultura; servicios jurídicos; investigación científica e industrial; programación de ordenadores; servicios que no puedan ser clasificados en otras clases.

GACETA OFICIAL b) Escrito de demanda La sociedad C.I. FLORIMEX COLOMBIA LTDA. manifiesta por medio de apoderado, que presentó solicitud para el registro de la denominación “FLORCONTROL” (nominativa), como marca destinada a amparar servicios comprendidos en la clase internacional Nº 42, respecto de la cual la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro solicitado, argumentando que dicha pretensión se “…encuadra dentro de la causal de irregistrabilidad, contenida en el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina ”.

Sostiene, que la mencionada Dependencia ha violado el artículo 134 de la Decisión 486, puesto que “el signo FLORCONTROL solicitado para registro es apto para distinguir servicios de la clase 42, que además es suficientemente distintivo y representativo frente a los consumidores, pues se trata de una combinación indivisible de dos palabras que presenta novedad…”.

Señala que “…la Superintendencia viola la norma en la medida que fracciona y limita el signo a la palabra CONTROL ”, argumentando seguidamente, que “…es claro que en esta etapa se desconoce la figura que la doctrina y la jurisprudencia han denominado signos evocativos, compuestos por dos palabras que deben ser examinadas de manera integral e indivisible, para que se pueda deducir que realmente el signo tiene fuerza distintiva suficiente, para que sea registrado como marca de servicios.”.

Argumenta, complementariamente, la violación del artículo 135 literal e) de la misma Decisión, al manifestar que “…la expresión FLORCONTROL está compuesta por dos palabras, una genérica y otra distintiva, pero como no deben fraccionarse; forman una sola expresión compleja en cuya pronunciación y presentación se aprecia el carácter novedoso y fantástico de la marca.”.

Plantea que “…la marca de servicios FLORCONTROL, no se encuentra incursa dentro de la norma prohibitiva comentada; al contrario, es suficientemente distintiva y novedosa para distinguir los servicios de control de calidad, supervisión, revisión de flores naturales, plantas vivas, semillas y de productos forestales, y de toda clase de servicios que tengan que ver con los mencionados.”. 02/06/2004 9.24 Insiste en que “…la Superintendencia fracciona la marca y no considera como un todo como fue solicitada de manera indivisible…”, refiriendo luego como antecedentes, algunos registros marcarios tales como: portafolio, servientrega, supercargo, entre otros, “…que presentan novedad, y que han sido otorgados por la Superintendencia de Industria y Comercio.”.

Alude también a la violación del artículo 150 de la Decisión 486, estimando que la Superintendencia, al realizar el examen de registrabilidad, “…no tuvo en cuenta que la marca solicitada no sugiere la calidad ni la especie de los servicios a que se aplica, por el contrario, cuenta con la suficiente fuerza distintiva para evitar cualquier riesgo de confusión.”. c) Contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda, solicita que no sean tomadas en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por el accionante en contra de la Nación, por cuanto carecen de apoyo jurídico y, por consiguiente, de sustento legal para que prosperen.

Sostiene la legalidad de los actos realizados por esa Dependencia y, concluye que en sus actuaciones se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa. Fundamenta sus actuaciones refiriendo jurisprudencia sentada por este Tribunal en el proceso 22-IP-96, relacionada con el concepto de marca y sus requisitos.

Alude también al proceso 23-IP-2000, para argumentar la irregistrabilidad de los signos genéricos y descriptivos considerados por el artículo 82 literales d) y e) de la Decisión 344. Insiste acerca de la irregistrabilidad de la marca FLORCONTROL (nominativa), pues considera que es una expresión genérica y que “…con su registro se estaría privando a los competidores del titular, de usar estas expresiones para la comercialización de los mismos servicios, que así mismo, carece de distintividad toda vez que dicha expresión puede ser aplicada válidamente a servicios del mismo género de que trata la clase 42, lo que significa que la misma constituye una expresión descriptiva y en consecuencia GACETA OFICIAL se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad alegada.”.

Con vista de lo antes expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, CONSIDERANDO: 02/06/2004 10.24 Andina. No obstante, el Tribunal ha podido verificar, que la solicitud relativa al registro de la marca FLORCONTROL (nominativa) fue presentada el 8 de junio del 2000, conforme así consta en varias piezas del expediente recibido por este Tribunal; en consecuencia, dicha solicitud ha sido depositada en vigencia plena de la Decisión 344.

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL La interpretación prejudicial ha sido estructurada con base en lo dispuesto por el artículo 61 de la Decisión 184, correspondiente al derogado Estatuto del Tribunal. No obstante esta equivocación, el Tribunal estima que la solicitud presentada se ajusta suficientemente a las exigencias establecidas en el artículo 125 del Estatuto en actual vigencia, aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, pues en efecto se identifica a la Instancia Nacional Consultante, se hace una relación de las normas cuya interpretación se pide, se refiere la causa interna que la origina y, se señala lugar y dirección concretos para la recepción de la respuesta a la consulta.

Respecto al informe sucinto de los hechos considerados relevantes para la interpretación, cabe anotar que la Instancia consultante se ha limitado a referir, únicamente, los argumentos formulados por la parte actora, soslayando aquellos expuestos en la contestación a la demanda por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, los cuales este Organo Jurisdiccional ha debido extraer de las piezas incorporadas al expediente remitido por el Consejo de Estado compareciente.

Los actos posteriores como son, la expedición de la Resolución Nº 07643 el 28 de febrero del 2001, por medio de la cual se negó el registro solicitado; la Resolución Nº 19998, de 13 de junio del 2001, que resuelve el recurso de reposición interpuesto confirmando la anterior y, la Resolución Nº 28639, de 30 de agosto del 2001, que resuelve la apelación deducida, confirmando igualmente la resolución inicial, han sido estos sí realizados en vigencia ya de la Decisión 486.

Por lo expuesto, en armonía con lo que ha venido determinando este Tribunal a este respecto, se considera que la interpretación prejudicial en los términos requeridos no corresponde al ámbito jurídico aplicable, siendo procedente llevar a cabo la interpretación de los artículos 81, 82 literal d) y 96 de la Decisión 344, por corresponder a las normas equivalentes o concordantes con las disposiciones de la Decisión 486 precisadas por el Consejo de Estado consultante.

Resulta de utilidad además, en su opinión, extender esa interpretación, de oficio, a la Disposición Transitoria Primera esta vez sí, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por ser aplicable al caso controvertido. 3. NORMAS A SER INTERPRETADAS Este Tribunal, por otra parte, es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional competente, como lo es en este caso la jurisdicción nacional consultante, conforme lo establecen los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Organismo.

2. CONSIDERACIONES PREVIAS El Consejo de Estado de la República de Colombia ha requerido de este Tribunal, por medio de la solicitud remitida con oficio Nº 0422, de 16 de marzo del 2004, la interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 literal e) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad En consecuencia con lo expresado, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISION 344 “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

“Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. GACETA OFICIAL “Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) “d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse;” (…) “Artículo 96.- Vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca.

Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada”. DECISION 486 “Disposición Transitoria Primera: “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento, salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. “En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. “Para el caso de los procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubieren cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.

4. TRANSITO EN LA NORMATIVA COMUNITARIA Conforme ha sido expuesto en las consideraciones previas realizadas en torno de esta interpretación prejudicial, este Organo Comunitario ha determinado la improcedencia de la interpretación pedida de los artículos 134, 135 literal e) y 150 de la Decisión 486, por constatar que la so- 02/06/2004 11.24 licitud de registro fue presentada, como ya ha sido dicho, el 8 de junio del 2001, en vigencia plena de la Decisión 344.

Lo manifestado resulta no sólo de la aplicación de los principios generales del derecho sobre tránsito legislativo sino, además, de los términos de la Disposición Transitoria Primera del Régimen Común de Propiedad Industrial establecido por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, subrogatoria de la 344, con apoyo en los cuales se determina, que en materia de derecho sustancial el aplicable en el período de transición está constituido por las disposiciones vigentes a la fecha de presentación de la solicitud, en este caso, la Decisión 344, cuyas respectivas disposiciones se pasa consiguientemente a interpretar.

5. CONCEPTO DE MARCA Y LOS REQUISITOS PARA SU REGISTRO La marca es definida como todo signo perceptible, capaz de distinguir los bienes o los servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra. El artículo 81 de la referida Decisión 344 determina los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, los cuales son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. a) Perceptibilidad Siendo la marca un elemento inmaterial, para que pueda ser captado por uno de los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable por aquéllos.

La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos.

GACETA OFICIAL 02/06/2004 12.24 b) Distintividad Signos Descriptivos El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Con referencia a esta clase de signos el Tribunal ha señalado: Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser expresado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior.

“La naturaleza de signo descriptivo no es condición sine qua non para descalificar per se un signo descriptivo; para que exista la causal de irregistrabilidad a que hacen referencia las normas citadas, se requiere que el signo por registrar se refiera exactamente a la cualidad común y genérica de un producto”. 2 La doctrina y también la jurisprudencia han reconocido, que los adjetivos calificativos suelen ser aceptados como marcas, siempre que no tengan una estrecha relación con los bienes o con los servicios que pretendan proteger o distinguir.

En todo caso, cabe advertir que en la medida en que estos signos puedan servir de calificativos para distintos productos pertenecientes a diversas clases, se verá disminuida su capacidad distintiva, por ser factible su utilización en diversos productos. Los signos descriptivos son, en consecuencia, aquellos que se refieren, entre otras características, a la cualidad que esencial o primordialmente señala el nombre del producto o del servicio de que se trate.

Respecto de esta clase de signos el Tribunal ha manifestado, adicionalmente: “Los signos descriptivos, son aquellos que indican la naturaleza, función, cualidades, cantidad, destino, lugar de origen, características o informaciones de los productos a los cuales protege la marca, y el consumidor por medio de la denominación llega a conocer el producto o una de sus características esenciales.

Al no identificar un producto de otro, el signo carece de fuerza distintiva suficiente.

6. PROHIBICIONES PARA EL REGISTRO DE MARCAS El ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina establece en el artículo 82 de la Decisión 344, ciertos impedimentos para que determinados signos sean registrados como marcas. Signos descriptivos, genéricos y evocativos El literal d) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, al establecer la irregistrabilidad de los signos genéricos y de los descriptivos, está involucrando en esa excepción el registro, entre otros, de los distintivos que designen la calidad, la especie, la cantidad o, que comprendan características usuales del producto o del servicio a ser distinguidos por la marca.

“La doctrina sugiere como uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, el formularse la pregunta de “cómo” es el producto que se pretende registrar, de tal manera que si la respuesta espontáneamen2 Proceso Nº 7-IP-95. Sentencia de 7 de agosto de 1995. Caso “COMODISIMOS”. En G.O.A.C. Nº 189, de 15 de septiembre de 1995. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

GACETA OFICIAL te suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación” (Proceso 3-IP-95, Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 189 de 15 de septiembre de 1995). “Tanto en el caso de los signos genéricos como en los descriptivos para que rija la prohibición, debe existir una relación directa o conexión entre la denominación y el producto que distingue.

Evade la prohibición el hecho de que la designación no tenga vinculación con el objeto en sí mismo y con sus características esenciales. Así, silla puede ser utilizada para vehículos pero no para muebles, por ser genérico de éstos; “frío” podría emplearse para caramelos pero no para hielo, por denotar la descripción esencial de éste.” 3 Signos genéricos Con el objeto de definir esta clase de signos, los tratadistas han considerado que éstos están constituidos por una expresión, “…que originariamente designa o con posterioridad llega a designar el género de los productos o servicios al que pertenece, como una de sus especies, el producto o servicio que se pretende diferenciar a través de la denominación.”.

Se ha dicho además: “ una denominación es genérica precisamente porque es usual: La denominación que se utiliza usualmente para designar un producto o servicio, es la denominación que designa ese producto o servicio. “ si se permitiese el registro de signos genéricos se otorgaría al titular un monopolio sobre ese género de productos”. 4 También se ha manifestado a este respecto: “Se trata, como su nombre lo indica, de designaciones que definen no directamente el 3 4 Proceso 22-IP-96, marca: Expomujer.

G.O. Nº 265 de 16 de mayo de 1997. Cita el proceso 3-IP-95. JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA. TOMO V. Pág. 358. 1996. Comentarios a los Reglamentos sobre la marca comunitaria. Artículo de Carlos Lema Ledesma. Universidad de Alicante 1996. Pág. 69 y 70. 02/06/2004 13.24 objeto en causa, sino la categoría, la especie o el género, a los que pertenece ese objeto”. 5 La denominación genérica es pues la expresión que hace referencia al producto o al servicio y que es usada por el público para designarlos; corresponde al vocabulario general, por lo que no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo a la utilización de esa palabra, ya que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios.

No se puede componer o conformar una marca con una denominación de uso general, porque se establecería una relación directa entre el nombre y el producto o el servicio que el distintivo ampare. Es preciso tomar en consideración, que la genericidad de un signo debe apreciarse en relación directa con los productos o con los servicios de que se trate, por cuanto una palabra no tiene el carácter de genérica por el solo hecho de serlo en sentido gramatical.

La doctrina ha señalado que la expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es?, en relación con el producto designado, se responde empleando la denominación genérica. Así mismo, se identifica la denominación descriptiva cuando se pregunta ¿cómo es?, y en relación con el producto o el servicio de que se trate, la respuesta se manifiesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva.

Una expresión genérica respecto de unos determinados productos, puede utilizarse en un sentido distinto a su significado propio o inicial, de modo que el resultado sea novedoso y distintivo al ser empleado para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza. Es importante mencionar, que desde el punto de vista marcario, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para identificar el producto o el servicio que se desea proteger, o cuando por sí solo pueda servir para distinguirlo.

La marca denominativa conformada por uno o más vocablos genéricos, tiene la posibilidad de ser registrada siempre que constituya un con5 OTAMENDI Jorge. Derecho de Marcas. Cuarta Edición Actualizada. Abeledo Perrot. Buenos Aires 2002. Pág.

71. GACETA OFICIAL junto marcario suficientemente distintivo; de igual forma, podría ser registrable el signo que se use para designar productos o servicios distintos de aquellos para los cuales tiene el carácter de denominación genérica. 02/06/2004 14.24 va de un producto o de un determinado servicio.” 6

7. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD, CONCESION O DENEGACIÓN DEL REGISTRO, DEBIDA MOTIVACION Signos evocativos Se consideran signos evocativos los que poseen la capacidad de transmitir a la mente una imagen o una idea sobre el producto, a través de llevar a cabo un desarrollo de la imaginación que conduzca a la configuración en la mente del consumidor, del producto amparado por el distintivo.

Los signos sugestivos o evocativos no determinan una relación directa o inmediata con una característica o cualidad del producto o del servicio; el consumidor, para identificar o relacionar al producto amparado por una marca, deberá realizar un proceso deductivo e imaginativo entre la marca y el producto o el servicio distinguidos por aquélla.

Los signos evocativos, a diferencia de los descriptivos, cumplen a cabalidad la función distintiva de la marca y por lo tanto pueden ser registrados. No existe un límite exacto para diferenciar los signos descriptivos de los evocativos y, por tanto, corresponderá también a la autoridad nacional en cada caso establecer, al examinar la solicitud de registro, si ella se refiere a uno o a otro tipo.

En este mismo sentido, ha expresado este Tribunal que: “Las marcas evocativas son consideradas como marcas débiles, por cuanto cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las propiedades o características de los productos o de los servicios que van a ser distinguidos con aquellas, lo que supone que su titular deba aceptar o no pueda impedir que otras marcas evoquen igualmente las mismas propiedades o características de su marca.

Cabe además recalcar que este tipo de marca es sin embargo registrable, no así las denominaciones genéricas, que son irregistrables para precaver que expresiones de uso común o generalizado puedan ser registradas para asignarlas como denominación exclusi- El Derecho Comunitario, en este caso la Decisión 344, establece dentro del Régimen de Propiedad Industrial, quiénes son los interesados y quiénes, en consecuencia, pueden formular “observaciones” a las solicitudes de registro que se publiquen, conforme al procedimiento establecido en los artículos 93 y 95 de la Decisión 344.

El examen de registrabilidad que debe practicar la oficina correspondiente, comprende el análisis de todas las exigencias que la referida Decisión impone para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo de los requisitos establecidos en el artículo 81 ya analizados y, tomando en consideración las prohibiciones determinadas por los artículos 82 y 83 de la Decisión en estudio.

La facultad conferida a la Oficina Nacional Competente para realizar el examen sobre registrabilidad del signo, constituye una obligación que precede al otorgamiento del registro marcario. La existencia de observaciones compromete más aún al funcionario respecto de la realización del examen de fondo, pero, la inexistencia de las mismas no lo libera de la obligación de practicarlo; esto, porque el objetivo de la norma es el de que dicho examen se convierta en etapa obligatoria dentro del proceso de concesión o de denegación de los registros marcarios.

Este Tribunal ha señalado al respecto que: “La disposición del artículo 96 impone la obligación a la oficina nacional competente de realizar el examen de registrabilidad de una solicitud marcaria, examen que debe proceder tanto en los casos en que se han presentado observaciones como en aquellos en los que ellas no existan. La inexistencia de observaciones, por lo tanto, no exime al administrador, de la exigencia de proceder al examen de registrabilidad, y con este fundamento a otorgar o denegar el registro de la marca, 6 Proceso 50-IP-2003, sentencia de 4 de junio del 2003, marca: “C - BOND”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL resolución debidamente motivada que será comunicada al interesado”. 7 Será entonces dicha Dependencia la que, en definitiva, decida sobre las observaciones formuladas y, desde luego, respecto de la concesión o de la denegación del registro solicitado; el acto de concesión o de denegación del registro debe estar respaldado en un estudio prolijo, técnico y pormenorizado de todos los elementos y reglas que le sirvieron de base para tomar su decisión. El funcionario no goza de absoluta discrecionalidad para la adopción de su criterio puesto que debe emplear las reglas que la doctrina y la jurisprudencia han establecido con esa finalidad.

La aplicación que de éstas se realice en el examen comparativo, dependerá en cada caso de las circunstancias y hechos que rodeen a las marcas en conflicto. Debida motivación La Decisión 344 exige en sus artículos 95 y 96, que los pronunciamientos de las autoridades nacionales respecto de las solicitudes de registro de marcas sean debidamente motivados y, además, que se expresen en ellos los fundamentos en los que se basan para emitirlos.

Acerca de los actos administrativos referentes a la concesión o a la denegación de registros marcarios este Tribunal ha manifestado: “ requieren de motivación para su validez; pero si, además, la obligación de motivar viene impuesta legalmente -en el presente caso por la misma norma comunitaria, de prevalente aplicación- debe entonces formar parte de aquél, y, además, como lo ha expresado la jurisprudencia de este Tribunal Andino, podría quedar afectada de nulidad absoluta la resolución que los contenga si por inmotivación lesiona el derecho de defensa de los administrados”.8 Con base en estos fundamentos, 7 8 Proceso 22-IP-96, sentencia de 12 de marzo de 1997.

G.O. Nº 265 de 16 de mayo de 1997. Marca: “EXPOMUJER”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 35-IP-98, sentencia de 30 de octubre de 1998. G.O. Nº 422, de 30 de marzo de 1999. Marca: “GLEN SIMON”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 02/06/2004 15.24 EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 1.

De acuerdo con lo determinado por la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, en materia de Propiedad Industrial, las normas del ordenamiento jurídico comunitario que se encontraren vigentes en la fecha de presentación de la solicitud son las aplicables en el período de transición de la normatividad andina. 2. Un signo puede ser registrado como marca, si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y posibilidad de ser representado gráficamente, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Esa aptitud se confirmará, por cierto, si la denominación cuyo registro se solicita no se encuentra comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión. 3. No son registrables como marcas, por carecer de distintividad, los signos descriptivos cuando designan o comunican, exclusivamente al consumidor o al usuario, cualidades o características de los bienes o de los servicios que se ofrecen.

El registro de esta clase de denominaciones, comunes a otros productos o servicios del mismo género, además de inducir a error o a engaño, conferiría a su titular un monopolio contrario a las reglas de la libre competencia. 4. Pueden ser objeto de registro como marcas los signos evocativos que, incorporando un elemento de fantasía, insinúen indirectamente al consumidor, una idea o un concepto que le permita relacionar al signo con el producto o con el servicio que anuncia. Los signos evocativos, a diferencia de los descriptivos, cumplen a cabalidad la función distintiva de la marca y por lo tanto pueden ser registrados. 5.

La Oficina Nacional Competente debe llevar a cabo, necesariamente, el examen de registrabilidad, el que comprenderá el análisis de todas las exigencias de la Decisión 344. Dicho examen debe ser realizado aún en aque- GACETA OFICIAL 02/06/2004 16.24 llos casos en que no hayan sido presentadas observaciones a la solicitud de registro. 6.

El pronunciamiento que, independientemente de su contenido, favorable o desfavorable, resuelva sobre las observaciones y determine la concesión o la denegación del registro de un signo, deberá plasmarse en resolución debidamente motivada, la que deberá ser notificada al peticionario. certificada de la misma. Remítase además copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE (E) Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, le corresponde adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia dentro del expediente interno Nº 2002-00088 (7801), de conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, codificado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.

Deberá tomar en cuenta, también, lo previsto en el último inciso del artículo 128 del mencionado Instrumento. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Notifíquese esta interpretación prejudicial al mencionado Consejo, mediante copia sellada y Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. PROCESO Nº 26-IP-2004 Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81 y 83, literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador.

Parte actora: sociedad KRAFT FOODS INC. Caso: denominación “KISS COOL”. Expediente Interno: Nº 5896-ML. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, cinco de mayo del año dos mil cuatro. El informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del tenor siguiente: VISTOS 1.

De la Resolución impugnada La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81 y 83, literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, por órgano de su Presidente, Dr. Eloy Torres Guzmán, y recibida en este Tribunal en fecha 1° de abril de 2004; y, De la Resolución N° 0967266, del 20 de enero de 1999, emanada del Director Nacional de Propiedad Industrial (E) del Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca de la República del Ecuador, se desprende que el apoderado de KRAFT FOODS INC. “presenta la solicitud e inscripción al registro de la marca de fábrica denominada KISS-COOL para la clase GACETA OFICIAL internacional No. 30”; que “Con fecha 13 de octubre de 1997 … CONFITES ECUATORIANOS C.A. presenta observación al registro de la marca de fábrica en referencia ya que es propietaria de la marca de fábrica COOL para proteger los productos de la clase internacional No. 30”; que “realizado el correspondiente cotejo marcario y comparando la denominación solicitada KISS-COOL y la marca de propiedad del observante COOL se concluye que no son semejantes ni confundibles a simple vista”; que “revisados los archivos de esta Dirección, se ha podido constatar que esta Unidad Administrativa mediante resolución No. 0966975 de 6 de enero de 1999 concedió el registro de la marca de fábrica KISS BOL solicitada por el Sr. Miguel García, para proteger los productos de la clase internacional No. 30”; que “la marca solicitada KISS COOL desde el punto de vista gráfico-visual y fonético-auditivo es muy similar a la marca concedida KISS BOL, y entre ambas marcas existen semejanzas susceptibles de causar confusión y error en el público consumidor, respecto del origen empresarial de los productos, ya que ambas marcas están destinadas a proteger productos de la clase internacional No. 30, es decir productos de la misma naturaleza que se comercializan bajo los mismos canales de distribución”; que “la marca solicitada KISS COOL, carece de fuerza distintiva a fin de diferenciarse de la marca KISS BOL, en consecuencia la presente solicitud no cumple con el requisito de novedad exigido por el Art. 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”; y que “en virtud de que la marca solicitada no reúne los requisitos del Art. 81 y contraviene el Art. 83 literal a) de la Decisión 344 se deniega el registro de la marca KISS COOL y se rechaza la observación”. 2.

Demanda 2.1. Cuestión de hecho De la demanda se desprende que la compañía KRAFT FOODS INC. “solicitó el registro de la marca ‘KISS COOL’ trámite N° 68149/95 para distinguir los productos comprendidos en la Clase Internacional N° 30”; y que “El Director Nacional de Propiedad Industrial aceptó las observaciones presentadas (sic) y denegó el registro de la marca solicitada” (Clase 30: “café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados 02/06/2004 17.24 comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagres, salsas (condimentos); especias, hielo”). 2.2.

Cuestión de derecho El apoderado de la compañía KRAFT FOODS INC. alega que “La denominación ‘KISS COOL’ no tiene semejanza capaz de producir confusión en el público consumidor, respecto de la marca ‘KISS BOL’, ya que las denominaciones en conflicto contienen elementos suficientemente distintivos que vuelven a las marcas antedichas absolutamente capaces de diferenciar la procedencia u origen empresarial de los productos por ellas protegidos”; que “No puede olvidarse que para el análisis de marcas en conflicto deberá tenerse en cuenta la visión en conjunto, la totalidad de sus elementos integrantes, la unidad fonética y gráfica de los nombres, su estructura en general y no las partes aisladas las unas de las otras, ni los elementos distinguibles en los nombres.

Debe evitarse, entonces, la disección o fraccionamiento de los nombres que se comparan, o el pretender examinarlos en sus detalles, ya que el consumidor medio no procede de tal forma”; que “no existe riesgo de confusión. En primer lugar, las denominaciones se pronuncian de diferente manera, ya que la palabra ‘cool’, parte integrante de la marca solicitada por mi representada suena ‘cul’, es decir, que la pronunciación en conjunto de las denominaciones en conflicto es ‘KISS-CUL’ y ‘KISS BOL’ ”.

Agrega el demandante que “Si la semejanza que argumenta el Director Nacional de Propiedad Industrial, se encuentra en la palabra ‘KISS’, nuevamente se debe tener en cuenta que debe ser objeto de análisis el conjunto de la denominación y no sus partes integrantes separadas en forma arbitraria”; que “… si entre ‘KISS COOL’ y ‘KISS BOL’ existe diferenciación sustancial en lo atinente a su evocación fonética, no puede perderse de vista tampoco la diferenciación conceptual entre los signos, pues ‘KISS COOL’ tiene un sentido propio que servirá al consumidor promedio de referente válido para su identificación, a diferencia de la marca ‘KISS BOL’ que está compuesta por una palabra en inglés ‘KISS’ y un vocablo de fantasía sin concepto propio en ningún idioma.

Auditivamente, el término ‘BOL’ puede asociarse a la palabra inglesa ‘BALL’ que significa ‘bola’ o ‘pelota’ a diferencia de ‘cool’ que significa ‘frío’ o ‘fresco’ ”; y que “No existe GACETA OFICIAL por lo tanto carencia de fuerza distintiva en la marca solicitada ya que ‘KISS COOL’ es tan distintiva como lo es ‘KISS BOL’. El principio de la novedad de la marca que argumenta el señor Director Nacional de Propiedad Industrial en la Resolución que se impugna es un principio válido, pero los tratadistas se han cuidado de matizar este aspecto cuando se enseña que el principio de la ‘novedad’ de la marca no es absoluto sino que es relativo pues ‘para que exista novedad basta que el signo, aunque sea conocido no haya sido empleado para distinguir el producto o servicio en que se desea utilizar ’ (Manuel Pachón, La Propiedad Industrial en el Acuerdo de Cartagena, Bogotá, Temis, 1975, p. 82), y en el caso que nos ocupa es de evidencia absoluta que no existe un signo marcario preexistente que se denomine ‘KISS COOL’ ”. 3.

Contestación a la demanda 3.1. Afirma el consultante que “La Procuraduría General del Estado comparece para vigilar las actuaciones judiciales”, y que el “Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, IEPI, comparece oponiendo las siguientes excepciones: a) Niega los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda, b) Se ratifica en la Resolución No. 0967266 porque guarda conformidad con la legislación andina y nacional”. 3.2.

Por su parte, el “Director General Legal y Tutela Administrativa del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual -IEPI-”, manifiesta lo siguiente: “1.- Niego los fundamentos de hecho y derecho contenidos en la demanda objeto de la presente causa. 2.- Legitimidad del acto administrativo impugnado por provenir de autoridad competente, estar ajustado a derecho y debidamente motivado. 3.- Falta de derecho del actor para propender (sic) la demanda por carecer de fundamento sus pretensiones. 4.- Que se tenga como prueba a favor del IEPI, el expediente administrativo No 68149 que remito y contiene los fundamentos técnicos y legales. 5.- Impugno la prueba que llegare a presentar el actor en todo cuanto tuviere de ilegal, impertinente, indebidamente pedida y actuada”.

CONSIDERANDO

Que las normas cuya interpretación se solicita son las disposiciones consagradas en los artículos 81 y 83, literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; 02/06/2004 18.24 Que, de conformidad con la disposición contenida en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal (codificado mediante la Decisión 472), las normas cuya interpretación se pide forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, de conformidad con la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo dispuesto en los artículos 4, 121 y 2 de su Estatuto (codificado mediante la Decisión 500), este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, de conformidad con la disposición indicada en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en la providencia que obra a folios 10 y 11 del expediente, la presente solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite; y, Que, en consecuencia, el Tribunal interpretará las disposiciones invocadas por la instancia consultante, cuyos textos son del tenor siguiente: “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

( )”. GACETA OFICIAL I. De la definición de marca y de los requisitos para su registro El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena contiene una definición del concepto de marca. Sobre la base de esta definición legal, el Tribunal ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio correspondiente.

La marca protege el interés de su titular, otorgándole un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos y servicios, así como el interés general de los consumidores o usuarios a quienes se halla destinada, garantizando a éstos, sin riesgo de confusión o error, el origen y la calidad del producto o servicio que el signo distingue.

En definitiva, la marca procura garantizar la transparencia en el mercado. El citado artículo 81 somete además el registro de un signo como marca al cumplimiento de los siguientes requisitos: perceptibilidad, suficiente distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. Se trata de exigencias distintas a las requeridas por el artículo 56 del antiguo “Reglamento para la aplicación de las normas sobre Propiedad Industrial”, contenido en la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, vigente entre el 5 de junio de 1974 y el 11 de diciembre de 1991, instrumento en el cual se establecían como requisitos: la novedad, la visibilidad y la suficiente distintividad.

De conformidad con la Decisión 344 en referencia, norma vigente para la fecha de la solicitud del registro en cuestión, el signo debe ser perceptible, es decir, susceptible de ser aprehendido por el consumidor o el usuario a través de los sentidos, a fin de ser captado, retenido y asimilado por éste. La percepción se realiza, por lo general, a través del sentido de la vista.

Por ello, se consideran signos perceptibles, entre otros, los que consisten en letras, palabras, formas, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto. 02/06/2004 19.24 En segundo lugar, el signo debe ser suficientemente distintivo, es decir, apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares.

Esta aptitud distintiva constituye presupuesto indispensable para que la marca cumpla sus funciones principales de indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio. La distintividad, además, debe ser suficiente, es decir, de tal magnitud que no haya razón para temer que el signo induzca a error o confusión en el mercado.

Y en tercer lugar, el signo debe ser susceptible de representación gráfica, es decir, apto para ser expresado en imágenes o por escrito, lo que confirma que, en principio, ha de ser visualmente perceptible. Por ello, las formas representativas en que consisten los signos pueden estar constituidas por letras, palabras, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto.

Este requisito guarda correspondencia con el previsto en el artículo 88, literal d, de la Decisión que se examina, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos. Por tanto, el artículo 81 prohíbe el registro de un signo como marca si éste no cumple los requisitos acumulativos que la citada disposición prevé en forma expresa.

II. De los signos en idioma extranjero. En el caso del signo integrado por una o más palabras en idioma extranjero, es de presumir que el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, por lo que cabe considerarlas como de fantasía y, en consecuencia, procede el registro como marca de la denominación. A contrario, la denominación no será registrable si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero que la integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y si se trata de vocablos genéricos o descriptivos.

El Tribunal se ha pronunciado al respecto en los términos siguientes: “ cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de GACETA OFICIAL 02/06/2004 20.24 la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local … Al tenor de lo establecido en el art. 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma.

Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta Subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros …” (Criterio vertido en la sentencia dictada en el expediente N° 69-IP-2001, publicada en la G.O.A.C. N° 759, del 6 de febrero de 2002, caso “OLYMPUS”, y ratificado en las sentencias dictadas en los expedientes Nos. 16-IP-98, 03-IP-95, 04-IP-97, 03-IP-2002 y 15-IP-2002). contengan deben ser efectuados con criterio benevolente” (OTAMENDI, Jorge: “Derecho de Marcas”, cuarta edición. Editorial LEXISNEXIS Abeledo-Perrot.

Buenos Aires. 2002. pp. 191 y 192). III. De las marcas débiles Del texto del artículo en referencia se desprende que la prohibición no exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición. Todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate.

En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades, inapropiables en exclusiva. Según la doctrina, “la presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias u otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro” (BERTONE, Luis Eduardo; y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo: “Derecho de Marcas”, Tomo II, pp. 78 y 79).

Otamendi, por su parte, destaca que el titular de una marca débil, al contener ésta “una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo.

Y, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles, y que los cotejos entre marcas que los IV. De la comparación entre signos. Del riesgo de confusión. De la confusión directa e indirecta. De la identidad y semejanza. De las reglas de comparación. Los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 consagran otras prohibiciones para el registro de un signo como marca.

Según la prevista en el artículo 83, literal a, no podrá registrarse el signo que, en relación con derechos de terceros, sea idéntico o se asemeje de forma que pueda inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para el mismo producto o servicio, o para un producto o servicio respecto del cual el uso de la marca pueda inducir al público a error.

Para establecer la existencia del riesgo de confusión del signo pendiente de registro respecto de una marca ya registrada, o ya solicitada para registro, será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos que se le ofrecen, un origen empresarial común. En consecuencia, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios sig- GACETA OFICIAL nos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.

En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos visual, fonético y conceptual, teniendo en cuenta los que fueren distintivos y dominantes. Sin embargo, dicha comparación deberá ser conducida por la impresión unitaria que el signo habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o del usuario medio a que está destinado.

Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. En este contexto, el Tribunal ha establecido que la similitud visual u ortográfica se presenta por el parecido de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la o de las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar el grado de confusión. En cuanto a la similitud fonética o auditiva, el Tribunal ha señalado que la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica y de la coincidencia en las raíces o terminaciones, pero que, a fin de determinar la existencia de la confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues las marcas denominativas se forman por un conjunto de letras que, al ser pronunciadas, emiten sonidos que se perciben por los consumidores de modo distinto, según su estructura gráfica y fonética.

Y en cuanto a la similitud conceptual o ideológica, ha indicado que la misma se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. En definitiva, el Tribunal ha estimado que la confusión puede manifestarse cuando, al solo apercibimiento de la marca, el consumidor su- 02/06/2004 21.24 pone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien reconoce cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante.

Además, a objeto de verificar la existencia del riesgo de confusión, el examinador deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro: “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”; Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

Sobre la base de las consideraciones que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE 1º Un signo será registrable como marca si cumple los requisitos previstos en el artículo 81 de la Decisión 344, y si no incurre en las prohibiciones fijadas en los artículos 82 y 83 eiusdem. 2º En el caso del signo integrado por una o más palabras en idioma extranjero, si el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, corresponde considerarlas como de fantasía, por lo que procede su registro.

En cambio, si se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común, y si su significado se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, la denominación no sería registrable. 3º El titular de una marca provista de un elemento de carácter genérico, o de uso común, o evocativo de una cualidad del producto, o que se ha tornado banal por el crecido número de registros marcarios que lo contienen, no puede impe- GACETA OFICIAL dir su inclusión en signos de terceros, por ser inapropiable en exclusiva, ni puede fundamentar en ese único hecho el riesgo de confusión entre los signos en disputa. 4º Para establecer si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado para registro y la marca previamente registrada, será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos distinguidos por ellos, y considerar la situación del consumidor o usuario medio, la cual variará en función de tales productos.

No bastará con la existencia de cualquier semejanza entre los signos en cuestión, ya que es legalmente necesario que la similitud pueda inducir a confusión o error en el mercado. 02/06/2004 22.24 la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que pronuncie y, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 128, tercer inciso, del Estatuto del Tribunal, deberá remitir dicha sentencia a este órgano jurisdiccional.

Notifíquese la presente interpretación mediante copia certificada y sellada, y remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE (E) Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO 5º En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos visual, fonético y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada signo en disputa habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor medio, destinatario de los productos correspondientes.

Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- De conformidad con la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. GACETA OFICIAL 02/06/2004 23.24 GACETA OFICIAL 02/06/2004 24.24 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú