PROCESO 30-IP-2004 Solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83, literales a) y d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que da lugar a la interpretación de oficio de los artículos 71, 73, literales a) y d) y 117 de la Decisión 313 y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia.
Expediente Interno Nº 2002-00127-7881. Actor: WARNER LAMBERT COMPANY. Marca: “DELISTER”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los diez y nueve días del mes de mayo del año dos mil cuatro; en la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, a través de su Magistrada Doctora Olga Inés Navarrete Barrero.
VISTOS: Que la solicitud de interpretación prejudicial, se ajusta a las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto, por lo que su admisión a trámite ha sido considerada procedente. 1. Antecedentes. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: 1.1.
Las partes. Demandante: WARNER LAMBERT COMPANY. Demandada: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Tercero interesado: LABORATORIOS LISTER S.A. 1.2. El objeto de la demanda. Se pretende la nulidad de la Resolución Nº 9107 de 22 de marzo de 1996, proferida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la referida Superintendencia, mediante la cual declaró infundada la oposición presentada por la ahora demandante y concedió registro a la marca “DELISTER” para distinguir productos de la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza a favor de la firma LABORATORIOS LISTER S.A. Así como de las Resoluciones Nº 13804 de 29 de mayo de 1997 y 8788 de 27 de marzo de 2001, mediante las cuales se confirmó la primera mencionada. 1.3.
Fundamentos de la demanda. Expone la demandante que presentó observación al registro solicitado (DELISTER) con base en su marca notoriamente conocida y registrada LISTERINE, que ampara productos de la clase 5ª. La observación fue desestimada, dice, al no tener en cuenta la Superintendencia las causales de irregistrabilidad, establecidas en el artículo 83, literales a) y d) de la Decisión 344.
La Superintendencia, afirma, consideró erróneamente que las marcas en cuestión no presentaban semejanzas desde el punto de vista conceptual, fonético o visual que pudieran inducir al público a error y tampoco tuvo en consideración las abundantes pruebas tendientes a demostrar la notoriedad de la marca opositora, ni la evidente conexidad entre los productos amparados por los signos en conflicto.
Todo ello, a pesar de que en oportunidades anteriores había negado el registro al signo “LISTER”, ante la oposición de la ahora demandante con fundamento en su marca famosa. 1.4. Contestación de la demanda. La Superintendencia de Industria y Comercio contestó la demanda defendiendo la legalidad de los actos acusados, sosteniendo que con su expedición no se violó ninguna de las normas invocadas como infringidas por el demandante ya que se profirieron de conformidad con las atribuciones legales y plenamente ajustados al trámite administrativo previsto en materia marcaria.
Afirma que las marcas en conflicto no arrojan confusión en el público al no presentar similitudes puesto que cada una posee elementos distintivos suficientes para establecer la diferencia conceptual. Al no darse la confusión, no es posible deducir tampoco violación del artículo 83 literal d) por cuanto que ya no es relevante el análisis de notoriedad de la marca opositora.
El Tercero Interesado, LABORATORIOS LISTER S.A. se opone a la demanda y defiende la legalidad del acto acusado estimando que no existe la confundibilidad alegada entre las marcas en cuestión y manifestando que es titular de registros marcarios en clases 1, 3, 5, 21, 25, 28, 29 y 42 para el signo LISTER y en clases 3 y 4 para el signo TETELISTER.
Alega que el signo DELISTER (clase 3) “se constituye prácticamente en el uso de su nombre comercial Lister” y además es una derivación de las marcas LISTER y TETELISTER. 2. Competencia del Tribunal. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. 3.
Cuestión Previa: Determinación de las normas del ordenamiento jurídico comunitario a ser interpretadas por razón de la ocurrencia del fenómeno de “tránsito legislativo”. En el caso que se consulta es necesario que el Tribunal precise de antemano con toda claridad cuales son las normas comunitarias aplicables para la solución de la controversia planteada a efectos de adelantar sobre ellas y sólo con respecto de ellas su actividad interpretativa.
Tal determinación previa es necesaria puesto que de la documentación que contiene los antecedentes del litigio que se adelanta ante el Consejo de Estado, se advierte que la solicitud de registro de la marca “DELISTER” fue introducida con fecha 22 de septiembre de 1993, esto es, bajo la vigencia de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 101, de 14 de febrero de 1992, estatuto éste que con anterioridad a la Decisión 344, establecía el Régimen Común en materia de marcas.
Advertido lo anterior debe el Tribunal considerar, entonces, si las normas a ser interpretadas son la que se mencionan por el Juez consultante, todas ellas de la Decisión 344 de la Comisión o si, como en efecto así lo determinará, con base en su reiterada jurisprudencia sobre esta materia, son las que tengan pertinencia fáctica y temporal con la actuación administrativa surtida con respecto a la solicitud antes mencionada, contenidas en el estatuto que estaba vigente al momento de radicarse ésta para su estudio por la Oficina Nacional Competente.
A este respecto el Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, ha dicho reiteradamente que la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos. El principio de irretroactividad de la ley enseña que al expedirse una nueva norma, ésta regulará, por lo general, los hechos que se produzcan a partir de su vigencia y que por ende, no disciplinará hechos o circunstancias ni afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.
Acorde con ello, la doctrina expresa sobre este particular que: “Este principio de orden lógico es también de orden moral. Sería contrario a toda idea de justicia que una regla jurídica nueva, modificara las consecuencias de los hechos ya realizados, o privara a una persona de las ventajas conseguidas bajo el régimen anterior.” [1] Por otro lado, el principio de ultra actividad, se da, cuando la norma anterior, continúa regulando los hechos ocurridos mientras aquélla se encontraba en vigor, es decir, que la eficacia de la ley derogada continúa en lo posterior, para regular las situaciones jurídicas anteriores.
Con relación a este punto se ha dicho que “ es un fenómeno frecuente la ultra- actividad, esto es, la continuación de la eficacia de la ley derogada para el futuro, rigiendo las situaciones anteriores (derechos adquiridos, efectos de las situaciones jurídicas anteriores, etc.)”. [2] Mientras la norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos de que por excepción se le haya conferido tal calidad (principio que constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos) las de carácter adjetivo tienen lo que se denomina efecto general inmediato, es decir que se aplican sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo los procedimientos o etapas que se inicien o se hallen en curso a ese momento.
Con lo anterior se reitera, además, lo que sobre el tema ha manifestado el Tribunal al señalar que: “…toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquélla disciplinados. Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma sustancial posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior.
En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior, señalando que el mismo subsistirá por el tiempo que fue concedido”. “ la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.
Lo anterior se confirma con lo que el Tribunal ha manifestado a efectos de determinar la normativa vigente al momento de la emisión del acto administrativo, para lo cual se deberá observar, “ tanto a la concesión del registro como a sus correspondientes declaratorias de … anulación, la normativa comunitaria vigente para el momento en que fueron introducidas las respectivas solicitudes de concesión del registro, o … de nulidad del mismo, a través de los recursos y acciones pertinentes” (Proceso 28-IP-95, caso “CANALI”, publicado en la G.O.A.C. N° 332, del 30 de marzo de 1998)”. [3] Por todo lo anterior, en ejercicio de lo facultado por el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 de su Estatuto, no se interpretarán las normas solicitadas por el Juez consultante, esto es, los artículos 81; 83 literales a) y d) de la Decisión 344, en atención a que ellas no son las aplicables al caso, toda vez que la solicitud de registro de la marca “DELISTER” se presentó el 22 de septiembre de 1993, fecha en la que regía para estas materias la Decisión 313, en tanto que aquélla comenzó su vigencia a partir del 1 de enero de 1994.
Como consecuencia de ello procede la interpretación de oficio de los artículos 71; 73, literales a) y d) y 117 de la Decisión 313, se interpretará además la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344. Y no se diga que, como los textos de las normas mencionadas correspondientes a una y otra Decisión no ofrecen variaciones mayores, resulta indiferente su indistinta aplicación, puesto que la determinación del alcance de dichas variaciones si existieren y las implicaciones que ellas pudieran tener sobre los derechos sustantivos de las partes requiere de una interpretación especifica realizada sobre el texto propio de la norma aplicable efectuada dentro del contexto del estatuto regulatorio pertinente, so pena de que pudiera quebrarse el principio de la irretroactividad de ley.
El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: Decisión 313 Artículo 71 “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.” Artículo 73 “Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;” ( ) “d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad; por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquéllos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.
Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;” Artículo 117 “Se entenderá por nombre comercial, el nombre, denominación, designación, sigla o signo con el cual se distingue a una empresa o a un establecimiento comercial. Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales que le acuerden otras leyes a las personas jurídicas para su identificación, pudiendo ambas coexistir.
Los nombres comerciales se sujetarán a lo dispuesto en el Capítulo de Marcas de la presente Decisión, en lo que fuere pertinente, así como en la reglamentación que para tal efecto establezca la legislación de cada País Miembro.” Decisión 344 Disposición Transitoria Primera “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, subsistirá por el tiempo en que fue concedido.
En lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas contenidas en la presente Decisión.” 4. Aspectos a ser tratados en la providencia. El Tribunal abordará en esta interpretación, de manera principal, los siguientes temas: requisitos para el registro de marca; irregistrabilidad de signos por razones de confundibilidad; comparación entre marcas denominativas; notoriedad de la marca; las marcas derivadas; las marcas débiles; y, la protección del nombre comercial. 4.1.
Requisitos para el registro de marcas. La marca se define como todo signo perceptible, capaz de distinguir bienes o servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de distinta procedencia. El artículo 71 de la Decisión 313, (disposición que como se dijo es la aplicable al caso por haberse presentado la solicitud de registro dentro de su vigencia) establecía que los requisitos que debía reunir un signo para que pudiera ser registrado como marca, eran: la distintividad, la perceptibilidad y la susceptibilidad de representación gráfica.
La marca debe cumplir indefectiblemente con estas tres condiciones, además de no incurrir en alguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos posteriores de la norma comunitaria. Respecto de esta noción de la marca el Tribunal, en reiteradas sentencias, ha señalado que: “ constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o calidad del producto o servicio correspondiente”. [4] Distintividad La función principal de la marca, es distinguir adecuadamente los bienes y servicios que se ofertan en el mercado, la capacidad diferenciadora permite que el consumidor realice una elección conciente e informada.
Sobre la mencionada característica de la marca la doctrina señala que: “Hace posible una efectiva competencia en un mercado complejo e impersonal, suministrando los medios a través de los cuales el consumidor puede identificar los productos que le satisfacen y recompensar al productor con compras continuadas”. [5] Perceptibilidad La marca es un bien inmaterial, es por ello que debe encontrar un medio para pasar de lo abstracto a lo tangible (corpus mechanichum).
La perceptibilidad permite a la marca ser captada por los sentidos para asociarla con un producto o servicio. El Tribunal ha manifestado lo siguiente al respecto: “Un signo mientras permanezca como una idea no cumplirá su función, no siendo conocido del público consumidor, ante lo cual la norma comunitaria exige la perceptibilidad, como requisito necesario para poder ser registrado como marca ” [6] Susceptibilidad de representación gráfica.
Se refiere este requisito a la forma de expresión del signo a través del empleo de diferentes medios tales como: palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc., que permiten al receptor formarse una idea o una imagen de sus características y llegar a una descripción que posibilite su publicación, registro, archivo y consulta. 4.2.
Irregistrabilidad de signos por razones de confundibilidad. La normativa comunitaria, indica que no son registrables aquellos signos que puedan causar confusión en el público induciéndolo a error; el titular de una marca registrada posee el derecho de uso exclusivo sobre ésta y se encuentra legalmente facultado para presentar observaciones en contra de registros de marcas que por sus características pudiesen causar confusión en el mercado.
La finalidad de una marca es individualizar productos y servicios, con el fin de diferenciarlos de otros iguales o similares existentes en el comercio; es la función principal de la marca y el objeto principal de la tutela que ofrece el sistema marcario. Es por ello que se impide el registro de signos que puedan causar confusión protegiendo de esta manera tanto a los consumidores como a los empresarios.
La prohibición de registro no exige que el signo solicitado induzca efectivamente a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión, el cual puede producirse por la identidad o semejanza entre los signos y la similitud de los productos que aquéllos identifican. La confusión generada por las marcas puede ser directa, cuando el consumidor adquiere un producto y erradamente asume que está comprando otro o indirecta, cuando el usuario asume que el producto o servicio adquirido tiene un origen empresarial diferente al que en realidad posee.
La posibilidad de que subsistieran en el comercio, en titularidad de dos o más personas, marcas similares o idénticas para designar productos o servicios de la misma naturaleza, o similares, generaría efectivamente un verdadero riesgo de confusión y los consumidores no podrían diferenciarlos o distinguirlos. O en las palabras del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: “Ciertamente, cuando los signos además de idénticos tienen por destino individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión es absoluto, de ahí que por ejemplo, en el Acuerdo sobre los ADPIC se consagre para esta hipótesis la presunción de confusión (artículo 16, numeral 1).
En cambio, para los demás casos de comparación el análisis de confundibilidad requiere un mayor esfuerzo de parte de la administración o del juez, según sea el caso, pues deberá precisar si no obstante la identidad entre los signos enfrentados el riesgo no se presenta por estar dirigidos a productos o servicios disímiles, o si, a pesar de ello, el carácter notorio de la marca preexistente se impone frente al principio de la especialidad[7]”.
Concepto que corrobora Fernández Novoa cuando dice que: “ Cuanto mayor sea la similitud de los productos o servicios cubiertos y cuanto más fuerte sea el carácter distintivo de la marca anterior, mayor será el riesgo de confusión.” [8] La confusión entre diferentes productos o servicios en el comercio, perjudica al titular de la marca, que puede perder ventas y ver lesionado su prestigio, si los productos del competidor, con los que se confunden los suyos, son de calidad inferior; por otro lado, el perjuicio causado al consumidor, consiste en que éste incurre en error, al adquirir lo que en realidad no deseaba comprar.
El titular de la marca a través del registro obtiene un derecho de uso exclusivo sobre determinado signo y la presencia de marcas confundibles lesiona su derecho, es por ello que para acceder al registro, las marcas deben ser claramente distinguibles. Cabe agregar, que para crear una marca, el universo de posibilidades es amplísimo e ilimitado, por ello, el resultado puede ser siempre novedoso, original, y dotado de suficiente calidad distintiva, sin asemejarse a una marca ya existente en el mercado, por el contrario, siempre se buscará crear un conjunto marcario diferente, que no genere confusión. En relación con este punto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado que la norma comunitaria: “ampara a una marca del riesgo de confusión o de la ‘similitud confusionista’ frente a otras, siempre que las dos protejan productos o servicios de la misma clase o a los mismos o similares productos aún de diferentes clases, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público consumidor a error.
De tal manera que es necesario establecer que en términos generales la confusión se origina en la semejanza entre los signos distintivos y la mayor o menor similitud de los productos que estas marcas protegen, factores que llevan a los consumidores a error o confusión en cuanto al origen de los productos vendidos con la marca similar, sin tomar en cuenta que estos productos pueden provenir de empresas diferentes”.
(Sentencia dictada en el expediente Nº 14-IP-96 de fecha 11 de marzo de 1998, publicada en G.O.A.C. Nº 363 de 11 de agosto de 1998, caso “PROMOFERIAS”).” [9] 4.3. Comparación entre marcas denominativas. Las marcas denominativas se conforman por una palabra o un conjunto de palabras, que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado.
Al formarse un conjunto registral, unos términos, podrán tener mayor significado que otros y serán ellos los que originen la distintividad del signo. Fernández Novoa ofrece al respecto los siguientes criterios: “ ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.” “ han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.” “ la sucesión de las vocales en el mismo orden de habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.” “ en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.” [10] Con el propósito de determinar si los signos son confundibles se debe realizar el cotejo entre las marcas en conflicto.
El examen de los signos es de la exclusiva competencia del administrador o juez nacional, en su caso, quienes deben hacer uso de los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas, los que se resumen de la manera siguiente: La comparación de los signos deberá ser conducida por la impresión total que ellos produzcan en la sensorialidad del consumidor, es decir que la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que el todo prevalezca sobre sus partes; el cotejo debe ser sucesivo, en razón de que el consumidor observa a las marcas por separado, captando una después de otra; la similitud entre dos marcas depende de sus elementos comunes o de la similar disposición de aquéllos.
Al comparar marcas denominativas es importante determinar los distintos niveles de similitud que pueden presentarse entre ellas, teniendo en cuenta que puede ser ideológica, ortográfica o fonética. La similitud ideológica se produce cuando los signos evocan ideas similares o iguales, lo que causa confusión, que impide al consumidor distinguir entre las marcas.
La similitud ortográfica se manifiesta por la coincidencia de letras contenidas en los segmentos a compararse; la confusión se da por la secuencia de vocales, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes. La similitud fonética, está presente en las palabras que al ser pronunciadas tienen una vocalización muy parecida, que depende de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. 4.4.
La marca notoria y la necesidad de demostrar tal calidad. La marca notoria es aquélla que goza de amplia difusión, que le permite ser conocida por los consumidores de la clase de productos o servicios que ésta distinga; cabe recalcar que goza de una especial protección, que no se limita por los principios de especialidad y territorialidad, que rigen en el caso de las marcas comunes.
La normativa comunitaria, protege a la marca notoria registrada, frente a signos que sean confundibles con ésta, pues de obtener su registro, sus titulares se beneficiarían injustamente con el prestigio y fama conseguidos con el esfuerzo de otra persona. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha pronunciado en los siguientes términos sobre el tema: “Para que una marca sea considerada notoria debe por lo menos cumplir, según criterios doctrinales generalmente aceptados, con uno de estos factores: ( Manejar un amplio despliegue publicitario que hace que la marca sea conocida en un alto porcentaje de la población en general.
( Gozar de un uso intensivo y aceptación, lo que produce que la marca sea difundida entre un gran número de consumidores, según sea el carácter más o menos masivo del producto. ( Poseer trascendencia en la rama comercial o industrial en la que se encuentra. ( Su sola mención debe provocar en el público una asociación directa con el producto o servicio que identifica” [11].
Al comparar una marca común y una marca notoria el criterio que se aplica debe ser más riguroso, con el propósito de evitar que un tercero, no autorizado, pretenda aprovechar indebidamente el prestigio de la marca notoria, al tratar de inscribir una nueva, que guarde semejanza con una de tal condición, causando confusión que puede perjudicar en definitiva al consumidor y al titular de la marca notoria que ha invertido en procura de ubicar su marca en un nivel superior.
La tutela a la marca notoria no se limita por el principio de especialidad, como en el caso de las marcas comunes, de tal modo que, para que se genere confusión no es necesario que los productos o servicios identificados con las marcas en conflicto se encuentren dentro de la misma clase del nomenclátor, el titular de la marca notoria goza de una especial protección, que le faculta a oponerse al registro de una marca, para productos o servicios de cualquier clase, que por su semejanza pretenda aprovechar indebidamente de la fama y prestigio de la primera.
La prohibición de registrar el signo que constituya la reproducción, imitación, traducción o trascripción, total o parcial de una marca notoria, se aplica con el propósito de prevenir la dilución de la fuerza distintiva de la marca y el aprovechamiento injusto de su prestigio. En el caso consultado, las marcas en conflicto LISTERINE y DELISTER, amparan productos comprendidos en diferentes clases, dentro de la clasificación internacional, ya que se trata de enjuagues bucales medicados y no medicados, comprendidos en las clases 3 y 5 respectivamente, el examinador deberá tener presente tanto si se halla probada la notoriedad que dice tener la marca registrada con anterioridad como considerar el riesgo real de confusión, por razón de la similitud alegada, que se generaría de coexistir en el mercado denominaciones similares para distinguir a productos semejantes. 4.5.
La Marca derivada. Ni la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ni ninguna de las referentes a marcas definen la marca derivada; sin embargo el Tribunal considera ilustrativo referirse a conceptos doctrinarios que abordan particularidades sobre el mencionado tipo de signo. Así, Mascareñas explica sobre la marca derivada que: “De una marca inicialmente adoptada pueden establecerse nuevas versiones en las que manteniéndose un mismo elemento distintivo principal se alteren los demás elementos complementarios.” [12] A su turno, Fernández Novoa explica que: “A la marca inicialmente adoptada pueden establecerse nuevas versiones en las que manteniéndose un mismo elemento distintivo principal se alteren los demás elementos complementarios.
En este caso, de una marca principal se originarán otras marcas derivadas”. [13] Agregando la definición que da de las marcas derivadas el artículo 9 de la Ley de Marcas española cuando dice que son: “… las que se soliciten por el titular de otra anteriormente registrada para idénticos productos o servicios en las que figure el mismo distintivo principal, con variaciones no sustanciales del mismo o variaciones relativas a sus elementos accesorios.” [14] De otra parte, la jurisprudencia comunitaria andina ha expresado que es admisible que el titular goce de la facultad de usar su marca con variaciones no sustanciales o de elementos accesorios, sin que este hecho disminuya su protección; el propietario de la marca inscrita podrá presentar nuevas solicitudes de registro, respecto de signos que constituyan derivaciones de la marca ya protegida.
Los conceptos de marca defensiva y derivada están fuertemente relacionados, de tal manera que si se registra una marca derivada, ésta puede tener como finalidad, ser una marca defensiva, que aspira impedir el registro de marcas similares que se identifiquen con la principal; de esta manera, el público consumidor las identificará fácilmente como marcas provenientes de un mismo productor. 4.6.
Acerca de la debilidad de las marcas por utilización de signos constituidos por palabras, nombres o partículas de uso común. Al construir una marca, se puede hacer uso de determinados prefijos o sufijos, raíces o terminaciones que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones de uso común, y que por ser tales, no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna; por esta razón el titular de una marca que lleve incluida una expresión de esta naturaleza no está amparado por la ley para oponerse a que terceros puedan utilizar dicha expresión o vocablo, en combinación de otros elementos, en el diseño de signos marcarios, siempre y cuando que el resultado sea un conjunto marcario original y lo suficientemente distintivo a fin de no generar la posibilidad de confusión. En esta clase de marcas, al efectuar el examen comparativo, no deben tomarse en cuenta las partículas de uso general o común, a efectos de determinar si existe confusión, constituyéndose esta circunstancia en una excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes, pues acá la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía de todo el conjunto marcario.
La exclusividad del uso, que confiere el derecho obtenido a través del registro de marcas, descarta que partículas, prefijos o sufijos, comunes, necesarios o usuales que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular marcario, porque al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando, hacerlo constituirá el monopolio del uso de partículas necesarias en beneficio de unos pocos.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en una de sus sentencias ha recogido importantes criterios doctrinarios sobre el tema y ha expresado lo siguiente: “La presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias y otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro” (Bertone, Luis Eduardo; y Cabanellas de las Cuevas, Guillermo: Derecho de Marcas, Tomo II, pp. 78- 79).
Asimismo, el texto citado agrega que, no obstante su distintividad, el signo puede haberse tornado banal “por el crecido número de registros marcarios que lo contienen; no se trata de una cualidad intrínseca del signo, sino de su posición relativa en ese universo de signos que constituye el Registro ”. “Otamendi ha señalado que “una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario.
El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente” (Otamendi, Jorge; ob.cit., p. 191 y 192).” [15] 4.7.
La protección del nombre comercial. El nombre comercial es el elemento identificador, que le permite a su titular distinguir una actividad comercial o un negocio, de otros similares que desarrollan sus competidores; el nombre comercial puede coincidir con la denominación o razón social de la empresa. La protección que se le otorga proviene del registro o de su uso efectivo, la normativa comunitaria no exige el cumplimiento de formalidades en cuanto al registro, que tiene un carácter facultativo, y se establece con fines meramente declarativos.
Dentro del régimen de la Decisión 313 (artículo 117) aunque la reglamentación acerca del nombre comercial se dejó a los Países Miembros, se dispuso que “Los nombres comerciales se sujetarán a lo dispuesto en el Capítulo de Marcas de la presente Decisión, en lo que fuere pertinente…” con lo cual la protección del nombre comercial se cubre para su titular bajo los mismos criterios y requisitos que regulan las marcas.
De esta forma, en materia de nombres comerciales, se emplean los conceptos referentes a las marcas, y para comparar una marca y un nombre comercial se deben observar los criterios sugeridos por la doctrina para el cotejo de signos. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, respecto al nombre comercial expresó lo siguiente: “ las marcas protegen productos y servicios y los nombres comerciales sólo a la actividad mercantil, aunque un grupo de doctrinarios asimilan en cierta forma al nombre comercial con la marca de servicios”.
(…) “Encontramos que el fin básico del nombre comercial es el de servir de signo distintivo del establecimiento comercial, y se rige según la legislación comunitaria por la ley interna de cada uno de los Países Miembros. Sin embargo será protegido sin necesidad de registro.” [16] De todo lo expuesto, El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE:
PRIMERO: La norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario Por tanto, el signo para acceder a ser registrado, debe reunir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica descritos por la norma comunitaria vigente al momento de presentarse la solicitud, esto es, para el caso, el artículo 71 de la Decisión 313; ello en resguardo de los derechos de consumidores y productores.
SEGUNDO: La función principal de la marca es la de distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros de diferente procedencia. Por ello no hay lugar al registro de una marca, cuando su similitud con otro signo registrado anteriormente, representa un real riesgo de confusión para el público consumidor y para el sector competitivo del mercado.
TERCERO: El examinador deberá al momento de evaluar la solicitud del registro de una marca, seguir las reglas establecidas para el cotejo de los signos que la doctrina y la jurisprudencia han establecido y de esta manera, evitar cualquier riesgo de confusión.
CUARTO: Al comparar marcas denominativas, debe realizarse una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, teniendo en cuenta, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna. Se consideran semejantes las marcas cuando la sílaba tónica ocupa la misma posición en las denominaciones comparadas y es idéntica o muy difícil de distinguir.
QUINTO: Las marcas notorias gozan de un trato privilegiado y la protección especial que le otorga la normativa comunitaria va más allá de los principios de especialidad y territorialidad, que rigen en el caso de las marcas comunes. Empero para que esta protección especial opere la notoriedad debe estar demostrada.
SEXTO: Con respecto de la marca derivada, cabe indicar, que el titular posee la facultad de usar su marca con variaciones no sustanciales, sin que este hecho disminuya su protección, el propietario de la marca podrá presentar nuevas solicitudes de registro, respecto de signos que constituyan derivaciones de la marca ya protegida.
SÉPTIMO: La exclusividad del uso, que confiere el derecho obtenido a través del registro de marcas, descarta que partículas, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, comunes, necesarios o usuales que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular marcario, porque al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando; hacerlo constituirá el monopolio del uso de partículas necesarias en beneficio de unos pocos.
OCTAVO: El uso del nombre comercial goza en la legislación comunitaria de protección similar a la que se dispensa a las marcas. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 2002-00127-7881, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Walter Kaune Arteaga PRESIDENTE Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. ----------------------- [1] MOUCHET Carlos.
“INTRODUCCIÓN AL DERECHO” Editado por Perrot. Buenos Aires 1978. Pág. 278. [2] VESCOVI Enrique. “TEORIA GENERAL DEL PROCESO” Editorial Temis. Bogotá 1984. Pág. 22 [3] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Sentencia de 9 de julio del 2003. Proceso Nº 39-IP-2003. Marca: “& mixta”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 965 de 8 agosto 2003. [4] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
Sentencia de 24 de abril del 2002. Proceso Nº 03-IP-2002. Marca “TOWER”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 791 de 9 de mayo del 2002. [5] BERTONE Luis Eduardo. “DERECHO DE MARCAS”. Tomo 1. Editorial Heliasta SRL 1989. Argentina. Pág. 27. [6] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia del 25 de octubre del 2000.
Proceso Nº 71-IP-2000. Caso: “FUENTE CLARA”. Publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 631 del 10 de enero de 2001. [7] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 17 de agosto de 1998. Proceso Nº 4-IP-98. Marca: “OPTIPAN”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 375 de 7 de octubre de 1998. [8] FERNÁNDEZ Novoa Carlos.
“DERECHO DE MARCAS” Editado por Marcial Pons. Madrid. 2001. Pág. 531. [9] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 24 de abril del 2002. Proceso Nº 3-IP-2002. Marca: “TOWER”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 791 de 9 de mayo del 2002. [10] FERNÁNDEZ Novoa Carlos. “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”.
Editorial Montecorvo S.A. España 1984. Págs. 199 y SS. [11] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 13 de marzo del 2003. Proceso Nº 22-IP-2003. Marca: “UBS UNION BANK OF SWITZERLAND”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 777 de 27 de marzo del 2003. [12] MASCAREÑAS Carlos. “NUEVA ENCICLOPEDIA JURÍDICA”.
Editorial F. SEIX. S.A. España. 1981. Pág. 888. [13] FERNÁNDEZ Novoa, Carlos, “TRATADO SOBRE DERECHO DE MARCAS”, Editorial Marcial Pons, Madrid, 2001, Pág. 888. [14] Ibidem. Pág. 19. [15] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 9 de julio del año 2003. Proceso Nº 39-IP-2003. Marca: “& mixta”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, Nº 965 de 8 de agosto del 2003. [16] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
Sentencia de 13 de febrero de 1998. Proceso Nº 20-IP-1997. Caso: “MANUELITA VS. MANOLITA”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 332 de 30 de marzo de 1998.