Año XXI - Número 1083 Lima, 21 de junio de 2004 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Proceso 30-IP-2004.- Proceso 32-IP-2004.- Proceso 37-IP-2004.- Solicitud de Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 83, literales a) y d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que da lugar a la interpretación de oficio de los artículos 71, 73, literales a) y d) y 117 de la Decisión 313 y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia.

Expediente Interno Nº 2002-001277881. Actor: WARNER LAMBERT COMPANY. Marca: “DELISTER” Interpretación Prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 71 y 73, literal a), de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la solicitud del Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Parte actora: sociedad SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION. Caso: marca “CENO”. Expediente Interno N° 2002-0343 (8333) Interpretación Prejudicial de las normas previstas en los artículos 81 y 83, literal d), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación de oficio de los artículos 83, literales a) y e), 84 y 102 eiusdem.

Parte actora: sociedad TENNECO PACKAGING SPECIALTY AND CONSUMER PRODUCTS INC. Caso: marca “ONE ZIPAC”. Expediente Interno N° 2000-06427-01 Pág. 1 12 20 PROCESO 30-IP-2004 Solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83, literales a) y d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que da lugar a la interpretación de oficio de los artículos 71, 73, literales a) y d) y 117 de la Decisión 313 y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia.

Expediente Interno Nº 2002-00127-7881. Actor: WARNER LAMBERT COMPANY. Marca: “DELISTER”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los diez y nueve días del mes de mayo del año dos mil cuatro; en la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, a través de su Magistrada Doctora Olga Inés Navarrete Barrero.

VISTOS: Que la solicitud de interpretación prejudicial, se ajusta a las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto, por lo que su admisión a trámite ha sido considerada procedente. Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 1. Antecedentes. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: 1.1.

Las partes. Demandante: WARNER LAMBERT COMPANY. Demandada: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Tercero interesado: LABORATORIOS LISTER S.A. 1.2. El objeto de la demanda. Se pretende la nulidad de la Resolución Nº 9107 de 22 de marzo de 1996, proferida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la referida Superintendencia, mediante la cual declaró infundada la oposición presentada por la ahora demandante y concedió registro a la marca “DELISTER” para distinguir productos de la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza a favor de la firma LABORATORIOS LISTER S.A. Así como de las Resoluciones Nº 13804 de 29 de mayo de 1997 y 8788 de 27 de marzo de 2001, mediante las cuales se confirmó la primera mencionada. 1.3.

Fundamentos de la demanda. Expone la demandante que presentó observación al registro solicitado (DELISTER) con base en su marca notoriamente conocida y registrada LISTERINE, que ampara productos de la clase 5ª. La observación fue desestimada, dice, al no tener en cuenta la Superintendencia las causales de irregistrabilidad, establecidas en el artículo 83, literales a) y d) de la Decisión 344.

La Superintendencia, afirma, consideró erróneamente que las marcas en cuestión no presentaban semejanzas desde el punto de vista conceptual, fonético o visual que pudieran inducir al público a error y tampoco tuvo en consideración las abundantes pruebas tendientes a demostrar la notoriedad de la marca opositora, ni la evidente conexidad entre los productos amparados por los signos en conflicto.

Todo ello, a pesar de que en oportunidades anteriores había negado el re- 21/06/2004 2.32 gistro al signo “LISTER”, ante la oposición de la ahora demandante con fundamento en su marca famosa. 1.4. Contestación de la demanda. La Superintendencia de Industria y Comercio contestó la demanda defendiendo la legalidad de los actos acusados, sosteniendo que con su expedición no se violó ninguna de las normas invocadas como infringidas por el demandante ya que se profirieron de conformidad con las atribuciones legales y plenamente ajustados al trámite administrativo previsto en materia marcaria.

Afirma que las marcas en conflicto no arrojan confusión en el público al no presentar similitudes puesto que cada una posee elementos distintivos suficientes para establecer la diferencia conceptual. Al no darse la confusión, no es posible deducir tampoco violación del artículo 83 literal d) por cuanto que ya no es relevante el análisis de notoriedad de la marca opositora.

El Tercero Interesado, LABORATORIOS LISTER S.A. se opone a la demanda y defiende la legalidad del acto acusado estimando que no existe la confundibilidad alegada entre las marcas en cuestión y manifestando que es titular de registros marcarios en clases 1, 3, 5, 21, 25, 28, 29 y 42 para el signo LISTER y en clases 3 y 4 para el signo TETELISTER.

Alega que el signo DELISTER (clase 3) “se constituye prácticamente en el uso de su nombre comercial Lister” y además es una derivación de las marcas LISTER y TETELISTER. 2. Competencia del Tribunal. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. 3.

Cuestión Previa: Determinación de las normas del ordenamiento jurídico comunitario a ser interpretadas por razón de la ocurrencia del fenómeno de “tránsito legislativo”. En el caso que se consulta es necesario que el Tribunal precise de antemano con toda claridad cuales son las normas comunitarias aplicables GACETA OFICIAL para la solución de la controversia planteada a efectos de adelantar sobre ellas y sólo con respecto de ellas su actividad interpretativa.

Tal determinación previa es necesaria puesto que de la documentación que contiene los antecedentes del litigio que se adelanta ante el Consejo de Estado, se advierte que la solicitud de registro de la marca “DELISTER” fue introducida con fecha 22 de septiembre de 1993, esto es, bajo la vigencia de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 101, de 14 de febrero de 1992, estatuto éste que con anterioridad a la Decisión 344, establecía el Régimen Común en materia de marcas.

Advertido lo anterior debe el Tribunal considerar, entonces, si las normas a ser interpretadas son la que se mencionan por el Juez consultante, todas ellas de la Decisión 344 de la Comisión o si, como en efecto así lo determinará, con base en su reiterada jurisprudencia sobre esta materia, son las que tengan pertinencia fáctica y temporal con la actuación administrativa surtida con respecto a la solicitud antes mencionada, contenidas en el estatuto que estaba vigente al momento de radicarse ésta para su estudio por la Oficina Nacional Competente. 21/06/2004 3.32 ley derogada continúa en lo posterior, para regular las situaciones jurídicas anteriores.

Con relación a este punto se ha dicho que “ es un fenómeno frecuente la ultra-actividad, esto es, la continuación de la eficacia de la ley derogada para el futuro, rigiendo las situaciones anteriores (derechos adquiridos, efectos de las situaciones jurídicas anteriores, etc.)”. 2 Mientras la norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos de que por excepción se le haya conferido tal calidad (principio que constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos) las de carácter adjetivo tienen lo que se denomina efecto general inmediato, es decir que se aplican sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo los procedimientos o etapas que se inicien o se hallen en curso a ese momento.

Con lo anterior se reitera, además, lo que sobre el tema ha manifestado el Tribunal al señalar que: “…toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquélla disciplinados. Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma sustancial posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior.

En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior, señalando que el mismo subsistirá por el tiempo que fue concedido”. A este respecto el Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, ha dicho reiteradamente que la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos.

El principio de irretroactividad de la ley enseña que al expedirse una nueva norma, ésta regulará, por lo general, los hechos que se produzcan a partir de su vigencia y que por ende, no disciplinará hechos o circunstancias ni afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor. Acorde con ello, la doctrina expresa sobre este particular que: “Este principio de orden lógico es también de orden moral.

Sería contrario a toda idea de justicia que una regla jurídica nueva, modificara las consecuencias de los hechos ya realizados, o privara a una persona de las ventajas conseguidas bajo el régimen anterior.” 1 “ la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento Por otro lado, el principio de ultra actividad, se da, cuando la norma anterior, continúa regulando los hechos ocurridos mientras aquélla se encontraba en vigor, es decir, que la eficacia de la 1 MOUCHET Carlos.

“INTRODUCCIÓN AL DERECHO” Editado por Perrot. Buenos Aires 1978. Pág. 278. 2 VESCOVI Enrique. “TEORIA GENERAL DEL PROCESO” Editorial Temis. Bogotá 1984. Pág. 22 GACETA OFICIAL comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario. Lo anterior se confirma con lo que el Tribunal ha manifestado a efectos de determinar la normativa vigente al momento de la emisión del acto administrativo, para lo cual se deberá observar, “ tanto a la concesión del registro como a sus correspondientes declaratorias de … anulación, la normativa comunitaria vigente para el momento en que fueron introducidas las respectivas solicitudes de concesión del registro, o … de nulidad del mismo, a través de los recursos y acciones pertinentes” (Proceso 28-IP-95, caso “CANALI”, publicado en la G.O.A.C. N° 332, del 30 de marzo de 1998)”. 3 Por todo lo anterior, en ejercicio de lo facultado por el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 de su Estatuto, no se interpretarán las normas solicitadas por el Juez consultante, esto es, los artículos 81; 83 literales a) y d) de la Decisión 344, en atención a que ellas no son las aplicables al caso, toda vez que la solicitud de registro de la marca “DELISTER” se presentó el 22 de septiembre de 1993, fecha en la que regía para estas materias la Decisión 313, en tanto que aquélla comenzó su vigencia a partir del 1 de enero de 1994.

Como consecuencia de ello procede la interpretación de oficio de los artículos 71; 73, literales a) y d) y 117 de la Decisión 313, se interpretará además la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344. Y no se diga que, como los textos de las normas mencionadas correspondientes a una y otra Decisión no ofrecen variaciones mayores, resulta indiferente su indistinta aplicación, puesto que la determinación del alcance de dichas variaciones si existieren y las implicaciones que ellas pudieran tener sobre los derechos sustantivos de las partes requiere de una interpretación especifica realizada sobre el texto propio de la norma aplicable efectuada dentro del contexto del estatuto regulatorio pertinente, so pena de que pudiera quebrarse el principio de la irretroactividad de ley.

El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: 3 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Sentencia de 9 de julio del 2003. Proceso Nº 39-IP2003. Marca: “& mixta”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 965 de 8 agosto 2003. 21/06/2004 4.32 Decisión 313 Artículo 71 “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.” Artículo 73 “Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;” ( ) “d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad; por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquéllos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;” Artículo 117 “Se entenderá por nombre comercial, el nombre, denominación, designación, sigla o sig- GACETA OFICIAL 21/06/2004 5.32 no con el cual se distingue a una empresa o a un establecimiento comercial. perceptibilidad y la susceptibilidad de representación gráfica.

Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales que le acuerden otras leyes a las personas jurídicas para su identificación, pudiendo ambas coexistir. La marca debe cumplir indefectiblemente con estas tres condiciones, además de no incurrir en alguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos posteriores de la norma comunitaria.

Los nombres comerciales se sujetarán a lo dispuesto en el Capítulo de Marcas de la presente Decisión, en lo que fuere pertinente, así como en la reglamentación que para tal efecto establezca la legislación de cada País Miembro.” Respecto de esta noción de la marca el Tribunal, en reiteradas sentencias, ha señalado que: “ constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o calidad del producto o servicio correspondiente”. 4 Decisión 344 Disposición Transitoria Primera “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, subsistirá por el tiempo en que fue concedido.

En lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas contenidas en la presente Decisión.” 4. Aspectos a ser tratados en la providencia. El Tribunal abordará en esta interpretación, de manera principal, los siguientes temas: requisitos para el registro de marca; irregistrabilidad de signos por razones de confundibilidad; comparación entre marcas denominativas; notoriedad de la marca; las marcas derivadas; las marcas débiles; y, la protección del nombre comercial.

Distintividad La función principal de la marca, es distinguir adecuadamente los bienes y servicios que se ofertan en el mercado, la capacidad diferenciadora permite que el consumidor realice una elección conciente e informada. Sobre la mencionada característica de la marca la doctrina señala que: “Hace posible una efectiva competencia en un mercado complejo e impersonal, suministrando los medios a través de los cuales el consumidor puede identificar los productos que le satisfacen y recompensar al productor con compras continuadas”. 5 4.1.

Requisitos para el registro de marcas. La marca se define como todo signo perceptible, capaz de distinguir bienes o servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de distinta procedencia. El artículo 71 de la Decisión 313, (disposición que como se dijo es la aplicable al caso por haberse presentado la solicitud de registro dentro de su vigencia) establecía que los requisitos que debía reunir un signo para que pudiera ser registrado como marca, eran: la distintividad, la Perceptibilidad La marca es un bien inmaterial, es por ello que debe encontrar un medio para pasar de lo abstracto a lo tangible (corpus mechanichum).

La perceptibilidad permite a la marca ser captada 4 5 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 24 de abril del 2002. Proceso Nº 03-IP2002. Marca “TOWER”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 791 de 9 de mayo del 2002. BERTONE Luis Eduardo. “DERECHO DE MARCAS”. Tomo 1. Editorial Heliasta SRL 1989. Argentina.

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27. GACETA OFICIAL 21/06/2004 6.32 por los sentidos para asociarla con un producto o servicio. los signos y la similitud de los productos que aquéllos identifican. El Tribunal ha manifestado lo siguiente al respecto: La confusión generada por las marcas puede ser directa, cuando el consumidor adquiere un producto y erradamente asume que está comprando otro o indirecta, cuando el usuario asume que el producto o servicio adquirido tiene un origen empresarial diferente al que en realidad posee.

“Un signo mientras permanezca como una idea no cumplirá su función, no siendo conocido del público consumidor, ante lo cual la norma comunitaria exige la perceptibilidad, como requisito necesario para poder ser registrado como marca ” 6 Susceptibilidad de representación gráfica. Se refiere este requisito a la forma de expresión del signo a través del empleo de diferentes medios tales como: palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc., que permiten al receptor formarse una idea o una imagen de sus características y llegar a una descripción que posibilite su publicación, registro, archivo y consulta.

La posibilidad de que subsistieran en el comercio, en titularidad de dos o más personas, marcas similares o idénticas para designar productos o servicios de la misma naturaleza, o similares, generaría efectivamente un verdadero riesgo de confusión y los consumidores no podrían diferenciarlos o distinguirlos. O en las palabras del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: “Ciertamente, cuando los signos además de idénticos tienen por destino individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión es absoluto, de ahí que por ejemplo, en el Acuerdo sobre los ADPIC se consagre para esta hipótesis la presunción de confusión (artículo 16, numeral 1).

En cambio, para los demás casos de comparación el análisis de confundibilidad requiere un mayor esfuerzo de parte de la administración o del juez, según sea el caso, pues deberá precisar si no obstante la identidad entre los signos enfrentados el riesgo no se presenta por estar dirigidos a productos o servicios disímiles, o si, a pesar de ello, el carácter notorio de la marca preexistente se impone frente al principio de la especialidad 7”. 4.2.

Irregistrabilidad de signos por razones de confundibilidad. La normativa comunitaria, indica que no son registrables aquellos signos que puedan causar confusión en el público induciéndolo a error; el titular de una marca registrada posee el derecho de uso exclusivo sobre ésta y se encuentra legalmente facultado para presentar observaciones en contra de registros de marcas que por sus características pudiesen causar confusión en el mercado.

La finalidad de una marca es individualizar productos y servicios, con el fin de diferenciarlos de otros iguales o similares existentes en el comercio; es la función principal de la marca y el objeto principal de la tutela que ofrece el sistema marcario. Es por ello que se impide el registro de signos que puedan causar confusión protegiendo de esta manera tanto a los consumidores como a los empresarios.

La prohibición de registro no exige que el signo solicitado induzca efectivamente a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión, el cual puede producirse por la identidad o semejanza entre Concepto que corrobora Fernández Novoa cuando dice que: “ Cuanto mayor sea la similitud de los productos o servicios cubiertos y cuanto más fuerte sea el carácter distintivo de la marca anterior, mayor será el riesgo de confusión.” 8 La confusión entre diferentes productos o servicios en el comercio, perjudica al titular de la 7 6 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia del 25 de octubre del 2000. Proceso Nº 71IP-2000. Caso: “FUENTE CLARA”. Publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 631 del 10 de enero de 2001. 8 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 17 de agosto de 1998. Proceso Nº 4-IP98. Marca: “OPTIPAN”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 375 de 7 de octubre de 1998.

FERNÁNDEZ Novoa Carlos. “DERECHO DE MARCAS” Editado por Marcial Pons. Madrid. 2001. Pág. 531. GACETA OFICIAL marca, que puede perder ventas y ver lesionado su prestigio, si los productos del competidor, con los que se confunden los suyos, son de calidad inferior; por otro lado, el perjuicio causado al consumidor, consiste en que éste incurre en error, al adquirir lo que en realidad no deseaba comprar.

El titular de la marca a través del registro obtiene un derecho de uso exclusivo sobre determinado signo y la presencia de marcas confundibles lesiona su derecho, es por ello que para acceder al registro, las marcas deben ser claramente distinguibles. 21/06/2004 7.32 4.3. Comparación entre marcas denominativas. Las marcas denominativas se conforman por una palabra o un conjunto de palabras, que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado.

Al formarse un conjunto registral, unos términos, podrán tener mayor significado que otros y serán ellos los que originen la distintividad del signo. Fernández Novoa ofrece al respecto los siguientes criterios: “ ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.” Cabe agregar, que para crear una marca, el universo de posibilidades es amplísimo e ilimitado, por ello, el resultado puede ser siempre novedoso, original, y dotado de suficiente calidad distintiva, sin asemejarse a una marca ya existente en el mercado, por el contrario, siempre se buscará crear un conjunto marcario diferente, que no genere confusión. En relación con este punto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado que la norma comunitaria: “ampara a una marca del riesgo de confusión o de la ‘similitud confusionista’ frente a otras, siempre que las dos protejan productos o servicios de la misma clase o a los mismos o similares productos aún de diferentes clases, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público consumidor a error.

De tal manera que es necesario establecer que en términos generales la confusión se origina en la semejanza entre los signos distintivos y la mayor o menor similitud de los productos que estas marcas protegen, factores que llevan a los consumidores a error o confusión en cuanto al origen de los productos vendidos con la marca similar, sin tomar en cuenta que estos productos pueden provenir de empresas diferentes”.

(Sentencia dictada en el expediente Nº 14-IP-96 de fecha 11 de marzo de 1998, publicada en G.O.A.C. Nº 363 de 11 de agosto de 1998, caso “PROMOFERIAS”).” 9 9 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 24 de abril del 2002. Proceso Nº 3IP-2002. Marca: “TOWER”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 791 de 9 de mayo del 2002.

“ han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.” “ la sucesión de las vocales en el mismo orden de habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.” “ en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.” 10 Con el propósito de determinar si los signos son confundibles se debe realizar el cotejo entre las marcas en conflicto.

El examen de los signos es de la exclusiva competencia del administra10 FERNÁNDEZ Novoa Carlos. “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. España 1984. Págs. 199 y SS. GACETA OFICIAL dor o juez nacional, en su caso, quienes deben hacer uso de los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas, los que se resumen de la manera siguiente: 21/06/2004 8.32 El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha pronunciado en los siguientes términos sobre el tema: “Para que una marca sea considerada notoria debe por lo menos cumplir, según criterios doctrinales generalmente aceptados, con uno de estos factores: La comparación de los signos deberá ser conducida por la impresión total que ellos produzcan en la sensorialidad del consumidor, es decir que la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que el todo prevalezca sobre sus partes; el cotejo debe ser sucesivo, en razón de que el consumidor observa a las marcas por separado, captando una después de otra; la similitud entre dos marcas depende de sus elementos comunes o de la similar disposición de aquéllos. y Manejar un amplio despliegue publicitario que hace que la marca sea conocida en un alto porcentaje de la población en general. y Gozar de un uso intensivo y aceptación, lo que produce que la marca sea difundida entre un gran número de consumidores, según sea el carácter más o menos masivo del producto.

Al comparar marcas denominativas es importante determinar los distintos niveles de similitud que pueden presentarse entre ellas, teniendo en cuenta que puede ser ideológica, ortográfica o fonética. La similitud ideológica se produce cuando los signos evocan ideas similares o iguales, lo que causa confusión, que impide al consumidor distinguir entre las marcas.

La similitud ortográfica se manifiesta por la coincidencia de letras contenidas en los segmentos a compararse; la confusión se da por la secuencia de vocales, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes. La similitud fonética, está presente en las palabras que al ser pronunciadas tienen una vocalización muy parecida, que depende de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. 4.4.

La marca notoria y la necesidad de demostrar tal calidad. La marca notoria es aquélla que goza de amplia difusión, que le permite ser conocida por los consumidores de la clase de productos o servicios que ésta distinga; cabe recalcar que goza de una especial protección, que no se limita por los principios de especialidad y territorialidad, que rigen en el caso de las marcas comunes.

La normativa comunitaria, protege a la marca notoria registrada, frente a signos que sean confundibles con ésta, pues de obtener su registro, sus titulares se beneficiarían injustamente con el prestigio y fama conseguidos con el esfuerzo de otra persona. y Poseer trascendencia en la rama comercial o industrial en la que se encuentra. y Su sola mención debe provocar en el público una asociación directa con el producto o servicio que identifica” 11.

Al comparar una marca común y una marca notoria el criterio que se aplica debe ser más riguroso, con el propósito de evitar que un tercero, no autorizado, pretenda aprovechar indebidamente el prestigio de la marca notoria, al tratar de inscribir una nueva, que guarde semejanza con una de tal condición, causando confusión que puede perjudicar en definitiva al consumidor y al titular de la marca notoria que ha invertido en procura de ubicar su marca en un nivel superior.

La tutela a la marca notoria no se limita por el principio de especialidad, como en el caso de las marcas comunes, de tal modo que, para que se genere confusión no es necesario que los productos o servicios identificados con las marcas en conflicto se encuentren dentro de la misma clase del nomenclátor, el titular de la marca notoria goza de una especial protección, que le faculta a oponerse al registro de una marca, para productos o servicios de cualquier clase, que por su semejanza pretenda aprovechar indebidamente de la fama y prestigio de la primera. 11 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia de 13 de marzo del 2003. Proceso Nº 22-IP-2003. Marca: “UBS UNION BANK OF SWITZERLAND”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 777 de 27 de marzo del 2003. GACETA OFICIAL La prohibición de registrar el signo que constituya la reproducción, imitación, traducción o trascripción, total o parcial de una marca notoria, se aplica con el propósito de prevenir la dilución de la fuerza distintiva de la marca y el aprovechamiento injusto de su prestigio.

En el caso consultado, las marcas en conflicto LISTERINE y DELISTER, amparan productos comprendidos en diferentes clases, dentro de la clasificación internacional, ya que se trata de enjuagues bucales medicados y no medicados, comprendidos en las clases 3 y 5 respectivamente, el examinador deberá tener presente tanto si se halla probada la notoriedad que dice tener la marca registrada con anterioridad como considerar el riesgo real de confusión, por razón de la similitud alegada, que se generaría de coexistir en el mercado denominaciones similares para distinguir a productos semejantes. 4.5.

La Marca derivada. Ni la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ni ninguna de las referentes a marcas definen la marca derivada; sin embargo el Tribunal considera ilustrativo referirse a conceptos doctrinarios que abordan particularidades sobre el mencionado tipo de signo. Así, Mascareñas explica sobre la marca derivada que: “De una marca inicialmente adoptada pueden establecerse nuevas versiones en las que manteniéndose un mismo elemento distintivo principal se alteren los demás elementos complementarios.” 12 A su turno, Fernández Novoa explica que: “A la marca inicialmente adoptada pueden establecerse nuevas versiones en las que manteniéndose un mismo elemento distintivo principal se alteren los demás elementos complementarios.

En este caso, de una marca principal se originarán otras marcas derivadas”. 13 12 13 MASCAREÑAS Carlos. “NUEVA ENCICLOPEDIA JURÍDICA”. Editorial F. SEIX. S.A. España. 1981. Pág. 888. FERNÁNDEZ Novoa, Carlos, “TRATADO SOBRE DERECHO DE MARCAS”, Editorial Marcial Pons, Madrid, 2001, Pág. 888. 21/06/2004 9.32 Agregando la definición que da de las marcas derivadas el artículo 9 de la Ley de Marcas española cuando dice que son: “… las que se soliciten por el titular de otra anteriormente registrada para idénticos productos o servicios en las que figure el mismo distintivo principal, con variaciones no sustanciales del mismo o variaciones relativas a sus elementos accesorios.” 14 De otra parte, la jurisprudencia comunitaria andina ha expresado que es admisible que el titular goce de la facultad de usar su marca con variaciones no sustanciales o de elementos accesorios, sin que este hecho disminuya su protección; el propietario de la marca inscrita podrá presentar nuevas solicitudes de registro, respecto de signos que constituyan derivaciones de la marca ya protegida.

Los conceptos de marca defensiva y derivada están fuertemente relacionados, de tal manera que si se registra una marca derivada, ésta puede tener como finalidad, ser una marca defensiva, que aspira impedir el registro de marcas similares que se identifiquen con la principal; de esta manera, el público consumidor las identificará fácilmente como marcas provenientes de un mismo productor. 4.6.

Acerca de la debilidad de las marcas por utilización de signos constituidos por palabras, nombres o partículas de uso común. Al construir una marca, se puede hacer uso de determinados prefijos o sufijos, raíces o terminaciones que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones de uso común, y que por ser tales, no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna; por esta razón el titular de una marca que lleve incluida una expresión de esta naturaleza no está amparado por la ley para oponerse a que terceros puedan utilizar dicha expresión o vocablo, en combinación de otros elementos, en el diseño de signos marcarios, siempre y cuando que el resultado sea un conjunto marcario original y lo suficientemente distintivo a fin de no generar la posibilidad de confusión. En esta clase de marcas, al efectuar el examen comparativo, no deben tomarse en cuenta las 14 Ibidem.

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19. GACETA OFICIAL partículas de uso general o común, a efectos de determinar si existe confusión, constituyéndose esta circunstancia en una excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes, pues acá la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía de todo el conjunto marcario.

La exclusividad del uso, que confiere el derecho obtenido a través del registro de marcas, descarta que partículas, prefijos o sufijos, comunes, necesarios o usuales que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular marcario, porque al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando, hacerlo constituirá el monopolio del uso de partículas necesarias en beneficio de unos pocos.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en una de sus sentencias ha recogido importantes criterios doctrinarios sobre el tema y ha expresado lo siguiente: “La presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias y otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro” (Bertone, Luis Eduardo; y Cabanellas de las Cuevas, Guillermo: Derecho de Marcas, Tomo II, pp. 78-79).

Asimismo, el texto citado agrega que, no obstante su distintividad, el signo puede haberse tornado banal “por el crecido número de registros marcarios que lo contienen; no se trata de una cualidad intrínseca del signo, sino de su posición relativa en ese universo de signos que constituye el Registro ”. “Otamendi ha señalado que “una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario.

El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el 21/06/2004 10.32 futuro esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente” (Otamendi, Jorge; ob.cit., p. 191 y 192).” 15 4.7.

La protección del nombre comercial. El nombre comercial es el elemento identificador, que le permite a su titular distinguir una actividad comercial o un negocio, de otros similares que desarrollan sus competidores; el nombre comercial puede coincidir con la denominación o razón social de la empresa. La protección que se le otorga proviene del registro o de su uso efectivo, la normativa comunitaria no exige el cumplimiento de formalidades en cuanto al registro, que tiene un carácter facultativo, y se establece con fines meramente declarativos.

Dentro del régimen de la Decisión 313 (artículo 117) aunque la reglamentación acerca del nombre comercial se dejó a los Países Miembros, se dispuso que “Los nombres comerciales se sujetarán a lo dispuesto en el Capítulo de Marcas de la presente Decisión, en lo que fuere pertinente…” con lo cual la protección del nombre comercial se cubre para su titular bajo los mismos criterios y requisitos que regulan las marcas.

De esta forma, en materia de nombres comerciales, se emplean los conceptos referentes a las marcas, y para comparar una marca y un nombre comercial se deben observar los criterios sugeridos por la doctrina para el cotejo de signos. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, respecto al nombre comercial expresó lo siguiente: “ las marcas protegen productos y servicios y los nombres comerciales sólo a la actividad 15 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia de 9 de julio del año 2003. Proceso Nº 39IP-2003. Marca: “& mixta”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, Nº 965 de 8 de agosto del 2003. GACETA OFICIAL mercantil, aunque un grupo de doctrinarios asimilan en cierta forma al nombre comercial con la marca de servicios”. (…) “Encontramos que el fin básico del nombre comercial es el de servir de signo distintivo del establecimiento comercial, y se rige según la legislación comunitaria por la ley interna de cada uno de los Países Miembros.

Sin embargo será protegido sin necesidad de registro.” 16 De todo lo expuesto, El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE:

PRIMERO: La norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario Por tanto, el signo para acceder a ser registrado, debe reunir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica descritos por la norma comunitaria vigente al momento de presentarse la solicitud, esto es, para el caso, el artículo 71 de la Decisión 313; ello en resguardo de los derechos de consumidores y productores. 16 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia de 13 de febrero de 1998. Proceso Nº 20IP-1997. Caso: “MANUELITA VS. MANOLITA”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 332 de 30 de marzo de 1998. 21/06/2004 11.32 SEGUNDO: La función principal de la marca es la de distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros de diferente procedencia. Por ello no hay lugar al registro de una marca, cuando su similitud con otro signo registrado anteriormente, representa un real riesgo de confusión para el público consumidor y para el sector competitivo del mercado.

TERCERO: El examinador deberá al momento de evaluar la solicitud del registro de una marca, seguir las reglas establecidas para el cotejo de los signos que la doctrina y la jurisprudencia han establecido y de esta manera, evitar cualquier riesgo de confusión.

CUARTO: Al comparar marcas denominativas, debe realizarse una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, teniendo en cuenta, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna. Se consideran semejantes las marcas cuando la sílaba tónica ocupa la misma posición en las denominaciones comparadas y es idéntica o muy difícil de distinguir.

QUINTO: Las marcas notorias gozan de un trato privilegiado y la protección especial que le otorga la normativa comunitaria va más allá de los principios de especialidad y territorialidad, que rigen en el caso de las marcas comunes. Empero para que esta protección especial opere la notoriedad debe estar demostrada.

SEXTO: Con respecto de la marca derivada, cabe indicar, que el titular posee la facultad de usar su marca con variaciones no sustanciales, sin que este hecho disminuya su protección, el propietario de la marca podrá presentar nuevas solicitudes de registro, respecto de signos que constituyan derivaciones de la marca ya protegida. GACETA OFICIAL SÉPTIMO:

OCTAVO: 21/06/2004 12.32 La exclusividad del uso, que confiere el derecho obtenido a través del registro de marcas, descarta que partículas, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, comunes, necesarios o usuales que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular marcario, porque al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando; hacerlo constituirá el monopolio del uso de partículas necesarias en beneficio de unos pocos.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. El uso del nombre comercial goza en la legislación comunitaria de protección similar a la que se dispensa a las marcas. Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 2002-001277881, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Walter Kaune Arteaga PRESIDENTE Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. PROCESO Nº 32-IP-2004 Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 71 y 73, literal a, de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la solicitud del Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Parte actora: sociedad SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION. Caso: marca “CENO”. Expediente Interno N° 2002-0343 (8333). TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, diecinueve de mayo del año dos mil cuatro. VISTOS de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por órgano de su Consejero Ponente, Dr. Camilo Arciniegas Andrade, y recibida en este Tribunal en fecha 27 de abril de 2004; y, La solicitud de interpretación prejudicial de la disposición prevista en el artículo 136, literal a, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, formulada por el Consejo de Estado El informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del tenor siguiente: GACETA OFICIAL 1.

Demanda 1.1. Cuestión de hecho El consultante informa que “El 14 de diciembre de 1992, LABORATORIOS BUSSIÉ BUSTILLO & CIA. S.C.A. (hoy LABORATORIOS BUSSIÉ S.A.) presentó solicitud de registro de la marca CENO publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial 386 de 17 de septiembre de 1993”; que “SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION. presentó oposición al registro de la marca con fundamento en su marca ENO … para distinguir productos de la clase 5ª Internacional”; que “Mediante Resolución 24989 de 27 de diciembre de 1995, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró fundada la oposición presentada por la actora y negó el registro de la marca CENO. Interpuestos los recursos por LABORATORIOS BUSSIÉ S.A., la División de Signos Distintivos consideró que la diferencia entre los signos en conflicto radicaba solamente en una letra que no le conferíaasignaba (sic) al solicitado suficiente distintividad, y confirmó la resolución impugnada”.

De la demanda se desprende que “mediante la Resolución 25638 de fecha 28 de noviembre de 1996” se decidió el recurso de reposición. Además, el consultante señala que “Concedido el recurso de apelación, la Administración, mediante Resolución 2112 de 29 de enero de 2002 declaró infundada la oposición presentada por SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION y concedió a LABORATORIOS BUSSIÉ S.A. el registro de la marca CENO para distinguir ‘preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos lociones para el cabello y dentríficos’, comprendidos en la clase 3ª internacional”. 1.2.

Cuestión de derecho Según el consultante, el actor denuncia la violación del artículo 136, literal a, “de la Decisión 486 por falta de aplicación al no abstenerse de registrar una marca que infringe derechos de terceros sobre una marca registrada con anterioridad y considerar que entre las marcas CENO (solicitada) y ENO (registrada) no existe riesgo de confusión”; que, a juicio del actor, “Las marcas en conflicto son confundibles y se aseme- 21/06/2004 13.32 jan de forma que pueden inducir al público a error, por las siguientes razones: La marca solicitada ampara todos los productos de la clase 3ª Internacional, mientras que la registrada ampara productos de la clase 5ª internacional.

La relación y afinidad existente entre los productos amparados por estas marcas (productos higiénicos y productos para la limpieza, cosméticos, cosméticos medicados y otros) hacen evidente la conexión competitiva de los mismos que induciría al público a error en el evento de coexistir en el mercado, pues les atribuiría características equivalentes y un mismo origen empresarial.

Apreciadas en conjunto las denominaciones ENO y CENO se observa que entre ellas existe un acentuado riesgo de confusión dado que las tres letras que componen la marca prioritaria (E-N-O) se reproducen en la marca solicitada (C-E-N-O) en idéntico orden. Sus sonidos vocálicos son iguales y su sílaba final es idéntica (NO) … la Superintendencia erróneamente consideró que existía diferencia conceptual entre las marcas que eliminaba el riesgo de confusión, cuando la jurisprudencia y la doctrina han sostenido que las marcas son confundibles por uno cualquiera de los aspectos fonético, ortográfico o conceptual y que solo es necesario que se presente uno de ellos para que pueda predicarse la confundibilidad.

No se requiere que sean confundibles en todos sus aspectos, basta que exista uno solo de ellos … la Administración incurre en error manifiesto al atribuirle un contenido conceptual a las palabras que carecen de él. La expresión CENO no tiene significado en español, particularmente si se analiza dentro del contexto que va a ser usada como distintivo de perfumes, cosméticos y lociones y el sector de consumidores a quien están dirigidos estos productos … Los signos en conflicto (ENO y CENO) son expresiones fantásticas que carecen de significado, por lo cual no deben ser cotejadas en su aspecto conceptual”.

En la parte final de su demanda, el apoderado de la sociedad SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION sostiene que “vale la pena mencionar el criterio reiterado en varias oportunidades por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, según el cual, en caso de duda sobre el riesgo de confusión entre una marca registrada y una marca en vía de registro, el examinador deberá decidir en beneficio del titular de la marca registrada, quien tiene un derecho consolidado y en ocasiones, como ocurre en el presente caso, una clientela en torno de su marca, y GACETA OFICIAL grandes pueden ser los perjuicios que sufra por la presencia de otras marcas en el mercado que se confundan con la suya”, citando al efecto la sentencia dictada por este Tribunal en el Proceso 20-IP-97. 2.

Contestación a la demanda El consultante informa que el apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio “se opuso a las pretensiones de la demanda, considerando que de acuerdo con los documentos obrantes en el expediente y contentivos de la actuación administrativa se concluye en forma clara y precisa que la Administración se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa”; que “efectuado el examen comparativo y sucesivo de las marcas en conflicto no son semejantes entre sí y no existe confundibilidad entre ellas y por lo tanto, de coexistir en el mercado no conducirían a error al público consumidor”; que “CENO, Clase 5, tiene suficiente fuerza distintiva que no permite su confundibilidad con ENO y por tanto, no induciría a error al público consumidor sobre el producto mismo, ni sobre su procedencia empresarial, pues las dos expresiones evocan exactamente el mismo concepto e idea que sugieren y que permiten su coexistencia en el mercado”; y que “las resoluciones acusadas se ajustan a la normativa legal y no están viciados de nulidad”.

También argumenta la Superintendencia citada, en su escrito de contestación, que “si bien la Decisión 344 como ordenamiento legal en materia de Propiedad Industrial se encontraba vigente a la fecha de la expedición de la resolución 24989 del 27 de diciembre de 1995 y de otro lado, si bien a la fecha de expedición de la resolución 02112 de 2002 ahora acusada es aplicable válida y legalmente con respecto al asunto que nos ocupa, se tiene que para el presente caso resulta indiferente la aplicación de la Decisión 344 o la 486 atendiendo la continuidad en el principio que orienta la causal de irregistrabilidad en estudio y que se encentra (sic) en ambas disposiciones”; y que “la expresión ‘CENO’ evoca exactamente el mismo concepto evocado por SENO, y lo mismo ocrre (sic) con la marca ENO, que evoca la misma idea que sugiere la expresión HENO”.

CONSIDERANDO

21/06/2004 14.32 Que la norma cuya interpretación se solicita es la disposición consagrada en el artículo 136, literal a, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; Que, de conformidad con la disposición contenida en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal (codificado mediante la Decisión 472), la norma cuya interpretación se solicita forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo dispuesto en los artículos 4, 121 y 2 de su Estatuto (codificado mediante la Decisión 500), este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, de conformidad con la disposición indicada en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en la providencia que obra al folio 149 del expediente, la presente solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite; y, Que, sin embargo, una vez examinada la aplicabilidad de la disposición sometida a consulta, así como los elementos documentales remitidos junto con la solicitud, el Tribunal encuentra pertinente dar aplicación a la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y, en consecuencia, interpretar de oficio los artículos 71 y 73, literal a, de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por ser éstas últimas las disposiciones sustanciales principalmente aplicables en el caso de autos.

Los textos de las normas a interpretar son del tenor siguiente: “Artículo 71.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.” “Artículo 73.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en rela- GACETA OFICIAL ción con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

( )”. I. De la aplicación del ordenamiento comunitario en el tiempo En principio, y con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica y confianza legítima, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas disciplinadas en ella se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente al tiempo de su constitución. Y si bien la nueva norma comunitaria no es aplicable, salvo previsión expresa, a las situaciones jurídicas nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata a los efectos futuros de la situación nacida bajo el imperio de la norma anterior.

El régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado, desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85) y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta), 344 (Disposición Transitoria Primera), y 486 (Disposición Transitoria Primera), en la irretroactividad de la norma sustancial, pues dispone que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, subsistirá por el tiempo en que fue concedido.

Sin embargo, las disposiciones en referencia han contemplado, además, la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues han dispuesto que, en cambio, se aplicará la nueva Decisión comunitaria al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas de tal derecho.

A la vez, si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De 21/06/2004 15.32 hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.

En el caso de autos, de la solicitud de interpretación prejudicial, así como de sus anexos, se desprende que la solicitud de registro como marca del signo “CENO” fue introducida en fecha 14 de diciembre de 1992, es decir, bajo la vigencia de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 101, del 14 de febrero de 1992).

Por tanto, en tutela del principio de seguridad jurídica, si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable a los efectos de determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso.

La instancia consultante establecerá, a la luz de las consideraciones que anteceden, la norma aplicable en el caso de autos. II. De la definición de marca y de los requisitos para su registro El artículo 71 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, reproducido luego en el artículo 81 de la Decisión 344, contiene una definición del concepto de marca.

Sobre la base de esta definición legal, el Tribunal ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio de que se trate.

La marca protege el interés de su titular, otorgándole un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos y servicios, así como el interés general de los consumidores o usuarios a quienes se halla destinada, garantizando GACETA OFICIAL a éstos, sin riesgo de confusión o error, el origen y la calidad del producto o servicio que el signo distingue.

En definitiva, la marca procura garantizar la transparencia en el mercado. El artículo 71 en referencia somete además el registro de un signo como marca al cumplimiento de los siguientes requisitos: En primer lugar, el signo debe ser perceptible, es decir, susceptible de ser aprehendido por el consumidor o el usuario a través de los sentidos, a fin de ser captado, retenido y asimilado por éste.

La percepción se realiza, por lo general, a través del sentido de la vista. Por ello, se consideran signos perceptibles, entre otros, los que consisten en letras, palabras, formas, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto. En segundo lugar, el signo debe ser suficientemente distintivo, es decir, apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares.

Esta aptitud distintiva constituye presupuesto indispensable para que la marca cumpla sus funciones principales de indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio. La distintividad, además, debe ser suficiente, es decir, de tal magnitud que no haya razón para temer que el signo induzca a error o confusión en el mercado.

Y en tercer lugar, el signo debe ser susceptible de representación gráfica, es decir, apto para ser expresado en imágenes o por escrito, lo que confirma que, en principio, ha de ser visualmente perceptible. Por ello, las formas representativas en que consisten los signos pueden estar constituidas por letras, palabras, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto.

Este requisito guarda correspondencia con el previsto en el artículo 77, literal d, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos. Por tanto, el artículo 71 prohíbe el registro de un signo como marca si éste no cumple los requisitos acumulativos que la citada disposición prevé en forma expresa.

III. De los signos evocativos Según la estructura de los signos, se suele distinguir entre el denominativo, constituido por 21/06/2004 16.32 una o varias palabras pronunciables, provistas o no de significado conceptual; el gráfico, compuesto por una imagen visual, asociada o no a un concepto; y el mixto, cuya estructura compleja se halla integrada por un elemento denominativo y uno gráfico.

En el ámbito de los signos denominativos, el evocativo, en cambio, sólo sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto. El Tribunal ha señalado a este respecto que “Las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto como sucede en las marcas descriptivas.

El consumidor para llegar a comprender qué productos o servicios comprende la marca debe utilizar su imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio” (Sentencia dictada en el expediente N° 20-IP-96, publicada en la G.O.A.C. N° 291, del 31 de septiembre de 1997, caso “EXPOVIVIENDA”). Así pues, el signo evocativo, a diferencia del descriptivo, cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable.

IV. De la comparación entre marcas. Del riesgo de confusión. De la confusión directa e indirecta. De la identidad y semejanza. De las reglas de comparación. De la conexión competitiva. Los artículos 72 y 73 de la Decisión 313 consagran otras prohibiciones para el registro de un signo como marca. Según la prevista en el artículo 73, literal a, no podrá registrarse como marca el signo que, en relación con derechos de terceros, sea idéntico o se asemeje, de forma que pueda inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para el mismo producto o servicio, o para un producto o servicio respecto del cual el uso de la marca pueda inducir al público a error.

Del texto de la disposición citada se desprende que la prohibición no exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia GACETA OFICIAL de este riesgo para que se configure aquella prohibición. Para establecer la existencia del riesgo de confusión del signo pendiente de registro respecto de una marca ya registrada, o ya solicitada para registro, será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos que se le ofrecen, un origen empresarial común. En consecuencia, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.

En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos gráfico, fonético y conceptual. Sin embargo, dicha comparación deberá ser conducida por la impresión unitaria que el signo habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o del usuario medio a que está destinado. Por tanto, la valoración deberá llevarse a cabo sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. 21/06/2004 17.32 En este contexto, el Tribunal ha establecido que la similitud visual u ortográfica se presenta por el parecido entre las letras o cifras de los signos objeto de comparación, en la medida en que el orden de tales letras o cifras, o su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran incrementar el riesgo de confusión. En cuanto a la similitud fonética o auditiva, el Tribunal ha señalado que, si bien la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica de las palabras, así como de sus raíces o terminaciones, deberán tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras o cifras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética.

Y en cuanto a la similitud conceptual o ideológica, ha indicado que la misma se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. En definitiva, el Tribunal ha estimado que la confusión puede manifestarse cuando, al solo apercibimiento de la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien reconoce cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante.

Además, a objeto de verificar la existencia del riesgo de confusión, el examinador deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro: “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”; Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

GACETA OFICIAL En este contexto, el consultante, en la comparación que efectúe entre la marca “CENO”, solicitada para proteger los productos de la clase 3 de la Nomenclatura Internacional de Niza, y la marca “ENO”, registrada para amparar productos de la clase 5, deberá considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca cubre únicamente, por virtud de la regla de la especialidad, los productos o servicios identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases del nomenclátor, la pertenencia de dos productos o servicios a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes.

Por lo tanto, el solicitante deberá tener en cuenta, a la luz de la norma prevista en el artículo 73, literal a, de la Decisión 313, que también se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto un producto o servicio semejante al amparado por la marca en referencia, sea que los productos o servicios pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas.

En este supuesto, y a fin de verificar si existe o no semejanza entre los productos en comparación, el consultante habrá de tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de los mismos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor; además, podrá hacer uso de los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre los productos identificados en la solicitud de registro y los productos amparados por la marca ya registrada.

A propósito del juicio sobre la semejanza entre los productos, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito. En primer lugar, el hecho de que los productos posean finalidades idénticas o afines podría constituir un indicio de conexión competitiva entre ellos, pues tal circunstancia podría dar lugar a que se les hallase en el mismo mercado.

En segundo lugar, es pertinente la utilización de criterios como el de intercambiabilidad, relativo 21/06/2004 18.32 al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, y el de complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro (FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos;

“Fundamentos de Derecho de Marcas”; Madrid, Editorial Montecorvo S.A., 1984, pp. 242 y ss.). En tercer lugar, la conexión competitiva podría configurarse en el ámbito de los canales de comercialización, por virtud de la identidad o similitud en los medios de difusión o publicidad de los productos en cuestión. En efecto, si se difunden a través de los medios generales de publicidad (radio, televisión o prensa), cabe presumir que la conexión entre ellos será mayor, mientras que si la difusión se realiza a través de revistas especializadas, comunicación directa, boletines o mensajes telefónicos, es de presumir que la conexión será menor.

Por último, también deberá tomarse en cuenta la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de diferenciar, identificar y seleccionar el producto. A juicio del Tribunal, “el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado ‘consumidor medio’ o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes ” (Sentencia dictada en el expediente N° 09-IP-94, publicada en la G.O.A.C. N° 180, del 10 de mayo de 1995, caso “DIDA”).

Las consideraciones que anteceden, especialmente las relativas al punto de la conexión competitiva entre productos, guardan correspondencia con la orientación jurisprudencial de este Tribunal, el cual, ya en sentencia de fecha 30 de agosto de 1996 (dictada en el expediente Nº 08IP-95, publicada en la G.O.A.C. Nº 231, del 17 de octubre de 1996, caso “LISTER”, y reiterada en las sentencias correspondientes a los expedientes N° 30-IP-2000, del 1º de septiembre de 2000, caso “AMERICAN BRANDS (mixta)”; 60IP-2000, del 24 de enero de 2001, caso “MAXVALL”; 03-IP-2001, del 9 de mayo de 2001, caso “DIPLOMATICO”; 5-IP-2001, del 27 de marzo de 2001, caso “ACERO DIAMANTE + gráfica”; 50-IP-2001, del 31 de octubre de 2001, caso “ALLEGRA”; y 67-IP-2001, del 12 de diciembre GACETA OFICIAL de 2001, caso “ECOGEL”), con motivo del examen de disposiciones previstas en las Decisiones 85 y 313, dejó establecido que: “El principio de la especialidad de la marca evita, en consecuencia, que con un solo signo se pretenda monopolizar todos los productos.

Por efecto de esta regla, se pueden proteger marcas idénticas o similares para productos diferentes. Según la Decisión 85 la limitación del registro en cuanto a la similitud de los productos está dada por la ‘clase del nomenclator’ a la que pertenece el producto (artículo 68). Pese a este fin de la norma, el artículo 58, literal f) y el artículo 68 de la Decisión 85, han encasillado la ‘especialidad’ sólo en referencia a la ‘clase’ del nomenclator, sin dejar la puerta abierta a que se examine la similitud de los productos Este principio o concepto ha tenido otro alcance al tenor de las disposiciones del artículo 82 (rectius 83) de la Decisión 344, pues el literal a) [correspondiente al literal a del artículo 73 de la Decisión 313] no hace relación a una clase del nomenclator sino a los productos o servicios identificados y enumerados en la solicitud, con lo cual se ‘evidencia que en una misma clase de la nomenclatura internacional, podrían coexistir dos marcas utilizadas en la identificación de productos o servicios disímiles siempre que no se induzca a error’; y en base de esa misma disposición comunitaria con ‘una marca registrada para identificar determinados productos o servicios de una clase, se pueda lograr impedir el registro de otra idéntica o semejante utilizada para distinguir productos o servicios agrupados en otra, siempre que con ellos se pueda inducir al público a error’ ” (ALEMÁN, Marco Matías: “Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios”;

Bogotá, Top Management, p. 90). Sobre la base de las consideraciones que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE 1º Si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso. 21/06/2004 19.32 2° Un signo será registrable como marca si cumple los requisitos previstos en el artículo 71 de la Decisión 313, y si no incurre en las prohibiciones establecidas en los artículos 72 y 73 eiusdem. 3º En el ámbito de los signos denominativos, el evocativo sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto.

A diferencia del descriptivo, el evocativo cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable. 4º Para establecer si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado para registro como marca y la marca previamente registrada, será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos distinguidos por ellos, y considerar la situación del consumidor o usuario medio, la cual variará en función de tales productos.

No bastará con la existencia de cualquier semejanza entre los signos en cuestión, ya que es legalmente necesario que la similitud pueda inducir a confusión o error en el mercado. 5º En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos gráfico, fonético y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada signo en disputa habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor medio, destinatario de los productos correspondientes.

Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. 6º A objeto de verificar la semejanza entre los productos en comparación, el consultante tomará en cuenta su identificación en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor; además, podrá acudir a los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre los productos identificados en la solicitud de registro del signo como marca y los amparados por la GACETA OFICIAL 21/06/2004 20.32 marca ya registrada.

A objeto de precisar si se trata de productos semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito. Walter Kaune Arteaga PRESIDENTE A tenor de la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que pronuncie y, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal, deberá remitir dicha sentencia a este órgano jurisdiccional.

Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Notifíquese la presente interpretación, mediante copia certificada y sellada, y remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. PROCESO Nº 37-IP-2004 Interpretación prejudicial de las normas previstas en los artículos 81 y 83, literal d, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación de oficio de los artículos 83, literales a) y e), 84 y 102 eiusdem.

Parte actora: sociedad TENNECO PACKAGING SPECIALTY AND CONSUMER PRODUCTS INC. Caso: marca “ONE ZIPAC”. Expediente Interno N° 2000-06427-01. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, veintiséis de mayo del año dos mil cuatro. VISTOS La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en “los artículos 7° de la Convención General Interamericana sobre la Protección Marcaria y Comercial, 81 y 83 (literal d) de la Decisión 344” de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por órgano de su Consejero Ponente, Dr. Camilo Arciniegas Andrade, y recibida en este Tribunal en fecha 30 de abril de 2004; y, El informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del tenor siguiente: 1.

Demanda 1.1. Cuestión de hecho El consultante informa que “El 22 de julio de 1998, SELLOPACK LIMITADA (hoy SELLOPACK S.A.) solicitó el registro de la marca ONE ZIPAC GACETA OFICIAL para distinguir ‘Bolsas plásticas con empaque resellable’, productos comprendidos en la clase 16 Internacional, solicitud que fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial 467 de 30 de octubre de 1998”; que “TENNECO PACKAGING SPECIALTY AND CONSUMER PRODUCTS INC. presentó observaciones al registro de la marca, con fundamento en la existencia previa de la marca ONEZIP, registrada en Estados Unidos de América y en su notoriedad, pues a partir de 1995 ha sido comercializada de manera constante e ininterrumpida en dicho país y en otros países, además de ser notoriamente conocida en el mercado de los productos de bolsas plásticas sellables”; que “La marca solicitada ONE ZIPAC pretende identificar los mismos productos de la Clase 16 Internacional y presenta identidad fonética, gráfica, visual y conceptual con la marca notoria ONEZIP y por lo tanto, se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad establecida en los artículos 7° de la Convención General Interamericana sobre Protección Marcaria y Comercial de 1929 y 83 (literal d) de la Decisión 344”.

Además, el consultante indica que, a juicio del actor, “… la Administración en clara violación de las normas de propiedad industrial, mediante Resolución 11475 de 23 de junio de 1999 declaró infundada la observación formulada y concedió el registro de la marca ONE ZIPAC, Clase 16 de la Clasificación Internacional”; que “TENNECO PACKAGING SPECIALTY AND CONSUMER PRODUCTS INC. interpuso recurso de reposición y subsidiario de apelación contra la Resolución 11475, con fundamento en las semejanzas existentes entre las dos marcas y la notoriedad de la marca ONEZIP en el mercado nacional e internacional”; y que “Mediante Resolución 18887 de 13 de septiembre de 1999, la Administración confirmó la Resolución 11475 y concedió el recurso de apelación que fue decidido mediante Resolución 03314 de 24 de febrero de 2000, confirmándola en todas sus partes”. 1.2.

Cuestión de derecho Según el consultante, el actor denuncia la violación de “los artículos 7° de la Convención General Interamericana sobre la Protección Marcaria y Comercial, 81 y 83 (literal d) de la Decisión 344”, alegando que “El artículo 7° de la Convención General Interamericana sobre la Protección Marcaria y Comercial exige unos supuestos fácticos que hacen irregistrable la marca 21/06/2004 21.32 ONE ZIPAC, a saber (i) Que la observación se presente por el propietario de una marca legalmente protegida por uno de los estados contratantes;

(ii) Que se presente dentro del término legal establecido; (ii) (sic) Que se demuestre el uso de la marca o que quien pretende registrarla tenga conocimiento de su existencia; (iv) Que se demuestre que se trata de productos o mercancías de la misma clase; y (v) Que la marca registrada sea sustancialmente igual o susceptible de producir confusión o error en el consumidor del producto”; que “En este caso la actora es titular de ONEZIP, marca registrada en Estados Unidos, país miembro de la Convención Interamericana sobre la Protección Marcaria y Comercial de 1929, según registros 1.944.754 de 26 de diciembre de 1995 (ONEZIP) y 1.947.669 de 9 de enero de 1999 (ONEZIP SLIDER).

La observación se presentó dentro del término establecido por la Superintendencia y se demostró que al momento de solicitar el registro de ONE ZIPAC, SELLOPACK LTDA. tenía conocimiento de la existencia de la marca ONEZIP para distinguir los mismos productos de la Clase 16. Además, con la declaración de Michael Nelly, Vicepresidente de la actora se probó la notoriedad de la marca ONEZIP para distinguir ‘bolsas plásticas para múltiples usos en el hogar, incluyendo bolsas que pueden cerrarse para almacenamiento de alimentos y bolsas para congeladores’ y la inversión que en promoción y publicidad de esta marca ha hecho la empresa, además, ONEZIP se encuentra registrada en más de veinticinco países en el mundo y ha obtenido más de 37 registros”.

Asimismo, el consultante desprende de la demanda que “Lo anterior demuestra que SELLOPACK S.A., siendo un comerciante de los mismos productos, tenía acceso a toda la publicidad y promoción que la demandante ha realizado de sus productos ONEZIP, es decir, tenía un conocimiento previo de la existencia en el mercado de las bolsas plásticas resellables de esta marca y simplemente la imitó con el fin de beneficiarse del buen nombre y posicionamiento que tiene”; que “Se demostró que la marca fundamento de la observación se usa para distinguir productos o mercancías de la misma clase que la solicitada, pues ONE ZIPAC pretende amparar ‘bolsas plásticas con empaque resellable’ y ONEZIP distingue ‘bolsas plásticas con empaque resellable para múltiples usos en el hogar, tales como bolsas para reempacar y congelar comida’ ”; que “Las marcas en conflicto GACETA OFICIAL presentan confusión desde el punto de vista gráfico, dado que la solicitada reproduce íntegramente a la registrada y solamente se agregaron las letras AC al final que no le otorgan suficiente distintividad; fonéticamente se asemejan en su pronunciación que es idéntica, visualmente generan el mismo impacto y el consumidor las relacionará directamente, creyendo tienen el mismo origen empresarial”; y que “Al concederse el registro de ONE ZIPAC, se está permitiendo que la solicitante se beneficie del buen nombre y posicionamiento que tiene ONEZIP en el mercado de las bolsas plásticas resellables, lo que sin duda viola las normas marcarias internacionales”.

En cuanto a la denuncia de violación del artículo 83, literal d, de la Decisión 344, el actor sostiene, según el consultante, que “La Administración al momento de estudiar la confundibilidad de las marcas enfrentadas, no tomó en cuenta la notoriedad de la marca ONEZIP en la Clase 16 y declaró infundada la observación presentada por la demandante, vulnerando el literal d) del artículo 83 de la Decisión 344, pues como lo sostuvo en los actos acusados, las marcas confrontadas presentan similitudes fonéticas y ortográficas que las hacen confundibles entre sí y los productos que identifican son idénticos, aparte de que la notoriedad de ONEZIP fue debidamente probada con la declaración juramentada de Michael Nelly, Vicepresidente de TENNECO PACKAGING SPECIALTY AND CONSUMER PRODUCTS INC.”; que “En efecto, ONEZIP se encuentra en el mercado desde 1995 y en la comercialización de sus productos y sus bolsas plásticas resellables han alcanzado un gran posicionamiento, pues, según datos de la empresa consultora de mercadeo NIELSEN posee el 42% del mercado de esta clase de productos, lo que significa que ONEZIP está entre las cuatro marcas más importantes de bolsas resellables y es tan conocida como las otras tres que están en el mercado hace más de quince (15) años”; y que “Por consiguiente, la Administración al momento de realizar la comparación de las marcas ONEZIP y ONE ZIPAC debió analizar el carácter notorio de la primera, por cuanto los productos de esta clase gozan de una especial y mayor protección, para evitar que terceros se beneficien del buen nombre y posicionamiento que tienen en el mercado”.

Y en cuanto a la denuncia de violación del artículo 81 de la Decisión 344, el consultante des- 21/06/2004 22.32 prende de la demanda que “Al concederse el registro de la marca ONE ZIPAC a nombre de SELLOPACK S.A. se violó el artículo 81 de la Decisión 344 al no tenerse en cuenta la similitud gráfica, fonética y conceptual que presenta la marca notoria registrada con anterioridad ONEZIP”; y que “ONE ZIPAC no cumple con el requisito de distintividad que exige la norma y es semejantemente confundible con ONEZIP y, por consiguiente es irregistrable”. 2.

Contestación a la demanda 2.1. El consultante informa que el apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio se opuso a las pretensiones de la demanda, considerando que “de los documentos obrantes en el expediente y contentivos de la actuación administrativa se concluye en forma clara y precisa que la Administración se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa”; que “El artículo 7° de la Convención Interamericana de Washington de 1929 exige entre otros requisitos, que debe demostrarse que quien intenta registrar o depositar una marca tenga conocimiento de la existencia y uso de la marca en que se funde la observación en cualquiera de los Estados contratantes”; que “En este caso, la actora en la vía gubernativa no probó oportunamente la notoriedad de la marca ONE ZIP (sic), conforme lo establece el artículo 84 de la Decisión 344, notoriedad que no puede fundarse en simples supuestos de hecho.

Tampoco demostró que la solicitante tenía conocimiento de la existencia y uso de la marca en cualquiera de los Estados contratantes”; y que “En consecuencia, ONE ZIPAC solicitada por SELLOPACK S.A. para distinguir productos de la Clase 16 internacional cumple con los presupuestos para su registro y no encuadra en ninguna causal de irregistrabilidad”. 2.2.

Del escrito de contestación a la demanda presentado por el apoderado de la sociedad SELLOPACK S.A. deriva el consultante que “la actora en la vía gubernativa no demostró la titularidad de la marca ONEZIP ni el hecho de que SELLOPACK conociera la existencia y uso de esta marca y, por lo tanto, al no existir los dos supuestos que menciona el artículo 7° de la Convención General no existió violación de esta norma”; que “De otro lado, la Administración pudo establecer que la participación de la marca registrada en el mercado era del 15.1% para GACETA OFICIAL 1998 y que su posicionamiento en el mercado está en el cuarto lugar, lo que indica que ni por el volumen de ventas ni por el lugar que ocupa sea una marca notoriamente conocida en el mercado”; que “La parte nominativa de la marca opositora ONEZIP escrita dentro de una banda tiene significado conceptual propio, tanto en el idioma inglés (un cierre) como en el castellano y está registrada para distinguir ‘bolsas de plástico con cierre’.

Esta es una marca débil que puede coexistir con marcas semejantes, las que solo deben estar acompañadas de algunos elementos que las haga distinguibles”; y que “En este caso, los elementos distintivos son las letras AC que pronunciadas conjuntamente con la segunda parte de la marca ZIPAC, la hace (sic) sustancialmente diferente a la parte nominativa ONE ZIPAC de la marca norteamericana, que la hace suficientemente distintiva.

Así, pues, los actos administrativos que otorgaron el registro de la marca no son violatorios de las normas comunitarias señaladas”. Del citado escrito de contestación a la demanda se infiere también que “el demandante basó su oposición en la vía gubernativa en la marca citada ‘ONEZIP dentro de una banda’, No. 1944.754 y no en las marcas ‘HEFTY ONEZIP’, Registro U.S.A. No. 1964.687 y ONEZIP SLIDER, Registro U.S.A. No. 1947.669, por tanto, los registros U.S.A. No. 1964.687, 194.669 no pueden ser tenidos en cuenta, pues no hicieron parte del proceso en la vía gubernativa”; que “este análisis se efectúa sobre la marca HEFTY ONEZIP, que no es marca opositora, y que sobre notoriedad de la marca opositora ‘ONEZIP escrita dentro de una banda’ no se aporta prueba alguna de notoriedad ni aparece en los cuadros de ventas aportados por la parte actora”; y que “la marca opositora no tiene representación alguna en el mercado norteamericano del sector de bolsas para alimentos.

Se puede, pues, entonces, afirmar que nunca se probó la notoriedad de la marca opositora”.

CONSIDERANDO

Que las normas cuya interpretación se solicita son “los artículos 7° de la Convención General Interamericana sobre la Protección Marcaria y Comercial, 81 y 83 (literal d) de la Decisión 344” de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; Que, a tenor de la disposición contemplada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal (codificado mediante la Decisión 472), 21/06/2004 23.32 en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto (codificado mediante la Decisión 500), este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en la providencia que obra a los folios 349 y 350 del expediente, este Tribunal declaró su incompetencia para interpretar las disposiciones de la Convención General Interamericana sobre la Protección Marcaria y Comercial, por no formar parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, de conformidad con el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad; y, Que, por tanto, corresponde a este Tribunal realizar la interpretación de las disposiciones contempladas en los artículos 81 y 83, literal d, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; asimismo, el Tribunal, con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 de su Tratado de Creación, estima pertinente interpretar de oficio las disposiciones previstas en los artículos 83, literales a) y e), 84 y 102 eiusdem, cuyos textos son del tenor siguiente: “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para GACETA OFICIAL los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

( ) d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

( )”. “Artículo 84.- Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca”. 21/06/2004 24.32 “Artículo 102.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente”.

I. De la interpretación prejudicial del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina De las disposiciones previstas en los artículos 32 y 34 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se desprende que la interpretación prejudicial del ordenamiento jurídico de dicha Comunidad es de la competencia de este órgano jurisdiccional supranacional, mientras que la aplicación de dicho ordenamiento, en las causas sometidas válidamente al conocimiento de los Tribunales de los Estados Miembros, al igual que la interpretación y aplicación del respectivo ordenamiento jurídico nacional, así como el examen y valoración de los hechos controvertidos en tales causas, corresponden a los Tribunales competentes de cada uno de dichos Estados.

La competencia de este Tribunal, en el ámbito de la consulta prejudicial, se funda en la necesidad de garantizar la uniformidad en la interpretación y aplicación de la norma comunitaria en cada uno de los Estados Miembros. Por ello, una vez admitida la consulta que formule el Tribunal Nacional, este Tribunal deberá pronunciarse a su respecto mediante la expedición de una providencia en que se limitará a precisar el contenido y alcance de la norma comunitaria relativa al caso concreto, mas no de la norma nacional que resulte aplicable.

De este modo, el órgano jurisdiccional de la Comunidad contribuye con el órgano jurisdiccional nacional en la configuración de la sentencia que éste habrá de dictar, en la causa sometida a su conocimiento, con el objeto de asegurar en ella la interpretación y aplicación uniformes del orden jurídico comunitario. Una vez dictada la providencia interpretativa por parte de este Tribunal, y transmitida al órgano jurisdiccional consultante, éste deberá acogerla en la sentencia que pronuncie, toda vez que se trata de una obligación prevista en un tratado integrante del ordenamiento jurídico fundamental de la Comunidad, cual es el Tratado de Creación de su Tribunal de Justicia. Y puesto que los órganos jurisdiccionales nacionales constituyen parte orgánica y funcional de los Esta- GACETA OFICIAL dos Miembros, el incumplimiento de la obligación citada constituiría una infracción del ordenamiento comunitario imputable al respectivo Estado Miembro.

Finalmente, en lo que concierne a la relación entre las normas nacionales o acuerdos internacionales “de cualquier categoría con el Ordenamiento Jurídico del Acuerdo de Cartagena”, el Tribunal ha declarado que este último ordenamiento “tiene carácter prevalente, sobre cualesquier otra norma de carácter nacional o internacional, que no podrá ser aplicada si es contraria a la norma comunitaria vigente”.

Y, a propósito de los Convenios de París y de Berna, así como del ADPIC, el Tribunal ha establecido igualmente que, si bien todos ellos convergen “con el espíritu común de defensa y protección de los derechos emergentes de la Propiedad Intelectual … para ser aplicados en los países del grupo andino, deben guardar absoluta concordancia con el espíritu de la Decisión 344 ” (Sentencia dictada en el expediente N° 06-IP-94, del 9 de diciembre de 1994, publicada en la G.O.A.C. N° 170, del 23 de enero de 1995).

II. De la definición de marca y de los requisitos para su registro El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena contiene una definición del concepto de marca. Sobre la base de esta definición legal, el Tribunal ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio correspondiente.

La marca protege el interés de su titular, otorgándole un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos y servicios, así como el interés general de los consumidores o usuarios a quienes se halla destinada, garantizando a éstos, sin riesgo de confusión o error, el origen y la calidad del producto o servicio que el signo distingue.

En definitiva, la marca procura garantizar la transparencia en el mercado. 21/06/2004 25.32 El artículo 81 en referencia somete además el registro de un signo como marca al cumplimiento de los siguientes requisitos: En primer lugar, el signo debe ser perceptible, es decir, susceptible de ser aprehendido por el consumidor o el usuario a través de los sentidos, a fin de ser captado, retenido y asimilado por éste.

La percepción se realiza, por lo general, a través del sentido de la vista. Por ello, se consideran signos perceptibles, entre otros, los que consisten en letras, palabras, formas, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto. En segundo lugar, el signo debe ser suficientemente distintivo, es decir, apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares.

Esta aptitud distintiva constituye presupuesto indispensable para que la marca cumpla sus funciones principales de indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio. La distintividad, además, debe ser suficiente, es decir, de tal magnitud que no haya razón para temer que el signo induzca a error o confusión en el mercado.

Y en tercer lugar, el signo debe ser susceptible de representación gráfica, es decir, apto para ser expresado en imágenes o por escrito, lo que confirma que, en principio, ha de ser visualmente perceptible. Por ello, las formas representativas en que consisten los signos pueden estar constituidas por letras, palabras, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto.

Este requisito guarda correspondencia con el previsto en el artículo 88, literal d, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos. Por tanto, el artículo 81 prohíbe el registro de un signo como marca si éste no cumple los requisitos acumulativos que la citada disposición prevé en forma expresa.

III. De los signos en idioma extranjero En el caso del signo integrado por una o más palabras en idioma extranjero, es de presumir que el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, por lo que cabe considerarlas como de fantasía y, en consecuencia, procede el registro como marca de la denominación en referencia. GACETA OFICIAL A contrario, la denominación no será registrable si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero que la integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y si se trata de vocablos genéricos o descriptivos.

El Tribunal se ha pronunciado al respecto en los términos siguientes: “ cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local … Al tenor de lo establecido en el art. 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma.

Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta Subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros …” (Criterio vertido en la sentencia dictada en el expediente N° 69-IP2001, publicada en la G.O.A.C. N° 759, del 6 de febrero de 2002, caso “OLYMPUS”, y presente en las sentencias dictadas en los expedientes N° 16-IP-98, 03-IP-95, 04-IP-97, 03-IP-2002 y 15-IP-2002).

IV. De la comparación entre marcas. Del riesgo de confusión. De la confusión directa e indirecta. De la identidad y semejanza. De las reglas de comparación. Los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 consagran otras prohibiciones para el registro de un signo como marca. Según la prevista en el artículo 83, literal a, no podrá registrarse como marca el signo que, en relación con derechos de terceros, sea idéntico o se asemeje, de forma que pueda inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en el territorio de uno o más de los Países Miembros de la Comunidad Andina, para el mismo producto o servicio, o para un producto o servicio respecto del cual el uso de la marca pueda inducir al público a error.

Del texto de la disposición citada se desprende que la prohibición no exige que el signo pen- 21/06/2004 26.32 diente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición. Para establecer la existencia del riesgo de confusión del signo pendiente de registro respecto de una marca ya registrada, o ya solicitada para registro, será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos que se le ofrecen, un origen empresarial común. En consecuencia, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.

En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos gráfico, fonético y conceptual. Sin embargo, dicha comparación deberá ser conducida por la impresión unitaria que el signo habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o del usuario medio a que está destinado. Por tanto, la valoración deberá llevarse a cabo sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. GACETA OFICIAL En este contexto, el Tribunal ha establecido que la similitud visual u ortográfica se presenta por el parecido entre las letras o cifras de los signos objeto de comparación, toda vez que el orden de tales letras o cifras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran incrementar el riesgo de confusión. En cuanto a la similitud fonética o auditiva, el Tribunal ha señalado que, si bien la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica de las palabras, así como de sus raíces o terminaciones, deberán tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras o cifras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética.

Y en cuanto a la similitud conceptual o ideológica, ha indicado que la misma se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. En definitiva, el Tribunal ha estimado que la confusión puede manifestarse cuando, al solo apercibimiento de la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien reconoce cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante.

Además, a objeto de verificar la existencia del riesgo de confusión, el examinador deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro: “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”; Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa. 21/06/2004 27.32 V. Del derecho al uso exclusivo de la marca El Tribunal reitera, en el marco de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que el registro del signo como marca, en la oficina competente de uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina, configura el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo del signo, y que este derecho le confiere la posibilidad de ejercer acciones positivas a su respecto, así como de obrar contra los terceros que, sin su consentimiento, realicen cualquier acto de aprovechamiento de la marca, prohibido por la Decisión 344.

Sobre la posibilidad de obrar contra cualquier tercero, el Tribunal ha precisado que “el titular tendrá el derecho de oponerse, de presentar observaciones al registro de otra marca solicitada, tanto en el país de registro como en los demás Países Miembros, cuando quiera que con ellos se afecte su interés legítimo” (Sentencia dictada en el expediente N° 09-IP-98, del 15 de mayo de 1998, publicada en G.O.A.C. N° 481, del 13 de septiembre de 1999, caso “DERMALEX”).

VI. De la marca notoria y de su prueba Este Tribunal ha calificado de notoria la marca provista de la cualidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes al grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o servicios de que se trate, por encontrarse ampliamente difundida entre dicho grupo (Sentencia dictada en el expediente N° 07-IP-96, del 29 de agosto de 1997, publicada en la G.O.A.C. N° 299, del 17 de octubre de 1997, caso “REMAVENCA”).

Ahora bien, a tenor de la disposición prevista en el artículo 83, literal d, de la Decisión 344, el reconocimiento de la marca notoria, como signo distintivo de bienes o servicios determinados, presupone su conocimiento en el país en que se haya solicitado su registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados, es decir, por la mayor parte del sector de consumidores o usuarios a que están destinados los bienes o servicios de que se trate.

De conformidad con el artículo 83, literal e, de la Decisión 344, la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se ex- GACETA OFICIAL tiende —caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro— con independencia de la clase a que pertenezca el producto de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla.

Por ello, el Tribunal reitera que “la protección de la marca notoria no se encuentra limitada por los principios de ‘especialidad’ y de ‘territorialidad’ generalmente aplicables con relación a las marcas comunes” (Sentencia dictada en el expediente N° 17-IP-2001, del 27 de abril de 2001, publicada en la G.O.A.C. N° 674, del 31 de mayo de 2001, caso “HARINA GALLO DE ORO”, criterio adoptado ya en la sentencia dictada en el expediente N° 36-IP-99, del 8 de octubre de 1999, publicada en la G.O.A.C. N° 504, del 9 de noviembre de 1999, caso “FRISKIES”).

Así, la protección de la marca notoria se configura aun en el caso de que no exista similitud entre el producto o servicio a que se refiere y el correspondiente al signo cuyo registro ha sido solicitado, toda vez que dicha protección no se dirige a evitar el riesgo de confusión sino, como se indicó, a prevenir que otra marca aproveche o perjudique indebidamente el carácter distintivo o el prestigio de aquélla.

Sin embargo, en relación con el atributo de notoriedad de la marca, el Tribunal ha establecido que “Para que una marca notoria pueda impedir el registro de otra solicitada o anular el registro ya efectuado, dicha notoriedad tiene que haber sido anterior a la solicitud impugnada, notoriedad que deberá ser probada …” (Sentencia dictada en el expediente N° 08-IP-98, de 13 de marzo de 1998, publicada en la G.O.A.C. N° 338, del 11 de mayo del mismo año, caso “HERMES”). 21/06/2004 28.32 no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status” (Sentencia dictada en el expediente N° 08-IP-95, del 30 de agosto de 1996, publicada en la G.O.A.C. N° 231, del 17 de octubre de 1996, caso “LISTER”).

En efecto, la notoriedad de la marca constituye una cuestión de hecho que ha de ser probada sobre la base, entre otros, de los criterios previstos en el artículo 84 de la Decisión 344, a saber, la extensión de su conocimiento, la intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca, su antigüedad y uso constante, y el análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue.

La previsión normativa de los citados indicadores de notoriedad de la marca hace inaplicable a su respecto la máxima notoria non egent probatione. Y es que, a diferencia del hecho notorio, la notoriedad de la marca no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que es necesaria la demostración suficiente de su existencia, a través de la prueba, entre otros, de aquellos indicadores.

Sobre la base de las consideraciones que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE 1º Un signo será registrable como marca si cumple los requisitos previstos en el artículo 81 de la Decisión 344, y si no incurre en las prohibiciones fijadas en los artículos 82 y 83 eiusdem. En cuanto a la prueba de la notoriedad de la marca, el Tribunal se ha pronunciado en los términos siguientes: 2º En el caso del signo integrado por una o más palabras en idioma extranjero, si el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, corresponde considerarlas como de fantasía, por lo que procede su registro.

En cambio, si se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común, y si su significado se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, la denominación no será registrable. “En la concepción proteccionista de la marca notoria, ésta tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surja de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal 3º Para establecer si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado para registro como marca y la marca previamente registrada en el territorio de uno o más de los Países Miembros de la Comunidad, será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre GACETA OFICIAL los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos distinguidos por ellos, y considerar la situación del consumidor o usuario medio, la cual variará en función de tales productos.

No bastará con la existencia de cualquier semejanza entre los signos en cuestión, ya que es legalmente necesario que la similitud pueda inducir a confusión o error en el mercado. 4º En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos gráfico, fonético y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada signo en disputa habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor medio, destinatario de los productos correspondientes.

Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. 5º El registro del signo como marca, en la oficina competente de uno o más de los Países Miembros de la Comunidad Andina, configura el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo del signo. Este derecho le otorga la posibilidad de obrar contra los terceros que, sin su consentimiento, realicen cualquier acto de aprovechamiento de la marca, prohibido por la Decisión 344. 21/06/2004 29.32 del signo, el interesado deberá probar aquélla sobre la base de los indicadores señalados en el artículo 84 de la Decisión 344, así como demostrar su existencia para la fecha de la solicitud de registro del signo en cuestión. A tenor de la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que pronuncie y, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 128, tercer párrafo, del Estatuto del Tribunal, deberá remitir dicha sentencia a este órgano jurisdiccional.

Notifíquese la presente interpretación mediante copia certificada y sellada, y remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Walter Kaune Arteaga PRESIDENTE Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO 6º La protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida, en relación con el producto o servicio que constituya su objeto, se extiende —caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo solicitado para registro— con independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicio de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir su aprovechamiento indebido, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- De invocarse la notoriedad de una marca para formular observaciones a la solicitud de registro Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. GACETA OFICIAL 21/06/2004 30.32 GACETA OFICIAL 21/06/2004 31.32 GACETA OFICIAL 21/06/2004 32.32 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú