PROCESO Nº 35-IP-2004 Interpretación Prejudicial de los artículos 13, 14, 21, 22, 23, 25, 26, 27 y 29 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de los artículos 33, 38, 40, 44 y 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia; e interpretación de oficio del primer párrafo del artículo 24 de la Decisión 344 y los artículos 26, 27 h), 39, 42, 48 y Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486.
Proceso Interno N° 2003-00165 (8949). Actor: TETRA LAVAL HOLDINGS Y FINANCE S.A. Patente de invención: “método para la producción de material de empaque decorado con tinta para impresión”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los dieciséis días del mes de junio del año dos mil cuatro. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 18, 33, 38, 40, 44, 45 y 47 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y 13, 14, 21, 22, 23, 25, 26, 27 y 29 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, contenida en el Oficio Nº 0534, de fecha 14 de abril de 2004, del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, con motivo del Proceso Interno N° 2003-00165 (8949).
Que la mencionada solicitud cumple con todos los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 26 de mayo de 2004. Como hechos relevantes para la interpretación, se deducen: 1.
Las partes La actora es la sociedad TETRA LAVAL HOLDINGS & FINANCE S.A. Se demanda a la Superintendencia de Industria y Comercio. 2. Determinación de los hechos relevantes 2.1. Hechos Según el consultante, el 13 de mayo de 1998, TETRA LAVAL HOLDINGS & FINANCE S.A., solicitó la patente de invención “método para la producción de material de empaque decorado con tinta para impresión”.
Se señala en la consulta que la solicitud al tiempo de su presentación, cumplía con todos los requisitos exigidos por la Decisión 344. Esta solicitud de registro fue efectuada en uso de la reivindicación de prioridad, pues ya estaba patentada en Suecia desde el 14 de mayo de 1997. Señala el demandante que el 9 de septiembre de 1998, dentro del término legal fijado por auto No. 1211 de la División de Nuevas Creaciones de la Superintendecia de Industria y Comercio, se presentaron: “Nuevo extracto para publicación Nuevo capitulo (sic) reivindicatorio Nueva tarjeta temático (sic) Nueva (sic) capítulo descriptivo De esta manera y cumpliendo TODOS LOS REQUISITOS exigidos en la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena ”.
El 13 de octubre de 2000, se ordenó la publicación de la patente. Finalmente, por motivo desconocido por la demandante, la publicación se llevó a cabo el 27 de abril de 2001. El 30 de noviembre de 2001, la Superintendencia de Industria y Comercio emite la Resolución 40886, por la cual declara abandonada la solicitud de privilegio de patente de invención por parte de TETRA LAVAL HOLDINGS & FINANCE S.A. Se recurrió en reposición contra esta Resolución, pero fue confirmada y así se agotó la vía administrativa. 2.2.
Fundamentos de la demanda Según se desprende de la consulta y sus anexos, el actor reclama que la Superintendencia de Industria y Comercio, le estaba exigiendo requisitos adicionales a los contenidos en la Decisión 344, para solicitar la patente, basándose en que la normativa aplicable era específicamente la Decisión 486. El problema radica en la procedencia de la obligación impuesta al solicitante, luego de la publicación de la solicitud, de pagar unas tasas para el examen de patentabilidad de la invención. Según el actor, estas tasas no eran exigidas en la Decisión 344, aunque sí se contemplan en el artículo 44 de la Decisión 486.
Con referencia a lo anterior, alega también violación al principio de legalidad puesto que “ no podía declararse abandonada una solicitud de patente porque para el tiempo en que la solicitud se radicó se encontraba vigente la Decisión 344, la cual era clara en manifestar que la oficina nacional competente debía proceder al examen de patentabilidad cuando la solicitud de patente de invención cumpliera con los requisitos de forma consagrados en los artículos 25 o 26 del mencionado ordenamiento, mientras que la Decisión 486 en el articulo (sic) 44 la cual (sic) la Superintendencia alegó para declarar el abandono, exigía al solicitante pedir que se examine si la invención es patentable ”.
Señala también, que con el cambio de la normativa andina, la exigencia del examen de patentabilidad dejó de ser una obligación de la Oficina Nacional Competente para que se trasladara al solicitante. Alegan además que cumplieron con los requisitos de la Decisión 344, y que en efecto no exigieron el examen de patentabilidad pues esperaban que, como lo contemplaba la norma vigente en ese entonces, la Oficina Nacional competente lo hiciera.
Por esos fundamentos solicita la nulidad de la resolución que declaró el abandono de la solicitud por indebida aplicación de la norma comunitaria. 2.3. Contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, al contestar la demanda, señala que según la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, ésta se aplica para las etapas aún no cumplidas a la fecha de su entrada en vigencia. En base a esto indica que “ es necesario aclarar que dado que la etapa del estudio de forma se agotó con la expedición de la orden de publicación efectuada el 13 de octubre de 2000, y la siguiente etapa del procedimiento se inició con la publicación de la solicitud el 27 de abril de 2001, el solicitante se encontraba obligado a pedir el examen de patentabilidad previsto en el artículo 44 de la Decisión 486”.
Y que, “ contó con un plazo de 6 meses a partir de la publicación para solicitar la realización del examen. La entrada en vigencia de la decisión (sic) 486 implicó una modificación en el trámite, y dicha modificación debió ser advertida por el interesado solicitante. Esta entidad (sic) no es responsable del descuido del referido solicitante y en esa medida no se le puede atribuir violación de las normas de la decisión (sic) 486 ”.
Más adelante arguye que “ esta Entidad aplicó estrictamente el artículo 44 de la decisión (sic) 486 que ordena declarar abandonada la solicitud de patente, cuando no medie petición para efectuar el examen de patentabilidad ”.
CONSIDERANDO
Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;
Que en el presente caso, se solicita la interpretación de los artículos 18, 33, 38, 40, 44, 45 y 47 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y 13, 14, 21, 22, 23, 25, 26, 27 y 29 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Sin embargo, de los artículos solicitados solo serán interpretados los artículos 13, 14, 21, 22, 23, 25, 26, 27 y 29 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y los artículos 33, 38, 40, 44 y 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Además se interpretará de oficio el primer párrafo del artículo 24 de la Decisión 344 y los artículos 26, 27 h), 39, 42, 48 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486. El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: DECISIÓN 344 Artículo 13 “Las solicitudes para obtener patentes de invención deberán presentarse ante la Oficina Nacional Competente y deberán contener: a) Identificación del solicitante y del inventor: b) El título o nombre de la invención; c) La descripción clara y completa de la invención en forma tal que una persona versada en la materia pueda ejecutarla.
Para las invenciones que se refieren a materia viva, en las que la descripción no pueda detallarse en sí misma se deberá incluir el depósito de la misma, en una institución depositaria autorizada por las oficinas nacionales competentes. El material depositado formará parte integrante de la descripción. Los Países Miembros reglamentarán la instrumentación de los depósitos, incluyendo entre otros aspectos, la necesidad y oportunidad de hacerlos, su duración, reemplazo y suministro de muestras.
Los Países Miembros podrán reconocer como instituciones depositarias a centros de investigación localizados en el territorio de cualquiera de ellos; d) Una o más reivindicaciones que precisen la materia para la cual se solicita la protección mediante la patente; e) Un resumen con el objeto y finalidad de la invención; y, f) El comprobante de haber pagado la tasa de presentación establecida.
La ausencia de alguno de los requisitos enumerados en el presente artículo, ocasionará que la solicitud sea considerada por la oficina nacional competente como no admitida a trámite y no se le asignará fecha de presentación”. Artículo 14 “A la solicitud deberán acompañarse, en el momento de su presentación: a) Los poderes que fueren necesarios; b) Copia de la primera solicitud de patente en el caso en que se reivindique prioridad, señalándola expresamente; y, c) Los demás requisitos que establezcan las legislaciones internas de los Países Miembros”.
Artículo 21 “Admitida la solicitud, la oficina nacional competente examinará, dentro de los quince días hábiles siguientes a su presentación, si ella se ajusta a los aspectos formales indicados en la presente Decisión”. Artículo 22 “Si del examen resulta que la solicitud no cumple con los requisitos a los que hace referencia el artículo anterior, la Oficina Nacional Competente formulará las observaciones correspondientes a fin de que el peticionario presente respuesta a las mismas o complemente los antecedentes dentro del plazo de treinta días hábiles siguientes a la fecha de notificación. Dicho plazo será prorrogable por una sola vez y por un período igual, sin que pierda su prioridad.
Si a la expiración del término señalado el peticionario no presentó respuesta a las observaciones o no complementó los antecedentes y requisitos formales, se considerará abandonada la solicitud”. Artículo 23 “Dentro de los dieciocho meses contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud o desde la fecha de prioridad que se hubiese reivindicado y una vez terminado el examen de forma a que se refiere el artículo 21, la oficina nacional competente publicará el aviso de conformidad con la reglamentación que al afecto establezca cada País Miembro”.
Artículo 24 “El expediente no podrá ser consultado por terceros mientras no se efectúe la referida publicación, salvo que medie consentimiento escrito por parte del peticionario. Una vez efectuada la publicación, el expediente tendrá carácter público y podrá ser consultado. ( )”. Artículo 25 “Dentro del plazo de treinta días hábiles siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, observaciones fundamentales que puedan desvirtuar la patentabilidad de la invención, de conformidad con el procedimiento que al efecto disponga la legislación nacional del País Miembro.
Las observaciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las legislaciones nacionales”. Artículo 26 “Si dentro del plazo previsto en el artículo anterior, se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, término que podrá ser prorrogable por una sola vez y por el mismo lapso, haga valer, si lo estima conveniente, sus argumentaciones, presente documentos o redacte nuevamente las reivindicaciones o la descripción de la invención. A tal efecto, serán aplicables las disposiciones de los artículos 17, 18, 19 o 20, según el caso, de la presente Decisión”.
Artículo 27 “Vencidos los plazos establecidos en los artículos 25 o 26, según fuere el caso, la Oficina Nacional Competente procederá a examinar si la solicitud es o no patentable. Si durante el examen de fondo se encontrase que existe la posible vulneración total o parcial de derechos adquiridos por terceros o que se necesitan datos o documentación adicionales o complementarios, se le requerirá por escrito al solicitante para que, dentro del plazo máximo de tres meses contados a partir de la notificación, haga valer los argumentos y aclaraciones que considere pertinentes o presente la información o documentación requerida.
Si el solicitante no cumple con el requerimiento en el plazo señalado, su solicitud se considerará abandonada”. Artículo 29 “Si el examen definitivo fuere favorable se otorgará el título de la patente. Si fuere parcialmente desfavorable, se otorgará el título solamente para las reivindicaciones aceptadas. Si fuere desfavorable se denegará”.
DECISIÓN 486 Artículo 26 “La solicitud para obtener una patente de invención se presentará ante la oficina nacional competente y deberá contener lo siguiente: a) el petitorio; b) la descripción; c) una o más reivindicaciones; d) uno o más dibujos, cuando fuesen necesarios para comprender la invención, los que se considerarán parte integrante de la descripción; e) el resumen; f) los poderes que fuesen necesarios; g) el comprobante de pago de las tasas establecidas; h) de ser el caso, la copia del contrato de acceso, cuando los productos o procedimientos cuya patente se solicita han sido obtenidos o desarrollados a partir de recursos genéticos o de sus productos derivados de los que cualquiera de los Países Miembros es país de origen; i) de ser el caso, la copia del documento que acredite la licencia o autorización de uso de los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales de los Países Miembros, cuando los productos o procedimientos cuya protección se solicita han sido obtenidos o desarrollados a partir de dichos conocimientos de los que cualquiera de los Países Miembros es país de origen, de acuerdo a lo establecido en la Decisión 391 y sus modificaciones y reglamentaciones vigentes; j) de ser el caso, el certificado de depósito del material biológico; y, k) de ser el caso, la copia del documento en el que conste la cesión del derecho a la patente del inventor al solicitante o a su causante”.
Artículo 27 “El petitorio de la solicitud de patente estará contenido en un formulario y comprenderá lo siguiente: ( ) h) de ser el caso, la fecha, el número y la oficina de presentación de toda solicitud de patente u otro título de protección que se hubiese presentado u obtenido en el extranjero por el mismo solicitante o su causante y que se refiera total o parcialmente a la misma invención reivindicada en la solicitud presentada en el País Miembro”.
Artículo 33 “Se considerará como fecha de presentación de la solicitud, la de su recepción por la oficina nacional competente, siempre que al momento de la recepción hubiera contenido al menos lo siguiente: a) la indicación de que se solicita la concesión de una patente; b) los datos de identificación del solicitante o de la persona que presenta la solicitud, o que permitan a la oficina nacional competente comunicarse con esa persona; c) la descripción de la invención; d) los dibujos, de ser éstos pertinentes; y, e) el comprobante de pago de las tasas establecidas.
La ausencia de alguno de los requisitos enumerados en el presente artículo, ocasionará que la solicitud sea considerada por la oficina nacional competente como no admitida a trámite y no se le asignará fecha de presentación”. Artículo 38 “La oficina nacional competente examinará, dentro de los 30 días contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, si ésta cumple con los requisitos de forma previstos en los artículos 26 y 27”.
Artículo 39 “Si del examen de forma resulta que la solicitud no contiene los requisitos establecidos en los artículos 26 y 27, la oficina nacional competente notificará al solicitante para que complete dichos requisitos dentro del plazo de dos meses siguientes a la fecha de notificación. A solicitud de parte dicho plazo será prorrogable por una sola vez, por un período igual, sin que pierda su prioridad.
Si a la expiración del término señalado, el solicitante no completa los requisitos indicados, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación. Sin perjuicio de ello, la oficina nacional competente guardará la confidencialidad de la solicitud”. Artículo 40 “Transcurridos dieciocho meses contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud en el País Miembro o cuando fuese el caso desde la fecha de prioridad que se hubiese invocado, el expediente tendrá carácter público y podrá ser consultado, y la oficina nacional competente ordenará la publicación de la solicitud de conformidad con las disposiciones nacionales.
No obstante lo establecido en el párrafo anterior, el solicitante podrá pedir que se publique la solicitud en cualquier momento siempre que se haya concluido el examen de forma. En tal caso, la oficina nacional competente ordenará su publicación”. Artículo 42 “Dentro del plazo de sesenta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar la patentabilidad de la invención. A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez, un plazo adicional de sesenta días para sustentar la oposición. Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales”.
Artículo 44 “Dentro del plazo de seis meses contados desde la publicación de la solicitud, independientemente que se hubieren presentado oposiciones, el solicitante deberá pedir que se examine si la invención es patentable. Los Países Miembros podrán cobrar una tasa para la realización de este examen. Si transcurriera dicho plazo sin que el solicitante hubiera pedido que se realice el examen, la solicitud caerá en abandono”.
Artículo 45 “Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante. Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales.
Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente. Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente”.
Artículo 48 “Si el examen definitivo fuere favorable, se otorgará el título de la patente. Si fuere parcialmente favorable, se otorgará el título solamente para las reivindicaciones aceptadas. Si fuere desfavorable se denegará”. Disposición Transitoria Primera “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.
En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas: I. APLICACIÓN DE LA LEY EN EL TIEMPO A fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica y de confianza legítima, la norma comunitaria no surte efectos retroactivos; así pues, las situaciones jurídicas concretas se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente al tiempo de su constitución. La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, plantea tres situaciones, la primera se basa en la irretroactividad de la norma sustancial, al señalar que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, se regirá por la normativa vigente al momento de su otorgamiento.
Por otra parte dispone que se aplicará la Decisión 486, en lo relativo a los plazos de vigencia, uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas. La última situación que se plantea en esta norma, se refiere a aquellos procedimientos en tramite, para los cuales se aplicará la Decisión 486, en las etapas que aun no se hubiesen cumplido a la fecha de entrada en vigencia de esta Decisión. Es decir, a diferencia de la Decisión 344 y demás normas comunitarias anteriores en materia de propiedad industrial, la Decisión 486 plantea diferentes etapas a las contempladas en la Decisión 344, en el proceso de registro de una patente y de otros aspectos de la Propiedad Industrial.
En el caso de autos, el registro de la patente de invención “método para la producción de material de empaque decorado con tinta para impresión” fue solicitado por TETRA LAVAL HOLDINGS, el 13 de mayo de 1998; bajo la vigencia de la Decisión 344. Encontrándose en vigencia dicha Decisión, el 13 de octubre de 2000, la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio ordenó la publicación de la solicitud pero ésta no se hizo efectiva, si no hasta el 27 de abril de 2001, fecha en la que ya se encontraba en vigencia la Decisión 486.
Existe una diferencia sustancial para el caso de autos entre el procedimiento para el trámite de la solicitud de patente en la Decisión 344 con el de la Decisión 486. En el primer caso la Autoridad Nacional es quien ordena y publica la solicitud; luego de esta publicación y vencidos los plazos para la presentación de observaciones, deberá realizar el examen de patentabilidad.
En el segundo caso, el de la Decisión 486, si bien la Autoridad Nacional Competente igualmente ordena y publica el extracto de la solicitud, una vez vencidos los plazos para la presentación de observaciones, es el solicitante de la patente quien deberá exigir la realización del examen de patentabilidad. El juez consultante deberá decidir, cuál será la normativa aplicable al caso; si la Decisión 344, vigente al momento de la solicitud de la patente de invención y de la orden de publicación por parte de la Autoridad Nacional Competente o la Decisión 486, vigente para el momento en que, efectivamente, ocurrió la publicación; para ello deberá tener en cuenta los criterios de aplicación de la Ley en el tiempo, especialmente en las etapas que se consignan en la Decisión 486 a diferencia de la 344 que solo comprendía una sola etapa para su publicación. II.
DE LA SOLICITUD DE LA PATENTE Y DEL TRÁMITE DE LA SOLICITUD. DEL EXAMEN PRELIMINAR DE PATENTABILIDAD De conformidad con el régimen de la Decisión 344, a fin de obtener una patente, es necesario presentar una solicitud que contenga lo señalado en el artículo 13. Una vez que la solicitud es admitida a trámite se examinará si cumple con los requisitos formales y se verificará si su objeto es patentable.
Similares requisitos exige el artículo 26 de la Decisión 486, aunque añade algunas exigencias cuando se trate de patentar invenciones en las que se involucren recursos genéticos de los Países Miembros o aquellas desarrolladas en base a conocimientos de las comunidades indígenas, afro americanas o locales de nuestros países. En el presente caso se deberá verificar que cumpla con todos los requisitos necesarios, según los criterios de la aplicación de la Ley en el tiempo, cuestión que determinará el consultante.
La solicitud de patente debe estar acompañada de los documentos señalados en el artículo 14 de la Decisión 344 o en el artículo 26 y en el literal h) del artículo 27 de la Decisión 486, según corresponda, tales como: los poderes necesarios en el caso de que el titular de los derechos sea una persona distinta al solicitante o si el inventor y el titular de los derechos son personas distintas; copia de la primera solicitud de patente en el caso de que se requiera expresamente reivindicar la prioridad y otros requisitos que establezca la legislación interna del respectivo País Miembro.
A fin de determinar claramente la fecha en que fue presentada la solicitud, según la Decisión 486, será la fecha de recepción por la oficina nacional competente y siempre que contenga los requisitos y anexos documentales señalados anteriormente, de lo contrario se la tendrá como no presentada y por lo tanto no podrá ordenarse su publicación, no podrá realizarse el examen, ni mucho menos otorgarse o negarse la patente.
En la Decisión 344 esto no se indica de manera expresa. De acuerdo con el artículo 21 de la Decisión 344, la oficina nacional competente tenía la obligación de realizar un examen de forma respecto de las solicitudes admitidas a trámite, es decir, de aquellas que hubieran sido analizadas previamente de acuerdo con el último párrafo del artículo 13; este examen debía realizarse de oficio, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la presentación. Esta obligación es igualmente contemplada en el artículo 38 de la Decisión 486, extendiéndose el plazo para realizarlo de oficio a 30 días contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud.
Este examen consiste en la verificación de que la solicitud cumpla efectivamente con todos los requisitos exigidos por el artículo 13 de la Decisión 344 y que, hayan sido anexados a la misma los documentos requeridos por el artículo 14. En el caso de la Decisión 486 debe cumplir con los requisitos de forma y acompañar los anexos contemplados en los artículos 26 y 27.
Este Tribunal ha manifestado con respecto a esta revisión de la solicitud que: “En este primer examen, conocido como examen de forma, la Oficina Nacional no examinará la novedad, ni la actividad inventiva, ni tampoco exigirá un informe sobre el estado de la técnica”. (Proceso 43-IP-01, de fecha 24 de agosto de 2001, Patente de modelo de utilidad: Tanque Compuesto).
Si del examen de forma (artículo 21 de la Decisión 344 o 38 de la Decisión 486) resultara que la solicitud no contiene los requisitos exigidos tanto en la Decisión 344 como en la 486, la oficina nacional competente formulará las observaciones correspondientes a fin de que el peticionario las absuelva dentro del plazo de 30 días (para el caso de la Decisión 344) o de 60 días (para el caso de la Decisión 486), según corresponda, so pena de que su solicitud se declare en abandono. En consecuencia, la Oficina Nacional Competente, está en la obligación de comunicarle al solicitante, los defectos en su presentación o la falta de cumplimiento de alguno de los requisitos.
El artículo 22 de la Decisión 344 determina, que si del examen formal realizado por la Oficina Nacional Competente resulta que la solicitud no cumple los requisitos exigidos por el artículo 21, debe formular las observaciones correspondientes, “a fin de que el peticionario presente respuestas a las mismas o complemente los antecedentes dentro del plazo de 30 días hábiles a la fecha de notificación, plazo que puede ser prorrogable por una sola vez y por un período igual sin que la solicitud pierda su prioridad”.
(Interpretación proferida el 16 de septiembre de 2003, dentro del Proceso 80-IP-03, patente: “composiciones de pantalla solar de radiación ultravioleta que exhiben una mejorada protección contra la radiación ultravioleta”). Similar criterio es contemplado en el artículo 39 de la Decisión 486, es decir, la oficina nacional competente deberá notificar al solicitante, pero en este último caso, el plazo se extiende a los dos meses siguientes a su notificación. Posteriormente, y atendiendo a lo establecido por el artículo 23 de la Decisión 344 reproducido en el artículo 40 de la Decisión 486, la Oficina Nacional revisará las correcciones realizadas y si éstas subsanan los defectos detectados, dentro de los dieciocho meses siguientes publicará el aviso correspondiente, de conformidad con la normativa interna que al efecto se establezca en el País Miembro respectivo.
El artículo 40 de la Decisión 486 en su segundo inciso, señala una excepción al plazo de dieciocho meses para la publicación, en el sentido que el propio solicitante puede pedir que la solicitud se publique antes de ese plazo, siempre que ya se hubiese concluido el examen; lo que también estaba contemplado en la primera parte del artículo 24 de la Decisión 344.
Luego de la publicación, cualquiera que tenga legítimo interés puede ejercer su derecho de oposición, por medio de observaciones fundamentadas que puedan desvirtuar la patentabilidad de la invención dentro de los treinta días siguientes a la publicación, según el artículo 25 de la Decisión 344; o dentro de los sesenta días siguientes, según el artículo 42 de la Decisión 486.
III. EXAMEN DE FONDO DE LA SOLICITUD. CONCESIÓN O DENEGACIÓN DEL TÍTULO DE PATENTE Si no hay oposición y se han vencido los plazos citados en el anterior epígrafe, de conformidad con el artículo 27 de la Decisión 344, la Oficina Nacional Competente realizará de oficio el examen de fondo en el que procede analizar si la solicitud es o no patentable, para lo cual se deberá determinar si satisface las exigencias de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial; de forma que no quede duda alguna de su patentabilidad, por medio de la utilización de todos los medios a su alcance.
Esta obligación de la Oficina Nacional Competente, no está contemplado en la Decisión 344, y ha sido reiterado por este Tribunal en los procesos 36-IP-03 de fecha 18 de junio de 2003, patente: “composición cosmética que contiene un compuesto de actividad simuladora de la producción de interlucina-6”; 43-IP-01 de 24 de agosto de 2001, patente de modelo de utilidad: “tanque compuesto”; 37-IP-02 de 27 de junio de 2001, patente: “acero inoxidable”; 82-IP-01 de 01 de octubre de 2001, patente: “compuestos farmacéuticos novedosos de 5-(2-imidazolinilamino) bencimidazol, útiles en el tratamiento y la prevención de desordenes respiratorios, oculares e intestinales”; entre muchos otros procesos.
Según el artículo 27 de la Decisión 344 y la reiterada jurisprudencia, el examen de fondo que debe realizarse a fin de conceder o no la patente, es una obligación de la Oficina Nacional Competente, quien de oficio debe hacerlo, sin solicitar pago de tasas ni otro requisito. Sin embargo, el artículo 44 de la Decisión 486, introdujo una modificación en este régimen en el sentido que ya no es obligación de la Oficina Nacional Competente, realizar de oficio este trámite sino que ahora el solicitante es quien queda obligado a solicitar que se examine si la invención es patentable, y además a cancelar una tasa por la realización de este examen, bajo sanción de que se declare abandonada la solicitud.
Es de suma importancia la realización de los exámenes tanto de forma como de fondo, para que la autoridad competente tenga un criterio absolutamente claro antes del otorgamiento o no de la patente de invención solicitada, pues la ausencia de algún requisito podría ocasionar que la solicitud no sea admitida a trámite, o que habiéndolo sido, no pueda concluir en una decisión de mérito.
Tanto el segundo inciso del artículo 27 de la Decisión 344 como el artículo 45 de la Decisión 486, señalan que durante la realización del examen podrían requerirse datos o documentos adicionales; de ser así, la entidad examinadora notificará al solicitante a fin de que haga valer sus argumentos y aclaraciones pertinentes. De conformidad con el artículo 29 de la Decisión 344, una vez cumplido el examen definitivo, si el informe es favorable en su totalidad, se otorgará la patente; si sólo es favorable parcialmente se otorgará el título por aquellas reivindicaciones aceptadas y si fuere desfavorable se denegará dicho título.
Este criterio es reiterado en el artículo 48 de la Decisión 486. En el caso de autos el actor, TETRA LAVAL HOLDINGS & FINANCE alega que no solicitó la realización del examen de fondo y no realizó el pago de tasa alguna, pues la normativa aplicable era la Decisión 344, por lo que la obligación era de la Oficina Nacional Competente; mientras que la Superintendencia de Industria y Comercio, aduce que declaró el abandono de la solicitud puesto que la norma vigente era la Decisión 486 y por tanto, TETRA LAVAL debía pedir a la Oficina Nacional Competente, la realización del examen de patentabilidad, previo pago de las tasas correspondientes.
El Tribunal consultante, una vez determinada la normativa aplicable al presente caso, deberá en base a los criterios sobre aplicación de la Ley en el tiempo, decidir si el examen de fondo debió haber sido efectuado de oficio por la Oficina Nacional Competente, o si por el contrario, el solicitante se encontraba obligado a pedir la realización de dicho examen.
Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: Primero: En principio, y con el fin de asegurar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas concretas se encuentran sometidas, a la norma vigente al tiempo de su constitución. Y si bien la nueva norma comunitaria no es aplicable, a las situaciones jurídicas nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata a los efectos futuros de la situación jurídica nacida bajo el imperio de la norma anterior.
Segundo: La Disposición Transitoria de la Decisión 486, señala que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, se regirá por la normativa vigente al momento de su otorgamiento. Sin embargo se aplicará la Decisión 486, en lo relativo al plazo de vigencia, uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas.
Para aquellos procedimientos en trámite en las etapas que aun no se hubiesen cumplido a la fecha de entrada en vigencia de esta Decisión, se aplicará la Decisión vigente, en cambio para aquellas etapas que ya se hubieran cumplido se aplicará la Decisión anterior. Tercero: Los artículos 13 y 14 de la Decisión 344, y los artículos 26 y 27 de la Decisión 486 establecen formalidades para el trámite de solicitudes de patente que son de obligatorio cumplimiento y que deben ser observadas por el peticionario para que su solicitud pueda ser admitida por la Oficina Nacional Competente.
Cuarto: A la mencionada Dependencia le corresponde, luego de recibir una solicitud, verificar si ella reúne todos los requisitos exigidos por la Decisión 344 o por la Decisión 486, según corresponda. Dicho examen deberá extenderse a sus anexos. De no acompañarse los documentos exigidos, la Autoridad deberá sin embargo admitir a trámite la solicitud, a reserva de proceder en una fase posterior, al examen de forma regulado por los artículos 21 y 22 de la Decisión 344 y los artículos 38 y 39 de la Decisión 486, sin que el incumplimiento de tales requisitos pueda ser motivo de rechazo o de no admisión de la misma.
El examen exigido por el artículo 21 en el caso de la Decisión 344 y por el artículo 38 en el caso de la Decisión 486 implica un análisis de los aspectos formales y no sobre cuestiones de fondo. Quinto: Si al realizar el aludido examen, la Oficina Nacional Competente considera que la solicitud no cumple los requisitos exigibles, debe formular las observaciones respectivas, a fin de que el peticionario dé respuesta a las mismas, o complemente los antecedentes dentro del plazo de treinta días hábiles –prorrogables por un período igual- en el caso que se aplique la Decisión 344 o de sesenta días si se aplica la Decisión 486 siguientes a la notificación. Sexto: De conformidad con los artículos 27 de la Decisión 344 y 44 de la Decisión 486 el examen de fondo de una solicitud de patente tiene por objeto determinar si la invención es o no patentable.
Cuando a juicio de la Oficina Nacional Competente, esa pretensión conlleva una posible vulneración, total o parcial, de derechos de terceros o, si se requiere de información adicional para el análisis de fondo, se deberá exigir al solicitante la presentación de ésta. Séptimo: En aplicación de la Decisión 344, la Oficina Nacional Competente deberá de oficio realizar dicho examen de fondo.
En el caso de la Decisión 486, es el solicitante quien debe requerir a la Autoridad competente la realización de dicho examen. Señalando la misma normativa que si no es solicitado el examen en un lapso de sesenta días, podrá declararse como abandonada la solicitud de concesión de patente. Corresponde al Juez consultante decidir conforme a la teoría de aplicación de la Ley en el tiempo, si la Decisión 344 o la 486 de la Comisión de la Comunidad Andina es la aplicable respecto a este caso.
De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario. Deberá así mismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el inciso tercero del artículo 128 del vigente Estatuto.
Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Walter Kaune Arteaga PRESIDENTE Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i.