Año XXI - Número 1096 Lima, 23 de julio de 2004 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Proceso 35-IP-2004.- Proceso 54-IP-2004.- Interpretación Prejudicial de los artículos 13, 14, 21, 22, 23, 25, 26, 27 y 29 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de los artículos 33, 38, 40, 44 y 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia; e interpretación de oficio del primer párrafo del artículo 24 de la Decisión 344 y los artículos 26, 27 h), 39, 42, 48 y Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486.

Proceso Interno N° 2003-00165 (8949). Actor: TETRA LAVAL HOLDINGS Y FINANCE S.A. Patente de invención: “método para la producción de material de empaque decorado con tinta para impresión” Interpretación de oficio de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud proveniente del Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Expediente Interno Nº 8261. Actor: “CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LOS PARQUES Y LA RECREACIÓN EN BOGOTÁ CORPARQUES”. MARCA: “MUNDO AVENTURA” (mixta) Pág. 1 12 PROCESO Nº 35-IP-2004 Interpretación Prejudicial de los artículos 13, 14, 21, 22, 23, 25, 26, 27 y 29 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de los artículos 33, 38, 40, 44 y 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia; e interpretación de oficio del primer párrafo del artículo 24 de la Decisión 344 y los artículos 26, 27 h), 39, 42, 48 y Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486.

Proceso Interno N° 2003-00165 (8949). Actor: TETRA LAVAL HOLDINGS Y FINANCE S.A. Patente de invención: “método para la producción de material de empaque decorado con tinta para impresión”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los dieciséis días del mes de junio del año dos mil cuatro. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 18, 33, 38, 40, 44, 45 y 47 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y 13, 14, 21, 22, 23, 25, 26, 27 y 29 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, contenida en el Oficio Nº 0534, de Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL fecha 14 de abril de 2004, del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, con motivo del Proceso Interno N° 2003-00165 (8949).

Que la mencionada solicitud cumple con todos los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 26 de mayo de 2004. Como hechos relevantes para la interpretación, se deducen: 23/07/2004 2.20 40886, por la cual declara abandonada la solicitud de privilegio de patente de invención por parte de TETRA LAVAL HOLDINGS & FINANCE S.A. Se recurrió en reposición contra esta Resolución, pero fue confirmada y así se agotó la vía administrativa. 2.2.

Fundamentos de la demanda Según se desprende de la consulta y sus anexos, el actor reclama que la Superintendencia de Industria y Comercio, le estaba exigiendo requisitos adicionales a los contenidos en la Decisión 344, para solicitar la patente, basándose en que la normativa aplicable era específicamente la Decisión 486. 1. Las partes La actora es la sociedad TETRA LAVAL HOLDINGS & FINANCE S.A. Se demanda a la Superintendencia de Industria y Comercio. 2.

Determinación de los hechos relevantes 2.1. Hechos Según el consultante, el 13 de mayo de 1998, TETRA LAVAL HOLDINGS & FINANCE S.A., solicitó la patente de invención “método para la producción de material de empaque decorado con tinta para impresión”. Se señala en la consulta que la solicitud al tiempo de su presentación, cumplía con todos los requisitos exigidos por la Decisión 344.

Esta solicitud de registro fue efectuada en uso de la reivindicación de prioridad, pues ya estaba patentada en Suecia desde el 14 de mayo de 1997. Señala el demandante que el 9 de septiembre de 1998, dentro del término legal fijado por auto No. 1211 de la División de Nuevas Creaciones de la Superintendecia de Industria y Comercio, se presentaron: “Nuevo extracto para publicación Nuevo capitulo (sic) reivindicatorio Nueva tarjeta temático (sic) Nueva (sic) capítulo descriptivo De esta manera y cumpliendo TODOS LOS REQUISITOS exigidos en la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena ”.

El 13 de octubre de 2000, se ordenó la publicación de la patente. Finalmente, por motivo desconocido por la demandante, la publicación se llevó a cabo el 27 de abril de 2001. El 30 de noviembre de 2001, la Superintendencia de Industria y Comercio emite la Resolución El problema radica en la procedencia de la obligación impuesta al solicitante, luego de la publicación de la solicitud, de pagar unas tasas para el examen de patentabilidad de la invención. Según el actor, estas tasas no eran exigidas en la Decisión 344, aunque sí se contemplan en el artículo 44 de la Decisión 486.

Con referencia a lo anterior, alega también violación al principio de legalidad puesto que “ no podía declararse abandonada una solicitud de patente porque para el tiempo en que la solicitud se radicó se encontraba vigente la Decisión 344, la cual era clara en manifestar que la oficina nacional competente debía proceder al examen de patentabilidad cuando la solicitud de patente de invención cumpliera con los requisitos de forma consagrados en los artículos 25 o 26 del mencionado ordenamiento, mientras que la Decisión 486 en el articulo (sic) 44 la cual (sic) la Superintendencia alegó para declarar el abandono, exigía al solicitante pedir que se examine si la invención es patentable ”.

Señala también, que con el cambio de la normativa andina, la exigencia del examen de patentabilidad dejó de ser una obligación de la Oficina Nacional Competente para que se trasladara al solicitante. Alegan además que cumplieron con los requisitos de la Decisión 344, y que en efecto no exigieron el examen de patentabilidad pues esperaban que, como lo contemplaba la norma vigente en ese entonces, la Oficina Nacional competente lo hiciera.

Por esos fundamentos solicita la nulidad de la resolución que declaró el abandono de la solicitud por indebida aplicación de la norma comunitaria. GACETA OFICIAL 2.3. Contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, al contestar la demanda, señala que según la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, ésta se aplica para las etapas aún no cumplidas a la fecha de su entrada en vigencia. En base a esto indica que “ es necesario aclarar que dado que la etapa del estudio de forma se agotó con la expedición de la orden de publicación efectuada el 13 de octubre de 2000, y la siguiente etapa del procedimiento se inició con la publicación de la solicitud el 27 de abril de 2001, el solicitante se encontraba obligado a pedir el examen de patentabilidad previsto en el artículo 44 de la Decisión 486”.

Y que, “ contó con un plazo de 6 meses a partir de la publicación para solicitar la realización del examen. La entrada en vigencia de la decisión (sic) 486 implicó una modificación en el trámite, y dicha modificación debió ser advertida por el interesado solicitante. Esta entidad (sic) no es responsable del descuido del referido solicitante y en esa medida no se le puede atribuir violación de las normas de la decisión (sic) 486 ”.

Más adelante arguye que “ esta Entidad aplicó estrictamente el artículo 44 de la decisión (sic) 486 que ordena declarar abandonada la solicitud de patente, cuando no medie petición para efectuar el examen de patentabilidad ”.

CONSIDERANDO

Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que en el presente caso, se solicita la interpretación de los artículos 18, 33, 38, 40, 44, 45 y 47 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y 13, 14, 21, 22, 23, 25, 26, 27 y 29 de la Decisión 344 de la Comisión del 23/07/2004 3.20 Acuerdo de Cartagena. Sin embargo, de los artículos solicitados solo serán interpretados los artículos 13, 14, 21, 22, 23, 25, 26, 27 y 29 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y los artículos 33, 38, 40, 44 y 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Además se interpretará de oficio el primer párrafo del artículo 24 de la Decisión 344 y los artículos 26, 27 h), 39, 42, 48 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486. El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: DECISIÓN 344 Artículo 13 “Las solicitudes para obtener patentes de invención deberán presentarse ante la Oficina Nacional Competente y deberán contener: a) Identificación del solicitante y del inventor: b) El título o nombre de la invención; c) La descripción clara y completa de la invención en forma tal que una persona versada en la materia pueda ejecutarla.

Para las invenciones que se refieren a materia viva, en las que la descripción no pueda detallarse en sí misma se deberá incluir el depósito de la misma, en una institución depositaria autorizada por las oficinas nacionales competentes. El material depositado formará parte integrante de la descripción. Los Países Miembros reglamentarán la instrumentación de los depósitos, incluyendo entre otros aspectos, la necesidad y oportunidad de hacerlos, su duración, reemplazo y suministro de muestras.

Los Países Miembros podrán reconocer como instituciones depositarias a centros de investigación localizados en el territorio de cualquiera de ellos; d) Una o más reivindicaciones que precisen la materia para la cual se solicita la protección mediante la patente; e) Un resumen con el objeto y finalidad de la invención; y, f) El comprobante de haber pagado la tasa de presentación establecida.

GACETA OFICIAL La ausencia de alguno de los requisitos enumerados en el presente artículo, ocasionará que la solicitud sea considerada por la oficina nacional competente como no admitida a trámite y no se le asignará fecha de presentación”. 23/07/2004 4.20 hubiese reivindicado y una vez terminado el examen de forma a que se refiere el artículo 21, la oficina nacional competente publicará el aviso de conformidad con la reglamentación que al afecto establezca cada País Miembro”.

Artículo 24 Artículo 14 “A la solicitud deberán acompañarse, en el momento de su presentación: a) Los poderes que fueren necesarios; b) Copia de la primera solicitud de patente en el caso en que se reivindique prioridad, señalándola expresamente; y, “El expediente no podrá ser consultado por terceros mientras no se efectúe la referida publicación, salvo que medie consentimiento escrito por parte del peticionario.

Una vez efectuada la publicación, el expediente tendrá carácter público y podrá ser consultado. ( )”. Artículo 25 c) Los demás requisitos que establezcan las legislaciones internas de los Países Miembros”. “Admitida la solicitud, la oficina nacional competente examinará, dentro de los quince días hábiles siguientes a su presentación, si ella se ajusta a los aspectos formales indicados en la presente Decisión”.

“Dentro del plazo de treinta días hábiles siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, observaciones fundamentales que puedan desvirtuar la patentabilidad de la invención, de conformidad con el procedimiento que al efecto disponga la legislación nacional del País Miembro. Las observaciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las legislaciones nacionales”.

Artículo 22 Artículo 26 “Si del examen resulta que la solicitud no cumple con los requisitos a los que hace referencia el artículo anterior, la Oficina Nacional Competente formulará las observaciones correspondientes a fin de que el peticionario presente respuesta a las mismas o complemente los antecedentes dentro del plazo de treinta días hábiles siguientes a la fecha de notificación. Dicho plazo será prorrogable por una sola vez y por un período igual, sin que pierda su prioridad.

“Si dentro del plazo previsto en el artículo anterior, se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, término que podrá ser prorrogable por una sola vez y por el mismo lapso, haga valer, si lo estima conveniente, sus argumentaciones, presente documentos o redacte nuevamente las reivindicaciones o la descripción de la invención. A tal efecto, serán aplicables las disposiciones de los artículos 17, 18, 19 o 20, según el caso, de la presente Decisión”.

Artículo 21 Si a la expiración del término señalado el peticionario no presentó respuesta a las observaciones o no complementó los antecedentes y requisitos formales, se considerará abandonada la solicitud”. Artículo 23 “Dentro de los dieciocho meses contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud o desde la fecha de prioridad que se Artículo 27 “Vencidos los plazos establecidos en los artículos 25 o 26, según fuere el caso, la Oficina Nacional Competente procederá a examinar si la solicitud es o no patentable.

Si durante el examen de fondo se encontrase que existe la posible vulneración total o par- GACETA OFICIAL cial de derechos adquiridos por terceros o que se necesitan datos o documentación adicionales o complementarios, se le requerirá por escrito al solicitante para que, dentro del plazo máximo de tres meses contados a partir de la notificación, haga valer los argumentos y aclaraciones que considere pertinentes o presente la información o documentación requerida.

Si el solicitante no cumple con el requerimiento en el plazo señalado, su solicitud se considerará abandonada”. Artículo 29 “Si el examen definitivo fuere favorable se otorgará el título de la patente. Si fuere parcialmente desfavorable, se otorgará el título solamente para las reivindicaciones aceptadas. Si fuere desfavorable se denegará”. 23/07/2004 5.20 i) de ser el caso, la copia del documento que acredite la licencia o autorización de uso de los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales de los Países Miembros, cuando los productos o procedimientos cuya protección se solicita han sido obtenidos o desarrollados a partir de dichos conocimientos de los que cualquiera de los Países Miembros es país de origen, de acuerdo a lo establecido en la Decisión 391 y sus modificaciones y reglamentaciones vigentes; j) de ser el caso, el certificado de depósito del material biológico; y, DECISIÓN 486 k) de ser el caso, la copia del documento en el que conste la cesión del derecho a la patente del inventor al solicitante o a su causante”.

Artículo 26 Artículo 27 “La solicitud para obtener una patente de invención se presentará ante la oficina nacional competente y deberá contener lo siguiente: “El petitorio de la solicitud de patente estará contenido en un formulario y comprenderá lo siguiente: a) el petitorio; b) la descripción; c) una o más reivindicaciones; d) uno o más dibujos, cuando fuesen necesarios para comprender la invención, los que se considerarán parte integrante de la descripción; e) el resumen; f) los poderes que fuesen necesarios; g) el comprobante de pago de las tasas establecidas; h) de ser el caso, la copia del contrato de acceso, cuando los productos o procedimientos cuya patente se solicita han sido obtenidos o desarrollados a partir de recursos genéticos o de sus productos derivados de los que cualquiera de los Países Miembros es país de origen;

( ) h) de ser el caso, la fecha, el número y la oficina de presentación de toda solicitud de patente u otro título de protección que se hubiese presentado u obtenido en el extranjero por el mismo solicitante o su causante y que se refiera total o parcialmente a la misma invención reivindicada en la solicitud presentada en el País Miembro”.

Artículo 33 “Se considerará como fecha de presentación de la solicitud, la de su recepción por la oficina nacional competente, siempre que al momento de la recepción hubiera contenido al menos lo siguiente: a) la indicación de que se solicita la concesión de una patente; b) los datos de identificación del solicitante o de la persona que presenta la solicitud, o que permitan a la oficina nacional competente comunicarse con esa persona;

GACETA OFICIAL c) la descripción de la invención; d) los dibujos, de ser éstos pertinentes; y, e) el comprobante de pago de las tasas establecidas. La ausencia de alguno de los requisitos enumerados en el presente artículo, ocasionará que la solicitud sea considerada por la oficina nacional competente como no admitida a trámite y no se le asignará fecha de presentación”.

Artículo 38 “La oficina nacional competente examinará, dentro de los 30 días contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, si ésta cumple con los requisitos de forma previstos en los artículos 26 y 27”. 23/07/2004 6.20 que la solicitud en cualquier momento siempre que se haya concluido el examen de forma. En tal caso, la oficina nacional competente ordenará su publicación”.

Artículo 42 “Dentro del plazo de sesenta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar la patentabilidad de la invención. A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez, un plazo adicional de sesenta días para sustentar la oposición. Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales”.

Artículo 39 Artículo 44 “Si del examen de forma resulta que la solicitud no contiene los requisitos establecidos en los artículos 26 y 27, la oficina nacional competente notificará al solicitante para que complete dichos requisitos dentro del plazo de dos meses siguientes a la fecha de notificación. A solicitud de parte dicho plazo será prorrogable por una sola vez, por un período igual, sin que pierda su prioridad.

“Dentro del plazo de seis meses contados desde la publicación de la solicitud, independientemente que se hubieren presentado oposiciones, el solicitante deberá pedir que se examine si la invención es patentable. Los Países Miembros podrán cobrar una tasa para la realización de este examen. Si transcurriera dicho plazo sin que el solicitante hubiera pedido que se realice el examen, la solicitud caerá en abandono”.

Si a la expiración del término señalado, el solicitante no completa los requisitos indicados, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación. Sin perjuicio de ello, la oficina nacional competente guardará la confidencialidad de la solicitud”. Artículo 45 Artículo 40 “Transcurridos dieciocho meses contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud en el País Miembro o cuando fuese el caso desde la fecha de prioridad que se hubiese invocado, el expediente tendrá carácter público y podrá ser consultado, y la oficina nacional competente ordenará la publicación de la solicitud de conformidad con las disposiciones nacionales.

No obstante lo establecido en el párrafo anterior, el solicitante podrá pedir que se publi- “Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante. Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales.

Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente. Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar GACETA OFICIAL de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente”.

Artículo 48 “Si el examen definitivo fuere favorable, se otorgará el título de la patente. Si fuere parcialmente favorable, se otorgará el título solamente para las reivindicaciones aceptadas. Si fuere desfavorable se denegará”. Disposición Transitoria Primera “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.

En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas: 23/07/2004 7.20 tiva vigente al momento de su otorgamiento. Por otra parte dispone que se aplicará la Decisión 486, en lo relativo a los plazos de vigencia, uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas.

La última situación que se plantea en esta norma, se refiere a aquellos procedimientos en tramite, para los cuales se aplicará la Decisión 486, en las etapas que aun no se hubiesen cumplido a la fecha de entrada en vigencia de esta Decisión. Es decir, a diferencia de la Decisión 344 y demás normas comunitarias anteriores en materia de propiedad industrial, la Decisión 486 plantea diferentes etapas a las contempladas en la Decisión 344, en el proceso de registro de una patente y de otros aspectos de la Propiedad Industrial.

En el caso de autos, el registro de la patente de invención “método para la producción de material de empaque decorado con tinta para impresión” fue solicitado por TETRA LAVAL HOLDINGS, el 13 de mayo de 1998; bajo la vigencia de la Decisión 344. Encontrándose en vigencia dicha Decisión, el 13 de octubre de 2000, la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio ordenó la publicación de la solicitud pero ésta no se hizo efectiva, si no hasta el 27 de abril de 2001, fecha en la que ya se encontraba en vigencia la Decisión 486.

A fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica y de confianza legítima, la norma comunitaria no surte efectos retroactivos; así pues, las situaciones jurídicas concretas se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente al tiempo de su constitución. Existe una diferencia sustancial para el caso de autos entre el procedimiento para el trámite de la solicitud de patente en la Decisión 344 con el de la Decisión 486.

En el primer caso la Autoridad Nacional es quien ordena y publica la solicitud; luego de esta publicación y vencidos los plazos para la presentación de observaciones, deberá realizar el examen de patentabilidad. En el segundo caso, el de la Decisión 486, si bien la Autoridad Nacional Competente igualmente ordena y publica el extracto de la solicitud, una vez vencidos los plazos para la presentación de observaciones, es el solicitante de la patente quien deberá exigir la realización del examen de patentabilidad.

La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, plantea tres situaciones, la primera se basa en la irretroactividad de la norma sustancial, al señalar que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, se regirá por la norma- El juez consultante deberá decidir, cuál será la normativa aplicable al caso; si la Decisión 344, vigente al momento de la solicitud de la patente de invención y de la orden de publicación por parte de la Autoridad Nacional Competente o la Decisión 486, vigente para el momento en que, I. APLICACIÓN DE LA LEY EN EL TIEMPO GACETA OFICIAL efectivamente, ocurrió la publicación; para ello deberá tener en cuenta los criterios de aplicación de la Ley en el tiempo, especialmente en las etapas que se consignan en la Decisión 486 a diferencia de la 344 que solo comprendía una sola etapa para su publicación. II.

DE LA SOLICITUD DE LA PATENTE Y DEL TRÁMITE DE LA SOLICITUD. DEL EXAMEN PRELIMINAR DE PATENTABILIDAD De conformidad con el régimen de la Decisión 344, a fin de obtener una patente, es necesario presentar una solicitud que contenga lo señalado en el artículo 13. Una vez que la solicitud es admitida a trámite se examinará si cumple con los requisitos formales y se verificará si su objeto es patentable.

Similares requisitos exige el artículo 26 de la Decisión 486, aunque añade algunas exigencias cuando se trate de patentar invenciones en las que se involucren recursos genéticos de los Países Miembros o aquellas desarrolladas en base a conocimientos de las comunidades indígenas, afro americanas o locales de nuestros países. En el presente caso se deberá verificar que cumpla con todos los requisitos necesarios, según los criterios de la aplicación de la Ley en el tiempo, cuestión que determinará el consultante.

La solicitud de patente debe estar acompañada de los documentos señalados en el artículo 14 de la Decisión 344 o en el artículo 26 y en el literal h) del artículo 27 de la Decisión 486, según corresponda, tales como: los poderes necesarios en el caso de que el titular de los derechos sea una persona distinta al solicitante o si el inventor y el titular de los derechos son personas distintas; copia de la primera solicitud de patente en el caso de que se requiera expresamente reivindicar la prioridad y otros requisitos que establezca la legislación interna del respectivo País Miembro.

A fin de determinar claramente la fecha en que fue presentada la solicitud, según la Decisión 486, será la fecha de recepción por la oficina nacional competente y siempre que contenga los requisitos y anexos documentales señalados anteriormente, de lo contrario se la tendrá como no presentada y por lo tanto no podrá ordenarse su publicación, no podrá realizarse el examen, ni mucho menos otorgarse o negarse la patente.

En la Decisión 344 esto no se indica de manera expresa. 23/07/2004 8.20 De acuerdo con el artículo 21 de la Decisión 344, la oficina nacional competente tenía la obligación de realizar un examen de forma respecto de las solicitudes admitidas a trámite, es decir, de aquellas que hubieran sido analizadas previamente de acuerdo con el último párrafo del artículo 13; este examen debía realizarse de oficio, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la presentación. Esta obligación es igualmente contemplada en el artículo 38 de la Decisión 486, extendiéndose el plazo para realizarlo de oficio a 30 días contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud.

Este examen consiste en la verificación de que la solicitud cumpla efectivamente con todos los requisitos exigidos por el artículo 13 de la Decisión 344 y que, hayan sido anexados a la misma los documentos requeridos por el artículo 14. En el caso de la Decisión 486 debe cumplir con los requisitos de forma y acompañar los anexos contemplados en los artículos 26 y 27.

Este Tribunal ha manifestado con respecto a esta revisión de la solicitud que: “En este primer examen, conocido como examen de forma, la Oficina Nacional no examinará la novedad, ni la actividad inventiva, ni tampoco exigirá un informe sobre el estado de la técnica”. (Proceso 43IP-01, de fecha 24 de agosto de 2001, Patente de modelo de utilidad: Tanque Compuesto).

Si del examen de forma (artículo 21 de la Decisión 344 o 38 de la Decisión 486) resultara que la solicitud no contiene los requisitos exigidos tanto en la Decisión 344 como en la 486, la oficina nacional competente formulará las observaciones correspondientes a fin de que el peticionario las absuelva dentro del plazo de 30 días (para el caso de la Decisión 344) o de 60 días (para el caso de la Decisión 486), según corresponda, so pena de que su solicitud se declare en abandono. En consecuencia, la Oficina Nacional Competente, está en la obligación de comunicarle al solicitante, los defectos en su presentación o la falta de cumplimiento de alguno de los requisitos.

El artículo 22 de la Decisión 344 determina, que si del examen formal realizado por la Oficina Nacional Competente resulta que la solicitud no cumple los requisitos exigidos por el artículo 21, debe formular las observaciones correspondientes, “a fin de que el peticionario presente respuestas a las mismas o complemente los antecedentes dentro del plazo de 30 días hábi- GACETA OFICIAL les a la fecha de notificación, plazo que puede ser prorrogable por una sola vez y por un período igual sin que la solicitud pierda su prioridad”.

(Interpretación proferida el 16 de septiembre de 2003, dentro del Proceso 80-IP-03, patente: “composiciones de pantalla solar de radiación ultravioleta que exhiben una mejorada protección contra la radiación ultravioleta”). Similar criterio es contemplado en el artículo 39 de la Decisión 486, es decir, la oficina nacional competente deberá notificar al solicitante, pero en este último caso, el plazo se extiende a los dos meses siguientes a su notificación. Posteriormente, y atendiendo a lo establecido por el artículo 23 de la Decisión 344 reproducido en el artículo 40 de la Decisión 486, la Oficina Nacional revisará las correcciones realizadas y si éstas subsanan los defectos detectados, dentro de los dieciocho meses siguientes publicará el aviso correspondiente, de conformidad con la normativa interna que al efecto se establezca en el País Miembro respectivo.

El artículo 40 de la Decisión 486 en su segundo inciso, señala una excepción al plazo de dieciocho meses para la publicación, en el sentido que el propio solicitante puede pedir que la solicitud se publique antes de ese plazo, siempre que ya se hubiese concluido el examen; lo que también estaba contemplado en la primera parte del artículo 24 de la Decisión 344.

Luego de la publicación, cualquiera que tenga legítimo interés puede ejercer su derecho de oposición, por medio de observaciones fundamentadas que puedan desvirtuar la patentabilidad de la invención dentro de los treinta días siguientes a la publicación, según el artículo 25 de la Decisión 344; o dentro de los sesenta días siguientes, según el artículo 42 de la Decisión 486.

III. EXAMEN DE FONDO DE LA SOLICITUD. CONCESIÓN O DENEGACIÓN DEL TÍTULO DE PATENTE Si no hay oposición y se han vencido los plazos citados en el anterior epígrafe, de conformidad con el artículo 27 de la Decisión 344, la Oficina Nacional Competente realizará de oficio el examen de fondo en el que procede analizar si la solicitud es o no patentable, para lo cual se deberá determinar si satisface las exigencias de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial; de forma que no quede duda alguna de su 23/07/2004 9.20 patentabilidad, por medio de la utilización de todos los medios a su alcance.

Esta obligación de la Oficina Nacional Competente, no está contemplado en la Decisión 344, y ha sido reiterado por este Tribunal en los procesos 36-IP-03 de fecha 18 de junio de 2003, patente: “composición cosmética que contiene un compuesto de actividad simuladora de la producción de interlucina-6”; 43-IP-01 de 24 de agosto de 2001, patente de modelo de utilidad: “tanque compuesto”; 37-IP-02 de 27 de junio de 2001, patente: “acero inoxidable”; 82-IP-01 de 01 de octubre de 2001, patente: “compuestos farmacéuticos novedosos de 5-(2-imidazolinilamino) bencimidazol, útiles en el tratamiento y la prevención de desordenes respiratorios, oculares e intestinales”; entre muchos otros procesos.

Según el artículo 27 de la Decisión 344 y la reiterada jurisprudencia, el examen de fondo que debe realizarse a fin de conceder o no la patente, es una obligación de la Oficina Nacional Competente, quien de oficio debe hacerlo, sin solicitar pago de tasas ni otro requisito. Sin embargo, el artículo 44 de la Decisión 486, introdujo una modificación en este régimen en el sentido que ya no es obligación de la Oficina Nacional Competente, realizar de oficio este trámite sino que ahora el solicitante es quien queda obligado a solicitar que se examine si la invención es patentable, y además a cancelar una tasa por la realización de este examen, bajo sanción de que se declare abandonada la solicitud.

Es de suma importancia la realización de los exámenes tanto de forma como de fondo, para que la autoridad competente tenga un criterio absolutamente claro antes del otorgamiento o no de la patente de invención solicitada, pues la ausencia de algún requisito podría ocasionar que la solicitud no sea admitida a trámite, o que habiéndolo sido, no pueda concluir en una decisión de mérito.

Tanto el segundo inciso del artículo 27 de la Decisión 344 como el artículo 45 de la Decisión 486, señalan que durante la realización del examen podrían requerirse datos o documentos adicionales; de ser así, la entidad examinadora notificará al solicitante a fin de que haga valer sus argumentos y aclaraciones pertinentes. De conformidad con el artículo 29 de la Decisión 344, una vez cumplido el examen definitivo, si el informe es favorable en su totalidad, se otor- GACETA OFICIAL 23/07/2004 10.20 gará la patente; si sólo es favorable parcialmente se otorgará el título por aquellas reivindicaciones aceptadas y si fuere desfavorable se denegará dicho título.

Este criterio es reiterado en el artículo 48 de la Decisión 486. En el caso de autos el actor, TETRA LAVAL HOLDINGS & FINANCE alega que no solicitó la realización del examen de fondo y no realizó el pago de tasa alguna, pues la normativa aplicable era la Decisión 344, por lo que la obligación era de la Oficina Nacional Competente; mientras que la Superintendencia de Industria y Comercio, aduce que declaró el abandono de la solicitud puesto que la norma vigente era la Decisión 486 y por tanto, TETRA LAVAL debía pedir a la Oficina Nacional Competente, la realización del examen de patentabilidad, previo pago de las tasas correspondientes.

El Tribunal consultante, una vez determinada la normativa aplicable al presente caso, deberá en base a los criterios sobre aplicación de la Ley en el tiempo, decidir si el examen de fondo debió haber sido efectuado de oficio por la Oficina Nacional Competente, o si por el contrario, el solicitante se encontraba obligado a pedir la realización de dicho examen. la normativa anterior, se regirá por la normativa vigente al momento de su otorgamiento.

Sin embargo se aplicará la Decisión 486, en lo relativo al plazo de vigencia, uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas. Para aquellos procedimientos en trámite en las etapas que aun no se hubiesen cumplido a la fecha de entrada en vigencia de esta Decisión, se aplicará la Decisión vigente, en cambio para aquellas etapas que ya se hubieran cumplido se aplicará la Decisión anterior.

Tercero: Los artículos 13 y 14 de la Decisión 344, y los artículos 26 y 27 de la Decisión 486 establecen formalidades para el trámite de solicitudes de patente que son de obligatorio cumplimiento y que deben ser observadas por el peticionario para que su solicitud pueda ser admitida por la Oficina Nacional Competente. Cuarto: A la mencionada Dependencia le corresponde, luego de recibir una solicitud, verificar si ella reúne todos los requisitos exigidos por la Decisión 344 o por la Decisión 486, según corresponda.

Dicho examen deberá extenderse a sus anexos. De no acompañarse los documentos exigidos, la Autoridad deberá sin embargo admitir a trámite la solicitud, a reserva de proceder en una fase posterior, al examen de forma regulado por los artículos 21 y 22 de la Decisión 344 y los artículos 38 y 39 de la Decisión 486, sin que el incumplimiento de tales requisitos pueda ser motivo de rechazo o de no admisión de la misma.

Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: Primero: En principio, y con el fin de asegurar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas concretas se encuentran sometidas, a la norma vigente al tiempo de su constitución. Y si bien la nueva norma comunitaria no es aplicable, a las situaciones jurídicas nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata a los efectos futuros de la situación jurídica nacida bajo el imperio de la norma anterior.

Segundo: La Disposición Transitoria de la Decisión 486, señala que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con El examen exigido por el artículo 21 en el caso de la Decisión 344 y por el artículo 38 en el caso de la Decisión 486 implica un análisis de los aspectos formales y no sobre cuestiones de fondo.

Quinto: Si al realizar el aludido examen, la Oficina Nacional Competente con- GACETA OFICIAL sidera que la solicitud no cumple los requisitos exigibles, debe formular las observaciones respectivas, a fin de que el peticionario dé respuesta a las mismas, o complemente los antecedentes dentro del plazo de treinta días hábiles –prorrogables por un período igual- en el caso que se aplique la Decisión 344 o de sesenta días si se aplica la Decisión 486 siguientes a la notificación. Sexto: Séptimo: De conformidad con los artículos 27 de la Decisión 344 y 44 de la Decisión 486 el examen de fondo de una solicitud de patente tiene por objeto determinar si la invención es o no patentable.

Cuando a juicio de la Oficina Nacional Competente, esa pretensión conlleva una posible vulneración, total o parcial, de derechos de terceros o, si se requiere de información adicional para el análisis de fondo, se deberá exigir al solicitante la presentación de ésta. En aplicación de la Decisión 344, la Oficina Nacional Competente deberá de oficio realizar dicho examen de fondo.

En el caso de la Decisión 486, es el solicitante quien debe requerir a la Autoridad competente la realización de dicho examen. Señalando la misma normativa que si no es solicitado el examen en un lapso de sesenta días, podrá declararse como abandonada la solicitud de concesión de patente. Corresponde al Juez consultante decidir conforme a la teoría de aplicación de la Ley en el tiempo, si la Decisión 344 o la 486 de la 23/07/2004 11.20 Comisión de la Comunidad Andina es la aplicable respecto a este caso.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario. Deberá así mismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el inciso tercero del artículo 128 del vigente Estatuto.

Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Walter Kaune Arteaga PRESIDENTE Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. GACETA OFICIAL 23/07/2004 12.20 PROCESO 54-IP-2004 Interpretación de oficio de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud proveniente del Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Expediente Interno Nº 8261. Actor: “CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LOS PARQUES Y LA RECREACIÓN EN BOGOTÁ - CORPARQUES”. MARCA: “MUNDO AVENTURA” (mixta). EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los diez y seis días del mes de junio del año dos mil cuatro; en la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por medio del Consejero Ponente, Doctor Camilo Arciniegas Andrade.

Signos Distintivos, por medio de la cual se declaró fundada una observación y se negó al demandante el registro de la marca MUNDO AVENTURA, para distinguir servicios de la clase 42. Pide, además que se declare la nulidad de las Resoluciones Nº 04150 de 29 de febrero de 2000 y Nº 06031 de 27 de febrero de 2002, confirmatorias de la anterior.

VISTOS: Que la solicitud se ajusta a las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto, por lo que su admisión a trámite ha sido considerada procedente mediante auto proferido el 9 de junio del corriente. Tomando en consideración: 1.

ANTECEDENTES. 1.1. Las partes: Demandante: CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LOS PARQUES Y LA RECREACIÓN EN BOGOTÁ – CORPARQUES Demandada: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Tercero Interesado: MARCOS VENTURA Y MARCELA PONCE DE LEÓN 1.2. Objeto y fundamento de la demanda: Pretende la accionante que mediante sentencia se declare nula la Resolución Nº 20686 de 30 de septiembre de 1999 proferida por la División de Como consecuencia y a título de restablecimiento del derecho, solicita que se ordene a la entidad demandada el registro de la marca mencionada.

Manifiesta la demandante que los actos administrativos citados deben anularse porque su expedición viola el artículo 134, en concordancia con el artículo 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comisión. Expone que la Administración debió tener en cuenta, en primer lugar, que las marcas distinguen servicios y no productos y que en segundo lugar, la negada MUNDO AVENTURA es mixta, mientras que la observante AVENTURA es denominativa, lo cual incidió en un examen comparativo inadecuado.

Considera que entre las marcas en conflicto no existe similitud que pueda originar confusión pues la solicitada tiene un componente gráfico preponderante que la diferencia perfectamente de la opositora. Expone que además, la expresión marcaria MUNDO AVENTURA (mixta) no encaja en ninguna de las causales de irregistrabilidad y que no se asemeja a otra marca registrada con anterioridad por un tercero para los mismos servicios.

GACETA OFICIAL 1.3. Contestación a la demanda: LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO argumenta que se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho a la defensa. Alega que MUNDO AVENTURA presenta semejanza gráfica, fonética y conceptual con la marca AVENTURA, capaz de inducir al público a error.

Estima que la idea que transmiten al consumidor es la misma por el componente AVENTURA que comparten ambos signos por el concepto mismo de la palabra que conlleva una relación entre ellos capaz de inducir a error. Arguye que el elemento gráfico caracterizante de MUNDO AVENTURA no aporta distintividad alguna pues consiste en la representación gráfica de las palabras que la conforman y que los servicios a distinguirse son los mismos lo cual induciría inevitablemente a error al público consumidor.

MARCOS VENTURA y MARCELA PONCE DE LEÓN en calidad de tercero interesado comparece al proceso para reafirmar su derecho de prioridad y para respaldar los argumentos que sirvieron de base a la Superintendencia para negar el registro solicitado. 2. NORMAS A SER INTERPRETADAS. La solicitud de registro de la marca MUNDO AVENTURA (mixta) se presentó el 28 de noviembre de 1998, en vigencia de la Decisión 344, por ello, corresponde interpretar los artículos 81 y 83 literal a) de esta norma comunitaria y no los que solicita el consultante correspondientes a la Decisión 486.

Para aclarar lo concerniente a la aplicación de la ley en el tiempo se hará referencia a la Disposición Transitoria Primera de esta última Decisión. A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas. DECISIÓN 344 Artículo 81 “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los 23/07/2004 13.20 productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.” Artículo 83 “Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.” DECISIÓN 486 Disposición Transitoria Primera “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.

3. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, según lo dispone el artículo 32 de su tratado. GACETA OFICIAL 23/07/2004 14.20 4.

CONSIDERACIONES. es decir, luego que termina su aplicación inmediata; aplicación retroactiva de una norma, es aquélla que se hace para regir hechos, situaciones o relaciones que tuvieron lugar antes del momento en que entra en vigencia, es decir, antes de su aplicación inmediata; y aplicación diferida de una norma es aquélla que se hace cuando la norma expresamente ha señalado que deberá aplicarse en un momento futuro, que empieza a contarse después del momento en que entre en vigencia”.

(Rubio, Marcial. Título Preliminar. PARA LEER EL CÓDIGO CIVIL, Vol. III. Pontificia Universidad Católica del Perú. Fondo Editorial. Lima: 1988. p. 57 y SS).” 1 Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará los aspectos relacionados con: la aplicación de la ley en el tiempo; requisitos para el registro de marca, la distintividad como condición básica para el registro; irregistrabilidad por razón del riesgo de confusión; comparación entre signos, marcas mixtas vs. marcas denominativas; y la debilidad de ciertas marcas. 4.1.

La aplicación de la ley en el tiempo: De la solicitud de interpretación prejudicial y de los anexos correspondientes al proceso interno Nº 8261, se desprende que la solicitud del registro de marca, se presentó el 28 de noviembre de 1998, fecha en que se encontraba vigente la Decisión 344, normativa que fue sustituida por la Decisión 486 a partir del 1 de diciembre del año 2000, razón ésta que obliga a realizar algunas consideraciones atinentes al tránsito legislativo y a la definición de la ley aplicable.

Dentro del tema de la aplicación de la norma comunitaria en el tiempo, cabe aclarar lo referente a la irretroactividad, retroactividad y ultra actividad de la ley; sobre el primer punto, diremos que al expedirse una nueva norma, ésta regirá los hechos que se produzcan después de su entrada en vigor, ya que la ley rige para lo venidero o posterior; por su parte, la ultra actividad de la ley, existe cuando la norma anterior, sigue rigiendo los hechos ocurridos cuando ella se encontraba en vigencia, es decir que la eficacia de la ley permanece en el tiempo, para regular situaciones jurídicas anteriores; finalmente, la aplicación retroactiva de la ley implica que la nueva norma regule hechos ocurridos antes de su expedición. Este Tribunal en sentencias anteriores ha realizado las siguientes consideraciones dentro del tema: “Marcial Rubio Correa señala que: “Aplicación inmediata de una norma, es aquélla que se hace a los hechos, relaciones y situaciones que ocurren mientras tiene vigencia, es decir, entre el momento en que entra en vigor y aquél en que es derogada o modificada; aplicación ultra activa de una norma, es aquélla que se hace a los hechos, relaciones y situaciones que ocurren luego que ha sido derogada o modificada de manera expresa o tácita, La norma de carácter sustantivo rige para lo posterior, es decir, que no tiene efecto retroactivo, a menos que excepcionalmente se le haya conferido tal calidad; el respeto de este principio constituye una garantía de seguridad y estabilidad de los derechos adquiridos.

Por otro lado, las normas adjetivas o de procedimiento, se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que se aplicarán sobre los hechos que se produzcan en tiempo posterior a su entrada en vigencia, rigiendo los procedimientos o etapas que se inicien o se hallen en curso a ese momento. La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 explica que “Todo derecho válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión se regirá por las disposiciones aplicables a la fecha de su otorgamiento ”.

Al referirse la norma comunitaria a derecho válidamente concedido, nos encontramos frente a lo que la doctrina denomina como derechos adquiridos, los que no pueden ser vulnerados con una aplicación retroactiva de la ley, ya que, tales derechos pertenecen a su titular y de ellos nadie puede privarlo, no podrán ser alterados, si fueron concedidos en forma legal, o como expresa la norma comunitaria en forma válida.

Con lo anterior se reitera lo que sobre el tema ha manifestado el Tribunal al señalar que: 1 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 21 de mayo del 2003. Proceso Nº 42-IP2003. Marca “ACERO DIAMANTE”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 963 del 5 de agosto del 2003. GACETA OFICIAL 23/07/2004 15.20 “…toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquélla disciplinados.

Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma sustancial posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior. En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior, señalando que el mismo subsistirá por el tiempo que fue concedido”. perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica.

“ la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.

Lo anterior se confirma con lo que el Tribunal ha manifestado a efectos de determinar la normativa vigente al momento de la emisión del acto administrativo, para lo cual se deberá observar, “ tanto a la concesión del registro como a sus correspondientes declaratorias de … anulación, la normativa comunitaria vigente para el momento en que fueron introducidas las respectivas solicitudes de concesión del registro, o … de nulidad del mismo, a través de los recursos y acciones pertinentes” (Proceso 28-IP-95, caso “CANALI”, publicado en la G.O.A.C. N° 332, del 30 de marzo de 1998)”. 2 El signo marcario le da a la mercadería su individualidad y permite que un producto o servicio sea reconocido entre otros similares que se ofertan en el mercado por sus competidores; 4.2.

Requisitos para el registro de marcas. A través del mencionado artículo, la normativa comunitaria protege al consumidor, evitando que sea engañado o que incurra en confusión, y precautela el interés del titular de la marca, a fin de que terceros no se aprovechen indebidamente de su prestigio y fama. Además de cumplir los mencionados requisitos es necesario que el signo no incurra en las prohibiciones señaladas por los artículos 82 y 83 del mismo cuerpo legal. 4.2.1.

La distintividad. Este Tribunal al respecto ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”. 3 4.2.2.

La perceptibilidad. El signo marcario debe tener la posibilidad de ser apreciado, a través de todo signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos, que son la única forma de que el sujeto perciba los estímulos externos. Fernández Novoa sobre este aspecto explica que: “ para que los demás perciban el signo, es preciso que éste adquiera forma sensible: El artículo 81 de la Decisión 344 expresa que los requisitos para el registro de marcas son: 2 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Sentencia de 9 de julio del 2003.

Proceso Nº 39-IP2003. Marca: “& MIXTA”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 965 de 8 de agosto del 2003. 3 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 26 de julio del 2000. Proceso Nº 46-IP2000. Marca: “CAMPO VERDE”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 594, de 21 de agosto del 2000, GACETA OFICIAL 23/07/2004 16.20 tenden violarla, no servirá a los fines para los que fue creada.” 5 que se materialice en un envase o en el propio producto, o bien en las correspondientes expresiones publicitarias.” 4 4.2.3.

Susceptibilidad de representación gráfica. El signo registrado como marca debe tener la posibilidad de ser representado materialmente, ya sea a través de figuras, palabras, signos mixtos, colores o cualquier mecanismo que lo exprese, a fin de que el usuario, pueda conocer el producto o servicio. La descripción gráfica o material del signo, es el requisito mediante el cual el creador de la marca la lleva del campo subjetivo a la realidad. 4.2.4.

La distintividad como condición básica para el registro. Tanto la doctrina, como la jurisprudencia coinciden en que, la función primordial de la marca es diferenciar productos y servicios, a fin de que el consumidor los individualice e identifique, pudiendo realizar de manera adecuada la elección de los productos que desea adquirir, tal condición permite al usuario, reiterar la compra de los productos o servicios de las características que se ajustan a sus necesidades o preferencia. El permitir el registro de marcas carentes de fuerza distintiva, significaría crear confusión en el mercado, además, de que tal hecho causaría graves perjuicios al titular de la marca que vería afectado su derecho de uso exclusivo sobre el signo distintivo.

La normativa comunitaria contenida en el Régimen Común de Propiedad Industrial, ofrece adecuada protección a la marca, impidiendo que se registren, signos carentes del elemento distintivo. Cabe recalcar, que al crearse un conjunto marcario, el universo de posibilidades es amplísimo, pues se pueden combinar de manera creativa diversos elementos, tanto gráficos como denominativos, con términos tomados tanto del lenguaje común, como de la fantasía, por lo que el resultado puede ser siempre original y por lo tanto distintivo, con respecto de signos antes registrados por otros titulares.

Sin embargo, el hecho de que el signo sea distintivo, no asegura per se que pueda acceder al registro marcario, pues a más de cumplir con tal condición, debe ser también perceptible y susceptible de representación gráfica, además de no incurrir en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas por el Régimen Común de Propiedad Industrial. 4.3.

Irregistrabilidad de signos confundibles por identidad o similitud. Un signo capaz de crear confusión no es registrable, ya que carece de fuerza distintiva, que es el elemento fundamental con que debe cumplir todo signo que aspira a obtener la condición de marca. La Oficina Nacional Competente, deberá realizar el respectivo examen de registrabilidad, en donde se debe analizar si el signo cumple con las condiciones para el registro marcario, de acuerdo a los parámetros establecidos por la normativa en materia de marcas.

Vale la pena considerar al respecto lo que algunos doctrinantes enseñan, así: “ es indispensable evitar en toda forma el registro de marcas que teniendo algún parecido o semejanza, puedan dar lugar a establecer confusión y engaño en el público desprevenido, así como una competencia desleal en el campo industrial, pues con una marca imitada se aprovecharía un fabricante ilícitamente del prestigio de un producto acreditado antes por el esfuerzo y dinero de otro.” 6 Jorge Otamendi opina al respecto que: “El distinguir un producto o un servicio con una marca en forma exclusiva hace la esencia del sistema marcario.

Por lo tanto, una ley que no defienda en forma efectiva esta exclusividad protegiéndola contra quienes pre- 4 FERNÁNDEZ Novoa Carlos. “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo. S.A. 1984. Pág. 21 y ss. 5 6 OTAMENDI Jorge. “DERECHO DE MARCAS” Editorial Lexis Nexis. Abeledo Perrot. Buenos Aires 2002. Pág. 230 CAVELIER, Germán. “MARCAS DE FÁBRICA Y NOMBRES COMERCIALES”.

Editorial Temis. Bogotá, Colombia. 1962. Pág. 190. GACETA OFICIAL “El criterio fundamental al prohibir el registro de una marca en que sus signos y los productos o servicios que distingue sean idénticos o semejantes a la marca anterior con la que se compara es evitar la confusión en el mercado” 7 23/07/2004 17.20 negar el registro solicitado.

La Jurisprudencia del Tribunal ha manifestado lo siguiente: “ es necesario establecer que en términos generales la confusión se origina en la semejanza entre los signos distintivos y la mayor o menor similitud de los productos que estas marcas protejan, factores que llevan a los consumidores a error o confusión en cuanto al origen de los productos vendidos con la marca similar, sin tomar en cuenta que estos productos pueden provenir de empresas diferentes”. 9 A voces de la Enciclopedia Jurídica Omeba, “La confusión provoca denegatoria de la inscripción, aunque no exista oposición, si estima la autoridad pertinente que la misma es evidente, y aunque exista la posibilidad de producirse, porque en este caso está velando por la honestidad de las relaciones comerciales.” 8 La similitud entre marcas puede presentarse en los aspectos, ortográfico, fonético o ideológico; la similitud ortográfica, se presenta por la coincidencia de las letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la sucesión de vocales, la longitud de las palabras, el número de sílabas, las terminaciones o las raíces comunes, pueden causar confusión, la similitud es ideológica, cuando los signos observados, evoquen las mismas o similares ideas y en consecuencia, pueden ser considerados confundibles; la similitud es fonética, cuando las palabras que conforman las marcas al ser pronunciadas producen un sonido semejante, tal condición depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones.

La prohibición, de registrar signos idénticos o similares, evita que se generen condiciones injustas de mercado, a fin de que el consumidor no incurra en confusión o error al realizar la elección de los productos que desea adquirir, además a través de dicha restricción, se brinda una adecuada protección al derecho exclusivo de que goza el titular de la marca.

Un signo que no sea distintivo, en relación con una marca ya existente en el mercado, puede provocar error entre los consumidores, por ello, la Norma Comunitaria ha determinado que la sola posibilidad de confusión es suficiente para 7 8 BAYLOS, Corroza Hermenegildo. “TRATADO DE DERECHO INDUSTRIAL”. Editorial Civitas. Madrid, 1993. Pág. 829.

OSORIO, Manuel: “ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA”, Tomo XIX, Editorial Driskill S.A. Buenos Aires-Argentina, 1984. Pág. 101. “ se le otorga a la administración la facultad de determinar cuando un signo tiene por fin provocar un riesgo de confusión, aprovechando del conocimiento o prestigio de otra marca, para beneficiarse de la venta de productos similares, pero que obedecen a una línea nueva que quizás no cumpla con las mismas exigencias de calidad y cualidad de un producto reconocido en el mercado, disfrazándose una actitud defraudatoria que al ser detectada debe causar la denegación del registro en aras de la protección general de los consumidores.” 10 La confusión generada entre las marcas es directa cuando la semejanza conduce al comprador a adquirir un producto o un servicio, creyendo que está comprando otro; es indirecta cuando el consumidor atribuye erróneamente a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. 4.4.

Comparación entre signos, marcas mixtas vs. marcas denominativas. La marca mixta se conforma por un elemento denominativo, es decir una palabra o conjunto de palabras, que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual y un elemento gráfico que puede componerse de una o varias imágenes, que en suma deben formar un conjunto marcario capaz de ser distintivo. 9 10 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia del 11 de marzo de 1998. Proceso Nº 14IP-96. Marca: “PROMOFERIAS”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 363 del 11de agosto de 1998. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 17 de octubre del 2001. Proceso Nº 65IP-2001, Marca: “SUSSEX”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 729 de 15 de noviembre del 2001.

GACETA OFICIAL La comparación de las marcas en conflicto determinará si entre ellas existe confusión, la que puede ser directa o indirecta. Se debe realizar el cotejo entre una marca mixta y una denominativa, destacando que, para la comparación, deberá tenerse en cuenta que el elemento denominativo de la marca mixta suele, por lo general, ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva que tienen las palabras, las que por definición son pronunciables, además el elemento denominativo impacta y permanece en la mente del consumidor, porque es a través de la denominación, como se solicita al producto o servicio distinguido por la marca; no obstante, en algunos casos, se le reconoce prioridad al elemento gráfico, por sus características, tamaño, color y colocación de la gráfica, que pueden ser determinantes.

Para establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre las marcas mixta y denominativa, se debe analizar si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si son tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular de la marca. Al respecto el Tribunal ha señalado: “La Doctrina ha contribuido a estructurar criterios para afirmar la existencia o no de confusión resultante en la comparación entre marcas mixtas y denominativas.

El siguiente concepto de Aldo Cornejo es ilustrativo al respecto, cuando dice que: En este caso se efectuará el examen, atendiendo fundamentalmente al aspecto nominativo de las marcas. Si ellos son semejantes entonces las marcas son confundibles. Este proceder está arreglado al principio según el cual la confundibilidad hay que apreciarla en base a los elementos semejantes y no a los desemejantes.

Igualmente no debe olvidarse la importancia de la palabra como elemento principal para determinar la confundibilidad o no entre las marcas en litigio”. 11 23/07/2004 18.20 consideradas para determinar la existencia del riesgo de confusión, las que según el tratadista Breuer Moreno expresan que: “1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2.

Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.” (“TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y SS.) 12 El cotejo de todo tipo de marcas, debe realizarse en conjunto, sin descomponer los signos en conflicto, para efectos de establecer similitud, es decir, se debe procurar tener una visión global de todos los factores integrantes de la marca con el objeto de no destruir su unidad fonética, auditiva e ideológica; la visión de conjunto, se da por la impresión que el consumidor medio tiene sobre el conjunto marcario; esta comparación se basará en la impresión unitaria que el signo produce en los sentidos.

En la comparación de marcas debe emplearse el método de cotejo sucesivo; no cabe el análisis simultáneo dado que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en forma individualizada o por separado. En lo referente a la similitud general entre dos marcas, se observan los elementos semejantes existentes entre ellas, para percibir el riesgo de confusión. 4.5.

La marca débil: El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina reiteradamente, en sus sentencias sobre la materia, ha mencionado las reglas que deben ser 11 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIIDAD ANDINA. Sentencia del 27 de noviembre de 2002. Proceso Nº 101-IP-2002. Marca: “COLA REAL + GRÁFICA” Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 877 de 19 de diciembre de 2002.

Considera pertinente el Tribunal referirse a “la debilidad de la marca”, que se presenta cuando 12 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIIDAD ANDINA. Sentencia del 10 de abril del 2002. Proceso Nº 01-IP2002. Marca: “JOHANN MARIA FARINA”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Nº 633 de 17 de enero de 2001. GACETA OFICIAL 23/07/2004 19.20 el signo marcario está conformado exclusivamente por palabras de utilización libre, sufijos o prefijos de uso común; este tipo de marca tendrá menor fuerza para impedir que otros escojan signos vecinos o similares también de libre uso.

Al elaborar una marca, se pueden utilizar indistintamente prefijos, sufijos, raíces o terminaciones de uso común, o palabras, en fin, que por ser tales, no pueden ser objeto de monopolio absoluto por persona alguna; por tal razón el titular de una marca que contenga una expresión de esta naturaleza, no se encuentra amparado por la ley para oponerse a que terceros puedan incluir dicho vocablo, en combinación de otros elementos, en el diseño de signos marcarios, siempre y cuando el resultado sea suficientemente distintivo a fin de no generar la posibilidad de confusión. de uso general o necesario.

El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente” (Otamendi, Jorge;

Ob.cit., p. 191 y 192).” 13 Con relación al uso de expresiones de uso común en la configuración de las marcas, Otamendi señala que: “El titular de una marca que contenga una partícula de uso común, no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente, un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario.

El derecho de uso exclusivo conferido por el registro al titular de la marca, descarta que, palabras, partículas, prefijos o sufijos, necesarios o usuales que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular marcario, porque no se puede impedir que el público en general los siga utilizando. “ se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente.” 14 El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en una de sus sentencias ha expresado lo siguiente: “La presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias y otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro” (Bertone, Luis Eduardo; y Cabanellas de las Cuevas, Guillermo: “DERECHO DE MARCAS”, Tomo II, pp. 7879).

Asimismo, el texto citado agrega que, no obstante su distintividad, el signo puede haberse tornado banal “por el crecido número de registros marcarios que lo contienen; no se trata de una cualidad intrínseca del signo, sino de su posición relativa en ese universo de signos que constituye el Registro ”. “Otamendi ha señalado que “una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz De todo lo expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E:

PRIMERO: 13 14 La norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación de la resolución interna, será aplicable para juzgar sobre su legali- TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia de 9 de julio del año 2003. Proceso Nº 39IP-2003. Marca: “& MIXTA”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, Nº 965 de 8 de agosto del 2003. OTAMENDI Jorge, “DERECHO DE MARCAS” Abeledo Perrot. Cuarta Edición. Buenos Aires 2002. Págs. 191 y 192 GACETA OFICIAL dad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.

SEGUNDO

TERCERO

CUARTO

QUINTO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica a que se refiere el artículo 81 de la Decisión 344, además de no estar incurso en alguna de las causales de irregistrabilidad que al respecto señala la norma citada. La función principal de la marca es la de distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros de diferente procedencia. Por ello no hay lugar al registro de un signo carente de tal condición. No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que, no es necesario que el signo solicitado para registro efectivamente induzca a error o confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

El juez nacional habrá de determinar si existe o no riesgo de confusión, teniendo en cuenta, las orientaciones doctrinales referidas en esta sentencia, para el cotejo de las marcas, de acuerdo a la naturaleza de las que en el caso se confrontan. 23/07/2004 20.20 SEXTO: El titular de una marca provista de un elemento de uso común, o que se ha tornado banal por el crecido número de registros marcarios que lo contienen, no puede impedir su inclusión en signos de terceros, por ser inapropiable en exclusiva, ni puede fundamentar en ese único hecho el riesgo de confusión entre los signos en disputa.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 8261, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Walter Kaune Arteaga PRESIDENTE Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú