PROCESO 36-IP-2004 Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 1, 2, 4 y 28 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Patente: Preparados Farmacéuticos que contienen Ácidos Disfosfónicos para la aplicación por vía oral. Actor: ROCHE DIAGNOSTICS GMBH. Proceso Interno Nº 7886. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintitrés días del mes de junio del año dos mil cuatro. VISTOS La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través de su Consejero Ponente Doctor Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta, recibida en este Tribunal en fecha 27 de abril del 2004, relativa a los artículos 14, 18 y 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con motivo del proceso interno Nº 7886.

El auto de 26 de mayo de 2004, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante y complementados con los documentos agregados a su solicitud, que se detallan a continuación: 1.

Partes en el proceso interno Demandante: sociedad ROCHE DIAGNOSTICS GMBH. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. 2. Hechos Los señalados por el consultante en la solicitud que se acompaña al oficio Nº 0535 del 14 de abril del 2004, complementados con los documentos incluidos en anexos, que demuestran: El 8 de abril de 1997 la sociedad BOEHRINGER MANNHEIM GMBH solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la patente de privilegio de invención denominada: “Preparados Farmacéuticos que contienen ácidos disfosfónicos para la aplicación por Vía Oral” y en la misma se reivindicó prioridad de la patente número 19615812.5 presentada en Alemania el 20 de abril de 1996.

El artículo 12 de la Decisión 344 en aquel entonces regulaba este derecho de prioridad, según el cual la fecha de presentación en Colombia para todos los efectos legales es el 20 de abril de 1996. El 12 de agosto de 1999, la apoderada de la sociedad demandante solicitó el cambio de nombre de BOEHRINGER MANNHEIM GMBH, por el de ROCHE DIAGNOSTICS GMBH.

Mediante oficio Nº 037 de fecha 8 de febrero de 2001, la Jefa de la División de Nuevas Creaciones requirió a la actora para que en el término de sesenta días (60) días hiciera valer los argumentos que considerara pertinentes en relación con el concepto técnico de fondo Nº 0011 sobre la patentabilidad del invento emitido por el examinador técnico Nº 202023.

En el referido concepto técnico, el examinador indico que una vez realizada la búsqueda de anterioridades se encontró que los documentos US 5.344.825 de 6 de septiembre de 1994, WO 94/12200 de 9 de junio de 1994, US 5.431.920 de 11 de julio de 1995 y WO 93/09785 de 27 de mayo de 1993, afectan el nivel inventivo de la patente solicitada y, adicionalmente, indicó que tanto la memoria descriptiva como las reivindicaciones de la solicitud de patente, carecían de claridad.

Frente a dicho oficio la actora dio respuesta exponiendo los argumentos de tipo técnico desvirtuando la opinión del examinador técnico en el sentido de que la invención carecía de altura inventiva y aclarando las dudas planteadas por el mismo en cuanto a la claridad de la invención. Mediante Resolución Nº 17607 de 25 de mayo de 2001, expedida por el Superintendente de Industria y Comercio se negó el privilegio de patente para la invención sobre la base de que la forma de presentación farmacéutica reivindicada carecía de nivel inventivo a la luz del estudio anteriormente sintetizado y, además, porque no se había cumplido con el requisito de claridad de la solicitud.

El 3 de agosto del 2001 la actora interpuso el recurso de reposición contra la Resolución Nº 17607, el cual fue resuelto, mediante Resolución Nº 33059 de 4 de octubre de 2001, en el sentido de confirmarla en un todo, sin tener en cuenta la modificación al capítulo reivindicado y quedando así agotada la vía gubernativa. 3. Fundamento Jurídico de la demanda Con relación a la violación de los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, la actora señala que “contrariamente a lo indicado en los actos administrativos impugnados, la forma de presentación farmacéutica … si tiene altura inventiva puesto que ésta junto con sus características técnicas innovadoras … NO es obvia ni se deriva de manera evidente del estado de la técnica.

Tan es así que hasta la fecha de la presentación de la solicitud extranjera base de la prioridad (20 de abril de 1996), no se conocían formas de presentación farmacéuticas que tuvieran los efectos de prevención de irritaciones en el tracto gastrointestinal y estomacales a pesar de que éstas comprendan ibadronato”. Afirma de igual manera que la sociedad demandante realizó estudios exhaustivos para llegar a la conclusión “de que la forma de presentación farmacéutica daba solución a problemas tecnológicos no resueltos por elementos existentes en el estado de la técnica antes del 20 de abril de 1996 (fecha de presentación de la solicitud extranjera base de la prioridad) y mucho menos resueltos por los objetos de las anterioridades citadas por la Superintendencia de Industria y Comercio.

Aunque pueden existir similitudes en la técnica que utiliza el invento y aquella contenida en las anterioridades citadas …” haciendo la aclaración que por tratarse de objetos que se encuentran dentro del mismo campo tecnológico es evidente que tiene que apoyarse en conocimientos comúnmente utilizados en dicho campo. Sostiene que la Superintendencia de Industria y Comercio “ha debido probar … que para un técnico en la materia la forma farmacéutica inventada por la actora resultaba obvia y se derivaba de manera evidente el estado de la técnica.

No bastaba … simplemente afirmar que debido a que la forma farmacéutica contiene compuestos ya conocidos carecía de nivel inventivo”. Finalmente la parte actora manifiesta, respecto a la violación del artículo 46 que el mismo da la posibilidad a las oficinas nacionales competentes de hacer uso de informes de expertos u organismos científicos o tecnológicos idóneos para que emitan una opinión sobre novedad, nivel inventivo y aplicación industrial de una invención. El haber hecho uso de esta importante herramienta le hubiera dado al examinador elementos fundamentales para tomar una decisión seria, fundamentada y ajustada a derecho. 4.

Fundamentos Jurídicos a la Contestación a la demanda: La Superintendencia de Industria y Comercio al contestar la demanda dice: No se tenga en cuenta las pretensiones y condenas solicitadas por la demandante por carecer de apoyo jurídico y, por consiguiente, de sustento de derecho para que prosperen. Al responder a la afirmación de la demandante en sentido de que con las Resoluciones Nº 17607 del 25 de mayo de 2001 y Nº 33059 del 4 de octubre de 2001 “expedidas por el Superintendente de Industria y Comercio se incurrió en violación de los artículos 14, 16 y 18 de la Decisión 486 …” dice que “para juzgar la legalidad de los actos administrativos impugnados la norma aplicable, de manera general, es la vigente al momento de resolver los recursos”.

Si bien es cierto que la etapa del examen de fondo se surtió de conformidad con el artículo 27 de la Decisión 344, el examen definitivo de la solicitud se adelantó de conformidad con la Decisión 486. Contrariamente a lo afirmado por la parte demandante según se desprende de las actuaciones administrativas contenidas dentro el expediente 97.017.783 “el examen de fondo de la solicitud en debate permitió demostrar que el objeto de la misma no reúne los requisitos legales previos establecidos para conceder una patente de invención … adolece de los requisitos de novedad y nivel inventivo mencionados en el articulo 14 de la norma comunitaria (Decisión 486) …”.

De acuerdo a la consultante “Afirma que la negación de la patente fue el resultado de varios estudios de fondo realizados por la División de Nuevas Creaciones luego advierte (sic) a la actora que presentara su solicitud de patente de manera clara, esto, al notar que los escritos presentados por la misma generaban varias contradicciones respecto a los efectos causados luego de la administración de ácidos disfosfónicos por vía oral, especialmente respecto al ibandronato”.

Sobre la presunta violación del artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, afirma que la patente de invención solicitada por la actora carecía de altura inventiva y reitera que de conformidad a lo expuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina “La novedad es un concepto legal que introduce el legislador comunitario, para efectos de delimitar y precisar el espacio temporal que con relación a un patrón establecido (estado de la técnica) puede conducir a que un examinador técnico determine si una patente es nueva o no”.

Sostiene que: “Tal como desprende la actuación administrativa el objeto reivindicado no es nuevo habida cuenta que está comprendida en el estado de la técnica no puede ser patentado, como resultado del estudio comparativo entre el objeto y la solicitud y lo mencionado en los documentos anteriores a la fecha de prioridad relacionados con la materia de la solicitud … encontrándose que el objeto reivindicado ya era conocido desde antes de la fecha de la prioridad reivindicada por la parte demandante”.

Por último, con respecto a la presunta violación del artículo 18 de la Decisión 486, indica que: “…de conformidad con el artículo 16 de la norma comunitaria en cita el estado de la técnica comprende ‘todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida’ … Para una persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente al objeto reivindicado se deriva en forma evidente del estado de la técnica anterior a la solicitud, porque a partir de sus conocimientos y enseñanzas de las anterioridades señaladas habría logrado de una manera obvia el objeto reivindicado”.

CONSIDERANDO

Que las normas contenidas en los artículos 14, 18 y 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal; Que este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, (codificado mediante la Decisión 500);

Que, teniendo en cuenta que la solicitud de registro de patente tuvo lugar el 8 de abril de 1997, fecha en la que se encontraba vigente la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, en aplicación a lo dispuesto por el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 del Estatuto, no corresponde interpretar los artículos 14, 18 y 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por no ser aplicables al caso concreto, por lo que se interpretará de oficio los artículos 1, 2, 4 y 28 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y la disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Decisión 486 Disposición Transitoria “Primera.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.

Decisión 344 “Artículo 1.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial”. “Artículo 2.- Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará, dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido se publique”.

“Artículo 4.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”. “Artículo 28.- La oficina nacional competente podrá requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre novedad, nivel inventivo, y aplicación industrial de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de cualquiera de las oficinas nacionales competentes de los demás Países Miembros o de terceros países”.

I. Aplicación del ordenamiento comunitario en el tiempo Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos. En consecuencia, las situaciones jurídicas concretas normadas en el ordenamiento jurídico andino se encuentran sometidas a la norma vigente en el tiempo de su constitución. Y si bien la norma comunitaria nueva no es aplicable a las situaciones jurídicas originadas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata tanto en algunos de los efectos futuros de la situación jurídica nacida bajo el imperio de la norma anterior, como en materia procedimental.

Por lo que, la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de patente de invención, será la aplicable para resolver sobre los requisitos exigidos para efectos de la concesión o denegatoria de la misma; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— respecto de la resolución interna que exprese la determinación de la Oficina Nacional Competente sobre la concesión o no de la patente, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitada la patente de, salvo las etapas procedimentales aun no cumplidas en las que se aplicará la nueva norma.

Al respecto el Tribunal ha señalado que: “si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro … ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso”.

(Proceso 38-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 845 de 1 de octubre de 2002, marca: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC Y PEPAC). La normativa de carácter procesal se aplicará a partir de su entrada en vigencia, tanto a los procedimientos por iniciarse como a los que están en curso. En este último caso, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.

Apoyándose en la doctrina, el Tribunal ha manifestado que “La prohibición de retroactividad de las leyes representa una manifestación básica y específica de la seguridad jurídica (Pérez Luño, Antonio-Enrique: “Seguridad Jurídica”. En “El derecho y la justicia”. Editorial Trotta S.A. Madrid. 2000. pp. 204 y 206)”. Por ello, “En general y siempre que no operen otros principios especiales relativos a la aplicación de las normas jurídicas, el efecto que produce un acto derogatorio es que la norma derogada deberá ser aplicada en aquellos casos aún no resueltos que surgieron con anterioridad a la derogación, pero no a la resolución de nuevos casos … el efecto normal de la derogación consiste en la limitación temporal de la aplicabilidad de las normas jurídicas, de forma que las normas derogadas seguirán siendo aplicables a las relaciones jurídicas que surgieron cuando la norma estaba en vigor… (Aguiló Reglá, Josep: “Derogación”. ob.cit., p. 486)”.

(Proceso 74-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 995 del 9 de octubre de 2003, marca: A+GRÁFICA). En el caso de autos, la solicitud de patente con privilegio de invención se presentó el 8 de abril de 1997 durante la vigencia de la Decisión 344, por lo que corresponde a la autoridad nacional competente establecer de acuerdo a las consideraciones anteriores, la norma aplicable al caso concreto.

II. Las patentes de invención de productos y de procedimientos Si bien el legislador andino no ha dado una definición de patente, con apoyo en criterios doctrinales en la materia se puede afirmar que “La patente es la concesión que otorga el Estado a un inventor o a su causahabiente para explotar exclusivamente una invención industrial durante un plazo determinado, al cabo del cual pasa a ser de dominio público”.

(Metke Méndez, Ricardo. Lecciones de Propiedad Industrial (II). Editor Raisbeck, Lara, Rodríguez & Rueda (Baker & McKenzie). Bogotá, 2002, p. 22). Del indicado concepto, así como del artículo 1 de la Decisión 344, se destaca que la patente se concede para una invención, la cual, a su vez, ha sido definida por la doctrina como “la solución de un problema técnico aplicable a la industria, y que proporciona la posibilidad de obtener un cierto resultado útil” (Baylos Corroza, Hermenegildo.

Tratado de Derecho Industrial. Segunda edición. Editorial Civitas, 1993, p. 695). En consecuencia, la invención presupone un problema específico que es resuelto por la técnica. Adicionalmente, se tiene que las invenciones susceptibles de patentamiento, pueden ser de productos o de procedimientos. La invención de productos “comprende todas las variedades de entidades estructurales hechas por el ser humano. … puede referirse principalmente a cosas, substancias y medios de trabajo (en particular aparatos y dispositivos) ” (Fernández-Novoa, Carlos.

La modernización del Derecho español de patentes. Editorial Montecorvo S.A., Madrid, p. 64). La invención de procedimientos consiste en que “su objeto verse sobre un modo de obrar constituido por una serie de operaciones o actuaciones para obtener un resultado. ‘Es decir, se trata de una sucesión de operaciones o actuaciones a realizar con determinadas materias o energías’ (Horacio Rangel Ortíz, Usurpación de Patentes, Universidad Panamericana, México DF, 1994, pág. 85)” (Metke Méndez, Ricardo.

Ob.cit., p. 32). El Tribunal ha dicho: “La invención puede recaer sobre una entidad física (producto, dispositivo, máquina, sustancia, composición) o sobre una actividad (procedimiento, método, utilización) (Proceso 13-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1061 del 29 de abril de 2004, patente: TRIHIDRATO DE (2R.3S)-3-TERT- BUTOXICARBONILAMINO-2-HIDROXI- 3-FENILPROPIONATO DE 4-ACETOXI-2-BEZOILOXI-5B, 20-EPOXI-1, 7B, 10B- TRIHIDROXI-9-OXO-TAX-11-EN-13–ILO).

III. Requisitos de patentabilidad: novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial El artículo 1 de la Decisión 344 establece los requisitos que debe cumplir toda invención, sea de productos o de procedimientos, para que pueda ser objeto de patente, que son: novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial.

Dichos requisitos permiten determinar las condiciones esenciales que debe reunir toda invención para que sea patentada, siempre que además no se encuentre impedida por otras disposiciones de la norma comunitaria en mención. La novedad y el estado de la técnica Entre los requisitos indispensables para que una invención pueda ser considerada como objeto de protección por medio de patente, en primer lugar, está su novedad, que significa, conforme al artículo 2 de la Decisión 344, que “una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica”, es decir como sostiene el tratadista José Manuel Otero Lastres, “ no estar contenida, no estar incluida, o no formar parte del estado de la técnica”.

(Otero Lastres, José Manuel. Los Requisitos de Patentabilidad en la Decisión 486, Revista Jurídica del Perú Nº 31, febrero 2002). El Tribunal, por su parte, ha manifestado que “el concepto de ‘invención’ a efectos de ser objeto de una concesión de patentes, comprende todos aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquen un avance tecnológico —y por tanto no se deriven de manera evidente del ‘estado de la técnica’—, y además sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria”.

(Proceso 21-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 631 de 10 de enero de 2001, caso “DERIVADOS DE BILIS HUMANA”). El concepto de novedad se lo formula desde el punto de vista negativo en relación al “estado de la técnica”; al respecto, cabe indicar que este último concepto comprende el conjunto de conocimientos tecnológicos que hayan sido accesibles al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Por lo que se considera que toda invención deja de ser nueva si ha sido accesible al público por cualquier medio, sin que tenga relevancia el lugar en el que se ha producido, ni el número de personas a las que ha alcanzado dicha accesibilidad. Al comprender comúnmente toda invención varios componentes, la novedad en cada uno de ellos no es un requisito indispensable ya que pueden ser conocidos individualmente en el estado de la técnica, por lo que se exige que sea su combinación la que dé lugar a que un producto o un procedimiento sea considerado desconocido anteriormente.

Al respecto el Tribunal dice, “La novedad no es un requisito que deban cumplir todos y cada uno de los componentes que conforman la invención, pudiendo incluso ser conocidos individualmente la totalidad de tales elementos, si combinados entre ellos dan lugar a un objeto o a un procedimiento desconocido anteriormente. En efecto ninguna invención aparece de la nada; por el contrario, toda innovación requiere aplicar conocimientos y objetos previamente creados o descubiertos por la humanidad, los cuales constituirán la ‘materia prima’ para desarrollar un nuevo producto o procedimiento” (Proceso 21-IP-2000, ya citado).

Así mismo, el Tribunal ha señalado que la novedad de una invención “es lo que no está comprendido en el estado de la técnica (divulgación cualificada) o lo que no haya sido divulgado o hecho accesible al público en cualquier lugar (divulgación simple y novedad absoluta). La divulgación puede ser oral o escrita, puede resultar del uso o explotación, o producirse por cualquier otro medio.

Esta divulgación debe ser detallada y, en todo caso, suficiente para que una persona del oficio pueda utilizar esa información para ejecutar o explotar la invención. Por otra parte, cuando un invento está en uso o explotación es porque ya fue patentado o porque es del dominio público. En estos casos el invento objetivamente perdió su novedad”.

(Proceso 06-IP-89, publicado en la G.O.A.C. Nº 50 de 17 de noviembre de 1989, marca: INTERPLAST). Igualmente ha indicado que “la invención, de producto o de procedimiento, carecerá de novedad si, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, se ha encontrado al acceso del público por cualquier medio, con independencia del lugar en que el acceso haya sido posible o se haya producido, del número de personas a que haya alcanzado y el conocimiento efectivo que éstas hayan obtenido, salvo que la divulgación se haya llevado a cabo en los términos excepcionales previstos en el artículo 3 de la Decisión 344.

Tampoco será novedosa la invención si el contenido de la solicitud de patente en trámite, de fecha de presentación o de prioridad anterior a la de prioridad de la solicitud que se examina, ha sido publicado”. (Proceso 13-IP-2004, ya citado). La fecha a partir de la cual la Oficina Nacional Competente deberá realizar el estudio de la novedad, o de lo no comprendido en el estado de la técnica, “no sólo se refiere a la que constare en la solicitud, sino también a la de la prioridad reconocida por el artículo 12 de la Decisión 344.

La Oficina Nacional Competente tiene la obligación de determinar en primera instancia la fecha a partir de la cual se podrá realizar el análisis comparativo de la invención con el estado de la técnica existente en el resto del mundo para esa fecha. Todo lo que haya sido accesible al público en los términos del artículo 2º constituirá el estado de la técnica que podrá destruir o no la novedad de la invención cuya patente se solicita”.

(Proceso 12-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 428 de 16 de abril de 1999, caso: COMPOSICIONES DETERGENTES COMPACTAS CON ALTA ACTIVIDAD CELULASA). Finalmente, cabe reiterar lo señalado en la jurisprudencia antes citada, sobre ciertas reglas a ser observadas para determinar la novedad de una invención, que son: “a) Concretar cuál es la regla técnica aplicable a la patente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindicaciones, que en últimas determinarán este aspecto. b) Precisar la fecha con base en la cual deba efectuarse la comparación entre la invención y el estado de la técnica, la cual puede consistir en la fecha de la solicitud o la de la prioridad reconocida. c) Determinar cuál es el contenido del estado de la técnica (anterioridades) en la fecha de prioridad. d) Finalmente deberá compararse la invención con la regla técnica”.

El nivel inventivo y el estado de la técnica Como segundo requisito, adicional al de la novedad, se exige que la invención tenga nivel inventivo, esto es, que implique un salto cualitativo en relación con la técnica existente. Este requerimiento, desarrollado por el artículo 4 de la Decisión 344, presupone que la invención, además de no ser obvia para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica, debe ser siempre el resultado de una actividad creativa del hombre, lo que no impide que se alcance la regla técnica propuesta utilizando procedimientos o métodos comunes o ya conocidos en el área técnica correspondiente, aunque tampoco debe constituir el resultado de derivaciones evidentes o elementales de lo ya existente para un experto medio en esa materia técnica.

“El experto medio deberá poseer experiencia y contar con un saber general en la materia y con una serie de conocimientos en el campo específico de la invención” (Proceso 43-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 870 de 9 de diciembre de 2002, caso: FORMULACIONES DE PEPTIDOS HIDROSOLUBLES DE LIBERACIÓN RETARDADA). Evidentemente, el estado de la técnica al alcance del experto medio no es el mismo comprendido por “todo lo que haya sido accesible al público” que se examina para establecer la novedad de un invento.

En efecto, “con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica En este punto conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el ‘estado de la técnica’, en el primero, se coteja la invención con las ‘anterioridades’ existentes dentro de aquella, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención” (Proceso 12-IP-98, ya citado).

El Tribunal ha explicado que “Para analizar la existencia de nivel inventivo, las Cámaras de Recursos han adoptado el método llamado “acercamiento problema-solución” (problem and solution approach), consistente, en lo esencial, en: “a) identificar ‘el estado de la técnica más próximo a la invención reivindicada’; b) evaluar los resultados (o efectos) técnicos obtenidos por la invención reivindicada en relación con el ‘estado de la técnica más próximo’; c) examinar si, de conformidad con el estado de la técnica más próximo, el experto en la materia habría o no propuesto las características técnicas que distinguen la invención reivindicada y que permiten alcanzar los resultados por ella obtenidos” (Office européen des brevets, La Jurisprudence des chambres de recours, CD interactivo “Special Edition - Espace Legal”, DG 3 (Recours), 4ª edición, 2001) (Proceso 13-IP-2004, ya citado) Por lo tanto, a efectos de examinar el nivel inventivo, la Oficina Nacional Competente se fijará en el estado de la técnica existente y en lo que ello representa para una persona del oficio normalmente versada en la materia; esto es que, a la luz de los identificados conocimientos existentes en el área técnica correspondiente, se verá si para un experto medio en esa materia técnica —sin que llegue a ser una persona altamente especializada— pueda derivarse de manera obvia la regla técnica propuesta.

IV. Requerimiento de informes sobre requisitos de patentabilidad de la invención No obstante que el requerimiento de este informe se lo notifico el 8 de febrero de 2001, en cuya etapa se encontraba vigente la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, sin embargo esta norma al igual que la prevista en el artículo 28 de la Decisión 344, se refiere a la solicitud de informe sobre requisitos de patentabilidad y por tanto, ambas, implícitamente remiten a los exigidos a tiempo de la presentación de la solicitud de patente, que como se tiene dicho fue durante la vigencia de la Decisión 344, por cuya razón se interpretará el artículo 28 de la misma Decisión, sin perjuicio de hacer referencia al artículo 46 de la Decisión 486, toda vez que la controversia radica sobre estos requisitos de patentabilidad El artículo 28 de la Decisión 344 establece la potestad de toda Oficina Nacional competente para requerir el informe de expertos o peritos técnicos para que emitan opinión respecto de los requisitos de patentabilidad exigidos en el artículo 1 ibidem.

Al respecto, el Tribunal ha indicado que constituye una “facultad discrecional de las Oficinas Nacionales Competentes,… que complementa lo dicho en el artículo 27 y así permite interpretar de mejor manera la intención del legislador andino, cual es la de dotar de elementos objetivos al examinador de patentes, a fin de enriquecer su apreciación con abundantes fundamentos técnicos y de cumplir con la finalidad de las normas comunitarias” (Proceso 12-IP-98, ya citado).

Cabe precisar que el artículo 28 de la Decisión 344, al igual que el primer párrafo del artículo 46 de la Decisión 486, se refiere al requerimiento de opiniones de expertos o de organismos científicos o tecnológicos, a efectos de que emitan su criterio únicamente “sobre la novedad, nivel inventivo y aplicación industrial de la invención”, lo que consagra una facultad potestativa de las Oficinas Nacionales competentes en atención a la dificultad y complejidad de análisis y estudio de los mencionados requisitos de patentabilidad, que le será útil para resolver dentro del trámite de las solicitudes de patente.

Al tratarse de una potestad de la Administración, lo previsto en la norma ahora interpretada, no hace parte de las etapas establecidas dentro del procedimiento de otorgamiento o rechazo de la solicitud de patente, lo que se demuestra con la no determinación del momento específico dentro de dicho procedimiento en el que se pueden requerir aquellos informes.

En el contexto de la Sección IV del Capítulo I de la Decisión 344, relativa al “TRÁMITE DE LA SOLICITUD”, el Tribunal ha manifestado en forma acertada que “Si no hay opositor y [si] se han vencido los plazos anteriormente citados, de conformidad con el artículo 27, corresponde a la Oficina Nacional Competente realizar el examen de fondo en el que procede analizar si la solicitud es o no patentable, para lo cual se deberá determinar si satisface las exigencias de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, pudiendo requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos e incluso de otra u otras Oficinas Nacionales Competentes de los demás Países Miembros o de terceros países (Art. 28); es decir, que la información proporcionada por el solicitante debe ser verificada por la Oficina Nacional Competente de forma que no quede duda alguna de su patentabilidad, por medio de la utilización de todos los medios posibles a su alcance, sobre todo porque el informe sobre el estado de la técnica es la pieza más importante del procedimiento de concesión de la patente” (Proceso 43-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. Nº 716 de 18 de septiembre de 2001 caso: modelo de utilidad “TANQUE COMPUESTO”,).

En consecuencia, la solicitud de los informes de expertos o peritos técnicos a que hace alusión el artículo 28, al igual que su similar el artículo 46 de la Decisión 486, “ciertamente no es obligatoria para que sea requerida por la Oficina Nacional Competente, toda vez que la norma legal no está redactada en forma imperativa sino facultativa.

Sin embargo se hará imperativo solicitar el concepto técnico cuando la entidad carezca de los medios y del personal calificado que le permita realizar dicho examen con plena solvencia” (Proceso 42-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 455 de 2 de julio de 1999, caso: CONSTRUCCION DE BASE DE RECIPIENTE, PARTICULARMENTE DE UN POTE PARA ENVASAR COSMETICOS).

El artículo 46 de la Decisión 486, en su párrafo primero, es similar a lo que dispone el citado artículo 28 de la Decisión 344 en lo que respecta al examen de los requisitos de patentabilidad, lo que implícitamente remite a la norma sustantiva vigente al momento de la solicitud del registro, que en le caso que nos ocupa es la Decisión 344.

En consecuencia y no habiéndose controvertido otros aspectos previstos en el referido artículo 46 se interpreta el artículo 28 de la Decisión 344. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE PRIMERO: Para que una invención de productos o de procedimientos sea objeto de protección a través de una patente deberá, necesariamente, cumplir con los requisitos de novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial.

SEGUNDO: La invención, de producto o de procedimiento, carecerá de novedad, si ya se encontrara comprendida en el estado de la técnica, entendiéndose como tal todo conocimiento que haya sido accesible al público a través de cualquier medio, en tiempo anterior a la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida.

TERCERO: La invención debe ser el resultado de una actividad creativa del hombre que constituya un avance tecnológico, pudiéndose alcanzar la regla técnica propuesta a través de procedimientos o métodos comunes ya conocidos en el área técnica correspondiente. Sin embargo, la invención no tendrá nivel inventivo si resulta obvia para un experto medio, el cual deberá hallarse provisto de experiencia, saber general en la materia y conocimientos específicos en el campo de la invención.

CUARTO: La solicitud de informes de expertos externos o de organismos científicos o tecnológicos prevista en la normativa comunitaria, en lo referente a precisar lo concerniente a la novedad, nivel inventivo y aplicación industrial de la invención, es facultativo por parte de la Oficina Nacional competente. El Consejo de Estado de la Republica de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 7886 de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Walter Kaune Arteaga PRESIDENTE Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i.