Año XXI - Número 1098 Lima, 27 de julio de 2004 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Proceso 33-IP-2004.- Proceso 36-IP-2004.- Pág. Interpretación Prejudicial de oficio de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, referente a la solicitud de interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Marca: VOX. Actor: UNISYS DE COLOMBIA S.A. Proceso Interno Nº 8353 Interpretación Prejudicial de oficio de los artículos 1, 2, 4 y 28 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Patente: Preparados Farmacéuticos que contienen Ácidos Disfosfónicos para la aplicación por vía oral. Actor: ROCHE DIAGNOSTICS GMBH. Proceso Interno Nº 7886 PROCESO 33-IP-2004 Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, referente a la solicitud de interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Marca: VOX. Actor: UNISYS DE COLOMBIA S.A. Proceso Interno Nº 8353. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintitrés días del mes de junio del año dos mil cuatro. VISTOS La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través de su Consejero Ponente Doctor Camilo Arciniegas Andrade, recibida en este Tribunal en fecha 27 de abril del 2004, relativa al artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con motivo del proceso interno Nº 8353.

El auto de 2 de junio de 2004, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante y complementados con los documentos agregados a su solicitud, que se detallan a continuación: Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 1.

Partes en el proceso interno Demandante es la sociedad UNISYS DE COLOMBIA S.A. y demandada es la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. 2. Hechos Los señalados por el consultante en la solicitud que se acompaña al oficio Nº 0492 de 2 de abril de 2004, complementados con los documentos incluidos en anexos, que demuestran: En fecha 12 de julio de 1995 la sociedad UNISYS DE COLOMBIA S.A. solicitó a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, el registro de la marca VOX, para distinguir servicios comprendidos en la Clase 38.

(Clasificación Internacional de Niza. Clase 38: Telecomunicaciones). El extracto de dicha solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 427 de 2 de febrero de 1996. La sociedad BIBLOGRAF S.A. presentó observaciones con base en la marca mixta VOX, solicitada con anterioridad, para distinguir productos de la clase 16 y la sociedad CELULAR MOVIL DE COLOMBIA S.A. CELUMOVIL S.A. también formuló observaciones con base en la marca registrada CELUBOX, para servicios de la clase 38.

Mediante Resolución Nº 25328 de 31 de julio de 2001 la Jefe de la División de Signos Distintivos declaró fundadas las observaciones y negó el registro de la marca solicitado. Contra dicha Resolución, la actora, interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación. El primero fue resuelto por la misma División, que por Resolución Nº 35730 de 30 de octubre de 2001 confirmó en su totalidad la Resolución impugnada, el segundo fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, que por Resolución Nº 9692 de 21 de marzo de 2002, confirmó la Resolución Nº 25328 en parte, toda vez que declaró infundada la observación presentada por la sociedad CELULAR MOVIL DE COLOMBIA S.A. y fundada la observación de la sociedad BIBLOGRAF S.A. En consecuencia se negó el registro del signo VOX de la sociedad UNISYS DE COLOMBIA S.A. 3.

Fundamento Jurídico de la demanda La actora indica que se violó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, por aplicación inde- 27/07/2004 2.20 bida, toda vez que, al considerar que el signo solicitado VOX para servicios de la clase 38, es confundible con la marca mixta registrada VOX para productos de la clase 16, se hizo una consideración errónea, ya que “para que se considere que entre dos marcas (sic) existe riesgo de confusión es imprescindible que se cumplan dos requisitos: que sean confundibles por razón de los signos y que los productos o servicios que con ellas se distinguen sean idénticos o tengan conexión competitiva … que si las marcas distinguen productos o servicios distintos y que no tengan conexión competitiva, pueden coexistir en el mercado independientemente del signo objeto de las mismas …”.

Sostiene que en el caso objeto del proceso “las marcas (sic) cotejadas distinguen productos y servicios disímiles, comprendidos en diferentes clases del nomenclator, razón por la cual pueden coexistir en el mercado sin inducir al público a error”. Manifiesta que entre los productos de la clase 16 y los servicios de la clase 38 no existe conexión competitiva toda vez que “ …su naturaleza, su finalidad, el sector de consumidores a quien va dirigido y sus formas de comercialización son diferentes”. 4.

Fundamentos Jurídicos a la Contestación a la demanda: La Superintendencia de Industria y Comercio al contestar la demanda dice: No se tenga en cuenta las pretensiones y condenas solicitadas por la accionante por cuanto carecen de apoyo jurídico y, por consiguiente, de sustento de derecho para que prosperen. Que con la expedición de las Resoluciones Nº 25328 y Nº 35730 emitidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos y Nº 9692 proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, “no se ha incurrido en violación de normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina” y que “el Jefe de la División de Signos Distintivos (sic) … expidió legal y válidamente la resolución 25328 negando el registro de la marca ‘VOX’ para dis-tinguir servicios comprendidos en la clase 38 … solicitada Unisys de Colombia S.A. (sic)”.

GACETA OFICIAL Indica que “las palabras VOX, si bien son susceptibles de representación gráfica, a contrario de lo que afirma el accionante carecen de fuerza distintiva por cuanto al efectuar el examen en conjunto de los signos comparados ‘CELUBOX’ clase 38, ‘VOX’ clase 9 (sic) (registrados) frente a ‘VOX’ clase 38 (solicitada) resulta indudable que presentan identidad fonética, ortográfica y conceptual, lo que claramente no le otorga distintividad suficiente para cumplir con su función diferenciadora en el mercado”.

Manifiesta que “la marca (sic) ‘VOX’, (solicitada), clase 38 es idéntica a la marca registrada con anterioridad ‘VOX’, clase 9 (sic) cuyo titular es Bibliograf S.A. (sic), identidad que es manifiesta y por lo tanto releva de cualquier análisis de confusión porque lo idéntico se confunde por si mismo, ya que todo signo similar puede ser susceptible de riesgo de confusión, pero todo signo igual o idéntico es confundible a priori, adicionalmente a lo anterior se tiene que, a pesar de que se trata de productos o servicios de diferentes clases éstos presentan una relación estrecha pues en ambos casos el fin es ofrecer información a trvés (sic) de revistas etc (sic) en el otro caso por medio de radio y televisión”.

Basándose en la jurisprudencia emitida por este Tribunal indica que “los signos confrontados no pueden coexistir pacíficamente en el mercado, ya que inducen la (sic) consumidor a error y podrían generar perjuicio a los consumidores y a afectar el derecho de exclusiva de terceros. En efecto, el demandante en su signo reproduce una marca registrada y no le agrega elementos gráficos o denominativos que lo hagan diferente en relación con la marca ‘VOX’ (anteriormente registrada).

Así las cosas, el consumidor se ve expuesto a confusión indirecta en tanto que las semejanzas de los signos confrontados generan en el mercado la idea de que provienen del mismo empresario o que existe vinculación jurídica o económica entre los titulares, o que se trata de una nueva gama de productos de determinada empresa, lo que efectivamente no sucede”.

Finalmente dice “En consecuencia, los actos administrativos acusados … no son nulos, se ajustan a pleno derecho a disposiciones legales vigentes aplicables sobre marcas y no violenta normas de carácter superior como lo aduce la parte demandante”. 27/07/2004 3.20 La sociedad BIBLOGRAF S.A. contesta a la demanda indicando que se opone “a la prosperidad de todas y cada una de las pretensiones de la demanda … por cuanto los actos acusados, específicamente las Resoluciones Nos. 25328 … 35730 y 9692 … se ajustan a la normatividad legal vigente al momento de su expedición, no existiendo ilegalidad alguna que pudiera generar su nulidad”.

Manifiesta que los actos acusados no violan el artículo 136 literal a) de la Decisión 486. Dice “Establecido entonces que el elemento nominativo predomina en la marca VOX (MIXTA) es evidente que su coexistencia en el mercado con la marca VOX (sic), que es exclusivamente nominativa, produciría confusión en el público consumidor, dada su absoluta identidad visual y fonética, por cuanto están compuestas por idénticas e igual número de letras en un mismo orden … al realizar el cotejo entre las marcas VOX (MIXTA) y VOX, utilizando las reglas jurisprudenciales andinas que indican que la comparación debe realizarse … tomando en consideración la primera impresión despertada por las marcas en la mente del consumidor …”.

Igualmente sostiene que al comparar los productos y servicios “es evidente que entre los mismos existe similitud o conexión competitiva, ya que tienen la misma naturaleza y finalidad …”. Indica que dichos productos y servicios “se encuentran dentro de lo que se conoce comúnmente como medios de comunicación, los cuales pueden ser visuales, escritos o sonoros; dentro del primero se encuentra radio, televisión o informática; en los segundos, publicaciones tales como libros y periódicos; y, en los terceros, los radiales …la finalidad de los productos identificados con la marca VOX (MIXTA) y de los servicios de la marca VOX (sic) son los mismos, cuales son la comunicación de información y/o la elaboración y producción de la misma”.

CONSIDERANDO

Que las normas contenidas en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal; Que este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman GACETA OFICIAL el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, (codificado mediante la Decisión 500);

Que, teniendo en cuenta que la solicitud de registro de la marca VOX se realizó el 12 de julio de 1995, es decir en vigencia de la Decisión 344 y, tomando en cuenta que los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso objeto de la presente consulta son las que corresponden a esta Decisión, en ejercicio de lo facultado por los artículos 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 de su Estatuto, se interpretarán de oficio los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 así como la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 y no así el artículo 136 literal a) de esta última Decisión por no corresponder al caso.

Decisión 486 Disposición Transitoria “Primera.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.

Decisión 344 “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, sufi- 27/07/2004 4.20 cientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

“Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca puede inducir al público a error;

(….)”. I. Aplicación del ordenamiento comunitario en el tiempo Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos. En consecuencia, las situaciones jurídicas concretas se encuentran sometidas a la norma vigente en el tiempo de su constitución. Y si bien la norma comunitaria nueva no es aplicable a las situaciones jurídicas originadas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata tanto en algunos de los efectos futuros de la situación jurídica nacida bajo el imperio de la norma anterior, como en materia procedimental.

Por lo que, la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— respecto de la resolución interna que exprese la determinación de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.

GACETA OFICIAL 27/07/2004 5.20 Al respecto el Tribunal ha señalado que: “si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso”.

(Proceso 38-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 845 de 1 de octubre de 2002, marca: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC Y PEPAC). como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por una o más letras, números, palabras, dibujos, colores y otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.

La nueva normativa en lo que concierne a la parte procesal se aplicará a partir de su entrada en vigencia, tanto a los procedimientos por iniciarse como a los que están en curso. En este último caso, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida. La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos o servicios, como el interés general de los consumidores o usuarios de dichos productos o servicios, garantizándoles el origen empresarial y la calidad de éstos, evitando el riesgo de confusión o error, tornando así transparente el mercado.

Apoyándose en la doctrina, el Tribunal ha manifestado que “La prohibición de retroactividad de las leyes representa una manifestación básica y específica de la seguridad jurídica” (Pérez Luño, Antonio-Enrique: “Seguridad Jurídica”. En “El derecho y la justicia”. Editorial Trotta S.A. Madrid. 2000. pp. 204 y 206). Por ello, “En general y siempre que no operen otros principios especiales relativos a la aplicación de las normas jurídicas, el efecto que produce un acto derogatorio es que la norma derogada deberá ser aplicada en aquellos casos aún no resueltos que surgieron con anterioridad a la derogación, pero no a la resolución de nuevos casos … el efecto normal de la derogación consiste en la limitación temporal de la aplicabilidad de las normas jurídicas, de forma que las normas derogadas seguirán siendo aplicables a las relaciones jurídicas que surgieron cuando la norma estaba en vigor… (Aguiló Reglá, Josep: “Derogación”. ob. cit., p. 486)”.

(Proceso 74-IP-2003, ya citado). En el caso de autos, la solicitud de la concesión del registro de la marca VOX se presentó durante la vigencia de la Decisión 344, por lo que, corresponde a la autoridad nacional competente establecer, de acuerdo a las consideraciones anteriores, la norma aplicable al caso concreto. De la anterior definición, se desprenden los siguientes requisitos para el registro de un signo como marca: La perceptibilidad Es la cualidad que tiene un signo de expresarse y materializarse para ser aprehendido por los consumidores o usuarios a través de los sentidos y asimilado por la inteligencia. Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captada y apreciada, es necesario que lo abstracto pase a ser una impresión material identificable, soportado en una o más letras, números, palabras, dibujos u otros elementos individual o conjuntamente estructurados a fin de que, al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios del producto o servicio que pretende amparar y, de esta manera, pueda ser seleccionada con facilidad.

En atención a que la percepción se realiza generalmente por el sentido de la vista, se consideran signos perceptibles aquéllos referidos a una o varias palabras, o a uno o varios dibujos o imágenes, individual o conjuntamente estructurados. II. La marca y los requisitos para su registro La distintividad En base al concepto de marca que contiene el artículo 81 de la Decisión 344, el Tribunal, en reiterada jurisprudencia, ha definido la marca Es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado GACETA OFICIAL unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione.

Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión. Sobre el carácter distintivo de la marca, el tratadista Jorge Otamendi sostiene que: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca.

La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene ese poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”. (Otamendi, Jorge. “Derecho de Marcas”. LexisNexis. Abeledo Perrot, Cuarta Edición, Buenos Aires, 2001, p. 27).

Sobre este aspecto el Tribunal ha manifestado en reiteradas ocasiones que: “El signo distintivo es aquel individual y singular frente a los demás y que no es confundible con otros de la misma especie en el mercado de servicios y de productos. El signo que no tenga estas características, carecería del objeto o función esencial de la marca, cual es el de distinguir unos productos de otros”.

(Proceso 19-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 585 de 20 de julio de 2000, marca: LOS ALPES). La susceptibilidad de representación gráfica Es la aptitud que tiene un signo de ser descrito en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes escritos, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor. Este requisito guarda correspondencia con lo dispuesto en el artículo 88 literal d) de la Decisión 344, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos.

Sobre el tema, Marco Matías Alemán sostiene: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”. (Alemán, Marco Matías, “Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios”, Top Manangement, Bogotá, p. 77). 27/07/2004 6.20 De lo anteriormente expuesto, el Juez Nacional tendrá que determinar en el presente caso si el signo VOX reúne los requisitos de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, y si además no se encuentra incurso en las prohibiciones contenidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

III. Marcas denominativas, gráficas y mixtas El Tribunal considera necesario examinar lo concerniente a las marcas: denominativas, gráficas y mixtas, puesto que tienen relación directa con el caso concreto. Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual.

Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca las cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Las marcas gráficas llamadas también visuales porque se aprecian a través del sentido de la vista, son figuras o imágenes que se caracterizan por la forma en que están expresadas.

La jurisprudencia del Tribunal ha precisado que dentro del señalado tipo de marcas se encuentran las puramente gráficas, que evocan en el consumidor únicamente la imagen del signo y que se representan a través de un conjunto de líneas, dibujos, colores, etc.; y las figurativas, que evocan en el consumidor un concepto concreto, el nombre que representa este concepto y que es también el nombre con el que se solicita el producto o servicio que va a distinguir.

(Proceso 09-IP-94, publicado en la G.O.A.C. Nº 180 de 10 de mayo de 1995, marca: DIDA). Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado.

GACETA OFICIAL Sin embargo al efectuar el cotejo de estas marcas se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. A fin de llegar a tal determinación, “en el análisis hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que suscita en el consumidor, debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores” (Fernández-Novoa, Carlos: “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 239).

La jurisprudencia también dice: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como del gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA VIDEO 2000).

Igualmente el Tribunal ha reiterado: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 410 de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. mixta). 27/07/2004 7.20 precautelar el interés de terceros al prohibir que se registren como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

En consecuencia, no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad. Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. (Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 914 de 1 de abril de 2003, marca: CHILIS y diseño).

IV. Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos, riesgo de confusión, similitudes, reglas para efectuar el cotejo marcario y conexión competitiva Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. (Proceso 82-IP2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891 de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S). Las prohibiciones contenidas en el artículo 83 de la Decisión 344 buscan, fundamentalmente, El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza Estos criterios deberán ser tomados en consideración a tiempo de proceder al cotejo en el presente caso entre el signo VOX y la marca VOX (mixta).

GACETA OFICIAL presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso 82-IP-2002, ya citado).

Es importante señalar que la comparación entre los signos, deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cual es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro…”.

(Proceso 48-IP-2004, aprobado el nueve de junio de 2004, marca: EAU DE SOLEIL DE EBEL citando a los procesos 18-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 340 de 13 de mayo de 1998, marca US TOP). En este contexto el Tribunal ha enfatizado acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta riesgo de confusión, toda vez que entre los signos en proceso de comparación puede existir identidad o similitud así como también entre los productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto; podría presumirse, incluso, la presencia de la confusión. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, con la mayor precisión posible.

Asimismo, el Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quien la determinará, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de la semejanza. 27/07/2004 8.20 En lo que respecta a los ámbitos de la confusión el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma.

El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.

(Proceso 48-IP-2004, ya mencionado, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329 de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX). La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, donde la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

La similitud fonética se da, entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similares ideas, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. GACETA OFICIAL 27/07/2004 9.20 Reglas para efectuar el cotejo marcario La conexión competitiva A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por el tratadista Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, aplicados al caso objeto de la presente interpretación, son: Además de los criterios referidos a la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los productos y servicios que distinguen dichos signos a efecto de establecer la posible conexión competitiva y establecer si se desprende un riesgo de confusión para lo que deberá aplicarse los criterios relacionados con la misma, teniendo en cuenta que en el presente caso los signos en cuestión se refieren a productos y servicios ubicados en diferente clase. 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes” (Fernández-Novoa, Carlos, Ob.

Cit. p. 215). 2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario. 4.

Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa (Breuer Moreno, Pedro, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.). En el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar si la posible existencia de similitud, entre VOX y VOX (mixta) es ideológica, ortográfica o fonética.

Con relación a las consideraciones relativas a la conexión competitiva entre productos y servicios, la orientación jurisprudencial de este Tribunal, con base en la doctrina señala que se han elaborado algunas pautas o criterios que pueden conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos y servicios que se sintetizan: (i) La inclusión de los productos o servicios en una misma clase del nomenclátor;

(ii) Canales de comercialización; (iii) Mismos medios de publicidad; (iv) Relación o vinculación entre los productos o servicios; (v) Uso conjunto o complementario de productos o servicios; (vi) Partes y accesorios; (vii) Mismo género de los productos o servicios; (viii) Misma finalidad; (ix) Intercambiabilidad de los productos o servicios.

(Proceso 08-IP-1995, marca: LISTER, publicado en la G.O.A.C. Nº 231 de 17 de octubre de 1996). Asimismo el Tribunal ha sostenido que: en este supuesto, y a fin de verificar la semejanza entre los productos y servicios en comparación, el consultante habrá de tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos y servicios en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor; además podrá hacer uso de los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre el producto identificado en la solicitud de registro del signo como marca y el servicio ya registrado o ya solicitado para registro.

A objeto de precisar que se trata de productos y servicios que tengan finalidades semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables al caso, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito.

(Proceso 67- GACETA OFICIAL IP-2002, marca: “GOODNITES”, publicado en la G.O.A.C. Nº 871 del 11 de diciembre de 2002). Debe considerarse que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca, por virtud de la regla de la especialidad, en principio cubre únicamente los productos o servicios identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases de la Clasificación Internacional de Niza, la pertenencia de dos productos o servicios a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes.

También considerar la intercambiabilidad, en el sentido de que los consumidores estimen que los productos o servicios son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, y la complementariedad, relativa al hecho de que los consumidores juzguen que los productos o servicios deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.

Asimismo analizar si la conexión competitiva podría surgir en el ámbito de la identidad o similitud en la utilización de medios de difusión o publicidad como también de los canales de comercialización o distribución de los productos o servicios. En tal sentido, si ambos productos o servicios se difunden a través de los medios generales de publicidad (radio, televisión o prensa), cabe presumir que la conexión entre ellos será mayor, mientras que si la difusión se realiza a través de revistas especializadas, comunicación directa, boletines o mensajes telefónicos, es de presumir que la conexión será menor.

Con relación a los canales de comercialización o distribución, el Tribunal ha señalado que: “serán competitivamente conexos todos los productos vendidos en establecimientos especializados o en pequeños lugares de expendio donde signos similares pueden ser confundidos cuando los productos guardan también relación, ya que en grandes almacenes en los que se venden al público una amplia gama de productos dispares, para evaluar la conexión se hace necesario subdividirlos en las diversas secciones que los integran, e involucrar en el análisis aspectos tales como la identidad o disparidad de los canales de publicidad”.

(Proceso 50-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. Nº 739, de 4 de diciembre de 2001, marca: ALLEGRA). Todo lo relacionado con la comparación entre 27/07/2004 10.20 productos debe ser aplicada igualmente a comparación entre servicios y productos en lo que corresponda. Finalmente, deberá tomarse en cuenta la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de identificar, diferenciar y seleccionar el producto o servicio.

A juicio del Tribunal, “el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado ‘consumidor medio’ o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes ”. (Proceso 09-IP-94, publicado en a G.O.A.C. Nº 180 de 10 de mayo de 1995, marca: DIDA).

En consecuencia el consultante deberá tener en cuenta en el presente caso que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344, también se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a servicios identificados en la solicitud de registro del signo como maraca y los productos amparados por la maraca ya registrada o ya solicitada para registro, sea que dichos productos y servicios pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas.

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE PRIMERO: De acuerdo con el principio de irretroactividad, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos. La norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para determinar si se cumplieron los requisitos de registrabilidad y resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo.

La norma comunitaria en materia procesal se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los trámites en curso o por iniciarse. De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se apli- GACETA OFICIAL cará inmediatamente a los trámites procesales pendientes, y no, salvo previsión expresa, a los ya cumplidos.

SEGUNDO: Un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, previstos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, de conformidad con los criterios sentados en la presente interpretación prejudicial y no debe estar incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la misma Decisión 344. 27/07/2004 11.20 rados por la doctrina y la jurisprudencia recogidos en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos.

SEXTO: Además de los criterios referidos a la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los criterios relacionados con la conexión competitiva entre los productos y servicios. En el presente caso, al referirse los signos en cuestión a productos y servicios ubicados en diferentes clases, el consultante deberá analizar si se trata en efecto de un caso de conexión competitiva, con base en los criterios expuestos en la presente interpretación prejudicial.

TERCERO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo mixto, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo para efectos de comparar los elementos que lo conforman de manera aislada. Sin embargo al efectuar el cotejo de estas marcas, una mixta y otra nominativa, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. El Consejo de Estado de la Republica de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 8353 de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

CUARTO: No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

Walter Kaune Arteaga PRESIDENTE QUINTO: Corresponde a la Administración o, en su caso, al Juzgador, no estando exentos de discrecionalidad pero necesariamente alejados de toda arbitrariedad, determinar el riesgo de confusión con base a principios y reglas elabo-

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. GACETA OFICIAL 27/07/2004 12.20 PROCESO 36-IP-2004 Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 1, 2, 4 y 28 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Patente: Preparados Farmacéuticos que contienen Ácidos Disfosfónicos para la aplicación por vía oral. Actor: ROCHE DIAGNOSTICS GMBH. Proceso Interno Nº 7886. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintitrés días del mes de junio del año dos mil cuatro. VISTOS La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través de su Consejero Ponente Doctor Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta, recibida en este Tribunal en fecha 27 de abril del 2004, relativa a los artículos 14, 18 y 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con motivo del proceso interno Nº 7886.

El auto de 26 de mayo de 2004, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante y complementados con los documentos agregados a su solicitud, que se detallan a continuación: 1.

Partes en el proceso interno Demandante: sociedad ROCHE DIAGNOSTICS GMBH. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. 2. Hechos Los señalados por el consultante en la solicitud que se acompaña al oficio Nº 0535 del 14 de abril del 2004, complementados con los documentos incluidos en anexos, que demuestran: El 8 de abril de 1997 la sociedad BOEHRINGER MANNHEIM GMBH solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la patente de privilegio de invención denominada: “Preparados Farmacéuticos que contienen ácidos disfosfónicos para la aplicación por Vía Oral” y en la misma se reivindicó prioridad de la patente número 19615812.5 presentada en Alemania el 20 de abril de 1996.

El artículo 12 de la Decisión 344 en aquel entonces regulaba este derecho de prioridad, según el cual la fecha de presentación en Colombia para todos los efectos legales es el 20 de abril de 1996. El 12 de agosto de 1999, la apoderada de la sociedad demandante solicitó el cambio de nombre de BOEHRINGER MANNHEIM GMBH, por el de ROCHE DIAGNOSTICS GMBH.

Mediante oficio Nº 037 de fecha 8 de febrero de 2001, la Jefa de la División de Nuevas Creaciones requirió a la actora para que en el término de sesenta días (60) días hiciera valer los argumentos que considerara pertinentes en relación con el concepto técnico de fondo Nº 0011 sobre la patentabilidad del invento emitido por el examinador técnico Nº 202023.

En el referido concepto técnico, el examinador indico que una vez realizada la búsqueda de anterioridades se encontró que los documentos US 5.344.825 de 6 de septiembre de 1994, WO 94/12200 de 9 de junio de 1994, US 5.431.920 de 11 de julio de 1995 y WO 93/09785 de 27 de mayo de 1993, afectan el nivel inventivo de la patente solicitada y, adicionalmente, indicó que tanto la memoria descriptiva como las reivindicaciones de la solicitud de patente, carecían de claridad.

Frente a dicho oficio la actora dio respuesta exponiendo los argumentos de tipo técnico desvirtuando la opinión del examinador técnico en el sentido de que la invención carecía de altura inventiva y aclarando las dudas planteadas por el mismo en cuanto a la claridad de la invención. GACETA OFICIAL 27/07/2004 13.20 Mediante Resolución Nº 17607 de 25 de mayo de 2001, expedida por el Superintendente de Industria y Comercio se negó el privilegio de patente para la invención sobre la base de que la forma de presentación farmacéutica reivindicada carecía de nivel inventivo a la luz del estudio anteriormente sintetizado y, además, porque no se había cumplido con el requisito de claridad de la solicitud.

Sostiene que la Superintendencia de Industria y Comercio “ha debido probar … que para un técnico en la materia la forma farmacéutica inventada por la actora resultaba obvia y se derivaba de manera evidente el estado de la técnica. No bastaba … simplemente afirmar que debido a que la forma farmacéutica contiene compuestos ya conocidos carecía de nivel inventivo”.

El 3 de agosto del 2001 la actora interpuso el recurso de reposición contra la Resolución Nº 17607, el cual fue resuelto, mediante Resolución Nº 33059 de 4 de octubre de 2001, en el sentido de confirmarla en un todo, sin tener en cuenta la modificación al capítulo reivindicado y quedando así agotada la vía gubernativa. Finalmente la parte actora manifiesta, respecto a la violación del artículo 46 que el mismo da la posibilidad a las oficinas nacionales competentes de hacer uso de informes de expertos u organismos científicos o tecnológicos idóneos para que emitan una opinión sobre novedad, nivel inventivo y aplicación industrial de una invención. El haber hecho uso de esta importante herramienta le hubiera dado al examinador elementos fundamentales para tomar una decisión seria, fundamentada y ajustada a derecho. 3.

Fundamento Jurídico de la demanda Con relación a la violación de los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, la actora señala que “contrariamente a lo indicado en los actos administrativos impugnados, la forma de presentación farmacéutica … si tiene altura inventiva puesto que ésta junto con sus características técnicas innovadoras … NO es obvia ni se deriva de manera evidente del estado de la técnica.

Tan es así que hasta la fecha de la presentación de la solicitud extranjera base de la prioridad (20 de abril de 1996), no se conocían formas de presentación farmacéuticas que tuvieran los efectos de prevención de irritaciones en el tracto gastrointestinal y estomacales a pesar de que éstas comprendan ibadronato”. Afirma de igual manera que la sociedad demandante realizó estudios exhaustivos para llegar a la conclusión “de que la forma de presentación farmacéutica daba solución a problemas tecnológicos no resueltos por elementos existentes en el estado de la técnica antes del 20 de abril de 1996 (fecha de presentación de la solicitud extranjera base de la prioridad) y mucho menos resueltos por los objetos de las anterioridades citadas por la Superintendencia de Industria y Comercio.

Aunque pueden existir similitudes en la técnica que utiliza el invento y aquella contenida en las anterioridades citadas …” haciendo la aclaración que por tratarse de objetos que se encuentran dentro del mismo campo tecnológico es evidente que tiene que apoyarse en conocimientos comúnmente utilizados en dicho campo. 4. Fundamentos Jurídicos a la Contestación a la demanda: La Superintendencia de Industria y Comercio al contestar la demanda dice: No se tenga en cuenta las pretensiones y condenas solicitadas por la demandante por carecer de apoyo jurídico y, por consiguiente, de sustento de derecho para que prosperen.

Al responder a la afirmación de la demandante en sentido de que con las Resoluciones Nº 17607 del 25 de mayo de 2001 y Nº 33059 del 4 de octubre de 2001 “expedidas por el Superintendente de Industria y Comercio se incurrió en violación de los artículos 14, 16 y 18 de la Decisión 486 …” dice que “para juzgar la legalidad de los actos administrativos impugnados la norma aplicable, de manera general, es la vigente al momento de resolver los recursos”.

Si bien es cierto que la etapa del examen de fondo se surtió de conformidad con el artículo 27 de la Decisión 344, el examen definitivo de la solicitud se adelantó de conformidad con la Decisión 486. Contrariamente a lo afirmado por la parte demandante según se desprende de las actuaciones administrativas contenidas dentro el expediente 97.017.783 “el examen de fondo de la solicitud en debate permitió demostrar que el objeto de la misma no reúne los requisitos lega- GACETA OFICIAL 27/07/2004 14.20 les previos establecidos para conceder una patente de invención … adolece de los requisitos de novedad y nivel inventivo mencionados en el articulo 14 de la norma comunitaria (Decisión 486) …”. que a partir de sus conocimientos y enseñanzas de las anterioridades señaladas habría logrado de una manera obvia el objeto reivindicado”.

De acuerdo a la consultante “Afirma que la negación de la patente fue el resultado de varios estudios de fondo realizados por la División de Nuevas Creaciones luego advierte (sic) a la actora que presentara su solicitud de patente de manera clara, esto, al notar que los escritos presentados por la misma generaban varias contradicciones respecto a los efectos causados luego de la administración de ácidos disfosfónicos por vía oral, especialmente respecto al ibandronato”.

Que las normas contenidas en los artículos 14, 18 y 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal; Sobre la presunta violación del artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, afirma que la patente de invención solicitada por la actora carecía de altura inventiva y reitera que de conformidad a lo expuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina “La novedad es un concepto legal que introduce el legislador comunitario, para efectos de delimitar y precisar el espacio temporal que con relación a un patrón establecido (estado de la técnica) puede conducir a que un examinador técnico determine si una patente es nueva o no”.

Sostiene que: “Tal como desprende la actuación administrativa el objeto reivindicado no es nuevo habida cuenta que está comprendida en el estado de la técnica no puede ser patentado, como resultado del estudio comparativo entre el objeto y la solicitud y lo mencionado en los documentos anteriores a la fecha de prioridad relacionados con la materia de la solicitud … encontrándose que el objeto reivindicado ya era conocido desde antes de la fecha de la prioridad reivindicada por la parte demandante”.

Por último, con respecto a la presunta violación del artículo 18 de la Decisión 486, indica que: “…de conformidad con el artículo 16 de la norma comunitaria en cita el estado de la técnica comprende ‘todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida’ … Para una persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente al objeto reivindicado se deriva en forma evidente del estado de la técnica anterior a la solicitud, por-

CONSIDERANDO

Que este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, (codificado mediante la Decisión 500);

Que, teniendo en cuenta que la solicitud de registro de patente tuvo lugar el 8 de abril de 1997, fecha en la que se encontraba vigente la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, en aplicación a lo dispuesto por el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 del Estatuto, no corresponde interpretar los artículos 14, 18 y 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por no ser aplicables al caso concreto, por lo que se interpretará de oficio los artículos 1, 2, 4 y 28 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y la disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Decisión 486 Disposición Transitoria “Primera.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorga- GACETA OFICIAL 27/07/2004 15.20 miento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. lo estime conveniente, podrá requerir informes de cualquiera de las oficinas nacionales competentes de los demás Países Miembros o de terceros países”.

En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. I. Aplicación del ordenamiento comunitario en el tiempo Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.

Decisión 344 “Artículo 1.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial”. “Artículo 2.- Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará, dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido se publique”.

“Artículo 4.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”. “Artículo 28.- La oficina nacional competente podrá requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre novedad, nivel inventivo, y aplicación industrial de la invención. Asimismo, cuando Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos.

En consecuencia, las situaciones jurídicas concretas normadas en el ordenamiento jurídico andino se encuentran sometidas a la norma vigente en el tiempo de su constitución. Y si bien la norma comunitaria nueva no es aplicable a las situaciones jurídicas originadas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata tanto en algunos de los efectos futuros de la situación jurídica nacida bajo el imperio de la norma anterior, como en materia procedimental.

Por lo que, la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de patente de invención, será la aplicable para resolver sobre los requisitos exigidos para efectos de la concesión o denegatoria de la misma; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— respecto de la resolución interna que exprese la determinación de la Oficina Nacional Competente sobre la concesión o no de la patente, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitada la patente de, salvo las etapas procedimentales aun no cumplidas en las que se aplicará la nueva norma.

Al respecto el Tribunal ha señalado que: “si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro … ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso”.

(Proceso 38-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 845 de 1 de octubre de 2002, marca: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC Y PEPAC). La normativa de carácter procesal se aplicará a partir de su entrada en vigencia, tanto a los GACETA OFICIAL procedimientos por iniciarse como a los que están en curso. En este último caso, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.

Apoyándose en la doctrina, el Tribunal ha manifestado que “La prohibición de retroactividad de las leyes representa una manifestación básica y específica de la seguridad jurídica (Pérez Luño, Antonio-Enrique: “Seguridad Jurídica”. En “El derecho y la justicia”. Editorial Trotta S.A. Madrid. 2000. pp. 204 y 206)”. Por ello, “En general y siempre que no operen otros principios especiales relativos a la aplicación de las normas jurídicas, el efecto que produce un acto derogatorio es que la norma derogada deberá ser aplicada en aquellos casos aún no resueltos que surgieron con anterioridad a la derogación, pero no a la resolución de nuevos casos … el efecto normal de la derogación consiste en la limitación temporal de la aplicabilidad de las normas jurídicas, de forma que las normas derogadas seguirán siendo aplicables a las relaciones jurídicas que surgieron cuando la norma estaba en vigor… (Aguiló Reglá, Josep: “Derogación”. ob. cit., p. 486)”.

(Proceso 74-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 995 del 9 de octubre de 2003, marca: A+GRÁFICA). En el caso de autos, la solicitud de patente con privilegio de invención se presentó el 8 de abril de 1997 durante la vigencia de la Decisión 344, por lo que corresponde a la autoridad nacional competente establecer de acuerdo a las consideraciones anteriores, la norma aplicable al caso concreto.

II. Las patentes de invención de productos y de procedimientos Si bien el legislador andino no ha dado una definición de patente, con apoyo en criterios doctrinales en la materia se puede afirmar que “La patente es la concesión que otorga el Estado a un inventor o a su causahabiente para explotar exclusivamente una invención industrial durante un plazo determinado, al cabo del cual pasa a ser de dominio público”.

(Metke Méndez, Ricardo. Lecciones de Propiedad Industrial (II). Editor Raisbeck, Lara, Rodríguez & Rueda (Baker & McKenzie). Bogotá, 2002, p. 22). Del indicado concepto, así como del artículo 1 de la Decisión 344, se destaca que la patente 27/07/2004 16.20 se concede para una invención, la cual, a su vez, ha sido definida por la doctrina como “la solución de un problema técnico aplicable a la industria, y que proporciona la posibilidad de obtener un cierto resultado útil” (Baylos Corroza, Hermenegildo.

Tratado de Derecho Industrial. Segunda edición. Editorial Civitas, 1993, p. 695). En consecuencia, la invención presupone un problema específico que es resuelto por la técnica. Adicionalmente, se tiene que las invenciones susceptibles de patentamiento, pueden ser de productos o de procedimientos. La invención de productos “comprende todas las variedades de entidades estructurales hechas por el ser humano. … puede referirse principalmente a cosas, substancias y medios de trabajo (en particular aparatos y dispositivos) ” (FernándezNovoa, Carlos.

La modernización del Derecho español de patentes. Editorial Montecorvo S.A., Madrid, p. 64). La invención de procedimientos consiste en que “su objeto verse sobre un modo de obrar constituido por una serie de operaciones o actuaciones para obtener un resultado. ‘Es decir, se trata de una sucesión de operaciones o actuaciones a realizar con determinadas materias o energías’ (Horacio Rangel Ortíz, Usurpación de Patentes, Universidad Panamericana, México DF, 1994, pág. 85)” (Metke Méndez, Ricardo.

Ob.cit., p. 32). El Tribunal ha dicho: “La invención puede recaer sobre una entidad física (producto, dispositivo, máquina, sustancia, composición) o sobre una actividad (procedimiento, método, utilización) (Proceso 13-IP2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1061 del 29 de abril de 2004, patente: TRIHIDRATO DE (2R. 3S)-3-TERT- BUTOXICARBONILAMINO-2-HIDROXI-3-FENILPROPIONATO DE 4-ACETOXI2-BEZOILOXI-5B, 20-EPOXI-1, 7B, 10B-TRIHIDROXI-9-OXO-TAX-11-EN-13–ILO).

III. Requisitos de patentabilidad: novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial El artículo 1 de la Decisión 344 establece los requisitos que debe cumplir toda invención, sea de productos o de procedimientos, para que pueda ser objeto de patente, que son: novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial.

Dichos requisitos permiten determinar las condiciones esenciales que debe reunir toda invención para que sea patentada, siempre que además no se encuentre impedida por otras GACETA OFICIAL disposiciones de la norma comunitaria en mención. La novedad y el estado de la técnica Entre los requisitos indispensables para que una invención pueda ser considerada como objeto de protección por medio de patente, en primer lugar, está su novedad, que significa, conforme al artículo 2 de la Decisión 344, que “una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica”, es decir como sostiene el tratadista José Manuel Otero Lastres, “ no estar contenida, no estar incluida, o no formar parte del estado de la técnica”.

(Otero Lastres, José Manuel. Los Requisitos de Patentabilidad en la Decisión 486, Revista Jurídica del Perú Nº 31, febrero 2002). El Tribunal, por su parte, ha manifestado que “el concepto de ‘invención’ a efectos de ser objeto de una concesión de patentes, comprende todos aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquen un avance tecnológico —y por tanto no se deriven de manera evidente del ‘estado de la técnica’—, y además sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria”.

(Proceso 21IP-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 631 de 10 de enero de 2001, caso “DERIVADOS DE BILIS HUMANA”). El concepto de novedad se lo formula desde el punto de vista negativo en relación al “estado de la técnica”; al respecto, cabe indicar que este último concepto comprende el conjunto de conocimientos tecnológicos que hayan sido accesibles al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Por lo que se considera que toda invención deja de ser nueva si ha sido accesible al público por cualquier medio, sin que tenga relevancia el lugar en el que se ha producido, ni el número de personas a las que ha alcanzado dicha accesibilidad. Al comprender comúnmente toda invención varios componentes, la novedad en cada uno de ellos no es un requisito indispensable ya que pueden ser conocidos individualmente en el estado de la técnica, por lo que se exige que sea su combinación la que dé lugar a que un producto o un procedimiento sea considerado desconocido anteriormente.

Al respecto el Tribunal 27/07/2004 17.20 dice, “La novedad no es un requisito que deban cumplir todos y cada uno de los componentes que conforman la invención, pudiendo incluso ser conocidos individualmente la totalidad de tales elementos, si combinados entre ellos dan lugar a un objeto o a un procedimiento desconocido anteriormente. En efecto ninguna invención aparece de la nada; por el contrario, toda innovación requiere aplicar conocimientos y objetos previamente creados o descubiertos por la humanidad, los cuales constituirán la ‘materia prima’ para desarrollar un nuevo producto o procedimiento” (Proceso 21-IP-2000, ya citado).

Así mismo, el Tribunal ha señalado que la novedad de una invención “es lo que no está comprendido en el estado de la técnica (divulgación cualificada) o lo que no haya sido divulgado o hecho accesible al público en cualquier lugar (divulgación simple y novedad absoluta). La divulgación puede ser oral o escrita, puede resultar del uso o explotación, o producirse por cualquier otro medio.

Esta divulgación debe ser detallada y, en todo caso, suficiente para que una persona del oficio pueda utilizar esa información para ejecutar o explotar la invención. Por otra parte, cuando un invento está en uso o explotación es porque ya fue patentado o porque es del dominio público. En estos casos el invento objetivamente perdió su novedad”.

(Proceso 06-IP-89, publicado en la G.O.A.C. Nº 50 de 17 de noviembre de 1989, marca: INTERPLAST). Igualmente ha indicado que “la invención, de producto o de procedimiento, carecerá de novedad si, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, se ha encontrado al acceso del público por cualquier medio, con independencia del lugar en que el acceso haya sido posible o se haya producido, del número de personas a que haya alcanzado y el conocimiento efectivo que éstas hayan obtenido, salvo que la divulgación se haya llevado a cabo en los términos excepcionales previstos en el artículo 3 de la Decisión 344.

Tampoco será novedosa la invención si el contenido de la solicitud de patente en trámite, de fecha de presentación o de prioridad anterior a la de prioridad de la solicitud que se examina, ha sido publicado”. (Proceso 13-IP-2004, ya citado). La fecha a partir de la cual la Oficina Nacional Competente deberá realizar el estudio de la novedad, o de lo no comprendido en el estado GACETA OFICIAL de la técnica, “no sólo se refiere a la que constare en la solicitud, sino también a la de la prioridad reconocida por el artículo 12 de la Decisión 344.

La Oficina Nacional Competente tiene la obligación de determinar en primera instancia la fecha a partir de la cual se podrá realizar el análisis comparativo de la invención con el estado de la técnica existente en el resto del mundo para esa fecha. Todo lo que haya sido accesible al público en los términos del artículo 2º constituirá el estado de la técnica que podrá destruir o no la novedad de la invención cuya patente se solicita”.

(Proceso 12-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 428 de 16 de abril de 1999, caso: COMPOSICIONES DETERGENTES COMPACTAS CON ALTA ACTIVIDAD CELULASA). Finalmente, cabe reiterar lo señalado en la jurisprudencia antes citada, sobre ciertas reglas a ser observadas para determinar la novedad de una invención, que son: “a) Concretar cuál es la regla técnica aplicable a la patente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindicaciones, que en últimas determinarán este aspecto. b) Precisar la fecha con base en la cual deba efectuarse la comparación entre la invención y el estado de la técnica, la cual puede consistir en la fecha de la solicitud o la de la prioridad reconocida. c) Determinar cuál es el contenido del estado de la técnica (anterioridades) en la fecha de prioridad. d) Finalmente deberá compararse la invención con la regla técnica”.

El nivel inventivo y el estado de la técnica Como segundo requisito, adicional al de la novedad, se exige que la invención tenga nivel inventivo, esto es, que implique un salto cualitativo en relación con la técnica existente. Este requerimiento, desarrollado por el artículo 4 de la Decisión 344, presupone que la invención, además de no ser obvia para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica, debe ser siempre el resultado de una actividad creativa del hombre, lo que no impide que se alcance la regla técnica propuesta utilizando procedimientos o métodos comunes o ya conocidos en el área técnica correspondiente, aunque tampoco 27/07/2004 18.20 debe constituir el resultado de derivaciones evidentes o elementales de lo ya existente para un experto medio en esa materia técnica.

“El experto medio deberá poseer experiencia y contar con un saber general en la materia y con una serie de conocimientos en el campo específico de la invención” (Proceso 43-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 870 de 9 de diciembre de 2002, caso: FORMULACIONES DE PEPTIDOS HIDROSOLUBLES DE LIBERACIÓN RETARDADA). Evidentemente, el estado de la técnica al alcance del experto medio no es el mismo comprendido por “todo lo que haya sido accesible al público” que se examina para establecer la novedad de un invento.

En efecto, “con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica En este punto conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el ‘estado de la técnica’, en el primero, se coteja la invención con las ‘anterioridades’ existentes dentro de aquella, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención” (Proceso 12-IP-98, ya citado).

El Tribunal ha explicado que “Para analizar la existencia de nivel inventivo, las Cámaras de Recursos han adoptado el método llamado “acercamiento problema-solución” (problem and solution approach), consistente, en lo esencial, en: “a) identificar ‘el estado de la técnica más próximo a la invención reivindicada’; b) evaluar los resultados (o efectos) técnicos obtenidos por la invención reivindicada en relación con el ‘estado de la técnica más próximo’; c) examinar si, de conformidad con el estado de la técnica más próximo, el experto en la materia habría o no propuesto las características técnicas que distinguen la invención reivindicada y que permiten alcanzar los resultados por ella obtenidos” (Office GACETA OFICIAL européen des brevets, La Jurisprudence des chambres de recours, CD interactivo “Special Edition - Espace Legal”, DG 3 (Recours), 4ª edición, 2001) (Proceso 13-IP-2004, ya citado) Por lo tanto, a efectos de examinar el nivel inventivo, la Oficina Nacional Competente se fijará en el estado de la técnica existente y en lo que ello representa para una persona del oficio normalmente versada en la materia; esto es que, a la luz de los identificados conocimientos existentes en el área técnica correspondiente, se verá si para un experto medio en esa materia técnica —sin que llegue a ser una persona altamente especializada— pueda derivarse de manera obvia la regla técnica propuesta.

IV. Requerimiento de informes sobre requisitos de patentabilidad de la invención No obstante que el requerimiento de este informe se lo notifico el 8 de febrero de 2001, en cuya etapa se encontraba vigente la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, sin embargo esta norma al igual que la prevista en el artículo 28 de la Decisión 344, se refiere a la solicitud de informe sobre requisitos de patentabilidad y por tanto, ambas, implícitamente remiten a los exigidos a tiempo de la presentación de la solicitud de patente, que como se tiene dicho fue durante la vigencia de la Decisión 344, por cuya razón se interpretará el artículo 28 de la misma Decisión, sin perjuicio de hacer referencia al artículo 46 de la Decisión 486, toda vez que la controversia radica sobre estos requisitos de patentabilidad El artículo 28 de la Decisión 344 establece la potestad de toda Oficina Nacional competente para requerir el informe de expertos o peritos técnicos para que emitan opinión respecto de los requisitos de patentabilidad exigidos en el artículo 1 ibidem.

Al respecto, el Tribunal ha indicado que constituye una “facultad discrecional de las Oficinas Nacionales Competentes,… que complementa lo dicho en el artículo 27 y así permite interpretar de mejor manera la intención del legislador andino, cual es la de dotar de elementos objetivos al examinador de patentes, a fin de enriquecer su apreciación con abundantes fundamentos técnicos y de cumplir con la finalidad de las normas comunitarias” (Proceso 12-IP-98, ya citado).

Cabe precisar que el artículo 28 de la Decisión 344, al igual que el primer párrafo del artículo 46 27/07/2004 19.20 de la Decisión 486, se refiere al requerimiento de opiniones de expertos o de organismos científicos o tecnológicos, a efectos de que emitan su criterio únicamente “sobre la novedad, nivel inventivo y aplicación industrial de la invención”, lo que consagra una facultad potestativa de las Oficinas Nacionales competentes en atención a la dificultad y complejidad de análisis y estudio de los mencionados requisitos de patentabilidad, que le será útil para resolver dentro del trámite de las solicitudes de patente.

Al tratarse de una potestad de la Administración, lo previsto en la norma ahora interpretada, no hace parte de las etapas establecidas dentro del procedimiento de otorgamiento o rechazo de la solicitud de patente, lo que se demuestra con la no determinación del momento específico dentro de dicho procedimiento en el que se pueden requerir aquellos informes.

En el contexto de la Sección IV del Capítulo I de la Decisión 344, relativa al “TRÁMITE DE LA SOLICITUD”, el Tribunal ha manifestado en forma acertada que “Si no hay opositor y [si] se han vencido los plazos anteriormente citados, de conformidad con el artículo 27, corresponde a la Oficina Nacional Competente realizar el examen de fondo en el que procede analizar si la solicitud es o no patentable, para lo cual se deberá determinar si satisface las exigencias de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, pudiendo requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos e incluso de otra u otras Oficinas Nacionales Competentes de los demás Países Miembros o de terceros países (Art. 28); es decir, que la información proporcionada por el solicitante debe ser verificada por la Oficina Nacional Competente de forma que no quede duda alguna de su patentabilidad, por medio de la utilización de todos los medios posibles a su alcance, sobre todo porque el informe sobre el estado de la técnica es la pieza más importante del procedimiento de concesión de la patente” (Proceso 43-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. Nº 716 de 18 de septiembre de 2001 caso: modelo de utilidad “TANQUE COMPUESTO”,).

En consecuencia, la solicitud de los informes de expertos o peritos técnicos a que hace alusión el artículo 28, al igual que su similar el artículo 46 de la Decisión 486, “ciertamente no es obligatoria para que sea requerida por la Oficina Nacional Competente, toda vez que la norma legal no está redactada en forma impera- GACETA OFICIAL tiva sino facultativa.

Sin embargo se hará imperativo solicitar el concepto técnico cuando la entidad carezca de los medios y del personal calificado que le permita realizar dicho examen con plena solvencia” (Proceso 42-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 455 de 2 de julio de 1999, caso: CONSTRUCCION DE BASE DE RECIPIENTE, PARTICULARMENTE DE UN POTE PARA ENVASAR COSMETICOS).

El artículo 46 de la Decisión 486, en su párrafo primero, es similar a lo que dispone el citado artículo 28 de la Decisión 344 en lo que respecta al examen de los requisitos de patentabilidad, lo que implícitamente remite a la norma sustantiva vigente al momento de la solicitud del registro, que en le caso que nos ocupa es la Decisión 344.

En consecuencia y no habiéndose controvertido otros aspectos previstos en el referido artículo 46 se interpreta el artículo 28 de la Decisión 344. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE PRIMERO: Para que una invención de productos o de procedimientos sea objeto de protección a través de una patente deberá, necesariamente, cumplir con los requisitos de novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial.

SEGUNDO: La invención, de producto o de procedimiento, carecerá de novedad, si ya se encontrara comprendida en el estado de la técnica, entendiéndose como tal todo conocimiento que haya sido accesible al público a través de cualquier medio, en tiempo anterior a la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida.

TERCERO: La invención debe ser el resultado de una actividad creativa del hombre que constituya un avance tecnológico, pudiéndose alcanzar la regla técnica propuesta a través de procedimientos o métodos comunes ya conocidos en 27/07/2004 20.20 el área técnica correspondiente. Sin embargo, la invención no tendrá nivel inventivo si resulta obvia para un experto medio, el cual deberá hallarse provisto de experiencia, saber general en la materia y conocimientos específicos en el campo de la invención.

CUARTO: La solicitud de informes de expertos externos o de organismos científicos o tecnológicos prevista en la normativa comunitaria, en lo referente a precisar lo concerniente a la novedad, nivel inventivo y aplicación industrial de la invención, es facultativo por parte de la Oficina Nacional competente. El Consejo de Estado de la Republica de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 7886 de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Walter Kaune Arteaga PRESIDENTE Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú