PROCESO 60-IP-2004 Interpretación prejudicial de los artículos 56 y 58 literal g) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, realizada con base en solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Interpretación de oficio, de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
Actor: PARKE DAVIS Y CO. LIMITED. Marca: “HALITOS”. Proceso interno N° 1998-05214 (5214). EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Quito a los veintitrés días del mes de junio del año dos mil cuatro. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejera, doctora Olga Inés Navarrete Barrero.
VISTOS: Que la solicitud recibida por este Tribunal el 1 de junio del año 2004, se ajustó suficientemente a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por medio de auto de 16 de junio del año 2004. 1.
ANTECEDENTES: 1.1 Partes Actúa como demandante la sociedad PARKE DAVIS Y CO. LIMITED, siendo demandada la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia. Se considera como tercero interesado en los resultados del proceso, a la sociedad ATILA DE COLOMBIA S.A., en su calidad de titular de la marca HALITOS. 1.2 Actos demandados La interpretación se plantea en razón de que la sociedad PARKE DAVIS Y CO.
LIMITED, mediante apoderada solicita que se declare la nulidad de las siguientes Resoluciones expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia: - Nº 010091, de 18 de abril de 1997, mediante la cual la mencionada Dependencia declaró infundada la observación presentada por la sociedad PARKE DAVIS Y CO.
LIMITED, con base en la marca HALLS, de su propiedad y, concedió registro como marca para la denominación “HALITOS”, en favor de la sociedad ATILA DE COLOMBIA S.A., para distinguir productos alimenticios comprendidos en la Clase Internacional 29; - Nº 30518, de 28 de noviembre de 1997, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la mencionada Superintendencia, resolvió el recurso de reposición interpuesto, confirmando la Resolución anterior; y, - Nº 1160, de 15 de mayo de 1998, a través de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la aludida Dependencia, al resolver el respectivo recurso de apelación, confirmó igualmente lo decidido en la Resolución inicial Nº 010091.
Solicita adicionalmente la actora, que como restablecimiento de sus derechos, se ordene a la mencionada Superintendencia cancelar el registro de la marca solicitada. 1.3 Hechos relevantes Del expediente remitido por el mencionado Consejo de Estado consultante, han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos - El 20 de noviembre de 1989, la sociedad ATILA DE COLOMBIA S.A. presentó solicitud para obtener el registro de la denominación HALITOS, como marca destinada a amparar productos de la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.[1] - El 6 de marzo de 1992, fue publicado el extracto de esa solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 367. - El 22 de abril del mismo año, la sociedad PARKE DAVIS Y CO.
LIMITED presentó oposición contra el registro solicitado, con base en la marca de su propiedad, “HALLS”, que ampara productos de la Clase Internacional 30.[2] - El 18 de abril de 1997, la Superintendencia de Industria y Comercio emitió la Resolución Nº 010091, por medio de la cual rechazó la oposición presentada y concedió el registro solicitado. - La sociedad PARKE DAVIS Y CO.
LIMITED presentó recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación contra la Resolución emitida. - El 28 de noviembre del mismo año, la Superintendencia de Industria y Comercio, al resolver el recurso de reposición interpuesto, expidió la Resolución Nº 30518, confirmando la anterior. - El 15 de mayo de 1998, el Superintendente Delegado de la Propiedad Industrial, al decidir el recurso de apelación planteado, confirmó también la determinación inicial, mediante Resolución Nº 1160, agotando así la vía gubernativa. b) Escrito de demanda La sociedad PARKE DAVIS Y CO.
LIMITED, constituida bajo las leyes del Reino Unido de la Gran Bretaña, domiciliada en Eastleigh, Hampshire, Inglaterra, por intermedio de apoderada manifiesta que la sociedad ATILA DE COLOMBIA S.A. presentó solicitud para el registro de la denominación “HALITOS”, como marca destinada a amparar productos alimenticios comprendidos en la clase internacional Nº 29, respecto de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, rechazó las observaciones presentadas por su mandante y, concedió el registro solicitado por medio de Resolución Nº 010091, de 18 de abril de 1997.
Sostiene que “ la marca HALITOS es el diminutivo de HALLS y al derivarse de la marca HALLS, es similarmente confundible desde los puntos de vista gráfico, fonético y visual.”. Afirma que la Superintendencia de Industria y Comercio no debió “…limitarse única y exclusivamente a mirar las diferencias que se presentaban entre las dos marcas, absteniéndose de hacer un análisis de conjunto que le permitiera darse cuenta de la confundibilidad que acarreaba la existencia simultánea de las dos marcas (HALLS Y HALITOS)…”.
Expresa, así mismo, que la marca HALITOS distingue productos de la Clase 29, los que están directamente relacionados con aquellos de la clase 30 que son los amparados por la marca de su propiedad; por tanto “…la subsistencia de las dos puede inducir a error al consumidor, con lo cual no se cumpliría con la función principal de una marca, que es la de diferenciar en el mercado unos productos de otros fabricados por personas distintas.”.
Argumenta la violación del artículo 83, literal d) de la Decisión 344, al sostener que “…el examen de comparación entre las dos, tuvo que ser más riguroso, para que de esa forma, se impidiera el aprovechamiento de esa fama por parte de otras marcas…”. c) Contestaciones a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, en su contestación a la demanda, solicita “…no tener en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por la demandante en contra de la Nación-Superintendencia de Industria y Comercio- por cuanto carecen de apoyo jurídico y, por consiguiente, de sustento de derecho para que prosperen”.
Respecto a la legalidad de los actos administrativos acusados, manifiesta “…que la Superintendencia de Industria y Comercio como oficina nacional competente, se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa”. En cuanto a la supuesta violación del artículo 81, expresa que apoya su accionar en jurisprudencia sentada por este Tribunal en los procesos 1-IP- 87, 7-IP-95 y 14-IP-98.
Afirma que “efectuado el examen sucesivo y comparativo entre las marcas registradas en debate, se concluye en forma evidente que éstas no son semejantes entre sí y no existe confundibilidad entre las mismas en los aspectos gráficos, ortográficos, fonéticos e ideológicos y por lo tanto, no conllevan a engaño al consumidor medio.”. Finalmente, refiriéndose a la notoriedad sostenida de la marca HALLS, señala que “…no existe confundibilidad entre las marcas comparadas, no es dable su análisis.
Adicionalmente, es claro e inequívoco que a la luz del artículo 84 de la Decisión 344 deben cumplirse una serie de criterios para determinar que una marca es notoriamente conocida, la que no fue probada por la parte demandante dentro de la vía gubernativa.”. La sociedad ATILA DE COLOMBIA S.A., en calidad de tercero interesado, contesta la demanda oponiéndose a todas las pretensiones formuladas por la parte actora.
Acerca de la aludida violación del artículo 81, afirma que “la Superintendencia ha efectuado una comparación de EL CONJUNTO de las dos marcas referidas, y no ateniéndose a sus diferencias, como erróneamente afirma la actora. Así mismo, tampoco se ha limitado a sus similitudes como pretende la actora que ese despacho lo haga.”. Expresa que “es cierto que los productos comparados en las clases 29 y 30 tienen naturaleza similar, pero esta sola similitud no es suficiente para predicar la falta de distintividad de la marca de mi cliente…”.
Sostiene que no existió violación alguna del artículo 81 literal a) de la Decisión 344, por cuanto “si se estudian las marcas en su conjunto, atendiendo a sus similitudes, encontramos que efectivamente las marcas no presentan similitud tal que impida el registro de la marca de mi representada.”. Se refiere a la manifestada violación del artículo 83 literal d) de la misma Decisión, expresando que “…la sociedad actora fundamenta esta supuesta violación de la ley, en el hecho de que la marca HALLS de su propiedad, es una marca notoria, y al ser notoria goza de una mayor protección, lo que garantiza que al hacer el estudio de confundibilidad la Superintendencia debe aplicar un criterio más rigurosos y estricto.
Sobre la notoriedad de la marca, debemos manifestar que la misma no fue acreditada dentro del expediente en la Superintendencia por ningún medio, y mal podría ésta aceptar una manifestación como verdad sin pruebas…”. Asevera que “si se estudia rigurosamente la confundibilidad gráfica, ortográfica, fonética y semánticamente, los signos HALLS y HALITOS debemos necesariamente llegar a la misma conclusión: LAS MARCAS NO SON SIMILARMENTE CONFUNDIBLES.”.
Con vista de lo antes expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, CONSIDERANDO:
1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL La interpretación prejudicial ha sido formulada con base en lo dispuesto por el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores; en efecto, se identifica a la Instancia Nacional Consultante, se hace una relación de las normas cuya interpretación se pide, se refiere la causa interna que la origina y, se señala lugar y dirección concretos para la recepción de la respuesta a la consulta.
Respecto del informe sucinto de los hechos considerados relevantes, cabe anotar que la Instancia consultante se ha limitado, como en otros varios casos observados ya por este Tribunal, a referir los argumentos formulados únicamente por la parte actora, soslayando aquellos expuestos en la contestación a la demanda por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, así como los sostenidos por el tercero interesado en esta causa, la sociedad ATILA DE COLOMBIA S.A. Este Tribunal, por otra parte, es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional competente, como lo es en este caso la jurisdicción nacional consultante, conforme lo establecen los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Organismo.
2. CONSIDERACIONES PREVIAS El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, ha requerido de este Organismo, por medio de la solicitud remitida con oficio Nº 0756, de 20 de mayo del 2004, la interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literales a) y d) de la Decisión 344, no obstante, se ha podido verificar, que la solicitud referente al registro de la marca HALITOS ha sido presentada el 20 de noviembre de 1989.
Consecuentemente, dicha solicitud ha sido radicada, sin lugar a dudas, en vigencia de la Decisión 85 y no de la Decisión 344. Por lo expuesto, este Tribunal considera, según así lo ha venido determinando en su jurisprudencia, que la interpretación prejudicial requerida debe corresponder a los artículos 56 y 58 literal g) de la Decisión 85; disposiciones por cierto concordantes con los aludidos artículos solicitados de la Decisión 344.
Estima conveniente, por otro lado, extender dicha interpretación, de oficio, de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, norma relacionada con los actos administrativos materia de la controversia. Todo al amparo de lo previsto en el artículo 34 del Tratado de Creación de este Organo Jurisdiccional. 3.
NORMAS A SER INTERPRETADAS En consecuencia con lo expresado, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISION 85 “Artículo 56.- Podrá registrarse como marcas de fábrica o de servicios, los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos.” “Artículo 58.- No podrán ser objeto de registro como marcas: “g) Las que sean confundibles con otras notoriamente conocidas y registradas en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares;” DECISION 344 “DISPOSICIONES TRANSITORIAS: PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, subsistirá por el tiempo en que fue concedido.
En lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas contenidas en la presente Decisión”.
4. TRANSITO EN LA NORMATIVA COMUNITARIA Conforme ha sido expuesto en las consideraciones previas realizadas en torno al ámbito de esta interpretación prejudicial, este Organo Comunitario ha determinado la improcedencia de la interpretación pedida de los artículos 81 y 83 literales a) y d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por constatar que la solicitud de registro de la denominación HALITOS fue presentada, como ha sido ya dicho, el 29 de noviembre de 1989, en vigencia plena de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
Las actuaciones administrativas relacionadas con la resolución de la oposición al registro, así como con los recursos interpuestos, han sido contrariamente realizadas en vigencia de la Decisión 344, cuya Disposición Transitoria Primera se apoya en el principio de irretroactividad de la norma sustancial, pues dispone que todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, subsistirá por el tiempo en que fue concedido.
Además, la Disposición en referencia contempla la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior, a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues dispone que, en cambio, se aplicará la Decisión 344, al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas de tal derecho. Al respecto este Tribunal ha sostenido: “Como se ha manifestado en reiteradas ocasiones, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica y de confianza legítima, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos.
Por lo tanto, tenemos que toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquélla disciplinados. Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior.
En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior, y señala que el mismo subsistirá por el tiempo que fue concedido. En consecuencia, la norma andina contempla la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a todo efecto futuro del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, esto es, al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas de dicho derecho.”.[3]
5. CONCEPTO DE MARCA La marca es definida como todo signo perceptible, capaz de distinguir los bienes o los servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra. Requisitos de registrabilidad: Este Tribunal se ha pronunciado en reiteradas ocasiones acerca de los requisitos que los distintivos deben satisfacer para ser registrados como marcas, los cuales según el artículo 56 transcrito son: novedad, visibilidad y suficiente distintividad.
La novedad no hacía referencia, en la Decisión 85, a la utilización anterior del signo como marca, sino a la obligatoriedad de que sea inconfundible con otros ya registrados o solicitados. Respecto a la visibilidad, se ha dicho que es el resultado de la necesidad material de que un signo pueda ser apreciado o percibido por el sentido de la vista.
Un signo es visible cuando se concreta en algún medio perceptible por el consumidor a través de dicho sentido; así, son signos visibles, una denominación o palabra, un gráfico, un conjunto de palabras o un conjunto de colores. Estos medios tangibles hacen posible que el público reconozca, distinga y diferencie un signo de otro. Otro requisito indispensable para que un signo pueda constituirse en marca es la distintividad, del cual por cierto se derivan las otras condiciones.
Si un signo no tiene la capacidad de distinguir, diferenciar y, de esa manera, localizar o individualizar un producto de una persona de los productos de otra, no cumpliría la función que la marca persigue en el mercado. La distintividad que deben reunir los signos en sus características intrínseca y extrínseca, evita cualquier confusión entre signos preexistentes o solicitados o entre éstos y los productos que la marca protege.
6. PROHIBICIONES PARA EL REGISTRO DE MARCAS La identidad y la semejanza El Tribunal ha manifestado que cuando se presenta confusión entre marcas, se induce como consecuencia al público consumidor a incurrir en error, poniendo en peligro su capacidad de discernimiento que es la que le permite adquirir un determinado producto o servicio, y no otro.
La función distintiva de los signos constituye requisito fundamental para el registro de la marca, en ausencia del cual se incurre en causal de irregistrabilidad. Este Tribunal ha sostenido acerca de la confundibilidad: “En cuanto a la confusión, el Tribunal ha señalado que la acción de confundir en sentido estricto consiste en tomar una cosa por otra.
La confusión se genera en distintos grados o matices, desde la similitud o semejanza entre dos marcas hasta la identificación total de las mismas. De esta manera se ha sostenido que la marca que se proyecta registrar no puede ser confundida con la debidamente inscrita que goza de protección legal conferida por el registro y que otorga a su titular el derecho a utilizarla en forma exclusiva”.
“Con el nombre de confusión se entiende, pues, la que va involucrada en un signo idéntico o similar a una marca ya registrada para los mismos productos o servicios, signo que por ello carece de fuerza distintiva e induce a confusión al consumidor medio o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes”. [4] Este Organismo ha enfatizado, por otra parte, que la confusión puede presentarse respecto de tres campos: el visual, el auditivo y el ideológico, y podría generarse por similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales.
Resulta entonces necesario considerar las siguientes características propias de la situación de semejanza: Similitud ideológica, que se da entre signos que evocan las mismas o similares ideas. Al respecto señala el profesor OTAMENDI, que aquella es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra”.[5] En consecuencia, pueden ser considerados confundibles, signos que aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, como ya se ha expresado, la misma o similar idea;
Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes, pueden producir en mayor o menor grado, que la confusión sea más palpable u obvia; Similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen sonido similar.
La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión. El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes alejándose de un criterio arbitrario, han de determinarla con base en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.
Reglas para realizar el cotejo marcario La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales que sirvan al funcionario y al juez, para facilitarles la comparación y apreciación de la posible similitud entre las marcas comparadas: Este Organo Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia, las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.
“Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. “Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. “Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas” [6]. Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.
“Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. “En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.
“La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.
“En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.
Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas', que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. “La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. [7]
6. LA NOTORIEDAD DE UNA MARCA El artículo 58, literal g) de la Decisión 85, establece que no puede ser registrado como marca, un signo que produzca confusión “con otras notoriamente conocidas y registradas en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares”. La doctrina y la jurisprudencia han caracterizado a la marca notoria, por sus atributos de ‘difusión’ y de ‘reconocimiento’ logrados dentro del círculo de consumidores del producto o del servicio que con ella se identifican.
La notoriedad es un status, un elevado grado de aceptación y reconocimiento de parte del público, alcanzado por un signo como consecuencia de su función de distinguir determinado tipo de bienes o de servicios como fabricados o prestados por una persona en particular. El Profesor Fernández Novoa define a la marca notoria como aquella que goza de difusión y ha logrado el reconocimiento en el círculo de consumidores del producto que identifica.[8] El profesor Manuel Areán Lalín la ha definido como “la que es conocida por la mayor parte de los consumidores que usualmente adquieren o contratan la clase de productos o servicios en relación con los cuales la marca es usada y eventualmente figura registrada”. [9] De conformidad con el literal g) del artículo 58 de la Decisión 85, para que una marca pueda ser reconocida como notoria, se requiere del conocimiento o de la difusión previos y, del registro en el País donde se solicita la protección o en el extranjero.
El uso de la marca no debe equipararse a la difusión o al conocimiento; uso y conocimiento o difusión son términos paralelos tratándose de marca notoria, aunque no necesariamente coexistentes. La Autoridad Nacional Competente o el Juez, en su caso, deberá establecer, con base en las probanzas aportadas por quien pide el reconocimiento de la calidad de marca notoria y, por ende, la protección especial que de élla se deriva, si dicha marca tiene o no los atributos de la notoriedad, para lo cual el ordenamiento comunitario establece, en forma no taxativa, la necesidad de comprobar el hecho de la notoriedad de la marca.
La Decisión 85, sin embargo, no establece ni medios ni criterios probatorios como si lo hace, por ejemplo, el artículo 84 de la Decisión 344.
7. SIGNOS EN IDIOMA EXTRANJERO En cuanto a los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero, es de presumir que el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, por lo que cabe considerarlas como signos de fantasía y, en consecuencia, procede registrarlos como marca. No serán sin embargo registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero que los integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso y, tampoco, si se trata de vocablos genéricos o descriptivos.
El Tribunal se ha manifestado anteriormente, respecto a este tema, en los términos siguientes: “( ) cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local (…) Al tenor de lo establecido en el art. 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma.
Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta Subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros (…)”. [10] Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 1.
De manera constante ha reiterado este Tribunal, que el señalamiento de las normas andinas cuya interpretación es solicitada por el juez nacional comunitario, en modo alguno limita la competencia del juez supranacional, para proceder a la interpretación de otras que considere relevantes a los fines de la solución del caso concreto sometido a la competencia del juez nacional; ello, en los términos previstos por el artículo 34 del Tratado de Creación del Organismo. 2.
En materia de propiedad industrial, las normas del ordenamiento jurídico comunitario andino que se encontraren vigentes al momento de la presentación de la solicitud de registro son las aplicables en el período de transición de la normatividad andina. 3. Un signo puede ser registrado como marca si reúne los requisitos de ser novedoso, visible y suficientemente distintivo, establecidos por el artículo 56 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y, siempre que, además, no se encuentre comprendido en las causales de irregistrabilidad determinadas por el artículo 58 de la mencionada Decisión. 4.
Para la determinación de la confundibilidad entre dos signos, se debe apreciar de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias, con el objeto de evitar la posibilidad de error en que pueda incurrir el consumidor al apreciar las marcas en cotejo. 5. El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente, sujetándose a las reglas de comparación de signos y considerando que aquél puede presentarse por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales. 6.
No son registrables como marcas, según lo previsto en el artículo 58, literal g), de la aludida Decisión, las que sean confundibles con otras notoriamente conocidas y registradas en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares. 7. La marca notoria se caracteriza por sus atributos específicos, así como por la difusión y reconocimiento logrados en el círculo de consumidores del producto o del servicio que protege, dentro del cual el signo ha alcanzado un grado especial de aceptación. 8.
No será susceptible de registro un signo que sea confundible con una marca notoria, siendo indiferente para el efecto, la clase de los productos o de los servicios para los cuales se hubiera solicitado dicho registro. La notoriedad, en todo caso, deberá ser probada debidamente conforme a los medios procesales internos de cada País Miembro. 9.
Cuando un signo sea integrado por una o más palabras en idioma extranjero, si el significado de ellas no forma parte del conocimiento común, corresponde considerarlas como de fantasía, por lo que procede su registro. Sin embargo, si se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común y, si su significado se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, la denominación no podrá ser registrada.
El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia dentro del expediente interno Nº 1998-05214 (5214), de conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, codificado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.
Deberá tomar en cuenta, también, lo previsto en el último inciso del artículo 128 del mencionado Instrumento. Notifíquese esta interpretación prejudicial al mencionado Consejo, mediante copia sellada y certificada de la misma. Remítase además copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
Walter Kaune Arteaga PRESIDENTE Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. ----------------------- [1] Clase 29.- Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; gelatinas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles. [2] Clase 30.- Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias, hielo. [3] Proceso 29-IP-2003, sentencia del 4 de junio del 2003, G.O. Nº 952, de 22 de julio del 2003.
Marca: “POPS (mixta)”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [4] Proceso 7-IP-97, sentencia de 07 de julio de 1998. G.O. Nº 412, de 26 de febrero de 1999. Marca: “EBEL SPA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [5] OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 1989. Pág. 153. [6] BREUER MORENO, Pedro C. Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss. [7] Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [8] Fundamentos de Derecho de Marcas, Editorial Montecorvo S. A., Madrid, 1984, Pág. 32 [9] La Protección de la Marca por los Tribunales de Justicia, Consejo General del Poder Judicial ANDEMA 1993, Pág. 268. [10] Criterio vertido en la sentencia dictada en el expediente N° 69-IP- 2001, publicada en la G.O.A.C. N° 759, del 6 de febrero de 2002, caso “OLYMPUS”, y ratificado en las sentencias pronunciadas en los expedientes 03-IP-2002 y 15-IP-2002.