Año XXI - Número 1101 Lima, 5 de agosto de 2004 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Proceso 60-IP-2004.- Proceso 61-IP-2004.- Proceso 42-IP-2004.- Pág. Interpretación Prejudicial de los artículos 56 y 58 literal g) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, realizada con base en solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Interpretación de oficio de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Actor: PARKE DAVIS Y CO. LIMITED. Marca: “HALITOS”. Proceso interno N° 1998-05214 (5214) Interpretación Prejudicial de los artículos 71, 72 literales a) y h), 73 literal a), 85 y 92 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, realizada con base en solicitud formulada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, de la República del Ecuador.

Interpretación de oficio de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Actor: BAYER AKTIENGESELLSCHAFT. Marca: “EUDERM”. Proceso interno N° 533598-M.P. Interpretación Prejudicial de oficio de los artículos 56 y 58 literal f) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, fundamentada en la solicitud de Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 83 a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Proceso Interno N° 5720. Actor: W.R. GRACE & CO.-CONN. Marca: DAREX PROCESO 60-IP-2004 Interpretación prejudicial de los artículos 56 y 58 literal g) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, realizada con base en solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Interpretación de oficio, de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Actor: PARKE DAVIS Y CO. LIMITED. Marca: “HALITOS”. Proceso interno N° 1998-05214 (5214). EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Quito a los veintitrés días del mes de junio del año dos mil cuatro. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la Repú- blica de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejera, doctora Olga Inés Navarrete Barrero.

VISTOS: Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL Que la solicitud recibida por este Tribunal el 1 de junio del año 2004, se ajustó suficientemente a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por medio de auto de 16 de junio del año 2004. 05/08/2004 2.28 Solicita adicionalmente la actora, que como restablecimiento de sus derechos, se ordene a la mencionada Superintendencia cancelar el registro de la marca solicitada. 1.3 Hechos relevantes 1.

ANTECEDENTES: Del expediente remitido por el mencionado Consejo de Estado consultante, han podido ser destacados los siguientes aspectos: 1.1 Partes a) Los hechos Actúa como demandante la sociedad PARKE DAVIS Y CO. LIMITED, siendo demandada la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia. Se considera como tercero interesado en los resultados del proceso, a la sociedad ATILA DE COLOMBIA S.A., en su calidad de titular de la marca HALITOS. - El 20 de noviembre de 1989, la sociedad ATILA DE COLOMBIA S.A. presentó solicitud para obtener el registro de la denominación HALITOS, como marca destinada a amparar productos de la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.1 1.2 Actos demandados La interpretación se plantea en razón de que la sociedad PARKE DAVIS Y CO.

LIMITED, mediante apoderada solicita que se declare la nulidad de las siguientes Resoluciones expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia: - Nº 010091, de 18 de abril de 1997, mediante la cual la mencionada Dependencia declaró infundada la observación presentada por la sociedad PARKE DAVIS Y CO. LIMITED, con base en la marca HALLS, de su propiedad y, concedió registro como marca para la denominación “HALITOS”, en favor de la sociedad ATILA DE COLOMBIA S.A., para distinguir productos alimenticios comprendidos en la Clase Internacional 29; - Nº 30518, de 28 de noviembre de 1997, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la mencionada Superintendencia, resolvió el recurso de reposición interpuesto, confirmando la Resolución anterior; y, - Nº 1160, de 15 de mayo de 1998, a través de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la aludida Dependencia, al resolver el respectivo recurso de apelación, confirmó igualmente lo decidido en la Resolución inicial Nº 010091. - El 6 de marzo de 1992, fue publicado el extracto de esa solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 367. - El 22 de abril del mismo año, la sociedad PARKE DAVIS Y CO.

LIMITED presentó oposición contra el registro solicitado, con base en la marca de su propiedad, “HALLS”, que ampara productos de la Clase Internacional 30.2 - El 18 de abril de 1997, la Superintendencia de Industria y Comercio emitió la Resolución Nº 010091, por medio de la cual rechazó la oposición presentada y concedió el registro solicitado. - La sociedad PARKE DAVIS Y CO.

LIMITED presentó recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación contra la Resolución emitida. - El 28 de noviembre del mismo año, la Superintendencia de Industria y Comercio, al resolver el recurso de reposición interpuesto, expidió la Resolución Nº 30518, confirmando la anterior. 1 2 Clase 29.- Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; gelatinas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.

Clase 30.- Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias, hielo. GACETA OFICIAL - El 15 de mayo de 1998, el Superintendente Delegado de la Propiedad Industrial, al decidir el recurso de apelación planteado, confirmó también la determinación inicial, mediante Resolución Nº 1160, agotando así la vía gubernativa. b) Escrito de demanda La sociedad PARKE DAVIS Y CO.

LIMITED, constituida bajo las leyes del Reino Unido de la Gran Bretaña, domiciliada en Eastleigh, Hampshire, Inglaterra, por intermedio de apoderada manifiesta que la sociedad ATILA DE COLOMBIA S.A. presentó solicitud para el registro de la denominación “HALITOS”, como marca destinada a amparar productos alimenticios comprendidos en la clase internacional Nº 29, respecto de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, rechazó las observaciones presentadas por su mandante y, concedió el registro solicitado por medio de Resolución Nº 010091, de 18 de abril de 1997.

Sostiene que “ la marca HALITOS es el diminutivo de HALLS y al derivarse de la marca HALLS, es similarmente confundible desde los puntos de vista gráfico, fonético y visual.”. Afirma que la Superintendencia de Industria y Comercio no debió “…limitarse única y exclusivamente a mirar las diferencias que se presentaban entre las dos marcas, absteniéndose de hacer un análisis de conjunto que le permitiera darse cuenta de la confundibilidad que acarreaba la existencia simultánea de las dos marcas (HALLS Y HALITOS)…”.

Expresa, así mismo, que la marca HALITOS distingue productos de la Clase 29, los que están directamente relacionados con aquellos de la clase 30 que son los amparados por la marca de su propiedad; por tanto “…la subsistencia de las dos puede inducir a error al consumidor, con lo cual no se cumpliría con la función principal de una marca, que es la de diferenciar en el mercado unos productos de otros fabricados por personas distintas.”.

Argumenta la violación del artículo 83, literal d) de la Decisión 344, al sostener que “…el examen de comparación entre las dos, tuvo que ser más riguroso, para que de esa forma, se impidiera el aprovechamiento de esa fama por parte de otras marcas…”. 05/08/2004 3.28 c) Contestaciones a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, en su contestación a la demanda, solicita “…no tener en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por la demandante en contra de la Nación-Superintendencia de Industria y Comercio- por cuanto carecen de apoyo jurídico y, por consiguiente, de sustento de derecho para que prosperen”.

Respecto a la legalidad de los actos administrativos acusados, manifiesta “…que la Superintendencia de Industria y Comercio como oficina nacional competente, se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa”. En cuanto a la supuesta violación del artículo 81, expresa que apoya su accionar en jurisprudencia sentada por este Tribunal en los procesos 1-IP-87, 7-IP-95 y 14-IP-98.

Afirma que “efectuado el examen sucesivo y comparativo entre las marcas registradas en debate, se concluye en forma evidente que éstas no son semejantes entre sí y no existe confundibilidad entre las mismas en los aspectos gráficos, ortográficos, fonéticos e ideológicos y por lo tanto, no conllevan a engaño al consumidor medio.”. Finalmente, refiriéndose a la notoriedad sostenida de la marca HALLS, señala que “…no existe confundibilidad entre las marcas comparadas, no es dable su análisis.

Adicionalmente, es claro e inequívoco que a la luz del artículo 84 de la Decisión 344 deben cumplirse una serie de criterios para determinar que una marca es notoriamente conocida, la que no fue probada por la parte demandante dentro de la vía gubernativa.”. La sociedad ATILA DE COLOMBIA S.A., en calidad de tercero interesado, contesta la demanda oponiéndose a todas las pretensiones formuladas por la parte actora.

Acerca de la aludida violación del artículo 81, afirma que “la Superintendencia ha efectuado una comparación de EL CONJUNTO de las dos marcas referidas, y no ateniéndose a sus diferencias, como erróneamente afirma la actora. Así mismo, tampoco se ha limitado a sus similitudes como pretende la actora que ese despacho lo haga.”. GACETA OFICIAL Expresa que “es cierto que los productos comparados en las clases 29 y 30 tienen naturaleza similar, pero esta sola similitud no es suficiente para predicar la falta de distintividad de la marca de mi cliente…”.

Sostiene que no existió violación alguna del artículo 81 literal a) de la Decisión 344, por cuanto “si se estudian las marcas en su conjunto, atendiendo a sus similitudes, encontramos que efectivamente las marcas no presentan similitud tal que impida el registro de la marca de mi representada.”. Se refiere a la manifestada violación del artículo 83 literal d) de la misma Decisión, expresando que “…la sociedad actora fundamenta esta supuesta violación de la ley, en el hecho de que la marca HALLS de su propiedad, es una marca notoria, y al ser notoria goza de una mayor protección, lo que garantiza que al hacer el estudio de confundibilidad la Superintendencia debe aplicar un criterio más rigurosos y estricto.

Sobre la notoriedad de la marca, debemos manifestar que la misma no fue acreditada dentro del expediente en la Superintendencia por ningún medio, y mal podría ésta aceptar una manifestación como verdad sin pruebas…”. Asevera que “si se estudia rigurosamente la confundibilidad gráfica, ortográfica, fonética y semánticamente, los signos HALLS y HALITOS debemos necesariamente llegar a la misma conclusión: LAS MARCAS NO SON SIMILARMENTE CONFUNDIBLES.”.

Con vista de lo antes expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, CONSIDERANDO:

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL La interpretación prejudicial ha sido formulada con base en lo dispuesto por el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores; en efecto, se identifica a la Instancia Nacional Consultante, se hace una relación de las normas cuya interpretación se pide, se refiere la causa interna que la origina y, se señala lugar y dirección concretos para la recepción de la respuesta a la consulta.

Respecto del informe sucinto de los hechos considerados relevantes, cabe anotar que la Ins- 05/08/2004 4.28 tancia consultante se ha limitado, como en otros varios casos observados ya por este Tribunal, a referir los argumentos formulados únicamente por la parte actora, soslayando aquellos expuestos en la contestación a la demanda por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, así como los sostenidos por el tercero interesado en esta causa, la sociedad ATILA DE COLOMBIA S.A. Este Tribunal, por otra parte, es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional competente, como lo es en este caso la jurisdicción nacional consultante, conforme lo establecen los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Organismo.

2. CONSIDERACIONES PREVIAS El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, ha requerido de este Organismo, por medio de la solicitud remitida con oficio Nº 0756, de 20 de mayo del 2004, la interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literales a) y d) de la Decisión 344, no obstante, se ha podido verificar, que la solicitud referente al registro de la marca HALITOS ha sido presentada el 20 de noviembre de 1989.

Consecuentemente, dicha solicitud ha sido radicada, sin lugar a dudas, en vigencia de la Decisión 85 y no de la Decisión 344. Por lo expuesto, este Tribunal considera, según así lo ha venido determinando en su jurisprudencia, que la interpretación prejudicial requerida debe corresponder a los artículos 56 y 58 literal g) de la Decisión 85; disposiciones por cierto concordantes con los aludidos artículos solicitados de la Decisión 344.

Estima conveniente, por otro lado, extender dicha interpretación, de oficio, de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, norma relacionada con los actos administrativos materia de la controversia. Todo al amparo de lo previsto en el artículo 34 del Tratado de Creación de este Organo Jurisdiccional. 3.

NORMAS A SER INTERPRETADAS En consecuencia con lo expresado, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: GACETA OFICIAL DECISION 85 “Artículo 56.- Podrá registrarse como marcas de fábrica o de servicios, los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos.” “Artículo 58.- No podrán ser objeto de registro como marcas: 05/08/2004 5.28 inmediata de la norma sustancial posterior, a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues dispone que, en cambio, se aplicará la Decisión 344, al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas de tal derecho.

Al respecto este Tribunal ha sostenido: “Como se ha manifestado en reiteradas ocasiones, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica y de confianza legítima, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos. Por lo tanto, tenemos que toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquélla disciplinados.

Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior. En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior, y señala que el mismo subsistirá por el tiempo que fue concedido.

En consecuencia, la norma andina contempla la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a todo efecto futuro del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, esto es, al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas de dicho derecho.”.3 “g) Las que sean confundibles con otras notoriamente conocidas y registradas en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares;” DECISION 344 “DISPOSICIONES TRANSITORIAS: PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, subsistirá por el tiempo en que fue concedido.

En lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas contenidas en la presente Decisión”.

4. TRANSITO EN LA NORMATIVA COMUNITARIA Conforme ha sido expuesto en las consideraciones previas realizadas en torno al ámbito de esta interpretación prejudicial, este Organo Comunitario ha determinado la improcedencia de la interpretación pedida de los artículos 81 y 83 literales a) y d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por constatar que la solicitud de registro de la denominación HALITOS fue presentada, como ha sido ya dicho, el 29 de noviembre de 1989, en vigencia plena de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Las actuaciones administrativas relacionadas con la resolución de la oposición al registro, así como con los recursos interpuestos, han sido contrariamente realizadas en vigencia de la Decisión 344, cuya Disposición Transitoria Primera se apoya en el principio de irretroactividad de la norma sustancial, pues dispone que todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, subsistirá por el tiempo en que fue concedido.

Además, la Disposición en referencia contempla la aplicabilidad

5. CONCEPTO DE MARCA La marca es definida como todo signo perceptible, capaz de distinguir los bienes o los servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra. Requisitos de registrabilidad: Este Tribunal se ha pronunciado en reiteradas ocasiones acerca de los requisitos que los dis- 3 Proceso 29-IP-2003, sentencia del 4 de junio del 2003, G.O. Nº 952, de 22 de julio del 2003.

Marca: “POPS (mixta)”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL tintivos deben satisfacer para ser registrados como marcas, los cuales según el artículo 56 transcrito son: novedad, visibilidad y suficiente distintividad. 05/08/2004 6.28 Este Tribunal ha sostenido acerca de la confundibilidad: “En cuanto a la confusión, el Tribunal ha señalado que la acción de confundir en sentido estricto consiste en tomar una cosa por otra.

La confusión se genera en distintos grados o matices, desde la similitud o semejanza entre dos marcas hasta la identificación total de las mismas. De esta manera se ha sostenido que la marca que se proyecta registrar no puede ser confundida con la debidamente inscrita que goza de protección legal conferida por el registro y que otorga a su titular el derecho a utilizarla en forma exclusiva”.

La novedad no hacía referencia, en la Decisión 85, a la utilización anterior del signo como marca, sino a la obligatoriedad de que sea inconfundible con otros ya registrados o solicitados. Respecto a la visibilidad, se ha dicho que es el resultado de la necesidad material de que un signo pueda ser apreciado o percibido por el sentido de la vista.

Un signo es visible cuando se concreta en algún medio perceptible por el consumidor a través de dicho sentido; así, son signos visibles, una denominación o palabra, un gráfico, un conjunto de palabras o un conjunto de colores. Estos medios tangibles hacen posible que el público reconozca, distinga y diferencie un signo de otro. Otro requisito indispensable para que un signo pueda constituirse en marca es la distintividad, del cual por cierto se derivan las otras condiciones.

Si un signo no tiene la capacidad de distinguir, diferenciar y, de esa manera, localizar o individualizar un producto de una persona de los productos de otra, no cumpliría la función que la marca persigue en el mercado. La distintividad que deben reunir los signos en sus características intrínseca y extrínseca, evita cualquier confusión entre signos preexistentes o solicitados o entre éstos y los productos que la marca protege.

6. PROHIBICIONES PARA EL REGISTRO DE MARCAS La identidad y la semejanza El Tribunal ha manifestado que cuando se presenta confusión entre marcas, se induce como consecuencia al público consumidor a incurrir en error, poniendo en peligro su capacidad de discernimiento que es la que le permite adquirir un determinado producto o servicio, y no otro.

“Con el nombre de confusión se entiende, pues, la que va involucrada en un signo idéntico o similar a una marca ya registrada para los mismos productos o servicios, signo que por ello carece de fuerza distintiva e induce a confusión al consumidor medio o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes”. 4 Este Organismo ha enfatizado, por otra parte, que la confusión puede presentarse respecto de tres campos: el visual, el auditivo y el ideológico, y podría generarse por similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales.

Resulta entonces necesario considerar las siguientes características propias de la situación de semejanza: Similitud ideológica, que se da entre signos que evocan las mismas o similares ideas. Al respecto señala el profesor OTAMENDI, que aquella es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra”.5 En consecuencia, pueden ser considerados confundibles, signos que aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público con4 La función distintiva de los signos constituye requisito fundamental para el registro de la marca, en ausencia del cual se incurre en causal de irregistrabilidad. 5 Proceso 7-IP-97, sentencia de 07 de julio de 1998.

G.O. Nº 412, de 26 de febrero de 1999. Marca: “EBEL SPA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 1989. Pág. 153. GACETA OFICIAL 05/08/2004 7.28 sumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, como ya se ha expresado, la misma o similar idea;

“Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas” 6. Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes, pueden producir en mayor o menor grado, que la confusión sea más palpable u obvia;

Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: Similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen sonido similar. La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras.

Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión. El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes alejándose de un criterio arbitrario, han de determinarla con base en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

Reglas para realizar el cotejo marcario La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales que sirvan al funcionario y al juez, para facilitarles la comparación y apreciación de la posible similitud entre las marcas comparadas: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

“Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. “En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.

“La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

“Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. “En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada.

El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas. Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. “Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.

“La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparez- Este Organo Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia, las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: “Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. 6 BREUER MORENO, Pedro C. Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss.

GACETA OFICIAL can en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. 7

6. LA NOTORIEDAD DE UNA MARCA El artículo 58, literal g) de la Decisión 85, establece que no puede ser registrado como marca, un signo que produzca confusión “con otras notoriamente conocidas y registradas en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares”. La doctrina y la jurisprudencia han caracterizado a la marca notoria, por sus atributos de ‘difusión’ y de ‘reconocimiento’ logrados dentro del círculo de consumidores del producto o del servicio que con ella se identifican.

La notoriedad es un status, un elevado grado de aceptación y reconocimiento de parte del público, alcanzado por un signo como consecuencia de su función de distinguir determinado tipo de bienes o de servicios como fabricados o prestados por una persona en particular. El Profesor Fernández Novoa define a la marca notoria como aquella que goza de difusión y ha logrado el reconocimiento en el círculo de consumidores del producto que identifica. 8 El profesor Manuel Areán Lalín la ha definido como “la que es conocida por la mayor parte de los consumidores que usualmente adquieren o contratan la clase de productos o servicios en relación con los cuales la marca es usada y eventualmente figura registrada”. 9 De conformidad con el literal g) del artículo 58 de la Decisión 85, para que una marca pueda ser reconocida como notoria, se requiere del conocimiento o de la difusión previos y, del registro en el País donde se solicita la protección o en el extranjero.

El uso de la marca no debe equipararse a la difusión o al conocimiento; uso y conocimiento o difusión son términos paralelos 7 8 9 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Fundamentos de Derecho de Marcas, Editorial Montecorvo S. A., Madrid, 1984, Pág. 32 La Protección de la Marca por los Tribunales de Justicia, Consejo General del Poder Judicial ANDEMA 1993, Pág. 268. 05/08/2004 8.28 tratándose de marca notoria, aunque no necesariamente coexistentes.

La Autoridad Nacional Competente o el Juez, en su caso, deberá establecer, con base en las probanzas aportadas por quien pide el reconocimiento de la calidad de marca notoria y, por ende, la protección especial que de élla se deriva, si dicha marca tiene o no los atributos de la notoriedad, para lo cual el ordenamiento comunitario establece, en forma no taxativa, la necesidad de comprobar el hecho de la notoriedad de la marca.

La Decisión 85, sin embargo, no establece ni medios ni criterios probatorios como si lo hace, por ejemplo, el artículo 84 de la Decisión 344.

7. SIGNOS EN IDIOMA EXTRANJERO En cuanto a los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero, es de presumir que el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, por lo que cabe considerarlas como signos de fantasía y, en consecuencia, procede registrarlos como marca. No serán sin embargo registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero que los integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso y, tampoco, si se trata de vocablos genéricos o descriptivos.

El Tribunal se ha manifestado anteriormente, respecto a este tema, en los términos siguientes: “( ) cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local (…) Al tenor de lo establecido en el art. 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma.

Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta Subregión debido a su raíz común, a su GACETA OFICIAL similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros (…)”. 10 Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 1.

De manera constante ha reiterado este Tribunal, que el señalamiento de las normas andinas cuya interpretación es solicitada por el juez nacional comunitario, en modo alguno limita la competencia del juez supranacional, para proceder a la interpretación de otras que considere relevantes a los fines de la solución del caso concreto sometido a la competencia del juez nacional; ello, en los términos previstos por el artículo 34 del Tratado de Creación del Organismo. 2.

En materia de propiedad industrial, las normas del ordenamiento jurídico comunitario andino que se encontraren vigentes al momento de la presentación de la solicitud de registro son las aplicables en el período de transición de la normatividad andina. 3. Un signo puede ser registrado como marca si reúne los requisitos de ser novedoso, visible y suficientemente distintivo, establecidos por el artículo 56 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y, siempre que, además, no se encuentre comprendido en las causales de irregistrabilidad determinadas por el artículo 58 de la mencionada Decisión. 4.

Para la determinación de la confundibilidad entre dos signos, se debe apreciar de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias, con el objeto de evitar la posibilidad de error en que pueda incurrir el consumidor al apreciar las marcas en cotejo. 5. El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente, sujetándose a las reglas de comparación de sig- 10 Criterio vertido en la sentencia dictada en el expediente N° 69-IP-2001, publicada en la G.O.A.C. N° 759, del 6 de febrero de 2002, caso “OLYMPUS”, y ratificado en las sentencias pronunciadas en los expedientes 03-IP2002 y 15-IP-2002. 05/08/2004 9.28 nos y considerando que aquél puede presentarse por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales. 6.

No son registrables como marcas, según lo previsto en el artículo 58, literal g), de la aludida Decisión, las que sean confundibles con otras notoriamente conocidas y registradas en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares. 7. La marca notoria se caracteriza por sus atributos específicos, así como por la difusión y reconocimiento logrados en el círculo de consumidores del producto o del servicio que protege, dentro del cual el signo ha alcanzado un grado especial de aceptación. 8.

No será susceptible de registro un signo que sea confundible con una marca notoria, siendo indiferente para el efecto, la clase de los productos o de los servicios para los cuales se hubiera solicitado dicho registro. La notoriedad, en todo caso, deberá ser probada debidamente conforme a los medios procesales internos de cada País Miembro. 9.

Cuando un signo sea integrado por una o más palabras en idioma extranjero, si el significado de ellas no forma parte del conocimiento común, corresponde considerarlas como de fantasía, por lo que procede su registro. Sin embargo, si se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común y, si su significado se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, la denominación no podrá ser registrada.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia dentro del expediente interno Nº 1998-05214 (5214), de conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, codificado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.

Deberá tomar en cuenta, también, lo previsto en el último inciso del artículo 128 del mencionado Instrumento. Notifíquese esta interpretación prejudicial al mencionado Consejo, mediante copia sellada y certificada de la misma. Remítase además copia a la Secretaría General de la Comunidad An- GACETA OFICIAL 05/08/2004 10.28 dina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Walter Kaune Arteaga PRESIDENTE Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO PROCESO 61-IP-2004 Interpretación prejudicial de los artículos 71, 72 literales a) y h), 73 literal a), 85 y 92 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, realizada con base en solicitud formulada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, de la República del Ecuador.

Interpretación de oficio, de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Actor: BAYER AKTIENGESELLSCHAFT Marca: “EUDERM”. Proceso interno N° 5335-98-M.P. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Quito a los veintitrés días del mes de junio del año dos mil cuatro. Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca y, el Procurador General del Estado de la República del Ecuador.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, de la República del Ecuador, por intermedio de su Presidente, doctor Ernesto Muñoz Borrero. Se considera como tercero interesado en los resultados de en este proceso, a la firma LABORATORIOS MEDIAHEALTH S.A. VISTOS: La interpretación se plantea en razón de que la sociedad BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, solicita que se declare la nulidad de la siguiente Resolución expedida por el Director Nacional de Propiedad Industrial del Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca, de la República del Ecuador: Que la solicitud recibida por este Tribunal el 2 de junio del año 2004, se ajustó suficientemente a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad Andina y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por medio de auto de 16 de junio del 2004. 1.

ANTECEDENTES: 1.1 Partes Actúa como demandante la sociedad BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, siendo demandados el Director Nacional de Propiedad Industrial, el 1.2 Acto demandado - Nº 0964496, de 16 de septiembre de 1997, mediante la cual la mencionada Dependencia declaró infundada la observación presentada por la sociedad BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, con base en la marca “EUDERM”, de su propiedad y, concedió registro como marca para la denominación “EUDERM”, en favor de la firma LABORATORIOS MEDIAHEALTH S.A., para distinguir productos comprendidos en la Clase Internacional

3. GACETA OFICIAL Solicita adicionalmente la actora, que se declare la ilegalidad y la nulidad del acto administrativo impugnado. 1.3 Hechos relevantes Del expediente remitido por el mencionado Tribunal Distrital consultante, han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos - El 20 de diciembre de 1993, la sociedad LABORATORIOS MEDIAHEALTH S.A. presentó solicitud para obtener el registro de la denominación “EUDERM”, como marca destinada a amparar productos de la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.1 - El extracto de esa solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 347, Pág. 104. - El 21 de febrero de 1994, la sociedad BAYER AKTIENGESELLSCHAFT presentó “observación” contra el registro solicitado, con base en la marca de su propiedad “EUDERM”, destinada a amparar productos de las clases 1, 2 y 3 de la Clasificación Internacional antes aludida. - El 16 de septiembre de 1997, el Director Nacional de Propiedad Industrial emitió la Resolución Nº 0964496, por medio de la cual rechazó la “observación” presentada y concedió el registro de la denominación solicitada. b) Escrito de demanda La sociedad BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, constituida bajo las leyes de Alemania, por intermedio de apoderado manifiesta que la sociedad LABORATORIOS MEDIAHEALTH S.A. presentó solicitud para el registro de la denominación “EUDERM”, como marca destinada a amparar productos comprendidos en la clase internacional Nº 3, respecto de la cual el Director Nacional de Propiedad Industrial rechazó la observación presentada por su mandante y, con1 Clase 3.- Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos. 05/08/2004 11.28 cedió el registro solicitado por medio de Resolución Nº 0964496, de 16 de septiembre de 1997.

Sostiene que las marcas en conflicto son idénticas, por lo que puede presumirse la existencia de confusión entre éllas. Afirma que los productos distinguidos por el registro de la marca de propiedad de BAYER, son exactamente los mismos que los amparados por la otra marca, sosteniendo en el mismo sentido que “…cuando se concedió el registro de la marca EUDERM Nº 1169-76, no entraba en vigencia la clasificación de Niza, y se solicitaban las marcas para proteger productos específicos, no clases de productos, y por ese motivo la marca de la empresa actora (EUDERM) distingue productos encasillados en las clases internacionales Nº 1, 2, 3 y varios de éstos se vinculan y relacionan con los protegidos con la marca de la empresa demandada (EUDERM), encasillados en la clase 3”.

Señala que “la marca EUDERM solicitada para registro es idéntica y busca proteger los mismos productos y otros que guardan conexión competitiva con respecto a la marca registrada por más de veintidós años, perteneciente a BAYER AKTIENGESELLSCHAFT.” Expresa, así mismo, que el acto administrativo demandado viola el inciso 2, del artículo 95 de la Decisión 344, por cuanto la resolución señala “que existen semejanzas cuando lo que existe es identidad absoluta”.

Finalmente, al argumentar la existencia de la falta de motivación, asevera que “la resolución administrativa, por la cual se concede el registro de la marca EUDERM carece de este requisito esencial que debe estar presente en todas las actuaciones administrativas en un Estado de Derecho, y con mayor razón si se están disputando intereses legítimos de los particulares”. c) Contestaciones a la demanda El Director Nacional de Propiedad Industrial, no dio contestación a la demanda propuesta en su contra.

El Presidente del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (IEPI), en la contestación que ha dado también a la demanda, impugnó las pruebas presentadas por la demandante. GACETA OFICIAL El Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca, tampoco dio contestación a la demanda. El Procurador General del Estado representado por el Director de Patrocinio, Delegado del Procurador, ha expresado que le corresponde al presidente del IEPI comparecer directamente a juicio en defensa de los intereses de la institución demandada, manifestando, además, que “con el fin de vigilar las actuaciones judiciales en este proceso ….señala el casillero judicial…”.

La firma LABORATORIOS MEDIAHEALTH S.A., en calidad de tercero interesado en el resultado de esta controversia, al contestar la demanda asevera ser titular de la marca EUDERM, sosteniendo que los bienes protegidos por las marcas confrontadas “…son diferentes, pues los productos que protege la marca de BAYER AKTIENGESELLSCHAFT son auxiliares de la industria del cuero, por lo tanto sólo se encasillan entre las clases internacionales 1 y 2, más no en la clase internacional tres, que es la clase para la cual se solicitó el registro de la marca EUDERM”.

En cuanto a la supuesta violación del artículo 81, manifiesta que la marca solicitada es registrable por cuanto “…no tiene ningún impedimento legal, tal como la Dirección Nacional de Propiedad Industrial manifestó en su resolución.” Afirma, también, que un requisito para que exista el riesgo de confusión es que se trate de un “signo idéntico para bienes o servicios idénticos”, argumentando al respecto que este requisito “no se cumplirían en este caso, pues a entender de la demandada, los productos que protegen cada una de las marcas son distintos, eliminado el riesgo de confusión”.

Con vista de lo antes expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, CONSIDERANDO:

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL La interpretación prejudicial ha sido formulada con base en lo dispuesto por el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores; en efecto, se identifica a la Instancia Nacional Consultante, se hace 05/08/2004 12.28 una relación de las normas cuya interpretación se pide, se presenta un informe sucinto de los hechos considerados relevantes, se identifica la causa interna que la origina y, se señala lugar y dirección concretos para la recepción de la respuesta a la consulta.

Este Tribunal, por otra parte, es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional competente, como lo es en este caso la jurisdicción nacional consultante, conforme lo establecen los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Organismo.

2. CONSIDERACIONES PREVIAS El Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Segunda Sala, Distrito de Quito, República del Ecuador, ha requerido de este Organismo, por medio de la solicitud remitida con oficio Nº 458 TDCA-2S, de 21 de mayo del 2004, la interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literal a), 95 inciso 2º y 104 de la Decisión 344; no obstante, este Organo Comunitario ha podido verificar, que la solicitud correspondiente al registro de la marca EUDERM, ha sido presentada el 20 de diciembre de 1993.

Consecuentemente, dicha solicitud ha sido radicada, sin lugar a dudas, en vigencia de la Decisión 313 y no de la Decisión 344. Por lo expuesto, este Tribunal considera, según así lo ha venido determinando en su jurisprudencia, que la interpretación prejudicial requerida debe corresponder a los artículos 71, 72 literales a) y h), 73 literal a), 85 y 92 de la Decisión 313; disposiciones por cierto concordantes con los aludidos artículos solicitados de la Decisión 344.

Estima conveniente, por otro lado, extender dicha interpretación, de oficio, de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, norma relacionada con los actos administrativos materia de la controversia; todo, al amparo de lo previsto en el artículo 34 del Tratado de Creación de este Organo Jurisdiccional. 3.

NORMAS A SER INTERPRETADAS En consecuencia con lo expresado, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: GACETA OFICIAL DECISION 313 “Artículo 71.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

“Artículo 72.- No podrán registrarse como marcas los signos que: “a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior; 05/08/2004 13.28 ante la respectiva oficina nacional competente.” DECISION 344 “DISPOSICIONES TRANSITORIAS: PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, subsistirá por el tiempo en que fue concedido.

En lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas contenidas en la presente Decisión”.

4. TRANSITO EN LA NORMATIVA COMUNITARIA (…) “h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;” ( ) “Artículo 73.- Asimismo, no podrán registrase como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”.

( ) “Artículo 85.- Vencido el plazo establecido en el artículo 82, sin que se hubieren presentado observaciones la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada.” “Artículo 92.- El derecho al uso de una marca se adquirirá por el registro de la misma Conforme ha sido expuesto en las consideraciones previas realizadas en torno al ámbito de esta interpretación prejudicial, este Organo Comunitario ha determinado la improcedencia de la interpretación pedida de los artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literal a), 95 inciso segundo y 104 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por constatar que la solicitud de registro de la denominación EUDERM fue presentada, como ha sido ya dicho, el 20 de diciembre de 1993, en vigencia plena de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Las actuaciones administrativas relacionadas con la resolución de la observación al registro, así como con los recursos interpuestos han sido, contrariamente, realizadas en vigencia de la Decisión 344, cuya Disposición Transitoria Primera se apoya en la irretroactividad de la norma sustancial, pues dispone que todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, subsistirá por el tiempo en que fue concedido.

Además, la Disposición en referencia contempla la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior, a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues dispone que, en cambio, se aplicará la Decisión 344, al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas de tal derecho. Al respecto este Tribunal ha sostenido: “Como se ha manifestado en reiteradas ocasiones, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica y de GACETA OFICIAL confianza legítima, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos.

Por lo tanto, tenemos que toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquélla disciplinados. Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior.

En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior, y señala que el mismo subsistirá por el tiempo que fue concedido. En consecuencia, la norma andina contempla la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a todo efecto futuro del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, esto es, al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas de dicho derecho.”.2 Los conceptos antes expuestos se apoyan también, en lo establecido por el inciso segundo del artículo 126 del Estatuto del Tribunal, que expresa que “en su interpretación, el Tribunal deberá limitarse a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, referidas al caso concreto.

5. CONCEPTO DE MARCA Y LOS REQUISITOS PARA SU REGISTRO Del artículo 71 de la Decisión 313, inciso segundo, se desprende el concepto de marca, término éste entendido como todo signo perceptible, capaz de distinguir los bienes o los servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra.

Las condiciones o requisitos que intrínsecamente debe reunir un signo para ser registrable, se encuentran determinados en dicho artículo, los que por cierto son los mismos consagrados 2 Proceso 29-IP-2003, sentencia del 4 de junio del 2003, G.O. Nº 952, de 22 de julio del 2003. Marca: “POPS (mixta)”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 05/08/2004 14.28 en el artículo 81 de la Decisión 344 y en el 134 de la Decisión 486, esto es: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, conceptos todos que han tenido amplio desarrollo en la jurisprudencia que viene siendo sentada por este Tribunal. a) Perceptibilidad Siendo la marca un elemento inmaterial, para que pueda ser captado por uno de los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable por aquéllos.

La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos. b) Distintividad El artículo 71 de la Decisión 313 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

GACETA OFICIAL El signo tiene que ser expresado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo reconozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior.

6. PROHIBICIONES PARA EL REGISTRO DE MARCAS Falta de requisitos básicos para el registro El distintivo que no cumpla con los elementos señalados anteriormente, esto es, perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, no podrá ser registrado. El examinador debe estar consciente de que la marca que cumple con estos tres requisitos produce el vínculo ideal entre el producto o el servicio y el signo que lo identifica, en cuanto que tal unión es captada y retenida en la memoria del consumidor, convirtiéndose en una verdadera marca que protege el origen y fama empresarial, las cualidades y las características del producto o del servicio y la voluntad del consumidor al adquirir ese producto o ese servicio en particular.

Del análisis de la naturaleza de las marcas y de sus características esenciales y sobre todo de la forma como ellas son recogidas en las normas comunitarias, se concluye que un signo es registrable como marca cuando cumple plenamente los tres elementos característicos, y siempre que no se encuentre comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 72 y 73 de la Decisión 313, impedimentos éstos que en definitiva derivan, en su mayoría, de los requisitos intrínsecos del signo y especialmente de la distintividad.

Denominaciones que pueden producir engaño El artículo 72 literal h) de la Decisión 313 señala que no podrá ser registrado como marca, el signo que pueda engañar a los medios comerciales, entre otros aspectos, acerca de las características, cualidades o aptitud para el empleo del producto o del servicio respectivo. El propósito de esta prohibición es evitar la confusión o el engaño, puesto que lo que se persigue es “que el signo que se pretenda regis- 05/08/2004 15.28 trar como marca, pueda cumplir con la función esencial de identificar, individualizar o distinguir un determinado producto o servicio, de suerte que no se confunda con otros”.3 El referido literal del artículo 72 así como el artículo 73 de la aludida Decisión, establecen causales de irregistrabilidad y guardan estrecha relación entre si, puesto que ambas buscan evitar el engaño y el error por parte del consumidor, frente a dos marcas similares o idénticas que distinguen productos o servicios de la misma clase.

Esto implica, muy claramente, la prohibición para otorgar un registro marcario, no sólo porque exista una marca ya registrada, sino porque exista “una solicitada para registro”, reivindicándose, por esa vía, el principio de PRIORIDAD que ampara a la primera solicitud frente a las posteriores; o sea, “primero en el tiempo primero en derecho”.

7. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO MARCARIO La confundibilidad con signos idénticos o semejantes La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca, los signos que “sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”, conforme así lo estableció, en su oportunidad, el literal a) del artículo 73 de la Decisión 313, objeto de la presente interpretación prejudicial.

La confusión como causal de irregistrabilidad de la marca, que se contempla en la aludida norma, entre otras, está dirigida a proteger tanto al consumidor por razones de interés general, para que no se vea inducido a error, como al productor, para garantizarle la identificación del producto que introduce al mercado. La confusión puede producirse en tres aspectos: el visual o gráfico, el auditivo y el ideológico, resultando en todo caso necesario considerar las siguientes características propias de la situación de semejanza: 3 Proceso 3-IP-90.

Jurisprudencia del TJAC, Tomo II, Pág. 119. GACETA OFICIAL Similitud ideológica, que se da entre signos que evocan las mismas o similares ideas. Al respecto, el profesor OTAMENDI señala que aquella es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra” 4.

En consecuencia, pueden ser considerados confundibles, signos que aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, como ya se ha expresado, la misma o similar idea; Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la palabra, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes, pueden producir en mayor o menor grado, que la confusión sea más palpable u obvia;

Similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen sonido similar. La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión. En todo caso, determinar si entre dos signos existe confusión que pudiera darse por el uso de los mismos, es un hecho que no está sujeto a disposiciones legales, admitiéndose para ese propósito, la decisión de la administración o del juzgador, a quienes les corresponde proceder en armonía con los criterios expuestos, mediante actuaciones en ningún caso arbitrarias y, apoyadas, complementariamente, con las reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido para efectos de precisar el grado de confundibilidad.

8. PROCEDIMIENTO DE REGISTRO: Observación, examen, concesión o denegación del registro y debida motivación 05/08/2004 16.28 da de nulidad. Entre ellos, la Decisión 313 establece la obligación de publicar el extracto de la solicitud, a los efectos de que puedan ser presentadas observaciones a la concesión de la marca cuyo registro se pide.

En el evento de que éstas sean presentadas, la Oficina Nacional Competente deberá tramitarlas en los términos y condiciones fijados por los artículos 83 y 84 de la referida Decisión. De haber sido presentadas observaciones, dicha Dependencia las procesará de conformidad con lo expresamente establecido por el artículo 84, hasta decidir acerca de la procedencia o no de aquéllas y, respecto de la concesión o de la denegación del registro solicitado; determinación que deberá ser notificada al peticionario, por medio de resolución debidamente motivada.

Una vez vencido el plazo establecido para la presentación de observaciones, sin que éstas hubieren sido presentadas, corresponderá llevar a cabo el examen de registrabilidad dispuesto en el artículo 85 de la Decisión 313. Esta obligación de la autoridad nacional competente es insoslayable y no puede estar sujeta a su libre arbitrio, pues los artículos 72 y 73 son claros y terminantes y no dejan lugar a interpretaciones caprichosas.

Ha sido establecida aquélla, con el objeto de que no puedan ser registradas como marcas las denominaciones que incurran en causales de irregistrabilidad, dejando en claro que este examen responsable y serio, es determinante de la decisión de otorgar o negar el registro. La decisión, en consecuencia, debe ser motivada. Debida motivación Los artículos 84 y 85 de la citada Decisión 313 establecen que sólo una vez cumplidos los requisitos y condiciones previos respectivos, se hará conocer la decisión que corresponda, mediante resolución debidamente motivada en la que se expresen los fundamentos en los que se basa la Autoridad para emitirla.

La norma comunitaria determina los trámites que para la aprobación o el rechazo de un registro deberán ser cumplidos, a los fines de que la actuación administrativa no se encuentre vicia- Acerca de los actos administrativos referentes a la concesión o denegación de registros marcarios este Tribunal ha manifestado: OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas.

Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 1989. Pág. 153. “ requieren de motivación para su validez; pero si, además, la obligación de motivar 4 GACETA OFICIAL 05/08/2004 17.28 alguna similitud, puede desprenderse, según el caso, de las siguientes circunstancias: viene impuesta legalmente -en el presente caso por la misma norma comunitaria, de prevalente aplicación- debe entonces formar parte de aquél, y, además, como lo ha expresado la jurisprudencia de este Tribunal Andino, podría quedar afectada de nulidad absoluta la resolución que los contenga si por inmotivación lesiona el derecho de defensa de los administrados”.5 “a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclator b) Canales de comercialización c) Medios de publicidad idénticos o similares d) Relación o vinculación entre productos e) Uso conjunto o complementario de productos f) Partes y accesorios g) Mismo género de los productos h) Misma finalidad i) Intercambiabilidad de los productos”. 7 La jurisprudencia del Tribunal ha expresado así mismo que: “La motivación de los actos administrativos refleja las razones que inclinaron al órgano emitente a pronunciarse en uno u otro sentido, tomando como antecedente las normas legales y los hechos materiales o situaciones fácticas que precedieron a la expedición de un acto y que lo justificarían; constituyen su causa y su razón de ser.

La motivación se contrae en definitiva a explicar el por qué de la Resolución o Decisión, erigiéndose por ello en un elemento sustancial del mismo -y hasta en una formalidad esencial de impretermitible expresión en el propio acto si una norma expresa así lo impone- y cuya insuficiencia, error o falsedad puede conducir a la nulidad del acto.

La plena correlación entre los argumentos esgrimidos por el administrador respecto del derecho y los hechos, por una parte, y de otra, la declaración final por él adoptada frente a los efectos que dicho acto va a producir, constituye la ecuación jurídica necesaria para que pueda hablarse de una verdadera, necesaria, sustancial, inequívoca y concordante motivación.” 6 Ha considerado el Tribunal en este ámbito, consecuentemente, que deben ser necesariamente aplicados los criterios referidos, los que pueden conducir a establecer cuándo se da efectivamente la similitud o la conexión competitiva entre los productos.

Se debe recalcar que lo trascrito, se encuentra ligado íntimamente al grado de atención del consumidor, tomando en cuenta “a quién” se atribuye la posibilidad de confusión. De esta forma, al momento de determinar la existencia de confundibilidad entre las marcas cotejadas se puede conocer “quién” será el consumidor y “cuál” su conducta frente a las marcas.

Esto a su vez relacionado con el grado de atención que presta la persona cuando realiza su elección, el que dependerá del tipo de consumidor y, concretamente, del profesional o experto, del consumidor elitista y experimentado o, del consumidor medio.

9. CONEXIÓN COMPETITIVA DE PRODUCTOS

10. DERECHOS CONFERIDOS A LA MARCA En recientes sentencias, al referirse a la conexión competitiva que se presenta entre productos o entre servicios, este Tribunal ha señalado: Se entiende que en un mercado comercial activo de registros de marcas, puedan ser presentadas más de una solicitud dentro de un mismo período, e incluso al mismo tiempo.

“El riesgo de confusión que, por la naturaleza o uso de los productos o servicios identificados por marcas idénticas o que presenten La legislación comunitaria andina consagra como título para la obtención de derechos respecto de una marca, el denominado “sistema atributivo”, en virtud del cual sólo gozará de aquéllos, quien 5 6 Proceso 35-IP-98, sentencia de 30 de octubre de 1998.

G.O. Nº. 422, de 30 de marzo de 1999. Marca: “GLEN SIMON”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 04-AN-97, sentencia del 17 de agosto de 1998. G.O.A.C. No. 361, del 07 de agosto de 1998. 7 Proceso 41-IP-2001, de 10 octubre del 2001, marca “MATERNA”. Ver también: Proceso 08-IP-95, de 30 de agosto de 1996, marca “LISTER”, G.O.A.C. No. 231, de 17 de octubre de 1996, JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

GACETA OFICIAL la haya inscrito en el registro marcario correspondiente, a cargo de la Oficina Nacional Competente. El beneficiario del registro de una marca dentro de una clase determinada del nomenclator, goza de título legítimo para ejercer el derecho al uso exclusivo de la misma con respecto a los bienes comprendidos en la clase para la cual solicitó el registro, no pudiendo extenderse los beneficios a productos incluidos en otras clases.

En otros términos, autorizado el registro, su titular adquiere un derecho al uso de la marca en consideración a determinado producto o clase de productos. En la doctrina y en diversas legislaciones se reconocen sin embargo dos sistemas para la protección de un signo: el sistema declarativo, que protege a la marca únicamente por su uso y, el atributivo, que como se ha dicho, sólo confiere derecho al uso exclusivo a raíz de la inscripción del signo en el respectivo registro.

La doctrina reconoce tres facultades que se derivan del registro, y por el cual el titular puede hacer valer su derecho de propietario: “La facultad de aplicar la marca al producto, que puede ejercerla sobre el mismo producto, o sobre su envase o envoltorio; y además se le faculta para interponer acciones a fin de impedir que esas mismas acciones o hechos puedan realizarse o ejecutarse por terceros sobre productos similares que ostentan signos iguales o semejantes a los suyos;

“Una segunda facultad, entraña la capacidad de comerciar esos productos o servicios con identificación de su marca. En la faceta negativa, esa facultad se traduce en la prohibición que puede lograr el titular para que terceros vendan productos o suministren servicios, bajo el amparo de un signo igual o similar; “La tercera facultad hace referencia al campo publicitario, en el que el titular puede utilizar la marca en avisos publicitarios, impidiendo que terceros lo realicen con esa misma marca.” 8 8 Proceso 4-IP-94, sentencia de 7 de agosto de 1995;

G.O. Nº 189, de 15 de septiembre de 1995; marca: “EDEN FOR MAN (etiqueta)”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 05/08/2004 18.28 El valor constitutivo del registro de una marca se produce desde el momento de su concesión por parte de la Oficina Nacional Competente, adquiriendo su titular el derecho exclusivo sobre una marca, derecho subjetivo éste, para usarla en la identificación de productos o de servicios.

Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 1. De manera constante ha reiterado este Tribunal, que el señalamiento de las normas andinas cuya interpretación es solicitada por el juez nacional comunitario, en modo alguno limita la competencia del juez supranacional, para proceder a la interpretación de otras que considere relevantes a los fines de la solución del caso concreto sometido a la competencia del juez nacional; ello, en los términos previstos por el artículo 34 del Tratado de Creación del Organismo. 2.

En materia de propiedad industrial, las normas del ordenamiento jurídico comunitario andino que se encontraren vigentes al momento de la presentación de la solicitud de registro son las aplicables en el período de transición de la normatividad andina. 3. Un signo puede ser registrado como marca, si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y posibilidad de ser representado gráficamente, establecidos por el artículo 71 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y siempre que no se encuentre comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 72 y 73 de la misma Decisión. 4.

Según lo determina el artículo 72 literal h) de dicho Régimen Comunitario, no pueden ser registrados los signos engañosos para los medios comerciales o para el público consumidor, respecto de la procedencia, la naturaleza o el modo de fabricación, las características o cualidades o, la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate, puesto que ello sería atentatorio a la buena fe del consumidor y constituiría una práctica desleal frente a la libre competencia en el comercio de bienes y de servicios.

GACETA OFICIAL 5. Tampoco son registrables los signos que según lo previsto por el artículo 73, literal a), sean idénticos o similares a otros ya registrados por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. 6. Para la determinación de la confundibilidad entre dos signos, se debe apreciar de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias, con el objeto de evitar la posibilidad de error en que pueda incurrir el consumidor al apreciar las marcas en cotejo. 7.

El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente, sujetándose a las reglas de comparación de signos y considerando que aquél puede presentarse por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales. 8. La Oficina Nacional Competente debe realizar necesariamente el examen de registrabilidad, el que comprenderá el análisis de todas las exigencias de la Decisión 313.

Dicho examen debe realizarse aún en aquellos casos en que no hayan sido presentadas observaciones a la solicitud de registro. El pronunciamiento que, independientemente de su contenido, favorable o desfavorable, resuelva sobre las observaciones y determine la concesión o la denegación del registro de un signo, deberá plasmarse en resolución debidamente motivada, la que deberá ser notificada al peticionario. 05/08/2004 19.28 mativa andina, es mediante el registro concedido por la Autoridad Nacional Competente.

Este registro le permite a su titular, la posibilidad de ejercitar las acciones del caso frente a terceros que pretendan utilizar, sin su consentimiento, un signo idéntico o semejante al registrado, para distinguir productos o servicios idénticos o semejantes de la misma clase, induciendo de este modo a error al público consumidor. La Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, de la República del Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia dentro del expediente interno Nº 5335-98-M.P., de conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, codificado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.

Deberá tomar en cuenta, también, lo previsto en el último inciso del artículo 128 del mencionado Instrumento. Notifíquese esta interpretación prejudicial al mencionado Tribunal, mediante copia sellada y certificada de la misma. Remítase además copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Walter Kaune Arteaga PRESIDENTE Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO 9. Para llegar a determinar la similitud entre dos marcas, se ha de considerar también los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos amparados por aquéllas. Deberá tenerse en cuenta en ese contexto, en principio, que al no existir conexión entre los productos o servicios que protegen, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca que se solicite.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- 10.La única manera de obtener el derecho al uso exclusivo de una marca, según la nor- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. GACETA OFICIAL 05/08/2004 20.28 PROCESO Nº 42-IP-2004 Interpretación Prejudicial de oficio de los artículos 56 y 58 literal f) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, fundamentada en la solicitud de Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 83 a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Proceso Interno N° 5720. Actor: W.R. GRACE & CO.-CONN. Marca: DAREX. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los treinta días del mes de junio del año dos mil cuatro. y el deterioro de la madera, materias tintóreas, mordientes, resinas naturales en estado bruto, metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas”).

VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, contenida en el Oficio Nº 0588, de fecha 21 de abril de 2004, de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, con motivo del Proceso Interno N° 5720.

Que la mencionada solicitud cumple con todos los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 9 de junio de 2004. Como hechos relevantes para la interpretación, se deducen: 1.

Las partes La actora es la sociedad W.R. GRACE & CO.CONN. Se demanda a la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. 2. Determinación de los hechos relevantes 2.1. Hechos El 10 de enero de 1990 la sociedad W.R. GRACE & CO.-CONN solicitó el registro de “DAREX” para amparar productos de la clase 2 de la Clasificación Internacional de Niza (a saber “colores, barnices, lacas, conservantes, herrumbre Señala la actora en su demanda que la solicitud fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial del 11 de marzo de 1994.

A la solicitud no se presentaron observaciones. El 26 de agosto de 1994, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expide la Resolución 37131, por la cual negó el registro solicitado. El fundamento para negar el registro, fue que ya existía la marca “CAREX” (etiqueta) para productos de la misma clase a nombre de NABONASAR MARTINEZ Y CIA. Contra dicha Resolución el actor interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación; el primero se resolvió con la Resolución 20051 y el segundo con la Resolución 02987, ambos confirmaron la Resolución impugnada. 2.2.

Fundamentos de la demanda El actor alega como fundamento de la demanda, la violación del artículo 81 de la Decisión 344, pues considera que el signo “DAREX” reúne los requisitos que para que un signo sea registrado como marca, contempla dicha norma. También señala violación del artículo 83 a) de la misma Decisión pues considera que “ ‘DAREX’ no genera confusión al público frente a la marca ‘CAREX’ (Etiqueta), toda vez que la primera fue solicitada para distinguir pinturas y emulsiones revestidoras, mientras que la segunda ampara colorantes y anilinas para el teñido de toda clase de telas y tintes para la utilización de artes gráficas”.

También señala que los productos de “DAREX” se comercializan en almacenes especializados en construcción, ferreterías, etc; los productos GACETA OFICIAL de “CAREX” se comercializan en droguerías, tiendas de abarrotes, etc; por lo cual no puede existir riesgo de confusión. Además menciona que “DAREX” fue registrada en 1972 y coexistió con “CAREX” registrada en 1974, sin que se generara, según el actor, confusión entre los consumidores.

Aduce también que “CAREX” es mixta, por lo que el estudio comparativo de los signos en conflicto debe centrarse en el elemento gráfico de “CAREX”. Posteriormente, presentan una reforma de demanda, en donde básicamente, especifican los productos que protege el signo “DAREX”, a saber “ sellantes, pinturas y emulsiones revestidoras y sistemas de cierre para latas y tapas de gaseosas mediante los cuales los grandes fabricantes de bebidas, cervezas y productos enlatados logran la mejor calidad de su producto”.

En la reforma a la demanda se incluye la indicación de los registros otorgados a “DAREX” a nivel mundial. 2.3. Contestación a la demanda Se demanda en el presente proceso a la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Esta Entidad, en su contestación indica que, en base a los requisitos para que un signo sea registrable como marca y la imposibilidad de registrar un signo que pueda inducir al publico a error, contemplados en la Decisión 344 y desarrollados en reiteradas ocasiones por la jurisprudencia de este Tribunal; fue negado el registro de “DAREX”.

Señala que al comparar los signos “DAREX” y “CAREX”, “ concluye en forma evidente que son semejantes entre sí, existiendo confundibilidad entre las mismas en los aspectos ortográficos y fonéticos y de coexistir en el mercado conllevarían a error al público consumidor ”.

CONSIDERANDO

Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resul- 05/08/2004 21.28 ten pertinentes para la resolución del proceso interno;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; Que en el presente caso, se solicita la interpretación de los artículos 81 y 83 a de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Sin embargo, a la fecha de solicitud y registro del signo en controversia la Decisión vigente era la 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena por lo que se interpretarán los artículos 56, 58 f), de la citada Decisión. El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: DECISIÓN 85 Artículo 56 “Podrá registrarse como marcas de fábrica o de servicios, los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos”.

Artículo 58 “No podrán ser objeto de registro como marcas: ( ) f) Las que sean confundibles con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad por un tercero o solicitadas posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase; ( )”. En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas: I. APLICACIÓN DE LA LEY EN EL TIEMPO A fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, la norma comunitaria no GACETA OFICIAL surte efectos retroactivos; así pues, las situaciones jurídicas disciplinadas en ella se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente al tiempo de su constitución. Y si bien la norma comunitaria nueva no es aplicable a las situaciones jurídicas nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata tanto en algunos de sus efectos futuros de la situación jurídica nacida bajo el imperio de la norma anterior.

La norma sustancial que se encontrare vigente al momento de la presentación de la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario, que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.

Lo anterior se confirma con lo que el Tribunal ha manifestado a efectos de determinar la normativa vigente al momento de la emisión del acto administrativo, para lo cual se deberá observar. (Proceso 39-IP-2003, caso “& mixta”, publicado en la G.O.A.C. N° 965, de 8 de agosto de 2003). El régimen común de propiedad industrial se basa en la irretroactividad de la norma sustancial, disponiendo siempre que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, subsistirá por el tiempo en que fue concedido.

Sin embargo, las disposiciones han contemplado, además, la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues han dispuesto que, en cambio, se aplicará la nueva Decisión comunitaria al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas de tal derecho.

El Tribunal ha manifestado al respecto que “si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a las actividades procesales pendientes, y no, salvo previsión expresa, a las ya cumplidas”.

(Proceso 38-IP-2002, mar- 05/08/2004 22.28 cas: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC y PREPAC, publicado en la G.O.A.C. N° 845 del 1° de octubre de 2002). En el caso de autos, la solicitud de registro como marca del signo “DAREX” fue presentada el 10 de enero de 1990, es decir, bajo la vigencia de la Decisión 85 y, aunque la negativa del registro se dio en vigencia de la Decisión 344, respecto de los requisitos para el registro del signo como marca, son aplicables las normas contenidas en la indicada Decisión 85.

II. DEFINICIÓN DE MARCA Y LOS REQUISITOS PARA QUE UN SIGNO PUEDA SER REGISTRADO COMO MARCA El Tribunal al referirse al artículo 56 de la Decisión 85, señala que serán registrables los signos que sean novedosos, visibles y distintivos. Esto se ha afirmado en los procesos 1-IP-87; 4IP-88; 3-IP-90; 6-IP-93; y 16-IP-04 en lo que se destaca que: “El Artículo 56 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena dispone que solo pueden ser registrados como marcas los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos.

Del cumplimiento de estos requisitos esenciales depende que el signo que se pretende registrar pueda distinguir un determinado producto o servicio, de suerte que no se confunda con otros”. Asimismo, ha señalado que: “Las marcas como medio de protección al consumidor, cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.).

De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras. Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiría el signo marcario. En el mercado general de bienes y servicios, el consumidor se verá protegido, frente a una competencia desleal, cuando distinga e identifique los productos o servicios por intermedio del distintivo marcario, que por sí le asig- GACETA OFICIAL na la seguridad de adquirir con esa marca un producto que a su criterio es el que aspira obtener, bien por la calidad o por el origen empresarial.

La inexistencia dentro de un signo marcario de esa ‘capacidad distintiva’, convertiría a la marca en un elemento innecesario dentro del mercado ” (Proceso 04-IP-95. Marca: EDEN FOR MEN). Un signo será novedoso si incorpora distintivos que lo hacen inconfundible al compararlo con otras marcas o servicios ya registrados. La novedad y la originalidad exigidas para la protección legal de los signos, ha dicho este Tribunal y, así lo considera también la doctrina, “ que en ocasiones el signo que se emplea como marca es nuevo y original.

Pero no es menos cierto que en otras ocasiones la marca está constituida por una palabra extraída del propio idioma o de una lengua extranjera. La falta de novedad es todavía más palpable cuando se emplea como marca un signo que ya venía siendo utilizado como marca para designar productos o servicios de una clase diferente”. (Carlos Fernández Novoa, Fundamentos de Derecho de Marcas, Editorial Montecorvo S. A., Madrid 1984, Página 24).

III. CLASES DE MARCAS: DENOMINATIVAS, GRAFICAS Y MIXTAS En razón de la composición de los signos en conflicto, el Tribunal estima necesario hacer referencia a las marcas denominativas, gráficas y mixtas. Las primeras, llamadas también nominales o verbales, utilizan un signo fonético y están formadas por una o varias letras, palabras o números que, integradas en un todo pronunciable, pueden hallarse provistas o no de significado conceptual.

Las marcas gráficas son signos visualmente perceptibles que se expresan en la forma externa de imágenes, figuras o dibujos, provistos o no de significado conceptual. La doctrina distingue entre las marcas puramente gráficas, en las cuales la figura “se limita a evocar en la mente de los consumidores tan sólo la imagen del signo utilizado como marca: un conjunto de líneas y, en su caso, colores”; las figurativas, en 05/08/2004 23.28 las cuales la figura “suscita en el consumidor no sólo una imagen visual, sino un determinado concepto concreto: el concepto del cual es expresión gráfica la imagen utilizada como marca; el nombre con el que es formulado este concepto, es también el nombre con el que es conocida la marca gráfica respectiva entre los consumidores”; y “la marca gráfica que evoca en la mente de los consumidores un concepto abstracto o ‘motivo’ al que se asciende a través de un proceso de generalización” (FERNÁNDEZNOVOA, Carlos: “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Madrid, Editorial Montecorvo S.A., * pp. 29 y ss.).

Por último, las marcas mixtas se encuentran constituidas por dos elementos que forman parte del conjunto del signo: una denominación, semejante a la clase de marcas arriba descrita, y un gráfico, definido como un signo visual que se expresa en la forma externa de una imagen, figura o dibujo. En relación con la comparación entre dos marcas, caso que una de ellas o ambas pertenezcan a la clase de marcas mixtas, la jurisprudencia de este Tribunal ha puesto de relieve lo siguiente: “el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación de la gráfica, que en un momento dado pueden ser definitivos” (Sentencia dictada el 9 de diciembre de 1988 en el proceso 04-IP-88, publicada en la G.O. A.C. N° 39, del 29 de enero de 1989, caso “DAIMLER”).

A propósito de la prioridad del elemento en referencia, la doctrina ha señalado que procede determinar la “situación y el relieve del componente gráfico en el conjunto de la marca mixta; y sobre todo, la notoriedad del componente gráfico común a las marcas comparadas. En cambio, si el elemento gráfico no evoca concepto alguno, el denominativo desplazaría en principio al gráfico, siendo en ese caso, y en definitiva, aquel elemento el predominante, y en el cual debe centrarse el análisis comparativo” (FERNÁNDEZ-NOVOA, ob.cit., p. 240).

GACETA OFICIAL IV. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS IDÉNTICOS O SEMEJANTES. RIESGO DE CONFUSIÓN. CONFUSIÓN DIRECTA E INDIRECTA. REGLAS DE COMPARACIÓN El artículo 58 de la Decisión 85 consagra otras prohibiciones para el registro de un signo como marca. Según la prevista en su literal f, no podrá registrarse como marca el signo que, en relación con derechos de terceros, sea confundible con una marca anteriormente solicitada para registro, o previamente registrada, o solicitada posteriormente con reivindicación válida de una prioridad, siempre que, además, esté destinado a proteger los productos o servicios comprendidos en la misma clase.

Sobre esta norma, el Tribunal ha señalado que “La prohibición del registro de signos confundibles protege a las marcas del ‘riesgo de confusión’ o de la ‘similitud confusionista’ que puede presentarse cuando entre ellos exista una semejanza si ambos signos distintivos protegen a productos o servicios de la misma clase; lo que en otros términos significa, según la regla de la especialidad, que si las marcas no amparan la misma clase de productos la confusión marcaria no es un impedimento para que el signo pueda ser registrado” (Sentencia dictada en el expediente N° 02-IP-95, de 19 de septiembre de 1995, publicada en la G.O.A.C. N° 199, del 26 de enero de 1996, caso “LAURA ASHLEY”).

Por tanto, la norma no exige que el signo pendiente de registro induzca a confusión a los consumidores o usuarios, por lo que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición. Para establecer la existencia del riesgo de confusión del signo pendiente de registro respecto de una marca ya registrada, o de un signo cuyo registro haya sido anteriormente solicitado, o solicitado posteriormente con reivindicación válida de prioridad, será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, y si éstos se destinan a proteger los productos o servicios de la misma clase.

Por lo tanto, la prohibición de registro se encuentra limitada por la regla de la especialidad, de modo que un signo podrá ser registrado, así sea confundible con otros, si cada uno de ellos está destinado a amparar una clase o variedad diferente de productos o servicios. 05/08/2004 24.28 La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos que se le ofrecen, un origen empresarial común. En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos fonético, gráfico y conceptual, teniendo en cuenta en especial los que fueren distintivos y dominantes.

Sin embargo, dicha comparación deberá ser conducida por la impresión unitaria que el signo habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o del usuario medio a que está destinado. Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. En este contexto, el Tribunal ha establecido que la similitud visual u ortográfica se presenta por el parecido entre las letras de los signos objeto de comparación, en la medida en que el orden de tales letras, la longitud de la o de las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pudieran incrementar el riesgo de confusión. En cuanto a la similitud fonética o auditiva, el Tribunal ha señalado que, si bien la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica de las palabras, así como de sus raíces o terminaciones, deberán tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues las marcas denominativas que se forman por una o varias letras, al ser pronunciadas, emiten sonidos que varían según su estructura gráfica y fonética.

Y en cuanto a la similitud conceptual o ideológica, ha indicado que la misma se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. En el caso de signos puramente gráficos, cabe citar la orientación de la doctrina, según la GACETA OFICIAL cual, a diferencia de las marcas nominativas, las gráficas “son fácilmente reconocidas por todos los consumidores (incluidos los analfabetos y los niños) porque las mismas no necesitan ser traducidas en términos lingüísticos …” (FERNÁNDEZ-NOVOA, ob.cit., pp. 226 a 229).

En definitiva, el Tribunal ha estimado que la confusión puede manifestarse cuando, al solo apercibimiento de la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien reconoce cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante. Además, a objeto de verificar la existencia del riesgo de confusión, el examinador deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro: “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”;

Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: 1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4.

Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa. En relación con la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista ha precisado lo siguiente: 05/08/2004 25.28 En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.

La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.

Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”.

Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas. Primero: De acuerdo con el principio de irretroactividad, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos.

Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. La norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo.

Sin GACETA OFICIAL 05/08/2004 26.28 embargo, si bien la norma comunitaria nueva no es aplicable, salvo previsión expresa, a las situaciones jurídicas nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata tanto en algunos de los efectos futuros de la situación jurídica concreta nacida bajo el imperio de la norma anterior como en materia procedimental.

Si la norma sustancial vigente en la fecha de la solicitud de registro de una marca o de un nombre comercial fuere derogada y reemplazada por otra antes de haberse concluido el procedimiento correspondiente a dicha solicitud, será la aplicable para determinar si se han cumplido o no los requisitos de concesión del registro, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso.

Segundo: Conforme a lo establecido en el artículo 56 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, podrá ser registrado como marca todo signo que cumpla con las condiciones de ser novedosa, visible y suficientemente distintiva, siendo obligación de la Oficina Nacional Competente, verificar si la respectiva solicitud cumple todos esos requisitos.

Tercero: Cuarto: En la comparación entre signos mixtos, el elemento predominante en el conjunto marcario será el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto, lo que no obsta para que, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo. De conformidad con el artículo 58, literal f, de la Decisión 85, no son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean confundibles con una marca ya registrada, o con un signo cuyo registro haya sido ante- riormente solicitado, o solicitado posteriormente con reivindicación válida de prioridad, para productos o servicios pertenecientes a una misma clase.

A los efectos de establecer si existe riesgo de confusión, será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre los signos en disputa. No bastará con la existencia de cualquier semejanza entre los signos en cuestión, ya que es legalmente necesario que la similitud pueda inducir a confusión o error en el mercado. Quinto: En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos gráfico, fonético y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada signo en disputa habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o usuario medio, destinatario de los productos correspondientes.

Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario.

Deberá así mismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el inciso tercero del artículo 128 del vigente Estatuto. Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE (E) GACETA OFICIAL Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. 05/08/2004 27.28 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. GACETA OFICIAL 05/08/2004 28.28 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú