PROCESO 161-IP-2004 Solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 y 83, literales a) y d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que da lugar a la interpretación de oficio de los artículos 71, 73, literales a) y d) de la Decisión 313 y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344, con fundamento en la consulta formulada por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en Quito.

República del Ecuador. Expediente Interno Nº 5213-ML. Actor: SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. Marca: “CINCO ESTRELLAS”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veintiséis días del mes de enero del año dos mil cinco; en la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo, con sede en Quito, de la República del Ecuador.

Magistrado consultante: doctor Eloy Torres Guzmán. VISTOS: Que la solicitud de interpretación prejudicial, se ajusta a las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto, por lo que su admisión a trámite ha sido considerada procedente. 1. Antecedentes. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: 1.1.

Las partes: Demandante: SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. Demandados: MINISTRO DE COMERCIO EXTERIOR, INDUSTRIALIZACIÓN Y PESCA. DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. (Titular y Encargado). PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA COMPAÑÍA SOCIEDAD ECUATORIANA DE ALIMENTOS Y FRIGORÍFICOS MANTA C.A. SEAFMAN C.A. 1.2. La demanda: El actor señala dentro de su demanda que la SOCIEDAD ECUATORIANA DE ALIMENTOS Y FRIGORÍFICOS MANTA C.A. SEAFMAN C.A., solicitó el registro de la marca “CINCO ESTRELLAS”, para distinguir productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional, ante lo que SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., presentó observación a dicho registro ya que es titular en el Ecuador de la marca “ESTRELLITAS” para distinguir productos comprendidos dentro de la misma clase del nomenclátor, tal observación fue rechazada por el órgano nacional competente y concedido el registro.

La sociedad demandante señala que la Dirección Nacional de Propiedad Industrial debió haber efectuado una comparación tanto en el campo conceptual como ideológico, para llegar a la conclusión de que los signos enfrentados sí comparten un mismo contenido o expresión semántica. Además señala que la confundibilidad existente entre los signos puede derivarse de que las marcas en conflicto amparan productos comprendidos dentro de una misma clase.

Expresa que la marca “ESTRELLITAS” goza de la calidad de notoria por lo que debe dársele una protección ampliada según los lineamientos de la Norma Comunitaria Andina. 1.3. Contestación de la demanda. La Dirección Nacional de Propiedad Industrial, no presenta contestación a la demanda. El Procurador General del Estado comparece con el fin de vigilar las actuaciones judiciales en este proceso.

El Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca, contesta la demanda señalando que, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial debe resolver sobre la concesión o denegación del registro de marcas. Dentro del caso planteado se expresa que al realizar entre las denominaciones enfrentadas una visión de conjunto o sintética donde se observan todos los elementos que las integran, se advierte una evidente disparidad entre ellas que evitará cualquier confusión entre los consumidores.

Por ello se han rechazado las observaciones presentadas por la parte actora concediéndose el registro de la marca “CINCO ESTRELLAS” al solicitante por cumplir con los requisitos del artículo 81 de la Decisión 344 y por no hallarse el signo incurso en alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas por la norma vigente. 2. Competencia del Tribunal.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. 3. Cuestión previa: Determinación de las normas del ordenamiento jurídico comunitario a ser interpretadas por razón de la ocurrencia del fenómeno de “tránsito legislativo”.

En el caso que se consulta es necesario que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina precise de antemano con claridad las normas comunitarias aplicables para la solución de la controversia planteada, a efectos de realizar únicamente sobre ellas su actividad interpretativa. Tal determinación previa es necesaria puesto que de la documentación que contiene los antecedentes del litigio que se adelanta ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en Quito, República del Ecuador, se advierte que la solicitud de registro de la marca “CINCO ESTRELLAS” se realizó bajo la vigencia de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 101, de 14 de febrero de 1992, Estatuto éste que con anterioridad a la Decisión 344, establecía el Régimen Común en materia de marcas.

A este respecto el Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, ha reiterado que la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efecto retroactivo; el principio de irretroactividad de la ley establece que al expedirse una nueva norma, ésta por lo general regulará, los hechos que se produzcan a partir de su vigencia y por ende, no regirá sobre circunstancias anteriores a su entrada en vigencia ni afectará derechos consolidados o adquiridos.

La doctrina expresa sobre este particular que: “Este principio de orden lógico es también de orden moral. Sería contrario a toda idea de justicia que una regla jurídica nueva, modificara las consecuencias de los hechos ya realizados, o privara a una persona de las ventajas conseguidas bajo el régimen anterior.”[1] El principio de ultra actividad, se da, cuando la norma anterior, continúa regulando los hechos ocurridos mientras aquélla se encontraba en vigencia, esto significa que la eficacia de la ley derogada continúa en lo futuro, para regular las situaciones jurídicas anteriores.

Con relación a este punto se ha dicho sobre la ultra actividad que “ es, la continuación de la eficacia de la ley derogada para el futuro, rigiendo las situaciones anteriores (derechos adquiridos, efectos de las situaciones jurídicas anteriores, etc.)”.[2] La norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos de que por excepción se le haya conferido tal calidad, este principio es sin duda una verdadera garantía de estabilidad de los derechos adquiridos; la norma de carácter adjetivo tiene efecto general inmediato, es decir que se aplican sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo los procedimientos o etapas que se inicien o se hallen en curso a ese momento.

Con lo anterior se reitera, además, lo que sobre el tema ha manifestado el Tribunal al señalar que: “…toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquélla disciplinados. Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma sustancial posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior.

En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior, señalando que el mismo subsistirá por el tiempo que fue concedido”. “ la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.

Lo anterior se confirma con lo que el Tribunal ha manifestado a efectos de determinar la normativa vigente al momento de la emisión del acto administrativo, para lo cual se deberá observar, “ tanto a la concesión del registro como a sus correspondientes declaratorias de … anulación, la normativa comunitaria vigente para el momento en que fueron introducidas las respectivas solicitudes de concesión del registro, o … de nulidad del mismo, a través de los recursos y acciones pertinentes” (Proceso Nº 28-IP-95, caso “CANALI”, publicado en la G.O.A.C. N° 332, del 30 de marzo de 1998)”.[3] Por todo lo anterior, en ejercicio de lo facultado por el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 de su Estatuto, no se interpretarán las normas solicitadas por el Juez consultante, esto es, los artículos 81; 82 y 83 literales a) y d) de la Decisión 344, en atención a que ellas no son las aplicables al caso, toda vez que la solicitud de registro de la marca “CINCO ESTRELLAS” se presentó en vigencia de la Decisión 313.

Como consecuencia de ello procede la interpretación de oficio de los artículos 71, 73, literales a) y d) de la Decisión 313, y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344. Para precautelar los derechos sustantivos de las partes se requiere de una interpretación específica realizada sobre el texto propio de la norma aplicable al caso, efectuada dentro del contexto del estatuto regulatorio pertinente.

El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: Decisión 313 Artículo 71 “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.” Artículo 73 “Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;” ( ) “d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad; por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquéllos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;” Decisión 344 Disposición Transitoria Primera “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, subsistirá por el tiempo en que fue concedido.

En lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas contenidas en la presente Decisión.” 4. Consideraciones. La presente interpretación se referirá, de manera principal a los siguientes temas: requisitos para el registro de marcas; irregistrabilidad de signos por identidad o similitud; comparación entre marcas nominativas; la marca débil; la marca notoria y prueba de tal calidad. 4.1.

Requisitos para el registro de marcas: La marca se define como todo signo perceptible, capaz de distinguir bienes o servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de distinta procedencia u origen empresarial. Para que un signo pueda ser registrado como marca, es necesario que cumpla con los requisitos establecidos por el artículo 71 de la Decisión 313 que son: distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, a más de cumplir los mencionados requisitos es necesario que el signo no incurra en alguna de las prohibiciones señaladas por los artículos 72 y 73 del mismo cuerpo legal.

Respecto de los requisitos para el registro de marcas el Tribunal ha señalado que la Norma Comunitaria: “ contiene una definición del concepto de marca. Sobre la base de esta definición legal, el Tribunal ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o calidad del producto o servicio correspondiente”. [4] La Distintividad.

Es reconocida por la doctrina y la jurisprudencia como la función primordial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca; posibilita la diferenciación de unos productos o servicios de otros similares que se ofertan en el mercado y que tienen un diferente origen empresarial; a través de esta cualidad de la marca, el consumidor puede fácilmente realizar la elección de los bienes que desea adquirir.

Sobre el tema la doctrina manifiesta que: “La marca es un esfuerzo constante de diferenciación, no sólo entre los signos que identifican los productos, sino sobre los productos mismos, en su intención de comunicación a terceros de las cualidades que los diferencian de la competencia.”[5] “Hace posible una efectiva competencia en un mercado complejo e impersonal, suministrando los medios a través de los cuales el consumidor puede identificar los productos que le satisfacen y recompensan al productor con compras continuadas”.[6] La Perceptibilidad.

La perceptibilidad de la marca posibilita que un signo sea aprehendido por quien lo observe; este requisito permite que el consumidor pueda identificar los productos y servicios amparados con la marca y solicitarlos en el mercado. Implica que el signo pueda ser captado por alguno de los sentidos, para ello debe tener la facultad de materializarse en el mundo exterior, tal condición le permite al consumidor identificar y relacionar un determinado producto o servicio con un signo. Otero Lastres, ha manifestado que: “ todo bien inmaterial y, por consiguiente, también la marca está integrado por dos elementos: la entidad inmaterial en cuanto tal (el llamado corpus mysticum) y el medio, instrumento o soporte en el que se plasma el bien inmaterial y por virtud del cual se hace perceptible (el llamado corpus mechanicum) ”[7].

Fernández Novoa explica que: “ para que los demás perciban el signo, es preciso que éste adquiera forma sensible: que se materialice en un envase o en el propio producto, o bien en las correspondientes expresiones publicitarias”[8]. Susceptibilidad de representación gráfica. El signo que se pretende registrar como marca debe tener la posibilidad de ser representado materialmente, ya sea a través de figuras, palabras, signos mixtos, colores o cualquier mecanismo que lo exprese.

La descripción material del signo, permite que el creador de la marca la lleve del campo subjetivo a la realidad. Al respecto Marco Matías Alemán señala que: “La representación gráfica, en suma, es una descripción que permite formarse una idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras, signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”.[9] 4.2.

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. La falta de distintividad de un signo, en relación con una marca ya existente en el mercado, puede generar error entre los consumidores, por ello, la Norma Comunitaria ha determinado que la sola posibilidad de confusión es suficiente para negar el registro. La Normativa Comunitaria Andina prohíbe que signos confundibles puedan ser registrados, las marcas suficientemente disitintivas tienen por finalidad construir un mercado de productos y servicios que se desarrolle con transparencia, esto permitirá que el consumidor no sea objeto de engaños que le lleven a incurrir en error al realizar la elección de los productos que desea adquirir, además dicha restricción permite brindar protección al derecho exclusivo de que goza el titular de la marca, a fin evitar la presencia de signos que generen confusión en el comercio.

Sobre el tema la doctrina comenta que: “El criterio fundamental al prohibir el registro de una marca en que sus signos y los productos o servicios que distingue sean idénticos o semejantes a la marca anterior con la que se compara es evitar la confusión en el mercado”. [10] La Jurisprudencia del Tribunal ha manifestado lo siguiente: “ es necesario establecer que en términos generales la confusión se origina en la semejanza entre los signos distintivos y la mayor o menor similitud de los productos que estas marcas protejan, factores que llevan a los consumidores a error o confusión en cuanto al origen de los productos vendidos con la marca similar, sin tomar en cuenta que estos productos pueden provenir de empresas diferentes”. [11] “ se le otorga a la administración la facultad de determinar cuando un signo tiene por fin provocar un riesgo de confusión, aprovechando del conocimiento o prestigio de otra marca, para beneficiarse de la venta de productos similares, pero que obedecen a una línea nueva que quizás no cumpla con las mismas exigencias de calidad y cualidad de un producto reconocido en el mercado, disfrazándose una actitud defraudatoria que al ser detectada debe causar la denegación del registro en aras de la protección general de los consumidores.”[12] Es importante destacar que el hecho de que existan en el mercado, en titularidad de dos o más personas, marcas similares o idénticas para designar productos o servicios iguales o de naturaleza semejante, provocaría un gran riesgo de confusión por la pérdida de la fuerza distintiva que debe estar presente en las marcas.

Esta situación afectará negativamente, a los consumidores quienes pueden incurrir en confusión, ante la incapacidad de distinguir entre los productos o servicios distinguidos por marcas similares o idénticas. El riesgo de confusión es absoluto cuando las marcas, no sólo son idénticas sino tienen por objeto individualizar idénticos o similares productos o servicios.

El literal a) de artículo 73 de la Decisión 313, establece que no pueden ser objeto de registro aquellos signos que sean idénticos o similares “a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”.

La prohibición mencionada, está destinada a salvaguardar el derecho de previos solicitantes o titulares de un registro marcario, señalando claramente que no son objeto de registro los signos idénticos o similares, a una marca anteriormente solicitada para su registro, o ya registrada a favor de un tercero, que identifique los mismos productos o servicios, o para aquéllos respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; la norma enunciada no exige que el signo efectivamente provoque el error en los consumidores, sino que basta con la sola existencia de este riesgo.

La confusión se produce cuando al apreciar la marca el consumidor estima que se trata de la misma a la que está habituado y si bien se percata de la existencia de ciertas diferencias entre ellas, por su similitud cree que tienen el mismo origen empresarial. Entre las marcas puede generarse confusión directa o indirecta; la primera cuando el consumidor adquiere un producto y asume que está comprando otro; y es indirecta cuando el consumidor cree que el bien adquirido tiene un origen empresarial distinto al que en realidad posee. 4.3.

Comparación entre marcas nominativas: El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en varias de sus sentencias hace mención de los criterios que deben ser considerados para analizar el riesgo de confusión que puede generarse entre las marcas, los que según el tratadista Breuer Moreno son los siguientes: “1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2.

Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.” (“TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, Págs. 351 y SS.).

La regla más importante, aplicada en el cotejo de todo tipo de marcas, es la que señala que la comparación debe realizarse a través de una visión global o de conjunto, sin descomponer los signos en conflicto para efecto de establecer similitud, es decir, se debe procurar tener una visión total de todos los factores integrantes de la marca, con el fin de no destruir su unidad fonética, auditiva e ideológica.

Debe emplearse el método de cotejo sucesivo en la comparación de marcas; no cabe el análisis simultáneo ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en forma individualizada. Para determinar la similitud existente entre las marcas es importante observar los elementos semejantes existentes entre ellas, para percibir el riesgo de confusión. Las marcas denominativas, se conforman por una o más palabras, que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual, las palabras pueden provenir, tanto del idioma español o extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía; cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor.

Fernández Novoa ofrece al respecto los siguientes criterios, elaborados entorno a la comparación de marcas denominativas: “ ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.” “ han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.” “ la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.” “ en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.” [13] El examen de los signos es competencia exclusiva del administrador o juez nacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas. 4.4.

La marca débil: La debilidad de la marca, se presenta cuando el signo está conformado exclusivamente por palabras de utilización libre, sufijos o prefijos de uso común; este tipo de marca tendrá menor fuerza para impedir que otros escojan signos similares también de libre uso. Al crear una marca, se pueden utilizar y combinar creativamente palabras, prefijos, sufijos, raíces o terminaciones de uso común, los que no pueden ser objeto de monopolio absoluto de persona alguna; por tal razón el titular de una marca que contenga una expresión de esta naturaleza, no se encuentra facultado por la ley para oponerse a que terceros puedan incluir dicho vocablo, junto con otros elementos, en el diseño de signos marcarios, siempre y cuando el resultado sea suficientemente distintivo a fin de no generar la posibilidad de confusión. El derecho de uso exclusivo conferido por el registro al titular de la marca, descarta que, palabras, partículas, prefijos o sufijos, necesarios o usuales que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular marcario, porque no se puede impedir que el público en general los siga utilizando.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en una de sus sentencias ha expresado lo siguiente: “La presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias y otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro” (Bertone, Luis Eduardo; y Cabanellas de las Cuevas, Guillermo: “DERECHO DE MARCAS”, Tomo II, pp. 78-79).

Asimismo, el texto citado agrega que, no obstante su distintividad, el signo puede haberse tornado banal “por el crecido número de registros marcarios que lo contienen; no se trata de una cualidad intrínseca del signo, sino de su posición relativa en ese universo de signos que constituye el Registro ”. “Otamendi ha señalado que “una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario.

El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente” (Otamendi, Jorge;

Ob.cit., p. 191 y 192).”[14] Con relación al uso de expresiones de uso común en la configuración de las marcas, Otamendi señala que: “El titular de una marca que contenga una partícula de uso común, no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente, un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario.” [15] 4.5.

La marca notoria: El artículo 73, literal d) de la Decisión 313, plantea la irregistrabilidad de signos distintivos que constituyan la reproducción, imitación, traducción o trascripción de un signo notoriamente conocido en el país donde se solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, en los casos en que la marca que se pretende registrar sea confundible con una notoriamente conocida o cuando los signos sean similares hasta el grado de producir confusión con una marca notoria.

Sobre la marca notoria Jorge Otamendi expresa: “La marca notoria que nació única y se mantuvo así debe ser protegida, ese vínculo marca–producto no puede ser manchado, no puede ser diluido. No significa esto el crear un monopolio, como señala Schechter, todo lo que el demandante pide en esos casos es la preservación de un valioso aunque posiblemente invisible eslabón entre él y su consumidor, que ha sido creado por su ingenio y el mérito de sus productos o servicios”[16].

La protección a la marca notoria, está reconocida por la Normativa Comunitaria Andina, que establece claramente la irregistrabilidad de signos distintivos que posean el carácter de notoriedad; ya que este tipo de marca goza de protección especial, que va más allá de los principios de territorialidad y especialidad, que rigen en el caso de las marcas comunes.

Una marca no es notoria desde su aparición en el mercado y tal condición constituye un estatus superior al que han llegado ciertas marcas en virtud de la calidad de los productos que distinguen, permanencia en el mercado, aceptación y conocimiento entre los consumidores. La doctrina hace las siguientes consideraciones sobre el tema: “ la marca notoria es la que goza de difusión -o lo que es lo mismo– es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca”[17].

“ la que es conocida por la mayor parte de los consumidores que usualmente adquieren o contratan la clase de productos o servicios en relación con los cuales la marca es usada ”[18]. La notoriedad de la marca se construye a través del esfuerzo, trabajo, e inversión de su titular, que la ha difundido en el mercado y ha establecido ciertos parámetros de calidad en sus productos, por esto requiere una protección especial a fin de evitar que terceros pretendan aprovechar maliciosamente el prestigio ajeno. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E:

PRIMERO: La norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.

Por tanto, el signo para acceder a ser registrado, debe reunir los requisitos descritos por la norma comunitaria vigente al momento de presentarse la solicitud.

SEGUNDO: Para que un signo pueda acceder al registro marcario se requiere que sea perceptible, susceptible de representación gráfica y suficientemente distintivo en relación con otras marcas ya registradas o solicitadas anteriormente para registro. Además se debe observar que el signo no esté incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad previstas en la Decisión 313.

TERCERO: La principal función de la marca es la distintividad que sirve como medio de protección al empresario y al público consumidor. Cuando una marca no es distintiva se produce confusión en perjuicio de los empresarios y de los consumidores a quienes se les induce a error. Con el propósito de evitar que ello se produzca el derecho comunitario prohíbe en el literal a) del artículo 73, el registro de signos idénticos o similares.

CUARTO: Según lo establecido por el artículo 73 literal a) de la Decisión 313, no son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que, no es necesario que el signo solicitado para registro efectivamente induzca a error o confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

QUINTO: Las marcas notorias gozan de un trato privilegiado y la protección especial que le otorga la normativa comunitaria, va más allá de los principios de especialidad y territorialidad, que rigen en el caso de las marcas comunes. Empero para que ésta protección especial opere la notoriedad debe estar demostrada.

SEXTO: El titular de una marca provista de un elemento de uso común, o que se ha tornado banal por el crecido número de registros marcarios que lo contienen, no puede impedir su inclusión en signos de terceros, por ser inapropiable en exclusiva, ni puede fundamentar en ese único hecho el riesgo de confusión entre los signos en disputa.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 5213-ML, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Mónica Rosell SECRETARIA ----------------------- [1] MOUCHET Carlos.

“INTRODUCCIÓN AL DERECHO” Editado por Perrot. Buenos Aires 1978. Pág. 278. [2] VESCOVI Enrique. “TEORIA GENERAL DEL PROCESO” Editorial Temis. Bogotá 1984. Pág. 22 [3] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Sentencia de 9 de julio del 2003. Proceso Nº 39-IP-2003. Marca: “& MIXTA”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 965 de 8 agosto 2003. [4] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia de 24 de abril del 2002.Proceso Nº 03-IP-2002. Marca “TOWER”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 791 de 9 de mayo del 2002. [5] Memorias del Seminario Internacional “LA INTEGRACIÓN, DERECHO Y LOS TRIBUNALES COMUNITARIOS”. Artículo de Marco Matías Alemán. TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA, 1996.

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Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 363 del 11 de agosto de 1998. [12] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 17 de octubre del 2001. Proceso Nº 65-IP-2001, Marca: “SUSSEX”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 729 de 15 de noviembre del 2001. [13] FERNÁNDEZ Novoa Carlos. “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”.

Editorial Montecorvo S.A. España 1984. Págs. 199 y SS. [14] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 9 de julio del año 2003. Proceso Nº 39-IP-2003. Marca: “& MIXTA”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, Nº 965 de 8 de agosto del 2003. [15] OTAMENDI Jorge, “DERECHO DE MARCAS” Abeledo Perrot. Cuarta Edición. Buenos Aires 2002.

Págs. 191 y 192. [16] OTAMENDI Jorge, “DERECHO DE MARCAS”. Lexis Nexis. Abeledo Perrot. Buenos Aires. Cuarta Edición, 2002. Pág. 255. [17] FERNÁNDEZ Novoa Carlos, “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. Madrid 1984. Pág. 32. [18] AREAN Lalín Manuel, “LA PROTECCIÓN DE LA MARCA POR LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA” Consejo General del Poder Judicial.

ANDEMA. Madrid 1993, Pág. 268.