Año XXII - Número 1175 Lima, 15 de marzo de 2005 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Proceso 161-IP-2004.- Solicitud de Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 y 83, literales a) y d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que da lugar a la interpretación de oficio de los artículos 71, 73, literales a) y d) de la Decisión 313 y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344, con fundamento en la consulta formulada por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en Quito.

República del Ecuador. Expediente Interno Nº 5213-ML. Actor: SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. Marca: “CINCO ESTRELLAS” Proceso 162-IP-2004.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 83 literales a) y d) de la Decisión 344 la Comisión del Acuerdo de Cartagena e interpretación de oficio del artículo 128 de la misma Decisión, con fundamento en la solicitud procedente del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo, con sede en Quito, República del Ecuador.

Expediente Interno Nº 6478-ML. Actor: “SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.” MARCA: “LISTO + ETIQUETA A COLORES” Proceso 155-IP-2004.- Interpretación Prejudicial de oficio de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con base a la solicitud formulada por la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador.

Marca: E (device) Actor: EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. Proceso Interno Nº 8610-ML Proceso 157-IP-2004.- Interpretación Prejudicial de los artículos 166 y 167 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por la Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú; e interpretación de oficio del artículo 165 de la misma Decisión. Proceso Interno N° 923-03.

Actor: EBEL INTERNATIONAL LIMITED. Marca: EBEL Pág. 1 11 20 30 PROCESO 161-IP-2004 Solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 y 83, literales a) y d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que da lugar a la interpretación de oficio de los artículos 71, 73, literales a) y d) de la Decisión 313 y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344, con fundamento en la consulta formulada por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en Quito.

República del Ecuador. Expediente Interno Nº 5213-ML. Actor: SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. Marca: “CINCO ESTRELLAS”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veintiséis días del mes de enero del año dos mil cinco; en la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo, con sede en Quito, de la República del Ecuador.

Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL Magistrado consultante: doctor Eloy Torres Guzmán. VISTOS: Que la solicitud de interpretación prejudicial, se ajusta a las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto, por lo que su admisión a trámite ha sido considerada procedente. 1. Antecedentes.

El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: 1.1. Las partes: Demandante: SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. Demandados: MINISTRO DE COMERCIO EXTERIOR, INDUSTRIALIZACIÓN Y PESCA. DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

(Titular y Encargado). PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA COMPAÑÍA SOCIEDAD ECUATORIANA DE ALIMENTOS Y FRIGORÍFICOS MANTA C.A. SEAFMAN C.A. 1.2. La demanda: El actor señala dentro de su demanda que la SOCIEDAD ECUATORIANA DE ALIMENTOS Y FRIGORÍFICOS MANTA C.A. SEAFMAN C.A., solicitó el registro de la marca “CINCO ESTRELLAS”, para distinguir productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional, ante lo que SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., presentó observación a dicho registro ya que es titular en el Ecuador de la marca “ESTRELLITAS” para distinguir productos comprendidos dentro de la misma clase del nomenclátor, tal observación fue rechazada por el órgano nacional competente y concedido el registro.

La sociedad demandante señala que la Dirección Nacional de Propiedad Industrial debió haber efectuado una comparación tanto en el cam- 15/03/2005 2.40 po conceptual como ideológico, para llegar a la conclusión de que los signos enfrentados sí comparten un mismo contenido o expresión semántica. Además señala que la confundibilidad existente entre los signos puede derivarse de que las marcas en conflicto amparan productos comprendidos dentro de una misma clase.

Expresa que la marca “ESTRELLITAS” goza de la calidad de notoria por lo que debe dársele una protección ampliada según los lineamientos de la Norma Comunitaria Andina. 1.3. Contestación de la demanda. La Dirección Nacional de Propiedad Industrial, no presenta contestación a la demanda. El Procurador General del Estado comparece con el fin de vigilar las actuaciones judiciales en este proceso.

El Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca, contesta la demanda señalando que, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial debe resolver sobre la concesión o denegación del registro de marcas. Dentro del caso planteado se expresa que al realizar entre las denominaciones enfrentadas una visión de conjunto o sintética donde se observan todos los elementos que las integran, se advierte una evidente disparidad entre ellas que evitará cualquier confusión entre los consumidores.

Por ello se han rechazado las observaciones presentadas por la parte actora concediéndose el registro de la marca “CINCO ESTRELLAS” al solicitante por cumplir con los requisitos del artículo 81 de la Decisión 344 y por no hallarse el signo incurso en alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas por la norma vigente. 2. Competencia del Tribunal.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. GACETA OFICIAL 3. Cuestión previa: Determinación de las normas del ordenamiento jurídico comunitario a ser interpretadas por razón de la ocurrencia del fenómeno de “tránsito legislativo”.

En el caso que se consulta es necesario que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina precise de antemano con claridad las normas comunitarias aplicables para la solución de la controversia planteada, a efectos de realizar únicamente sobre ellas su actividad interpretativa. Tal determinación previa es necesaria puesto que de la documentación que contiene los antecedentes del litigio que se adelanta ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en Quito, República del Ecuador, se advierte que la solicitud de registro de la marca “CINCO ESTRELLAS” se realizó bajo la vigencia de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 101, de 14 de febrero de 1992, Estatuto éste que con anterioridad a la Decisión 344, establecía el Régimen Común en materia de marcas. 15/03/2005 3.40 que “ es, la continuación de la eficacia de la ley derogada para el futuro, rigiendo las situaciones anteriores (derechos adquiridos, efectos de las situaciones jurídicas anteriores, etc.)”. 2 La norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos de que por excepción se le haya conferido tal calidad, este principio es sin duda una verdadera garantía de estabilidad de los derechos adquiridos; la norma de carácter adjetivo tiene efecto general inmediato, es decir que se aplican sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo los procedimientos o etapas que se inicien o se hallen en curso a ese momento.

Con lo anterior se reitera, además, lo que sobre el tema ha manifestado el Tribunal al señalar que: “…toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquélla disciplinados. Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma sustancial posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior.

En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior, señalando que el mismo subsistirá por el tiempo que fue concedido”. A este respecto el Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, ha reiterado que la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efecto retroactivo; el principio de irretroactividad de la ley establece que al expedirse una nueva norma, ésta por lo general regulará, los hechos que se produzcan a partir de su vigencia y por ende, no regirá sobre circunstancias anteriores a su entrada en vigencia ni afectará derechos consolidados o adquiridos.

La doctrina expresa sobre este particular que: “Este principio de orden lógico es también de orden moral. Sería contrario a toda idea de justicia que una regla jurídica nueva, modificara las consecuencias de los hechos ya realizados, o privara a una persona de las ventajas conseguidas bajo el régimen anterior.” 1 “ la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.

Lo anterior se confirma con lo que el Tribunal ha manifestado a efectos de de- El principio de ultra actividad, se da, cuando la norma anterior, continúa regulando los hechos ocurridos mientras aquélla se encontraba en vigencia, esto significa que la eficacia de la ley derogada continúa en lo futuro, para regular las situaciones jurídicas anteriores.

Con relación a este punto se ha dicho sobre la ultra actividad 1 MOUCHET Carlos. “INTRODUCCIÓN AL DERECHO” Editado por Perrot. Buenos Aires 1978. Pág. 278. 2 VESCOVI Enrique. “TEORIA GENERAL DEL PROCESO” Editorial Temis. Bogotá 1984. Pág. 22 GACETA OFICIAL terminar la normativa vigente al momento de la emisión del acto administrativo, para lo cual se deberá observar, “ tanto a la concesión del registro como a sus correspondientes declaratorias de … anulación, la normativa comunitaria vigente para el momento en que fueron introducidas las respectivas solicitudes de concesión del registro, o … de nulidad del mismo, a través de los recursos y acciones pertinentes” (Proceso Nº 28-IP-95, caso “CANALI”, publicado en la G.O.A.C. N° 332, del 30 de marzo de 1998)”. 3 Por todo lo anterior, en ejercicio de lo facultado por el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 de su Estatuto, no se interpretarán las normas solicitadas por el Juez consultante, esto es, los artículos 81; 82 y 83 literales a) y d) de la Decisión 344, en atención a que ellas no son las aplicables al caso, toda vez que la solicitud de registro de la marca “CINCO ESTRELLAS” se presentó en vigencia de la Decisión 313.

Como consecuencia de ello procede la interpretación de oficio de los artículos 71, 73, literales a) y d) de la Decisión 313, y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344. Para precautelar los derechos sustantivos de las partes se requiere de una interpretación específica realizada sobre el texto propio de la norma aplicable al caso, efectuada dentro del contexto del estatuto regulatorio pertinente.

El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: 15/03/2005 4.40 Artículo 73 “Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;” ( ) “d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad; por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquéllos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;” Decisión 313 Decisión 344 Artículo 71 Disposición Transitoria Primera “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.” “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, subsistirá por el tiempo en que fue concedido.

En lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas contenidas en la presente Decisión.” 4. Consideraciones. 3 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Sentencia de 9 de julio del 2003. Proceso Nº 39-IP2003. Marca: “& MIXTA”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 965 de 8 agosto 2003.

La presente interpretación se referirá, de manera principal a los siguientes temas: requisitos GACETA OFICIAL 15/03/2005 5.40 para el registro de marcas; irregistrabilidad de signos por identidad o similitud; comparación entre marcas nominativas; la marca débil; la marca notoria y prueba de tal calidad. y que tienen un diferente origen empresarial; a través de esta cualidad de la marca, el consumidor puede fácilmente realizar la elección de los bienes que desea adquirir. 4.1.

Requisitos para el registro de marcas: Sobre el tema la doctrina manifiesta que: La marca se define como todo signo perceptible, capaz de distinguir bienes o servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de distinta procedencia u origen empresarial. “La marca es un esfuerzo constante de diferenciación, no sólo entre los signos que identifican los productos, sino sobre los productos mismos, en su intención de comunicación a terceros de las cualidades que los diferencian de la competencia.” 5 Para que un signo pueda ser registrado como marca, es necesario que cumpla con los requisitos establecidos por el artículo 71 de la Decisión 313 que son: distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, a más de cumplir los mencionados requisitos es necesario que el signo no incurra en alguna de las prohibiciones señaladas por los artículos 72 y 73 del mismo cuerpo legal.

“Hace posible una efectiva competencia en un mercado complejo e impersonal, suministrando los medios a través de los cuales el consumidor puede identificar los productos que le satisfacen y recompensan al productor con compras continuadas”. 6 Respecto de los requisitos para el registro de marcas el Tribunal ha señalado que la Norma Comunitaria: “ contiene una definición del concepto de marca.

Sobre la base de esta definición legal, el Tribunal ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o calidad del producto o servicio correspondiente”. 4 La Perceptibilidad.

La perceptibilidad de la marca posibilita que un signo sea aprehendido por quien lo observe; este requisito permite que el consumidor pueda identificar los productos y servicios amparados con la marca y solicitarlos en el mercado. Implica que el signo pueda ser captado por alguno de los sentidos, para ello debe tener la facultad de materializarse en el mundo exterior, tal condición le permite al consumidor identificar y relacionar un determinado producto o servicio con un signo. Otero Lastres, ha manifestado que: “ todo bien inmaterial y, por consiguiente, también la marca está integrado por dos elementos: la entidad inmaterial en cuanto tal (el llamado corpus mysticum) y el medio, instrumento o soporte en el que se plasma el bien inmaterial y por virtud del cual se hace perceptible (el llamado corpus mechanicum) ” 7.

La Distintividad. Es reconocida por la doctrina y la jurisprudencia como la función primordial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca; posibilita la diferenciación de unos productos o servicios de otros similares que se ofertan en el mercado 4 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 24 de abril del 2002.

Proceso Nº 03-IP2002. Marca “TOWER”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 791 de 9 de mayo del 2002. 5 6 7 Memorias del Seminario Internacional “LA INTEGRACIÓN, DERECHO Y LOS TRIBUNALES COMUNITARIOS”. Artículo de Marco Matías Alemán. TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA, 1996. Pág. 186. BERTONE Luis Eduardo.

“DERECHO DE MARCAS”. Tomo 1. Editorial Heliasta SRL 1989. Argentina. Pág. 27. OTERO Lastres José. “REVISTA JURÍDICA DEL PERÚ” Año XLVII – Nº 11. Abril – Junio. 1997. Pág. 202. GACETA OFICIAL Fernández Novoa explica que: 15/03/2005 6.40 Sobre el tema la doctrina comenta que: “ para que los demás perciban el signo, es preciso que éste adquiera forma sensible: que se materialice en un envase o en el propio producto, o bien en las correspondientes expresiones publicitarias” 8.

“El criterio fundamental al prohibir el registro de una marca en que sus signos y los productos o servicios que distingue sean idénticos o semejantes a la marca anterior con la que se compara es evitar la confusión en el mercado”. 10 Susceptibilidad de representación gráfica. El signo que se pretende registrar como marca debe tener la posibilidad de ser representado materialmente, ya sea a través de figuras, palabras, signos mixtos, colores o cualquier mecanismo que lo exprese.

La descripción material del signo, permite que el creador de la marca la lleve del campo subjetivo a la realidad. La Jurisprudencia del Tribunal ha manifestado lo siguiente: “ es necesario establecer que en términos generales la confusión se origina en la semejanza entre los signos distintivos y la mayor o menor similitud de los productos que estas marcas protejan, factores que llevan a los consumidores a error o confusión en cuanto al origen de los productos vendidos con la marca similar, sin tomar en cuenta que estos productos pueden provenir de empresas diferentes”. 11 Al respecto Marco Matías Alemán señala que: “La representación gráfica, en suma, es una descripción que permite formarse una idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras, signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”. 9 “ se le otorga a la administración la facultad de determinar cuando un signo tiene por fin provocar un riesgo de confusión, aprovechando del conocimiento o prestigio de otra marca, para beneficiarse de la venta de productos similares, pero que obedecen a una línea nueva que quizás no cumpla con las mismas exigencias de calidad y cualidad de un producto reconocido en el mercado, disfrazándose una actitud defraudatoria que al ser detectada debe causar la denegación del registro en aras de la protección general de los consumidores.” 12 4.2.

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. La falta de distintividad de un signo, en relación con una marca ya existente en el mercado, puede generar error entre los consumidores, por ello, la Norma Comunitaria ha determinado que la sola posibilidad de confusión es suficiente para negar el registro. La Normativa Comunitaria Andina prohíbe que signos confundibles puedan ser registrados, las marcas suficientemente disitintivas tienen por finalidad construir un mercado de productos y servicios que se desarrolle con transparencia, esto permitirá que el consumidor no sea objeto de engaños que le lleven a incurrir en error al realizar la elección de los productos que desea adquirir, además dicha restricción permite brindar protección al derecho exclusivo de que goza el titular de la marca, a fin evitar la presencia de signos que generen confusión en el comercio. 8 9 FERNÁNDEZ Novoa Carlos.

“FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo. S.A. 1984. Pág. 21 y SS. ALEMAN Marco Matías. “NORMATIVIDAD SUBREGIONAL SOBRE MARCAS DE PRODUCTOS O SERVICIOS” Editado por Top Management, Bogotá, Pág. 77. Es importante destacar que el hecho de que existan en el mercado, en titularidad de dos o más personas, marcas similares o idénticas para designar productos o servicios iguales o de naturaleza semejante, provocaría un gran riesgo de confusión por la pérdida de la fuerza distintiva que debe estar presente en las marcas. 10 11 12 BAYLOS Corroza Hermenegildo.

“TRATADO DE DERECHO INDUSTRIAL” Editorial Civitas. Madrid 1993. Pág. 829 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia del 11 de marzo de 1998. Proceso Nº 14IP-96. Marca: “PROMOFERIAS”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 363 del 11 de agosto de 1998. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 17 de octubre del 2001.

Proceso Nº 65IP-2001, Marca: “SUSSEX”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 729 de 15 de noviembre del 2001. GACETA OFICIAL Esta situación afectará negativamente, a los consumidores quienes pueden incurrir en confusión, ante la incapacidad de distinguir entre los productos o servicios distinguidos por marcas similares o idénticas.

El riesgo de confusión es absoluto cuando las marcas, no sólo son idénticas sino tienen por objeto individualizar idénticos o similares productos o servicios. El literal a) de artículo 73 de la Decisión 313, establece que no pueden ser objeto de registro aquellos signos que sean idénticos o similares “a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”.

La prohibición mencionada, está destinada a salvaguardar el derecho de previos solicitantes o titulares de un registro marcario, señalando claramente que no son objeto de registro los signos idénticos o similares, a una marca anteriormente solicitada para su registro, o ya registrada a favor de un tercero, que identifique los mismos productos o servicios, o para aquéllos respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; la norma enunciada no exige que el signo efectivamente provoque el error en los consumidores, sino que basta con la sola existencia de este riesgo.

La confusión se produce cuando al apreciar la marca el consumidor estima que se trata de la misma a la que está habituado y si bien se percata de la existencia de ciertas diferencias entre ellas, por su similitud cree que tienen el mismo origen empresarial. Entre las marcas puede generarse confusión directa o indirecta; la primera cuando el consumidor adquiere un producto y asume que está comprando otro; y es indirecta cuando el consumidor cree que el bien adquirido tiene un origen empresarial distinto al que en realidad posee. 4.3.

Comparación entre marcas nominativas: El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en varias de sus sentencias hace mención de los criterios que deben ser considerados para analizar el riesgo de confusión que puede generarse entre las marcas, los que según el tratadista Breuer Moreno son los siguientes: 15/03/2005 7.40 “1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2.

Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.” (“TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, Págs. 351 y SS.).

La regla más importante, aplicada en el cotejo de todo tipo de marcas, es la que señala que la comparación debe realizarse a través de una visión global o de conjunto, sin descomponer los signos en conflicto para efecto de establecer similitud, es decir, se debe procurar tener una visión total de todos los factores integrantes de la marca, con el fin de no destruir su unidad fonética, auditiva e ideológica.

Debe emplearse el método de cotejo sucesivo en la comparación de marcas; no cabe el análisis simultáneo ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en forma individualizada. Para determinar la similitud existente entre las marcas es importante observar los elementos semejantes existentes entre ellas, para percibir el riesgo de confusión. Las marcas denominativas, se conforman por una o más palabras, que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual, las palabras pueden provenir, tanto del idioma español o extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía; cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor.

Fernández Novoa ofrece al respecto los siguientes criterios, elaborados entorno a la comparación de marcas denominativas: “ ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su GACETA OFICIAL unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.” pueden ser objeto de monopolio absoluto de persona alguna; por tal razón el titular de una marca que contenga una expresión de esta naturaleza, no se encuentra facultado por la ley para oponerse a que terceros puedan incluir dicho vocablo, junto con otros elementos, en el diseño de signos marcarios, siempre y cuando el resultado sea suficientemente distintivo a fin de no generar la posibilidad de confusión. “ han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.” El derecho de uso exclusivo conferido por el registro al titular de la marca, descarta que, palabras, partículas, prefijos o sufijos, necesarios o usuales que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular marcario, porque no se puede impedir que el público en general los siga utilizando.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en una de sus sentencias ha expresado lo siguiente: “ la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.” “ en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.” 13 El examen de los signos es competencia exclusiva del administrador o juez nacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas. 4.4.

La marca débil: La debilidad de la marca, se presenta cuando el signo está conformado exclusivamente por palabras de utilización libre, sufijos o prefijos de uso común; este tipo de marca tendrá menor fuerza para impedir que otros escojan signos similares también de libre uso. Al crear una marca, se pueden utilizar y combinar creativamente palabras, prefijos, sufijos, raíces o terminaciones de uso común, los que no 13 15/03/2005 8.40 FERNÁNDEZ Novoa Carlos.

“FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. España 1984. Págs. 199 y SS. “La presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias y otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro” (Bertone, Luis Eduardo; y Cabanellas de las Cuevas, Guillermo: “DERECHO DE MARCAS”, Tomo II, pp. 7879).

Asimismo, el texto citado agrega que, no obstante su distintividad, el signo puede haberse tornado banal “por el crecido número de registros marcarios que lo contienen; no se trata de una cualidad intrínseca del signo, sino de su posición relativa en ese universo de signos que constituye el Registro ”. “Otamendi ha señalado que “una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario.

El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio bene- GACETA OFICIAL volente” (Otamendi, Jorge;

Ob.cit., p. 191 y 192).” 14 Con relación al uso de expresiones de uso común en la configuración de las marcas, Otamendi señala que: “El titular de una marca que contenga una partícula de uso común, no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente, un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario.” 15 4.5.

La marca notoria: El artículo 73, literal d) de la Decisión 313, plantea la irregistrabilidad de signos distintivos que constituyan la reproducción, imitación, traducción o trascripción de un signo notoriamente conocido en el país donde se solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, en los casos en que la marca que se pretende registrar sea confundible con una notoriamente conocida o cuando los signos sean similares hasta el grado de producir confusión con una marca notoria.

Sobre la marca notoria Jorge Otamendi expresa: “La marca notoria que nació única y se mantuvo así debe ser protegida, ese vínculo marca–producto no puede ser manchado, no puede ser diluido. No significa esto el crear un monopolio, como señala Schechter, todo lo que el demandante pide en esos casos es la preservación de un valioso aunque posiblemente invisible eslabón entre él y su consumidor, que ha sido creado por su ingenio y el mérito de sus productos o servicios” 16. 15/03/2005 9.40 nos distintivos que posean el carácter de notoriedad; ya que este tipo de marca goza de protección especial, que va más allá de los principios de territorialidad y especialidad, que rigen en el caso de las marcas comunes.

Una marca no es notoria desde su aparición en el mercado y tal condición constituye un estatus superior al que han llegado ciertas marcas en virtud de la calidad de los productos que distinguen, permanencia en el mercado, aceptación y conocimiento entre los consumidores. La doctrina hace las siguientes consideraciones sobre el tema: “ la marca notoria es la que goza de difusión -o lo que es lo mismo– es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca” 17.

“ la que es conocida por la mayor parte de los consumidores que usualmente adquieren o contratan la clase de productos o servicios en relación con los cuales la marca es usada ” 18. La notoriedad de la marca se construye a través del esfuerzo, trabajo, e inversión de su titular, que la ha difundido en el mercado y ha establecido ciertos parámetros de calidad en sus productos, por esto requiere una protección especial a fin de evitar que terceros pretendan aprovechar maliciosamente el prestigio ajeno. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E:

PRIMERO: La protección a la marca notoria, está reconocida por la Normativa Comunitaria Andina, que establece claramente la irregistrabilidad de sig14 15 16 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 9 de julio del año 2003. Proceso Nº 39IP-2003. Marca: “& MIXTA”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, Nº 965 de 8 de agosto del 2003.

OTAMENDI Jorge, “DERECHO DE MARCAS” Abeledo Perrot. Cuarta Edición. Buenos Aires 2002. Págs. 191 y 192. OTAMENDI Jorge, “DERECHO DE MARCAS”. Lexis Nexis. Abeledo Perrot. Buenos Aires. Cuarta Edición, 2002. Pág. 255. 17 18 La norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que FERNÁNDEZ Novoa Carlos, “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”.

Editorial Montecorvo S.A. Madrid 1984. Pág. 32. AREAN Lalín Manuel, “LA PROTECCIÓN DE LA MARCA POR LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA” Consejo General del Poder Judicial. ANDEMA. Madrid 1993, Pág. 268. GACETA OFICIAL exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario. 15/03/2005 10.40 consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

QUINTO: Las marcas notorias gozan de un trato privilegiado y la protección especial que le otorga la normativa comunitaria, va más allá de los principios de especialidad y territorialidad, que rigen en el caso de las marcas comunes. Empero para que ésta protección especial opere la notoriedad debe estar demostrada.

SEXTO: El titular de una marca provista de un elemento de uso común, o que se ha tornado banal por el crecido número de registros marcarios que lo contienen, no puede impedir su inclusión en signos de terceros, por ser inapropiable en exclusiva, ni puede fundamentar en ese único hecho el riesgo de confusión entre los signos en disputa. Por tanto, el signo para acceder a ser registrado, debe reunir los requisitos descritos por la norma comunitaria vigente al momento de presentarse la solicitud.

SEGUNDO: Para que un signo pueda acceder al registro marcario se requiere que sea perceptible, susceptible de representación gráfica y suficientemente distintivo en relación con otras marcas ya registradas o solicitadas anteriormente para registro. Además se debe observar que el signo no esté incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad previstas en la Decisión 313.

TERCERO: La principal función de la marca es la distintividad que sirve como medio de protección al empresario y al público consumidor. Cuando una marca no es distintiva se produce confusión en perjuicio de los empresarios y de los consumidores a quienes se les induce a error. Con el propósito de evitar que ello se produzca el derecho comunitario prohíbe en el literal a) del artículo 73, el registro de signos idénticos o similares.

CUARTO: Según lo establecido por el artículo 73 literal a) de la Decisión 313, no son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que, no es necesario que el signo solicitado para registro efectivamente induzca a error o confusión a los De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 5213-ML, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO GACETA OFICIAL 15/03/2005 11.40 Mónica Rosell Medina SECRETARIA copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel Mónica Rosell SECRETARIA PROCESO 162-IP-2004 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literales a) y d) de la Decisión 344 la Comisión del Acuerdo de Cartagena e interpretación de oficio del artículo 128 de la misma Decisión, con fundamento en la solicitud procedente del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo, con sede en Quito, República del Ecuador.

Expediente Interno Nº 6478-ML. Actor: “SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.” MARCA: “LISTO + ETIQUETA A COLORES”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veintiséis días del mes de enero del año dos mil cinco; en la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo, con sede en Quito, de la República del Ecuador.

Magistrado sustanciador: doctor Eloy Torres Guzmán. VISTOS: Que la solicitud se ajusta a las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto, por lo que su admisión a trámite ha sido considerada procedente. Tomando en consideración: 1.

ANTECEDENTES. 1.2. Objeto y fundamentos de la demanda: SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. impugna el acto administrativo contenido en la Resolución Nº 0972704 de 19 de agosto de 1999, a través de la cual se rechaza la observación propuesta y se concede el registro de “LISTO + ETIQUETA A COLORES” como nombre comercial. Señala que el riesgo de asociación entre las marcas registradas por NESTLÉ y el nombre comercial es real, ya que el objeto de las dos es la comercialización de café. Agrega que existe un verdadero riesgo de confusión entre la designación y las marcas violándose de esta forma el derecho de un tercero; expresar lo contrario vulneraría sus derechos de titular marcario. 1.1.

Las partes: 1.3. Contestación de la demanda: Demandante: SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. El Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual contesta la demanda negando los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda y ratificado la validez de la resolución impugnada, por haberse expedido en apego a lo determinado en la legislación andina y nacional.

Demandado: PRESIDENTE DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL. DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO. COMPAÑÍA ELABORADOS DE CAFÉ ELCAFÉ C.A. El delegado del Procurador General del Estado, contesta a la demanda señalando casillero judicial para futuras notificaciones, con el fin de vigilar las actuaciones que se den en el proceso en esta causa.

GACETA OFICIAL El Director Nacional de Propiedad industrial, manifiesta la negativa pura, simple y llana de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda. Reitera que el acto administrativo impugnado es legítimo por provenir de autoridad competente y haber sido expedido de acuerdo a la ley aplicable al caso. 15/03/2005 12.40 Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.” Artículo 83 Dentro del asunto que causa controversia señala que no existe ninguna posibilidad de que exista riesgo de asociación entre los productos distinguidos por las marcas confrontadas, los dos signos pueden coexistir en el mercado sin que exista riesgo de confusión entre ellos.

No existe confusión al tratarse de un signo mixto conformado por caracteres particulares que le otorgan novedad y distintividad suficiente que lo hacen registrable. Entre las marcas en controversia no existen semejanzas de naturaleza gráfica, visual o fonética – auditivas, capaces de generar en el público o en los medios comerciales, alguna confusión. El apoderado de la Compañía de Elaborados de Café El Café C.A., señala su negativa de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda y señala que no existe argumento para impedir el registro de la marca “LISTO + ETIQUETA A COLORES”. 2.

NORMAS A SER INTERPRETADAS. Se interpretarán los artículos 81 y 83 literales a) y d) solicitados por el consultante y de oficio el artículo 128 de la Decisión 344. La interpretación no versará sobre el artículo 82 solicitado por el consultante, por no haberse especificado cuál o cuáles de sus literales requieren interpretación y porque analizados ellos frente a los hechos del proceso se considera que ninguno es pertinente al caso.

A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas. “Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.” ( ) “d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquéllos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; ( ) Artículo 128 DECISIÓN 344 Artículo 81 “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “El nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro.

En caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo sobre Marcas de la presente Decisión, así GACETA OFICIAL 15/03/2005 13.40 como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo País Miembro.” “ las marcas protegen productos y servicios y los nombres comerciales sólo a la actividad mercantil, aunque un grupo de doctrinarios asimilan en cierta forma al nombre comercial con la marca de servicios”.

3. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, según lo dispone el artículo 32 de su Tratado. ( ) “Encontramos que el fin básico del nombre comercial es el de servir de signo distintivo del establecimiento comercial, y se rige según la legislación comunitaria por la ley interna de cada uno de los Países Miembros.

Sin embargo será protegido sin necesidad de registro.” 1 4. CONSIDERACIONES. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará los aspectos relacionados con: El nombre comercial. Aplicación de las normas sobre marcas al nombre comercial. Comparación entre una marca y un nombre comercia; requisitos para el registro de marcas; irregistrabilidad de signos por identidad o similitud; la marca notoria; el empleo de palabras comunes o usuales en la conformación de signos marcarios; reglas para el cotejo de marcas. 4.2.

Requisitos para el registro de marcas: El artículo 81 de la Decisión 344 establece que los requisitos que debe reunir un signo para ser registrado como marca son: la distintividad, la perceptibilidad y la susceptibilidad de representación gráfica. En lo referente a la definición de marca el Tribunal, en reiteradas sentencias, ha señalado que: 4.1.

El nombre comercial. Aplicación de las normas sobre marcas al nombre comercial. Comparación entre una marca y un nombre comercial: “ constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o calidad del producto o servicio correspondiente”. 2 El nombre comercial es el elemento identificador, que le permite a su titular distinguir una actividad comercial o un negocio, de otros similares que desarrollan sus competidores; el nombre comercial puede coincidir con la denominación o razón social de la empresa.

La protección que la Normativa Comunitaria Andina le otorga al nombre comercial proviene del registro o de su uso efectivo, las disposiciones contenidas en la Decisión 344 no exigen el cumplimiento de formalidades en cuanto al registro, que tiene un carácter facultativo, y se establece con fines meramente declarativos. En materia de nombres comerciales, se emplean los conceptos referentes a las marcas, y para comparar una marca y un nombre comercial se deben observar los criterios sugeridos por la doctrina para el cotejo de signos marcarios.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, respecto al nombre comercial expresó lo siguiente: La distintividad es la función principal de la marca y a través de ella, se pueden diferenciar e individualizar los productos o servicios que se encuentran en el mercado, de otros similares de diferente procedencia; tal característica garantiza el derecho a una libre elección por parte de 1 2 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia de 13 de febrero de 1998. Proceso Nº 20IP-1997. Caso: “MANUELITA VS. MANOLITA”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 332 de 30 de marzo de 1998. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 24 de abril del 2002. Proceso Nº 03-IP2002. Marca “TOWER”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 791 de 9 de mayo del 2002.

GACETA OFICIAL 15/03/2005 14.40 los consumidores y protege los intereses del titular de la marca. una idea del signo, para ello se utilizan diferentes medios como: palabras, figuras, gráficos, etc. Sobre el tema la doctrina manifiesta que: Al respecto Marco Matías Alemán señala que: “La marca es un esfuerzo constante de diferenciación, no sólo entre los signos que identifican los productos, sino sobre los productos mismos, en su intención de comunicación a terceros de las cualidades que los diferencian de la competencia.” 3 “Hace posible una efectiva competencia en un mercado complejo e impersonal, suministrando los medios a través de los cuales el consumidor puede identificar los productos que le satisfacen y recompensan al productor con compras continuadas”. 4 La perceptibilidad es la posibilidad que tiene un signo para poder ser captado por los sentidos, tal requisito permite que el sujeto identifique a la marca y la asocie con un producto o servicio determinado.

La marca se define como un bien inmaterial, por ello es necesario que lo intangible se materialice para adquirir una representación externa que pueda ser apreciada por todos. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha manifestado lo siguiente al respecto: “Un signo mientras permanezca como una idea no cumplirá su función, no siendo conocido del público consumidor, ante lo cual la norma comunitaria exige la perceptibilidad, como requisito necesario para poder ser registrado como marca ” 5 La susceptibilidad de representación gráfica es el requisito que determina que la marca debe tener la posibilidad de describirse materialmente, a fin de que quien la observe se forme 3 4 5 Memorias del Seminario Internacional “LA INTEGRACIÓN, DERECHO Y LOS TRIBUNALES COMUNITARIOS”.

Artículo de Marcos Matías Alemán. TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA, Pág. 186, 1996. BERTONE Luis Eduardo. “DERECHO DE MARCAS”. Tomo 1. Editorial Heliasta SRL 1989. Argentina. Pág.

27. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia del 25 de octubre del 2000. Proceso Nº 71IP-2000. Caso: “FUENTE CLARA”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Nº 631 del 10 de enero de 2001. “La representación gráfica, en suma, es una descripción que permite formarse una idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras, signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”. 6 La descripción material de la marca, permite su publicación y archivo en las respectivas oficinas de Propiedad Industrial. 4.3.

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud: La Decisión 344 en el literal a) del artículo 83, contiene una prohibición encaminada a salvaguardar el derecho de terceros, que pueden ser previos solicitantes o titulares de un registro marcario; se expresa que no son objeto de registro los signos idénticos o similares, respecto de una marca anteriormente solicitada para su registro, o ya registrada a favor de un tercero, que identifique los mismos productos o servicios, o respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

La prohibición no exige que el signo efectivamente genere error entre los consumidores, sino que basta la existencia del riesgo de que tal situación pueda producirse; cabe agregar que, una marca sin la suficiente fuerza distintiva, evidencia una real posibilidad de que la confusión se produzca, lo que traerá como consecuencia el impedimento de su registro o la anulación de éste.

No cumple con el requisito de distintividad el signo que no sea apto para diferenciar en el comercio, los productos o servicios de un titular, de otros provenientes de distinto fabricante; ya que la principal función de la marca es la de identificar o distinguir productos o servicios en el mercado, permitiendo al empresario tener la seguridad de que debido a los derechos exclusivos obtenidos a través del registro de la marca, 6 ALEMAN Marco Matías.

“NORMATIVIDAD SUBREGIONAL SOBRE MARCAS DE PRODUCTOS O SERVICIOS” Editado por Top Management, Bogotá, Pág.

77. GACETA OFICIAL nadie podrá hacer uso de un signo idéntico o similar al ya registrado y por tanto no existirá el riesgo de confusión para el consumidor respecto del origen de los bienes que se ofertan. Sobre el tema la doctrina señala lo siguiente: “El criterio fundamental al prohibir el registro de una marca en que sus signos y los productos o servicios que distingue sean idénticos o semejantes a la marca anterior con la que se compara es evitar la confusión en el mercado” 7 La Jurisprudencia del Tribunal ha manifestado al respecto: “El titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”. 8 “ la función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante de los de igual o semejante naturaleza, que pertenezcan al competidor; por ello es fundamental que el signo en proceso de registro, no genere confusión respecto de los bienes o servicios distinguidos por otro solicitado previamente o por una marca que se encuentre inscrita, puesto que éstos gozan de la protección legal que les otorga el derecho de prioridad o el registro, respectivamente”. 9 “ la confusión se origina en la semejanza entre los signos distintivos y la mayor o menor similitud de los productos que estas marcas protejan, factores que llevan a los consumidores a error o confusión en cuanto al origen de los productos vendidos con la marca similar, sin tomar en cuenta que estos pro7 8 9 BAYLOS Corroza Hermenegildo.

“TRATADO DE DERECHO INDUSTRIAL” Editorial Civitas. Madrid 1993. Pág. 829 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 26 de julio del 2000, Proceso Nº 46-IP2000. Marca: “CAMPO VERDE”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 594, de 21 de agosto del 2000, TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 27 de noviembre del 2000.

Proceso Nº 101-IP-2002. Marca: “COLA REAL + gráfica”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 877 de 19 de noviembre del 2002. 15/03/2005 15.40 ductos pueden provenir de empresas diferentes”. 10 La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa y la indirecta; la primera conduce al comprador a adquirir un producto o servicio determinado en la creencia de que está comprando otro; la confusión indirecta se caracteriza porque el consumidor atribuye, a dos productos o servicios que se le ofrecen, en contra de la realidad un origen empresarial común. La similitud entre dos marcas puede ser: ortográfica, fonética o ideológica.

La similitud ortográfica, existe por la semejanza de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La semejanza entre los signos existe si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden.

La similitud fonética, se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir, cabe añadir que a fin de determinar la existencia de una posible confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso. La similitud ideológica, se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.

El hecho de que marcas idénticas o similares subsistieran en el mercado, en titularidad de dos o más personas para identificar productos o servicios idénticos o de igual naturaleza generaría un verdadero riesgo de confusión entre los consumidores; en tal circunstancia, el público quedaría en incapacidad de distinguir acerca del origen empresarial de los productos o servicios y escoger entre ellos, con entera libertad.

Cavelier expresa que: “ es indispensable evitar en toda forma el registro de marcas que teniendo algún pare10 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia del 11 de marzo de 1998. Proceso Nº 14IP-96. Marca: “PROMOFERIAS”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 363 del 11 de agosto de 1998. GACETA OFICIAL cido o semejanza, puedan dar lugar a establecer confusión y engaño en el público desprevenido, así como una competencia desleal en el campo industrial, pues con una marca imitada se aprovecharía un fabricante ilícitamente del prestigio de un producto acreditado antes por el esfuerzo y el dinero de otro”.

“ los signos y marcas que se adopten no deben dar ni el más remoto lugar a confusión en el mercado, ya que para ello cuenta el interesado con una cantidad dilatada de nombres que pueden tomarse de la naturaleza o de la fantasía” 11. 15/03/2005 16.40 La notoriedad de la marca se alcanza por medio del trabajo, e inversión de su titular, que la ha difundido en el mercado y ha establecido ciertos parámetros en los productos que distingue, por lo que requiere una protección especial a fin de evitar que terceros pretendan aprovechar maliciosamente el prestigio ajeno. Señala Zuccherino dentro del tema: “Las llamadas marcas notorias han merecido tradicionalmente, una protección especial, en la medida en que respecto de ellas resulta factible el aprovechamiento del prestigio ajeno. La notoriedad debe beneficiar a quien la ha obtenido con su esfuerzo o ingenio, pero no a quienes la utilizan parasitariamente en productos o servicios que no pertenecen al mismo fabricante o prestador que consiguió la notoriedad.” 14 4.4.

La marca notoria. La Normativa Comunitaria Andina protege a la marca notoria, por ello ha establecido la irregistrabilidad de signos distintivos que sean confundibles con aquéllos que posean el carácter de notoriedad; este tipo de marca goza de protección especial, que va más allá de los principios de territorialidad y especialidad, que rigen en el caso de las marcas comunes.

Desde su aparición en el mercado una marca no tiene la calidad de notoria, ya que tal condición es un estatus superior al que llegan ciertas marcas, en virtud de la calidad de los productos que distingue, permanencia en el mercado, aceptación y conocimiento entre los consumidores. La doctrina hace las siguientes consideraciones sobre el tema: Esta clase de marca se ubica en un nivel superior al que llegan pocos de los signos registrados.

A través de la protección ampliada de que goza la marca notoria su titular aspira a “ la preservación de un valioso aunque posiblemente invisible eslabón entre él y su consumidor, que ha sido creado por su ingenio y el mérito de sus productos o servicios” 15. La Jurisprudencia del Tribunal de la Comunidad Andina ha destacado el carácter de activo dentro del patrimonio de su titular al decir que: “La marca frecuentemente se asimila y se incorpora al “good will” del empresario como parte de su patrimonio, de manera que el valor de la marca está en relación directa con la notoriedad de la misma.

Es un activo patrimonial que la ley marcaria protege.” 16 “ la marca notoria es la que goza de difusión -o lo que es lo mismo– es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca” 12. “ la que es conocida por la mayor parte de los consumidores que usualmente adquieren o contratan la clase de productos o servicios en relación con los cuales la marca es usada ” 13.

El artículo 83, literales d) y e), de la Decisión 344, plantea la irregistrabilidad de signos dis14 11 12 13 CAVELIER Germán “MARCAS DE FABRICA Y DE COMERCIO” Editorial Temis. Bogotá 1962. Pág. 190. FERNÁNDEZ Novoa Carlos, “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. Madrid 1984. Pág. 32. AREAN Lalín Manuel, “LA PROTECCIÓN DE LA MARCA POR LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA” Consejo General del Poder Judicial.

ANDEMA. Madrid 1993, Pág. 268. 15 16 ZUCCHERINO Daniel. “MARCAS Y PATENTES EN EL GATT” Editado por Abeledo Perrot. 1997. Págs. 130 y 131. OTAMENDI Jorge, “DERECHO DE MARCAS”. Lexis Nexis. Abeledo Perrot. Buenos Aires. Cuarta Edición, 2002. Pág.255. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 29 de agosto de 1997. Proceso Nº 07IP- 96.

Marca: “ELEGANTE CON TURBANTE”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 299 de 17 de octubre de 1997. GACETA OFICIAL tintivos que constituyan la reproducción, imitación, traducción o trascripción de un signo notoriamente conocido en el país donde se solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, en los casos en que la marca que se pretende registrar sea confundible con una notoriamente conocida o cuando los signos sean similares hasta el grado de producir confusión con una marca notoriamente conocida.

El reconocimiento de la notoriedad de la marca, es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o el Administrador, según sea el caso. A fin de probar la notoriedad de la marca, se puede hacer uso de los diferentes medios probatorios disponibles en el respectivo sistema judicial nacional y las pruebas aportadas deben ser valoradas por el Administrador o Juez competente, como en todos los procesos, de conformidad con la sana crítica.

El determinar si la marca posee la calidad de notoria es un aspecto que debe ser analizado minuciosamente por la autoridad nacional competente, ya que tal calificación es el sustento jurídico para que el signo registrado goce de una protección ampliada o especial, dentro del sistema marcario. Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, con fundamento en lo que dispone el artículo 84 se ha pronunciado en los términos siguientes: “Para que una marca sea considerada notoria debe por lo menos cumplir, según criterios doctrinales generalmente aceptados, con uno de estos factores: y Manejar un amplio despliegue publicitario que hace que la marca sea conocida en un alto porcentaje de la población en general. y Gozar de un uso intensivo y aceptación, lo que produce que la marca sea difundida entre un gran número de consumidores, según sea el carácter más o menos masivo del producto. y Poseer trascendencia en la rama comercial o industrial en la que se encuentra. 15/03/2005 17.40 y Su sola mención debe provocar en el público una asociación directa con el producto o servicio que identifica.” 17 4.5.

El empleo de palabras comunes o usuales en la conformación de signos marcarios: Para elaborar un conjunto marcario, se puede hacer uso de determinados prefijos o sufijos, raíces o terminaciones que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones de uso común, y que por ser tales, no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.

Por ello el titular de una marca que lleve incluida una expresión de tal naturaleza no está legalmente facultado para oponerse a que terceros puedan utilizar dicha expresión, en combinación de otros elementos en la conformación de signos marcarios, siempre que el resultado sea original y lo suficientemente distintivo a fin de no crear confusión. En el caso de marcas conformadas por palabras de uso común, al realizarse el examen comparativo, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, constituyéndose tal circunstancia en una excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes, en el caso presente por tratarse de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo. El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que palabras necesarias o usuales pertenecientes al dominio público, puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, porque al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando.

Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han 17 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 13 de marzo del 2003. Proceso Nº 22IP-2003. Marca: “UBS UNION BANK OF SWITZERLAND”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 777 de 27 de marzo del 2003.

GACETA OFICIAL de solicitar en el futuro. Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles.” 18 15/03/2005 18.40 En la comparación se debe usar el método de cotejo sucesivo; no cabe realizar un análisis simultáneo dado que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en forma individualizada o por separado.

En lo referente a la similitud general entre dos marcas, se deben observar los elementos semejantes existentes entre ellas, para percibir el riesgo de confusión. 4.6. Reglas para el cotejo marcario: El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina reiteradamente, en sus sentencias sobre la materia, ha mencionado las reglas que deben ser consideradas para determinar la existencia del riesgo de confusión, las que según el tratadista Breuer Moreno expresan que: El examen de los signos es de competencia exclusiva del administrador o juez nacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas.

De todo lo expuesto, “1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

(“TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y SS.)”. 19 En el cotejo de todo tipo de marcas, debe realizarse una visión total o de conjunto, sin descomponer los signos en conflicto para efectos de establecer similitud, ya que lo importante es realizar una observación global de todos los factores integrantes de la marca con la finalidad de no destruir su unidad fonética, auditiva e ideológica; la visión de conjunto se da por la impresión que el consumidor tiene sobre la misma. 18 19 OTAMENDI Jorge.

“DERECHO DE MARCAS” Cuarta edición. Editado por Lexis Nexis Abeledo Perrot. Buenos Aires. 2002. Pág. 191. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIIDAD ANDINA. Sentencia del 10 de abril del 2002. Proceso Nº 01-IP2002. Marca: “JOHANN MARIA FARINA”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Nº 633 de 17 de enero de 2001. El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE:

PRIMERO: El nombre comercial es el elemento identificador, que permite distinguir una actividad comercial o un negocio, de otros similares; puede coincidir con la denominación o razón social de la empresa. La protección que la Normativa Comunitaria Andina le otorga proviene del registro o de su uso efectivo, la Decisión 344 no exige el cumplimiento de formalidades en cuanto al registro que tiene un carácter facultativo, y se establece con fines declarativos.

En materia de nombres comerciales, se emplean los conceptos referentes a las marcas, por ello, al realizar la comparación de una marca y un nombre comercial se deben emplear los mismos criterios utilizados en la comparación de signos marcarios.

SEGUNDO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación grá- GACETA OFICIAL 15/03/2005 19.40 fica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 y además el signo no deberá estar incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 82 y 83 de la norma comunitaria citada.

TERCERO: No son registrables como marcas los signos que en relación con el derecho de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada o registrada para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para el registro efectivamente induzca a error o confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

CUARTO: El examinador deberá al momento de evaluar la solicitud del registro de una marca, seguir las reglas establecidas para el cotejo de los signos que la doctrina y la jurisprudencia han establecido y de esta manera, evitar cualquier riesgo de confusión.

QUINTO: El juez nacional habrá de determinar si existe o no riesgo de confusión, teniendo en cuenta, las orientaciones doctrinales referidas en esta sentencia, para el cotejo de las marcas, de acuerdo a la naturaleza de las que en el caso se confrontan.

SEXTO: La marca notoria se caracteriza por sus atributos específicos, así como por la difusión y reconocimiento logrados en el círculo de consumidores del producto o del servicio que protege, dentro del cual el signo ha alcanzado un grado especial de aceptación. En todo caso, no será susceptible de registro un signo que sea confundible con una marca notoria.

Esta clase de marcas goza de un trato privilegiado y la protección especial que le otorga la normativa comunitaria, va más allá de los principios de especialidad y territorialidad, que rigen en el caso de las marcas comunes.

SEPTIMO: La protección a la marca notoria, le otorga otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero esto no significa que la notoriedad surja del signo por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que, precisamente, le han dado tal característica. Alegada la notoriedad de una marca como obstáculo para el registro de un signo, la prueba de tal circunstancia corresponde a quien la alega.

Este dispondrá, para ese objeto, de los medios probatorios que la legislación interna haya previsto y el reconocimiento corresponde otorgarlo, según el caso, a la Oficina Nacional Competente o a la Autoridad Nacional Competente, con base en las pruebas presentadas, las que serán analizadas por el administrador o por el juez de acuerdo con los principios de la sana crítica.

OCTAVO: El derecho de uso exclusivo, descarta que determinados prefijos o sufijos, raíces o terminaciones que se pueden estimar como expresiones de uso común y que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular marcario, porque al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando; hacerlo constituirá el monopolio del uso de vocablos necesarios a beneficio de unos pocos.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 6478-ML, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescrip- GACETA OFICIAL 15/03/2005 20.40 ciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE Mónica Rosell Medina SECRETARIA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Mónica Rosell SECRETARIA PROCESO 155-IP-2004 Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con base a la solicitud formulada por la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador.

Marca: E (device) Actor: EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. Proceso Interno Nº 8610-ML. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los dos días del mes de febrero del año dos mil cinco. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador, por intermedio de su Presidente Eloy Torres Guzmán, relativa a los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 8610-ML.

El auto de 13 de enero de 2005, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir, en lo principal, con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante en la solicitud que se acompaña al oficio Nº 165-TDA-DQ-1S-8610-ML, complementados con los documentos incluidos en anexos. 1.

Partes en el proceso interno Demandante es la EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. y demandados son el Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, el Director Nacional de Propiedad Industrial y el Procurador General del Estado. Tercero interesado es la compañía WEBLINK WIRELESS INC. 2. Hechos El 17 de marzo de 2000, la sociedad PEGAMART WIRELESS INC. solicitó el registro del signo “E (device)” para distinguir servicios de la Clase 38.

(Clasificación Internacional de Niza. Clase 38: Telecomunicaciones). El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 425, presentando observaciones, el 29 de agosto de 2000, la EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A., con base en su marca registrada “ENTEL (& diseño)” para servicios de las clases 36 y

38. GACETA OFICIAL Por Resolución Nº 978538 de 8 de febrero de 2001, el Director Nacional de Propiedad Industrial rechazó la observación presentada y concedió el registro de la marca solicitada, indicando que “… el signo ‘E’ (device) cumple con lo que dispone el Art. 134 de la Decisión 486, en concordancia con lo que dispone el Art. 194 de la Ley de Propiedad Intelectual y no contraviene el Art. 135 literal a) de la Decisión 486 en concordancia con lo que dispone el Art. 196 literal a) de la Ley de Propiedad Intelectual ….”. 3.

Fundamentos Jurídicos de la demanda La actora manifiesta que “La falta de distintividad del signo ‘E (DEVICE)’ perjudica no solo a la competencia leal entre las empresas, sino que también afecta al público consumidor, pues una marca carente de distintividad puede inducir al adquirente a error; error que afectaría el consentimiento del consumidor”.

Indica que “el signo solicitado ‘E (device)’ constituye una marca gráfica conformada por la letra ‘e’ minúscula muy similar a la que forma el signo registrado de mi representado ‘ENTEL (& diseño)’ … Por su lado, la marca ‘ENTEL (& diseño)’ propiedad de EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. constituye una marca mixta, al estar conformada por un elemento gráfico y uno denominativo, con clara preeminencia del elemento gráfico … Ambos signos presentan la letra e minúscula, en un diseño característico muy similar, lo cual genera evidente riesgo de confusión en caso de otorgarse el registro solicitado … Y del caso que nos ocupa es evidente la semejanza que existe entre las marcas ‘E (device)’ y ‘ENTEL (& diseño)’”.

Sostiene que “En el supuesto de concederse el registro del signo ‘E (device)’ se ocasionaría riesgos de confusión y peligros de asociación en el consumidor no solo debido a la similitud existente entre los signos confrontados sino además porque ambos se destinan a proteger los servicios de telecomunicaciones … Es decir, existe vinculación o conexión competitiva entre los servicios que ofrece cada casa comercial y por ende, no es posible su coexistencia en el mercado”.

Finalmente dice que “La autoridad administrativa desconoció el hecho de que mi mandante posee el registro de la marca ‘ENTEL (& diseño)’ evento que le otorga un derecho preferente, y por tanto, la posibilidad de impedir que terce- 15/03/2005 21.40 ros registren marcas que como la solicitada pudieran infringir daños considerables al consumidor y a su titular”. 4.

Fundamentos Jurídicos de la contestación a la demanda: El Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, contesta la demanda en los siguientes términos: (i) niega los fundamentos de hecho y de derecho contenidos en la demanda objeto de la presente causa; (ii) ratifica la Resolución Nº 978538 por guardar armonía y concordancia con las normas comunitarias y la legislación nacional vigente;

(iii) impugna la prueba que llegare a presentar el actor en todo cuanto tuviere de ilegal e improcedente. El Director Nacional de Propiedad Industrial, contesta la demanda, con las siguientes excepciones: (i) legalidad y validez de la resolución impugnada; (ii) negativa de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda; (iii) ratificación de la Resolución impugnada por guardar armonía y concordancia con las normas comunitarias y la legislación nacional;

(iv) impugnación de la prueba que llegare a presentar el actor en todo cuanto tuviere de ilegal e improcedente. La sociedad WEBLINK WIRELESS INC., indica que “Al analizar las dos marcas, salta a la vista que la única semejanza existente entre las dos, es la coincidencia en la letra ‘e’ … las letras no pueden ser monopolizables exclusivamente por ninguna persona.

Las letras, solamente son registrables en razón de su grafismo especial, es decir de manera característica en que están dibujadas, y pueden serlo, también, por una especial combinación con otras letras o números. Por lo tanto, las letras como marcas, resultan ser marcas débiles, que deben necesariamente admitir la posibilidad de registro de otras marcas que posean las mismas letras, salvo que, su diseño sea especialmente característico, y que el nuevo signo solicitado para registro sea semejante a ese diseño característico”.

Manifiesta que las letras en conflicto “… tienen diseños totalmente diferentes, grafismos especiales que les diferencian sustancialmente una de la otra …”. Tomando en cuenta que el elemento denominativo es el que predomina en las marcas mixtas dice que “Por lo tanto, si la parte GACETA OFICIAL denominativa de la marca ‘ENTEL (& DISEÑO)’ es … la parte predominante de la marca, entonces no existe posibilidad alguna de confusión con la marca ‘e’ (device) … que está formada únicamente por un diseño especial de letra e …”.

Sostiene que “… se puede concluir sin duda alguna que, la marca ‘e’ (device) … es absolutamente distintiva, respecto de la marca ‘ENTEL (& diseño)’ sin que existan semejanzas, ni posibilidad de confusión de ninguna naturaleza … De igual forma, al ser absolutamente distintiva la marca ‘e’ (device), no se encuentra en el presupuesto establecido en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 …”.

Finalmente argumenta que “… dentro de la clase Nº 38 existen numerosos registros que contienen la letra E, por lo que es evidente que dicha letra es, además, de uso común para los productos (sic) comprendidos en esta clase internacional de productos (sic). Al ser de uso común, ningún empresario o comerciante puede pretender exclusividad sobre esa letra y con ese argumento pretender impedir el registro de otra marca que tenga también, ese elemento de uso común, que es lo que pretende la parte contraria”.

CONSIDERANDO

Que las normas contenidas en los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal; Que este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto (codificado mediante la Decisión 500); 15/03/2005 22.40 Que, teniendo en cuenta que la solicitud de la marca “E (device)” se presentó el 17 de marzo de 2000, es decir en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto están bajo la normativa de la indicada Decisión 344, por lo que, en virtud a lo facultado por los artículos 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 de su Estatuto, corresponde interpretar de oficio los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 por ser aplicables al caso concreto y no así las normas solicitadas de la misma Decisión 486.

Las normas objeto de la presente interpretación prejudicial se transcriben a continuación: Decisión 486 Disposiciones Transitorias “Primera.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.

Decisión 344 “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

GACETA OFICIAL “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

(…)”. I. Aplicación del ordenamiento comunitario en el tiempo Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos. En consecuencia, las situaciones jurídicas concretas se encuentran sometidas a la norma vigente en el tiempo de su constitución. Y si bien la norma comunitaria nueva no es aplicable a las situaciones jurídicas originadas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata tanto en algunos de los efectos futuros de la situación jurídica nacida bajo el imperio de la norma anterior, como en materia procedimental.

Por lo que, la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la determinación de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.

Al respecto el Tribunal ha señalado que: “si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en 15/03/2005 23.40 curso”.

(Proceso 38-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 845 de 1 de octubre de 2002, marca: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC Y PREPAC). La nueva normativa, en lo que concierne a la parte procesal, se aplicará a partir de su entrada en vigencia, tanto a los procedimientos por iniciarse como a los que están en curso. En este último caso, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.

Apoyándose en la doctrina, el Tribunal ha manifestado que “La prohibición de retroactividad de las leyes representa una manifestación básica y específica de la seguridad jurídica” (Pérez Luño, Antonio-Enrique: “Seguridad Jurídica”. En “El derecho y la justicia”. Editorial Trotta S.A. Madrid. 2000. pp. 204 y 206). Por ello, “En general y siempre que no operen otros principios especiales relativos a la aplicación de las normas jurídicas, el efecto que produce un acto derogatorio es que la norma derogada deberá ser aplicada en aquellos casos aún no resueltos que surgieron con anterioridad a la derogación, pero no a la resolución de nuevos casos … el efecto normal de la derogación consiste en la limitación temporal de la aplicabilidad de las normas jurídicas, de forma que las normas derogadas seguirán siendo aplicables a las relaciones jurídicas que surgieron cuando la norma estaba en vigor… (Aguiló Reglá, Josep: “Derogación”. ob.cit., p. 486)”.

(Proceso 74-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 995 del 9 de octubre de 2003, marca: A+GRÁFICA). En el caso de autos, la solicitud de registro como marca del signo E (device) se presentó durante la vigencia de la Decisión 344, por lo que, corresponde a la autoridad nacional competente establecer, de acuerdo a las consideraciones anteriores, la norma aplicable al caso concreto.

II. La marca y los requisitos para su registro Con base al concepto de marca que contiene el artículo 81 de la Decisión 344 el Tribunal, en reiterada jurisprudencia, ha definido la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por una o más letras, números, palabras, dibujos, colores u otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, perceptible a través de medios sensoriales GACETA OFICIAL y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.

La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos o servicios, como el interés general de los consumidores o usuarios de dichos productos o servicios, garantizándoles el origen empresarial y la calidad de éstos, evitando el riesgo de confusión o error, tornando así transparente el mercado.

De la anterior definición, se desprenden los siguientes requisitos para el registro de un signo como marca: La perceptibilidad, es la cualidad que tiene un signo de poder ser expresado y materializado para ser aprehendido por los consumidores o usuarios a través de los sentidos. Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captada y apreciada, es necesario que lo abstracto pase a ser una impresión material identificable, soportada en una o más letras, números, palabras, dibujos u otros elementos individual o conjuntamente estructurados a fin de que, al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios del producto o servicio que pretende amparar y, de esta manera, pueda ser seleccionada con facilidad.

En atención a que la percepción se realiza generalmente por el sentido de la vista, se consideran signos perceptibles aquéllos referidos a una o varias palabras, o a uno o varios dibujos o imágenes, individual o conjuntamente estructurados. La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione.

Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que cumpla su función principal de identificar e indicar el 15/03/2005 24.40 origen empresarial y la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión. Sobre el carácter distintivo de la marca, el tratadista Jorge Otamendi sostiene que: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca.

La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene ese poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”. (Otamendi, Jorge. “Derecho de Marcas”. LexisNexis. Abeledo Perrot, Cuarta Edición, Buenos Aires, 2001, p. 27).

Sobre este aspecto el Tribunal ha manifestado en reiteradas ocasiones que: “El signo distintivo es aquel individual y singular frente a los demás y que no es confundible con otros de la misma especie en el mercado de servicios y de productos. El signo que no tenga estas características, carecería del objeto o función esencial de la marca, cual es el de distinguir unos productos de otros”.

(Proceso 19-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 585 de 20 de julio de 2000, marca: LOS ALPES). La susceptibilidad de representación gráfica, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor. Este requisito guarda correspondencia con lo dispuesto en el artículo 88 literal d) de la Decisión 344, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos.

Sobre el tema, Marco Matías Alemán sostiene: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”. (Alemán, Marco Matías, “Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios”, Top Manangement, Bogotá, p. 77).

El Juez Nacional tendrá que determinar, en el presente caso, si el signo E (device) reúne los requisitos de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, si además, no se encuentra incurso en las prohibiciones contenidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. GACETA OFICIAL III. Signos gráficos y mixtos El Tribunal considera necesario examinar lo concerniente a las marcas gráficas y mixtas puesto que tienen relación directa con el caso concreto, objeto de la interpretación prejudicial.

Las marcas gráficas, llamadas también visuales porque se aprecian a través del sentido de la vista, son figuras o imágenes que se caracterizan por la forma en que están expresadas. La jurisprudencia del Tribunal ha precisado que dentro del señalado tipo de marcas se encuentran las puramente gráficas, que evocan en el consumidor únicamente la imagen del signo y que se representan a través de un conjunto de líneas, dibujos, colores, etc.; y las figurativas, que evocan en el consumidor un concepto concreto, el nombre que representa este concepto y que es también el nombre con el que se solicita el producto o servicio que va a distinguir.

(Proceso 09-IP-94, publicado en la G.O.A.C. Nº 180 de 10 de mayo de 1995, marca: DIDA). La comparación entre los signos gráficos habrá de realizarse atendiendo principalmente a la impresión gráfica de conjunto que aquéllos causen en el consumidor o usuario medio del tipo de producto o servicio de que se trate, por tanto deberá ser conducida por la impresión unitaria que cada uno de ellos habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria de sus destinatarios.

Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. Sin embargo al efectuar el cotejo de estas marcas se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.

A fin de llegar a tal determinación, “en el análisis … hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que … suscita en el consumidor… debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores” (Fernández-Novoa, Carlos, “Fundamentos de 15/03/2005 25.40 Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 239).

El Tribunal ha reiterado: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 410 de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. mixta). La jurisprudencia también dice: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.

Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000). Estos criterios deberán ser tomados en consideración a tiempo de proceder al cotejo, en el presente caso, entre la marca solicitada E (device) y ENTEL (& diseño) previamente registrada.

IV. Partículas de uso común y marca débil Sobre las partículas de uso común el Tribunal ha sostenido que “En el caso de los signos … cuya composición incluya prefijos, raíces, desinencias o sufijos que hayan pasado al uso común, el Tribunal tiene establecido que estas locuciones carecen de aptitud distintiva por haberse hecho genéricas y, en consecuencia, inapropiables.

Por ello, si un signo incluye una raíz genérica, su aptitud distintiva dependerá de las desinencias o de los otros componentes del conjunto marcario, caso de existir éstos. Por la razón anotada, la persona que sea titular de una marca contentiva de una partícula de uso común no podrá fundamentar, en esta única circunstancia, sus observaciones a la solicitud de registro de otro signo como marca”.

(Proceso 158-IP-2004, aprobado el 19 de enero de 2005, marca: 123.com) GACETA OFICIAL Se ha dicho que inicialmente una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando a su titular un privilegio inusitado sobre un elemento de uso general o necesario.

El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Esta realidad necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son necesariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente.

(Proceso 31-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 965 de 8 de agosto de 2003, marca: “& MIXTA”). El signo registrado como marca, es susceptible de convertirse en marca débil, cuando alguno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico, contiene partículas de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio deviniendo la marca en débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva.

Sobre el tema, el Tribunal ha sostenido que: “Todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades”.

(Proceso 99-IP2004, aprobado el 22 de septiembre de 2004, marca: DIGITAL SMOKING). V. Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos, riesgo de confusión, similitudes, reglas para efectuar el cotejo marcario Las prohibiciones contenidas en el artículo 83 de la Decisión 344 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros al prohibir que se registren como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la 15/03/2005 26.40 marca pueda inducir al público a error.

En consecuencia, no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad. El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”.

(Proceso 85-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1124 de 4 de octubre de 2004, marca: DIUSED JEANS). Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. (Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 914 de 1 de abril de 2003, marca: CHILIS y diseño).

Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios;

(iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. (Proceso 82-IP2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891 de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S). GACETA OFICIAL El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad.

En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso 82-IP-2002, ya citado). Es importante señalar que la comparación entre los signos, deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cual es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro…”.

(Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1089 del 5 de julio de 2004, marca: EAU DE SOLEIL DE EBEL citando a los procesos 18-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 340 de 13 de mayo de 1998, marca US TOP). En este contexto el Tribunal ha enfatizado acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta riesgo de confusión, toda vez que entre los signos en proceso de comparación puede existir identidad o similitud así como también entre los productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto; podría presumirse, incluso, la presencia de la confusión. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, con la mayor precisión posible.

Asimismo, el Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quien la determinará, con base a principios y reglas que la doctrina y la 15/03/2005 27.40 jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de la semejanza.

En lo que respecta a los ámbitos de la confusión el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.

El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.

(Proceso 48-IP-2004, ya mencionado, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329 de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX). La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, donde la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

La similitud fonética se da, entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similares ideas, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos GACETA OFICIAL representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. 15/03/2005 28.40 tud, entre E (device) y ENTEL (& diseño) es ideológica, ortográfica o fonética, así como relacionarlos con los productos o servicios que amparan.

Reglas para efectuar el cotejo marcario En virtud de lo anteriormente expuesto, A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, de ser aplicados al caso objeto de la presente interpretación, son los siguientes: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes” (Fernández-Novoa, Carlos, Ob.

Cit. p. 215). 2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario. 4.

Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa (Breuer Moreno, Pedro, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.). En el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar si la posible existencia o no de simili- EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO: De acuerdo con el principio de irretroactividad, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos, en consecuencia la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para determinar si se cumplieron o no los requisitos de registrabilidad y resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo.

La norma comunitaria en materia procesal se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los trámites en curso o por iniciarse. De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a los trámites procesales pendientes, y no, salvo previsión expresa, a los ya cumplidos.

SEGUNDO: Un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, previstos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, según los criterios sentados en la presente interpretación prejudicial y, además, no debe estar incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la misma Decisión.

TERCERO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo gráfico y uno mixto, es necesario conservar su unidad sin ser posible descomponerlo para efectos de comparar los elementos que los conforman de manera aislada, por lo que el Juez Consultante deberá examinar los elementos distintivos de cada uno de ellos.

CUARTO: Una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir su inclusión GACETA OFICIAL en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad. El signo registrado como marca, es susceptible de convertirse en marca débil, cuando alguno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico, contiene partículas de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, deviniendo la marca en débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva.

QUINTO: No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

SÉPTIMO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador, con cierta discrecionalidad pero alejados de toda arbitrariedad, la potestad de determinar el riesgo de confusión con base a reglas y principios elaborados por la doctrina y la jurisprudencia recogidos en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza gráfica, fonética o ideológica que pudieran existir entre los signos, donde debe apreciarse de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias. 15/03/2005 29.40 La Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 8610-M.L., de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y el artículo 127 de su Estatuto, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del mismo.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Walter Kaune Arteaga PRESIDENTE (E) Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Mónica Rosell SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Mónica Rosell SECRETARIA GACETA OFICIAL 15/03/2005 30.40 PROCESO Nº 157-IP-2004 Interpretación Prejudicial de los artículos 166 y 167 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por la Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú; e interpretación de oficio del artículo 165 de la misma Decisión. Proceso Interno N° 923-03.

Actor: EBEL INTERNATIONAL LIMITED. Marca: EBEL. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los dos días del mes de febrero del año dos mil cinco. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 166 y 167 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, contenida en el Oficio Nº 923-2003 1°-SECA, de fecha 13 de julio de 2004, del Presidente de la Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Lima, República del Perú, con motivo del Proceso Interno N° 923-03.

Que la mencionada solicitud si bien no reúne a cabalidad los requisitos de admisibilidad contemplados en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, estos pueden ser inferidos de los documentos adjuntos al expediente, razón por la cual fue admitida a trámite mediante auto dictado el 19 de enero de 2005.

Como hechos relevantes para la interpretación, se deducen: 1. Las partes La actora es la sociedad EBEL INTERNATIONAL LIMITED. Los demandados son el INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI) y otros. 2. Determinación de los hechos relevantes 2.1. Hechos y fundamentos de la demanda. El 18 de octubre de 2001, Supermercados Santa Isabel S.A., interpuso ante el INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETEN- CIA y LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INDECOPI) del Perú, acción de cancelación por supuesta falta de uso contra la marca “EBEL” de EBEL INTERNATIONAL LIMITED, la cual está registrada en la clase 16 (“Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuardenación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza;

(excepto aparatos); material plástica para embalaje (no comprendidos en otras clases); naipes; caracteres de imprenta; clichés”). En febrero de 2002, EBEL INTERNATIONAL LIMITED respondió a la acción de cancelación, señalando que con su marca se han comercializado diferentes productos de la clase 16 a nivel nacional. Para demostrar esto presentan catálogos, encartes publicitarios, afiches promocionales de la marca “EBEL”.

Asimismo, presentó diversos productos como “FOLLETO EBEL INTERNATIONAL”, “FLYERS EBEL SKIN DEFENSE SERUM + SACHET”, “FLYERS EBEL DEFENSE FACE & NECK”, entre otros. Mediante Resolución 4824-2002/OSD-INDECOPI del 9 de mayo de 2002, fue declarada fundada la acción de cancelación interpuesta y el registro de la marca fue cancelado. Se consideró que el uso efectivo de la marca no había sido probado.

Solo acreditaban el uso de materiales con fines promocionales y de difusión. El demandante considera que la resolución expedida por la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI es incorrecta pues no se consideró que en la carátula de los folletos y encartes mencionados, aparecía la marca “EBEL”. El 4 de junio de 2002, la demandante interpuso recurso de apelación basado en que “EBEL es GACETA OFICIAL una marca que distingue entre otros productos, material impreso, artículos de papel y cartón, papelería, catálogos y folletos Además de la distribución gratuita, existe una comercialización onerosa de varios productos en el mercado, acreditándose esto con distintas ordenes de compra así como boletas de venta de los años 1999, 2000, 2001 en donde se puede apreciar la comercialización efectiva de catálogos marca “EBEL” ”.

El 10 de febrero de 2003, mediante Resolución No. 143-2003/TPI-INDECOPI, el Tribunal administrativo confirmó la decisión recurrida, ratificando así la cancelación por falta de uso, de la marca “EBEL”. Se consideró que “ los catálogos EBEL no eran productos ofrecidos libremente en el mercado como unos a ser consumidos por el público en general, sino que tan solo existía una comercialización interna de los mismos entre Ebel International Limited y las personas que los adquirían constituyendo un uso realizado en la esfera privada ”; además que “ el Tribunal consideró en forma errónea que las denominadas ‘consultoras’ forman parte de nuestra empresa, cuando en realidad al momento de adquirir los diferentes productos EBEL tales como perfumes o cosméticos, aprovechan dicha oportunidad también para adquirir en su provecho los catálogos y folletos que los promocionan ” y aclaran que las consultoras ni siquiera mantienen vinculo laboral alguno con Ebel International Limited, por lo que mal puede decirse que el uso de la marca sea interno. Señala que se violaron las disposiciones de la Decisión 486 pues consideran que una marca que se ha venido usando, no puede ser cancelada.

Señalan que su marca se encuentra en uso pues los productos que distingue con su marca se encuentran en el mercado. “EBEL” distingue catálogos y folletos de productos que se comercializan hace varios años. Con respecto a la prueba del uso de la marca, el demandante señala que “… ha cumplido con presentar pruebas suficientes que acreditan la comercialización y difusión de los productos marca ‘EBEL’ comprendidos en la clase 16 las cuales principalmente constituyen los siguientes: catálogos, comprobantes de pago, ordenes de compra, folletos, encartes publicitarios ”.

Dichos elementos probatorios, podrían demostrar el uso de la marca hasta el momento, por lo menos, de inicio de la acción de cancela- 15/03/2005 31.40 ción. Además indica que “EBEL” no es solo usada en el Perú, sino también a nivel internacional. Por último solicitan, que se eleve a este Tribunal solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 166 y 167 de la Decisión 486. 2.2.

Contestación a la demanda En el expediente no constan más documentos.

CONSIDERANDO

Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que en el presente caso, se solicita la interpretación de los artículos 166 y 167 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitud que se considera pertinente; y, además se interpretará de oficio el artículo 165 de la misma Decisión. El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: DECISIÓN 486 Artículo 165 “La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada.

GACETA OFICIAL No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquellos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito”. Artículo 166 “Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado. 15/03/2005 32.40 muestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros”.

En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas: I. DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL. REQUISITOS. CONSULTA FACULTATIVA Y OBLIGATORIA. La interpretación prejudicial es la pieza clave del sistema jurisdiccional de la Comunidad Andina pues, mediante dicho mecanismo el Tribunal asegura la aplicación uniforme de las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico Andino, y convierte automáticamente en jueces comunitarios a los jueces nacionales de los cinco Países Miembros.

Es un mecanismo por el cual el órgano jurisdiccional nacional y el Tribunal de Justicia, en el orden de sus propias competencias, son llamados a cooperar directa y recíprocamente en la elaboración de una decisión para asegurar una aplicación simultánea y uniforme del Derecho comunitario. Se establece así una contribución viva entre el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los órganos jurisdiccionales de los Países Miembros para lograr dicho objetivo.

“La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro. La Interpretación Prejudicial es una atribución privativa del Tribunal Andino. El juez nacional no puede realizarla porque, aún cuando es una norma de derecho interno es también una norma de Derecho Comunitario. Le corresponde al Tribunal Comunitario interpretar en forma objetiva la norma comunitaria y al juez nacional aplicarla al caso concreto que se ventila en el orden interno. En palabras del propio Tribunal: “ la función del Tribunal comunitario en estos casos, es la de interpretar la norma comunitaria desde el punto de vista jurídico, es decir buscar el significado para precisar su alcance; función que difiere de la de aplicar la norma a los hechos, tarea que es exclusiva del juez nacional dentro de las esferas de su competencia”.

(Criterio emitido en el Proceso 30-lP-99. Caso: “DENIM” de 3 de septiembre de 1999) El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que de- Con la interpretación prejudicial no se pretende unificar las legislaciones internas de los Países Miembros, sino que éstos tengan la misma percep- También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior.

El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca”. Artículo 167 GACETA OFICIAL ción de lo que quiso decir el legislador andino al crear la norma comunitaria, para que ésta pueda tener una aplicación uniforme en los Países Miembros.

El propio Tribunal dentro del Proceso 1-lP-87 ha señalado sobre la interpretación prejudicial que “Es función básica de este Tribunal, indispensable para tutelar la vigencia del principio de legalidad en el proceso de integración andina y para adaptar funcionalmente su complejo ordenamiento jurídico, la de interpretar sus normas a fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros” (Proceso 1IP-87.

G.O.A.C. Nº 28 de 15 de febrero de 1988. Marca: “Volvo”). El artículo 34 del Tratado de Creación Tribunal señala que: “En su interpretación, el Tribunal deberá limitarse a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, referida al caso concreto. El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante lo cual podrá referirse a éstos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada”.

La interpretación del Tribunal rige para el caso subjudice, lo cual significa que los jueces deben solicitar la interpretación para cada caso, aún cuando estén convencidos de que la norma es clara y pese a los precedentes jurisprudenciales sobre la misma materia. De otro lado el Tribunal no analiza el contenido del derecho interno, sino únicamente se pronuncia sobre la inteligencia de la norma comunitaria y cómo ésta debe ser entendida en el caso concreto.

El artículo mencionado impone los límites a la labor del juez comunitario en el ejercicio de la interpretación prejudicial, los cuales pueden resumirse de la manera siguiente: El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina no puede interpretar el derecho nacional, ya que esta interpretación queda bajo la exclusiva competencia de los jueces nacionales;

Además no puede aplicar el derecho comunitario, se limita a interpretarlo; la aplicación de su interpretación al caso concreto es de exclusiva responsabilidad de los jueces nacionales; y, por último, 15/03/2005 33.40 No puede pronunciarse sobre los hechos, comprobar su exactitud o decidir sobre su calificación, ya que este ejercicio es privativo de las competencias del juez nacional en el caso concreto.

Es, en definitiva, un reparto de competencias, que articula el trabajo de los jueces involucrados (nacional y comunitario), para asegurar la uniformidad de los efectos jurídicos en todos los Países Miembros. En la absolución de la Consulta Prejudicial el Tribunal tiene amplia libertad para determinar cuáles normas del ordenamiento jurídico comunitario interpretará, y no se encuentra, por lo tanto, constreñido a las solicitadas por el juez nacional; puede en consecuencia interpretar las normas solicitadas u otras que considere pertinente para el caso en cuestión. La Jurisprudencia del Tribunal Comunitario así lo confirma: “Requerida por un juez nacional al juez comunitario, la interpretación prejudicial, pasa a ser de la exclusiva competencia de este Alto Tribunal el determinar cuáles son, en definitiva, las normas pertinentes a interpretar, sugeridas o no por el requirente y todo con el fin de lograr una comprensión global del caso consultado; le corresponde también absolver la consulta en el orden de prelación que él mismo estime conducente”.

(Proceso 1-IP-94. G.O.A.C. N0 164, de 2 de noviembre de 1994. Marca: MAC POLLO SU POLLO RICO). La sentencia que dicte el Tribunal tiene carácter obligatorio. Así lo indica tanto el artículo 35 del Tratado como el 127 del Estatuto: “El juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal”. Lo que significa que la sentencia que contiene la interpretación, resuelve la cuestión referente al Derecho Comunitario, correspondiendo al juez nacional la responsabilidad de dictar el fallo final apreciando los hechos con relación a dicha interpretación, es decir, que da una respuesta definitiva y obligatoria a la cuestión que le ha sido planteada; no se trata pues de una mera directiva o sugerencia, sino que vincula al juez nacional que hizo el reenvío. Esto quiere decir que en la materia objeto de interpretación, la interpretación del juez comunitario es absolutamente vinculante para el juez nacional.

La sentencia vincula al juez nacional que solicitó la interpretación y a los demás jueces que GACETA OFICIAL conozcan del proceso por cualquiera de los recursos que llegue a su conocimiento y decisión, en el sentido de que deberán dar a la normativa comunitaria, dentro del litigio nacional, el significado recogido y decidido por el Tribunal.

Tanto el Tratado de Creación del Tribunal, en su artículo 33, como el Estatuto prevén dos casos para pedir la interpretación prejudicial, estas son: la consulta facultativa y la consulta obligatoria. La consulta facultativa está recogida en el artículo 121 del Estatuto, y dice “Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recurso en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso” y norma similar la encontramos en el Tratado (artículo 33).

En este caso la norma es muy elocuente y clara, en este sentido si existe ulterior recurso en el ordenamiento interno el juez puede o no consultar al proceso doméstico, ya que el hecho de no consultar al Tribunal o no aplicar la interpretación prejudicial no vicia de nulidad el proceso interno. La consulta obligatoria, según el artículo 122 del Estatuto, consiste en que: “De oficio o a petición de parte, el juez nacional que conozca de un proceso en el cual la sentencia fuera de única o última instancia, que no fuere susceptible de recursos en derecho interno, en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, deberá suspender el procedimiento y solicitar directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal”; norma que en el Tratado se encuentra yambién en el artículo 33.

Por el contrario, en este caso el juez nacional debe necesariamente consultar al Tribunal y detener el proceso interno hasta que el Tribunal se manifieste respecto a la interpretación prejudicial solicitada. Esto implica que incluso un juez 15/03/2005 34.40 de primera instancia, cuyas decisiones no tengan recurso, de acuerdo con la legislación nacional, estará obligado a hacer la solicitud, si se le presenta la aplicación de una norma comunitaria.

Se trata entonces, más que de la jerarquía del juez nacional, de los efectos de su sentencia en el ordenamiento jurídico interno. Como reza el artículo 128 del Estatuto del Tribunal: “Los Países Miembros y la Secretaría General velarán por el cumplimiento y la observancia por parte de los jueces nacionales de lo establecido respecto a la interpretación prejudicial.

Los Países Miembros y los particulares tendrán derecho a acudir ante el Tribunal en ejercicio de la acción de incumplimiento, cuando el juez nacional obligado a realizar la consulta se abstenga de hacerlo, o cuando efectuada ésta, aplique interpretación diferente a la dictada por el Tribunal. En cumplimiento de las disposiciones de este Capítulo los jueces nacionales deberán enviar al Tribunal las sentencias dictadas en los casos objeto de la interpretación prejudicial”.

(Artículo 128 del Estatuto). Este artículo abre dos posibilidades, la primera al hecho de que el juez nacional no realice una consulta prejudicial obligatoria y la segunda a la posibilidad a que el juez nacional no aplique la interpretación prejudicial emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. En ambos casos los Países Miembros o los particulares pueden acudir al Tribunal solicitando una acción de incumplimiento.

Es importante la última parte del artículo analizado, pues insta a los jueces nacionales que han solicitado y posteriormente aplicado una interpretación prejudicial emitida por el Tribunal, a comunicar a este Órgano Comunitario cual ha sido el resultado de la sentencia dentro del proceso interno y de esta forma garantizar la correcta y uniforme aplicación del Derecho Comunitario Andino. Los artículos 125 y 126 señalan cómo deberá hacerse la solicitud de la consulta ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

La solicitud será enviada directamente por el Tribunal nacional, y la misma deberá contener: GACETA OFICIAL a) El nombre e instancia del juez o tribunal nacional consultante; b) La relación de las normas del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina cuya interpretación se requiere; c) La identificación de la causa que origine la solicitud; d) El informe sucinto de los hechos que el solicitante considere relevantes para la interpretación; y, e) El lugar y dirección en que el juez o tribunal recibirá la respuesta a su consulta.

En el presente caso, la solicitud fue presentada por medio de exhorto al Consulado de la República del Perú en Quito, quien notificó y remitió la solicitud de interpretación a este Tribunal, a través de un funcionario del Consulado; es importante señalar que esto no es necesario, el Tribunal nacional que deba realizar la consulta podrá hacerlo directamente al Tribunal comunitario.

Asimismo, se señala en el expediente que se tenga a la interpretación prejudicial realizada por este Tribunal como una prueba. En diversas ocasiones se ha señalado que la solicitud de interpretación no constituye prueba a favor o en contra de las partes, sino una vía autónoma de acceso, mediante consulta, al órgano jurisdiccional de la Comunidad, tal y como se desprende de las disposiciones previstas en los artículos 33 del Tratado de Creación del Tribunal, 122 y 123 de su Estatuto, debiendo el juez consultante adoptar la interpretación en su sentencia, a fin de asegurar la aplicación uniforme del Derecho comunitario andino en el territorio de los Países Miembros.

Así, el Tribunal ha dicho: “Queda en consecuencia claro, que la interpretación prejudicial no es, ni puede equipararse a una prueba, sino que constituye una solemnidad indispensable y necesaria que el juez nacional debe observar obligatoriamente antes de dictar sentencia, la que deberá, por otra parte, adoptar dicha interpretación. Esto consolida el principio de cooperación y colaboración entre el juez nacional y el juez comunitario en la administración de justicia, ya que ambos con jurisdicción y competencia propias efectúan su aporte a la vigencia del derecho de integración. Al respecto cabe recordar la siguiente sentencia dictada por este Tribunal, 15/03/2005 35.40 en el proceso 1-IP-87, (G.O. N. 8 de 15 de febrero de 1988), en la que decía: ‘Cabe observar que la consulta prejudicial, que por su misma naturaleza equivale a una solicitud que hace el Juez nacional al Tribunal comunitario para que éste le preste una colaboración que resulta indispensable para la correcta aplicación de las normas del Derecho de la Integración, puede y debe ser formulada de oficio, lógicamente.

Pero si es una de las partes en el proceso la que solicita al Juez nacional que proceda a elevar la consulta, a lo cual tiene pleno derecho en cualquier momento del proceso, en ningún caso tal solicitud podría ser sometida a un trámite procesal que no se compagine con su naturaleza y su finalidad. Así por ejemplo, sería ilógica y carecería de toda base jurídica, la aplicación a tal solicitud de las normas procesales que regulan el régimen probatorio, señalando términos perentorios y oportunidades precisas para decretar y practicar pruebas.

La consulta prejudicial, en cambio, es un requisito para dictar sentencia que se puede cumplir en cualquier tiempo y no puede asimilarse en ningún caso a una prueba. De lo cual resulta claro que la interpretación no es ni puede asimilarse a la prueba y sí constituye una solemnidad inexcusable que el juez nacional debe observar. Así se declara’.

(Sentencia dictada en el expediente N° 10-IP-94, del 17 de marzo de 1995, publicada en la G.O.A.C. N° 177, del 20 de abril de 1995, CASO PUBLICACIONES PERIÓDICAS; y reiterada en reciente sentencia dictada en el expediente N° 01-IP2002, del 10 de abril de 2002, publicada en la G.O.A.C. N° 786 del 25 de abril de 2002, caso JOHANN MARIA FARINA).” (Proceso 28-IP-2002, Patente: “Composición Fungicida Sinérgica”, de fecha 31 de julio del año 2002).

II. DERECHOS CONFERIDOS POR EL REGISTRO. USO EXCLUSIVO. CANCELACIÓN DEL REGISTRO POR FALTA DE USO. Se ha reiterado en diversas interpretaciones que los derechos sobre una marca son adquiridos por su titular, con el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente; otorgándose así a los fabricantes o comerciantes una protección contra terceros que intenten aprovecharse de la marca ya registrada, evitando de esta forma que exista o se produzca el riesgo de confusión en el público consumidor de los productos protegidos por las marcas.

GACETA OFICIAL Entre esos derechos, está la facultad de uso exclusivo para su titular, evitando que otros la usen. Como ya lo ha señalado este Tribunal, implica además el derecho accesorio de negociar la exclusividad de uso a través de la transferencia o concesión según lo establecido en la propia Decisión Comunitaria. (Marca: LA BELLA. PROCESO 109-IP-2000, publicado en la Gaceta Oficial No. 660 del 10 de abril de 2001) Asimismo, el Tribunal ha manifestado que: “La razón de ser del derecho exclusivo a una marca se explica por la necesidad que tiene todo empresario de diferenciar o individualizar los productos o servicios que elabora o presta y que deben ser comercializados en un mercado de libre competencia. Esta necesidad económica empresarial ha dado especial importancia a los signos que se usan para caracterizar los productos y servicios como medios de información necesaria que permite evitar confusiones y engaños.

La finalidad de una marca, en consecuencia, no es otra que la de individualizar los productos y servicios con el propósito de diferenciarlos de otros iguales o similares. En virtud de esta función diferenciadora, la marca protege a los consumidores, quienes, al identificar el origen y la procedencia del producto o servicio de que se trate evitan ser confundidos o engañados” (Proceso 17-IP-96, Marca: Edwin, Tomo V, pág. 278, “Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”.

Criterios adoptados desde el Proceso 1-IP-87, “Jurisprudencia del Tribunal del Acuerdo de Cartagena” Tomo I). La exclusividad del uso de la marca es un derecho esencial en el régimen marcario, por lo que requiere de una amplia protección jurídica. El Sistema Comunitario Andino garantiza en el artículo 154 de la Decisión 486 ese derecho, al disponer que “el derecho exclusivo a una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la oficina nacional competente”.

Dentro de la exclusividad que la marca otorga a su titular se han considerado doctrinariamente dos posibilidades, una positiva y otra negativa. Por la primera se permite al titular usarla, cederla o conceder licencia sobre la marca. La segunda, la negativa, implica que el titular está facultado para prohibir (ius prohibendi) que terceros usen la marca y, en consonancia, oponerse al uso y registro de signos idénticos o similares a los que él es titular.

(Marca: CERVITAN. Vista en el PROCESO 54-IP-2000) 15/03/2005 36.40 El registro exige al titular de la marca el uso de la misma en, al menos, uno de los Países Miembros. De acuerdo con el artículo 166 de la Decisión 486, se deduce que una marca se encuentra en uso cuando los productos distinguidos por ella han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles, bajo la marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponda, según la naturaleza de los productos y los modos de comercialización, en el mercado de al menos uno de los Países Miembros.

A tenor de la disposición citada, la presunción de uso se constituye también cuando la marca distinga productos que se hallen destinados exclusivamente a la exportación, desde cualquiera de los Países Miembros. El Tribunal ha indicado a este respecto que “… no es suficiente el mero uso de la marca sino que ha de mirarse la relación de éste con el propietario de la misma y con los productos (bienes y servicios) que él ofrezca, directamente o por quien tenga la capacidad para hacerlo.

El uso de la marca deberá ser real y efectivo, de manera que no basta con la mera intención de usarla o con la publicidad de la misma, sino que el uso debe manifestarse externa y públicamente, para que sea real y no simplemente formal o simbólico. Si bien en algunos sistemas, actos como el de la sola publicidad del producto tienen la virtualidad de considerarse como manifestaciones del uso de la marca, en el régimen andino se considera que dada la finalidad identificadora de la marca con respecto a productos que se lanzan al mercado, el uso de la marca deberá materializarse mediante la prueba de la venta o de disposición de los bienes o servicios a título oneroso, como verdaderos actos de comercio” (Sentencia dictada en el expediente N° 17-IP-95, del 9 de noviembre de 1995, publicada en la G.O.A.C. Nº 199, del 26 de enero de 1996, caso “PURO” y proceso 116-IP-04, marca: “CALCIORAL” de 13 de enero de 2005).

El Tribunal ha señalado además que “… las disposiciones del Régimen Común sobre Propiedad Industrial no establecen condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen de bienes comercializados a manera de uso de la marca; coinciden la doctrina y la jurisprudencia más generalizadas en señalar como pautas en esta materia, las de que el uso debe ser serio, de buena fe, normal e inequívoco.

El elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de GACETA OFICIAL relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Así, si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese número de operaciones tenga nivel comercial.

En cambio no podría decirse que exista comercialización real de un producto como el maíz, por el hecho de que en un año sólo se hayan colocado en el mercado tres bultos del grano con la denominación de la marca que pretende probar su uso” (Procesos 17-IP-95, y 116-IP-04 ya citados). Así pues, de acuerdo a lo previsto en el artículo 167 de la Decisión 486, la carga de la prueba del uso de la marca corresponde a su titular, y dicho uso podrá ser probado mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y cantidad de comercialización de las mercancías identificadas por el signo. Estima el Tribunal, que el ordenamiento comunitario no establece “el procedimiento para presentación y verificación de la prueba de uso de la marca, por lo cual se entiende que éste debe estar regido por la legislación interna de cada país, sin que competa a este Tribunal juzgar la legalidad o ilegalidad del procedimiento utilizado frente a las normas internas …” (Interpretación dictada en los expedientes N° 02-AI-96, del 20 de junio de 1997, publicada en la G.O.A.C. N° 291, del 3 de septiembre del mismo año y 116-IP-2004, ya citado).

También se ha señalado que “El incumplimiento de la exigencia del uso, sin motivo justificado, puede conducir, a solicitud de parte interesada, a la cancelación, por parte de la oficina nacional competente, del registro del signo y, por tanto, a la extinción, en perjuicio de su titular, del derecho a su uso exclusivo. La exigencia del uso, a objeto de prevenir la cancelación del registro del signo, se funda en la necesidad de asegurar el cumplimiento de su función principal, cual es la de identificar y distinguir en el mercado los bienes o servicios que constituyan su objeto”.

(Proceso 116-IP-2004, ya citado). El artículo 273 de la Decisión 486, establece que la “oficina nacional competente” a que se refiere el artículo 165 de la misma Decisión es el órgano administrativo encargado del registro de la Propiedad Industrial. Y en referencia a la 15/03/2005 37.40 legitimación para solicitar la cancelación del registro del signo, el Tribunal ha determinado que se extiende a los titulares de derechos subjetivos, pero igualmente a los interesados legítimos, por lo que se considera que puede accionar la acción de cancelación “la persona natural o jurídica que pretenda usar la marca registrada y no utilizada” (Sentencia dictada en el expediente N° 15-IP-99, del 27 de octubre de 1999, publicada en la G.O.A.C. N° 528, del 26 de enero de 2000, caso “BELMONT”), o aquella que solicite registrar un signo idéntico o semejante, confundible con la marca no utilizada.

La doctrina ha determinado que “… la caducidad motivada por la falta de uso es la medida que más eficazmente garantiza la consecución de las finalidades perseguidas por el principio del uso obligatorio de la marca” (FERNÁNDEZNOVOA, Carlos: “El Sistema Comunitario de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid, 1995, p. 360). El Tribunal ha reiterado que: “la decisión de la oficina nacional competente sobre la solicitud de cancelación del registro del signo exige el agotamiento de un procedimiento administrativo previo.

Sin embargo, la cancelación por falta de uso podrá hacerse valer también como defensa en un procedimiento de oposición apoyado en la marca no utilizada (Artículo 165)”. (Proceso 116IP-2004, ya citado). La acción de cancelación prosperará cuando sin motivo justificado, la marca no hubiese sido utilizada en, al menos, uno de los Países Miembros, por parte de su titular, de un licenciatario, o de otra persona autorizada para ello, durante los tres años precedentes a la fecha de ejercicio de la acción. Así pues, la acción no podrá intentarse antes de transcurridos tres años desde la fecha de notificación de la resolución que hubiese agotado el procedimiento administrativo de registro del signo. Se ha señalado “Por otra parte, si el signo, a través del cual se comercializan los productos o servicios que constituyan su objeto, es utilizado bajo una forma que difiera de la marca registrada en grado tal que altere su capacidad distintiva, podrá configurarse la falta de uso de ésta y promoverse su cancelación”.

(Proceso 116-IP-2004, ya citado). La acción de cancelación no será procedente si el titular del signo demuestra que la falta de uso se ha debido a una situación de fuerza mayor, o de caso fortuito, o a otro motivo justificado, GACETA OFICIAL 15/03/2005 38.40 como se señala en el artículo 165 de la Decisión 486. El Tribunal ha señalado a este propósito que, de configurarse una circunstancia impeditiva de la cancelación, “se paralizaría simplemente el cómputo del plazo de tres años fijado por la misma norma; pero, una vez desaparecida la correspondiente causa justificativa de la falta de uso, habrá de reanudarse el cómputo del señalado plazo legal” (Sentencia dictada en el expediente N° 15-IP-99, ya citada). ple oficio, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recurso en derecho interno. Si al momento de dictar sentencia no hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez decidirá el proceso.

La consulta será obligatoria, según el artículo 123 del Estatuto, cuando de oficio o a petición de parte, el juez nacional que conozca de un proceso en el cual la sentencia fuera de única o última instancia, en el que deba aplicarse o se controvierta alguna norma de la Comunidad Andina, deberá suspender el procedimiento y solicitar directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal.

Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: Primero: La interpretación prejudicial es un mecanisco clave del sistema jurisdiccional de la Comunidad Andina pues mediante ella el Tribunal comunitario asegura la aplicación uniforme de las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico Andino, y convierte automáticamente en jueces comunitarios a los jueces nacionales de los cinco Países Miembros.

Se establece así una cooperación efectiva entre el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los órganos jurisdiccionales de los Países Miembros para lograr dicho fin. Segundo: El Tribunal Andino se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, referida al caso concreto.

El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso. Lo resuelto en la interpretación prejudicial tendrá carácter obligatorio y deberás ser adoptado por el juez consultante y por todos aquellos que conozcan del caso en el marco de sus competencias. Tercero: La consulta prejudicial puede ser facultativa u obligatoria.

La primera, contemplada en el artículo 122 del Estatuto, se refiere a que los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se controvierta alguna norma comunitaria, podrán solicitar directamente y mediante sim- Cuarto: La solicitud será enviada directamente por el Tribunal nacional, y la misma deberá contener: a) El nombre e instancia del juez o tribunal nacional consultante; b) La relación de las normas del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina cuya interpretación se requiere; c) La identificación de la causa que origine la solicitud; d) El informe sucinto de los hechos que el solicitante considere relevantes para la interpretación; y, e) El lugar y dirección en que el juez o tribunal recibirá la respuesta a su consulta.

Quinto: El registro del signo como marca, ante la oficina competente de uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina, configura el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo de la marca, y este derecho le confiere la posibilidad de ejercer acciones positivas a su respecto, así como de obrar contra los terceros que, sin su con- GACETA OFICIAL sentimiento, realicen los actos de aprovechamiento prohibidos por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Sexto: La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular o por el licenciatario de éste, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. 15/03/2005 39.40 tante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario.

Deberá así mismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el inciso tercero del artículo 128 del vigente Estatuto. Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Walter Kaune Arteaga PRESIDENTE (E) Séptimo: Se presume que una marca se encuentra en uso cuando los productos distinguidos por ella han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles, bajo la marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponda, según la naturaleza de los productos y las modalidades de su comercialización, en el mercado del territorio donde el signo haya sido registrado.

Asimismo, la presunción de uso se configura también cuando la marca distinga productos que se hallen destinados exclusivamente a la exportación, desde cualquiera de los Países Miembros. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consul- Mónica Rosell SECRETARIA Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Mónica Rosell Medina SECRETARIA GACETA OFICIAL 15/03/2005 40.40 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú