PROCESO 14-IP-2005 Interpretación prejudicial del artículo 174 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, realizada con base en la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Interpretación, de oficio, del artículo 153 y de la Disposición Transitoria Primera de la misma Decisión. Actor: ETERNIT COLOMBIANA S.A. Marca: “CANALETA 43”.

Proceso interno N° 2003-00262-01. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Quito, a los veintitrés días del mes de febrero del año dos mil cinco. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero doctor Camilo Arciniegas Andrade.

VISTOS: Que la solicitud recibida por este Tribunal el 4 de febrero del 2005, se ajustó suficientemente a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por medio de auto de 16 de febrero del 2005. 1.

ANTECEDENTES: 1.1. Partes Actúa como demandante la firma ETERNIT COLOMBIANA S.A., siendo demandada la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. 1.2. Actos demandados La interpretación se plantea en razón de que la firma ETERNIT COLOMBIANA S.A., mediante apoderado, solicita que se declare la nulidad de las siguientes Resoluciones expedidas por la mencionada Superintendencia: - Nº 30622, de 23 de septiembre del 2002, emitida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la aludida Dependencia, quien decidió declarar la caducidad del título correspondiente a la marca CANALETA 43, que ampara productos de la clase internacional Nº 6. - Nº 38308, de 28 de diciembre (sic) del 2002, emitida por la misma Dependencia, la cual, al resolver el recurso de reposición planteado en contra de la Resolución anterior, confirmó la decisión contenida en la misma; y, - Nº 42524, de 27 de diciembre del 2002, emitida por la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial (E) de la misma Institución, quien al resolver el recurso de apelación interpuesto, confirmó también lo decidido en la Resolución inicial Nº 30622.

Solicita adicionalmente la actora, que como consecuencia de la anulación de las resoluciones aludidas, se conceda la renovación del registro de la marca CANALETA 43. 1.3. Hechos relevantes Del expediente remitido por el Consejo de Estado compareciente, han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos - El 25 de agosto de 1987, mediante Resolución Nº 5057, la firma ETERNIT COLOMBIANA S.A. obtuvo registro de la denominación “CANALETA 43”, como marca destinada a amparar productos comprendidos en la clase 6 de la Clasificación Internacional de Niza.[1] - El 30 de diciembre de 1992, la misma firma obtuvo la primera renovación de la marca CANALETA 43, mediante Resolución Nº 5404. - El 23 de mayo del 2002, estando dentro del tiempo previsto para ese propósito, solicitó una segunda renovación del registro de la aludida marca. - El 23 de septiembre también del 2002, la Superintendecia de Industria y Comercio de Colombia, sin pronunciamiento previo alguno, según así se expresa, declaró la caducidad del título de la marca CANALETA 43, mediante Resolución Nº 30622. - La sociedad ETERNIT COLOMBIANA S.A., dentro del término legal respectivo, presentó recurso de reposición y en subsidio el de apelación contra de la resolución Nº 30622. - El 28 de diciembre (sic) del 2002, la misma Dependencia resolvió el recurso de reposición, por medio de la Resolución Nº 38308, por la cual confirmó la resolución inicial. - El 27 de diciembre del mismo año, la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial (E), resolvió a su vez el recurso de apelación, mediante la Resolución Nº 42524, confirmado también lo decidió en la Resolución Nº 30622. b) Escrito de demanda La sociedad ETERNIT COLOMBIANA S.A. manifiesta que el 25 de agosto de 1987, mediante Resolución Nº 5057, la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia concedió el registro de la denominación “CANALETA 43”, como marca destinada a amparar productos comprendidos en la clase internacional Nº 6, con vigencia hasta el 25 de agosto de 1992.

Expresa que encontrándose dentro del término previsto para la renovación de dicho registro, la mencionada sociedad solicitó la primera renovación del mismo, la que fue concedida mediante Resolución Nº 5404, de 30 de diciembre de 1992, con vigencia hasta el 27 de agosto del año 2002. Sostiene que el 23 de mayo del 2002 y dentro del tiempo legal permitido, presentó solicitud para una nueva renovación de dicho registro, anexando para ese trámite los pagos y documentación requeridos.

No obstante, sin que mediase fundamentación alguna de parte de la mencionada Superintendencia respecto de la solicitud presentada, ésta expidió la Resolución Nº 30622, de 23 de septiembre del 2002, mediante la cual decide la caducidad del título de la marca CANALETA 43; resolución que fue objeto de los recursos de reposición y subsidiario de apelación. Argumenta que “…los actos acusados se expidieron en forma irregular y con violación de los derechos de defensa y debido proceso de que es titular la actora, pues, entre otras irregularidades, se omitió tener en cuenta que el Código Contencioso Administrativo dispone que la facultad sancionatoria de las autoridades administrativas caduca a los 3 años de producido el acto antijurídico.

La sanción de que se trata en el presente caso es de aquellas denominadas rescisorias de los actos administrativos favorables, y debe tenerse en cuenta que hasta los regímenes sancionatorios más severos prevén la prescripción de las penas o la caducidad de las acciones sancionatorias.”. Sostiene que “antes de imponer una sanción la autoridad debe surtir un trámite en que se oigan las razones de los afectados, con todo, la decisión de la Superintendencia mediante la cual se declaró la caducidad de la marca CANALETA 43 para distinguir productos de la Clase 6 de la Clasificación Internacional, omitió dicho trámite, violándole a la actora su derecho de defensa.

Asimismo, si la demandada no consideraba viable acceder a la renovación del registro, así debió manifestarlo en la Resolución 30622 de 23 de septiembre de 2002, en respuesta a la solicitud elevada en ejercicio del derecho de petición.”. Refiere la violación de los artículos 114 de la Decisión 344 y, 174 de la Decisión 486, así como de determinados artículos del Código Contencioso Administrativo y de la Constitución de Colombia. c) Contestación a la demanda No obra del expediente recibido por este Tribunal, prueba de que la Superintendencia de Industria y Comercio haya contestado la demanda.

Sin embargo, en el informe sucinto presentado por el Consejo de Estado compareciente, se expresa que “la Superintendencia de Industria y Comercio se opuso a las pretensiones de la demanda argumentando que era forzosa la aplicación del artículo 25 del Decreto 2591 de 2000, que reglamenta parcialmente la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (sic), por cuanto ETERNIT COLOMBIANA S.A., a la fecha en que vencieron los tres meses otorgados por la norma para pagar las tasas correspondientes a la renovación del registro de la marca CANALETA 43, no se había allanado a hacerlo.

El artículo bien se pronuncia en cuanto a que puede declararse la caducidad de aquellos títulos concedidos entre el 8 de abril de 1992 y la fecha de publicación de la norma, cuyo pago no se haya acreditado dentro de los tres meses siguientes a la fecha de su entrada en vigencia.”. Según ha sido adicionalmente aseverado en el aludido informe, la Superintendencia ha sostenido que “…tampoco puede afirmarse que los trámites adelantados hayan violado el debido proceso o el derecho de defensa de la actora, pues entre otras, se permitió el ejercicio de los recursos de vía gubernativa.

Por su parte, la solicitud de renovación presentada el 23 de mayo de 2002 para el período comprendido entre el 25 de agosto de 2002 y 25 de agosto de 2012, sería resuelta mediante el acto administrativo correspondiente” … ”Por todo lo anterior, la Resolución acusada se ajusta a derecho y no viola las normas superiores.”. Con vista de lo antes expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, CONSIDERANDO:

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL La interpretación prejudicial ha sido estructurada con base en lo dispuesto por el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal pues, en efecto, la solicitud presentada se ajusta suficientemente a las exigencias establecidas por dicho artículo, ya que se identifica a la Instancia Nacional Consultante, se hace una relación de las normas cuya interpretación se pide, se presenta un informe sucinto de los hechos considerados relevantes, se refiere la causa interna que la origina y, se señala lugar y dirección concretos para la recepción de la respuesta a la consulta.

Este Tribunal, por otra parte, es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional competente, como lo es en este caso la jurisdicción nacional consultante, conforme lo establecen los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Organismo.

2. CONSIDERACIONES PREVIAS El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, ha solicitado por medio de oficio Nº 0082, de 27 de enero del 2005, la interpretación prejudicial de los artículos 114 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, 174 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Estima al respecto este Tribunal, que procede atender el pedido, pero limitado a únicamente el artículo 174 de la Decisión 486 en referencia, toda vez que la solicitud relativa a la segunda renovación del registro fue presentada el 23 de mayo del 2002, esto es, en vigencia de la Decisión 486; interpretación que se considera conveniente extender, de oficio, al artículo 153 y a la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; todo, al amparo de lo previsto en el artículo 34 del Tratado de Creación de este Organo Jurisdiccional. 3.

NORMAS A SER INTERPRETADAS En consecuencia con lo expresado anteriormente, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISION 486 ( ) “Artículo 153.- El titular del registro, o quien tuviere legítimo interés, deberá solicitar la renovación del registro ante la oficina nacional competente, dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro.

No obstante, tanto el titular del registro como quien tuviere legítimo interés gozarán de un plazo de gracia de seis meses, contados a partir de la fecha de vencimiento del registro, para solicitar su renovación. A tal efecto acompañará los comprobantes de pago de las tasas establecidas, pagando conjuntamente el recargo correspondiente si así lo permiten las normas internas de los Países Miembros.

Durante el plazo referido, el registro de marca mantendrá su plena vigencia. “A efectos de la renovación no se exigirá prueba de uso de la marca y se renovará de manera automática, en los mismos términos del registro original. Sin embargo, el titular podrá reducir o limitar los productos o servicios indicados en el registro original”.

(…) “Artículo 174.- El registro de la marca caducará de pleno derecho si el titular o quien tuviera legítimo interés no solicita la renovación dentro del término legal, incluido el período de gracia, de acuerdo con lo establecido en la presente Decisión. “Asimismo, será causal de caducidad la falta de pago de las tasas, en los términos que determine la legislación nacional del País Miembro.” (…) “Disposición Transitoria Primera: “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento, salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. ”En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. ”Para el caso de los procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubieren cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.

4. TRANSITO EN LA NORMATIVA COMUNITARIA Conforme ha sido expuesto en las consideraciones previas realizadas en torno a esta interpretación prejudicial, este Organo Comunitario ha determinado la improcedencia de la interpretación pedida del artículo 114 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, considerando preciso interpretar únicamente el artículo 174 de la Decisión 486, toda vez que la solicitud relativa a la segunda renovación del registro ha sido presentada el 23 de mayo del 2002, esto es, en vigencia de esa Decisión. Lo manifestado resulta no sólo de la aplicación de los principios generales del derecho sobre tránsito legislativo sino, además, de los términos de la Disposición Transitoria Primera del Régimen Común de Propiedad Industrial establecido por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, subrogatoria de la 344, con apoyo en los cuales se determina que, en materia de derecho sustancial, el aplicable en el período de transición está constituido por las disposiciones vigentes a la fecha de presentación de la solicitud.

En este caso, la solicitud dirigida a obtener una segunda renovación del registro de la marca “CANALETA 43”, ha sido presentada, como se ha dicho, en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión. En tratándose de solicitudes para el registro de marcas, situación que resulta analógicamente aplicable a una solicitud que se presente para la renovación de un registro, este Tribunal ha señalado en su jurisprudencia: “…si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso”. [2] 5.

RENOVACION Y CADUCIDAD DE UN REGISTRO. El artículo 174 de la Decisión 486 se refiere a la caducidad de un registro; según esta norma, la caducidad se produce cuando el titular del registro no solicitare su renovación ante la Oficina Nacional Competente dentro de los términos establecidos para el efecto, según así lo determina el artículo 153 de la misma Decisión o, cuando no se pagaren las tasas respectivas en las condiciones que fije la legislación nacional del País Miembro, conforme lo determina el inciso segundo del mismo artículo.

El registro de una marca tiene una duración de diez años contados a partir de la fecha de su concesión. Seis meses antes de la expiración de dicho plazo, el titular de la marca, si desea mantener el registro en vigencia, deberá necesariamente solicitar su renovación; sin embargo, según el artículo 153 de la Decisión 486, si el titular no la solicita dentro de dicho plazo, el registro permanece en vigencia, incluso seis meses después de su vencimiento.

Dentro de este tiempo el interesado podrá solicitar la renovación, siempre y cuando acompañe el comprobante de haber pagado las tasas correspondientes, si así lo dispone la legislación del respectivo País Miembro. Con lo expresado se concluye, que la caducidad por falta de renovación del registro marcario sólo se produce, en realidad, seis meses después de su vencimiento.

La caducidad del registro es, en todo caso, un modo de extinción del derecho al uso exclusivo de la marca. Independientemente de cuál haya sido la causal que originó la extinción de ese derecho, el signo adquiere la categoría de res nullius, es decir, su registro puede ser solicitado por cualquier persona, inclusive por quien fue el antiguo titular del registro.

Sin embargo, la situación jurídica en que éste se encuentra a partir de la caducidad, presenta una connotación distinta según que el registro haya caducado por una u otra de las causales señaladas en el artículo 174 citado. Si aquélla se produjo por falta de renovación y, el antiguo titular solicita el nuevo registro dentro de los seis meses posteriores al periodo de gracia dispuesto en el artículo 153, adquiere la prerrogativa consistente en que contra dicha solicitud “no procederán observaciones con base en el registro de terceros que hubieren coexistido con la marca solicitada”.

En cambio, si la caducidad se produjo en virtud de la falta de pago de las tasas correspondientes, quien era el antiguo titular no cuenta con prerrogativa alguna, pudiendo presentar nueva solicitud de registro, pero sujeta a recibir el mismo tratamiento que se daría a la solicitud de cualquier otra persona. A este respecto y, precisando los efectos que en último término produce la caducidad del registro, ha dicho el Tribunal: “ El registro caducado, deja en libertad al propio titular o a un tercero para solicitar la marca ubicándose todos en la misma situación jurídica, como si se tratara de un nuevo registro.”. [3] Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 1.

Los jueces nacionales de los Países Miembros, tienen facultad para solicitar la interpretación prejudicial de las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico Andino que sean aplicables al caso que se encuentre para su decisión. Sin embargo, este Tribunal es quien decide cuáles son en definitiva las normas pertinentes a interpretar, sugeridas o no por el requirente y, necesarias a fin de lograr una comprensión global del caso consultado. 2.

En cuanto a la renovación de un registro, mientras no se agoten todos los plazos establecidos para que el titular de una marca opte por el derecho a la renovación, aquélla sigue vigente con todas las consecuencias legales, inclusive como impedimento para el registro de marcas posteriores. 3. La caducidad del registro genera para el titular de la misma, la pérdida de todo derecho respecto de la marca.

El registro caducado deja en libertad al propio titular o a un tercero para solicitar el registro de la marca, ubicándose todos en la misma situación jurídica, como si se tratara de un nuevo registro. 4. Preestablecida la facultad para que las legislaciones nacionales regulen los campos no comprendidos en una Decisión, esa competencia se remite también a la legislación nacional vigente para ese momento y a la que pudieran dictar posteriormente los Países Miembros, considerando en una u otra situaciones, que el derecho interno no puede ser contradictorio o pugnar con el comunitario, el que, en todo caso, es prevaleciente. 5.

Será causal de caducidad, la falta de pago de las tasas aplicables a la renovación de registros, en los términos que establezca la legislación nacional del País Miembro respectivo, de ser ese el caso. El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia dentro del expediente interno Nº 2003-00262- 01, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, codificado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.

Deberá tomar en cuenta, también, lo previsto en el último inciso del artículo 128 del mencionado Instrumento. Notifíquese esta interpretación prejudicial al mencionado Consejo, mediante copia sellada y certificada de la misma. Remítase además copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Walter Kaune Arteaga PRESIDENTE (E) Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Mónica Rosell SECRETARIA ----------------------- [1] Clase 6.- Metales comunes y sus aleaciones; materiales de construcción metálicos; construcciones transportables metálicas; materiales metálicos para vías férreas; cables e hilos matálicos no eléctricos; cerrajería y ferretería metálica; tubos matálicos; cajas de caudales; productos metálicos no comprendidos en otras clases; minerales. [2] Proceso 38-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 845, de 1 de octubre de 2002, marca: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC Y PEPAC.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [3] Proceso Nº 9-IP-94, sentencia de 24 de marzo de 1995. Gaceta Oficial Nº 180, de 10 de mayo de 1995. Marca: “DIDA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.