Gace1182 — Andean Community · Micelio Jurídico

Año XXII - Número 1182 Lima, 6 de abril de 2005 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Proceso 160-IP-2004.- Interpretación Prejudicial del artículo 73 literal d) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con base en la solicitud presentada por la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador e interpretación de oficio de los artículos 71 y 73 literales a) y e) de la misma Decisión y la disposición Transitoria Primera de la Decisión 344.

Marca: AVECREM (diseño). Actor: SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. Proceso interno Nº 3607-ML.. Proceso 164-IP-2004.- Interpretación Prejudicial de los artículos 82 literal a) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con base a la solicitud presentada por la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador e interpretación de oficio del artículo 81 de la misma Decisión. Marca: LEXIS.

Actor: REED ELSEVIER PROPERTIES INC. Proceso interno Nº 6999-LP Proceso 14-IP-2005.- Interpretación Prejudicial del artículo 174 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, realizada con base en la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Interpretación, de oficio, del artículo 153 y de la Disposición Transitoria Primera de la misma Decisión. Actor: ETERNIT COLOMBIANA S.A. Marca: “CANALETA 43”. Proceso interno N° 2003-00262-01 Pág. 1 11 19 PROCESO 160-IP-2004 Interpretación prejudicial del artículo 73 literal d) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con base en la solicitud presentada por la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador e interpretación de oficio de los artículos 71 y 73 literales a) y e) de la misma Decisión y la disposición Transitoria Primera de la Decisión 344.

Marca: AVECREM (diseño). Actor: SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A Proceso interno Nº 3607-ML. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintitrés días del mes de febrero del año dos mil cinco. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Primera Sala del Tribu- nal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador, por intermedio de su Presidente Eloy Torres Guzmán, relativa a los artículos 73 literal d) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y 81, 83 literales a), d) y e) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dentro del proceso interno Nº 3607-ML.

Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 06/04/2005 2.24 El auto de 19 de enero de 2005, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir, en lo principal, con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y, RES, UNA CONFUSIÓN DE ORIGEN, DE PROCEDENCIA E IDEOLÓGICA DERIVADA DE: A) SIMILITUD DE DISEÑOS, B) UTILIZACIÓN DE IGUALES COLORES CARACTERÍSTICOS, C) IDENTIDAD DE PRODUCTOS, D) IDENTIDAD DE FINALIDAD”.

Los hechos relevantes señalados por el consultante en la solicitud formulada en el oficio Nº 626-TCA-DQ-1S-3607-ML, complementados con los documentos incluidos en anexos. Igualmente indica que existe confundibilidad derivada de la identidad de productos, toda vez que “La etiqueta AVECREM, esta destinada a proteger los productos de la Clase Internacional 29 al igual que las marcas de propiedad de mi representada, y que se exceden (sic) en los mismos establecimientos comerciales, lo que incrementa la posibilidad de confusión”. a) Partes en el proceso interno Demandante es la SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. y demandados son el Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca, el Director Nacional de Propiedad Industrial y el Procurador General del Estado.

Tercero interesado es la sociedad PREPARADOS ALIMENTICIOS S.A. b) Hechos La sociedad GALLINA BLANCA S.A. solicitó el registro de la marca de fábrica AVECREM (diseño) para distinguir productos de la Clase 29. (Clasificación Internacional de Niza. Clase 29: Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles).

El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 333 de octubre de 1992 que salió a circulación el 30 de agosto de 1993, presentando observaciones, el 6 de octubre de 1993, SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., con base en sus marcas Diseño Maggi, esquema de envoltura a colores con caldo de pollo, diseño de pollo en colores etiqueta y envoltura esquemática a colores, para productos de la clase 29.

Por Resolución Nº 0957560 de 28 de noviembre de 1996, el Director Nacional de Propiedad Industrial rechazó la observación presentada y concedió el registro de la marca solicitada. c) Fundamentos jurídicos de la demanda La actora manifiesta que existe confundibilidad derivada de los signos y que “EL INFORME PERICIAL ES CLARO Y CONTUNDENTE AL DETERMINAR QUE PUEDE EXISTIR, DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LOS CONSUMIDO- Sobre la notoriedad de la marca, refiriéndose al informe pericial, sostiene que: “ … tanto las marcas ‘Maggi’ cuanto el dibujo de la gallina son notorias, no solamente por la gran publicidad y alto índice de consumo que tienen, sino también porque así lo identifican los consumidores … se trata de una marca notoria y que su diseño también es notorio”.

Finalmente dice que “Por los fundamentos expuestos, es factible deducir que la aplicación AVECREM, no constituye un signo que por sus características cumple la función de distinción y novedad requerida para ser considerada como marca y a lugar a la observación y denegación del registro solicitado”. d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda El Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca, contesta la demanda proponiendo las siguientes excepciones: (i) suspender el procedimiento y solicitar al Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literales a), d) y e) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena;

(ii) legalidad y validez de la Resolución impugnada ya que guarda conformidad con la Legislación vigente en materia de Propiedad Industrial; y, (iii) negativa pura, simple, llana y absolutamente de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda propuesta. El Director Nacional de Patrocinio del Estado, Delegado del Procurador General del Estado, comparece “con el fin de vigilar las actuaciones judiciales en esta causa …”.

GACETA OFICIAL 06/04/2005 3.24 El Director General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca y Delegado del Procurador General del Estado, al contestar la demanda dice: “Me adhiero y hago mía la contestación a la demanda presentada por el señor Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca; por consiguiente, se dignarán en sentencia aceptar las excepciones propuestas y rechazar en su totalidad el contenido de la maliciosa, infundada e injurídica demanda propuesta por la Actora”.

Administrativo de la República del Ecuador, corresponde interpretar el artículo 73 literal d) de la Decisión 313 solicitado por la consultante y en virtud a lo facultado por los artículos 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 del Estatuto, se interpretará de oficio los artículos 71, 73 literales a) y e) de la misma Decisión 313 por ser aplicables al caso concreto y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 y no así los artículos 81, 83 literales a), d) y e) y 95 de esta última Decisión. La empresa GALLINA BLANCA S.A. en su calidad de tercero coadyuvante comparece y señala domicilio.

Las normas objeto de la presente interpretación prejudicial se transcriben a continuación: Decisión 344 CONSIDERANDO: Disposiciones Transitorias Que las normas contenidas en los artículos 73 literal d) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y 81, 83 literales a), d) y e) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal;

Que este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto (codificado mediante la Decisión 500);

Primera.- “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, subsistirá por el tiempo en que fue concedido. En lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas contenidas en la presente Decisión”.

Decisión 313 “Artículo 71.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación grafica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

( )”. Que, de la lectura del expediente se presume que la solicitud de registro de la marca AVECREM (diseño) se presentó en vigencia de la Decisión 313, conforme al extracto de la solicitud de registro publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 333 de octubre de 1992 que salió a circulación el 30 de agosto de 1993, en consecuencia, de los hechos controvertidos y de las normas aplicables al caso concreto, con base en la solicitud presentada por la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso “Artículo 73.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para GACETA OFICIAL productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

(…) d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad; por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

(…) I. Aplicación del ordenamiento comunitario en el tiempo Como ha sido expuesto en la parte considerativa en torno al ámbito de las normas del ordenamiento jurídico comunitario a ser interpretadas, este Tribunal ha considerado la improcedencia de la interpretación solicitada de los artículos 81, 83 literales a), d) y e) y 95 de la Decisión 344 y no así del artículo 73 literal d) de la Decisión 313, por haberse determinado que la solicitud de registro del signo AVECREM (diseño) ha sido presentado en vigencia de la Decisión 313, por lo que corresponde referirse al tema del tránsito de la normativa comunitaria.

Al respecto, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comu- 06/04/2005 4.24 nitaria sustantiva no surte efectos retroactivos. En consecuencia, las situaciones jurídicas concretas se encuentran sometidas a la norma vigente en el tiempo de su constitución. Y si bien la norma comunitaria nueva no es aplicable a las situaciones jurídicas originadas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata tanto en algunos de los efectos futuros de la situación jurídica nacida bajo el imperio de la norma anterior, como en materia procedimental.

Por lo que, la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la determinación de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.

Al respecto el Tribunal ha señalado que: “si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso”.

(Proceso 38-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 845 de 1 de octubre de 2002, marca: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC Y PREPAC). La nueva normativa, en lo que concierne a la parte procesal, se aplicará a partir de su entrada en vigencia, tanto a los procedimientos por iniciarse como a los que están en curso. En este último caso, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.

Apoyándose en la doctrina, el Tribunal ha manifestado que “La prohibición de retroactividad de las leyes representa una manifestación básica y específica de la seguridad jurídica” (Pérez Luño, Antonio-Enrique: “Seguridad Jurídica”. En “El derecho y la justicia”. Editorial Trotta S.A. Madrid. 2000. pp. 204 y 206). Por ello, “En ge- GACETA OFICIAL 06/04/2005 5.24 neral y siempre que no operen otros principios especiales relativos a la aplicación de las normas jurídicas, el efecto que produce un acto derogatorio es que la norma derogada deberá ser aplicada en aquellos casos aún no resueltos que surgieron con anterioridad a la derogación, pero no a la resolución de nuevos casos … el efecto normal de la derogación consiste en la limitación temporal de la aplicabilidad de las normas jurídicas, de forma que las normas derogadas seguirán siendo aplicables a las relaciones jurídicas que surgieron cuando la norma estaba en vigor… (Aguiló Reglá, Josep: “Derogación”. ob.cit., p. 486)”.

(Proceso 74-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 995 del 9 de octubre de 2003, marca: A+GRÁFICA). La perceptibilidad, es la cualidad que tiene un signo de poder ser expresado y materializado para ser aprehendido por los consumidores o usuarios a través de los sentidos. En el caso de autos, la solicitud de registro como marca del signo AVECREM (diseño) se presentó durante la vigencia de la Decisión 313, por lo que, corresponde a la autoridad nacional competente establecer, de acuerdo a las consideraciones anteriores, la norma aplicable al caso concreto.

En atención a que la percepción se realiza generalmente por el sentido de la vista, se consideran signos perceptibles aquéllos referidos a una o varias palabras, o a uno o varios dibujos o imágenes, individual o conjuntamente estructurados. II. La marca y los requisitos para su registro Con base al concepto de marca que contiene el artículo 71 de la Decisión 313 el Tribunal, en reiterada jurisprudencia, ha definido la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por una o más letras, números, palabras, dibujos, colores u otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.

La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos o servicios, como el interés general de los consumidores o usuarios de dichos productos o servicios, garantizándoles el origen empresarial y la calidad de éstos, evitando el riesgo de confusión o error, tornando así transparente el mercado.

De la anterior definición, se desprenden los siguientes requisitos para el registro de un signo como marca: Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captada y apreciada, es necesario que lo abstracto pase a ser una impresión material identificable, soportada en una o más letras, números, palabras, dibujos u otros elementos individual o conjuntamente estructurados a fin de que, al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios del producto o servicio que pretende amparar y, de esta manera, pueda ser seleccionada con facilidad.

La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión. Sobre el carácter distintivo de la marca, el tratadista Jorge Otamendi sostiene que: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca.

La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene ese poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”. (Otamendi, Jorge. “Derecho de Marcas”. LexisNexis. Abeledo Perrot, Cuarta Edición, Buenos Aires, 2001, p. 27).

Sobre este aspecto el Tribunal ha manifestado en reiteradas ocasiones que: “El signo distintivo es aquel individual y singular frente a los demás y que no es confundible con otros de la misma especie en el mercado de servicios y de productos. El signo que no tenga estas características, carecería del objeto o función esencial de la marca, cual es el de distinguir unos produc- GACETA OFICIAL 06/04/2005 6.24 tos de otros”.

(Proceso 19-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 585 de 20 de julio de 2000, marca: LOS ALPES). producto o servicio que va a distinguir. (Proceso 09-IP-94, publicado en la G.O.A.C. Nº 180 de 10 de mayo de 1995, marca: DIDA). La susceptibilidad de representación gráfica, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor.

Este requisito guarda correspondencia con lo dispuesto en el artículo 77 literal d) de la Decisión 313, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos. Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. Sin embargo al efectuar el cotejo de estas marcas se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.

A fin de llegar a tal determinación, “en el análisis … hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que … suscita en el consumidor… debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores …”.

Y con relación a la prioridad de estos elementos, la doctrina, también dice que se debe determinar la “situación y el relieve del componente gráfico en el conjunto de la marca mixta; y sobre todo, la notoriedad del componente gráfico común a las marcas comparadas. En cambio, si el elemento gráfico no evoca concepto alguno, el denominativo desplazaría en principio al gráfico, siendo en ese caso, y en definitiva, aquel elemento el predominante, y en el cual debe centrarse el análisis comparativo”.

(Fernández-Novoa, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 240). Sobre el tema, Marco Matías Alemán sostiene: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”.

(Alemán, Marco Matías, “Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios”, Top Manangement, Bogotá, p. 77). En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si la marca AVECREM (diseño) cumple con los requisitos del artículo 71, y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los literales pertinentes de los artículos 72 y 73, de la referida Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

III. Signos gráficos y mixtos El Tribunal considera necesario examinar lo concerniente a las marcas gráficas y mixtas, puesto que tienen relación directa con el caso concreto. Las marcas gráficas llamadas también visuales porque se aprecian a través del sentido de la vista, son figuras o imágenes que se caracterizan por la forma en que están expresadas.

La jurisprudencia del Tribunal ha precisado que dentro del señalado tipo de marcas se encuentran las puramente gráficas, que evocan en el consumidor únicamente la imagen del signo y que se representan a través de un conjunto de líneas, dibujos, colores, etc.; y las figurativas, que evocan en el consumidor un concepto concreto, el nombre que representa este concepto y que es también el nombre con el que se solicita el El Tribunal ha reiterado: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 410 de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. mixta). GACETA OFICIAL La jurisprudencia también dice: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.

Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000). Estos criterios deberán ser tomados en consideración a tiempo de proceder al cotejo, en el presente caso, entre la marca AVECREM (diseño) y Diseño Maggi, esquema de envoltura a colores con caldo de pollo, diseño de pollo en colores etiqueta y envoltura esquemática a colores.

IV. Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos, riesgo de confusión y reglas para efectuar el cotejo marcario Las prohibiciones contenidas en el artículo 73 de la Decisión 313 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros al prohibir que se registren como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

En consecuencia, no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad. El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”.

(Proceso 85-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1124 de 4 de octubre de 2004, marca: DIUSED JEANS). Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate. 06/04/2005 7.24 El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. (Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 914 de 1 de abril de 2003, marca: CHILIS y diseño).

Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios;

(iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. (Proceso 82-IP2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891 de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S). El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad.

En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso 82-IP-2002, ya citado). Es importante señalar que la comparación entre los signos, deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cual es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a GACETA OFICIAL establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro…”.

(Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1089 del 5 de julio de 2004, marca: EAU DE SOLEIL DE EBEL citando a los procesos 18-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 340 de 13 de mayo de 1998, marca US TOP). En este contexto el Tribunal ha enfatizado acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta riesgo de confusión, toda vez que entre los signos en proceso de comparación puede existir identidad o similitud así como también entre los productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto; podría presumirse, incluso, la presencia de la confusión. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, con la mayor precisión posible.

Asimismo, el Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quien la determinará, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de la semejanza.

En lo que respecta a los ámbitos de la confusión el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.

El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.

(Proceso 48-IP-2004, ya mencionado, citando al Pro- 06/04/2005 8.24 ceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329 de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX). La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, donde la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

La similitud fonética se da, entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similares ideas, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. Reglas para efectuar el cotejo marcario A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, de ser aplicados al caso objeto de la presente interpretación, son los siguientes: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denomina- GACETA OFICIAL ciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes” (Fernández-Novoa, Carlos, Ob.

Cit. p. 215). 2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario. 4.

Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa (Breuer Moreno, Pedro, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.). En el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar si la posible existencia o no de similitud, entre AVECREM y Diseño Maggi, esquema de envoltura a colores con caldo de pollo, diseño de pollo en colores etiqueta y envoltura esquemática a colores es ideológica, ortográfica o fonética, así como relacionarlos con los productos o servicios que amparan.

V. La marca notoriamente conocida y su prueba La marca notoriamente conocida es aquella en la que convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que la marca se refiere con el uso intensivo de la misma y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios por ella protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente. 06/04/2005 9.24 La difusión de la marca en los diferentes mercados, la intensidad del uso que de ella se hiciere, y el prestigio adquirido, influyen decisivamente para que ésta adquiera el carácter de notoria, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al status de notoria.

Para el tratadista Carlos Fernández-Novoa, la marca notoria es “aquella que goza de difusión o –lo que es lo mismo- es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca. La difusión entre el sector correspondiente de los consumidores es el presupuesto de la notoriedad de la marca” (FernándezNovoa, Carlos, p. 32).

El Profesor José Manuel Otero Lastres sobre el tema, en base a lo señalado precedentemente, define a la marca notoriamente conocida como: “aquella marca que goza de difusión y ha logrado el reconocimiento de los círculos interesados (los consumidores y los competidores). De esta definición se desprende que son dos las notas fundamentales que caracterizan este tipo de marcas: un determinado grado de difusión y el reconocimiento en el mercado por los círculos interesados como signo indicador del origen empresarial del correspondiente producto o servicio”.

(Otero Lastres, José Manuel, “La prueba de la marca notoriamente conocida en el Derecho Marcario”, Seminario Internacional, Quito, 1996, p. 243). Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo.

Igualmente ha sostenido “… a tenor de la disposición prevista … el reconocimiento de la marca notoria, como signo distintivo de bienes o servicios determinados presupone su conocimiento en el país en que se haya solicitado su registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados, es decir, por la mayor parte del sector de consumidores o usuarios a que estén destinados los bienes o servicios”.

(Proceso 143-IP-2004, aprobado el 10 de noviembre de 2004). Asimismo el Tribunal ha manifestado en relación al artículo 73 literal e) de la Decisión 313 “… la protección especial que se otorga a la GACETA OFICIAL marca notoriamente conocida se extiende –caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro- con independencia de la clase a que pertenezca el producto de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla”.

(Proceso 143-IP-2004, ya citado). La notoriedad de la marca no se presume, deben ser probadas, por quien la alega, las circunstancias que le dan ese estatus. Al respecto el Tribunal recogiendo criterios doctrinarios, ha sentado la siguiente jurisprudencia: “En la concepción proteccionista de la marca notoria, ésta tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surja de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status”.

(Proceso 08IP-95, caso “LISTER”, publicado en la G.O.A.C. Nº 231 de 17 de octubre 1996). En consecuencia, la notoriedad de la marca constituye un hecho que debe ser probado por quien la alega, con base en los criterios contenidos en la presente interpretación prejudicial y que se refieren a: la extensión de su conocimiento entre el público consumidor, la intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad, la antigüedad de la marca y su uso constante y el análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca y tal como lo señala el Tribunal “Aun en el supuesto de que una marca haya sido declarada administrativa o judicialmente como notoria, tiene que ser presentada a juicio tal resolución o sentencia, constituyéndose éstas en una prueba con una carga de gran contenido procedimental”.

(Proceso 8IP-95, ya citado). En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE PRIMERO: De acuerdo con el principio de irretroactividad, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma 06/04/2005 10.24 comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos, en consecuencia la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para determinar si se cumplieron o no los requisitos de registrabilidad y resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo.

La norma comunitaria en materia procesal se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los trámites en curso o por iniciarse. De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a los trámites procesales pendientes, y no, salvo previsión expresa, a los ya cumplidos.

SEGUNDO: Un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, de conformidad con los criterios sentados en la presente interpretación prejudicial y no debe estar incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 72 y 73 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

TERCERO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de signos mixtos, es necesario conservar su unidad sin ser posible descomponerlo para efectos de comparar los elementos que los conforman de manera aislada. El elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser determinantes, en tal sentido, el Juez Consultante deberá examinar los elementos distintivos de cada uno de ellos.

CUARTO: No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

GACETA OFICIAL 06/04/2005 11.24 QUINTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador, con cierta discrecionalidad pero alejados de toda arbitrariedad, la potestad de determinar el riesgo de confusión con base a reglas y principios elaborados por la doctrina y la jurisprudencia recogidos en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza gráfica, fonética o ideológica que pudieran existir entre los signos, donde debe apreciarse de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias.

Ecuador deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 3607-ML de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

SEXTO: La protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende –caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro- con independencia de la clase a que pertenezca el producto de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla.

Walter Kaune Arteaga PRESIDENTE (E) Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Mónica Rosell SECRETARIA La calidad de marca notoriamente conocida no se presume debiendo probarse por quien la alega, las circunstancias que le dan ese estatus, con base a los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- La Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de la República del Mónica Rosell SECRETARIA PROCESO 164-IP-2004 Interpretación prejudicial de los artículos 82 literal a) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con base a la solicitud presentada por la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador e interpretación de oficio del artículo 81 de la misma Decisión. Marca: LEXIS.

Actor: REED ELSEVIER PROPERTIES INC. Proceso interno Nº 6999-LP. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintitrés días del mes de febrero del año dos mil cinco. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador, por intermedio de su Presidente Eloy Torres Guzmán, relativa a los artículos 82 literal a) y 83 literal a) de la GACETA OFICIAL Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dentro del proceso interno Nº 6999LP.

El auto de 2 de febrero de 2005, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir, en lo principal, con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante en la solicitud formulada en el oficio Nº 624-TCA-DQ-1S-6999-LP de 23 de noviembre de 2004, complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno Demandante es la compañía REED ELSEVIER PROPERTIES INC. y demandados son el Director Nacional de Propiedad Industrial y el Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual.

Tercero Interesado es Legislación Económica S.A. LEGIS S.A. b) Hechos La sociedad REED ELSEVIER PROPERTIES INC. solicitó el registro de la denominación LEXIS para distinguir servicios de la clase 42. (Clasificación Internacional de Niza. Clase 42. Servicios científicos y tecnológicos así como servicios de investigación y diseño relativos a ellos; servicios de análisis y de investigación industrial; diseño y desarrollo de ordenadores y software; servicios jurídicos).

Con fecha 2 de junio de 1998, LEGISLACIÓN ECONÓMICA S.A. LEGIS S.A. presenta observación con base en sus marcas LEGIS y LEGIS + GRÁFICA destinadas a proteger productos de las clases 16 y 9 y servicios de las clases 35 y 42. Por Resolución Nº 974592 de 19 de noviembre de 1999, el Director Nacional de Propiedad Industrial resolvió “Aceptar la observación presentada, y denegar el registro de la denominación, por contravenir las disposiciones legales contenidas en los Arts. 82 literal a) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena …”. c) Fundamentos jurídicos de la demanda La actora manifiesta que “… las marcas son fonéticamente diferentes, la marca solicitada 06/04/2005 12.24 por mi representada es una marca notoriamente conocida y registrada en varios países del mundo, incluyendo países del Acuerdo de Cartagena …”.

Manifiesta también que “No cabe presuponer asociación de la marca ‘LEXIS’ con otra fuente de origen que no sea la de la empresa propietaria de la marca, en razón de que dicha marca es notoriamente conocida y poseedora, en consecuencia de suficiente distintividad frente a otras marcas de la competencia”. Indica que “… la posibilidad de confusión entre las marcas en conflicto disminuye significativamente si tomamos en cuenta que LEGIS S.A. no tiene registrada su marca ‘LEGIS’ en el Ecuador para distinguir productos de la clase internacional Nº 42, razón por lo (sic) cual dicha compañía no puede utilizar la marca ‘LEGIS’ para proteger los productos de la ya mencionada clase internacional Nº 42 en el Ecuador”.

Sostiene que “La marca LEXIS … ha adquirido la calidad de marca notoriamente conocida … Documentación probatoria de dicha declaratoria de notoriedad fue debidamente presentada … Esta notoriedad le faculta a mi representada a registrar y usar su marca en el Ecuador, teniendo en cuenta que no existe una marca idéntica que impida tal registro; en otras palabras, es a Reed Elsevier Propierties, Inc. a quien le asiste un mejor derecho para tener inscrita su marca ‘LEXIS’ en el Ecuador”.

Finalmente dice que “… en vista de que la denominación ‘LEXIS’ es un signo suficientemente distintivo y se trata de una marca notoriamente conocida, lo cual diluye cualquier riesgo de confusión en el público consumidor”. d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda El Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, al responder a la demanda dice: “Niego los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda.

Me ratifico en la Resolución Nº 974592, materia de la impugnación, pues guarda conformidad con la legislación andina y nacional. Al momento de dictar sentencia sírvanse acoger mis excepciones y rechazar la demanda…”. El abogado del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, al responder la demanda, dice: “1. Niego los fundamentos de hecho y GACETA OFICIAL 06/04/2005 13.24 derecho contenidos en la demanda objeto de la presente causa. 2.

Legitimidad del acto administrativo impugnado por provenir de autoridad competente, estar ajustado a derecho y debidamente motivado. 3. Falta de derecho del actor para propender la demanda por carecer de fundamento sus pretensiones. 4. que se tenga como prueba a favor del IEPI, el expediente administrativo que contiene los fundamentos técnicos y legales. 5.

Impugno la prueba que llegare a presentar el actor en todo cuanto tuviere de ilegal, impertinente, indebidamente pedida y actuada”. el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto (codificado mediante la Decisión 500);

El Director Nacional de Propiedad Industrial, contesta la demanda deduciendo las siguientes excepciones: Negativa, pura y simple de los fundamentos de hecho y derecho de la demanda, hace una relación de todos los hechos y finalmente dice que: “Por las excepciones de orden legal expuestas, se servirán … rechazar la demanda. Impugno la prueba que llegare a presentar el actor, en todo cuanto tuviera de ilegal, imprudente, indebidamente pedida y actuada.

Remito el expediente administrativo como prueba de mi parte en el presente proceso”. Que, de la lectura del expediente se presume que la solicitud de registro de la marca LEXIS se presentó en vigencia de la Decisión 344, toda vez que la observación se realizó el 2 de junio de 1998, en consecuencia, de los hechos controvertidos y de las normas aplicables al caso concreto, corresponde interpretar el artículo 82 literal a) y 83 literal a) de la Decisión 344 solicitado por la consultante y, en virtud a lo facultado por los artículos 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 del Estatuto, se interpretará de oficio el artículo 81 de la misma Decisión por ser aplicable al caso concreto.

El Director de Patrocinio, delegado del Procurador General del Estado, manifiesta que comparece “Con el fin de vigilar las actuaciones procesales en esta causa…”. Las normas objeto de la presente interpretación prejudicial se transcriben a continuación: LEGISLACIÓN ECONÓMICA S.A. LEGIS S.A., tercero interesado, dice: “… comparezco ante Ustedes y digo: 1.

Que señalo para futuras notificaciones el casillero judicial Nº 659 del Palacio de Justicia de esta ciudad de Quito. 2. Que … mi intervención dentro de la presente causa se encuentra debidamente legitimada, toda vez que mi personería fue reconocida en la instancia administrativa”. “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación grafica.

CONSIDERANDO: Decisión 344 Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. Que las normas contenidas en los artículos 82 literal a) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal;

“Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: Que este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior; ( )”. GACETA OFICIAL relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

(…) 06/04/2005 14.24 números, palabras, dibujos u otros elementos individual o conjuntamente estructurados a fin de que, al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios del producto o servicio que pretende amparar y, de esta manera, pueda ser seleccionada con facilidad.

En atención a que la percepción se realiza generalmente por el sentido de la vista, se consideran signos perceptibles aquéllos referidos a una o varias palabras, o a uno o varios dibujos o imágenes, individual o conjuntamente estructurados. I. La marca y los requisitos para su registro Con base al concepto de marca que contiene el artículo 81 de la Decisión 344 el Tribunal, en reiterada jurisprudencia, ha definido la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por una o más letras, números, palabras, dibujos, colores u otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.

La perceptibilidad, es la cualidad que tiene un signo de poder ser expresado y materializado para ser aprehendido por los consumidores o usuarios a través de los sentidos. Sobre este aspecto el Tribunal ha manifestado en reiteradas ocasiones que: “El signo distintivo es aquel individual y singular frente a los demás y que no es confundible con otros de la misma especie en el mercado de servicios y de productos.

El signo que no tenga estas características, carecería del objeto o función esencial de la marca, cual es el de distinguir unos productos de otros”. (Proceso 19-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 585 de 20 de julio de 2000, marca: LOS ALPES). Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captada y apreciada, es necesario que lo abstracto pase a ser una impresión material identificable, soportada en una o más letras, La susceptibilidad de representación gráfica, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser cap- De la anterior definición, se desprenden los siguientes requisitos para el registro de un signo como marca: GACETA OFICIAL tado por el público consumidor.

Este requisito guarda correspondencia con lo dispuesto en el artículo 88 literal d) de la Decisión 344, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos. Sobre el tema, Marco Matías Alemán sostiene: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”.

(Alemán, Marco Matías, “Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios”, Top Manangement, Bogotá, p. 77). En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si la marca LEXIS cumple con los requisitos del artículo 81, y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los literales pertinentes de los artículos 82 y 83, de la referida Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

II. Signos denominativos, gráficos y mixtos El Tribunal considera necesario examinar lo concerniente a las marcas denominativas, gráficas y mixtas, puesto que tienen relación directa con el caso concreto. Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual.

Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Las marcas gráficas llamadas también visuales porque se aprecian a través del sentido de la vista, son figuras o imágenes que se caracterizan por la forma en que están expresadas.

La jurisprudencia del Tribunal ha precisado que dentro del señalado tipo de marcas se encuentran 06/04/2005 15.24 las puramente gráficas, que evocan en el consumidor únicamente la imagen del signo y que se representan a través de un conjunto de líneas, dibujos, colores, etc.; y las figurativas, que evocan en el consumidor una idea o un concepto concreto, el nombre que representa este concepto y que es también el nombre con el que se solicita el producto o servicio que va a distinguir.

(Proceso 09-IP-94, publicado en la G.O.A.C. Nº 180 de 10 de mayo de 1995, marca: DIDA). Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado.

Sin embargo al efectuar el cotejo de estas marcas se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. A fin de llegar a tal determinación, “en el análisis … hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que … suscita en el consumidor… debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores …”.

(Fernández-Novoa, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 240). El Tribunal ha reiterado: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, GACETA OFICIAL que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 410 de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. mixta). La jurisprudencia también dice: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.

III. Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos, riesgo de confusión y reglas para efectuar el cotejo marcario Las prohibiciones contenidas en el artículo 83 de la Decisión 344 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros al prohibir que se registren como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. (Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 914 de 1 de abril de 2003, marca: CHILIS y diseño).

En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso 82-IP-2002, ya citado). Es importante señalar que la comparación entre los signos, deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una GACETA OFICIAL visión en conjunto del signo, para desprender cual es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro…”.

Asimismo, el Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quien la determinará con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de la semejanza.

El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la perso- 06/04/2005 17.24 na a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.

(Proceso 48-IP-2004, ya mencionado, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329 de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX). La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, donde la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. Reglas para efectuar el cotejo marcario A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, de ser aplicados al caso objeto de la presente interpretación, son los siguientes: GACETA OFICIAL 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes” (Fernández-Novoa, Carlos, Ob.

Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa (Breuer Moreno, Pedro, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.). En el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar si la posible existencia o no de similitud, entre LEXIS y LEGIS y LEGIS+GRÁFICA es ideológica, ortográfica o fonética, así como relacionarlos con los productos o servicios que amparan. 06/04/2005 18.24 distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, de conformidad con los criterios sentados en la presente interpretación prejudicial y no debe estar incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

SEGUNDO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de dos signos nominativos y uno mixto, es necesario conservar su unidad sin ser posible descomponerlo para efectos de comparar los elementos que los conforman de manera aislada. El elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser determinantes, en tal sentido, el Juez Consultante deberá examinar los elementos distintivos de cada uno de ellos.

TERCERO: No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

CONCLUYE CUARTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador, con cierta discrecionalidad pero alejados de toda arbitrariedad, la potestad de determinar el riesgo de confusión con base a reglas y principios elaborados por la doctrina y la jurisprudencia recogidos en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza gráfica, fonética o ideológica que pudieran existir entre los signos, donde debe apreciarse de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias.

PRIMERO: Un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de La Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de la República del En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA GACETA OFICIAL 06/04/2005 19.24 Ecuador deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 6999-L.P. de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Mónica Rosell SECRETARIA Walter Kaune Arteaga PRESIDENTE (E) Mónica Rosell SECRETARIA PROCESO 14-IP-2005 Interpretación prejudicial del artículo 174 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, realizada con base en la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

ANTECEDENTES: En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero doctor Camilo Arciniegas Andrade. Actúa como demandante la firma ETERNIT COLOMBIANA S.A., siendo demandada la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. 1.1.

Partes 1.2. Actos demandados VISTOS: Que la solicitud recibida por este Tribunal el 4 de febrero del 2005, se ajustó suficientemente a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por medio de auto de 16 de febrero del 2005.

La interpretación se plantea en razón de que la firma ETERNIT COLOMBIANA S.A., mediante apoderado, solicita que se declare la nulidad de las siguientes Resoluciones expedidas por la mencionada Superintendencia: - Nº 30622, de 23 de septiembre del 2002, emitida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la aludida Dependencia, quien GACETA OFICIAL 06/04/2005 20.24 decidió declarar la caducidad del título correspondiente a la marca CANALETA 43, que ampara productos de la clase internacional Nº 6.

Colombia, sin pronunciamiento previo alguno, según así se expresa, declaró la caducidad del título de la marca CANALETA 43, mediante Resolución Nº 30622. - Nº 38308, de 28 de diciembre (sic) del 2002, emitida por la misma Dependencia, la cual, al resolver el recurso de reposición planteado en contra de la Resolución anterior, confirmó la decisión contenida en la misma; y, - La sociedad ETERNIT COLOMBIANA S.A., dentro del término legal respectivo, presentó recurso de reposición y en subsidio el de apelación contra de la resolución Nº 30622. - Nº 42524, de 27 de diciembre del 2002, emitida por la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial (E) de la misma Institución, quien al resolver el recurso de apelación interpuesto, confirmó también lo decidido en la Resolución inicial Nº 30622.

Solicita adicionalmente la actora, que como consecuencia de la anulación de las resoluciones aludidas, se conceda la renovación del registro de la marca CANALETA 43. - El 28 de diciembre (sic) del 2002, la misma Dependencia resolvió el recurso de reposición, por medio de la Resolución Nº 38308, por la cual confirmó la resolución inicial. - El 27 de diciembre del mismo año, la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial (E), resolvió a su vez el recurso de apelación, mediante la Resolución Nº 42524, confirmado también lo decidió en la Resolución Nº 30622. b) Escrito de demanda 1.3.

Hechos relevantes Del expediente remitido por el Consejo de Estado compareciente, han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos - El 25 de agosto de 1987, mediante Resolución Nº 5057, la firma ETERNIT COLOMBIANA S.A. obtuvo registro de la denominación “CANALETA 43”, como marca destinada a amparar productos comprendidos en la clase 6 de la Clasificación Internacional de Niza.1 - El 30 de diciembre de 1992, la misma firma obtuvo la primera renovación de la marca CANALETA 43, mediante Resolución Nº 5404. - El 23 de mayo del 2002, estando dentro del tiempo previsto para ese propósito, solicitó una segunda renovación del registro de la aludida marca. - El 23 de septiembre también del 2002, la Superintendecia de Industria y Comercio de 1 Clase 6.- Metales comunes y sus aleaciones; materiales de construcción metálicos; construcciones transportables metálicas; materiales metálicos para vías férreas; cables e hilos matálicos no eléctricos; cerrajería y ferretería metálica; tubos matálicos; cajas de caudales; productos metálicos no comprendidos en otras clases; minerales.

La sociedad ETERNIT COLOMBIANA S.A. manifiesta que el 25 de agosto de 1987, mediante Resolución Nº 5057, la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia concedió el registro de la denominación “CANALETA 43”, como marca destinada a amparar productos comprendidos en la clase internacional Nº 6, con vigencia hasta el 25 de agosto de 1992.

Expresa que encontrándose dentro del término previsto para la renovación de dicho registro, la mencionada sociedad solicitó la primera renovación del mismo, la que fue concedida mediante Resolución Nº 5404, de 30 de diciembre de 1992, con vigencia hasta el 27 de agosto del año 2002. Sostiene que el 23 de mayo del 2002 y dentro del tiempo legal permitido, presentó solicitud para una nueva renovación de dicho registro, anexando para ese trámite los pagos y documentación requeridos.

No obstante, sin que mediase fundamentación alguna de parte de la mencionada Superintendencia respecto de la solicitud presentada, ésta expidió la Resolución Nº 30622, de 23 de septiembre del 2002, mediante la cual decide la caducidad del título de la marca CANALETA 43; resolución que fue objeto de los recursos de reposición y subsidiario de apelación. Argumenta que “…los actos acusados se expidieron en forma irregular y con violación de los derechos de defensa y debido proceso de que GACETA OFICIAL es titular la actora, pues, entre otras irregularidades, se omitió tener en cuenta que el Código Contencioso Administrativo dispone que la facultad sancionatoria de las autoridades administrativas caduca a los 3 años de producido el acto antijurídico.

La sanción de que se trata en el presente caso es de aquellas denominadas rescisorias de los actos administrativos favorables, y debe tenerse en cuenta que hasta los regímenes sancionatorios más severos prevén la prescripción de las penas o la caducidad de las acciones sancionatorias.”. Sostiene que “antes de imponer una sanción la autoridad debe surtir un trámite en que se oigan las razones de los afectados, con todo, la decisión de la Superintendencia mediante la cual se declaró la caducidad de la marca CANALETA 43 para distinguir productos de la Clase 6 de la Clasificación Internacional, omitió dicho trámite, violándole a la actora su derecho de defensa.

Asimismo, si la demandada no consideraba viable acceder a la renovación del registro, así debió manifestarlo en la Resolución 30622 de 23 de septiembre de 2002, en respuesta a la solicitud elevada en ejercicio del derecho de petición.”. Refiere la violación de los artículos 114 de la Decisión 344 y, 174 de la Decisión 486, así como de determinados artículos del Código Contencioso Administrativo y de la Constitución de Colombia. c) Contestación a la demanda No obra del expediente recibido por este Tribunal, prueba de que la Superintendencia de Industria y Comercio haya contestado la demanda.

Sin embargo, en el informe sucinto presentado por el Consejo de Estado compareciente, se expresa que “la Superintendencia de Industria y Comercio se opuso a las pretensiones de la demanda argumentando que era forzosa la aplicación del artículo 25 del Decreto 2591 de 2000, que reglamenta parcialmente la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (sic), por cuanto ETERNIT COLOMBIANA S.A., a la fecha en que vencieron los tres meses otorgados por la norma para pagar las tasas correspondientes a la renovación del registro de la marca CANALETA 43, no se había allanado a hacerlo.

El artículo bien se pronuncia en cuanto a que puede declararse la caducidad de aquellos títulos concedidos entre el 8 de abril de 06/04/2005 21.24 1992 y la fecha de publicación de la norma, cuyo pago no se haya acreditado dentro de los tres meses siguientes a la fecha de su entrada en vigencia.”. Según ha sido adicionalmente aseverado en el aludido informe, la Superintendencia ha sostenido que “…tampoco puede afirmarse que los trámites adelantados hayan violado el debido proceso o el derecho de defensa de la actora, pues entre otras, se permitió el ejercicio de los recursos de vía gubernativa.

Por su parte, la solicitud de renovación presentada el 23 de mayo de 2002 para el período comprendido entre el 25 de agosto de 2002 y 25 de agosto de 2012, sería resuelta mediante el acto administrativo correspondiente” … ”Por todo lo anterior, la Resolución acusada se ajusta a derecho y no viola las normas superiores.”. Con vista de lo antes expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, CONSIDERANDO:

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL La interpretación prejudicial ha sido estructurada con base en lo dispuesto por el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal pues, en efecto, la solicitud presentada se ajusta suficientemente a las exigencias establecidas por dicho artículo, ya que se identifica a la Instancia Nacional Consultante, se hace una relación de las normas cuya interpretación se pide, se presenta un informe sucinto de los hechos considerados relevantes, se refiere la causa interna que la origina y, se señala lugar y dirección concretos para la recepción de la respuesta a la consulta.

Este Tribunal, por otra parte, es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional competente, como lo es en este caso la jurisdicción nacional consultante, conforme lo establecen los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Organismo.

2. CONSIDERACIONES PREVIAS El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, ha solicitado por medio de oficio Nº 0082, de 27 de enero del 2005, la in- GACETA OFICIAL terpretación prejudicial de los artículos 114 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, 174 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Estima al respecto este Tribunal, que procede atender el pedido, pero limitado a únicamente el artículo 174 de la Decisión 486 en referencia, toda vez que la solicitud relativa a la segunda renovación del registro fue presentada el 23 de mayo del 2002, esto es, en vigencia de la Decisión 486; interpretación que se considera conveniente extender, de oficio, al artículo 153 y a la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; todo, al amparo de lo previsto en el artículo 34 del Tratado de Creación de este Organo Jurisdiccional. 3.

NORMAS A SER INTERPRETADAS En consecuencia con lo expresado anteriormente, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISION 486 ( ) “Artículo 153.- El titular del registro, o quien tuviere legítimo interés, deberá solicitar la renovación del registro ante la oficina nacional competente, dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro.

No obstante, tanto el titular del registro como quien tuviere legítimo interés gozarán de un plazo de gracia de seis meses, contados a partir de la fecha de vencimiento del registro, para solicitar su renovación. A tal efecto acompañará los comprobantes de pago de las tasas establecidas, pagando conjuntamente el recargo correspondiente si así lo permiten las normas internas de los Países Miembros.

Durante el plazo referido, el registro de marca mantendrá su plena vigencia. “A efectos de la renovación no se exigirá prueba de uso de la marca y se renovará de manera automática, en los mismos términos del registro original. Sin embargo, el titular podrá reducir o limitar los productos o servicios indicados en el registro original”. (…) “Artículo 174.- El registro de la marca caducará de pleno derecho si el titular o quien 06/04/2005 22.24 tuviera legítimo interés no solicita la renovación dentro del término legal, incluido el período de gracia, de acuerdo con lo establecido en la presente Decisión. “Asimismo, será causal de caducidad la falta de pago de las tasas, en los términos que determine la legislación nacional del País Miembro.” (…) “Disposición Transitoria Primera: “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento, salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. ”En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. ”Para el caso de los procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubieren cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.

4. TRANSITO EN LA NORMATIVA COMUNITARIA Conforme ha sido expuesto en las consideraciones previas realizadas en torno a esta interpretación prejudicial, este Organo Comunitario ha determinado la improcedencia de la interpretación pedida del artículo 114 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, considerando preciso interpretar únicamente el artículo 174 de la Decisión 486, toda vez que la solicitud relativa a la segunda renovación del registro ha sido presentada el 23 de mayo del 2002, esto es, en vigencia de esa Decisión. Lo manifestado resulta no sólo de la aplicación de los principios generales del derecho sobre tránsito legislativo sino, además, de los términos de la Disposición Transitoria Primera del Régimen Común de Propiedad Industrial establecido por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, subrogatoria de la 344, con GACETA OFICIAL apoyo en los cuales se determina que, en materia de derecho sustancial, el aplicable en el período de transición está constituido por las disposiciones vigentes a la fecha de presentación de la solicitud.

En este caso, la solicitud dirigida a obtener una segunda renovación del registro de la marca “CANALETA 43”, ha sido presentada, como se ha dicho, en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión. En tratándose de solicitudes para el registro de marcas, situación que resulta analógicamente aplicable a una solicitud que se presente para la renovación de un registro, este Tribunal ha señalado en su jurisprudencia: “…si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso”. 2 5.

RENOVACION Y CADUCIDAD DE UN REGISTRO. El artículo 174 de la Decisión 486 se refiere a la caducidad de un registro; según esta norma, la caducidad se produce cuando el titular del registro no solicitare su renovación ante la Oficina Nacional Competente dentro de los términos establecidos para el efecto, según así lo determina el artículo 153 de la misma Decisión o, cuando no se pagaren las tasas respectivas en las condiciones que fije la legislación nacional del País Miembro, conforme lo determina el inciso segundo del mismo artículo.

El registro de una marca tiene una duración de diez años contados a partir de la fecha de su concesión. Seis meses antes de la expiración de dicho plazo, el titular de la marca, si desea mantener el registro en vigencia, deberá necesariamente solicitar su renovación; sin embargo, según el artículo 153 de la Decisión 486, si el titular no la solicita dentro de dicho plazo, el 2 Proceso 38-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 845, de 1 de octubre de 2002, marca: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC Y PEPAC.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 06/04/2005 23.24 registro permanece en vigencia, incluso seis meses después de su vencimiento. Dentro de este tiempo el interesado podrá solicitar la renovación, siempre y cuando acompañe el comprobante de haber pagado las tasas correspondientes, si así lo dispone la legislación del respectivo País Miembro.

Con lo expresado se concluye, que la caducidad por falta de renovación del registro marcario sólo se produce, en realidad, seis meses después de su vencimiento. La caducidad del registro es, en todo caso, un modo de extinción del derecho al uso exclusivo de la marca. Independientemente de cuál haya sido la causal que originó la extinción de ese derecho, el signo adquiere la categoría de res nullius, es decir, su registro puede ser solicitado por cualquier persona, inclusive por quien fue el antiguo titular del registro.

Sin embargo, la situación jurídica en que éste se encuentra a partir de la caducidad, presenta una connotación distinta según que el registro haya caducado por una u otra de las causales señaladas en el artículo 174 citado. Si aquélla se produjo por falta de renovación y, el antiguo titular solicita el nuevo registro dentro de los seis meses posteriores al periodo de gracia dispuesto en el artículo 153, adquiere la prerrogativa consistente en que contra dicha solicitud “no procederán observaciones con base en el registro de terceros que hubieren coexistido con la marca solicitada”.

En cambio, si la caducidad se produjo en virtud de la falta de pago de las tasas correspondientes, quien era el antiguo titular no cuenta con prerrogativa alguna, pudiendo presentar nueva solicitud de registro, pero sujeta a recibir el mismo tratamiento que se daría a la solicitud de cualquier otra persona. A este respecto y, precisando los efectos que en último término produce la caducidad del registro, ha dicho el Tribunal: “ El registro caducado, deja en libertad al propio titular o a un tercero para solicitar la marca ubicándose todos en la misma situación jurídica, como si se tratara de un nuevo registro.”. 3 3 Proceso Nº 9-IP-94, sentencia de 24 de marzo de 1995.

Gaceta Oficial Nº 180, de 10 de mayo de 1995. Marca: “DIDA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA 06/04/2005 24.24 5. Será causal de caducidad, la falta de pago de las tasas aplicables a la renovación de registros, en los términos que establezca la legislación nacional del País Miembro respectivo, de ser ese el caso.

C O N C L U Y E: 1. Los jueces nacionales de los Países Miembros, tienen facultad para solicitar la interpretación prejudicial de las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico Andino que sean aplicables al caso que se encuentre para su decisión. Sin embargo, este Tribunal es quien decide cuáles son en definitiva las normas pertinentes a interpretar, sugeridas o no por el requirente y, necesarias a fin de lograr una comprensión global del caso consultado. 2.

En cuanto a la renovación de un registro, mientras no se agoten todos los plazos establecidos para que el titular de una marca opte por el derecho a la renovación, aquélla sigue vigente con todas las consecuencias legales, inclusive como impedimento para el registro de marcas posteriores. 3. La caducidad del registro genera para el titular de la misma, la pérdida de todo derecho respecto de la marca.

El registro caducado deja en libertad al propio titular o a un tercero para solicitar el registro de la marca, ubicándose todos en la misma situación jurídica, como si se tratara de un nuevo registro. 4. Preestablecida la facultad para que las legislaciones nacionales regulen los campos no comprendidos en una Decisión, esa competencia se remite también a la legislación nacional vigente para ese momento y a la que pudieran dictar posteriormente los Países Miembros, considerando en una u otra situaciones, que el derecho interno no puede ser contradictorio o pugnar con el comunitario, el que, en todo caso, es prevaleciente.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia dentro del expediente interno Nº 2003-00262-01, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, codificado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.

Deberá tomar en cuenta, también, lo previsto en el último inciso del artículo 128 del mencionado Instrumento. Notifíquese esta interpretación prejudicial al mencionado Consejo, mediante copia sellada y certificada de la misma. Remítase además copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Walter Kaune Arteaga PRESIDENTE (E) Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Mónica Rosell SECRETARIA Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú

Documents published in this gazette