PROCESO 170-IP-2004 Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 81 y 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con base en la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Primera.

Marca: LA FENETRE+diseño. Actor: Sociedad SODIMAC COLOMBIA S.A. Proceso Interno Nº 2003-00147 (8914). EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los nueve días del mes de marzo del año dos mil cinco. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero Ponente Doctor Camilo Arciniegas Andrade, relativa al artículo 135 literales e) y f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 2003-00147 (8914).

El auto de 16 de febrero de 2005, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante en la solicitud que se acompaña al oficio Nº 2139 de 30 de noviembre del año 2004, complementados con los documentos incluidos en anexos. 1.

Partes en el proceso interno Demandante es la Sociedad SODIMAC COLOMBIA S.A., y demandada es la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. 2. Hechos El 27 de septiembre de 2000, la sociedad SODIMAC COLOMBIA S.A. solicitó el registro de la marca LA FENETRE+diseño para distinguir productos comprendidos en Clase 6 de la Clasificación Internacional.

(Clasificación Internacional de Niza. Clase 6: Metales comunes y sus aleaciones; materiales de construcción metálicos; construcciones transportables metálicas; materiales metálicos para vías férreas; cables e hilos metálicos no eléctricos; cerrajería y ferretería metálica; tubos metálicos; cajas de caudales; productos metálicos no comprendidos en otras clases; minerales).

El 29 de mayo de 2001, la solicitud de registro, fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 504 de 29 de mayo de 2001, contra la cual no se presentaron observaciones. Mediante Resolución Nº 23612 de 26 de julio de 2002, expedida por la Jefa de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercial, se negó el registro de la marca LA FENETRE+diseño, por considerar que el signo solicitado se encuentra en la prohibición del literal f) del artículo 135 de la Decisión 486, toda vez que “… teniendo en cuenta el servicio (sic) para el cual se solicita la protección del signo en comento, es claro como la marca solicitada es la descripción del producto toda vez que la misma indica la actividad a desarrollar, por lo tanto, de concederse el registro del que trata la solicitud objeto de la presente, se estaría privando que terceras personas utilicen estas expresiones fundamentales dentro de la clase de servicios (sic) que pretende proteger”.

La actora interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial quien mediante Resolución Nº 32677 de 11 de octubre de 2002 confirmó la Resolución Nº 23612 argumentando que el signo solicitado está comprendido en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 135 literal e) de la Decisión 486, toda vez que: “ … no constituye una indicación que comercialmente se refiera a productos que se pretenden ampara, pues al percibir la marca los consumidores no imaginarán los productos que pretenden amparar con dicha expresión, siendo así que la expresión solicitada no es genérica con esta expresión no se indica de manera clara, inmediatamente o directa uno de los artículos que se ampararía … Sin embargo, la expresión LE FENETRÉ (sic) al ser ventana en francés indica la finalidad al que se encuentra destinado el producto, siendo así descriptivo, toda vez que el consumidor inmediatamente imaginará que los productos amparados tienen alguna relación con ventanas, marcos o persianas … al conceder la mencionada expresión como marca en exclusiva a un tercero, impediría a los comerciantes y prestadores de este tipo de servicios utilizarla para comercializar sus servicios, pues se trata de una expresión esencialmente utilizada para designar características básicas de los servicios que pretende distinguir”. 3.

Fundamentos Jurídicos de la demanda La actora sostiene que se violaron los literales e) y f) del artículo 135 de la Decisión 486, toda vez que en la Resolución Nº 23612 negó el registro argumentando que el signo es genérico, mientras que la Resolución Nº 32677 la negó diciendo que es descriptiva. Indica que con la Resolución Nº 23612 se violó el literal f), en vista de que “… es claro que LA FENETRE NO es el término exclusivo, excluyente necesario y comúnmente utilizado en Colombia por parte de los empresarios de la construcción, la ferretería, la cerrajería y la minería para distinguir tubos metálicos o metales y sus aleaciones o materiales para vías férreas o hilos metálicos no eléctricos” por lo que las opiniones de la Superintendencia “… violan abiertamente no solo el precepto legal mencionado sino el derecho que tiene mi mandante a obtener registro para su marca la cual es … perfectamente distintiva y susceptible de protección”.

De igual manera sostiene que al expedirse las Resolución Nº 32677 se interpretó y aplicó de manera incorrecta el literal e) del articulo 135 de la Decisión 486 de la Comisión, “pues es claro que la prohibición establecida en ella no es aplicable al caso de la referencia”. Indica que el termino “exclusivamente” que trae la norma tiene su razón de ser “Así, es irregistrable no cualquier signo que sirva para describir la especie, cantidad, calidad, destino, valor u otra característica de un producto o servicio, sino ÚNICAMENTE aquellos signos que excluyen o dejen por fuera cualesquiera otras palabras o vocablos que sirvan para definir o describir la especie, cantidad, calidad, destino, valor, u otra característica de un producto o servicio … Lo que pretende el legislador al incluir la palabra exclusivamente en esta norma es impedir que se registren signos que definan o describan de manera precisa y exclusiva elementos o características esencialmente o predominantes del producto o servicio y que tengan relación con la naturaleza, especie, calidad, cantidad, etc.” Sostiene que “… es claro … que el signo distintivo LA FENETRE+diseño no es el término que de manera exclusiva, excluyente y necesaria describa la especie, la cantidad, la calidad, el destino, el valor, el lugar de origen o la época de producción de persianas de exterior metálicas; metales comunes y sus aleaciones; materiales de construcción metálicos; construcciones metálicos; construcciones transportables metálicas …”. 4.

Fundamentos Jurídicos de la contestación a la demanda: La Superintendencia de Industria y Comercio, al contestar la demanda dice: Que “Con la expedición de las resoluciones 23612 del 26 de julio de 2002 y 32677 del 13 de octubre de 2002 expedidas por la Superintendencia de industria y Comercio, no se ha incurrido en violación de las normas comunitarias”.

Igualmente dice que “Es claro e inequívoco que la Decisión 486 como ordenamiento legal vigente en materia de Propiedad Industrial es aplicable válida y legalmente con respecto al asunto que nos ocupa, constituyéndose en el régimen legal que debía adoptarse por la Oficina Nacional Competente en materia de marcas”. Manifiesta que “… la marca (sic) LA FENETRE (sic) además de no reunir los requisitos establecidos en la norma comunitaria, se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad contenida en el articulo 135 literal e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, toda vez que en el idioma francés traduce ‘VENTANA’ y evidentemente describe la finalidad del producto que pretende distinguir, habida cuenta que las persianas son para cubrir las ventadas e igualmente comprende dentro de la descripción de los productos las ventanas metálicas y las guarniciones metálicas para las mismas, concluyéndose que la expresión ‘LA FENETRE’ (mixta) no tiene elemento alguno que aporte distintividad y que haga susceptible de registro marcario”.

Concluye afirmando que si “… se concediera el registro de la marca ‘LA FENETRE (mixta)’ a favor de un titular exclusivo para distinguir los productos comprendidos en la clase 6, ello imposibilitaría que los terceros que suministran los mismos productos dentro de las actividades que desarrollan utilicen la expresión para resaltar una de la características de los mismos productos que pretenden proteger con el registro de la marca ‘LA FENETRE (sic)”.

Finalmente dice que “… los actos administrativos acusados … no son nulos, se ajustan a pleno derecho a las disposiciones legales vigentes aplicables sobre maracas y no violenta normas de carácter legal como lo sostiene la parte demandante”.

CONSIDERANDO

Que la norma contenida en el artículo 135 literales e) y f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal; Que este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto (codificado mediante la Decisión 500);

Que, teniendo en cuenta que la solicitud del registro del signo LA FENETRE+diseño se presentó el 27 de agosto de 2000, es decir en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto están bajo la normativa de la indicada Decisión 344, por cuya razón, en virtud a lo facultado por los artículos 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 del Estatuto, con base a lo solicitado por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, corresponde interpretar de oficio los artículos 81 y 82 literal d) de la Decisión 344 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina por ser aplicable al caso concreto y no así la norma solicitada de la Decisión 486.

Decisión 486 Disposiciones Transitorias “Primera.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.

Decisión 344 “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

“Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que:: (…) d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción y otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse;

(…)”. I. Aplicación del ordenamiento comunitario en el tiempo Como ha sido expuesto en la parte considerativa en torno al ámbito de las normas del ordenamiento jurídico comunitario a ser interpretadas, este Tribunal ha considerado la improcedencia de la interpretación solicitada del artículo 135 literales e) y f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por haberse determinado que la solicitud de registro del signo LA FENETRE+diseño ha sido presentada el 27 de septiembre de 2000, es decir en vigencia de la Decisión 344, por lo que corresponde referirse al tema del tránsito de la normativa comunitaria.

Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos. En consecuencia, las situaciones jurídicas concretas se encuentran sometidas a la norma vigente en el tiempo de su constitución. Y si bien la norma comunitaria nueva no es aplicable a las situaciones jurídicas originadas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata tanto en algunos de los efectos futuros de la situación jurídica nacida bajo el imperio de la norma anterior, como en materia procedimental.

Por lo que, la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la determinación de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.

Al respecto el Tribunal ha señalado que: “si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso”.

(Proceso 38-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 845 de 1 de octubre de 2002, marca: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC Y PREPAC). La nueva normativa, en lo que concierne a la parte procesal, se aplicará a partir de su entrada en vigencia, tanto a los procedimientos por iniciarse como a los que están en curso. En este último caso, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.

Apoyándose en la doctrina, el Tribunal ha manifestado que “La prohibición de retroactividad de las leyes representa una manifestación básica y específica de la seguridad jurídica” (Pérez Luño, Antonio-Enrique: “Seguridad Jurídica”. En “El derecho y la justicia”. Editorial Trotta S.A. Madrid. 2000. pp. 204 y 206). Por ello, “En general y siempre que no operen otros principios especiales relativos a la aplicación de las normas jurídicas, el efecto que produce un acto derogatorio es que la norma derogada deberá ser aplicada en aquellos casos aún no resueltos que surgieron con anterioridad a la derogación, pero no a la resolución de nuevos casos … el efecto normal de la derogación consiste en la limitación temporal de la aplicabilidad de las normas jurídicas, de forma que las normas derogadas seguirán siendo aplicables a las relaciones jurídicas que surgieron cuando la norma estaba en vigor… (Aguiló Reglá, Josep: “Derogación”. ob.cit., p. 486)”.

(Proceso 74-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 995 del 9 de octubre de 2003, marca: A+GRÁFICA). En el caso de autos, la solicitud de registro como marca del signo LA FENETRE+diseño se presentó durante la vigencia de la Decisión 344, por lo que, corresponde a la autoridad nacional competente establecer, de acuerdo a las consideraciones anteriores, la norma aplicable al caso concreto.

II. La marca y los requisitos para su registro Con base al concepto de marca que contiene el artículo 81 de la Decisión 344 el Tribunal, en reiterada jurisprudencia, ha definido la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por una o más letras, números, palabras, dibujos, colores u otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.

La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos o servicios, como el interés general de los consumidores o usuarios de dichos productos o servicios, garantizándoles el origen empresarial y la calidad de éstos, evitando el riesgo de confusión o error, tornando así transparente el mercado.

De la anterior definición, se desprenden los siguientes requisitos para el registro de un signo como marca: La perceptibilidad, es la cualidad que tiene un signo de poder ser expresado y materializado para ser aprehendido por los consumidores o usuarios a través de los sentidos. Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captada y apreciada, es necesario que lo abstracto pase a ser una impresión material identificable, soportada en una o más letras, números, palabras, dibujos u otros elementos individual o conjuntamente estructurados a fin de que, al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios del producto o servicio que pretende amparar y, de esta manera, pueda ser seleccionada con facilidad.

En atención a que la percepción se realiza generalmente por el sentido de la vista, se consideran signos perceptibles aquéllos referidos a una o varias palabras, o a uno o varios dibujos o imágenes, individual o conjuntamente estructurados. La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione.

Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión. Sobre el carácter distintivo de la marca, el tratadista Jorge Otamendi sostiene que: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca.

La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene ese poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”. (Otamendi, Jorge. “Derecho de Marcas”. LexisNexis. Abeledo Perrot, Cuarta Edición, Buenos Aires, 2001, p. 27).

Sobre este aspecto el Tribunal ha manifestado en reiteradas ocasiones que: “El signo distintivo es aquel individual y singular frente a los demás y que no es confundible con otros de la misma especie en el mercado de servicios y de productos. El signo que no tenga estas características, carecería del objeto o función esencial de la marca, cual es el de distinguir unos productos de otros”.

(Proceso 19-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 585 de 20 de julio de 2000, marca: LOS ALPES). La susceptibilidad de representación gráfica, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor. Este requisito guarda correspondencia con lo dispuesto en el artículo 88 literal d) de la Decisión 344, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos.

Sobre el tema, Marco Matías Alemán sostiene: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”. (Alemán, Marco Matías, “Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios”, Top Manangement, Bogotá, p. 77).

El Juez Nacional tendrá que determinar, en el presente caso, si el signo LA FENETRE+diseño reúne los requisitos de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, si además, no se encuentra incurso en las prohibiciones contenidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. III. Signos mixtos El Tribunal considera necesario examinar lo concerniente a las marcas mixtas puesto que tienen relación directa con el caso concreto, objeto de la interpretación prejudicial.

Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. Sin embargo al efectuar el examen de registrabilidad se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.

A fin de llegar a tal determinación, “en el análisis … hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que … suscita en el consumidor… debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores …”.

Y con relación a la prioridad de estos elementos, la doctrina, también dice que se debe determinar la “situación y el relieve del componente gráfico en el conjunto de la marca mixta; y sobre todo, la notoriedad del componente gráfico común a las marcas comparadas. En cambio, si el elemento gráfico no evoca concepto alguno, el denominativo desplazaría en principio al gráfico, siendo en ese caso, y en definitiva, aquel elemento el predominante, y en el cual debe centrarse el análisis comparativo”.

(Fernández-Novoa, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 240). El Tribunal ha reiterado: "La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 410 de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. mixta). La jurisprudencia también dice: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.

Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000). En el presente caso, estos criterios deberán ser tomados en consideración a tiempo de realizar el examen de registrabilidad del signo LA FENETRE+diseño. IV.

Signos genéricos El Tribunal, al referirse al signo genérico, ha sostenido que es aquel “que designa el género de los productos o servicios al que pertenece, como una de sus especies, el producto o servicio que se pretende distinguir por su intermedio. La falta de distintividad suficiente de tal signo, así como la circunstancia de que se otorgaría indebidamente a su titular un monopolio sobre un género de productos o servicios, impide su registro”.

(Proceso 17- IP-03, de 19 de marzo de 2003, marca: TUBERÍAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO TUBESA S.A.). La dimensión genérica de un signo debe apreciarse en concreto, “según el criterio de los consumidores y la relación del signo con el producto que pretende distinguir, considerando las características de éste y el nomenclátor de que haga parte”, teniendo presente que una o varias palabras podrán ser genéricas en relación con un tipo de productos o servicios, pero no en relación con otros.

Además, “la dimensión genérica de tales palabras puede desaparecer si, al hacerse parte de un conjunto, adquieren significado propio y fuerza distintiva suficiente para ser registradas como marca”. (Proceso 17-IP-03, ya citado). Al respecto el Tribunal ha expresado, “ para fijar la genericidad de los signos es necesario preguntarse ¿Qué es?, frente al producto o servicio de que se trata”, por cuanto si la respuesta proviene exclusivamente de la denominación genérica, ésta no será lo suficientemente distintiva en relación a dicho producto o servicio, no pudiendo, por tanto, ser registrada como marca.

(Proceso 7-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 661 de 11 de abril de 2001, marca: LASER). El Tribunal también ha sostenido que “… en el campo doctrinal … las palabras pueden usarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo figurado o metafórico, y adquirir así una fuerza expresiva peculiar, suficiente para ser novedosa y distintiva en relación con determinado producto o servicio.

Una expresión utilizada en un contexto original en relación con el objeto, puede así dejar de ser genérica, jurídicamente hablando, Contra esta posibilidad, admitida por la doctrina, no resulta válido el argumento consistente en sostener que quien registra una marca necesariamente monopoliza el vocablo, ya que -por supuesto- éste podrá continuar siendo utilizado libremente en el lenguaje común, en su sentido propio, sin confundirse por ello con la marca, puesto que ya no existiría relación alguna con el producto o servicio en referencia”.

(Proceso 169-IP-2004, aprobada el 11 de febrero de 2005, citando al Proceso 2-IP-89, publicado en la G.O.A.C. Nº 49, de 10 de noviembre de 1989, marca: OFERTA). Con base a esta jurisprudencia, el solicitante deberá determinar si el signo LA FENETRE+diseño resultaría genérico o no con relación a los productos que distingue. V. Signos descriptivos La jurisprudencia comunitaria y calificada doctrina han manifestado respecto a las denominaciones descriptivas, que son aquellas que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar.

Al respecto, el tratadista Fernández Novoa señala que la indicación descriptiva cuyo registro se prohíbe debe tener la virtualidad de comunicar las características (calidad, cantidad, destino, etc.) a una persona que no conoce el producto o servicio. De ello se comprende por qué, el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344, establece la irregistrabilidad de los signos descriptivos, entre otros, los que designen exclusivamente la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios, si tales características son comunes a otros productos o servicios pertenecientes a una especie dentro del mismo género, el signo no será distintivo y en consecuencia no podrá ser registrado.

La descriptividad de un signo surge principalmente de la relación directa entre éste y los productos o servicios para los cuales está destinado a identificar. Una denominación será descriptiva en relación directa con dichos productos o servicios, mas no con todo el universo de productos o servicios. Sostiene el Tribunal que “El fundamento de la prohibición viene dado por el interés de los consumidores y de los empresarios en la libre disposición de elementos que forman parte del vocabulario común. De llevarse a cabo, el registro del signo descriptivo conferiría a su titular un monopolio contrario a las reglas de la libre competencia”.

(Proceso 92-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1121 del 28 de setiembre de 2004, caso: UNIVERSIDAD VIRTUAL). El Tribunal con base en la doctrina, ha sostenido que uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, es formularse la pregunta de “cómo es” el producto o servicio que se pretende registrar, “ de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación”.

(Proceso 27-IP-2001, G.O.A.C. Nº 686 del 10 de julio de 2001, marca: MIGALLETITA, citando al Proceso 3-IP-95, publicado en la G.O.A.C. Nº 189 de 15 de septiembre de 1995, marca: “CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI S.A.”). Asimismo, el Tribunal ha sostenido que: “La descripción del objeto o del servicio a que se refiere un signo o una denominación para que impida el registro debe referirse a una de sus cualidades primarias o esenciales, lo que implica que el consumidor al divisar o escuchar la marca reconozca el producto o servicio que lo protege … Con sentido opuesto, la descripción o la designación de una cualidad o elemento secundario o accidental del bien, no impide la registrabilidad de un signo. Los términos que son utilizados generalmente como signos descriptivos están constituidos por el uso adjetivado de un sustantivo, los adjetivos y los adverbios que se refieren a la descripción de un bien o servicio”.

(Proceso 92-IP-2004, ya citado). Es importante tener presente que sólo se denegará el registro del signo, si éste está compuesto exclusivamente por indicaciones descriptivas no distintivas y, en consecuencia, si una varias indicaciones le otorgan carácter distintivo al signo en su conjunto, éste podrá ser registrado, pero el titular no podrá reivindicar el uso exclusivo de las que fueran puramente descriptivas.

VI. Signos evocativos Son aquellos que sugieren ciertas cualidades, características o efectos en relación al producto o al servicio que busca distinguir en el mercado, pero a diferencia de los signos descriptivos, no lo describen, sólo poseen la capacidad de transmitir a la mente del consumidor o usuario, una imagen o una idea sobre el producto o servicio que, a través de un esfuerzo imaginativo y de inteligencia, los hace diferenciar de otros, por lo que cumplen con la función distintiva de la marca y pueden ser objeto de registro.

El Tribunal ha manifestado al respecto que, “Las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto como sucede en las marcas descriptivas. El consumidor para llegar a comprender qué productos o servicios comprende la marca debe utilizar su imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio”.

(Proceso 92-IP-2004, ya citado). VII. Signos en idioma extranjero Las palabras en idioma extranjero y su significado se presume que no son de conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo pretendido para ser registrado como marca, se las considera como signo de fantasía, procediendo en consecuencia su registro. Sin embargo, existen palabras extranjeras en que tanto su conocimiento como su significado conceptual se han generalizado.

En este caso, cuando una palabra en idioma extranjero que conforma un signo marcario es fácilmente reconocible entre el público consumidor o usuario, sea a causa de su escritura, pronunciación o significado, deberá tenerse en cuenta que “el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma.

Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros”.

(Proceso Nº 16-IP-98, publicado en la G.O.A.C. No. 398 de 10 de septiembre de 1998, marca: SALTIN etiqueta). El Tribunal asimismo dice que “ cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local, lo cual sucede frecuentemente con las expresiones en idiomas latinos como el Italiano o el Francés que por hablarse o entenderse con mayor frecuencia entre personas de habla hispana o por tener similitud fonética, son de fácil comprensión para el ciudadano común”.

(Proceso Nº 3-IP-95, publicado en la G.O.A.C. Nº 189 de 15 de septiembre de 1995, marca: CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI- FRUTTI S.A.). Finalmente, se ha reconocido la existencia de ciertos vocablos de origen extranjero que “han llegado a ser aceptados oficialmente en el idioma local con acepción común equivalente, como serían los italianismos, galicismos o anglicismos que terminan siendo prohijados por los organismos rectores del idioma en un país dado”.

(Proceso Nº 3-IP-95, ya citado). En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO: Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos, en consecuencia la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para determinar si se cumplieron o no los requisitos de registrabilidad y resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo.

La norma comunitaria en materia procesal se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los trámites en curso o por iniciarse. De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a los trámites procesales pendientes.

SEGUNDO: Un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, previstos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y no debe estar incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la misma Decisión, según los criterios sentados en la presente interpretación prejudicial TERCERO: En el análisis de registrabilidad de un signo mixto el elemento denominativo suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos, por lo que el Juez Consultante deberá examinar los elementos distintivos del signo.

CUARTO: Los signos genéricos al no ser suficientemente distintivos no son registrables como marcas a menos que estén conformados por palabras o figuras que proporcionen una fuerza expresiva suficiente para dotarlos de capacidad distintiva en relación con el producto o servicio de que se trate.

QUINTO: Los signos descriptivos no son registrables cuando refieren a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las propiedades o características de los productos o de los servicios que pretenden amparar, salvo que estén acompañados de uno o varios elementos que le proporcionen la suficiente distintividad.

SEXTO: Los signos evocativos sugieren ciertas cualidades, características o efectos en relación al producto o al servicio que buscan distinguir en el mercado que los hace diferenciar de otros, por lo que cumplen la función distintiva de la marca y en consecuencia son registrables.

SÉPTIMO: Las palabras en idioma extranjero y su significado se presume que no son de conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo solicitado para registro como marca, se las considera como de fantasía, procediendo, en consecuencia, su registro. Sin embargo, si se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común, y si su significado se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, la denominación no será registrable.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 2003-00147 (8914), de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y el artículo 127 de su Estatuto, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del mismo.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO (a.i.) TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Mónica Rosell SECRETARIA