Año XXII - Número 1184 Lima, 7 de abril de 2005 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Proceso 154-IP-2004.- Interpretación Prejudicial del artículo 29 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera e interpretación de oficio de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Patente: PROCESO PARA LA PREPARACIÓN DE DERIVADOS DE INDOL. Actor: GLAXO GROUP LIMITED. Proceso Interno Nº 1998-04998 Proceso 170-IP-2004.- Interpretación Prejudicial de oficio de los artículos 81 y 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con base en la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Marca: LA FENETRE+diseño. Actor: Sociedad SODIMAC COLOMBIA S.A. Proceso Interno Nº 2003-00147 (8914) Proceso 171-IP-2004.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, e interpretación de oficio del artículo 128 de la misma Decisión, con fundamento en la consulta formulada por el Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo, con sede en Quito, República del Ecuador.

Expediente Interno Nº 5455E.G. Actor: COMESTIBLES ITALO S.A. Marca: “ITALO” Proceso 179-IP-2004.- Interpretación Prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 88, 103, 119 y 120 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la solicitud del Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Parte actora: sociedad ETERNIT COLOMBIANA S.A. Caso: marca “FIBROLIT”, clase 20. Expediente N° 2003-00219 Pág. 1 8 17 25 PROCESO 154-IP-2004 Interpretación prejudicial del artículo 29 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera e interpretación de oficio de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Patente: PROCESO PARA LA PREPARACIÓN DE DERIVADOS DE INDOL. Actor: GLAXO GROUP LIMITED. Proceso Interno Nº 1998-04998. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los nueve días del mes de marzo del año dos mil cinco. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través de su Consejera Ponente Doctora Olga Inés Navarrete Barrero, relativa al artículo 29 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con motivo del proceso interno Nº 1998-04998.

El auto de 13 de enero de 2005, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante en la solicitud que se acompaña al oficio Nº 1756 de 19 de octubre de 2004 y complementados con los documentos agregados a su solicitud, que se detallan a continuación: 1.

Partes en el proceso interno Demandante es la sociedad GLAXO GROUP LIMITED, y demandada es la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. 2. Hechos El 13 de mayo de 1996 GLAXO GROUP LIMITED solicitó a la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, la prórroga de la patente de invención “PROCESO PARA LA PREPARACIÓN DE DERIVADOS DE INDOL”, vigente en Colombia desde el 14 de mayo de 1991 hasta el 14 de mayo de 1996.

El Superintendente de Industria y Comercio de la Superintendencia de Industria y Comercio por Resolución Nº 2314 de 28 de octubre de 1996, niega la solicitud de prórroga de patente. La actora interpuso recurso de reposición contra la mencionada Resolución, el cual fue resuelto por el mismo Superintendente, quien por Resolución 057 de 6 de enero de 1998 confirmó la Resolución Nº 2314.

De acuerdo a la demandante, posteriormente a la notificación de la Resolución, el 16 de septiembre de 1996, “… el solicitante (a) informó a dicha División que el propietario de la patente estaba haciendo todos los preparativos necesarios para sacar al mercado colombiano el producto obtenido mediante el proceso patentado, producto que estaba siendo todavía objeto de 07/04/2005 2.36 estudios clínicos con el fin de establecer su seguridad y eficacia y poder obtener el registro sanitario requerido para su comercialización en Colombia …”.

Igualmente la demandante indica que “La Superintendencia basa su Resolución de Rechazo en el hecho de que el solicitante no allegó dentro del plazo determinado por la ley los documentos que probaran la explotación de la patente requeridos mediante auto 1483 y en el hecho de que los argumentos que esgrime el solicitante como fuerza mayor para no haber dado comienzo a la explotación no constituyen fuerza mayor, ‘por cuanto bien ha podido prever dentro de este lapso la ocurrencia de las circunstancias propias de la experimentación del producto resultante del proceso que nos ocupa’”.

El 2 de diciembre de 1996, se interpuso recurso de reposición contra la Resolución 1483, en el que la demandante argumenta que lo que se pretende “… no es la concesión de la prórroga de la patente sin que se de su explotación, sino que siendo consciente de que esa falta de explotación, por causas ajenas a su voluntad, hace imposible el otorgamiento de la prórroga solicitada únicamente pretende la suspensión de los trámites de dicha prorroga hasta tanto finalicen los estudios clínicos requeridos y se obtengan los registros de comercialización correspondientes, con la esperanza de que antes de que expire el término de la prórroga de la patente pueda haberse iniciado su explotación …”.

Finalmente en la Resolución 057 la Superintendencia sostiene que “No se ha demostrado la explotación de la patente, tal y como lo reconoce el apoderado de la sociedad peticionaria, y sólo quien explota tiene derecho a que se le conceda su prórroga, no siendo relevante presentar excusas legítimas para no explotarla”. 3. Fundamento Jurídico de la demanda La actora manifiesta que “…la Decisión 85 estaba vigente al momento de presentarse la solicitud de patente y al momento de concederse la patente el 14 de mayo de 1991 y, por consiguiente, sus disposiciones debían ser aplicadas por la Administración en el presente caso … La viabilidad de la prórroga de las patentes concedidas bajo la vigencia de la Decisión 85, así como las patentes concedidas bajo la vigencia de las Decisiones 311 y 313, ha sido recono- GACETA OFICIAL cida expresamente por la Superintendencia de Industria y Comercio … aún cuando la Decisión 344 no consagra la prórroga de las patentes concedidas bajo su vigencia, sí se reconoce por parte de la Administración el derecho a su prórroga en el caso de patentes concedidas antes del 1 de Enero de 1994, fecha de entrada en vigor de dicha Decisión, de conformidad con las disposiciones del Artículo 29 de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena (sic)”.

Indica que se violó el artículo 29 de la Decisión 85 “… por cuanto no se le dio la oportunidad al titular de la patente de acreditar su explotación en el momento en que esto fuera factible, que era lo que pretendía la sociedad Glaxo Group Limited con la solicitud de suspensión de los procedimientos hasta tanto fuera posible sacar al mercado el producto obtenido mediante el procedimiento patentado”.

Sostiene que “La administración, sin tener en cuenta las razones aducidas por el titular de la patente para solicitar la suspensión del procedimiento de prórroga hasta tanto concluyeran los estudios clínicos necesarios para garantizar la seguridad y eficacia del medicamento, con el fin de proceder a obtener la necesaria autorización de comercialización para el producto, optó por negar la prórroga de patente aduciendo que no se había acreditado su explotación”, y continúa diciendo que el “… titular incurre en los costos que conlleva la solicitud de prórroga y, en aras del bien común y de la salud pública, se abstiene de poner en el mercado la invención hasta tanto se hayan agotado rigurosamente las etapas requeridas por la investigación y desarrollo de su producto, tendientes a garantizar su efectividad y seguridad, aunque ello implique una demora en la iniciación de la explotación de su patente y una menor retribución económica.

Por ello no es lógico ni equitativo que se le prive del derecho a suspender el tramite de la prórroga de su patente hasta tanto le sea posible sacar su producto al mercado, máxime si con ello no se produce la violación de ninguna ley ni de ningún derecho”. Manifiesta que: “… mientras mas largo sea el período requerido para iniciar la explotación, menor será el término de la prórroga e inclusive es posible que dicho término expire sin que el titular de la patente haya podido comenzar su explotación, en cuyo caso el riesgo y el prejuicio habrían sido asumidos de manera total por el 07/04/2005 3.36 titular de la patente, quien, repito, ha incurrido en los respectivos costos de la solicitud de prórroga”. 4.

Fundamentos Jurídicos de la Contestación a la demanda: La Superintendencia de Industria y Comercio al contestar la demanda dice: No se tenga en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por la demandante por cuanto carecen de apoyo jurídico y de sustento de derecho para que prosperen. Que “… el acto administrativo impugnado … fue expedido por el Superintendente de Industria y Comercio con plena competencia para estudiar, conceder o negar la solicitud de patente de invención y sus prórrogas…”.

Indica que “Resulta claro e inequívoco que la patente de invención que nos ocupa, se concedió por los diez años previstos en la norma, inicialmente por cinco años, resulta forzoso y lógico concluir que la prórroga para los cinco años siguientes debía solicitarse antes del vencimiento de los primeros cinco años”. Sostiene que la solicitud de prórroga fue presentada el día 13 de mayo de 1996 por parte de la demandante, con base a lo cual la oficina nacional competente expidió “… el Auto Nº 1483 reconociendo personería al apoderado y concediendo un plazo de dos meses para indicar la dirección clara y completa del lugar donde se verificaba la explotación de la patente y para acompañar copia legalizada del contrato de licencia de explotación de la patente en caso de ésta no estuviera siendo explotada … ”.

La sociedad GLAXO GROUP LIMITED, el 16 de septiembre de 1996, informó que “… el propietario de la patente estaba haciendo todos los preparativos ncesarios (sic) para sacar al mercado colombiano el producto obtenido mediante el proceso patentado, producto que estaba siendo todavía objeto de estudios clínicos con el fin de establecer su seguridad y eficacia y poder obtener el registro sanitario requerido para su comercialización en Colombia, acompañando declaración rendida por el representante legal de GLAXO WELLCOME DE COLOMBIA S.A. …”.

Finalmente hace referencia a la Resolución Nº 057 en la que, en lo fundamental, se dice “… exa- GACETA OFICIAL minada la actuación administrativa hasta el presente recurso, no se ha demostrado la explotación de la patente, tal y como lo reconoce el apoderado de la solicitante con los argumentos expuestos. Es así como solo quien explota la patente tiene derecho a que se le conceda la prórroga de la misma No es relevantepresnetar (sic) excusas legítimas para no explotarla, es deber de ‘los titulares de las patentes concedidas con anterioridad el (sic) 1 de enero de 1994 (..) acompañar a la solicitud de extensión de las mismas, la prueba de explotación’…”. 07/04/2005 4.36 cesión de la patente se constituyó con base en la Decisión 85, sujeto a modalidades prevista en su artículo 29 y, teniendo en cuenta, la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 en cuya vigencia se tramitó la prórroga, se interpretará la norma solicitada por el consultante, contenida en el artículo 29 de la citada Decisión 85 y de acuerdo a lo facultado por el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 de su Estatuto, de oficio la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344.

Decisión 344 Que “Con la expedición los (sic) actos administrativos acusados, no se incurrió por parte del Superintendente de Industria y Comercio en violación de las normas de carácter superior que refiere la parte demandante y menos aún, la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”.

CONSIDERANDO

Que la norma contenida en el artículo 29 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuya interpretación ha sido solicitada, forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal; Que este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, (codificado mediante la Decisión 500);

Que, en atención a que la solicitud de patente fue presentada el 14 de mayo de 1991, en vigencia de la Decisión 85, y no obstante que la solicitud de prórroga fue presentada el 13 de mayo de 1996, es decir en vigencia de la Decisión 344, el derecho subjetivo proveniente de la con- Disposición Transitoria “Primera.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entra en vigencia de la presente Decisión, subsistirá por el tiempo en que fue concedido.

En lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en la presente Decisión”. Decisión 85 “Artículo 29.- Se concederá la patente por un término máximo de diez años contados a partir de la fecha del acto administrativo que la otorga. Inicialmente se concederá por cinco años y, para obtener la prórroga, el titular deberá acreditar ante la oficina nacional competente que la patente se encuentra adecuadamente explotada.

La patente de perfeccionamiento expirará con la patente original”. I. Aplicación del ordenamiento comunitario en el tiempo Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos. En consecuencia, las situaciones jurídicas concretas normadas en el ordenamiento jurídico andino se encuentran sometidas a la norma vigente en el tiempo de su constitución. Y si bien la norma comunitaria nueva no es aplicable a las situaciones jurídicas originadas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata tanto en algunos de los efectos futuros de la situación GACETA OFICIAL jurídica nacida bajo el imperio de la norma anterior, como en materia procedimental.

Por lo que, la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de patente de invención, será la aplicable para resolver sobre los requisitos exigidos para efectos de la concesión o denegatoria de la misma; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— respecto de la resolución interna que exprese la determinación de la Oficina Nacional Competente sobre la concesión o no de la patente, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitada la patente salvo las etapas procedimentales aun no cumplidas en las que se aplicará la nueva norma.

Al respecto el Tribunal ha señalado que: “si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro … ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso”.

(Proceso 38-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 845 de 1 de octubre de 2002, marca: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC Y PEPAC). La normativa de carácter procesal se aplicará a partir de su entrada en vigencia, tanto a los procedimientos por iniciarse como a los que están en curso. En este último caso, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.

Apoyándose en la doctrina, el Tribunal ha manifestado que “La prohibición de retroactividad de las leyes representa una manifestación básica y específica de la seguridad jurídica (Pérez Luño, Antonio-Enrique: “Seguridad Jurídica”. En “El derecho y la justicia”. Editorial Trotta S.A. Madrid. 2000. pp. 204 y 206)”. Por ello, “En general y siempre que no operen otros principios especiales relativos a la aplicación de las normas jurídicas, el efecto que produce un acto derogatorio es que la norma derogada deberá ser aplicada en aquellos casos aún no resueltos que 07/04/2005 5.36 surgieron con anterioridad a la derogación, pero no a la resolución de nuevos casos … el efecto normal de la derogación consiste en la limitación temporal de la aplicabilidad de las normas jurídicas, de forma que las normas derogadas seguirán siendo aplicables a las relaciones jurídicas que surgieron cuando la norma estaba en vigor…(Aguiló Reglá, Josep: “Derogación”. ob.cit., p. 486)”.

(Proceso 74-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 995 del 9 de octubre de 2003, marca: A+GRÁFICA). En el caso de autos, se deberá tomar en cuenta que la solicitud de patente fue presentada el 14 de mayo de 1991, en vigencia de la Decisión 85, y no obstante que la solicitud de prórroga fue presentada el 13 de mayo de 1996, es decir en vigencia de la Decisión 344, el derecho subjetivo de la concesión de la patente se constituyó con base en la Decisión 85, sujeto a modalidades previstas en su artículo 29, que dispone: “Se concederá la patente por un término máximo de diez años contados a partir de la fecha del acto administrativo que la otorga.

Inicialmente se concederá por cinco años y, para obtener la prórroga, el titular deberá acreditar ante la oficina nacional competente que la patente se encuentra adecuadamente explotada …”. Asimismo se deberá considerar que la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 en cuya vigencia se tramitó la prórroga, dispone: “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entra en vigencia de la presente Decisión, subsistirá por el tiempo en que fue concedido …”.

Por lo tanto el Juez consultante con base en los criterios sentados en la presente interpretación prejudicial, deberá aplicar la norma que corresponda, teniendo presente que, en lo que respecta a la prórroga de patentes la Decisión 344 no contempla la misma. II. Tiempo de concesión de la patente: inicial y prórroga La norma contenida en el artículo 29 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece que una patente se concede por un término de 10 años, contados a partir de la fecha del acto administrativo que la otorga.

Estos 10 años de concesión se encuentran divididos en dos períodos, toda vez que la concesión se la otorga inicialmente por 5 años y para GACETA OFICIAL 07/04/2005 6.36 obtener su prórroga, por cinco años restantes, el titular debe acreditar ante la oficina nacional competente que la patente está siendo adecuadamente explotada. respectiva solicitud no se hubiere presentado con anterioridad a su vigencia, no podrán durar más tiempo que aquel que se les concedió, por lo que no cabe la prórroga o la extensión. El Tribunal ha sostenido que: “A las solicitudes presentadas y concedidas durante la vigencia de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, esto es, desde su incorporación a los respectivos ordenamientos jurídicos internos hasta el 11 de diciembre de 1991, se les aplica lo dispuesto por el Art. 29 de la Decisión 85 … Inicialmente se concederá por cinco años y, para obtener la prórroga, el titular deberá acreditar ante la oficina nacional competente que la patente se encuentra adecuadamente explotada…” (Proceso 6-IP-96, publicado en la G.O.A.C. Nº 340 de 13 de mayo de 1998, caso: TASAS PERIÓDICAS).

No se puede afirmar que al no permitirse la prórroga de las patentes concedidas antes del 1 de enero de 1994 y no prorrogadas o extendidas con antelación a tal fecha, salvo la presentación oportuna de la solicitud, se vulneran derechos adquiridos, pues el único derecho otorgado con anterioridad a la entrada en vigencia de la Decisión 344 lo fue por el término inicialmente dispuesto en las Decisiones entonces vigentes y por el de la prórroga o extensión efectivamente verificadas durante la subsistencia de ellas, de donde se desprende que la posibilidad de prorrogar la patente era eventual, circunstancial o una mera expectativa, sujeta a la condición de que el titular, además de presentar la correspondiente solicitud, demostrara la explotación de la invención, y a que la ley vigente al momento de solicitar la ampliación del término inicialmente concedido consagrara tal posibilidad”.

(Proceso 15-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 375 de 7 de octubre de 1998, caso: Prórroga de patente: Sistema telescópico de sello hermético inviolable para vaciado de fluidos y el recipiente que lo utiliza). El Tribunal, también ha sostenido que: “… cuando comienza a regir la Decisión 344 pues si bien su primera disposición transitoria es idéntica a la cuarta de las Decisiones 311 y 313, en tal Decisión, a lo mejor por una inadvertencia del legislador, generando efectos inconvenientes para la aplicación de la ley, bajo los principios de justicia y equidad, no aparece precepto alguno que consagre la posibilidad de prorrogar o extender la patente de invención por los cinco años establecidos en el artículo 29 de la Decisión 85.

Esta circunstancia implica que aquellas patentes concedidas con anterioridad al 1° de enero de 1994 y no prorrogadas antes de esta fecha, subsistirán por el tiempo inicialmente otorgado (cinco años si el acto administrativo que la concedió se expidió en vigencia de la Decisión 85, o quince años si lo fue durante la subsistencia de las Decisiones 311 y 313), sin que sea posible prórroga alguna, en el caso de que la respectiva solicitud se presentare durante la vigencia de la Decisión 344 y no antes.

De otra parte, las patentes concedidas a partir del 1 de enero de 1994, fecha en la que entró en vigencia la Decisión 344, bajo el imperio de la mencionada Decisión tienen una duración de veinte años contados desde la fecha de presentación de la respectiva solicitud y no es posible ‘prorrogar’ o ‘ extender’ ese tiempo de duración. Se reitera que las patentes concedidas bajo la vigencia de las Decisiones 85, 311 y 313 que no fueron prorrogadas o extendidas antes de que entrara en vigencia la Decisión 344, o que la III.

Requisito para la prórroga. Explotación adecuada de la patente En vigencia de la Decisión 85 la patente no se prorroga automáticamente, toda vez que en su artículo 29 están previstas las condiciones que deben concurrir para su procedencia, que son: 1. La presentación oportuna de la solicitud, es decir, antes del vencimiento del término de cinco años y 2.

La demostración de que la patente se encuentra debidamente explotada. Una vez que entraron en vigencia las Decisiones 311 y 313, la última condición indicada se cualificó, en el sentido de que la explotación debía acomodarse a lo preceptuado por el artículo 30 de tales cuerpos normativos. El Tribunal ha sostenido al respecto: “La norma del articulo 29 de la Decisión 85, al no exigir otro requisito para la renovación, impone también a la administración la obligación de conferir la prórroga de la patente y si el acto administrativo no se ha producido durante la vigencia de la Decisión 85, ni tampoco en el de las Decisiones GACETA OFICIAL 311 o 313, el solicitante, en este caso, al haber presentado la solicitud cuando existía una norma que facultaba dicha prórroga, adquirió ya el derecho a que la administración le conceda la renovación. La mera expectiva a la prórroga, que tuvo en un momento dado, al presentar en tiempo oportuno y con los requisitos legales la solicitud de renovación y durante una norma comunitaria que permitía dicha prórroga, se convirtió en un derecho adquirido”.

En resumen, una solicitud de prórroga que es diferente en su contenido y objetivos a la solicitud de concesión de una patente, si se ha presentado debidamente durante la vigencia de la Decisión 85 y cumple con el requisito exigido al efecto, es decir, de su adecuada explotación, deberá ser aceptada y resuelta por la administración, y la prórroga tendrá el plazo que en la respectiva Decisión se haya establecido, conforme al artículo 29 de dicha Decisión, aunque el acto administrativo de prórroga se haya dictado en vigencia de la Decisión 344.

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE PRIMERO: De acuerdo con el principio de irretroactividad, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos, en consecuencia la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de patente de invención, será la aplicable para determinar si se cumplieron o no los requisitos exigidos al efecto y resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo.

La norma comunitaria en materia procesal se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los trámites en curso o por iniciarse. De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a los trámites procesales pendientes, y no, salvo previsión expresa, a los ya cumplidos.

SEGUNDO: Quien hubiere obtenido válidamente el título de patente bajo la Decisión 85, para solicitar y obtener la prórroga de los cinco años restantes a los diez años previstos por el artícu- 07/04/2005 7.36 lo 29, deberá acreditar la presentación oportuna de la misma y haber explotado adecuadamente la patente, conforme a lo previsto por la referida norma.

Dicha solicitud podrá ser aceptada y resuelta por la autoridad nacional competente, en cuyo caso la prórroga tendrá el plazo establecido en el mencionado artículo, aunque el acto administrativo de concesión de la prórroga se hubiere dictado en vigencia de la Decisión 344. TERCERA: Las patentes concedidas bajo la vigencia de la Decisión 85 y que no fueron prorrogadas, por no haberse acreditado la explotación de la patente, no podrán durar más tiempo que aquel inicialmente otorgado.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 1998-04998 de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO (a.i.) TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Mónica Rosell SECRETARIA GACETA OFICIAL 07/04/2005 8.36 PROCESO 170-IP-2004 Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 81 y 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con base en la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Primera.

Marca: LA FENETRE+diseño. Actor: Sociedad SODIMAC COLOMBIA S.A. Proceso Interno Nº 2003-00147 (8914). EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los nueve días del mes de marzo del año dos mil cinco. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero Ponente Doctor Camilo Arciniegas Andrade, relativa al artículo 135 literales e) y f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 2003-00147 (8914).

El auto de 16 de febrero de 2005, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante en la solicitud que se acompaña al oficio Nº 2139 de 30 de noviembre del año 2004, complementados con los documentos incluidos en anexos. 1.

Partes en el proceso interno Demandante es la Sociedad SODIMAC COLOMBIA S.A., y demandada es la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. 2. Hechos El 27 de septiembre de 2000, la sociedad SODIMAC COLOMBIA S.A. solicitó el registro de la marca LA FENETRE+diseño para distinguir productos comprendidos en Clase 6 de la Clasifica- ción Internacional.

(Clasificación Internacional de Niza. Clase 6: Metales comunes y sus aleaciones; materiales de construcción metálicos; construcciones transportables metálicas; materiales metálicos para vías férreas; cables e hilos metálicos no eléctricos; cerrajería y ferretería metálica; tubos metálicos; cajas de caudales; productos metálicos no comprendidos en otras clases; minerales).

El 29 de mayo de 2001, la solicitud de registro, fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 504 de 29 de mayo de 2001, contra la cual no se presentaron observaciones. Mediante Resolución Nº 23612 de 26 de julio de 2002, expedida por la Jefa de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercial, se negó el registro de la marca LA FENETRE+diseño, por considerar que el signo solicitado se encuentra en la prohibición del literal f) del artículo 135 de la Decisión 486, toda vez que “… teniendo en cuenta el servicio (sic) para el cual se solicita la protección del signo en comento, es claro como la marca solicitada es la descripción del producto toda vez que la misma indica la actividad a desarrollar, por lo tanto, de concederse el registro del que trata la solicitud objeto de la presente, se estaría privando que terceras personas utilicen estas expresiones fundamentales dentro de la clase de servicios (sic) que pretende proteger”.

La actora interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial quien mediante Resolución Nº 32677 de 11 de octubre de 2002 confirmó la Resolución Nº 23612 argumentando que el signo solicitado está comprendido en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 135 literal e) de la Decisión 486, toda vez que: “ … no constituye una indicación que comercialmente se refiera a productos que se pretenden ampara, pues al percibir la marca los GACETA OFICIAL consumidores no imaginarán los productos que pretenden amparar con dicha expresión, siendo así que la expresión solicitada no es genérica con esta expresión no se indica de manera clara, inmediatamente o directa uno de los artículos que se ampararía … Sin embargo, la expresión LE FENETRÉ (sic) al ser ventana en francés indica la finalidad al que se encuentra destinado el producto, siendo así descriptivo, toda vez que el consumidor inmediatamente imaginará que los productos amparados tienen alguna relación con ventanas, marcos o persianas … al conceder la mencionada expresión como marca en exclusiva a un tercero, impediría a los comerciantes y prestadores de este tipo de servicios utilizarla para comercializar sus servicios, pues se trata de una expresión esencialmente utilizada para designar características básicas de los servicios que pretende distinguir”. 3.

Fundamentos Jurídicos de la demanda La actora sostiene que se violaron los literales e) y f) del artículo 135 de la Decisión 486, toda vez que en la Resolución Nº 23612 negó el registro argumentando que el signo es genérico, mientras que la Resolución Nº 32677 la negó diciendo que es descriptiva. Indica que con la Resolución Nº 23612 se violó el literal f), en vista de que “… es claro que LA FENETRE NO es el término exclusivo, excluyente necesario y comúnmente utilizado en Colombia por parte de los empresarios de la construcción, la ferretería, la cerrajería y la minería para distinguir tubos metálicos o metales y sus aleaciones o materiales para vías férreas o hilos metálicos no eléctricos” por lo que las opiniones de la Superintendencia “… violan abiertamente no solo el precepto legal mencionado sino el derecho que tiene mi mandante a obtener registro para su marca la cual es … perfectamente distintiva y susceptible de protección”.

De igual manera sostiene que al expedirse las Resolución Nº 32677 se interpretó y aplicó de manera incorrecta el literal e) del articulo 135 de la Decisión 486 de la Comisión, “pues es claro que la prohibición establecida en ella no es aplicable al caso de la referencia”. Indica que el termino “exclusivamente” que trae la norma tiene su razón de ser “Así, es irregistrable no cualquier signo que sirva para describir la especie, cantidad, calidad, destino, valor u otra 07/04/2005 9.36 característica de un producto o servicio, sino ÚNICAMENTE aquellos signos que excluyen o dejen por fuera cualesquiera otras palabras o vocablos que sirvan para definir o describir la especie, cantidad, calidad, destino, valor, u otra característica de un producto o servicio … Lo que pretende el legislador al incluir la palabra exclusivamente en esta norma es impedir que se registren signos que definan o describan de manera precisa y exclusiva elementos o características esencialmente o predominantes del producto o servicio y que tengan relación con la naturaleza, especie, calidad, cantidad, etc.” Sostiene que “… es claro … que el signo distintivo LA FENETRE+diseño no es el término que de manera exclusiva, excluyente y necesaria describa la especie, la cantidad, la calidad, el destino, el valor, el lugar de origen o la época de producción de persianas de exterior metálicas; metales comunes y sus aleaciones; materiales de construcción metálicos; construcciones metálicos; construcciones transportables metálicas …”. 4.

Fundamentos Jurídicos de la contestación a la demanda: La Superintendencia de Industria y Comercio, al contestar la demanda dice: Que “Con la expedición de las resoluciones 23612 del 26 de julio de 2002 y 32677 del 13 de octubre de 2002 expedidas por la Superintendencia de industria y Comercio, no se ha incurrido en violación de las normas comunitarias”.

Igualmente dice que “Es claro e inequívoco que la Decisión 486 como ordenamiento legal vigente en materia de Propiedad Industrial es aplicable válida y legalmente con respecto al asunto que nos ocupa, constituyéndose en el régimen legal que debía adoptarse por la Oficina Nacional Competente en materia de marcas”. Manifiesta que “… la marca (sic) LA FENETRE (sic) además de no reunir los requisitos establecidos en la norma comunitaria, se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad contenida en el articulo 135 literal e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, toda vez que en el idioma francés traduce ‘VENTANA’ y evidentemente describe la finalidad del producto que pretende distinguir, habida cuenta que las persianas son para cubrir las ventadas e igualmente comprende dentro de la descrip- GACETA OFICIAL ción de los productos las ventanas metálicas y las guarniciones metálicas para las mismas, concluyéndose que la expresión ‘LA FENETRE’ (mixta) no tiene elemento alguno que aporte distintividad y que haga susceptible de registro marcario”.

Concluye afirmando que si “… se concediera el registro de la marca ‘LA FENETRE (mixta)’ a favor de un titular exclusivo para distinguir los productos comprendidos en la clase 6, ello imposibilitaría que los terceros que suministran los mismos productos dentro de las actividades que desarrollan utilicen la expresión para resaltar una de la características de los mismos productos que pretenden proteger con el registro de la marca ‘LA FENETRE (sic)”.

Finalmente dice que “… los actos administrativos acusados … no son nulos, se ajustan a pleno derecho a las disposiciones legales vigentes aplicables sobre maracas y no violenta normas de carácter legal como lo sostiene la parte demandante”.

CONSIDERANDO

Que la norma contenida en el artículo 135 literales e) y f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal; Que este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto (codificado mediante la Decisión 500);

Que, teniendo en cuenta que la solicitud del registro del signo LA FENETRE+diseño se presentó el 27 de agosto de 2000, es decir en vi- 07/04/2005 10.36 gencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto están bajo la normativa de la indicada Decisión 344, por cuya razón, en virtud a lo facultado por los artículos 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 del Estatuto, con base a lo solicitado por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, corresponde interpretar de oficio los artículos 81 y 82 literal d) de la Decisión 344 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina por ser aplicable al caso concreto y no así la norma solicitada de la Decisión 486.

Decisión 486 Disposiciones Transitorias “Primera.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.

Decisión 344 “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

“Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: GACETA OFICIAL (…) d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción y otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse;

(…)”. I. Aplicación del ordenamiento comunitario en el tiempo Como ha sido expuesto en la parte considerativa en torno al ámbito de las normas del ordenamiento jurídico comunitario a ser interpretadas, este Tribunal ha considerado la improcedencia de la interpretación solicitada del artículo 135 literales e) y f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por haberse determinado que la solicitud de registro del signo LA FENETRE+diseño ha sido presentada el 27 de septiembre de 2000, es decir en vigencia de la Decisión 344, por lo que corresponde referirse al tema del tránsito de la normativa comunitaria.

Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos. En consecuencia, las situaciones jurídicas concretas se encuentran sometidas a la norma vigente en el tiempo de su constitución. Y si bien la norma comunitaria nueva no es aplicable a las situaciones jurídicas originadas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata tanto en algunos de los efectos futuros de la situación jurídica nacida bajo el imperio de la norma anterior, como en materia procedimental.

Por lo que, la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la determinación de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario. 07/04/2005 11.36 Al respecto el Tribunal ha señalado que: “si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso”.

(Proceso 38-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 845 de 1 de octubre de 2002, marca: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC Y PREPAC). La nueva normativa, en lo que concierne a la parte procesal, se aplicará a partir de su entrada en vigencia, tanto a los procedimientos por iniciarse como a los que están en curso. En este último caso, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.

Apoyándose en la doctrina, el Tribunal ha manifestado que “La prohibición de retroactividad de las leyes representa una manifestación básica y específica de la seguridad jurídica” (Pérez Luño, Antonio-Enrique: “Seguridad Jurídica”. En “El derecho y la justicia”. Editorial Trotta S.A. Madrid. 2000. pp. 204 y 206). Por ello, “En general y siempre que no operen otros principios especiales relativos a la aplicación de las normas jurídicas, el efecto que produce un acto derogatorio es que la norma derogada deberá ser aplicada en aquellos casos aún no resueltos que surgieron con anterioridad a la derogación, pero no a la resolución de nuevos casos … el efecto normal de la derogación consiste en la limitación temporal de la aplicabilidad de las normas jurídicas, de forma que las normas derogadas seguirán siendo aplicables a las relaciones jurídicas que surgieron cuando la norma estaba en vigor… (Aguiló Reglá, Josep: “Derogación”. ob.cit., p. 486)”.

(Proceso 74-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 995 del 9 de octubre de 2003, marca: A+GRÁFICA). En el caso de autos, la solicitud de registro como marca del signo LA FENETRE+diseño se presentó durante la vigencia de la Decisión 344, por lo que, corresponde a la autoridad nacional competente establecer, de acuerdo a las consideraciones anteriores, la norma aplicable al caso concreto.

GACETA OFICIAL II. La marca y los requisitos para su registro Con base al concepto de marca que contiene el artículo 81 de la Decisión 344 el Tribunal, en reiterada jurisprudencia, ha definido la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por una o más letras, números, palabras, dibujos, colores u otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.

La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos o servicios, como el interés general de los consumidores o usuarios de dichos productos o servicios, garantizándoles el origen empresarial y la calidad de éstos, evitando el riesgo de confusión o error, tornando así transparente el mercado.

De la anterior definición, se desprenden los siguientes requisitos para el registro de un signo como marca: La perceptibilidad, es la cualidad que tiene un signo de poder ser expresado y materializado para ser aprehendido por los consumidores o usuarios a través de los sentidos. Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captada y apreciada, es necesario que lo abstracto pase a ser una impresión material identificable, soportada en una o más letras, números, palabras, dibujos u otros elementos individual o conjuntamente estructurados a fin de que, al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios del producto o servicio que pretende amparar y, de esta manera, pueda ser seleccionada con facilidad.

En atención a que la percepción se realiza generalmente por el sentido de la vista, se consideran signos perceptibles aquéllos referidos a una o varias palabras, o a uno o varios dibujos o imágenes, individual o conjuntamente estructurados. 07/04/2005 12.36 La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione.

Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión. Sobre el carácter distintivo de la marca, el tratadista Jorge Otamendi sostiene que: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca.

La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene ese poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”. (Otamendi, Jorge. “Derecho de Marcas”. LexisNexis. Abeledo Perrot, Cuarta Edición, Buenos Aires, 2001, p. 27).

Sobre este aspecto el Tribunal ha manifestado en reiteradas ocasiones que: “El signo distintivo es aquel individual y singular frente a los demás y que no es confundible con otros de la misma especie en el mercado de servicios y de productos. El signo que no tenga estas características, carecería del objeto o función esencial de la marca, cual es el de distinguir unos productos de otros”.

(Proceso 19-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 585 de 20 de julio de 2000, marca: LOS ALPES). La susceptibilidad de representación gráfica, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor. Este requisito guarda correspondencia con lo dispuesto en el artículo 88 literal d) de la Decisión 344, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos.

Sobre el tema, Marco Matías Alemán sostiene: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”. (Alemán, Marco Matías, “Normatividad Subregional GACETA OFICIAL sobre Marcas de Productos y Servicios”, Top Manangement, Bogotá, p. 77).

El Juez Nacional tendrá que determinar, en el presente caso, si el signo LA FENETRE+diseño reúne los requisitos de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, si además, no se encuentra incurso en las prohibiciones contenidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. III. Signos mixtos El Tribunal considera necesario examinar lo concerniente a las marcas mixtas puesto que tienen relación directa con el caso concreto, objeto de la interpretación prejudicial.

Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. Sin embargo al efectuar el examen de registrabilidad se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.

A fin de llegar a tal determinación, “en el análisis … hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que … suscita en el consumidor… debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores …”.

Y con relación a la prioridad de estos elementos, la doctrina, también dice que se debe determinar la “situación y el relieve del componente gráfico en el conjunto de la marca mixta; y sobre todo, la notoriedad del componente gráfico común a las marcas comparadas. En cambio, si el elemento gráfico no evoca concepto alguno, el denominativo desplazaría en principio al gráfico, siendo en ese caso, y en definitiva, aquel elemento el predominante, y en el cual debe centrarse el análisis comparativo”.

(Fernández-Novoa, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 240). El Tribunal ha reiterado: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el 07/04/2005 13.36 más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 410 de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. mixta). La jurisprudencia también dice: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.

Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000). En el presente caso, estos criterios deberán ser tomados en consideración a tiempo de realizar el examen de registrabilidad del signo LA FENETRE+diseño. IV.

Signos genéricos El Tribunal, al referirse al signo genérico, ha sostenido que es aquel “que designa el género de los productos o servicios al que pertenece, como una de sus especies, el producto o servicio que se pretende distinguir por su intermedio. La falta de distintividad suficiente de tal signo, así como la circunstancia de que se otorgaría indebidamente a su titular un monopolio sobre un género de productos o servicios, impide su registro”.

(Proceso 17-IP-03, de 19 de marzo de 2003, marca: TUBERÍAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO TUBESA S.A.). La dimensión genérica de un signo debe apreciarse en concreto, “según el criterio de los consumidores y la relación del signo con el producto que pretende distinguir, considerando las características de éste y el nomenclátor de que haga parte”, teniendo presente que una o varias palabras podrán ser genéricas en relación con un tipo de productos o servicios, pero no en relación con otros.

Además, “la dimensión genérica de tales palabras puede desaparecer si, al hacerse parte de un conjunto, adquieren significado propio y fuerza distintiva suficiente para GACETA OFICIAL ser registradas como marca”. (Proceso 17-IP03, ya citado). Al respecto el Tribunal ha expresado, “ para fijar la genericidad de los signos es necesario preguntarse ¿Qué es?, frente al producto o servicio de que se trata”, por cuanto si la respuesta proviene exclusivamente de la denominación genérica, ésta no será lo suficientemente distintiva en relación a dicho producto o servicio, no pudiendo, por tanto, ser registrada como marca.

(Proceso 7-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 661 de 11 de abril de 2001, marca: LASER). El Tribunal también ha sostenido que “… en el campo doctrinal … las palabras pueden usarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo figurado o metafórico, y adquirir así una fuerza expresiva peculiar, suficiente para ser novedosa y distintiva en relación con determinado producto o servicio.

Una expresión utilizada en un contexto original en relación con el objeto, puede así dejar de ser genérica, jurídicamente hablando, Contra esta posibilidad, admitida por la doctrina, no resulta válido el argumento consistente en sostener que quien registra una marca necesariamente monopoliza el vocablo, ya que -por supuesto- éste podrá continuar siendo utilizado libremente en el lenguaje común, en su sentido propio, sin confundirse por ello con la marca, puesto que ya no existiría relación alguna con el producto o servicio en referencia”.

(Proceso 169-IP-2004, aprobada el 11 de febrero de 2005, citando al Proceso 2-IP89, publicado en la G.O.A.C. Nº 49, de 10 de noviembre de 1989, marca: OFERTA). Con base a esta jurisprudencia, el solicitante deberá determinar si el signo LA FENETRE+diseño resultaría genérico o no con relación a los productos que distingue. V. Signos descriptivos La jurisprudencia comunitaria y calificada doctrina han manifestado respecto a las denominaciones descriptivas, que son aquellas que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar.

Al respecto, el tratadista Fernández Novoa señala que la indicación descriptiva cuyo registro se prohíbe debe tener la virtualidad de comunicar las características (calidad, cantidad, destino, etc.) a una persona que no conoce el producto o servicio. 07/04/2005 14.36 De ello se comprende por qué, el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344, establece la irregistrabilidad de los signos descriptivos, entre otros, los que designen exclusivamente la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios, si tales características son comunes a otros productos o servicios pertenecientes a una especie dentro del mismo género, el signo no será distintivo y en consecuencia no podrá ser registrado.

La descriptividad de un signo surge principalmente de la relación directa entre éste y los productos o servicios para los cuales está destinado a identificar. Una denominación será descriptiva en relación directa con dichos productos o servicios, mas no con todo el universo de productos o servicios. Sostiene el Tribunal que “El fundamento de la prohibición viene dado por el interés de los consumidores y de los empresarios en la libre disposición de elementos que forman parte del vocabulario común. De llevarse a cabo, el registro del signo descriptivo conferiría a su titular un monopolio contrario a las reglas de la libre competencia”.

(Proceso 92-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1121 del 28 de setiembre de 2004, caso: UNIVERSIDAD VIRTUAL). El Tribunal con base en la doctrina, ha sostenido que uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, es formularse la pregunta de “cómo es” el producto o servicio que se pretende registrar, “ de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación”.

(Proceso 27-IP-2001, G.O.A.C. Nº 686 del 10 de julio de 2001, marca: MIGALLETITA, citando al Proceso 3-IP-95, publicado en la G.O.A.C. Nº 189 de 15 de septiembre de 1995, marca: “CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI S.A.”). Asimismo, el Tribunal ha sostenido que: “La descripción del objeto o del servicio a que se refiere un signo o una denominación para que impida el registro debe referirse a una de sus cualidades primarias o esenciales, lo que implica que el consumidor al divisar o escuchar la marca reconozca el producto o servicio que lo protege … Con sentido opuesto, la descripción o la designación de una cualidad o elemento secundario o accidental del bien, no impide la registrabilidad de un signo. Los términos que GACETA OFICIAL son utilizados generalmente como signos descriptivos están constituidos por el uso adjetivado de un sustantivo, los adjetivos y los adverbios que se refieren a la descripción de un bien o servicio”.

(Proceso 92-IP-2004, ya citado). Es importante tener presente que sólo se denegará el registro del signo, si éste está compuesto exclusivamente por indicaciones descriptivas no distintivas y, en consecuencia, si una varias indicaciones le otorgan carácter distintivo al signo en su conjunto, éste podrá ser registrado, pero el titular no podrá reivindicar el uso exclusivo de las que fueran puramente descriptivas.

VI. Signos evocativos Son aquellos que sugieren ciertas cualidades, características o efectos en relación al producto o al servicio que busca distinguir en el mercado, pero a diferencia de los signos descriptivos, no lo describen, sólo poseen la capacidad de transmitir a la mente del consumidor o usuario, una imagen o una idea sobre el producto o servicio que, a través de un esfuerzo imaginativo y de inteligencia, los hace diferenciar de otros, por lo que cumplen con la función distintiva de la marca y pueden ser objeto de registro.

El Tribunal ha manifestado al respecto que, “Las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto como sucede en las marcas descriptivas. El consumidor para llegar a comprender qué productos o servicios comprende la marca debe utilizar su imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio”.

(Proceso 92-IP-2004, ya citado). VII. Signos en idioma extranjero Las palabras en idioma extranjero y su significado se presume que no son de conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo pretendido para ser registrado como marca, se las considera como signo de fantasía, procediendo en consecuencia su registro. Sin embargo, existen palabras extranjeras en que tanto su conocimiento como su significado conceptual se han generalizado.

En este caso, cuando una palabra en idioma extranjero que conforma un signo marcario es fácilmente reconocible entre el público consumidor o usuario, sea a causa de su escritura, pronunciación o significado, debe- 07/04/2005 15.36 rá tenerse en cuenta que “el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma.

Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros”.

(Proceso Nº 16-IP-98, publicado en la G.O.A.C. No. 398 de 10 de septiembre de 1998, marca: SALTIN etiqueta). El Tribunal asimismo dice que “ cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local, lo cual sucede frecuentemente con las expresiones en idiomas latinos como el Italiano o el Francés que por hablarse o entenderse con mayor frecuencia entre personas de habla hispana o por tener similitud fonética, son de fácil comprensión para el ciudadano común”.

(Proceso Nº 3IP-95, publicado en la G.O.A.C. Nº 189 de 15 de septiembre de 1995, marca: CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI S.A.). Finalmente, se ha reconocido la existencia de ciertos vocablos de origen extranjero que “han llegado a ser aceptados oficialmente en el idioma local con acepción común equivalente, como serían los italianismos, galicismos o anglicismos que terminan siendo prohijados por los organismos rectores del idioma en un país dado”.

(Proceso Nº 3-IP-95, ya citado). En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO: Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos, en consecuencia la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para determinar si se cumplie- GACETA OFICIAL ron o no los requisitos de registrabilidad y resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo.

La norma comunitaria en materia procesal se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los trámites en curso o por iniciarse. De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a los trámites procesales pendientes.

SEGUNDO: Un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, previstos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y no debe estar incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la misma Decisión, según los criterios sentados en la presente interpretación prejudicial TERCERO: En el análisis de registrabilidad de un signo mixto el elemento denominativo suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos, por lo que el Juez Consultante deberá examinar los elementos distintivos del signo.

CUARTO: Los signos genéricos al no ser suficientemente distintivos no son registrables como marcas a menos que estén conformados por palabras o figuras que proporcionen una fuerza expresiva suficiente para dotarlos de capacidad distintiva en relación con el producto o servicio de que se trate.

QUINTO: Los signos descriptivos no son registrables cuando refieren a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las propiedades o características de los productos o de los servicios que pretenden amparar, salvo que estén acompañados de uno o varios elementos que le proporcionen la suficiente distintividad.

SEXTO: Los signos evocativos sugieren ciertas cualidades, características o efectos en relación al producto o al servicio que buscan distinguir en el mercado que los hace diferenciar de otros, por lo que cumplen la función distintiva de la marca y en consecuencia son registrables. 07/04/2005 16.36 SÉPTIMO: Las palabras en idioma extranjero y su significado se presume que no son de conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo solicitado para registro como marca, se las considera como de fantasía, procediendo, en consecuencia, su registro.

Sin embargo, si se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común, y si su significado se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, la denominación no será registrable. El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 2003-00147 (8914), de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y el artículo 127 de su Estatuto, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del mismo.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO (a.i.) TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Mónica Rosell SECRETARIA GACETA OFICIAL 07/04/2005 17.36 PROCESO 171-IP-2004 Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, e interpretación de oficio del artículo 128 de la misma Decisión, con fundamento en la consulta formulada por el Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo, con sede en Quito, República del Ecuador.

Expediente Interno Nº 5455- E.G. Actor: COMESTIBLES ITALO S.A. Marca: “ITALO”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los nueve días del mes de marzo del año dos mil cinco; en la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo, con sede en Quito, de la República del Ecuador.

Magistrado consultante: doctor Eloy Torres Guzmán. VISTOS: Que la solicitud de interpretación prejudicial, se ajusta a las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto, por lo que su admisión a trámite ha sido considerada procedente, mediante auto de fecha 26 de enero del 2005. 1. Antecedentes. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: 1.1.

Las partes: Demandante: COMESTIBLES ITALO S.A. Demandados: DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. MINISTRO DE COMERCIO EXTERIOR INDUSTRIALIZACIÓN Y PESCA. PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO. 1.2. La demanda: COMESTIBLES ITALO S.A. presentó a través de su apoderado, el 1 de julio de 1994, solicitud de registro de la marca “ITALO”, para proteger productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

Mediante la Resolución impugnada, contenida en el oficio Nº 0964725 de 15 de junio de 1998, emitida por el Director de Propiedad Industrial, se resolvió aceptar las observaciones propuestas por Bolivariana de Inversiones Bolinsa S.A., titular de la marca ITALICA Gráfica, y Cremino S.A., titular del nombre comercial ITALICA Gráfica y consecuentemente negar el registro solicitado.

Se afirma que la Resolución impugnada es improcedente e ilegal, por las siguientes consideraciones: a) Se encuentran registradas en el país varias marcas que comparten términos alusivos a ITALIA y a ITALIANO, siendo este el caso de las mismas empresas observantes que tienen registradas marcas similares; b) No se tomó en consideración que la marca ITALO está registrada en Colombia y que ha alcanzado gran fama y prestigio; c) ITALO, es una marca denominativa que no puede causar confusión con las marcas mixtas, con las que se la comparó para fundamentar las observaciones planteadas; los criterios doctrinarios son claros al expresar que existen diferencias entre las marcas de distintos tipos o clases. d) Luego de observar a las marcas en conflicto del modo recomendado por la doctrina es evidente que entre ellas no existe semejanza auditiva, fonética, y visual, como erróneamente señaló el Director Nacional de Propiedad Industrial.

GACETA OFICIAL 07/04/2005 18.36 1.3. La contestación a la demanda: Artículo 83 El Director Nacional de Patrocinio, delegado del Procurador General del Estado, señala domicilio judicial para efectos de vigilancia procesal. “Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: En el expediente consta expresamente que: “Los otros demandados no han contestado a la acción propuesta por lo que de conformidad con la ley correspondiente se entiende como negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la acción propuesta.” 2.

Competencia del Tribunal. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. 3. Normas del ordenamiento jurídico comunitario a ser interpretadas.

Por ser pertinentes dentro del caso planteado, la interpretación prejudicial versará sobre los artículos solicitados por el consultante, que son: 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y se realizará la interpretación de oficio del artículo 128 de la Decisión antes referida. A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas.

DECISIÓN 344 Artículo 81 “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.” (…) “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.” ( ) Artículo 128 “El nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro.

En caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo sobre Marcas de la presente Decisión, así como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo País Miembro.” 4. Consideraciones. La presente interpretación se referirá, de manera principal a los siguientes temas: requisitos para el registro de marcas; irregistrabilidad de signos por identidad o similitud; reglas para el cotejo marcario; comparación de marcas denominativas y marcas mixtas; el uso de partículas de uso común en la conformación de signos marcarios; la marca débil; el nombre comercial. 4.1.

Requisitos para el registro de marcas: La marca se define como un bien inmaterial, perceptible y susceptible de representación gráfica, que tiene como función principal la identificación de productos o servicios en el mercado, a fin de que el consumidor los diferencie y seleccione, sin incurrir en confusión. La doctrina, sobre el concepto de marca, expresa lo siguiente: “ es un signo sensible colocado sobre un producto o acompañado a un producto o a un GACETA OFICIAL 07/04/2005 19.36 ción a terceros de las cualidades que los diferencian de la competencia.” 3 servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros.” 1 4.1.2.

La Perceptibilidad: “consisten en signos utilizados por los empresarios en la identificación de sus productos o servicios, a través de los cuales busca su diferenciación e individualización de los restantes empresarios que se dediquen a actividades afines.” 2 El Régimen Común de Propiedad Industrial ofrece protección al titular de la marca, otorgándole un derecho exclusivo sobre el signo distintivo, además tutela el interés de los consumidores a quienes van destinados los productos o servicios, evitando que se genere confusión y garantizando de esta manera transparencia en el mercado.

Los requisitos que debe reunir un signo para ser registrado como marca según el artículo 81 de la Decisión 344 son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica; es importante destacar que además de cumplir con los mencionados requisitos, es indispensable que el signo no incurra en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 82 y 83 de la mencionada norma. 4.1.1.

La Distintividad: Es la función principal que debe reunir todo signo para acceder al registro de marcas; este requisito hace posible la distinción o identificación de unos productos o servicios de otros y ofrece al público facilidad para realizar la elección de lo que desea adquirir; la marca le da a la mercadería su individualidad y permite que un producto o servicio sea reconocido de entre otros similares que se ofertan en el mercado; se ha dicho al respecto que: La marca se define como todo signo, capaz de distinguir a la gran cantidad de bienes y servicios que se comercializan en el mercado, el signo para ser identificado debe ser perceptible y su materialización se realiza a través de todo elemento o indicación que haga posible su captación por los sentidos.

La doctrina manifiesta que: “El signo marcario es una realidad intangible; para que los demás perciban el signo, es preciso que éste adquiera forma sensible: que se materialice en un envase o en el propio producto, o bien en las correspondientes expresiones publicitarias.” 4 La marca es un bien de naturaleza inmaterial, por ello es indispensable que exista un soporte material, que permita que se exprese la idea que encierra el signo, a fin de que éste pase del campo subjetivo a la realidad y pueda captarse o percibirse. 4.1.3.

Susceptibilidad de representación gráfica: Este requisito de la marca permite la apreciación visual del signo a través de su descripción material, además posibilita realizar la publicación y el archivo de la denominación solicitada. Sobre el tema, la doctrina señala lo que sigue: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”. 5 “La marca es un esfuerzo constante de diferenciación, no sólo entre los signos que identifican los productos, sino sobre los productos mismos, en su intención de comunica3 1 2 BERTONE Luis Eduardo.

“DERECHO DE MARCAS” Tomo I. Editorial Heliasta S.R.L. Argentina 1989. Pág.

14. MATIAS ALEMAN Marco. “NORMATIVIDAD SUBREGIONAL SOBRE MARCAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS”. Editado por Top Management International. Colombia. Pág. 73. 4 5 Memorias del Seminario Internacional “LA INTEGRACIÓN, DERECHO Y LOS TRIBUNALES COMUNITARIOS”. Artículo de Marco MATÍAS ALEMÁN. TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA, 1996, Pág. 186.

FERNÁNDEZ Novoa Carlos. “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo. S.A. 1984. Págs. 21 y SS. ALEMAN, Marco Matías. Ob. Cit. Pág.

77. GACETA OFICIAL 07/04/2005 20.36 “ es necesario establecer que en términos generales la confusión se origina en la semejanza entre los signos distintivos y la mayor o menor similitud de los productos que estas marcas protejan, factores que llevan a los consumidores a error o confusión en cuanto al origen de los productos vendidos con la marca similar, sin tomar en cuenta que estos productos pueden provenir de empresas diferentes”. 7 4.2.

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud: La Decisión 344 en el literal a) del artículo 83, contiene una prohibición encaminada a salvaguardar el derecho de terceros, que pueden ser previos solicitantes o titulares de un registro marcario; en ella se expresa claramente, que no son objeto de registro los signos idénticos o similares, respecto de una marca anteriormente solicitada para su registro, o ya registrada a favor de un tercero, que identifique los mismos productos o servicios, o respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

La prohibición no exige que el signo efectivamente genere error entre los consumidores, sino que basta para que ella opere con la sola existencia del riesgo de que tal situación pueda producirse; cabe agregar que, una marca sin la suficiente fuerza distintiva evidencia una real posibilidad de que la confusión se produzca, lo que traerá como consecuencia el impedimento de su registro o la anulación de éste.

No cumple con el requisito de ser distintivo el signo que no sea apto para diferenciar en el comercio los productos o servicios de un titular, de otros provenientes de distinto fabricante; la principal función de la marca es la de identificar con claridad productos o servicios en el mercado, permitiendo al empresario tener la certeza de que gracias a los derechos exclusivos obtenidos a través del registro de la marca, nadie podrá hacer uso de un signo idéntico o similar al ya registrado y por tanto no existirá el riesgo de confusión para el consumidor respecto del origen empresarial de los bienes que se ofertan.

Sobre el tema la doctrina señala lo siguiente: “El criterio fundamental al prohibir el registro de una marca en que sus signos y los productos o servicios que distingue sean idénticos o semejantes a la marca anterior con la que se compara es evitar la confusión en el mercado” 6 “ la función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante de los de igual o semejante naturaleza, que pertenezcan al competidor; por ello es fundamental que el signo en proceso de registro, no genere confusión respecto de los bienes o servicios distinguidos por otro solicitado previamente o por una marca que se encuentre inscrita, puesto que éstos gozan de la protección legal que les otorga el derecho de prioridad o el registro, respectivamente”. 8 La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa y la indirecta; la primera conduce al comprador a adquirir un producto o servicio determinado en la creencia de que está comprando otro; la confusión indirecta se caracteriza porque el consumidor atribuye, a dos productos o servicios que se le ofrecen, en contra de la realidad un origen empresarial común. La similitud entre dos marcas puede ser: ortográfica, fonética o ideológica.

La similitud ortográfica, surge de la semejanza de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La semejanza entre los signos existe si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden. 7 La Jurisprudencia del Tribunal ha manifestado al respecto: 8 6 BAYLOS Corroza Hermenegildo.

“TRATADO DE DERECHO INDUSTRIAL” Editorial Civitas. Madrid 1993. Pág. 829 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia del 11 de marzo de 1998. Proceso Nº 14IP-96. Marca: “PROMOFERIAS”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 363 del 11de agosto de 1998. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 27 de noviembre del 2000.

Proceso Nº 101-IP-2002. Marca: “COLA REAL + gráfica”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 877 de 19 de noviembre del 2002. GACETA OFICIAL La similitud fonética, existe por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir, cabe añadir que a fin de determinar la existencia de una posible confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso.

La similitud ideológica, se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. El hecho de que marcas idénticas o similares subsistieran en el mercado, en titularidad de dos o más personas para identificar productos o servicios idénticos o de igual naturaleza generaría un verdadero riesgo de confusión entre los consumidores; en tal circunstancia, el público quedaría en incapacidad de distinguir acerca del origen empresarial de los productos o servicios y escoger entre ellos, con entera libertad.

Cavelier expresa que: “ es indispensable evitar en toda forma el registro de marcas que teniendo algún parecido o semejanza, puedan dar lugar a establecer confusión y engaño en el público desprevenido, así como una competencia desleal en el campo industrial, pues con una marca imitada se aprovecharía un fabricante ilícitamente del prestigio de un producto acreditado antes por el esfuerzo y el dinero de otro” “ los signos y marcas que se adopten no deben dar ni el más remoto lugar a confusión en el mercado, ya que para ello cuenta el interesado con una cantidad dilatada de nombres que pueden tomarse de la naturaleza o de la fantasía” 9 4.3.

Reglas para el cotejo marcario. Comparación entre marcas denominativas y marcas mixtas. Con el propósito de determinar el riesgo de confusión que pudiera producirse entre los signos enfrentados, se debe analizar si verdaderamente existen semejanzas suficientemente capaces de inducir al público a error, o si las marcas en conflicto son tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a 9 CAVELIER Germán “MARCAS DE FABRICA Y DE COMERCIO” Editorial Temis.

Bogotá 1962. Pág. 190. 07/04/2005 21.36 los consumidores y sin afectar el derecho de exclusiva de terceros. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina reiteradamente, en sus sentencias sobre la materia, ha mencionado las reglas que deben ser consideradas para determinar la existencia del riesgo de confusión, las que según el tratadista Breuer Moreno expresan que: “1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

(“TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y SS.)” 10 Es importante destacar que al realizar el cotejo de todo tipo de marcas, debe realizarse una visión total o de conjunto, sin descomponer los signos en conflicto para efectos de establecer similitud, ya que lo importante es realizar una observación global de todos los factores integrantes de la marca con la finalidad de no destruir su unidad fonética, auditiva e ideológica; la visión de conjunto se da por la impresión que el consumidor tiene sobre la misma.

En la comparación se debe usar el método de cotejo sucesivo; no cabe realizar un análisis simultáneo dado que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en forma individualizada o por separado. En lo referente a la similitud general entre dos marcas, se deben observar los elementos semejantes existentes entre ellas, para percibir el riesgo de confusión. 10 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia del 10 de abril del 2002. Proceso Nº 01-IP2002. Marca: “JOHANN MARIA FARINA”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Nº 633 de 17 de enero de 2001. GACETA OFICIAL El examen de los signos es de competencia exclusiva del administrador o juez nacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas.

En el presente caso se debe cotejar una marca mixta y otra denominativa, la primera se define como el signo que está conformado por la combinación de elementos de tipo denominativo y gráfico, que en suma deben formar un conjunto marcario capaz de ser distintivo. La marca denominativa o llamada también verbal, utiliza expresiones que se componen por una o varias palabras que integran un todo pronunciable, dotado o no de un significado conceptual.

La comparación de las marcas en conflicto determinará si entre ellas existe confusión, que puede ser directa o indirecta; al realizar el cotejo entre una marca mixta y una denominativa, deberá tomarse en cuenta que el elemento denominativo de la marca mixta suele, por lo general, ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva que tienen las palabras, las que por definición son pronunciables, además el elemento denominativo impacta y permanece en la mente del consumidor, porque es a través de la palabra o denominación, como se solicita al producto o servicio distinguido por la marca; no obstante, en algunos casos, se le reconoce prioridad al elemento gráfico, por sus características, tamaño, color y colocación de la gráfica, que pueden ser determinantes.

Para establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre la marca mixta y la denominativa, el Tribunal ha señalado que: “… se efectuará el examen, atendiendo fundamentalmente al aspecto nominativo de las marcas. Si ellos son semejantes entonces las marcas son confundibles. Este proceder está arreglado al principio según el cual la confundibilidad hay que apreciarla en base a los elementos semejantes y no a los desemejantes.

Igualmente no debe olvidarse la importancia de la palabra como elemento principal para determinar la confundibilidad o no entre las marcas en litigio”. 11 11 Proceso Nº 101-IP-2002. Doc. cit. en pie de página N° 8. 07/04/2005 22.36 4.4. El uso de partículas de uso común en la conformación de signos marcarios: Para elaborar un conjunto marcario, se puede hacer uso de determinados prefijos o sufijos, raíces o terminaciones que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones de uso común, y que por ser tales, no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.

Por ello el titular de una marca que lleve incluida una expresión de tal naturaleza no está legalmente facultado para oponerse a que terceros puedan utilizar dicha expresión, en combinación de otros elementos, en el diseño de signos marcarios, siempre que el resultado sea original y lo suficientemente distintivo a fin de no generar confusión. En el caso de marcas que contienen partículas de uso común, cabe indicar que al realizar el examen comparativo, no deben considerarse las partículas de uso general o común, a efecto de determinar si existe confusión, constituyéndose tal circunstancia en una excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes, en el caso presente por tratarse de denominaciones conformadas por partículas de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía de la marca.

El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que partículas, prefijos o sufijos, necesarios o usuales pertenecientes al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular marcario, porque al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando. Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “Una partícula de uso común no puede ser monopolizada por persona alguna, es de libre empleo y no puede invocarse privilegio sobre ella.” ( ) “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro.

Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configu- GACETA OFICIAL radas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles.” 12 El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en una de sus sentencias ha recogido importantes criterios doctrinarios sobre el tema y ha expresado lo siguiente: “La presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias y otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro” (Bertone, Luis Eduardo; y Cabanellas de las Cuevas, Guillermo: Derecho de Marcas, Tomo II, pp. 78-79).

Asimismo, el texto citado agrega que, no obstante su distintividad, el signo puede haberse tornado banal “por el crecido número de registros marcarios que lo contienen; no se trata de una cualidad intrínseca del signo, sino de su posición relativa en ese universo de signos que constituye el Registro ”. “Otamendi ha señalado que “una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario.” 13 4.5.

La marca débil: El fenómeno que la doctrina ha denominado “debilidad de la marca”, tiene ocurrencia cuando aquélla está conformada exclusivamente por signos de utilización libre o al incorporar en su estructura vocablos o expresiones de utilización común. Este tipo de marca tendrá menor fuerza 12 13 OTAMENDI Jorge. “DERECHO DE MARCAS”, Cuarta edición. Editado por Lexis Nexis Abeledo Perrot.

Buenos Aires. 2002. Pág. 191. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 9 de julio del año 2003. Proceso Nº 39IP-2003. Marca: “& mixta”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, Nº 965 de 8 de agosto del 2003. 07/04/2005 23.36 para impedir que otros escojan signos vecinos también al libre uso, y en consecuencia, parecidos a la marca de referencia. Una locución genérica no es monopolizable por nadie, por ello ninguna persona puede impedir que terceros la incorporen en otros signos marcarios.

Tampoco se puede tener el derecho exclusivo de uso respecto de raíces, terminaciones, sufijos, prefijos, de uso común. Sobre el particular el tratadista Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca que contenga una partícula de uso común, no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente, un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario.

“ se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente.” 14 La doctrina y el derecho comunitario coinciden en que el titular de la marca no puede obtener el uso exclusivo de una expresión de uso común, por lo que otras marcas pueden también utilizarla, tomando en cuenta que se deberán incluir otros elementos que formen un conjunto marcario distintivo, que podrá acceder a su registro al cumplir con los requisitos que establece la ley y no incurrir en prohibición alguna. 4.6.

El nombre comercial: El nombre comercial es reconocido como el elemento identificador, que permite distinguir una actividad comercial o un negocio de otros similares que se desarrollan en el mercado; el nombre comercial puede coincidir con la denominación o razón social de la empresa; la protección que la Normativa Comunitaria Andina le concede proviene del registro o de su uso efectivo, las disposiciones contenidas en la Decisión 344 no exigen el cumplimiento de formalidades en cuanto al registro, que tiene un carácter facultativo, y se establece con fines meramente declarativos.

En materia de nombres comerciales, se emplean los conceptos referentes a las marcas, y 14 OTAMENDI Jorge. Ob. cit. Págs. 191 y 192. GACETA OFICIAL 07/04/2005 24.36 para comparar una marca y un nombre comercial se deben observar los criterios sugeridos por la doctrina para el cotejo de signos marcarios. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, respecto al nombre comercial expresó lo siguiente: “Encontramos que el fin básico del nombre comercial es el de servir de signo distintivo del establecimiento comercial, y se rige según la legislación comunitaria por la ley interna de cada uno de los Países Miembros.

Sin embargo será protegido sin necesidad de registro.” 15 induzca a error o confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

TERCERO: El examinador deberá al momento de evaluar la solicitud del registro de una marca, seguir las reglas establecidas para el cotejo de los signos que la doctrina y la jurisprudencia han establecido y de esta manera, evitar cualquier riesgo de confusión.

CUARTO: El juez nacional habrá de determinar si existe o no riesgo de confusión, teniendo en cuenta, las orientaciones doctrinales referidas en esta interpretación prejudicial, para el cotejo de las marcas, de acuerdo a la naturaleza de las que en el caso se confrontan.

QUINTO: La exclusividad del uso, que confiere el derecho obtenido a través del registro de marcas, descarta que partículas, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, comunes, necesarios o usuales que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular marcario, porque al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando; hacerlo constituirá el monopolio del uso de partículas necesarias en beneficio de unos pocos.

SEXTO: La debilidad de la marca, existe cuando el signo está conformado exclusivamente por palabras de utilización libre o incorporando en su estructura compuesta vocablos o expresiones de utilización común. Este tipo de marca tendrá menor fuerza para impedir que otros escojan signos próximos también al libre uso y, en consecuencia, parecidos a la marca de referencia.

SÉPTIMO: El nombre comercial es el elemento identificador, que permite distin- Con fundamento en las consideraciones anteriores, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE:

PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 y además el signo no deberá estar incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 82 y 83 de la norma comunitaria citada.

SEGUNDO: No son registrables como marcas los signos que en relación con el derecho de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada o registrada para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para el registro efectivamente 15 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia de 13 de febrero de 1998. Proceso Nº 20IP-1997. Caso: “MANUELITA VS. MANOLITA”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 332 de 30 de marzo de 1998. GACETA OFICIAL 07/04/2005 25.36 guir una actividad comercial o un negocio, de otros similares; puede coincidir con la denominación o razón social de la empresa. La protección que la Normativa Comunitaria Andina le otorga proviene del registro o de su uso efectivo, la Decisión 344 no exige el cumplimiento de formalidades en cuanto al registro que tiene un carácter facultativo, y se establece con fines declarativos.

En materia de nombres comerciales, se emplean los conceptos referentes a las marcas, por ello, al realizar la comparación de una marca y un nombre comercial se deben emplear los mismos criterios utilizados en la comparación de signos marcarios. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 5455-EG, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO (a.i.) TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Mónica Rosell SECRETARIA PROCESO Nº 179-IP-2004 Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 88, 103, 119 y 120 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la solicitud del Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Parte actora: sociedad ETERNIT COLOMBIANA S.A. Caso: marca “FIBROLIT”, clase 20. Expediente N° 2003-00219. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, nueve de marzo del año dos mil cinco. VISTOS La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en el “Artículo 114 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena y el artículo 174 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina”, formulada por el Consejo de Esta- do de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por órgano de su Consejera Ponente, Dra. Olga Inés Navarrete Barrero, y recibida en este Tribunal en fecha 17 de diciembre de 2004; y, El informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del tenor siguiente: GACETA OFICIAL 1.

Demanda 1.1. Cuestión de hecho Según el órgano jurisdiccional consultante, la parte actora alega en su demanda que “Mediante la Resolución número 5560 del 25 de agosto de 1987 expedida por la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia y Comercio (sic), se concedió el registro de la marca FIBROLIT para distinguir productos comprendidos en la clase 20 a favor de la sociedad ETERNIT COLOMBIANA S.A. … La sociedad ETERNIT COLOMBIA (sic) S.A., solicitó la renovación del registro de la marca FRIBOLIT de la Clase 20 … Mediante la Resolución número 5418 del 30 de Diciembre de 1992, se concedió la renovación del registro de la marca FIBROLIT … Estando dentro del tiempo previsto para ello, el 23 de mayo del 2002 la sociedad ETERNIT COLOMBIA (sic) S.A., solicitó nuevamente la renovación del registro de la marca FIBROLIT … Sin pronunciamiento sobre la solicitud de renovación presentada oportunamente, mediante la Resolución Número 30629 (rectius 30631) del 23 de septiembre del 2002 expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, se declaró la caducidad del título, o también denominado certificado de registro … Dentro del término legal la sociedad ETERNIT COLOMBIA (sic) S.A, presentó recurso de reposición y subsidiario de apelación contra la Resolución número 30631 del 23 de septiembre del 2002 … A través de las Resoluciones número 38136 del 2002 y 42130 del 26 de diciembre del 2002, se resolvieron los respectivos recursos de reposición y de apelación, confirmándose la determinación de caducidad del registro de la marca FIBROLIT”. 1.2.

Cuestión de derecho Informa el consultante que la actora denuncia la violación de los artículos 174 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y 114 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, argumentando al efecto que “Si la entidad demandada consideraba que no era viable la renovación del registro, debió manifestarlo así en la citada Resolución número 30628 (rectius 30631), haciendo referencia a la petición del apoderado de ETERNIT COLOMBIA (sic) S.A., habiéndole dado, en todo caso, la posibilidad de exponer las razones por las cuales la sociedad solicitante consideraba que le asistía el derecho a renovar el registro”. 07/04/2005 26.36 En el texto de su demanda, la actora alega que, si bien “la declaratoria de caducidad de un registro marcario es una verdadera sanción administrativa impuesta por la administración al titular, cuando éste no ha realizado el pago de las tasas correspondientes a la publicación del título, o cuando no realiza la renovación del registro dentro del término señalado en la ley, de conformidad con lo establecido en el artículo 25 del Decreto 2591 de Diciembre 13 del 2000, por medio del cual se reglamenta parcialmente la Decisión 486 ”, es el caso que “esta facultad sancionatoria, que comporta la privación del derecho del titular del registro, debe ejercerse de conformidad con la ley, esto es, observando el debido proceso y garantizando los derechos del administrado y las limitaciones impuestas a la administración para ejercerla, pues … su ejercicio está limitado en el tiempo, no es indefinida”; que “la imposición de la sanción consistente en la declaratoria de caducidad del registro, debía imponerse observando, de una parte, el incumplimiento de la obligación del administrado consistente en el pago de las tasas, es decir, verificando la ocurrencia de los supuestos de hecho que daban lugar a la aplicación de la sanción, y de otra, el límite temporal impuesto por la ley para la aplicación de la sanción”; que “El Decreto 117 de 1994 entró en vigencia el 14 de Enero de 1994, fecha en que fue publicado, lo cual significa que el término concedido a los titulares para acreditar el pago de las tasas correspondientes a los derechos derivados de los títulos referentes a concesiones, renovaciones, transferencias, prórrogas, licencias, cambios de nombre y de domicilio del titular, venció el 14 de Abril del año 1994”; que “Sólo a partir de tal fecha podía la Superintendencia de Industria y Comercio declarar la caducidad de los títulos concedidos entre el 8 de Abril de 1992 y el 14 de Enero de 1994, siempre y cuando no se hubiera acreditado el pago de las tasas correspondientes, antes del día 14 de Abril de 1.994”; que “La referida facultad sancionatoria, sin embargo, no era intemporal, pues también estaba sujeta a un término de caducidad.

¿Cuál? El contenido en el Artículo 38 del Código Contencioso Administrativo: tres (3) años contados a partir de la expedición del acto que pudiera ocasionarlas”. La demandante manifiesta además que “… ni la legislación supranacional sobre propiedad industrial (Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina), ni las normas nacionales GACETA OFICIAL que establecen las sanciones por el no pago de las tasas establecen un límite temporal para la imposición de las sanciones derivadas del incumplimiento de tal obligación … Por esa razón resulta indispensable recurrir al término de caducidad establecido en el Código Contencioso Administrativo ”; y que “Al resultar improcedente la declaratoria de caducidad del registro, por haber caducado el término legal para el ejercicio de la facultad sancionatoria, surgía necesariamente una sanción para el titular del registro: la imposibilidad de realizar la publicación del mismo, con las consecuencias que tal hecho generaría para la adecuada defensa de sus derechos marcarios.

Esta era la única sanción que podía generarse luego de no haberse decretado en forma oportuna la caducidad del registro. Se trata, pues, de una sanción que opera por el simple incumplimiento de la obligación y que priva al afectado del derecho a la publicación, mas no de los derechos sobre el registro”. 07/04/2005 27.36 2. Contestación a la demanda 2000, que para el efecto y las resultas de este proceso, establecieron la caducidad de los registros marcarios, cuyos titulares no cumplieron con el requisito del pago de las tasas para efectos de la publicación y entrega de tales títulos”; que “No puede ser aplicable el artículo 38 del Código Contencioso Administrativo respecto a la figura de la caducidad de que trata la Decisión 486 reglamentada parcialmente por el decreto 2591 de 2000, por cuanto de ninguna manera la actora, titular del certificado no. 118388 de la marca FIBROLIT, no ha cometido infracción, falta o contravención sea por acción o por omisión en contra de nuestro ordenamiento jurídico, a que se refiere la norma en cita”; que “Adicionalmente la caducidad aquí en litis, se presentó de pleno derecho desde el día 27 de abril de 1993, y mi representada pudo constatar su ocurrencia al momento de estudiar los documentos presentados por la actora, el día 23 de mayo de 2002, cuando solicitó la renovación del certificado no. 118388 de la marca FIBROLIT, para el período comprendido entre el 25 de agosto de 2002, hasta el 25 de agosto de 2012”.

El apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio sostiene, en su escrito de contestación a la demanda, que “el tramite (sic) marcario es un trámite especial que cuenta con normas de dicho carácter, en este sentido es claro que no puede confundirse, la facultad que tiene la oficina nacional competente en el caso de Colombia la Superintendencia de industria (sic) y Comercio para declarar la caducidad de un registro marcario cuando opera alguna de las causales que la ley Supranacional contempla, y sean advertidas por la oficina nacional competente, con disposiciones internas de carácter general que regulan situaciones diferentes”; que “Con el decreto 2591 del 13 de diciembre de 2000, se reglamento (sic) parcialmente la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y en su artículo 25, establece que la Superintendencia de Industria y Comercio, seguirá declarando la caducidad de los títulos referentes a concesiones, renovaciones, transferencias, prórrogas, licencias, cambios de nombre y de domicilio del titular otorgados a partir de la fecha de publicación del decreto 117 de 1994, cuyo pago no se haya acreditado ante dicha entidad dentro de los tres meses siguientes a la ejecutoria del acto administrativo respectivo”; que “La resolución 30631 del 23 de septiembre de 2002, se profirió dando cumplimiento a lo establecido en norma especial como es el decreto 2591 de La Superintendencia agrega, en su escrito de contestación, que a “la actora se le notificó personalmente de la resolución no. 5418 del 30 de diciembre de 1992, el día 19 de abril de 1993, quedando ejecutoriada la citada resolución el día 27 de abril de 1993.

Es decir que transcurrieron más de (11) once meses contados entre el 27 de abril de 1993 y 14 de abril de 1994 ultimo (sic) plazo consagrado en el decreto 117 de 1994, para el pago de los títulos de renovación concedidos entre el 8 de abril de 1992 y el 14 de enero de 1994, sin que la actora cumpliera con su obligación de pagar las tasas correspondientes para la publicación y el retiro del título de renovación del certificado no. 118388 de la marca FIBROLIT, que distinguía productos de la clase 20 internacional, obligación que hasta la fecha nunca se cumplió”; que “Por lo tanto la caducidad declarada contra del (sic) certificado no. 118388 de la marca FIBROLIT, que distinguía productos de la clase 20 de ninguna manera es una sanción como lo pretende hacer ver la parte actora, ya que por el contrario es un modo de extinción del derecho al uso de la marca, en contra el (sic) titular negligente y desinteresado por obtener el uso de su marca”; que “quien deviene o propicia la caducidad es el mismo titular y no la Oficina Nacional de Propiedad Industrial ”; que “la caducidad como perdida (sic) del derecho al registro marcario en GACETA OFICIAL contra de su titular, tiene su fuente en una norma de carácter supranacional y no nacional, contenida en el artículo 174 de la decisión (sic) 486 por lo tanto es desde allí donde proviene su origen, así como en el decreto 2591 de 2000, por el cual se reglamentó la decisión 486, por lo mismo no admite aplicación de norma nacional al respecto”; que “… en relación a la solicitud de renovación presentada el día 23 de mayo de 2002, para el período comprendido entre el 25 de agosto de 2002, hasta el 25 de agosto de 2012, será resuelta mediante el acto administrativo correspondiente”; y que “los actos administrativos demandados, se ajustan a pleno derecho y a las disposiciones aplicables vigentes en materia marcaria”. 3.

De las Resoluciones impugnadas En el encabezamiento de la Resolución N° 30631, del 23 de septiembre de 2002, mediante la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró “la caducidad del título correspondiente en el evento de la referencia”, obra el siguiente texto: “RESOLUCION No.: 05418 de 30 de diciembre de 1992.

EVENTO: RENOVACIÓN. MARCA: FIBROLIT. CLASE: 20. SOLICITANTE: ETERNIT COLOMBIANA S.A. VENCIMIENTO: 14 DE ABRIL DE 1994”. Y en la parte considerativa se precisa que “… mediante la resolución de la referencia, proferida por el Jefe de la División de Signos Distintivos … se concedió el título solicitado en el evento del rubro”; que “de conformidad con lo establecido en el artículo 25 del Decreto 2591 expedido el 13 de diciembre de 2000 ‘La Superintendencia de Industria y Comercio continuará declarando la caducidad de los títulos referentes a concesiones, renovaciones, transferencias, prórrogas, licencias, cambios de nombre y de domicilio del titular otorgados a partir de la fecha de publicación del Decreto 117 de 1994, cuyo pago no se haya acreditado ante dicha entidad dentro de los tres meses siguientes a la ejecutoria del acto administrativo respectivo …”, que “el inciso 2o del mismo Decreto expresa: ‘Así mismo, se continuará declarando la caducidad de los títulos enunciados en el inciso anterior … concedidos entre el 8 de abril de 1992 y la fecha de publicación del decreto 117 de 1994, cuyo pago no se haya acreditado ante la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro de los 3 meses siguientes a la fecha en que aquél entró en vigencia’ ”; y que “el término de tres (3) meses a 07/04/2005 28.36 que hace referencia la norma anterior, venció el día indicado en el epígrafe, fecha para la cual el titular del registro no acreditó el pago de las tasas vigentes al momento de la solicitud de entrega del título”.

Y en el texto de la Resolución N° 42130, del 26 de diciembre de 2002, mediante la cual la Superintendente Delegada para la Propiedad Industria (E), visto el recurso de apelación interpuesto, decide “Confirmar la decisión contenida en la resolución no 30631 de 2002”, se establece que “la fecha del acto administrativo que concedió la renovación el (sic) registro de la marca solicitada fue el 30 de diciembre de 1992, el término de 3 meses para pagar los derechos administrativos se debe contar desde la fecha de la publicación del Decreto 117 de 1994, esto es 14 de enero de 1994, el cual venció el 14 de abril de 1994 y dicho pago no se efectuó, como se pudo constatar en la verificación del expediente, razón por la cual aplica la caducidad de que trata el artículo citado, dada la perentoriedad de los términos. Razón por la cual es procedente confirmar la decisión recurrida.

En efecto, no obstante que al momento de la solicitud de la renovación se canceló la suma de $ 66.000.oo, este monto correspondía a los gastos administrativos por tramitar la solicitud radicada por parte de la Administración. Así, una vez emitida la resolución mediante la cual se concedía la renovación de la marca FIBROLIT (Resolución 5418 del 30 de diciembre de 1992), se debía realizar el pago por el retiro del título, que según el Decreto 117 de 1994 eran de $ 76.000.oo, los cuales no fueron cancelados”.

CONSIDERANDO

Que las normas cuya interpretación se solicita son las previstas en el “Artículo 114 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena y el artículo 174 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina”; Que, de conformidad con la disposición contenida en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal (codificado mediante la Decisión 472), las normas citadas forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, a tenor de la disposición contemplada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 de su Estatuto (co- GACETA OFICIAL dificado mediante la Decisión 500), este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, a tenor de la disposición prevista en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en la providencia que obra al folio 123 del expediente, la presente solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite; y, Que, una vez examinada la aplicabilidad de las normas sometidas a consulta, el Tribunal estima, sobre la base de la potestad que deriva del artículo 34 de su Tratado de Creación, que procede la interpretación de oficio de los artículos 88, 103, 119 y 120 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, toda vez que la caducidad del registro del signo fue declarada con motivo de la falta de pago de un servicio correspondiente a la primera renovación de dicho registro, acordada ésta el 30 de diciembre de 1992, sobre la base de una solicitud del 11 de agosto del mismo año. Los textos de las disposiciones a interpretar son del siguiente tenor: Decisión 313 “Artículo 88.- La renovación de una marca deberá solicitarse ante la oficina nacional competente, dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro.

No obstante, el titular de la marca gozará de un plazo de gracia de seis meses posteriores a la fecha de vencimiento del registro, para solicitar la renovación. Transcurrido dicho plazo cualquier persona podrá solicitar el registro”. “Artículo 103.- El registro de la marca caducará si el titular no solicita la renovación, dentro del término legal, incluido el período de gracia, de acuerdo con lo establecido en la presente Decisión. Asimismo, será causal de caducidad la falta de pago de las tasas, en los términos que acuerde la legislación nacional del País Miembro”.

“Artículo 119.- Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión serán regulados por la legislación nacional de los Países Miembros”. 07/04/2005 29.36 “Artículo 120.- Las oficinas nacionales competentes podrán establecer las tasas que consideren necesarias para la tramitación de los procedimientos a que hace referencia la presente Decisión”.

I. De la aplicación del ordenamiento comunitario en el tiempo En principio, y con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica y confianza legítima, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas disciplinadas en ella se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente al tiempo de su constitución. Y si bien la nueva norma comunitaria no es aplicable, salvo previsión expresa, a las situaciones jurídicas nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata a los efectos futuros de la situación nacida bajo el imperio de la norma anterior.

El régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado en la irretroactividad de la norma sustancial, por cuanto, desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85), y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), estableció que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, subsistiría por el tiempo en que fue concedido.

La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 se apoya asimismo en el respeto de los derechos válidamente concedidos conforme a “las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento”, cuales son las vigentes para la fecha de presentación de la solicitud de registro, pero añade, a título de excepción, que los plazos de vigencia de los derechos preexistentes deberán adecuarse a lo previsto en dicha Decisión. Por otra parte, las disposiciones citadas han contemplado la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues han dispuesto que se aplicará la nueva Decisión al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas de los derechos válidamente concedidos.

Y si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplica- GACETA OFICIAL rá, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.

En el caso de autos se observa que, si bien la actora demandó la nulidad de las Resoluciones 30631, 38136 y 42130, dictadas en el curso del año 2002, mediante las cuales se declaró y confirmó la caducidad del título correspondiente a la marca FIBROLIT, clase 20, la citada caducidad fue declarada en las siguientes circunstancias: según la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo FIBROLIT fue otorgado el 25 de agosto de 1987 “asignándosele el número de certificado 118388, con vigencia hasta el día 25 de agosto de 1992”; la sociedad ETERNIT COLOMBIANA S.A. solicitó, en fecha 11 de agosto de 1992, la primera renovación del certificado N° 118388 “pagando únicamente por concepto de servicios administrativos el día 03 de agosto de 1992, la suma de $66.000,00 pesos moneda legal, en orden a lo previsto en el artículo 1° del decreto 1168 del 10 de julio de 1992”; este decreto “regulaba para la época lo referente a tarifas en materia de propiedad industrial”; la renovación “se concedió mediante la resolución no. 5418 del 30 de diciembre de 1992, para el período comprendido entre el 25 de agosto de 1992, hasta el 25 de agosto de 2002”; esta resolución, en su artículo segundo, inciso segundo, dice: “Previa la cancelación de los derechos que esta actuación causa, entreguese (sic) al titular copia de la presente resolución, publíquese en la Gaceta de la Propiedad Industrial …”; según la Superintendencia, la caducidad se presentó como “consecuencia del no pago de las tasas correspondientes a la publicación de la renovación del certificado no. 118388 de la marca FIBROLIT, que distinguía productos de la clase 20 internacional …”; la resolución 5418, del 30 de diciembre de 1992, fue notificada personalmente el día 19 de abril de 1993, “quedando ejecutoriada … el día 27 de abril de 1993 … sin que la actora cumpliera con su obligación de pagar las tasas correspondientes para la publicación y el retiro del título de renovación del certificado no. 118388 de la marca FIBROLIT”; luego, el 14 de enero de 1994, fue expedido el Decreto 117, publicado en la misma fecha, en cuyo artículo 25 se otorga un plazo adicional de tres meses para acreditar el pago de la renovación de los títulos “concedidos entre el 8 de abril de 1992 y la fecha de publica- 07/04/2005 30.36 ción del presente Decreto”, so pena de caducidad; finalmente, el 23 de mayo de 2002, la empresa formuló una segunda solicitud de renovación sobre la cual no hubo pronunciamiento.

De la secuencia que antecede se desprende que el derecho a la renovación primera del título en referencia, solicitada el 11 de agosto de 1992 y otorgada el 30 de diciembre del mismo año, fue ejercido bajo la vigencia de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. La instancia consultante establecerá la norma aplicable en el caso de autos, bien en lo que concierne al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas del derecho de propiedad industrial válidamente concedido, bien en lo que concierne a las etapas del procedimiento correspondiente.

II. De la renovación del registro de un signo como marca Sobre la base de la disposición prevista en el artículo 87 de la Decisión 313, según la cual la duración del registro de un signo como marca será de diez años, contados desde la fecha de su concesión, y el citado registro podrá renovarse por períodos sucesivos de diez años, el artículo 88 eiusdem exige que la solicitud de renovación sea formulada ante la oficina nacional competente, órgano administrativo encargado del registro de la propiedad industrial, dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro, o, por parte del titular de la marca, dentro del plazo de gracia de seis meses posteriores a la fecha de la expiración. De presentarse la solicitud dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia, por parte de quien fuera el último titular de la marca, no procederán contra ella observaciones con fundamento en el registro de terceros que hubiesen coexistido con aquel signo (artículo 90).

De la disposición en referencia se desprende que la concesión de la renovación dependerá sólo de la formulación oportuna de la solicitud ante la autoridad competente y, en el caso de que dicha solicitud se realice en el plazo de gracia, de la legitimación del peticionante. La renovación habrá de otorgarse en los términos del registro original, salvo que la solicitud comprenda únicamente una parte de los productos o servicios que constituyan el objeto de la marca, caso en el cual aquélla habrá de limitarse a tales productos o servicios (artículo 89).

GACETA OFICIAL De denegarse la renovación, a causa del incumplimiento de los requisitos previstos en el citado artículo 88, cabe interpretar que la decisión deberá ser notificada al solicitante en debida forma, y que el plazo para su impugnación comenzará a correr desde que la notificación se haya hecho efectiva. El Tribunal ha declarado, a propósito del derecho de renovación, que: “ El derecho original del titular de una marca queda fijado y determinado con la inscripción o registro … constituyendo la renovación una continuidad o prolongación de ese derecho en el tiempo … La renovación no es sino la simple manifestación del interesado de continuar ejerciendo el derecho exclusivo sobre la marca, que ha tenido existencia pacífica durante el período de vigencia. No cabe … denegar la solicitud de renovación argumentando, por ejemplo, que la marca que se pretende renovar atenta contra los principios de registrabilidad referidos en la esencia misma del signo … o afectan a derechos de terceros … pues estas acciones y oposiciones son propias del trámite de registro” (Sentencia dictada en el expediente Nº 13-IP-95, del 19 de marzo de 1996, publicada en la G.O.A.C. Nº 207, del 29 de abril del mismo año).

III. De la caducidad del registro del signo El artículo 103 de la Decisión 313 prevé la caducidad del registro de la marca y las dos únicas causales que dan lugar a su declaratoria, cuales son que el titular no solicite la renovación del registro dentro del término legal, incluido el período de gracia, y que falte el pago de las tasas, en los términos establecidos en la legislación nacional del País Miembro.

A juicio del Tribunal, “La caducidad del registro es un modo de extinción del derecho al uso de la marca” (Sentencia dictada en el expediente Nº 04-IP-98, de 17 de agosto de 1998, publicada en la G.O.A.C. Nº 375, del 7 de octubre del mismo año, caso “OPTIPAN”). El citado modo de extinción presupone la existencia y vigencia del registro del signo, y su declaratoria implica “que el derecho exclusivo ha existido válidamente hasta el momento en que la caducidad se produce …” (BERCOVITZ, Alberto: “Apuntes de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra - España, 2003, p. 502), toda vez que ésta ha de surtir únicamente efectos ex nunc. 07/04/2005 31.36 En lo que concierne a la causal de caducidad por falta de pago de las tasas, cabe precisar que se trata de las destinadas a retribuir el servicio prestado por el Estado, a través de la oficina nacional competente, de renovación, prórroga, licencia o transferencia del signo. A propósito de esta causal, procede interpretar que la remisión que el artículo 103, segundo párrafo, hace a la legislación nacional del País Miembro, en lo relativo a las tasas y a su pago, significa el reconocimiento de la competencia del citado País para llevar a cabo la fijación de los montos o tarifas a ser cobrados por la oficina nacional competente.

El Tribunal ha señalado sobre este particular que “la norma comunitaria se remite a la legislación nacional para que sean los propios Países Miembros los que determinen las tasas que ellos consideren necesarias para la tramitación de los procedimientos … Estas tasas serán determinadas por la autoridad que señale la legislación interna de cada país. …” (Sentencia dictada en el expediente Nº 109-IP-2000, del 27 de marzo de 2001, publicada en la G.O.A.C. Nº 660, del 10 de abril del mismo año, caso “LA BELLA”).

Declarada la caducidad, cualquier interesado podrá solicitar el registro del signo, inclusive su antiguo titular, con independencia de la causal que haya originado la extinción de aquél. El Tribunal ha manifestado a este respecto que “… si la caducidad se produjo en virtud de la falta de pago de las tasas correspondientes, quien era el antiguo titular no cuenta con prerrogativa alguna.

Puede presentar nueva solicitud de registro, pero desde el punto de vista marcario recibirá el mismo tratamiento que puede darse a la solicitud de cualquier otra persona” (Sentencia dictada en el expediente N° 04-IP-98, ya citada). IV. De los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena La disposición prevista en el artículo 119 de la Decisión 313 remite a la legislación nacional de los Países Miembros los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en ella.

Con fundamento en una remisión de esta naturaleza, el Tribunal ha declarado inadmisible “… que la autoridad nacional intente regular aspectos del régimen marcario ya definidos en la Decisión … pues ello equivaldría a permitir la modificación GACETA OFICIAL unilateral y por tanto arbitraria del régimen común. No se puede admitir, en consecuencia, que la legislación nacional modifique, agregue o suprima normas sobre tales aspectos En tal sentido debe precisarse que tampoco sería admisible que se agreguen por la autoridad nacional otros requisitos para la configuración de un derecho de propiedad industrial, o que se adicionen causales o motivos para la pérdida de tales derechos.

Ello equivaldría a desconocer la eficacia propia del derecho de la integración …” (Sentencia dictada en el expediente Nº 02-IP88, del 25 de mayo de 1988, publicada en la G.O.A.C. N° 33, del 26 de julio del mismo año). En consecuencia, el Tribunal ratifica que la potestad de las autoridades nacionales de los Países Miembros, de regular a través de normas internas y en el ámbito de su competencia los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la Decisión 313, no podrá ser ejercida de modo tal que signifique la introducción de restricciones adicionales al ejercicio de los derechos y facultades consagrados por la norma comunitaria.

En todo caso, la norma interna que se dicte deberá ser compatible con la comunitaria. En efecto, este Tribunal ya ha precisado, por virtud de la figura del “complemento indispensable”, que las legislaciones nacionales de los Países Miembros “… no podrán establecer exigencias, requisitos adicionales o dictar reglamentaciones que de una u otra manera entren en conflicto con el derecho comunitario andino o restrinjan aspectos esenciales regulados por él de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria” (Sentencia dictada en el expediente Nº 10-IP-94, del 17 de marzo de 1995, publicada en la G.O.A.C. N° 177, del 20 de abril del mismo año).

Sobre la base de las consideraciones que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE 1º La norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas disciplinadas en ella se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente al tiempo de 07/04/2005 32.36 su constitución. La norma comunitaria de carácter procesal se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso.

Si bien la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena no es aplicable, salvo previsión expresa, a las situaciones jurídicas nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia, la Cuarta Disposición Transitoria autoriza la aplicación inmediata de la Decisión al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas de los derechos de propiedad industrial válidamente concedidos. 2° La concesión de la renovación del registro de un signo como marca dependerá únicamente de la formulación oportuna de la solicitud ante la autoridad nacional competente y, en el caso de que dicha solicitud se realice en el plazo de gracia, de la legitimación del peticionante.

La renovación habrá de otorgarse en los términos del registro original, salvo que la solicitud comprenda sólo una parte de los productos o servicios que constituyan el objeto de la marca, caso en el cual aquélla habrá de limitarse a tales productos o servicios. 3° La remisión que el artículo 103, segundo párrafo, de la Decisión 313, hace a la legislación nacional del País Miembro, en lo relativo a las tasas y a su pago, significa el reconocimiento de la competencia del citado País para llevar a cabo la fijación de los montos o tarifas a ser cobrados por la oficina nacional competente.

La falta de pago de las tasas correspondientes al procedimiento de renovación del registro de un signo como marca puede dar lugar a su extinción por caducidad. 4° En la aplicación de la figura del complemento indispensable, el Tribunal reitera que las legislaciones internas de los Estados Miembros no podrán establecer exigencias o requisitos adicionales, o dictar reglamentaciones que, de una u otra manera, restrinjan aspectos esenciales regulados por el Derecho Comunitario, de forma que signifiquen, por ejemplo, una menor protección de los derechos consagrados por la norma comunitaria.

Por tanto, la potestad de las autori- GACETA OFICIAL dades nacionales de los Estados Miembros, de regular a través de normas internas y en el ejercicio de su competencia, los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, no podrá ser ejercida de modo tal que signifique la introducción de restricciones adicionales al ejercicio de los derechos y facultades consagrados por la norma comunitaria.

A tenor de la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que pronuncie y, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 128, tercer párrafo, del Estatuto del Tribunal, deberá remitir dicha sentencia a este órgano jurisdiccional.

Notifíquese la presente interpretación mediante copia certificada y sellada, y remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad 07/04/2005 33.36 Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Mónica Rosell SECRETARIA GACETA OFICIAL 07/04/2005 34.36 GACETA OFICIAL 07/04/2005 35.36 GACETA OFICIAL 07/04/2005 36.36 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú